Birkenstock IP GmbH
Varemærket er afslået, da der efter styrelsens vurdering er tale om en form og et mønster, som alene tjener opnåelsen af et teknisk resultat, nemlig sikring af fodtøjets greb til underlaget. Det er i den forbindelse vurderet, at mønsteret ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra andre mønstre som anvendes til samme formål, og at mærket ikke indeholder elementer af en særlig dekorativ eller genkendelig form, som kan understøtte at mønstret tjener andre formål end det rent tekniske.
Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som hjemviste sagen til fornyet behandling i styrelsen.

Yoshida Metal Industry Co., Ltd.

Det følger af C-421/15 P af den 11. maj 2017, jf. de forenede sager T-331/10 RENV and T-416/10 RENV af den 10. maj 2015, at opstillingen af de sorte prikker udelukkende består af en udformning, som er nødvending for at opnå et teknisk resultat, nemlig en skridsikker teknisk funktion.

Det forhold, at mærket i MP1357571 ikke har et omrids som mærket, der har været genstand for ovennævnte sager ved Domstolen og Retten, medfører imidlertid ikke, at opstillingen af de sorte prikker pludselig ikke har en skridsikker teknisk funktion.

Mærket kan som følge heraf ikke registreres som et varemærke, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2).

Ansøgningen er tilbagetaget.

Erick Femerling Rosenvinge ApS
Mærket fandtes ikke egnet som et varemærke, da det udelukkende bestod af udformningen af et bor, hvis væsentligste kendetegn, den karakteristiske cirkulært bøjede savklinge og det gennemgående bor i midten af kopboret, fandtes at opfylde hver deres tekniske funktioner. Varens udformning fandtes derfor nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og mærket var udelukket fra registrering, jf. den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra b.

Erick Femerling Rosenvinge ApS
Mærket fandtes udelukket fra registrering, da de væsentligste kendetegn ved værktøjet efter styrelsens vurdering var det midterste cirkulære hul samt de tilstødende cirkulære huller i værktøjet, deres placering, samt den omkransende form. Disse elementer opfylder hver deres tekniske funktion, nemlig hhv. ved at man bruger det midterste hul til at skære gevindet i et nedsænket materiale, at de omkringliggende huller skaber plads til restmassen (spåner) og at formen gør det muligt at fastspænde værktøjet, således at det ikke rykker ved brug. Mærket var derfor udelukket fra registrering, jf. den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra b.

KNUDSEN KILEN A/S
Ved vurderingen af om varemærkets form var omfattet af varemærkeloven § 14, stk. 1, stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2), blev der lagt vægt på det tidligere patent på den kile, som ønskedes registreret som varemærke. Kilens formål var at agere støtte eller udformningskile. De væsentligste dele af mærkets udformning var beskrevet i patentansøgningen. Patentets tekniske funktioner dannede mærkets tekniske resultat, og kun en uvæsentlig del af mærket havde deciderede formelementer, som var uden betydning for helhedsvurderingen. På baggrund heraf var mærket omfattet af varemærkeloven §14, stk. 1, nr. 1, litra b (tidligere § 2, stk. 2), og var dermed udelukket fra at kunne registreres på baggrund af indarbejdelse. Mærkets gule farve kunne ikke i sig selv give mærket særpræg.

1. ESTRELLA DENMARK, FILIAL AF ESTRELLA AB, SVERIGE, 2. INTERSNACK KNABBER-GEBACK GMBH & CO. KG, Tyskland, 3. PELLSNACK PRODUCTS GMBH, Tyskland, vs. ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS DANMARK A/S
Mærket var registreret på baggrund af særpræg opnået gennem indarbejdelse. Styrelsen tager indsigers påstand om, at mærket mangler særpræg da udformningen følger af varens egen karakter og har en teknisk funktion som har til formål at sikre varens smag og konsistens til følge, hvorfor mærket er udelukket fra registrering i henhold til den nugældende VML § 14, stk. 1, nr. 1, litra a og b og herefter ikke kan indarbejdes. Ankenævnet har i AN 2017 00006 stadfæstet afgørelsen. Sø- og Handelretten har d. 27. april 2020 i BS-17352/2018-SHR stadfæstet ankenævnets kendelse bl.a. med henvisning til, at skønnet er udøvet inden for den korrekte retlige ramme, herunder herunder navnlig en korrekt læsning af varemærkelovens § 2, stk. 2, som fortolket af EU-Domstolen i sager om de tilsvarende bestemmelser i den dagældende varemærkeforordning og det dagældende varemærkedirektiv i navnlig sagerne C-299/99 Philips, C-48/09 LEGO, C-205/13 Tripp Trapp og C-215/14 Kit Kat. og under inddragelse af de relevante og fornødne faktiske oplysninger. Herudover har den udvidede bevisførelse for retten ikke givet det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse på dette punkt. Der var ikke iværksat syn og skøn eller anden uvildig sagkyndig bevisførelse, som gav Sø- og Handelsretten det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse vedrørende den tekniske funktion af rillerne.
Østre Landsret har i dom af 11. juli 2022 ændret Sø- og Handelsrettens dom, således at ankenævnets kendelse hjemvises til ankenævnet.
Intersnacks selvstændige anerkendelsespåstande over for Orkla om ophævelse af Orklas registreringer afvises, da de ikke har et indhold som ligger uden for påstand om stadfæstelsen af Sø- og Handelsrettens frifrindelse af ankenævnet.
Vedrørende den materielle prøvelse af hindring for registrering efter dagældende § 2, stk. 2 giver landsretten Orkla medhold i, at det ikke kan udelukkes at ankenævnet fejlagtigt har lagt vægt på de øvrige træks tekniske funktion i vurderingen af hvorvidt de hver især udgør væsentlige kendetegn. Landretten finder at det fremstår åbenbart den firkantede form også et et væsentligt kendetegn. Landsretten finder derimod ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen at de øvrige træk, farve, krumning og tykkelse, ikke kan anses for væsentlige kendetegn.
For så vidt angår rillernes tekniske funktion finder Landretten ikke at Orkla har tilvejebragt et grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering af rillernes funktion og at den rillede form følger at varens egen karakter.
Da hverken ankenævnet eller styrelsen har taget stilling til om den firkantede form følger af varens egen karakter eller om den mangler særpræg, hjemvises sagen til ankenævnets stillingtagen hertil.

Birkenstock Sales GmbH
Ankenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling af spørgsmålet om indarbejdelse. Styrelsen har afslået positionsmærket. Ankenævnet er uenig i at formen følger af varens egen karakter og at mønstret på sålen udelukkende opfylder en teknisk funktion. Ankenævnet anser ud fra en formålsfortolkning sålen som dekorativ.
Ankenævnet tiltræder styrelsens vurdering af, at kravet om gengivelse er opfyldt for så vidt angår ”fodtøj” men ikke for de øvrige varer. Klager havde påstået, at mærket må anses for at være behørigt gengivet for en bredere kategori af varer herunder for bl.a. kilehæle, kilereparationsstrimler og andet, som ikke kan karakteriseres som ”fodtøj”.

Orkla Confectionery & Snack Danmark A/S vs. Estrella Denmark A/S, Intersnack Knabber-Geback GmbH, Pellsnack Products GmbH
Ankenævnet stadfæster styrelsens afgørelse i VR 2015 00323, at mærket er uregistrerebart både som følge af, at udformningen følger af varens egen karakter, og at udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
Sø- og Handelretten har d. 27. april 2020 i BS-17352/2018-SHR stadfæstet ankenævnets kendelse bl.a. med henvisning til, at skønnet er udøvet inden for den korrekte retlige ramme, herunder herunder navnlig en korrekt læsning af (dagældende) varemærkelovens § 2, stk. 2, som fortolket af EU-Domstolen i sager om de tilsvarende bestemmelser i den dagældende varemærkeforordning og det dagældende varemærkedirektiv i navnlig sagerne C-299/99 Philips, C-48/09 LEGO, C-205/13 Tripp Trapp og C-215/14 Kit Kat. og under inddragelse af de relevante og fornødne faktiske oplysninger. Herudover har den udvidede bevisførelse for retten ikke givet det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse på dette punkt. Der var ikke iværksat syn og skøn eller anden uvildig sagkyndig bevisførelse, som gav Sø- og Handelsretten det fornødne grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse vedrørende den tekniske funktion af rillerne.
Østre Landsret har i dom af 11. juli 2022 ændret Sø- og Handelsrettens dom, således at ankenævnets kendelse hjemvises til ankenævnet.
Intersnacks selvstændige anerkendelsespåstande over for Orkla om ophævelse af Orklas registreringer afvises, da de ikke har et indhold som ligger uden for påstand om stadfæstelsen af Sø- og Handelsrettens frifrindelse af ankenævnet.
Vedrørende den materielle prøvelse af hindring for registrering efter dagældende § 2, stk. 2 giver landsretten Orkla medhold i, at det ikke kan udelukkes at ankenævnet fejlagtigt har lagt vægt på de øvrige træks tekniske funktion i vurderingen af hvorvidt de hver især udgør væsentlige kendetegn. Landretten finder at det fremstår åbenbart den firkantede form også et et væsentligt kendetegn. Landsretten finder derimod ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen at de øvrige træk, farve, krumning og tykkelse, ikke kan anses for væsentlige kendetegn.
For så vidt angår rillernes tekniske funktion finder Landretten ikke at Orkla har tilvejebragt et grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering af rillernes funktion og at den rillede form følger at varens egen karakter.
Da hverken ankenævnet eller styrelsen har taget stilling til om den firkantede form følger af varens egen karakter eller om den mangler særpræg, hjemvises sagen til ankenævnets stillingtagen hertil.

New Balance Athletic Shoe, Inc.
Ankenævnet stadfæstede Styrelsens afslag på registrering af et figurmærke, udformet som en skosål. Nævnet udtalte, at sålen i sig selv var ukarakteristisk og uegnet til at angive skoens oprindelse, hvorfor mærket savner særpræg.
Kravet til indarbejdelse var ligeledes ikke opfyldt. Styrelsen fandt, at mærket udelukkende bestod af en udformning, der var nødvendig for et teknisk resultat. Ankenævnet tog dog ikke stilling til denne del.

Rubik’s Brand Ltd
Sagen er behandlet ved Retten to gange, da EU-Domstolen fandt, at Retten ved sin første behandling havde foretaget en retlig fejl og hjemviste sagen til EUIPO. Det følger af EU-Domstolens afgørelse C 30/15 P, at der ved en vurdering efter den daværende 7(1)(e)(ii) EUTMR, som i hovedtræk svarer til den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra b, ikke alene skal tages højde for de funktionelle elementer af varen, der er gengivet i mærket men også ikke-synlige funktionelle elementer af den varer, som mærket gengiver.

Boards of Appel kom herefter frem til, at mærket skulle ophæves i sin helhed, og afgørelsen blev anket til Retten for anden gang. Retten fandt, at mærkets væsentligste elementer var formen, de sorte linjer og små kvadrater på hver side af terningen.

De væsentlige elementer er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opnå det tekniske resultat, at terningen kan rotere flere steder, men disse væsentligste elementer er nødvendige for at opnå det tekniske resultat, hvorfor mærket var udelukket fra registrering, jf. 7(1)(e)(ii) EUTMR. Det er således ikke afgørende, at mærket ikke gengiver alle de elementer, der er nødvendige for at opnå et bestemt teknisk resultat.

Roxtec AB
Retten fremhævede i sagen, at det ikke er relevant hvilke dele af et mærke, der er distinktive, når mærkets væsentlige kendetegn skal identificeres. Retten identificerede konkret mærkets cirkler som de væsentlige kendetegn og vurderede, at cirklerne var nødvendige for et teknisk resultat, hvorfor mærket var udelukket fra registrering i henhold til varemærkeforordningens art. 7(1)(e)(ii). Retten lagde ved vurderingen vægt på beskrivelser af varens funktion samt andre gengivelser af varen, idet mærket alene var ansøgt som en 2D gengivelse, der ikke tydeligt viste, at varen bestod af en række lag, der kunne pilles af enkeltvis, så cirklen blev mindre, hvilket udgjorde varens tekniske egenskaber.

Pirelli Tyre SpA
Retten vurderede i sagen, at det ansøgte varemærke ikke gengav en slidbane, da det alene gengav en rille i et dæks slidbane. Tegnet fandtes derfor ikke at bestå udelukkende af udformningen på de omhandlede varer eller af en udformning, som i sig selv på det kvantitative og kvalitative plan gengiver en væsentlig del af nævnte varer. Mærket var derfor ikke omfattet af varemærkeforordningens art. 7, stk. 1, litra e), nr. ii). Sagen er anket til EU-Domstolen.

Novartis AG
Retten gav EUIPO medhold i vurderingen af, at mærkets væsentlige kendetegn var: “(i) the square shape of the patch; (ii) the overlapping protective plastic layer, represented by the white stripe in the background of the mark; (iii) the circular area in the centre; and (iv) the arrangement of knobs around the central circular area.” Retten fandt endvidere, at samtlige disse forhold var nødvendige for et teknisk resultat, og at mærkets farver ikke var væsentlige og derfor ikke kunne føre til et andet resultat.

Flamagas, SA
Retten vurderede i sagen, at det var korrekt af Board of Appeal ikke at anse ordelementet ”CLIPPER” som et væsentligt kendetegn, blandt andet fordi ordet alene kan ses på en af gengivelserne, og det er småt. Mærket fandtes derfor udelukkende at bestå af en udformning der var nødvendig for et teknisk resultat, og mærket var udelukket fra registrering.

Société des Produits Nestlé SA
Domstolen fremhæver i sagen, at det afgørende for om udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat er, hvordan varen fungerer, og ikke hvordan varen er fremstillet.

Lego Juris A/S
Retten fremhævede i sagen, at det ikke er enhver udformning af en vare, der har tekniske egenskaber, der er udelukket fra registrering. Det er således alene udformningen af varer der udelukkende er nødvendig for et teknisk resultat, og hvis registrering af mærket faktisk ville forhindre konkurrenter i at bruge samme tekniske løsning, der er udelukket fra registrering.

I sagen tager Domstolen stilling til anvendelse af registreringshindringen i art. 7, stl. 1, litra e), nr. (ii). Domstolen fastholder fortolkningen fremsat i Lego Juris mod KHIM, sag C-48/09 P og finder, at korrekt anvendelse af bestemmelsen forudsætter at de væsentlige karakteristika ved et mærke identificeres enten ved en simpel visuel analyse eller ved en detaljeret undersøgelse, alt efter mærkets sværhedsgrad. Domstolen finder, at Retten har begået en retlig fejl ved anvendelsen af art. 7, stk. 1, litra e), nr. (ii) og hjemviser derfor sagen til fornyet afgørelse.

Reddig GmbH
Retten foretager i sagen en vurdering af en række væsentlige kendetegn ved varemærket. Samtlige disse kendetegn bliver anset for at være nødvendige for et teknisk resultat, hvorfor varemærket var omfattet af artikel 7(1)(e)(ii) i direktivet svarende til den nugældende varemærkelovs § 14, stk. 1, nr. 1, litra b. Derudover understregede Retten, at de elementer, der ikke var teknisk bestemt ikke var væsentlige elementer, hvorfor mærket var udelukket fra registrering.

Lego Juris A/S vs. OHIM – Mega Brands
Domstolen fastholder fortolkningen fremsat i Philips-dommen sag C-299/99.
Domstolen finder herefter, at legoklodsens udformning udelukkende er teknisk og funktionelt betinget, hvorfor byggekloden ikke kan registreres som varemærke for legetøj. EU-Domstolen påpeger ligeledes, at tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionelt tegn vil være uden betydning for bedømmelsen.
Domstolen gav herefter både OHIM og Retten medhold, hvorfor Lego ikke kunne få deres klods registreret .

Koninklijke Philips Electronics NV
Sagen er en præjudiciel forelæggelse, hvori EU-Domstolen tog stilling til, om et mærke er udelukket fra registrering, hvis det godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat, og om det har betydning om der er andre mulige udformninger. Domstolen udtalte, at et tegn, som udelukkende består af udformningen af varen, ikke kan registreres i henhold til denne bestemmelse, såfremt det godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat. Endvidere medfører beviset for, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, ikke, at registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i denne bestemmelse ikke finder anvendelse.