RESUMÉ:

AN 2009 00002 – MP 897442 – Patch Scott <fig> - Forvekslelighed

Indehaveren af varemærkerne VR 1994 05253 <fig>, CTM003035052 <fig>, CTM003034915 JACK WOLFSKIN <w> samt CTM000635508 JACK WOLFSKIN powered by ideas <fig> fremsatte indsigelse mod registrering af MP 897442 – Patch Scott <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke Patch Scott <fig> er forveksleligt med indsigers tidligere registreret varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt designeringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2009, den 10. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00002

Klage fra

JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

Tyskland

v/Chas Hude A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2008 i sagen MP897442 Patch Scott <fig> indehavet af

Brandt Scott Ltd., Storbritannien

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde 17. november 2009.

For klageren mødte cand.jur Ellen Breddam, der procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med et fremlagt påstandsdokument.

Der blev ikke givet mødet fra indklagede.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet tiltræder, at de 2 varemærker ud fra en helhedsvurdering både synsmæssigt og lydligt er så forskellige, at der ikke er risiko for forveksling. Den omstændighed at indehaverens mærke indeholder en stiliseret gengivelse af en pote, der typemæssigt svarer til den pote, som enten udgør eller indgår i indsigerens mærker, kan ikke i sig selv føre til en anden vurdering.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 19. oktober 2006 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at BRANDT SCOTT LTD., Storbritanien, som indehaver af den internationale registrering MP 897442 PATCH SCOTT <fig> havde designeret Danmark 20. april 2006.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidendende 14. november 2009.

Det internationale varemærke MP 897442 PATCH SCOTT <fig> var registreret for:

Klasse 18: Harness, collars, leads, coats for dogs.

Klasse 20: Beds, blankets, bedding for dogs.

Den 11. januar 2008 gjorde Chas. Hude A/S på vegne af Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Tyskland indsigelse mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede mærke MP 897442 PATCH SCOTT <fig> i Danmark. Indsiger gør gældende, at det foreløbigt registrerede mærke MP 897442 PATCH SCOTT <fig> er forveksleligt med indsigers 4 mærker: VR 1994 05253 <fig>, CTM003035052 <fig>, CTM003034915 JACK WOLFSKIN <w> samt CTM000635508 JACK WOLFSKIN powered by ideas <fig>. Det er særligt gjort gældende, at indsigermærkernes figurlige element, nemlig poteaftrykket, er fuldstændigt indeholdt i det foreløbige registrerede varemærke. Endvidere er det gjort gældende, at mærkerne er registrerede for sammenfaldende henholdsvis ligeartede varer.

Den 14. november 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

”… 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: (MP897442)

Registreret for: Klasse 18: “Harness, collars, leads, coats for dogs”.

Klasse 20: “Beds, blankets, bedding for dogs”.

Indsigers mærke: (VR 1991 05253)

Registreret for en række varer i klasse 18, 20, 22, 25 og 28.

Indsigers mærke: (CTM3035052)

Registreret for alle varer og tjenesteydelser i klasse 1, 3, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 41 og 42.

Indsigers mærke: (CTM3034915)

Registreret for en række varer og tjenesteydelser i klasse 1, 3, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 41 og 42.

Indsigers mærke: (CTM635508)

Registreret for en række varer i klasse 18, 22, 25, 27 og 28.

Indehavers mærke består af ordelementerne PATCH og SCOTT. Bogstaverne er hvide og er placeret i en sort, liggende rektangel, som dermed danner baggrund og ydre ramme for mærket. Mellem ordene PATCH og SCOTT ses aftrykket af en hvid pote med fire kløer. Det figurlige element i mærket er af begrænset betydning, og det er ordelementerne PATCH og SCOTT, der er de dominerende mærkebestandele.

Indsigers mærker består, for to af mærkernes vedkommende, udelukkende af en afbildning af en sort pote. Poten har, i lighed med poten i indehavers mærke, fire kløer, men er i øvrigt ikke identisk hermed. Et tredje af indsigers mærker består – ud over nævnte afbildning af en pote – også af ordene JACK WOLFSKIN, hvilket umiddelbart fremstår som et navn. Det fjerde indsigermærke består af samme afbildning af en pote, samt af ordene JACK WOLFSKIN POWERED BY IDEAS.

For de to indsigermærker, hvor poten ikke er eneste mærkeelement, er ordelementerne – JACK WOLFSKIN henholdsvis JACK WOFSKIN POWERED BY IDEAS – de dominerende elementer i mærkerne. Henset til at orddelen PATCH SCOTT er det dominerende element i indehavermærket, er det, ud fra en sammenligning af mærkernes dominerende elementer, styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden. Mærkernes dominerende elementer har ingen fællestræk, og det er kun poterne i mærkerne, der ligner hinanden.

I relation til de to indsigermærker, der hver udelukkende består af en afbildning af en pote, er der begrebsmæssig lighed i forhold til indehavermærkets figurlige element. De figurlige elementer er, bl.a. som følge af farveforskellen, ikke identiske, men blot af begrebsmæssig samme art. Poten i indehavermærket er endvidere lidet dominerende i mærket, idet ordene PATCH SCOTT er de elementer i indehavermærket som udgør det bærende kendetegn i mærket. Under henvisning til disse faktorer er det styrelsens vurdering, at indehavermærket ikke ligner indsigermærkerne VR 1991 05253 <fig> og CTM3035052 <fig>.

Indehavermærket er registreret for varer i klasse 18 og 20. Visse af disse varer er sammenfaldende med indsigers registreringer. Uanset varesammenfald er det styrelsens vurdering, at mærkerne synsmæssigt og lydligt er af så ulige karakter, at der ikke vil være risiko for forveksling, herunder risiko for, at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

Styrelsen tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 2, nr. 1…”

Den 14. januar 2009 indbragte Chas. Hude A/S på vegne af JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, Tyskland, Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse omgøres og at MP897442 Patch Scott <fig> ophæves i sin helhed. Klager har fremført følgende:

”… SAGSFREMSTILLING

Den 11. januar 2008 fremsatte vi, på vegne af JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA, indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke PATCH SCOTT i Danmark med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

I indsigelsen gjorde vi gældende, at indehavers mærke PATCH SCOTT <fig> er forveksleligt med vores klients varemærker, nemlig

VR 1991 05253 <fig>

CTM003035052 <fig>

CTM003034915 JACK WOLFSKIN <w> og

CTM000635508 JACK WOLFSKIN powered by ideas <fig>.

Kopi af indklagedes varemærke er vedlagt som Bilag 1, mens kopi af klagers ovennævnte ældre varemærker er vedlagt som Bilag 2.

I indsigelsen fremførte vi bl.a., at det figurlige element i vores klients ældre varemærker, nemlig poteaftrykket, er fuldstændig indeholdt i indehavermærket og henviste til, at mærkerne er registrerede for sammenfaldende henholdsvis ligeartede varer.

Indehaver er blevet hørt i sagen, men har ikke udtalt sig.

I afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 14. november 2008, afvises indsigelsen bl.a. med henvisning til, at for så vidt angår de af klagers mærker, hvor poten er eneste mærkeelement, er "de figurlige elementer… bl.a. som følge af farveforskellen, ikke identiske, men blot af begrebsmæssig samme art. Poten i indehavermærket er endvidere lidet dominerende i mærket, idet ordene PATCH SCOTT er de elementer i indehavermærket som udgør det bærende kendetegn i mærket." Afgørelsen er vedlagt som Bilag 3.

PÅSTAND

Varemærket MP 897442 PATCH SCOTT (Device) afvises fra endelig registrering og ophæves i sin helhed. Der henvises i den forbindelse til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 46.

Det foreløbigt registrerede varemærke er registreret for diverse varer i klasse 18 og 20. Da min klients ældre varemærker er registreret for identiske varer i klasse 18 og lignende varer med de af indehaver registrerede varer i klasse 20, er der uden tvivl varelighed.

Dernæst kommer, at min klients varemærker registreret under VR 1991 05253 (figur) og CTM registrering nr. 003035052 (figur) er næsten fuldstændigt indeholdt i indklagedes foreløbigt registrerede varemærke. Samtidig er der næsten identitet for så vidt angår afbildningen af "poten" mellem indklagedes varemærke og min klients ældre varemærker under CTM registrering nr. 003034915 JACK WOLFSKIN (figur) og CTM registrering nr. 000635508 JACK WOLFSKIN powered by ideas (figur).

Det er korrekt som fremhævet af Styrelsen, at der skal være en lighed mellem de dominerende elementer i mærkerne, men særligt min klients varemærker VR 1991 05253 (figur) og CTM registrering nr. 003035052 (figur) er næsten fuldstændigt indeholdt i det foreløbigt registrerede varemærke. Desuden kan afbildningen af en pote i det foreløbigt registrerede mærke, ej heller siges at være mindre dominerende end de andre mærkeelementer, idet aftrykket er placeret centralt i mærket og mellem ordene PATCH og SCOTT, samt vist med samme "størrelse" som ordene PATCH og SCOTT.

Ifølge Styrelsens egen varemærkehåndbog under Forvekslelighed og afsnit 3.8 "Sammenligning af figurmærker", står der desuden at vurderingen af, om to figurmærker er forvekslelige, skal altid foretages ud fra en helhedsbedømmelse af mærkerne. Vurderingen vil afhænge af, hvilken type figurmærke, der er tale om…. Det er udgangspunktet for så vidt angår de "rene" figurmærker, at de er forvekslelige, hvis mærkerne i deres helhed ligner hinanden.

Jeg henviser også til "Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer" af Knud Wallberg side 194, hvor der bl.a. står om figurmærker og forvekslelighed at "ved bedømmelsen af figurmærkers forvekslelighed tillægges den synsmæssige lighed – lighed for øjet – naturligt afgørende vægt. Endvidere at der skal anlægges en helhedsvurdering, indebærer her, at to figurmærker er forvekslelige hvis de dominerende mærkeelementer er meget lig hinanden.

I den forbindelse vil jeg også gerne henvise til EF-Domstolens afgørelse af 17. juli 2008 i C-488/06P, som omhandlede ligheden mellem to figurmærker - begge indeholdt grafiske gengivelser, der svarer til et grantræ, men hvor det ene mærke indeholdt tillige ordene AIRE LIMPIO - og hvor Board of Appeal samt Retten og Domstolen fastslog i præmis 31 og 32, at der var begrebsmæssig lighed mellem mærkerne. Domstolen fastslog desuden i præmis 55 og 84, at det ikke følger af Domstolens praksis, at ordbestanddele altid er dominerende i det helhedsindtryk, som dette varemærke fremkalder. Afgørelsen er vedlagt anken som Bilag 4.

Samtidigt henvises til Retten i første instans afgørelse af 17. april 2008 i T-389/03, hvor Retten i præmis 105 og 106 slog fast, at mærkerne var lig hinanden – på den ene side et rent figurmærke visende en pelikan og på den anden side et figurmærke visende en pelikan og med ordet "Pelikan" – grundet lighederne mellem de to afbillede pelikaner. Afgørelsen er vedlagt anken som Bilag 5.

Endelig henvise til OHIMs indsigelsesafgørelse af 14. november 2000, hvor min klient fik medhold i en indsigelse mod registrering af nedenstående varemærke med henvisning til deres ældre ret til et tysk varemærke, som er lig min klients EU-registrering under nr. 3035052. Afgørelsen er vedlagt anken som Bilag 6.

Med henblik på at kunne sammenligne min klients varemærke med det foreløbigt registrerede varemærke er begge mærker afbilledet siden og side nedenfor, hvilket tydeligt viser, at afbildningen af "poten" i begge mærker har samme antal "trædepuder" og "kløer" og begge "poter" er vendt i mærkerne på samme vis, nemlig skråt mod højre.

Min klient har valgt at beskytte sit "rene" figurmærke i sort/hvid for derved at få den bredest mulige beskyttelse, men bruger også mærket i denne særlige gule farve i deres markedsføring og jeg henviser til min klients hjemmeside www.jack-wolfskin.com.

I afgørelsen henviser Styrelsen bl.a. til at mærkerne ikke er lig grundet farveforskellen. Hertil vil jeg gerne bemærke, at det er anerkendt praksis i Danmark, at en sort/hvid registrering også dækker i forhold til farveregistret. Forskellen mellem den gule farve i det foreløbigt registrerede mærke og min klients sorte farve, bør derfor ikke have afgørende betydning ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne.

Med henvisning til at det er vores vurdering, at der er lighed mellem min klients ældre rettigheder til varemærker indeholdende en afbildning af en pote og det foreløbigt registrerede mærke, samt at der er lighed mellem varer i klasse 18 og vareartslighed i klasse 20, skal jeg derfor henstille til, at Ankenævnet omgør indsigelsesafgørelsen fra Patent og Varemærkestyrelsen og afviser det foreløbigt registrerede varemærke fra endelig registrering og ophæver det i sin helhed…”

Ved brev af 28. januar 2009 har klager fremsendt et endnu ikke underskrevet affidavit samt en liste over butikker i Danmark hvor klagers varemærker bliver solgt.

Ved brev af 10. juni 2009 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. november 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Ved e-mail af 12. juni 2009 fremsendte klager en kopi af erklæring fra Dansk Detail om velkendthed af klagers varemærke.

Klager kommenterede i brev af 10. juli 2009 styrelsens udtalelse med følgende:

”… Jeg henviser til Ankenævnets brev af 11. juni 2009, hvori vi fik mulighed for at kommentere på Styrelsens høringssvar og skal i den forbindelse blot fastholde de af os allerede fremførte argumenter ved indsendelsen af anken den 14. januar 2009 samt det yderligere bevismateriale, som vi efterfølgende har indsendt, nemlig Affidavit samt brancheerklæring fra Dansk Detail.

Det er således vores vurdering, at det foreløbigt registrerede varemærker er forveksleligt med min klients varemærke uanset Styrelsens meget korte udtalelse, hvilket i øvrigt kan undre, særligt i lyset af, at der i indsigelsesafgørelsen er oplysninger, som er i modstrid med praksis og som er tilgrundliggende for, at afgørelsen træffes. Jeg henviser i den forbindelse til s. 4 øverst, hvr der i sidste linje står: ”Mærkernes dominerende elementer har ingen fællestræk, og det er kun poterne i mærkerne, der ligner hinanden” samt til 2. afsnit, hvor det anføres: ”de figurlige elementer er, bl.a. som følge af farveforskellen, ikke identiske”.

Jeg henviser i den forbindelse også til Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines for varemærker, afsnittet Lighed mellem rene figurmærker, hvor der i 5. afsnit står ”en registrering udført i sort/hvid antages i nogen grad at være beskyttet i forhold til andre mærker, selvom disse er udført i én bestemt farve eller farvesammensætninger”.

Kopi heraf vedlægges.

Med henvisning til ovenstående skal jeg derfor fastholde anken…”

Indklagede har slet ikke udtalt sig i sagen.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 10. december 2009