RESUMÉ:

AN 2010 00014 - MP953647 - AUTO EUROPA <fig> - Forvekslelighed

Indehaver af EU-varemærke CTM 1897420 AUTOEUROPE <w> har gjort indsigelse mod foreløbig registrering af MP 953647 AUTO EUROPA <fig> med henvisning til forvekslelighed. Indsiger finder, at indehavers varemærke AUTO EUROPA er identisk med indsigers varemærke AUTOEUROPE, og at der er direkte sammenfald mellem mærkernes registrerede tjenesteydelser i klasse 39. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde afgørelsen, således at registreringen af figurmærket AUTO EUROPA ophæves.

KENDELSE:

År 2010, den 10. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00014

Klage fra

Auto Europe LLC, USA

v/Zacco A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 22. februar 2010 vedrørende MP953647 AUTO EUROPA <fig>

For:

Sicily by Car S.R.L, Italien

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet tiltræder det af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 22. februar 2010 anførte, at der er en høj grad af lighed mellem de to varemærker. Til trods for klagers mærkes beskedne særpræg foreligger der imidlertid efter Ankenævnets opfattelse ud fra en samlet vurdering af de to mærker en så betydelig grad af forvekslingsrisiko mellem mærkerne, at betingelserne i Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 for at nægte registrering af indehavers varemærke er opfyldt.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således at registreringen af indehavers mærke AUTO EUROPA <fig> ophæves.

Sagens baggrund:

Den 18. marts 2008 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Sicily by Car S.R.L., som indehaver af den internationale registrering MP953647 AUTO EUROPA <fig> havde designeret Danmark den 18. december 2007.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 28. januar 2009.

Varemærket omfatter:

Klasse 39: Vehicle rental, car rental.

Den 27. marts 2009 gjorde Zacco A/S indsigelse på vegne Auto Europe LLC, USA mod gyldigheden af registreringen i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens § 4 og § 15. Indsiger fandt, at indehavers mærke AUTO EUROPA <fig> er identisk med indsigers mærke AUTOEUROPE <w>, og at der er direkte sammenfald mellem mærkernes registrerede tjenesteydelser i klasse 39.

Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.

Den 22. februar 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i Danmark. Styrelsen fremførte følgende:

"… 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

"der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

3. Vurdering

Indsigers registrering CTM 1 897 420

Mærke

Tjenesteydelser

AUTOEUROPE

Klasse 39 Transportation of passengers and passengers' luggage, organisation of holidays, tours and travel; escorting of travellers; holiday and travel reservation services; reservation and booking of seats for travel; travel agency services; vehicle hire and rental services.

Indehavers registrering MP 953 647

Mærke

Tjenesteydelser

Klasse 39 Vehicle rental, car rental.

Sammenligning af mærkerne

Indsigers mærke er et ordmærke, der er sammensat af to engelske ord AUTO og EUROPE, mens indehavers mærke er et figurmærke der består af to danske ordelementer AUTO og EUROPA der er adskilt af en grå cirkel, hvori der er et Æ eller en sammenstilling af A og E. De først ni bogstaver AUTOEUROP er identiske i begge mærker, mens mærkerne adskiller sig ved indehavers figurlige element og det sidste bogstav i begge mærker – henholdsvis E i indsigers mærke og A i indehavers mærke.

Visuelt finder styrelsen, at der er en høj grad af lighed, da de første ni bogstaver, nemlig AUTOEUROP er identiske i begge mærker, mens mærkerne kun adskiller sig ved indehavers figurlige element og det sidste bogstav i begge mærker – henholdsvis E i indsigers mærke og A i indehavers mærke.

Lydligt finder styrelsen, at mærkerne er næsten-identiske, da mærkerne udtales henholdsvis AU-TO-E-U-RO-PE for så vidt angår indsigers mærke og AU-TO- -E-U-RO-PA for så vidt angår indehavers mærke. Det figurlige element i indehavers mærke vil ikke blive udtalt.

Indsigers mærke er sammensat af to engelske ord AUTO og EUROPE, som betyder henholdsvis ’bil, auto’ og ’Europa’[1], samlet betyder mærket ’bil europa’, mens indehavers mærke består af to danske ordelementer AUTO og EUROPA. Begrebmæssigt dækker de to mærker over identiske begreber. Indsigers mærke er blot skrevet på engelsk, mens indehavers mærke er skrevet på dansk, hvorfor styrelsen finder at der er en høj grad af begrebmæssig lighed mellem indsigers og indehavers mærke.

Samlet finder styrelsen, at der er en høj grad af lighed mellem mærkerne.

Sammenligning af tjenesteydelserne

Indsiger har i klasse 39 blandt andet registreret vehicle hire and rental services, mens indehaver har søgt at få registreret vehicle rental, car rental ligeledes i klasse 39. Styrelsen anser indsigers ydelser for identiske med indehavers ydelser, da vehicle hire, vehicle rental og car rental blot er tre forskellige begreber, der dækker over det at leje en bil eller andet køretøj.

Forvekslelighedsvurdering

Når der skal vurderes om der foreligger forvekslelighed, så skal der foretages en samlet vurdering af de visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder og forskelle mellem mærkerne. Den samlede vurdering skal tage det samlede udtryk mærkerne giver med i betragtning, herunder især deres særprægede og dominerende elementer.

I nærværende sag er det vigtigt at bemærke, at indsigers mærke AUTO EUROPE betyder ”auto Europa”, som er ansøgt for tjenesteydelser der omhandler biludlejning, hvorfor styrelsen finder, at AUTO EUROPE er et svagt mærke for netop ydelser der relaterer til udlejning af biler, da mærket kan angive at der er tale om biludlejning i Europa.

Når et mærke anses for at være svagt i relation til de anfægtede tjenesteydelser, så anses særpræget af indsigers mærke for at være begrænset, hvorfor de relevante forbrugere vil tildele det mindre opmærksomhed.

Ligeledes finder styrelsen, at ordelementerne indehavers mærke også kun besidder et særpræg af begrænset omfang, da mærket kan angive, at den udlejning man foretager er af biler i Europa.

Indehavers mærke er et figurmærke, som indeholder to ordelementer AUTO og EUROPA, som er adskilt af et figurligt element, nemlig en grå cirkel med et Æ eller et sammenstillet A og E indeni. Styrelsen finder, at det vil være kunstigt at tale om, at AUTO, EUROPA eller det figurlige element skulle være mere dominerede end de andre elementer. Ej heller findes det rimeligt at anse AUTO for at være mere dominerende blot fordi det er det første ord. Styrelsen anser altså alle tre elementer i indehaver mærke for lige dominerende. Da indsigers mærke er et ordmærke er det ikke relevant at tale om dominerende elementer.

Styrelsen er af den opfattelse, at der ikke foreligger en risiko for forveksling for indehavers vehicle rental, car rental, da begge mærker kun besidder et særpræg af begrænset omfang, hvorfor de begge må leve med at andre mærker kan ligge sig tættere op af deres mærke. Det er altså styrelsen opfattelse at ordelementerne i begge mærker er så svage at forbrugeren vil hæfte sig ved andre elementer, nemlig indehavers figurlige element og den forskellig stavemåde på det sidste ordelement, henholdsvis EUROPE og EUROPA. Der kan henvises til ankenævnets afgørelse i sagen NEUTRAL/NEUTRALIA AN 1998 00109, hvor mærkerne heller ikke fandtes forvekslelige grundet mærkerne usærprægede karakter.

4. Konklusion

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…"

Denne afgørelse blev ved brev af 22. april 2010 (dansk oversættelse med brev af 11. maj 2010) fra klager Auto Europe LLC v/Zacco A/S indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at det ansøgte mærke skulle nægtes registrering i sin helhed. Klager anførte følgende:

Oversættelse af brev:

"… I medfør af bestemmelsen i § 46 i Dansk Varemærkelov indbringer vi herved på vegne vor klient Auto Europe LLC, USA Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 22. februar 2010 for Ankenævnet.

Påstand:

Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret således at den danske designering af det internationale varemærke MP953647 auto europa (fig.) nægtes.

Sagsfremstilling:

Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.

Auto Europe LLC ønsker endvidere at tilføje det faktum, at ejeren af det bestridte varemærke ansøgte om registrering i ond tro. Denne påstand begrundes med, at ejeren, Sicily by Car S.R.L., har en baggrund som forhandler for Auto Europe i Italien. Dette samarbejde er af forskellige årsager ophørt, hvorefter ejeren af det omstridte varemærke umiddelbart registrerede figurvaremærket ”auto europa” i et antal lande, hvoraf alle registreringer er i direkte konflikt med den tidligere partners varemærker, og samtlige registreringer havde til hensigt at drage nytte af Auto Europes position og gode ry i de lande, hvor Sicily by Car nu har ansøgt om varemærkebeskyttelse.

I de fleste af de lande hvor Sicily by Car har ansøgt om beskyttelse er ansøgningen blevet nægtet, i langt de fleste af disse lande er sagerne også endt med endelige beslutninger om nægtende registreringer. Disse lande er: Bulgarien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Norge, Sverige og Schweiz. I Grækenland, Rumænien og Singapore er varemærket indtil videre blevet nægtet registrering, men vi mangler stadig information vedrørende de nationales myndighedernes endelige beslutninger.

Anbringender:

Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende:

At der er en risiko for forvekslelighed mellem det bestridte varemærke ‘auto europa’ og Auto Europe’s varemærke – AUTO EUROPE, § 15 (1)(2) dansk varemærkelov.

At ansøgningen om det bestridte varemærke blev indleveret i ond tro for at udnytte den tidligere partners længe oparbejdende position på markedet og dennes gode ry, §15 (3)(3).

At Sicily by Cars brug af figurelement ’ae’ også skal ses som brug af et tidligere registreret mærke i ond tro, eftersom elementet ’AE/ae’ (Auto Europe) er blevet brugt af Auto Europe i mange år, og det er registreret som en del blandt andre varemærker CTM 000866858 – AE Destination Oceans – registreret i 2005.

At påstand om ond tro bliver bevist af at ansøgningen om registrering af (stort set) det identiske varemærke ”AUTO ae Europe” blev indleveret i USA (ejerens hjemmemarked) af Auto Europe i 2002, se venligst vedlagte registrering nr. 2827877 i hvilket det overordnede indtryk er den font der er blevet brugt og den figurlige udformning af ’ae’, som er identisk til det, der nu er blevet bestridt.

At registreringen af det bestridte varemærke er blevet nægtet i de fleste andre designerede lande, hvilket er en indikation på, at de to varemærker objektivt kan ses som forvekslelige, og

At den afgørelse som henvises til i denne sag, AN 1998 00109, NEUTRAL/NEUTRALIA, er af mindre betydning for denne sag grundet

- at det varemærke som var basis for indsigelsen var først blevet registreret efter at have oparbejdet særpræg gennem brug på markedet, og at

- Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse lagde fokus på, at de to mærker NEUTRAL og NEUTRALIA adskilte sig især fonetisk, ”Der er ved denne afgørelse lagt vægt på, at NEUTRAL og NEUTRALIA adskiller sig især lydligt fra hinanden, og det er direktoratets opfattelse, at mærkerne efter en helhedsvurdering ikke er forvekslelige.", noget som ikke er tilfældet i denne sag – AUTO EUROPE/AUTO EUROPA.

Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets beslutning i sagen…"

Der er ikke modtaget kommentarer til klagen fra indklagede.

Den 7. juli 2010 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

"… Som svar på ankenævnets brev af 30. juni 2010 skal styrelsen udtale følgende.

Der er ikke under ankesagen anført sådanne nye argumenter, at styrelsen finder anledning til at ændre sin vurdering. Derfor skal styrelsen henvise til begrundelsen ved behandlingen af indsigelsen.

Styrelsen har under behandlingen af indsigelsen ikke haft mulighed for at tage stilling til klagers anbringende om at den omstridte registrering er indleveret i ond tro jf. varemærkelovens § 15 stk. 3. nr. 3.

Det kan dog bemærkes, at for at et mærke er udelukket fra registrering jf. varemærkelovens § 15 stk. 3, nr. 3 kræver det, at det ansøgte mærke er identisk eller næsten identisk med det udenlandske mærke, og at der i denne vurdering skal tages hensyn til mærkernes iboende særpræg eller mangel på samme.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 22. februar 2010 og den under behandlingen fremførte vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

Ved brev af 12. august 2010 (dansk oversættelse af 19. august 2010) kommenterede klager Auto Europe LLC v/Zacco A/S Styrelsens brev således:

Oversættelse af brev:

"… På opfordring fremsendes vores kommentarer til Ankenævnets brev af 12. Juli 2010, Auto Europe LLC ønsker at fremsende følgende bemærkninger:

Det er indsigers mening, at varemærket på hvilket indsigelsen er baseret; det vil sige AUTO EUROPE, har tilstrækkelig særpræg til at blive registreret på grund af, at registreringen er blevet accepteret i et antal lande uden problemer eller initiale afslag. Varemærket har ikke kun tilstrækkeligt særpræg til at opnå registrering, det har også nok særpræg til at kunne blive beskyttet mod efterfølgende og egentlig identiske registreringer, i dette tilfælde også i forbindelse med ond tro. I det tilfælde at varemærket AUTO EUROPE virkelig skulle mangle særpræg i den grad som Patent- og Varemærkestyrelsen mener, skulle ikke kun de forskellige registreringer være blevet nægtet men Auto Europe LLC som varemærkeejer skulle også have været tvunget til at nedlægge et antal indsigelser mod krænkende ansøgninger og registreringer, noget der tydeligvis ikke er tilfældet.

Det tydelige brug af samtlige forskellige elementer som bruges af ejeren til den tidligere registrering, AUTO EUROPE/A og det figurlige element, mener vi, indikerer, at tanken bag modpartens registrering er baseret på at vildlede forbrugere og benytte det ry og den goodwill, som er blevet oparbejdet under Auto Europe LLC, USA og selskabets mange års hårde arbejde.

Et varemærkes første og helt primære formål er at adskille et produkt og en serviceydelse fra andre leverandørers produkter. Skulle Auto Europe LLC ikke tillades at bruge sin tidligere registrering på denne måde, uanset om der er tale om et fantasimærke eller ej, kan det ikke være i linje med formålet for beskyttelse af ældre varemærker, med eller uden tilhørende ry.

De ovennævnte aspekter skulle sammenfattet gøre klart, at ejeren af det omstridte varemærke krænker varemærkelovens principper for registrering og beskyttelse af varemærker, og vi anmoder venligst om at registreringen nægtes…"

Der er ikke modtaget yderligere fra indklagede.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 10. november 2010.