Indsigelsessag rejst under henvisning til forvekslelighed med en tidligere varemærkeret stiftet ved brug. Patentdirektoratet tog indsigelsen til følge, hvorefter klager/mærkeindehaver indbragte sagen for Patentankenævnet, som stadfæstede direktoratets afgørelse.

År 2000, den 17. februar afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen,) følgende kendelse i sagen AN 1998 00140.

Ankenævnet er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og i begrundelsen for den, for så vidt angår klasse 2: Maling, træbeskyttelse og lak.

Den 9. april 1997 indleverede Color A/S, Rødovre, en ansøgning om registrering af varemærket COLOR YOUNG LINE <w> for klasse 2: Maling, træbeskyttelsesmidler og lak, og klasse 27: Tapeter.

Varemærket blev registreret den 25. april 1997. Den 21. maj 1997 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Den 18. juli 1998 nedlagde Bilka Lavprisvarehus A/S v/ Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse mod registreringens gyldighed.

Indsigelsen er nedlagt under henvisning til, at mærket er forveksleligt med indsigers mærke YOUNG COLOR, ibrugtaget i 1993 for maling.

Mærkeindehaver har ved brev af 23. september 1997 imødegået indsigelsen under henvisning til, at indsigermærket ikke besidder fornødent særpræg, og at der ikke er sket indarbejdelse. Endvidere er indsigers brug af mærket YOUNG COLOR sket under sådanne forudsætninger, at der ikke er stiftet varemærkeret, bl.a. fordi der bestod et kundeforhold mellem indsiger og mærkeindehaver.

Indsigers fuldmægtig har i brev af 23. marts 1998 yderligere begrundet indsigelsen, idet der henvises til, at indsigermærket er tilstrækkeligt særpræget samt til, at indsigermærkets brugsret ikke er stiftet ved forhold, der skulle udelukke eneret til mærket.

I brev af 10. juni 1998 oplyser mærkeindehavers fuldmægtig, at mærkeindehaver havde fået stillet i udsigt fra indehaverne af indsigermærket YOUNG COLOR, at produktionen af varerne med mærket YOUNG COLOR skulle overgå til mærkeindehaver. Videre anføres, at mærkeindehaver har ansøgt om registrering af mærket COLOR i sagen VA 1997 04682 og til, at der i denne sag er fremlagt dokumentation for brug af dette mærke gennem en årrække.

Den 24. september 1998 traf Patentdirektoratet mellemafgørelse i indsigelsessagen med følgende begrundelse:

" Der er af indsigers fuldmægtig indsendt dokumentation i form af reklamebrochurer, der viser, at indsigermærket siden 1993 og frem til nedlæggelsen af indsigelse har været anvendt for maling. Der foreligger således sammenfald af varer.

Begge mærker inderholder elementerne YOUNG og COLOR, mens det registrerede mærke også indeholder mærkelementet LINE. Selvom elementerne ikke optræder i samme rækkefølge i de to mærker, finder direktoratet, at mærkerne såvel syns- som udtalemæssigt er forvekslelige. Det er endvidere direktoratets opfattelse, at indsigermærket besidder tilstrækkeligt varemærkemæssigt særpræg til at kunne forhindre registrering af det angrebne mærke.

Direktoratet finder ikke, at eventuelle aftaler mellem sagens parter om produktionsforhold kan have indflydelse på afgørelsen af den foreliggende indsigelse.

Registreringen må herefter begrænses til at angå sådanne varer, der ikke kolliderer med de varearter, der er omfattet af varemærkeretten stiftet ved brug."

Patentdirektoratet traf endelig afgørelse i indsigelsessagen den 30. november 1998 og tog indsigelsen til følge med følgende begrundelse:

"Indsiger har opnået en tidligere ret til varemærket ved brug, og da det foreliggende mærke er fundet forveksleligt med indsigers mærke. Da Deres klient ikke har begrænset registreringens omfang, således som angivet i vort nævnte brev, tages indsigelsen således tilfølge, og registreringen erklæres ugyldig og ophæves for så vidt angår klasse 2 i medfør af § 23, stk. 4, i varemærkeloven."

Denne afgørelse har klageren den 2. december 1998 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at VR 1997 01929 COLOR YOUNG LINE <w> opretholdes.

I klagebegrundelsen gentages de i indsigelsessagen anførte forhold om kundeforhold og produktionsforhold mellem klager Color A/S og Bilka Lavprisvarehus A/S. Klager mener derfor ikke, at den af Bilka iværksatte brug af mærket YOUNG COLOR har konstitueret en varemærkeret, der kan forhindre en registrering af mærket COLOR YOUNG LINE. Ligeledes anfører klager, at have opnået ret til mærket COLOR gennem brug, hvorfor man har begæret mærket registreret, jf. Patentdirektoratets reference VA 1997 04682.

Bilka Lavprisvarehus A/S, v/ Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, har i brev af 10. februar 1999 påstået direktoratets afgørelse af 30. november 1998 stadfæstet.

Man henviser i denne forbindelse til, at Bilka i al fald siden 1993 har anvendt og fortsat anvender varemærket YOUNG COLOR for maling, og at varemærket YOUNG COLOR LINE er forveksleligt med mærket YOUNG COLOR. Samtidigt afviser man klagerens henvisning til de "særlige omstændigheder", som klager gør gældende, og som er afvist af Patentdirektoratet i indsigelsesafgørelsen, ligesom man afviser, at varemærket YOUNG COLOR skulle være forveksleligt med betegnelsen COLOR, som klager påstår at have eneret til i medfør af brug.

Patentdirektoratet har den 31. marts 1999 afgivet følgende erklæring i sagen:

"Parterne har over for ankenævnet gentaget deres argumenter fra indsigelsessagen, og der er ikke indsendt nyt materiale til belysning af sagen. Vi skal derfor i det hele henholde os til afgørelsen i indsigelsessagen af 24 september og 30. november 1998. Særligt skal det bemærkes, at oplysningerne om de to parters samarbejdsforhold ikke på det foreliggende grundlag kan føre til en anden vurdering.

Vi skal derfor henstille til ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes."

Indsiger Bilka Lavprisvarehus A/S, v/ Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, har efterfølgende i brev af 30. juni 1999 gjort gældende, at det spørgsmål, der skal afgøres i nærværende sag er forvekslingsrisikoen mellem varemærkerne COLOR YOUNG LINE og YOUNG COLOR, hvorimod spørgsmålet om, hvorvidt registreringsindehaver måtte have ret til betegnelsen "COLOR", som vil kunne gøres gældende over for indsigermærket YOUNG COLOR, ikke henhører under denne sag.

Modsat har klager i brev af 2. juli 1999 gjort gældende, at det er af afgørende betydning for nærværende sag, hvorvidt registreringsindehaver måtte have varemærkeret til betegnelsen "COLOR". Der henvises til, at et indsigermærke, der ikke selv kan nyde varemærkeretlig beskyttelse ikke kan være til hinder for registrering af andre varemærker.