RESUMÉ:

AN 2005 00026 – VR 2002 03059 – CECIL <w> - Forvekslelighed

Indehaveren af en række ældre varemærker indeholdende ordelementet CECIL nedlagde indsigelse mod den endelige registrering af ordmærket CECIL under henvisning til, at mærket var forveksleligt med indsigers ældre mærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen under henvisning i det væsentlige til styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2006, den 14. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2005 00026

Klage fra

HOUSE OF PRINCE A/S

Danmark

v/ SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. maj 2005 vedrørende indsigelse fremsat mod varemærkeregistrering VR 2002 03059 CECIL <w>, der indehaves af

Cecil Modehandel GmbH

Tyskland

v/ Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet lægger ligesom Patent- og Varemærkestyrelsen til grund, at ordet CECIL som den dominerende del af klagers påberåbte varemærker er dokumenteret velkendt og brugt i Danmark, men kun for cigaretter, at Cecil er et anerkendt drengenavn, at der er identitet mellem parternes mærker, at der ikke er varesammenfald, at varernes forskelligartethed gør varemærkelovens § 15, stk. 1, uanvendelig på sagen, og at en konkret helhedsvurdering fører til, at der på grund af varernes forskelligartethed ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at brugen af det angrebne mærke for de varer, som det søges registreret for, vil medføre utilbørlig udnyttelse eller skade klagers mærkers særpræg eller renommé, som anført i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Ankenævnet er også enig med Patent- og Varemærkestyrelsen i, at klagers synspunkter om brancheglidning ikke kan føre til andet resultat. Med disse bemærkninger stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 25. juni 2002 indleverede Chas. Hude A/S på vegne Cecil Modehandel GmbH en ansøgning om registrering af ordmærket CECIL <w> for:

Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetik, navnlig kosmetiske artikler samt læbestifter, øjenmakeup, eyeliner, makeup, rouge, hårlotions

Klasse 09: Tilbehør til beklædning, nemlig solbriller.

Klasse 14: Smykker, modesmykker, manchetknapper, slipsenåle, ure, etuier til ure.

Klasse 16: Papirvarer; skrive- og tegneredskaber, konferencemapper; papir, tryksager.

Klasse 18: Tasker, poser, rygsække, læder og læderimitationer samt produkter af læder og læderimitationer, nemlig beholdere, der ikke er tilpasset efter de genstande, de skal indeholde; tilbehør til beklædning, nemlig tasker; små lædervarer, navnlig punge, tegnebøger og nøglepunge; rejse- og håndkufferter; rejsetoilettasker (fremstillet af læder); paraplyer, parasoller og spadserestokke.

Klasse 25: Beklædning, hovedbeklædning, fodtøj; beklædningstilbehør, nemlig bælter, ærmeholdere, tørklæder, handsker, seler, halstørklæder, strømper, sokker, pandebånd.

Klasse 26: Hårpynt, hårbånd og hårbøjler; beklædningstilbehør, nemlig knapper, bæltespænder, nåle.

Varemærket blev registreret den 2. september 2002 og efterfølgende publiceret den 18. september 2002 i Dansk Varemærketidende.

I brev af 18. november 2002 har Zacco Denmark A/S fremsat indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen er fremsat på vegne af House of Prince A/S.

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at mærket CECIL <w> er forveksleligt med indsigers mærker VR 1991 04663 CECIL <fig>, VR 1962 00680 CECIL <fig>, VR 1956 01828 CECIL <fig>, VR 1954 01105 CECIL <w> og VR 1928 00137 CECIL <w>.

Indsiger støtter endvidere i breve af henholdsvis 15. august 2003 og 28. maj 2004 indsigelsen på, at indsigers mærker er velkendte, og at der er risiko for, at indsigers mærkers særpræg og renommé skades.

Indehaver har i breve af 22. marts 2004 og 14. januar 2005 imødegået indsigelsen. Indehaver har i den forbindelse bestridt, at indsigers mærker er velkendte.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i sagen 24. maj 2005 og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge:

”… 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

"2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

"1) varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

3. Brug og velkendthed af indsigers mærker

Indsiger har i brev af 15. august 2003 indsendt diverse materiale til dokumentation af velkendthed. Således har indsiger indsendt en oversigt over markedsandele, en markedsanalyse udarbejdet af TNS Gallup A/S samt en brancheerklæring fra Tobaksindustrien.

Indehaver har herefter i brev af 22. marts 2004 gjort gældende, at indsigers varemærkeregistreringer er genstand for brugspligt, og at indsiger alene har dokumenteret brug af CECIL GRØN og CECIL RØD og ikke for mærket CECIL alene.

I brev af 28. maj 2004 har indsiger imødegået denne påstand og har i den forbindelse indsendt yderligere dokumentation herunder blandt andet fotos af, hvordan farverne anvendes på forskellige cigaretpakker.

I forhold til brug af mærkerne, har Styrelsen i den forbindelse konstateret, at det er almindeligt indenfor branchen, at anvende farvekoder til illustration af cigaretters styrke og smag. Således er det normalt, at eksempelvis farven grøn bruges for cigaretter med mentolindhold.

Styrelsen har derfor vurderet, at brugen af farver i forbindelse med mærket CECIL alene er et redskab til kategorisering af cigaretter.

Det samlede materiale i hvert fald for så vidt angår VR 1956 01828 CECIL <fig>, VR 1954 01105 CECIL <w>, VR 1991 04663 CECIL <fig> og VR 1928 00137 CECIL <w> dokumenterer, at mærkerne, jf. varemærkelovens § 25 er brugt for cigaretter. Styrelsen vil derfor i det videre forløb lægge til grund, at mærkerne alene er brugt for cigaretter.

Indsiger har ligeledes med støtte i det indsendte materiale gjort gældende, at indsigers mærker er velkendte, hvilket indehaver har bestridt.

Set i lyset af hvad der kan forventes indsendt af materiale indenfor branchen, herunder under hensyn til, at området er underlagt lov om forbud mod tobaksreklame, er det styrelsens vurdering, at materialet samlet set opfylder kravet om dokumentation for velkendthed.

Styrelsen har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på markedsanalysen fra TNS Gallup A/S, hvoraf det fremgår, at 72% af de adspurgte i 2002 havde et uhjulpet kendskab til mærket CECIL. Det skal dog nævnes, at markedsanalysen er foretaget blandt rygere og således alene inden for omsætningskredsen, men uanset dette er det styrelsens opfattelse, at indsigers mærke CECIL er velkendt for cigaretter.

3. Sammenligning af mærkerne

Indsiger har påberåbt sig fem registreringer, herunder VR 1962 00680 CECIL <fig>. Styrelsen har dog konstateret, at registreringen af VR 1962 00680 CECIL <fig> er udløbet, hvorfor der kun vil blive taget hensyn til de øvrige fire registreringer.

Indsigers mærker:

VR 1954 01105 CECIL <w>

Dokumenteret brugt for cigaretter i klasse 34.

VR 1928 00137 CECIL <w>

Dokumenteret brugt for cigaretter i klasse 34.

VR 1956 01828 CECIL <fig>

Dokumenteret brugt for cigaretter i klasse 34.

VR 1991 04663 CECIL <fig>

Dokumenteret brugt for cigaretter i klasse 34.

Indehavers mærke:

VR 2002 03059 CECIL <w>

Registreret for:

Klasse 3: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetik, navnlig kosmetiske artikler samt læbestifter, øjenmakeup, eyeliner, makeup, rouge, hårlotions.

Klasse 9: Tilbehør til beklædning, nemlig solbriller.

Klasse 14: Smykker, modesmykker, manchetknapper, slipsenåle, ure, etuier til ure.

Klasse 16: Papirvarer; skrive- og tegneredskaber, konferencemapper; papir, tryksager.

Klasse 25: Beklædning, hovedbeklædning, fodtøj; beklædningstilbehør, nemlig bælter, ærmeholdere, tørklæder, handsker, seler, halstørklæder, strømper, sokker, pandebånd.

Klasse 26: Hårpynt, hårbånd og hårbøjler; beklædningstilbehør, nemlig knapper, bæltespænder, nåle.

Der er ikke sammenfald af varer.

Indsigers ordmærkeregistreringer består begge af drengenavnet CECIL. Indsigers figurmærker indeholder drengenavnet CECIL, hvoraf CECIL i det ene mærke er omkranset af en række bogstaver samt et emblem. Derudover indeholder begge figurmærker en mørk trekant, hvor spidsen peger mod ordelementet CECIL. Det er således drengenavnet CECIL, der fremstår som den mest dominerende del af mærkerne.

Indehavers ordmærkeregistrering består ligeledes af det identiske drengenavn CECIL. For så vidt angår indehavers registrering og indsigers ordmærkeregistreringer, er der identitet mellem mærkerne. I forhold til indehavers registrering og indsigers figurmærkeregistreringer er det styrelsens vurdering, at der er synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne.

Et registreret og velkendt mærke kan nyde udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. også EF-domstolens dom i C-251/95 SABEL. Et mærkes velkendthed er herefter et forhold, der kan bevirke en større risiko for forveksling mellem mærker herunder en større risiko for, at der antages en forbindelse mellem mærkerne. Der kan dermed foretages en udvidelse af beskyttelsen for velkendte mærker i forhold til ligheden mellem mærkerne eller i forhold til ligheden mellem varerne.

Derudover kan et velkendt varemærke nyde udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 i forhold til varer af anden art, jf. også EF-domstolens dom i C-408/01 ADIDAS samt ankenævnsafgørelse AN 2004 00020 vedrørende NETTOTAL. For at bestemmelsen finder anvendelse er det en betingelse, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket, og at brugen af det yngre mærke derfor vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dette.

Som nævnt finder styrelsen, at CECIL er velkendt for cigaretter.

Det er dog styrelsens vurdering, at der ikke kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Cigaretter vil i handelen typisk blive solgt fra en kiosk sammen med spirituosa og blade. Indehavers registrering indeholder ganske vist i klasse 16 blandt andet papirvarer, papir og tryksager, men indsigers mærker er alene dokumenteret velkendte for cigaretter og ikke for eksempelvis cigaretpapir og lignende produkter.

Det er styrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem varerne til, at forbrugeren vil antage en forbindelse.

Det er ligeledes styrelsens vurdering, at der ikke vil kunne skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Styrelsen har vurderet, at der, på grund af forskelligheden mellem cigaretter som indsigers mærker anses brugt og velkendt for, og de varer som indehavers varemærke er registreret for, ikke er grundlag for at antage, at der vil foreligge en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller at brugen af indehavers mærke vil skade dette særpræg eller renommé.

Dertil kommer, at CECIL ved opslag på Kirkeministeriets hjemmeside ses at være et anerkendt drengenavn, og at mærket som en væsentlig bestanddel indgår i indehavers eget virksomhedsnavn.

På trods af at indsiger har dokumenteret, at CECIL er velkendt for cigaretter, bevirker det ikke, at beskyttelsesomfanget i henholdsvis varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 kan udstrækkes til, at indsigers mærke kan forhindre indehavers registrering for så vidt angår varerne i klasse 3, 9, 14, 16, 18, 25 og 26.

4. Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at der er identitet henholdsvis synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers registreringer og indehavers registrering, men ikke lighed mellem varerne.

Det er ligeledes styrelsens vurdering, at der ikke kan antages en forbindelse mellem mærkerne, ej heller at der kan skabes en sammenhæng mellem disse.

Indsigers påstand i relation til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr.1 tages herefter ikke til følge….”

Denne afgørelse indbragte SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI på vegne af indsigeren House of Prince A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker i brev af 6. juli 2005. Klager påstod afgørelsen omgjort og fremførte følgende:

”… P Å S T A N D:

Omgørelse af den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 24. maj 2005 trufne afgørelse, hvorefter varemærket CECIL ikke er fundet forveksleligt med klagers varemærke CECIL, idet styrelsen ikke finder, at der foreligger vareartslighed og der ej heller kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne eller kan skabes en sammenhæng mellem disse.

A N K E B E G R U N D E L S E

Klagen er baseret på de indsiger tilhørende varemærkeregistreringer VR 1928 00137 CECIL (w), VR 1954 01105 CECIL (w), VR 1956 01828 CECIL (fig.), VR 1962 00680 CECIL (fig.) og VR 1991 04663 CECIL (fig.). Kopi af registreringsbeviser vedrørende disse mærker fremlægges som bilag 1-5.

Det bemærkes, at klagers varemærke CECIL gennem brug og stærk indarbejdelse er særdeles velkendt i Danmark, jfr. nedenfor.

Det gøres gældende, at registrering af indklagedes varemærke er sket i strid med Varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 1, jfr. § 4 stk. 2, jfr. ligeledes nedenfor.

CECIL SOM VELKENDT VAREMÆRKE

CECIL blev introduceret for cigaretter på det danske marked i 1924 og er igennem tiderne blevet solgt i forskellige varianter som f.eks. CECIL GRØN OG CECIL RØD.

CECIL er et stærkt varemærke. Som det vil fremgå af vedlagte bilag 6 har CECIL således en meget stor markedsandel og på en af analysefirmaet A C Nielsen udarbejdet Top 20 liste over klagers cigaretters markedsandele i 2002 er det tillige bestyrket, at CECILs markedsandel er overordentlig stor (over 50% for CECIL GRØNs vedkommende), jfr. bilag 7.

Som bilag 8 fremlægges et brev af 8. august 2003 fra analyseinstituttet GALLUP vedrørende en markedsanalyse for CECIL. Det fremgår heraf, at det totale kendskab til CECIL har ligget mellem 91 og 94 % i perioden 1997 til 2002.

Det fremgår endvidere af denne analyse, at 72% af de adspurgte havde et uhjulpet kendskab til CECIL, hvilket må siges at være ganske mange.

Den af GALLUP foretagne undersøgelse omfatter kun rygere, men dette bør ikke tillægges betydning, idet omkring 30% af den danske befolkning ryger. Herved er undersøgelsen repræsentativ i den forstand, at den afspejler den danske befolknings kendskab til CECIL.

Patent- og Varemærkestyrelsen tillægger det da heller ikke betydning, at undersøgelsen kun omfatter rygere, idet man i afgørelsen anfører, ”at uanset dette er det styrelsens opfattelse, at indsigers mærke CECIL er velkendt for cigaretter.

Endelig fremlægges som bilag 9 en erklæring fra Tobaksindustrien, der bekræfter, at CECIL gennem kontinuerlig markedsføring (indtil tobaksreklameforbuddet i 2002) må betragtes som indarbejdet i de danske forbrugeres bevidsthed.

På baggrund af det ovenfor anførte gøres det gældende, at CECIL er stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark og at CECIL derfor bør nyde en udvidet beskyttelse i medfør af Varemærkelovens § 15 stk. 4, stk. 1, jfr. Varemærkelovens § 4 stk. 2.

I henhold til disse bestemmelser kan klager forhindre en brug og registrering af varemærker, der er identiske med eller ligner CECIL – også for varer af anden art end de der er omfattet af klagers varemærkeregistreringer – når brug af sådanne varemærker indebærer en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærke CECILs særpræg eller renommé eller dersom sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Det skal understreges, at utilbørlighedskravet ikke har subjektiv karakter, således at indklagede skal have haft en hensigt eller forsæt til at skade klager, jfr. Koktvedgaard & Wallberg i Varemærker, 3. udgave, 2004, side 108.

Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse konkluderer, at CECIL må anses for velkendt (for cigaretter).

MÆRKELIGHED

Indklagedes mærke er CECIL og således identisk med klagers ordmærkeregistreringer for CECIL, hvorved der foreligger mærkelighed. Derudover gøres det gældende, at klagers figurmærkeregistreringer for CECIL og indklagedes registrering er forvekslelige, idet der foreligger synsmæssig og lydlig lighed.

Det fremgår af EF-Domstolens afgørelse i sag C 408/01 ADIDAS i relation til mærkelighed, at forholdet skal være det, at der skal foreligge en sådan grad af lighed mellem mærkerne, at forbrugerne når de ser indklagedes varemærke, får bragt klagers varemærke CECIL i erindring. Det gøres gældende at dette utvivlsomt vil være tilfældet i nærværende sag.

I samme afgørelse anføres, at det er tilstrækkeligt at graden af lighed mellem det renommerede mærke og et andet varemærke har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng. Det gøres gældende, at dette vil være tilfældet i nærværende sag.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse anført, at CECIL alene på baggrund af den fremlagte dokumentation i sagen – den samme som fremlagt med bilagene 6-9 med nærværende klage - må anses for brugt for cigaretter. Dette bestrides ikke.

Indklagedes registrering for CECIL omfatter ikke varer i klasse 34, hvilket vil sige, at der ikke foreligger varesammenfald. Der kan på baggrund af de varer som indklagedes mærke omfatter heller ikke siges at foreligge vareartslighed.

Men i kraft af den fastslåede velkendthed for CECIL gøres det som ovenfor anført gældende, at mærket nyder den i Varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 1, jfr. § 4 stk. 2 udvidede beskyttelse.

En betingelse for påberåbelse af denne beskyttelse er, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem de to varemærker og at brugen af det angrebne mærke af denne grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers mærkes særpræg eller renommé eller skade dettes særpræg eller renommé.

Bestemmelsen refererer blandt andet til det velkendte varemærkes særpræg. Det bemærkes i den forbindelse, at CECIL må anses for særdeles særpræget. Årsagen er, at der ikke findes andre registreringer for CECIL eller varemærker indeholdende ordet CECIL end de der tilhører klager og så indklagedes mærke.

Der henvises i den forbindelse til bilag 10, som er en Saegis databaseundersøgelse fra 2003 samt bilag 11, som er resultatet af en søgning fra juli 2005 i Patent- og Varemærkestyrelsens database blandt danske varemærker og Madrid Protokol mærker, der designerer Danmark.

At Cecil også kan være et drengenavn som anført af Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke betydning for vurderingen i nærværende sag, idet navnet Cecil for det første er meget gammelt og for andet ikke så vidt ses er specielt anvendt i dag – om overhovedet. Af den grund gøres det gældende, at forbrugerne ikke vil associere Cecil med et personnavn.

En anden omstændighed som er med til at understrege klagers varemærkes særpræg er den ovenfor omtalte indarbejdelse og velkendthed, som CECIL nyder.

At CECIL er så stærkt indarbejdet, som det fremgår af den vedlagte dokumentation, må indebære, at klager kan hævde beskyttelse af varemærket til i hvert fald de varer, som er omfattet af det angrebne mærke i klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 og 26.

De varer som er omfattet af indklagedes registrering må karakteriseres som livsstilsprodukter. Det samme gør sig gældende for tobaksvarer. Dertil kommer, at det i gennem de sidste mange år i stigende omfang er blevet almindeligt at benytte sig af ”brand extension” – det vil sige selv at anvende eller lade andre anvende sit varemærke på andre produkter end sine egne.

Når der er tale om kosmetik, beklædning, accessories, ure, smykker, tasker m.v. – produkter omfattet af indklagedes registrering - er det meget udbredt, at en producent af en vare udstrækker sit varemærke til netop disse andre varearter.

I tobaksverdenen har dette også fundet sted. Eksempelvis er tobaksproducenten Philip Morris’ velkendte varemærke MARLBORO blevet anvendt i forbindelse med salg beklædningsgenstande og mange andre livsstilsprodukter.

Under indsigelsessagen er der anført andre eksempler på anvendelse af et varemærke for andre produkter. Dette drejer sig til eksempel om GAJOL, VALO, COCIO og ESSO. Dette er beskrevet i en artikel fra avisen Metro Express de 12. august 2003, jfr. bilag 12.

”Brand extension” har den virkning på forbrugerne, at det skaber en sammenhæng mellem de forskellige varer, hvorved forbrugeren forledes til at tro, at de hidrører fra en og samme virksomhed.

I nærværende sag gøres det gældende, at forbrugerne netop som følge af CECILs store velkendthed vil associere produkter fra indklagede indenfor de vareklasser, som indklagedes registrering omfatter, med klager.

Forbrugerne vil antage, at der er en forbindelse mellem klagers og indklagedes varemærker, hvorved der er en risiko for udvanding af klagers varemærkes særpræg.

Herved vil der ikke alene være en risiko for forveksling, men tillige ske en utilbørlig udnyttelse af klagers renommé. Det er ikke af betydning for denne vurdering som Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sin afgørelse, at klagers og indklagedes produkter sælges forskellige steder eller fra forskellige steder i en forretning.

Når der som i nærværende sag er tale om et velkendt mærke er det ikke afgørende for vurderingen af om der skabes en association til dette om der er tale om afsætning af varer under anvendelse af identiske eller lignende varemærker fra samme eller andre salgssteder.

SA M M E N F A T N I N G

Det gøres gældende,

at indklagedes varemærke CECIL er identisk med klagers.

at klagers varemærke er indarbejdet og velkendt,

at klagers varemærke i kraft af indarbejdelse og velkendthed nyder udvidet beskyttelse,

at en sådan udvidet beskyttelse omfatter de varer, der er omfattet af indklagedes registrering,

at indklagedes brug og registrering af CECIL indebærer en udvanding af det særpræg, der knytter sig til klagers varemærke CECIL,

at indklagedes brug og registrering af CECIL indebærer en utilbørlig udnyttelse af det renommé, der knytter sig til klagers varemærke CECIL,

at en brug af indklagedes varemærke CECIL vil forlede forbrugerne til at tro, at der er tale om varer hidrørende fra klager….”

Heroverfor har Chas. Hude A/S på vegne af indklagede med brev af 13. september 2005 påstået stadfæstelse af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. maj 2005 og udtalte følgende:

”… PÅSTAND

Stadfæstelse af de ovennævnte indklagede afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen den 24. maj 2005.

ANBRINGENDER OG BEVISER

Klagers påberåbte varemærkeregistreringer:

Indledningsvis gøres for god ordens skyld opmærksom på, at de af klager nævnte varemærkeregistreringer, nemlig VR 1928 00137 CECIL (ord), VR 1954 01105 CECIL (ord), VR 1956 01828 CECIL (figur) og VR 1991 04663 CECIL (figur) er anmodet udslettet af det danske varemærkeregister for de varer mærkerne ikke kan dokumenteres brugt. Udslettelsesbegæringerne er fremsat i medfør af Varemærkelovens § 30, jf. §§ 25 og 28.

I den forbindelse bemærkes, at klager i sin omtale af produkterne under navnene ”rød cecil” hhv. ”grøn cecil” alene anvender varemærket CECIL sammen med farverne ”rød” eller ”grøn”, jf. vedlagte skrivelse af 22. marts 2004 i bilag B. Opfyldelse af brugspligten for så vidt angår ovennævnte ordmærker er derfor ikke klar og i givet fald alene for ”cigaretter” i klasse 34.

Tilsvarende er det tvivlsomt, om VR 1991 04663 og VR 1956 01828 kan dokumenteres brugt som registreret, og såfremt dette er tilfældet, kan brug formentlig kun dokumenteres for ”cigaretter” i klasse 34.

Dernæst gøres opmærksom på, at det påberåbte mærke under VR 1962 00680 har status som ”udløbet registrering” og derfor må afvises som basis i nærværende sager.

De nævnte registreringer er vedlagt i udskrift fra PVS-online i bilag A.

Velkendthed af klagers påberåbte mærker:

Der henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelser af 24. maj 2005, som påstås stadfæstet. Desuden henvises til skriftvekslingen under de indklagede afgørelser, herunder særligt undertegnedes skrivelser af 22. marts 2004 og 14. januar 2005, hvortil der i det hele henvises. Kopi af nævnte skrivelser med bilag er vedlagt i bilagene B og C.

Det afvises fortsat, at klagers påberåbte mærker er velkendte, og at klagers registrerede mærke CECIL er brugt alene, jf. ovenfor og min skrivelse af 22. marts 2004 side 3.

Det afvises således også, at klagers påberåbte varemærker er så velkendte i Danmark, at brugen af min klients varemærker vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkers særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade disses særpræg eller renommé, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 4 nr. 1.

Såfremt Ankenævnet finder, dels at klagers påberåbte mærker opfylder brugspligten for cigaretter i klasse 34 og dels, at klagers påberåbte mærker er velkendte for cigaretter, afvises fortsat, at disse mærker er tilstrækkeligt velkendte til, at brugen af min klients mærker i Danmark vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkers særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade disses særpræg eller renommé.

Den beskyttelse, der tilkommer et velkendt mærke, udmåles altid konkret og i henhold til fremlagte dokumentation for velkendtheden. Det er afgjort af styrelsen, at klagers varemærker er velkendte for cigaretter i Danmark. Styrelsen har samtidig afgjort, at klagers mærker ikke er dokumenteret velkendte i en sådan grad, at min klients brug af sine mærker medfører en utilbørlig udnyttelse af særpræget eller renomméet eller påføre skade på klagers mærkers særpræg eller renommé.

Beskyttelsen i medfør af VML § 15, stk. 4, nr. 1:

Den konkrete betingelse for, at et varemærke er udelukket fra registrering i medfør af § 15, stk. 4 nr. 1, er, at brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.

Retningslinjerne herfor må derfor udmåles konkret og tage udgangspunkt i praksis, som har vægtet følgende momenter:

a. Tilgrænsende varer og misforståelse eller association hos kundekredsen i relation til mærkeligheden, herunder omsætningskredsens opfattelse af mulig forbindelse mellem mærkerne:

Jeg tillader mig at henvise til EF-domstolens afgørelse i C-408/01 Adidas, som også er henvist til af klager, idet denne afgørelse fordrer, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket (præmis 31), jf. også sag C-375/97 General Motors (præmis 23).

Afgørelsen om udstrækningen af beskyttelsen i medfør af VML § 15, stk. 4, nr. 1 skal således træffes efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder om ”graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket”, jf. nævnte præmis 31.

De berørte kundekredse i nærværende sager skaber ikke i deres bevidsthed en sammenhæng mellem klagers påberåbte mærker og min klients mærker.

Dertil anføres, at omsætningskredsene er forskellige, jf. nedenfor, og at dokumentationen for velkendthed for de påberåbte mærker alene angår undersøgelser blandt rygere og dermed ikke størstedelen af min klients kundekreds, som er yngre modebevidste kvinder.

Der er derfor ingen indikation for, at de berørte kundekredse skulle forveksle eller i deres bevidsthed skulle skabe sammenhæng eller association mellem klagers og min klients mærker.

b. Relevante omsætningskredse:

Det må konstateres, at klagers relevante omsætningskreds og væsentligst kundesegment omfatter mænd (alder 50+) og primært fra arbejderklassen. Dette begrundes bl.a. med klagers henvisninger til markedsføring af klagers mærker i perioden 1957-1985, jf. klagers bilag 20 under indsigelsesafgørelserne, jf. vedlagte bilag D. Denne markedsføring, der fandt sted for mere end 20 år siden, henvendte sig primært til mænd i arbejderklassen, hvilke mænd på nuværende tidspunkt er den ældre del af befolkningen og primært fra arbejdermiljøer. Klager har ikke dokumenteret, at de samme mænd ikke fortsat er den relevante omsætningskreds og det relevante kundesegment for klagers påberåbte mærker. Tværtimod antages det, at cigaretmærker sjældent udskiftes og aldrig i denne målgruppe! Det må derfor lægges til grund, at det er de samme mænd, der er den primære målgruppe og det væsentligste segment og dermed den relevante omsætningskreds for klagers mærker.

Modsat er min klients relevante omsætningskreds for min klients ansøgte mærker ”in the field of young fashion for women”. Det vil sige yngre modebevidste kvinder, jf. ansøgers hjemmeside www.cecil.de, hvorfra udskrifter på engelsk er vedlagt som dokumentation i bilag E. Det fremgår ligeledes, at ”the good cost-effectiveness makes Cecil the brand for athletic self-confident women”, hvilket også understreger kundesegmentet og omsætningskredsen.

Der er derfor ikke overensstemmelse mellem klagers og min klients relevante omsætningskredse, idet min klients relevante kundekreds er yngre og modebevidste kvinder, og klagers relevante omsætningskreds fortsat og primært er mænd, som nu udgør den ældre del af befolkningen og primært er fra arbejdermiljøer.

c. Køberadfærd:

Købssituationen for så vidt angår klagers varer og min klients varer er også forskellig, idet salgsstederne typisk adskiller sig fra hinanden, ligesom de omhandlede varer, cigaretter hhv. tøj og accessories ikke købes i samme købssituation.

Der kan i den forbindelse henvises til indsigelsesafgørelsen vedrørende MP 739231 mellem House of Prince A/S og David Austin Roses Ltd. vedrørende varemærkerne PRINCE (ord og figur) og THE PRINCE (ord) for henholdsvis cigaretter og ”natural plants and parts thereof”. For det første er varemærket PRINCE dokumenteret velkendt og udpræget indarbejdet modsat klagers påberåbte mærker i nærværende sager, og for det andet kan ”natural plants and part thereof” i klasse 31 omfatte rå tobak, tobaksplanter eller dele deraf, og dermed en råvare til House of Prince A/S’ produkter. Alligevel blev varerne og mærkerne opfattet som ikke værende af en sådan karakter, at brugen ville skade House of Prince A/S’ varemærkes særpræg eller renommé uanset PRINCE mærkets velkendthed.

Derudover henvises til afgørelse i indsigelsen mod VR 1999 03087 mellem Unilever NV og Orlik Tobacco Company A/S af 21. februar 2001 vedrørende varemærkerne MAGNUM i klasse 34 og ord- og figurmærkeregistrering af MAGNUM omfattende fødevarer i klasse 30, herunder nydelsesmidlerne ”brød, kager, konfekturevarer og spiseis”. Der blev statueret velkendthed for så vidt angår indsigers varemærke MAGNUM for spiseis, dvs. et nydelsesmiddel som kan købes på præcis samme udsalgssteder som cigaretter. I den forbindelse bemærkede styrelsen, at ”bestemmelsen i Varemærkelovens § 15, stk. 4 nr. 1, giver udvidet beskyttelse til velkendte varemærker, hvis goodwill må anses for særlig ømfindtlig eksempelvis på grund af varernes karakter – den såkaldte ”rottegiftregel”. Reglen skal sikre mod, at beskyttelsen af et identisk eller lignende mærke for ”mindre lødige” varer skader det velkendte mærkes særpræg eller renommé”.

Det blev dog ikke fundet, at tobaksvarer var af mindre lødig karakter. Der var derimod tale om to nydelsesmidler, men der blev alligevel ikke konstateret utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé eller skade på indsigers mærkes særpræg eller renommé.

I nærværende sager er der ingen med klagers tilgrænsede varer, hvilket også betyder, at der ikke er mulighed for odiøs brug af min klients mærker i form af utilbørlig udnyttelse eller skade på klagers mærkers særpræg eller renommé, jf. også det følgende.

d. Konkret anvendelse / brugen som anført i VML § 15, stk. 4, nr. 1:

Anvendelsen, udformningen og den konkrete brug af min klients mærker indeholdende CECIL er meget forskellig fra klagers påberåbte mærker. Klagers anvendelse af CECIL RØD henholdsvis CECIL GRØN på cigaretpakkerne er med en særlig gammel skrifttype i rød indrammet med guld efterfulgt af henholdsvis en grøn og en rød trekant. Derudover er cigaretpakkerne påført betegnelserne ”original” hhv. ”filter”, som angiver cigarettyperne. Jeg vedlægger et print af to pakker cigaretter fra klager i bilag G.

Min klients brug af sine mærker indeholdende CECIL er med en moderne, simpel skrifttype og i versaler, og med farver, der hverken er i rød eller grøn.

Der er således intet, der kunne medføre, at omsætningskredsen kan skabe en sammenhæng mellem de af klager påberåbte mærker og mind klients mærker. Der kan således ikke konstateres utilbørlig udnyttelse af eller skade på de af klagers påberåbte mærkers særpræg eller renommé ved brugen af min klients angrebne mærker i medføre af VML § 15, stk. 4, nr. 1.

e. Sameksistens:

Min klient er indehaver af en EU-varemærkeregistrering indeholdende CECIL, nemlig ordmærkeregistreringen CTM 34553 CECIL fra 1. april 1996 for varer i klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 25 og 26. Det fremgår heraf, at min klient har senioritet for samme mærke fra varemærkeregistreringer nationalt i Tyskland, Benelux, Frankrig, Italien og Portugal. Det bemærkes dertil, at klagers figur-mærkeregistrering i EU, CTM 1189653 fra 28. maj 1999 for cigaretter og med senioritet fra Danmark, England og Irland sameksisterer med min klients EU-varemærkeregistrering.

Derudover har Moss Bros Group PLC også europæiske varemærkeregistreringer indeholdende CECIL, nemlig CTM 693952 CG CECIL GEE fra 1. december 1997 og CTM 217950 CECIL GEE fra 1. april 1996 for bl.a. varer i klasserne 18 og 25, herunder for beklædningsgenstande til mænd.

Vedlagt fremsendes for god ordens skyld udskrifter af de nævnte EU-registreringer indeholdende CECIL i bilag H.

De nævnte mærker sameksisterer på europæisk plan, og det kan derfor undre, at klager ikke tillader sameksistens med min klients mærker i Danmark, når klager kan acceptere sameksistens i EU, som jo bekendt også omfatter Danmark.

Som det fremgik af klagers europæiske varemærkeregistrering, er der krævet senioritet fra bl.a. en engelsk registrering af CECIL-figurmærket. Af det engelske register fremgår imidlertid, at der sameksisterer en lang række mærker indeholdende CECIL i England, herunder klagers registrering, i klasserne 25 og 34 samt i andre klasser, jf. vedlagte udskrift af varemærker indeholdende CECIL fra The Patent Office i England i bilag I.

Ligeledes fremgår det af det australske register, at klagers rettigheder sameksisterer med andre rettigheder indeholdende CECIL for en lang række varer, herunder tøjvarer i klasse 25, jf. vedlagte udskrift i bilag J

Ovenstående dokumenterer, at der ikke er tale om tilgrænsede eller kolliderende varer for så vidt angår klagers varer, nemlig cigaretter, og min klients varer, nemlig tøj.

Der henvises desuden til Ankenævnets afgørelse nr. 2003 00038 vedrørende VR 2000 01278 TRIP TRAP, hvorefter nævnet ikke fandt, ”at brugen af mærkerne ville medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkernes særpræg eller renommé på områder, hvor der ikke er varekollision, idet det bemærkes, at mærkerne har sameksisteret på det danske marked i mange år”.

Ligeledes har klagers og min klients mærker sameksisteret i en årrække på europæisk plan.

f. De af klager påberåbte mærkers betydning:

Cecil er et personfornavn, og retten til anvendelse af CECIL tilkommer derfor de personer, der bærer navnet Cecil, hvilket i Danmark er 13 mænd og 8 kvinder i 2005, jf. vedlagte udskrifter fra Danmarks Statistik i bilag F. Anvendelsen af personnavne er afhængig af mode og kan derfor variere meget over tid.

Min klienters virksomhedsnavne, Cecil Modehandel GmbH og Cecil GmbH, består i det væsentligste af navnet Cecil, hvilken anvendelse ikke er protesteret imod af klager.

Det er således klart, at de af klager påberåbte mærker vanskeligt vil kunne opnå en såkaldt KODAK beskyttelse, idet der ikke er tale om, at mærkerne består af fantasi- eller kunstord, og idet navnet Cecil kan anvendes af andre end klager.

Dertil gøres gældende, at selvom klagers mærke muligvis var stærkt indarbejdet for 20 år siden er det ingenlunde tilfældet i dag. Klagers anbringende, at Cecil er så stærkt indarbejdet, at beskyttelsen kan udstrækkes til min klients ansøgte varer i klasse 25 hhv. klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 25 og 26 må således afvises.

g. Øvrige momenter:

Klagers henvisning til ”brand extension” og tobak som livsstilsprodukt angår ikke klagers påberåbte mærker og er desuden ikke dokumenteret for så vidt angår klagers påberåbte mærker.

At det kan være almindeligt at benytte sig af ”brand extension” for en lang række produkter bestrides ikke, jf. bl.a. VIRGIN for musik, nu også for bl.a. luftfartsvirksomhed; ISS for rengøring, nu også plejehjemsservice; NOVO insulin, nu også enzymer til vaskemidler via Novozymes.

Det er således generelt muligt at ”brand extende”, såfremt man ikke krænker andres rettigheder – dog ikke for tobaksvarer grundet varens særlige karakter, jf. som bekendt forbudet mod tobaksreklamer, herunder forbudet mod ”brand extension” for cigaretproducenter i tobakslovgivningen.

KONKLUSION

På baggrund af det fremførte anmodes Ankenævnet om at stadfæste de indklagede afgørelser, og det gøres i den forbindelse gældende,

- at mine klienters mærker ikke er identiske med klagers påberåbte mærker,

- at mine klienters mærker sameksisterer med klagers mærker i EU

- at mine klienter og klager har forskellige omsætningskredse for mærkerne i nærværende sager

- at brugen af mine klienters mærker ikke forleder de relevante omsætningskredse til at tro, at der er en sammenhæng med klagers påberåbte mærker,

- at brugen af mine klienters mærker ikke er utilbørlig, jf. VML § 15, stk. 4, nr. 1,

- at brugen af mine klienters varemærker ikke skader, jf. VML § 15, stk. 4, nr. 1,

- at klagers påberåbte mærker ikke er tilstrækkelig indarbejdede og velkendte til at beskyttelsen heraf kan udstrækkes til at omfatte mine klienters angrebne mærker

Der forbeholdes ret til at fremkomme med yderligere anbringender og beviser til støtte for indklagedes varemærkeregistreringer, jf. bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 9, stk. 2, jf. § 8, stk. 3….”

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 29. september 2005 afgivet følgende udtalelse:

”… Vedrørende CECIL

Som svar på Ankenævnets brev af 23. september 2005 skal styrelsen udtale følgende:

Klager henviser bl.a. til, at det er sædvanligt at anvende ”brand-extension”, herunder også indenfor tobaksindustrien, og at ”brand-extension” er medvirkende til, at forbrugere skaber en sammenhæng mellem de forskellige varer, hvorved forbrugere forledes til at tro, at de hidrører fra én og samme virksomhed.

Styrelsen er enig med klager i, at der også indenfor tobaksindustrien har forekommet ”brand-extension” sted. Udover den af klager anførte ”brand-extension” af mærket MARLBORO kan nævnes mærket CAMEL, der også anvendes for fodtøj, DAVIDOFF, der også anvendes for bl.a. parfume og cognac, og YVES SAINT LAURENT (YSL), der også anvendes for bl.a. beklædningsgenstande og parfume. Denne form for ”brand-extension” i forbindelse med varemærker brugt for tobaksva-rer er dog blevet forbudt efter lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksrekla-me m.v..

Styrelsen finder imidlertid, at selvom det særligt i relation til velkendte mærker er blevet mere almindeligt at gøre brug af ”brand-extension”, så kan dette ikke i sig selv føre til, at velkendte mærker, uanset graden af velkendthed, må anses for beskyttet i forhold til alle den type produkter, som det ud fra en umiddelbar betragtning kan være attraktivt at foretage en ”brand-extension” til. Dette bør særligt gælde, når der er tale om så artsfremmede varer, som det er tilfældet i nærværende sag.

Under hensyn til den grad af velkendthed som klager har dokumenteret mærket CECIL har, finder styrelsen, at en så bred beskyttelse, som der lægges op til af klager, alene bør anerkendes i det omfang det kan dokumenteres, at der er sket en egentlig brancheglidning mellem de omhandlede varer. En sådan dokumentation ses ikke at være fremlagt af klager.

Styrelsen finder det endvidere usandsynligt, at der er sket en brancheglidning mellem de omhandlede varer, da der efter styrelsens erfaring kun er ganske få cigaretproducenter, der anvender ”brand-extension”, herunder i forhold til de varer, der er omfattet af det angrebne mærke.

Hertil kommer, at varerne omfattet af det angrebne mærke er ganske artsfremmede i forhold til cigaretter, ligesom de sælges fra andre salgssteder. Der er derfor intet der tyder på, at der skulle være sket en egentlig brancheglidning mellem ”cigaretter” og de varer, der er omfattet af det angrebne mærke, og styrelsen finder det derfor også usandsynligt, at forbrugere skulle skabe en ”sammenhæng” mellem disse varer og deres kommercielle oprindelse. Styrelsen finder derfor, at brugen af det angrebne mærke for de i sagen omhandlede varer ikke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé.

Styrelsen skal med denne tilføjelse derfor fastholde afgørelsen af 24. maj 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes….”

Ved brev af 3. november 2005 har klager kommenteret udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen og fremkom med følgende:

”… Styrelsen bekræfter klagers bemærkninger vedrørende brand extension og bekræfter således tillige at være bekendt med, at dette har fundet sted indenfor tobaksindustrien også.

Det er korrekt at det i henhold til Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. bestemmes, at det ikke er tilladt at reklamere for tobaksvarer eller anvende navne på tobaksprodukter på andre varer, f.eks. beklædning.

Men det fremgår også af lovens § 3 stk. 2, nr. 6, at forbuddet ikke gælder de navne, der var i brug forud for den 13. december 2000. Det betyder, at eksisterende brandextension på dette tidspunkt blev undtaget og dermed fortsat er tilladt for så vidt angår de virksomheder, der faldt ind under undtagelsen og som i dag benytter sig af brand extension.

Cigaretmærket MARLBORO bruges således stadig f.eks. i forbindelse med beklædning, hvilket styrelsen også henviser til.

I konsekvens heraf vil der efter min opfattelse netop hos forbrugeren kunne være en overordnet stor sandsynlighed for, at indklagedes brug af CECIL på beklædning vil kunne forlede forbrugerne til at tro, at der er en forbindelse med klager – ikke mindst på grund af indarbejdelsen af CECIL på det danske marked.

Af samme grund er det fortsat min opfattelse, at der herved vil være tale om en brug, der vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte varemærke CECIL samt dette mærkes særpræg og renommé.

Styrelsen taler om dokumentation for brancheglidning. Dette forekommer irrelevant, idet der allerede er eksempler på, at dette er forekommet og stadig er forekommende, jfr. MARBORO og CAMEL tilfældene, som styrelsen henviser til i sit brev.

Klager har selvsagt krav på udvidet beskyttelse ligesom alle andre indehavere af velkendte mærker og der bør ikke herske tvivl om, at Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. ikke i sig selv har nogen indflydelse på begrebet velkendthed i Varemærkelovens forstand ligesom den ej heller har indflydelse på, hvor vidt graden af velkendthed rækker.

I relation til svaret i sagerne fra Chas. Hude A/S af 13. september 2005 bemærkes:

Det er dokumenteret, at klagers varemærke CECIL er i brug og har været det i årevis og dette bekræftes tillige i styrelsens afgørelse.

Derudover bemærkes, at klager er indehaver af en registrering for ordmærket CECIL, hvilket som bekendt giver ret til at gengive mærket i en hvilken som helst grafisk udformning.

Den samme mulighed har indklagede i og med at der er tale om ordmærker, hvoraf den ene registrering tilmed er for det identiske mærke CECIL.

Da varemærkeretten er frit overdragelig er der set med klagers øjne med en accept af indklagedes registreringer tillige en risiko for at disse mærker kan overdrages til en virksomhed, der måtte have intentioner, der ikke er forenelig med klagers interesser, hvormed der er en forøget risiko for utilbørlig udnyttelse af klagers mærkes særpræg og renommé.

Det er interessant at indklagede gør gældende, at varemærket CECIL ikke kan anses som velkendt. Dette turde være dokumenteret tydeligt i bilagene 6-9 og styrelsen har da også bekræftet i sin afgørelse, at mærket må anses for velkendt.

Det er ikke korrekt når indklagede i brev af 13. september 2005 anfører, at omsætningskredsen for så vidt angår klagers og indklagedes produkter er forskellig. Der er uden tvivl en del rygere i indklagedes omsætningskreds. Det modsatte er i hvert fald ikke dokumenteret fra indklagedes side.

Indklagedes antagelse, at personer i klagers omsætningskreds er over 50 år er helt udokumenteret. Indklagede overser åbenbart det faktum, at der er mange unge/yngre rygere, som også er en del af indklagedes omsætningskreds.

Indklagede anfører, at der foreligger sameksistens af egne mærker og klagers i Europa. Hertil bemærkes, at dette skyldes, at klager ikke har solgt CECIL på andre nationale markeder end Danmark.

På baggrund af det i mit brev af 6. juli 2005 samt det ovenfor anførte fastholdes det,

at indklagedes varemærke CECIL er identisk med klagers,

at indklagedes varemærker CECIL-CONNECTION, CECIL-REPUBLIC og CECIL INDUSTRIES er forvekslelige med klagers varemærke CECIL

at klagers varemærke er indarbejdet og velkendt,

at klagers varemærke i kraft af indarbejdelse og velkendthed nyder udvidet beskyttelse,

at en sådan udvidet beskyttelse omfatter de varer, der er omfattet af indklagedes registreringer,

at indklagedes brug og registrering af CECIL, CECIL-CONNECTION, CECIL INDUSTRIES og CECIL-REPUBLIK indebærer en udvanding af det særpræg, der knytter sig til klagers varemærke CECIL,

at indklagedes brug og registrering af CECIL, CECIL-CONNECTION, CECIL INDUSTRIES og CECIL-REPUBLIK indebærer en utilbørlig udnyttelse af det renommé, der knytter sig til klagers varemærke CECIL,

at en brug af indklagedes varemærke CECIL, CECIL-CONNECTION, CECIL INDUSTRIES og CECIL-REPUBLIK vil forlede forbrugerne til at tro, at der er tale om varer hidrørende fra klager….”

Ved brev af 10. november 2005 kommenterede indklagede styrelsens afgørelse af 29. september 2005:

”…

Styrelsen understreger heri, at klagers mærker ikke er dokumenteret velkendte i en sådan grad, at min klienters brug af sine ansøgte mærker medfører en utilbørlig udnyttelse af særpræget eller renomméet eller påfører skade på klagers mærkers særpræg eller renommé. Det kan tilføjes, at hverken brand-extension eller brancheglidning kendes fra danske cigaretmærker.

Dernæst skal det til klagers skrivelse af 3. november 2005 bemærkes, at den af klager fremsendte dokumentation for den påståede velkendthed primært angår markedsføring af klagers cigaretprodukt i perioden 1957 til 1985. Det vil sige en markedsføring, der fandt sted for mere end 20 år siden, hvilket ikke kan tillægges megen værdi i dag. At der tilsyneladende ikke er foregået senere markedsføring end til forbudet mod markedsføring trådte i kraft i 2000, giver en klar indikation af, at klagers omsætningskreds ikke har ændret sig men blot er blevet mindre og ældre i den mellemliggende periode. Klager har ikke dokumenteret andet.

Det fastholdes således, at klagers og mine klienters omsætningskredse er forskellige, og at produkterne er så artsfremmede, at brugen af min klients mærker ikke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade på klagers påberåbte mærkers særpræg eller renommé.

Klager har anført, at varemærkeretten er frit overdragelig, hvilket ikke bestrides. Derimod bestrides, at denne fri adgang til overdragelse af mærker har relevans for nærværende sager, idet beskyttelsesomfanget af klagers mærker ikke rækker til at omfatte min klients ansøgte mærker, uanset disse måtte overdrages til tredjemand.

Endelig fastholdes, at der foreligger formel sameksistens mellem klagers og mine klienters mærker i Europa, og det er herefter blot noteret, at klager ikke har solgt CECIL på andre nationale markeder end Danmark.

Jeg skal på baggrund heraf fastholde det i min skrivelse af 13. september 2005 fremførte og anmode Ankenævnet om at stadfæste de indklagede afgørelser. …”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 14. juni 2006