RESUMÉ:
AN 2005 00050 – VR 2003 03412 – figurmærke
– forvekslelighed.
I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i fuldt omfang. Styrelsen fandt ikke, at mærkerne i denne sag lignede hinanden, eller at der kunne antages en forbindelse mellem dem. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2006, den 31. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Michael Dorn, Steffen Gulmann og
følgende kendelse i sagen AN 2005 00050
Klage fra
Diadora S.P.A.
Italien
v/ Sandel, Løje & Wallberg
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. september 2005 vedrørende VR 2003 03412 <fig>
for
Blend A/S
v/ Advokatfirmaet Henning Klee ApS
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 11. oktober 2006. For klageren mødte advokat Jette Sandel, der procederede sagen i overensstemmelse med et fremlagt påstandsdokument. Der blev ikke givet møde fra indklagede.
Ankenævnet udtaler:
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen nærmere anførte grunde tiltrædes det, at de to mærker ud fra en helhedsvurdering ikke ligner hinanden. Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.
Herefter
bestemmes:
Den påklagede afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Den 23. september 2003 indleverede advokat Henning Klee på vegne af Blend A/S en ansøgning om registrering af et figurmærke
for
Klasse 9: briller, solbriller; etuier til briller og solbriller
Klasse 18: håndtasker, rejse- og indkøbstasker, håndkufferter, kufferter, tegnebøger, punge, paraplyer
Klasse 25: beklædning til kvinder, mænd og børn; fodtøj og hovedbeklædning til mænd, kvinder og børn.
Varemærket blev registreret den 10. oktober 2003 og efterfølgende publiceret den 22. oktober 2003 i Dansk Varemærketidende.
I brev af 18. december 2003 fremsatte Sandel, Løje & Wallberg indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.
Indsigelsen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.
Indsigelsen blev fremsat på vegne af DIADORA S.P.A. og begrundet i, at indehavers figurmærke VR 2003 03412 var forveksleligt med indsigers ældre varemærke VR 1984 01995, CTM2403012 samt CTM1768480.
Der blev henvist til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
I brev af 20. februar 2004 imødegik indehavers fuldmægtig indsigelsen og argumenterede for, at mærkerne ikke lignede hinanden.
I brev af 26. april 2004 indsendte indsiger materiale til dokumentation for opfyldelse af brugspligt i forhold til indsigers danske varemærkeregistrering, hvilket blev imødegået af indehavers fuldmægtig i brev af 27. maj 2004.
Indsiger indsendte yderligere materiale i brev af 9. december 2004, der blev kommenteret af indehavers fuldmægtig i brev af 2. marts 2005.
Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i sagen den 27. september 2005 og tog ikke indsigelsen til følge. Afgørelsen blev nærmere begrundet som følger:
”…
2. Lovgrundlaget
Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis
”
der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse
med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det
ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende
art."
Det fremgår desuden af varemærkelovens § 25, stk. 1 at:
Har indehaveren af et registreret varemærke
ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens af slutning gjort reel brug af
varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er
registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan
registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til,
at brugen ikke har fundet sted.
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke: VR 2003 03412, figurmærket
Registreret for:
Klasse 9:
Briller, solbriller; etuier til
briller og solbriller.
Klasse 18:
Håndtasker, rejse- og
indkøbstasker, håndkufferter, kufferter, tegnebøger, punge, paraplyer.
Klasse 25:
Beklædning til kvinder, mænd og
børn; fodtøj og hovedbeklædning til mænd, kvinder og børn.
Indsigers mærker
VR 1984 01995
Registreret for:
Klasse 18: især tasker, håndtasker, mapper, håndkufferter, rejsekufferter, paraplyer, spadserestokke.
CTM2403012, figurmærket
Registreret i klasserne 16, 25 og
28, i klasse 25 særligt for: ”Beklædningsgenstande, sko, hovedbeklædning
CTM1768480, figurmærket
Registreret i klasse 9 for: Briller,
brilleglas, brillestel og brilleetuier; solbriller; beskyttelsesbriller.
Opfyldelse af brugspligt
Indsiger har indsendt dokumentation for opfyldelse af brugspligten i forhold til indsigers ældre, danske varemærkeregistrering VR 1984 01995. Denne registrering omfatter varer i klasserne 18, 25 og 28.
Indsiger har indsendt dokumentation ad flere omgange.
Det er efter at have gennemgået materialet styrelsens opfattelse, at det er dokumenteret, at varemærket VR 1984 01995 kan anses for at være anvendt for ”tasker”, der henføres til klasse 18. Styrelsen har herved lagt vægt på, at de indsendte fakturaer dateres tilbage til marts 2001, og at de varenumre, der er angivet på fakturaerne, korresponderer med varenumre i kataloger. Styrelsen har i den forbindelse ikke tillagt det særligt vægt, at katalogerne er affattede på andre sprog end dansk.
Styrelsen finder det i øvrigt dokumenteret, at mærket er blevet brugt på den måde det er registreret; der henvises til at mærket bruges alene på enden af taskerne.
Sammenfald af varer:
Der er sammenfald i klasse 9 og 25. I forhold til klasse 18 er der efter styrelsens opfattelse sammenfald mellem ”tasker”, som indsiger har dokumenteret, at mærket er brugt for, og ”håndtasker, rejse- og indkøbstasker, håndkufferter, kufferter”.
Sammenligning af mærkerne:
Indehavers mærke består af to tynde streger, der begge er åbne vinkler. Stregerne danner hver for sig og sammen en spids. De opadgående linier fra spidsen buer ind mod hinanden og er i øvrigt betydeligt kortere end de nedadgående linier.
Indsigers mærker består af en samlet ”fed”, mørk streg, der danner en spids. Den opadgående bue er en jævn bue.
Parterne har under sagen henvist til eksempler fra praksis, der henholdsvis viser eller ikke viser mærke-lighed. Der er primært tale om henvisninger til ældre praksis.
Styrelsen finder ud fra en samlet vurdering, hvor der er lagt vægt på at der er tale om ”udfyldte” mærker i mørk nuance hos indsiger over for et mærke i en tynd streg og under henvisning til, at der er tale om en særdeles enkel figur, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering ikke ligner hinanden.
Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen V-109-02 (AN 2000 00035), hvor Sø- og Handelsretten - med dissens – fandt, at Ankenævnets afgørelse om, at mærkerne ikke var forvekslelige, var korrekt. Tvisten drejede sig om følgende mærker:
Styrelsen finder derfor ud fra en helhedsvurdering, at mærkerne i nærværende sag ikke ligner hinanden eller at der kan antages en forbindelse mellem dem.
Der er sammenfald af varer, men mærkerne ligner ikke hinanden. Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen af varemærket VR 2003 03412 opretholdes derfor i fuldt omfang.
Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens §§ 15, stk. 1, nr. 2 samt 25 og 23, stk.2, jf. 28, stk. 5.…”
Denne afgørelse indbragte Sandel, Løje & Wallberg på vegne af indsiger, DIADORE S.P.A. for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 25. november 2005.
Klagen blev nærmere begrundet i brev af 15. december 2005 med påstand om at afgørelsen omgøres, således at den foreløbige registrering af VR 2003 02312 afslås endeligt. Klager anførte følgende:
”… PÅSTAND
Styrelsen afgørelse omgøres således at den foreløbige registrering
VR 2003 02312 afslås endeligt.
ANBRINGENDER
Ved styrelsens
afgørelse fandt styrelsen at de pågældende figurmærker ikke er forvekslelige.
Sagen angår forveksling
mellem følgende mærker:
|
Ansøgte
mærke |
Indsigers
mærke |
|
|
|
Styrelsen har i sin
afgørelse henvist til at:
”Indehavers mærke består af to tynde streger,
der begge er åbne vinkler. Stregerne
Indsigers mærker består af en samlet ”fed”,
mørk streg, der
Styrelsen finder ud fra en samlet vurdering,
hvor der er lagt vægt på at der er tale om ”udfyldte” mærker i mørk nuance hos
indsiger over for et mærke i en tynd streg og under henvisning til, at der er
tale om en særdeles enkel figur, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering ikke
ligner hinanden”
Styrelsen har således
opfattet det angrebne mærke primært som bestående af to vinkler/spidser med
åbning i samme retning og i tynd streg, mens klagers mærke er opfattet som en
spids bestående af en fed streg.
Dette er ikke korrekt.
Der er ingen tvivl om at også det angrebne mærke opfattelse som en samlet
spids, som blot er
Både de opadgående og
ne
Ud fra ovennævnte kan
det således gøres gældende at ikke bare den overordnede udformning, men også de
enkelte detaljer er ensartede i udførelse. Det er rent faktisk vanskeligt at
finde væsentlige forskelle. Forskellene synes at ligge i farve og i detaljeforskelle,
men det overordnede helhedsbillede er at der er tale om to endog meget ens
mærker.
I denne sammenhæng
finder vi det uheldigt at vor klient EU-mærker er gengivet ganske utydeligt og
i en aflang gengivelse, der forvrænger deres egentlige fremtræden, og vi kan
frygte at dette kan have påvirket styrelsens afgørelse.
For så vidt angår
styrelsens bemærkning om at ”Parterne har
under sagen henvist til eksempler fra praksis, der henholdsvis viser eller ikke
viser mærke-lighed. Der er primært tale om henvisninger til ældre praksis.”,
skal blot bemærkes at der med indsigelsen af 18. december 2003 var vedlagt
uddrag af 11 nyere afgørelser fra OHIM, herunder fra OHIM’s appelkamre, med
figurmærke-afgørelser, der i hvert fald for visses vedkommende udviser
betydeligt større forskelle end de i denne sag omhandlede mærker.
Endelig har
styrelsen i sin afgørelse ”lagt vægt på
Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen V-109-02 (AN 2000 00035), hvor Sø- og
Handelsretten - med dissens – fandt, at Ankenævnets afgørelse om, at mærkerne
ikke var forvekslelige, var korrekt.”. Den nævnte afgørelse angik følgende
mærker:
Denne afgørelse er på
ingen måde analog til nærværende sag. Dels er mærkerne betydeligt mere
forskellige end mærkerne i nærværende sag alene af den grund at de angivne
mærker gengiver tre henholdsvis 2 buer, som desuden er placeret forskelligt i
mærkerne. Hertil kommer at den nævnte afgørelse er afsagt med dissens. At
henvise til blot en afgørelse, som yderligere er med dissens 2-1, styrker efter
vores opfattelse ikke an mærkerne i nærværende sag ikke skulle kunne
forveksles.
Udover ovennævnte
bemærkninger gør vi desuden gældende at styrelsen ikke i sin afgørelse tager
behørigt hensyn til at der foreligger direkte varekollision i alle tre klasser,
9, 18 og 25, hvilket i overensstemmelse med sædvanlig praksis efter den
såkaldte ”produktregel” stiller tilsvarende lavere krav til graden af
mærke-lighed.
Vi anmoder derfor
Nævnet på baggrund af en helhedsvurdering som gjort ovenfor, samt under hensyn
til de argumenter, vi har fremført under indsigelsessagen, at finde mærkerne
forvekslelige.
Afslutningsvist gør vi
for en god ordens skyld opmærksom på, at spørgsmålet om brugspligt overfor
indsigers registrering VR 1984 01995, hvorved styrelsen fandt at det under
sagen indleverede materiale dokumenterede brug for ”tasker” i klasse 18, ikke
er omfattet af nærværende anke. Det er alene spørgsmålet om forveksling, der
indbringes.
Som bilag er vedlagt udtræk af det angrebne
mærke, af indsigers mærker, kopi af styrelsens afgørelse, samt kopi af vores
indsigelse og efterfølgende indlæg på vegne indsiger….”
Ved brev af 4. januar 2006 med bilag har Advokatfirmaet Henning Klee ApS på vegne af indklagede kommenteret sagen med påstand om, at styrelsens afgørelse af 27. september 2005 stadfæstes. Indklagede fremkom med følgende:
”…
PÅSTAND:
Styrelsens afgørelse af 27. september 2005 stadfæstes.
ANBRINGENDER:
Til støtte for den nedlagte påstand påberåbes de under
indsigelsessagen fremlagte indlæg og bilag.
DOKUMENTER:
Bilag A: Indklagedes svarskrift af 20.02.2004
Bilag B: Indklagedes duplik af 27.05. 2004
Bilag C: Indklagedes indlæg af 2.03.2005
Bilag A:
20. februar 2004
Påstand: Afvisning
Ved bedømmelsen af spørgsmålet om varemærkeretlig forvekslelighed mellem de af sagen omfattede varemærker, bliver det relevant at drøfte, hvorvidt der foreligger lighed mellem mærkerne.
Der er tale om to rene figurmærker, som er gengivet sammen i indsigernes skrift side 2.
Umiddelbart adskiller de to figurer sig ved at fremstå som henholdsvis en massiv sort figur med en vis rumlig virkning (jf. nedenfor) og en plan stregtegning bestående af 4 streger forbundet i spidse vinkler og med et asymmetrisk præg.
Indsigernes figur fremstår med savtakker, som genfindes i de af indsigerne fremlagte registerudskrifter, og i hvilken form beskyttelse er opnået.
Omridset af figurerne er helt forskellig, og ansøgernes figur fremstår som ”åben” i højre side.
For så vidt angår spørgsmålet om motiv for de to figurer fremstår indsigernes mærke som en stor, stiliseret fugl med en langstrakt hals (eksempelvis en svane) og vist ved opflyvning.
Figurens venstre del afsluttes med hoved og næb. I modsat retning fortsætter halsen over i fuglens krop (den nederste del af figuren) der viser en karakteristisk krumning forårsaget af belastningen af fuglens vinger, når den hæver sig fra jorden. Den øverste højre del af figuren gengiver således stiliseret fuglens vingeslag.
Ansøgernes figur giver ingen associationer til det nævnte motiv, men bringer tanken hen på en pilespids.
Det bestrides herefter, at der består identitet mellem de to figurer endsige tilnærmelsesvis identitet.
For begge mærker gælder det, at der er tale om forholdsvis simple og i opbygning ret ukomplicerede figurer, der har karakter af dekorative elementer i kombination med parternes ordmærker ved brug.
Som det fremgår af indsigernes fremlagte dokumentation for brug samt af én af de påberåbte registreringer, benyttes indsigernes figur sammen med ordmærket/navnet DIADORA.
Ansøgernes brug af sin relativt anonyme figur vil ske i kombination med deres navn/housemark BLEND, og skal alene tjene et dekorativt formål.
Af disse årsager er den af indsigerne påberåbte teori om det udviskede erindringsbillede uden relevans i denne sag.
Ansøgerne bemærker i øvrigt, at den påberåbte EF-registrering af figur/DIADORA viser en variant af indsigernes figur, der adskiller sig i endnu højere grad fra ansøgernes figur, hvilket ses ved en sammenstilling af indsigernes 3 påberåbte registreringer vist i Bilag A.
Det antages almindeligvis i registreringspraksis, at der kræves ganske stor lighed mellem to rene figurmærker ved bedømmelsen af spørgsmålet om mærkelighed, hvor der skal lægges vægt på helhedsindtrykket.
Som eksempler fra registreringspraksis gengivet i ”varemærker Registreringspraksis Tillæg 1980-1984-Patentdirektoratet” fremlægges som Bilag B-E en række afgørelser til støtte for ansøgernes påstand.
Spørgsmålet om beskyttelse af figurmærket har været genstand for EF-Domstolens bedømmelse i sagen C-408/01 Adidas Salomin AG v. Fitnessworld Trading Ltd. fra oktober 2003, der omhandlede Adidas kendte mærke bestående af 3 parallelle striber overfor 2 striber, begge benyttet for beklædning.
Domstolen fastslog bl.a., at når den relevante kreds af publikum alene opfatter tegnet som en forskønnende dekoration af varen, er der ikke nødvendigvis etableret nogen forbindelse til et registreret varemærke, med det resultat, at samtlige betingelser for beskyttelse ikke er opfyldt i.h.t. Art. 5(2) i Direktiv 89/104 EEC.
For ansøgernes figur gælder som ovenfor anført, at der i høj grad er tale om en forskønnende dekoration af ansøgernes varer, der ikke skaber nogen forbindelse til de italienske indsigeres virksomhed.
Det bestrides herefter, at der består en risiko for varemærkeretlig forveksling af de to figurer, hvorfor det høfligst henstilles til Styrelsen, at indsigelsen afvises, og det ansøgte, registrerede mærke opretholdes….”
Bilag B
27. maj 2004
”…Ad dokumentation for brug.
Indsigernes udredning om det engelske sprogs udbredelse i Danmark leverer selvsagt ikke noget bevis for, at de pågældende brochurer vitterligt er benyttet på det danske marked.
Med hensyn til den udaterede dokumentation bygger indsigerne alene på formodninger, der ikke har bevismæssig værdig.
Hvad angår de fremlagte fakturakopier for perioden 1998 – 2002 fremgår det, at indsigerne altid benytter den påberåbte figur i kombination med indsigernes navn DIADORA, hvorved der således ikke er sket brug af mærket i overensstemmelse med den påberåbte registrering VR 1984 01995.
Det overlades til Styrelsen at bedømme den bevismæssige værd af indsigernes udredning om fakturamaterialet sammenholdt med brochuremateriale m.v.
Der er herefter ansøgernes standpunkt, at indsigerne ikke har opfyldt brugspligten efter varemærkelovens § 25, hvilket spørgsmål Styrelsen høfligst anmodes om at tage stilling til jf. § 28, stk. 5.
Ad indsigers bemærkninger til mærkelighed.
Ansøgerne er uenige i indsigernes opfattelse motiverne som grundlag for parternes figurer, der udtrykker indsigernes individuelle synspunkt, ligesom ansøgerne ikke kan tilslutte sig det synspunkt, at der er tale om ”tilnærmelsesvis identiske” mærker i deres grundform.
Den dokumenterede anvendelse af indsigernes figur i kombination med navnet DIADORA understreger førstnævntes karakter af et dekorativt element.
Ansøgerne deler derfor ikke indsigernes fortolkning af EF-Domstolens afgørelse C-408/01 i den foreliggende sag, hvor der med rimelighed kan tales om en relevant køberkreds i forhold til sagens parter.
Det gøres herefter gældende, at indsigernes figur opfattes som et dekorativt, forskønnende element af den relevante køberkreds for varer hidrørende fra DIADORA.
Den nedlagte
påstand fastholdes således, idet Styrelsen anmodes om at afvise indsigelsen.
Bilag C
Indlæg af 2. marts 2005
”…Indsigers indlæg af 9. december 2004 med bilag indgivet efter den meddelte frist 8. december 2004 giver anledning til følgende bemærkninger:
De i indlæg af 20.02 og 27.05 2004 på vegne af ansøger fastholdes.
For så vidt angår indsigers fremlagte brochurer på engelsk som dokumentation for brug af den påberåbte figurmærkeregistrering i Danmark fremgår det heraf, at figurmærket alt overvejende anvendes i tæt forbindelse med indsigernes ordmærke/housemark DIADORA.
Det bestrides således, at indsigerne har opfyldt lovens betingelser for brug af et registreret varemærke her i landet.
Den af indsigerne fremlagte erklæring fra GETRO A/S er at betragte som et partsindlæg i sagen, og som i øvrigt ikke tager stilling til, hvorvidt det af indsigerne påberåbte figurmærke er benyttet sammen med ordmærket DIADORA, men som bekræftes ved de fremlagte brochurer, hvortil erklæringen henviser.
Det forhold, at indsigernes brochurer er på engelsk giver stadig anledning til tvivl, uanset indsigernes mindelige anmodning, om, hvorvidt de fremlagte brochurer rent faktisk er distribueret i Danmark.
I relation til den af indsigerne påståede mærkelighed mellem de af sagen omfattede figurmærker påberåbes en afgørelse i OHIM´s Cancellation Division af 19.10.2000 (Diadora SpA ctr. Shenlywon Sports Co. Ltd).
Afgørelsen vedlægges om bilag i sagen.
I omtalte sag søgte indsigerne på grundlag af samme figurmærkeregistrering som i nærværende sag at få ophævet en figur/ordmærkeregistrering beskyttet under CTM nr. 775478 angiveligt med henvisning til figurelementet i denne registrering.
De to mærker fremgår af side 8 i afgørelsen.
The First Cancellation Division fandt efter en overordnet bedømmelse, at der ikke bestod lighed mellem mærkerne og afslog derfor rekvirentens begæring.
Ansøgerne skal afslutningsvis, sammenfattende til støtte for afvisningspåstanden i nærværende sag gøre gældende:
-at indsigernes figur frembyder lighed med en stiliseret fugl med en langstrakt hals,
hvor ansøgernes mærke har lighed med en pilespids
-at indsigernes mærke fremstår som en massiv sort figur,
hvor ansøgernes mærke er en stregtegning, åben i begge ender i højre side
-at indsigernes mærke peger opad,
hvor ansøgernes mærke peger horisontalt til venstre
hvorved det bestrider, at der foreligger mærkelighed.
Ansøgerne henstiller herefter til Styrelsen, at indsigelsen ikke tages til følge, og ansøgerne registrering opretholdes….”
Den 7. februar 2006 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:
”… Vedrørende et figurmærke
Som svar på ankenævnets brev af 18. januar 2006 skal styrelsen udtale følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 27. september 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes….”
Klager har i brev af 8 marts 2006 kommenteret styrelsens med følgende udtalelse:
”…Da begge parter har henvist til indsigelsesafgørelsen og forudgående korrespondance, og således ikke har bibragt nærværende sag nye oplysninger eller argumenter i forhold til indsigelsessagen, vil vi henholde os til indholdet i og bilagene til vores brev af 15. december 2005 som begrundelse for hvorfor styrelsens afgørelse må omgøres….”
Indklagede er ikke fremkommet med yderligere kommentarer.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker den 31. oktober 2006