RESUMÉ:
AN
2006 00009 - VR 2005 00147 PRINCE <w> Velkendthed - Særpræg
Indehaveren af ordmærket PRINCE fremsatte
indsigelse mod registrering af ordmærket PRINCE. Indsiger begrundede
indsigelsen med, at registrering og brug af ordmærket PRINCE vil medføre en
utilbørlig udnyttelse af og skade på Prince-mærkets særpræg og renommé. Patent-
og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt
registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker som med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr.
1, omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen
af VR 2005 00147.
KENDELSE:
År 2006, den 30. november afsagde
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen
Gulmann og Jens Schovsbo)
følgende kendelse i sagen AN 2006
00009
Klage fra
House of Prince A/S
Søborg
v/Kromann
Reumert Advokatkontor
over
Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af
30. november 2005 vedrørende sagen VR 2005 00147 PRINCE <w> for
General Biscuits Belgie
Belgien
v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet anser det for
godtgjort, at indsigers ordmærke PRINCE på registreringstidspunktet var
velkendt her i landet, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Indehavers brug
af et identisk ordmærke for en række varer i klasserne 29, 30 og 32 indebærer
efter Ankenævnets opfattelse en sådan utilbørlig udnyttelse eller skade af det
ældre varemærkes særpræg eller renommé, at nævnet tager klagen til følge.
Herefter bestemmes:
Styrelsens
afgørelse omgøres og registreringen af VR 2005 00147 ophæves.
Sagens baggrund:
Den 11. november 1997
indleverede General Biscuits Belgie
en ansøgning om registrering af ordmærket PRINCE for
Klasse 29: Kød, fisk,
skinke, fjerkræ og vildt; delikatessevarer (ikke indeholdt i andre klasser);
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj,
frugtpuré, frugtmos, frugtsauce; suppe; konserves
fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller
delikatessevarer; konserverede, tørrede, kogte eller frosne færdigretter
fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller
delikatessevarer; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller
uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; snacks i form af små stykker
tilberedt svinekød; mælk mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat
smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt,
mousser, cremer og fløde, creme- og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost,
ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter;
frosne mælkevarer, gærede mælkevarer; spiselige olier, olivenolie, spisefedt.
Klasse 30: Kaffe, the, kakao, kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede
drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier
(søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); pasta (med eller uden smagsstoffer
og/eller fyld), næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter; tilberedte retter
helt eller delvis fremstillet af pasta; færdigretter helt eller delvis
fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager,
konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller
uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks
sammensat af kiks, kage, dej, herunder butterdej, eller pandekagedej; spiseis,
frossen creme; honning, salt sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede
eller søde), pastasauce, krydderier.
Klasse 32: Mineralvand og
kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og grøntsagsjuice,
frugt- eller grøntsagsbaserede drikke, lemonade,
tonicvand, ingefærdrikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling
af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og grøntsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke
indeholdende en mindre andel af mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende
en mindre andel af mælkegæringsmiddel.
Varemærket blev registreret
den 11. januar 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.
I brev af 22. marts 2005
fremsatte Kromann Reumert Advokatfirma på vegne House of
Prince A/S, Søborg indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed efter varemærkelovens
§ 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.
Indsigelsen blev fremsat
under henvisning til, at indsigers mærke, PRINCE, VR 1963 02921 og VR 1981
02964, er særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i Danmark, og at brugen af et
identisk yngre mærke for varer i klasserne 29, 30 og 32, nemlig VR 2005 00147,
vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg og renommé.
Til støtte for indsigelsen henvistes til
varemærkelovens §§ 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1.
Indehaver har i brev af 25.
august 2005 ikke bestridt, at indsigers mærke er velkendt, men har anfægtet, at
det er så velkendt, at beskyttelsen kan udstrækkes til at omfatte levnedsmidler.
Det er således indehavers opfattelse, at kundekredsen ikke skaber en sammenhæng
mellem varemærket Prince for cigaretter og varemærket Prince for levnedsmidler.
Den 30. november 2005 traf
Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse
ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen:
”… 2. Lovgrundlaget
Ifølge
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering,
hvis
" varemærket er identisk med eller
ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for
varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre
varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og
brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det
ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette
særpræg eller renommé.”
3. Vurdering og konklusion
Indsigers mærker: PRINCE (ordmærke)
Registreringsnr.: VR 1963 02921 og VR 1981 02964
Registreret for: Klasse
34: cigaretter og Klassehovedet for klasse 34
Indehavers mærke: PRINCE (ordmærke)
Registreringsnr.: VR 2005 00147
Registreret
for: Klasse 29: Konserverede,
tørrede og kogte frugter, geléer, syltetøj, frugtpuré, frugtmos,
frugtsauce; suppe; søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller
uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; mælk, mælkepulver, geleret og
pisket mælk tilsat smagsstoffer; mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter,
yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde, creme- og flødedesserter,
frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost,
skimmelost, ulagret frisk ost, ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet
hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne mælkevarer, gærede mælkevarer.
Klasse 30:
Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede
drikkevarer; chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde
eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); næringsmidler af korn,
morgenmadsprodukter, nemlig kornpræparater og majsflager; færdigretter helt
eller delvist fremstillet af dej; brød,
tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og
butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld
og/eller smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej
herunder butterdej eller pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt,
sennep, krydderier, saucer (søde).
Klasse 32:
Mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt- og
grønsagsjuice, frugt- eller grønsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand,
ingefærdrikke, sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af
drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke-alkoholholdige frugt- og
grønsagsekstrakter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af
mejeriprodukter, ikke-alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af
mælkegæringsmiddel.
3.a. Velkendthed
I en indsigelsessag mod MP nr. 707756 har
styrelsen fastslået, at PRINCE i Danmark er et velkendt varemærke for
cigaretter.
Denne vurdering blev umiddelbart lagt til grund i en senere
indsigelsessag mod MP nr. 739231.
På den baggrund og på baggrund af det indsendte materiale vil styrelsen
også i denne sag allerede anse det for dokumenteret, at PRINCE er et velkendt
varemærke for cigaretter.
Et velkendt varemærke kan nyde en
udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 i forhold til
mærkeligheden og varer af anden art, jf. også EF-domstolens dom i C-408/01
ADIDAS.
Bestemmelsen forudsætter ikke en
egentlig risiko for forveksling, men snarere at den berørte kundekreds skaber
en sammenhæng mellem varemærkerne, og at brugen af det yngre mærke derfor vil
medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé
eller skade dette.
3.b. Vurdering af om indehavers
mærke PRINCE vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på indsigers
mærkers særpræg eller renommé.
En utilbørlig udnyttelse foreligger, når forbrugerkredsen bibringes den
opfattelse, at mærkeindehavers varer har forbindelse til indsiger.
I nærværende sag er der identitet mellem
mærkerne.
Det angrebne mærke er imidlertid registreret for levnedsmidler. Det er
styrelsens opfattelse, at disse varer adskiller sig betydeligt fra cigaretter,
som indsigers mærke er velkendt for.
Uagtet at både levnedsmidler og cigaretter trods sidstnævntes
potentielt skadelige virkninger således kan være nydelsesmidler, er der dog
tale om nydelsesmidler af meget forskellig karakter, hvilket også blev lagt til
grund for afgørelsen i indsigelsessagen mod VR 1999 03087, Magnum.
Hertil kommer, at de omhandlede varer som udgangspunkt ikke købes i
samme købssituation, da cigaretter oftest er en
ekspeditionsvare, mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvare.
Ydermere findes der ved søgning i styrelsens varemærkeregister en række
registreringer, hvori mærkedelen PRINCE indgår. PRINCE er således ikke
fuldstændigt entydigt forbundet med indsiger, hvorved indsiger ikke kan gøre
krav på en beskyttelse over for alle varer.
Den betydelige forskel i varerne samt det forhold at flere virksomheder
har PRINCE registreret i forskellige klasser, medfører, at der ikke er risiko
for, at der ved brug af det yngre mærke for levnedsmidler vil blive skabt en
forbindelse mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed.
På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at brugen af det
angrebne mærke ikke vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade
på indsigers velkendte mærkes særpræg eller renommé.
Indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen opretholdes
i sin helhed.
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1...”
Denne afgørelse indbragte
indsiger House of Prince A/S ved Kromann Reumert i
brev af 26. januar 2006 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager
påstår Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse omgjort ved i det hele at
afvise registrering af det omhandlede varemærke. Klager har begrundet sin
påstand med følgende:
”… 1. Utilbørlig udnyttelse af særpræg og renommé
1.1
Indsigers velkendte
varemærke
Der er enighed mellem parterne om, at indsigers varemærke er velkendt. På denne baggrund og i overensstemmelse med hidtidig praksis og den fremlagte dokumentation lægger Patent- og Varemærkestyrelsen til grund, at indsigers varemærke er velkendt, men styrelsen finder ikke, at utilbørlighedskravet i varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 er opfyldt.
Som anført i indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen er utilbørlighedskravet i varemærkelovens regler om velkendte varemærker et objektivt krav, der ikke forudsætter, at udnyttelsen er tilsigtet af den krænkende part. Kravet forudsætter heller ikke, at brugen af mærket rent faktisk resulterer i en håndgribelig udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til mærket ved at den krænkende part opnår et mersalg men derimod blot, at brugen af det velkendte mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. Det er således end ikke et krav, at indsiger dokumenterer, at kundekredsen tidligere har skabt en forbindelse mellem mærkerne, men derimod alene, at indsiger sandsynliggør, at dette kan blive tilfældet, jf. OHIM’s Opposition Guidelines punkt 5.3.4.
1.2 Omfanget af indsigers varemærkeret
Indsigers mærke, PRINCE, er på ingen måde beskrivende for cigaretter. Ordet er arbitrært valgt i relation til den relevante produktgruppe og må allerede af den grund derfor anses for at have et stærkt særpræg og deraf følgende stærk beskyttelse, jf. R 308/2003-1 – Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L., præmis 27 samt R 472/2001 – Biba/Biba, præmis 24.
Den omfattende brug og indarbejdelse af PRINCE-mærket og det kendskab, der er knyttet til PRINCE-mærket i offentligheden, forstærker endvidere mærkets særpræg. PRINCE er, som det kan ses af kendskabsanalyserne fremlagt for Patent- og Varemærkestyrelsen i tilnærmelsesvis hele den relevante kundekreds (rygere) – og også blandt næsten alle voksne ikkerygere - tæt forbundet med indsigers produkter, hvorfor beskyttelsen af PRINCE-mærket skal udstrækkes meget vidt.
1.3 Utilbørlig udnyttelse af særpræg
og renommé
1.4 Beskyttelsens udstrækning
Forudsat, at et varemærke er velkendt, består der efter praksis relativt beskedne krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og til at de relevante kundegrupper skaber en sammenhæng mellem produkterne, for at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, jf. U 1997.795, hvor forbindelse mellem chokoladevarer og underholdningsbranche ikke var så fjern, at indsiger ikke havde krav på beskyttelse.
Til illustration fra praksis fra OHIMs, kan bl.a. henvises til R 472/2001 – Biba/Biba og R 308/2003-1 – Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L.:
I Biba-sagen, R 472/2001 fandt Board of Appeal, at der var
risiko for, at den relevante kundegruppe – yngre, modebevidste kvinder – ville
skabe en sammenhæng mellem mærket BIBA, som af indsiger blev benyttet for et
modemagasin til kvinder, og den anvendelse, som mærkeansøger agtede at gøre af
samme mærke. Beskyttelsen blev ikke blot udstrakt til tøjartikler,
make-up, skønhedspleje mv. men til blegemidler og andre produkter til brug for
tøjvask, rengøring mv. Board
of Appeal udtalte, at brug af mærket for samtlige
produkter ”…incontestably
enable the appellant to take unfair advantage of the reputation of the BIBA
trademark to make its own products known…”.
I Mango-sagen, R 308/2003, udtalte Board of Appeal i præmis 34 følgende om sammenhængen mellem dametøj og hjelme til sportsbrug:
”Thus it
is conceivable that the public buying MANGO clothing might also carry out a
sporting, leisure or DIY activity in which protective helmets are worn and the
goods covered by the earlier mark could complement the goods in the
application, which as discussed already cannot be restricted to the sport of cycling
[præmis23]. It cannot be excluded that young, sporty, dynamic and fashion conscious
women, who are precisely the focus of the opponent’s MANGO marketing strategy,
will strive to match their accessories to their collection of MANGO clothes,
and as part of the image will wear co-ordinating headgear.”
Det følger af nævnte praksis, at beskyttelsen af velkendte varemærker udstrækkes endog meget vidt og at beskyttelse også gives for meget fjerntliggende produkter og endog produkter, hvor der reelt ingen sammenhæng er med de produkter, som det oprindelige, velkendte varemærke anvendes for.
1.5 Købssituationen
Styrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at de omhandlede varer som udgangspunkt ikke købes i samme købssituation, da cigaretter oftest er en ekspeditionsvare, mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvare. Argumentet må forkastes. I en afgørelse har OHIMs Board of Appeal i præmis 36 anført, at det faktum, at de relevante produkter ikke kunne købes i samme butikker, var klart irrelevant, jf. R 308/2003-1 – Mango Sport System S.R.L./ Diknah S.L. I øvrigt bestrides det, at varerne ikke kan købes i samme købssituation. Cigaretter og tobaksprodukter kan i supermarkeder ofte købes i kasselinjen, hvor også de øvrige varer betales, ligesom produkterne ofte købes i kiosker, tankstationer mv., salgssteder, som også har et stort salg af en lang række af de produkter, der er omfattet af General Bisquits Belgies varemærkeregistrering.
1.6 Nydelses/brugssituationen
I den foreliggende sag vil der, ud over købssituationen, tillige for mange af de registrerede produkter være en nær sammenhæng med cigaretter i nydelses-/brugssituationen. Chips og kiks nydes ofte i en hyggestund og ved festlige lejligheder, hvor nyderen er afslappet eller social. Netop i disse situationer er også nydelsen af cigaretter særlig udbredt. Mange rygere har i dag rygevaner, hvor rygning primært finder sted i netop disse miljøer. Det er derfor sandsynligt, at kundegrupperne for denne type varer vil skabe en sammenhæng mellem General Biscuits Belgies brug af PRINCE-mærket og indsigers mærke/virksomhed, hvilket i meget høj grad vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers PRINCE-mærkes særpræg eller renommé, jf. nærmere nedenfor.
1.7 Betydningen af øvrige
PRINCE-registreringer
Styrelsen har ved sin afgørelse lagt vægt på, at PRINCE
indgår som mærkedel i en række registreringer i styrelsens register. I langt
størstedelen af de nævnte registreringer indgår PRINCE dog alene som en af
flere bestanddele i et mærke og meget ofte er der tale om figurmærker. Desuden
– og nok så vigtigt - er langt størsteparten af registreringerne ejet af enten
General Biscuits Belgie
eller indsiger og er en del af tvisten mellem parterne. Der er alene én gyldig
ordmærkeregistrering af det isolerede ord PRINCE, som ikke er ejet af en af
parterne men derimod af Prince Sports Group, Inc. Denne registrering har
indsiger meddelt samtykke til.
General Bisquits Belgie har således ikke sandsynliggjort, at andre
registreringer, hvori PRINCE indgår som en mærkebestanddel, har indflydelse på
den nuværende sag og ej heller, hvorledes denne indflydelse i givet fald skulle
komme til udtryk, jf. BOA
R1204/2004 – Absolut/Abbsolute – præmis
41: ”As regards the fact that several trade marks containing the combination
ABSOLUT have been registered by national offices, the Board finds that the
applicant has not shown that those cases are transposable to the present case”.
2. Konkret vurdering af de enkelte
varer/varegrupper
Såfremt Ankenævnet ikke finder grundlag for at udstrække beskyttelsen af indsigers PRINCE-mærke til samtlige de registrerede produkter, skal der foretages en konkret vurdering for hver enkelt produkt/hver enkelt produktkategori. Efter en samlet bedømmelse bl.a. af hvor tæt/fjernt-liggende de enkelte produkter/produktkategorier er på indsigers produkter, skal det vurderes, om der for det pågældende produkt eller den pågældende produktkategori sker en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, som er knyttet til indsigers mærke.
Patent- og Varemærkestyrelsen har som hovedbegrundelse for afvisningen af indsigelsen anført, at levnedsmidler generelt adskiller sig betydeligt fra cigaretter uden at gå ind i en nærmere vurdering af hvilke levnedsmidler, der er tale om eller en vurdering af, om de relevante kundegrupper skaber en sammenhæng mellem General Biscuits Belgies produkter og indsigers varemærke og/eller virksomhed. Styrelsens afgørelse må forstås således, at et cigaretmærke ikke nyder nogen beskyttelse over for nogen art levnedsmiddel. Dette bestrides.
Styrelsen har undladt at foretage en konkret vurdering af de enkelte produkter/produktkategorier og har således ikke vurderet, om en delmængde af de produkter/produktgrupper, som General Biscuits Belgie har søgt varemærket registreret for, har tilstrækkelig sammenhæng med indsigers produkter, til at beskyttelsen af indsigers mærke skal udstrækkes til i hvert fald disse produkter/produktkategorier. Indsiger gør gældende, at i hvert fald en del af de produkter/produkt-kategorier, som General Bisquits Belgies varemærkeregistrering omfatter, har en sådan sammenhæng med indsigers varemærke og produkter, at varemærkeregistrering i hvert fald for disse grupper skal afvises. Ud over samtlige varer i klasse 32 drejer det sig særligt om følgende:
Klasse 29: ”… søde eller salte snacks fremstillet af kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips,”,
Klasse 30: ” Kaffe, the, kakao; kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer, chokoladebaserede drikkevarer, … pier (søde eller salte), pizzaer, tærter (søde eller salte); … færdigretter helt eller delvist fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager, wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller smagsstoffer kiks (søde eller salte)…salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej herunder butterdej eller pandekagedej…, ”.
I hvert fald ved brug af mærket for de nævnte produkter, som er af udpræget nydelsesmæssig karakter og hvor det således er særligt nærliggende, at produkterne indgår i en sammenhæng med indsigers produkter ikke blot i købs- men også brugssituationen, er der stor risiko for, at kundekredsen skaber en forbindelse mellem mærkerne, og at der herved sker en utilbørlig udnyttelse af det særpræg og renommé, der er knyttet til indsigers varemærke.
- - - o 0 o - - -
Sammenfattende gøres det gældende, at indsigers PRINCE-mærke er stærkt indarbejdet og særdeles velkendt. Registrering og brug af ordmærket PRINCE for de af VR 2005 00147 omfattede varer i klasserne 29, 30 og 32 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på PRINCE-mærkets særpræg og renommé. Varemærkeregistrering VR 2005 00147 er derfor i sin helhed og i hvert fald for en række af de registrerede produktgrupper udelukket fra registrering…”
Indklagede General Biscuits Belgie ved Budde, Schou &
Ostenfeld A/S har den 7. april 2006 kommenteret klagen med følgende:
” … PÅSTAND:
Principalt: Patent-
og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.
Subsidiært:
Registreringen VR 2005 00147 PRINCE opretholdes for klasse 30: kiks.
ANBRINGENDER:
Der henvises
generelt til vor argumentation i første instans, samt desuden til følgende:
Angående den
principale påstand:
1. Klagers materiale
kan ikke dokumentere en så høj velkendthed som påstået af klager.
2. Klager opfylder
ikke betingelserne i Varemærkelovens §15, stk. 4, nr.
1.
Angående den
subsidiære påstand:
Klager har udvist
passivitet over for indklagedes brug af varemærket PRINCE for kiks.
Til 1: En stor del
af det af klager påberåbte materiale angår kun perioden efter den relevante
dato, 11. november 1997, hvor den angrebne registrering VR 2005 00147 blev
anmeldt til registrering. Vi henviser til Varemærkelovens §7,
2. sætning, samt til princippet i Pariser-konventionens artikel 4B. Mere
præcist henvises til følgende bilag til klagers indsigelsesskrivelse af 22.
marts 2005:
Bilag 1:
Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapport 2003/04;
Bilag 3: OMD
Denmark, oplysninger om annoncering for PRINCE i perioden 1999-2001;
Bilag 5: Brand Value -
PRINCE Family 1999;
Bilag 6:
Gallup-undersøgelse år 2000, og
Bilag 7: AIM
Nielsen, undersøgelse 2004. Eneste relevante spørgsmål og svar i denne må være
spørgsmålet. "Hvor mange år har De haft kendskab til cigaretmærket
PRINCE?" og svarene på dette.
For at få medhold
skal klager dokumentere velkendthed inden indklagedes ansøgningsdag, 11.
november 1997. Dette ses ikke direkte at være tilfældet, og i det mindste ikke
i et omfang som hævdet af klager.
Til 2: Som fastslået
i praksis såvel i Danmark som på EU-plan bevirker et varemærkes velkendthed
ikke automatisk, at varemærket er beskyttet for alle varer og tjenesteydelser.
Beskyttelsen forudsætter, at de strenge betingelser i Varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1, jfr. Harmoniseringsdirektivets artikel
5, stk. 2, er opfyldt eller på overbevisende måde kan sandsynliggøres at ville
blive opfyldt. Det skyldes, at retsordenen skal sikre, at velkendte varemærker
ikke gives en urimeligt bred beskyttelse, jfr. præmis 42 i generaladvokatens
udtalelse i CHEVY sagen, C-375/97. §15, stk. 4. nr. 1
udgør en undtagelse fra hovedreglen om, at kollision mellem varemærker kræver,
at der foreligger identiske eller ligeartede varer/tjenesteydelser, og denne
undtagelse skal fortolkes strengt, jfr. BOAs
afgørelse i sag R283/1999-3 HOLLYWOOD, præmis 81, samt OHIMs
indsigelsesafgørelse i sag 2287/01 RITZ, punkt 3.3, tredjesidste afsnit.
For at få medhold
skal klager godtgøre, at én af følgende betingelser er opfyldt:
2.1.: Brugen af
indklagedes varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers
varemærkes særpræg;
2.2: Brugen af
indklagedes varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers ældre
varemærkes renommé;
2.3.: Brugen af
indklagedes varemærke ville skade klagers ældre varemærkes særpræg;
2.4: Brugen af
indklagedes varemærke ville skade klagers ældre varemærkes renommé.
Jeg henviser til OHIMs "Opposition Guidelines", side 376-81.
Til 2.1: Ordet
PRINCE er ikke i sig selv specielt særpræget. Navnene KING, QUEEN, PRINCESS,
PRINCE er anprisende, idet de skal angive den bedste vare af sin art, prinsen
blandt cigaretter (jfr. hvad der tidligere stod på klagers cigaretpakker:
"PRINCE OF BLENDS"), prinsen blandt tobaksblandinger eller cigaretten
for prinser. Et af formålene med at vælge mærker som PRINCE, KING og QUEEN er
at prøve at låne den kongelige verdens image og prestige. Disse anprisningsfaktorer
er uden tvivl årsagen til, at så mange varemærker består af eller indeholder
royale titler.
Ej heller består der
en særlig forbindelse mellem de her involverede varer, så at brand extension af indsigermærket ville være naturlig, endsige
mulig. Tobaksvaremærker må ikke lovligt bruges for andet end tobak; tobak er
potentielt sundhedsskadeligt, mens levnedsmidler selvsagt ikke må være det,
jfr. fødevarelovgivningens bestemmelser, herunder markedsføringsforbuddet i
artikel 14, stk. 1-4 i EU-forordning 178/2002 om generelle principper og krav i
fødevare-lovgivningen m.m. Klagers og indklagedes varer har delvist forskellige
målgrupper: Indklagedes søde kiks sælges fortrinsvist til børn, mens på den anden side tobak ikke
lovligt må sælges til børn under 16 år. Det er derfor ikke muligt for
indklagede at udnytte, d.v.s. drage fordel af,
klagers mærkes velkendthed, fordi velkendtheden udelukkende gælder cigaretter,
og indklagede ikke har fordel af, at forbrugerne, og specielt ikke børn,
associerer til cigaretter og disses egenskaber ved at se indklagedes varemærke,
tværtimod. Der henvises i den forbindelse til BOAs
afgørelse i sag R283/1999-3 HOLLYWOOD, i hvilken BOA slog fast, at brugen af
mærket HOLLYWOOD for cigaretter ville skade det ældre velkendte tyggegummimærke
HOLLYWOOD's image af sundhed, dynamik og ungdom.
Til 2.2: At en vare
har "renommé" vil sige, at den har en særlig høj kvalitet, pålidelighed
eller luksuspræg ("quality image",
Guidelines side 380). Klagers PRINCE cigaretter har imidlertid hverken usædvanlig
høj kvalitet, status eller pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens
forstand, hvorfor indklagedes brug af sit varemærke naturligvis ikke kan
udnytte (drage fordel af) det ikke-eksisterende renommé.
Til 2.3: At et velkendts mærkes særpræg kan skades forudsætter, at det
velkendte mærke kun indehaves og kontrolleres af én virksomhed, altså at andre
virksomheder ikke også anvender det identiske mærke, omend
for væsentligt forskellige varer/tjenesteydelser ("exclusive
character", jfr. Guidelines side 377, første
afsnit). Hvor det velkendte mærkes indehaver har en eksklusiv position, idet
han er den eneste, der anvender det pågældende mærke i det pågældende land,
peger hans mærke entydigt hen på én erhvervsvirksomhed og er dermed stærkt
særpræget. Det er imidlertid ikke tilfældet med PRINCE: På det danske marked
findes foruden sagens parter bl.a. ketsjere af mærket PRINCE og kurser af
mærket PRINCE2. Hertil kommer talrige varemærker, hvori PRINCE er dominerende
element, f.eks. Toms BLACK PRINCE lakridsfigurer. Eftersom klager således ikke
har nogen eksklusiv position i Danmark med hensyn til PRINCE, som også anvendes
her af andre, kan indklagedes varemærke ikke skade klagers varemærkes særpræg.
Til 2.4: At
indklagedes varemærke skulle skade renomméet hos klagers varemærke ville for
det første kræve, at et sådan renommé bestod, hvilket som ovenfor nævnt ikke er
tilfældet. For det andet ville det kræve, at brugen af indklagedes varemærke
gengav klagers varemærke i obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller
blev brugt på en måde, som er uforenelig med klagers varemærkes specielle
image. Mere specifikt ville det kræve -
§
at
indklagedes varemærke gengiver klagers varemærke, sådan at klagers varemærkes ord- eller figurelementer ændres på negativ eller
anstødelig måde;
§
at
indklagedes varemærke dækker frastødende varearter
eller varearter, som vækker negative eller
ubehagelige associationer, der konflikter med de associationer, der vækkes ved
legitim brug af klagers varemærke;
§
at
indklagedes varemærke bruges for varer af dårlig kvalitet eller varer, der er
uforenelige med klagers varemærkes specielle kvalitet, image eller prestige. Dette
er, som det ses, "rottegifts"-reglen.
F.eks. kan brug af et yngre varemærke for tobaksprodukter skade et ældre varemærkes
renommé, hvis det ældre varemærke har et image af sundhed, dynamik og ungdom,
jfr. HOLLYWOOD-afgørelsen nævnt ovenfor. Det er
imidlertid ikke tilfældet her: Det ældre varemærke er et produkt uden speciel
prestige, luksus eller højpris-image, og det ældre
varemærke bruges for cigaretter, en vareart, hvis
image i disse år hastigt forringes, hvilket giver sig udslag i forbud mod
rygning på offentlige steder, hjælp til at holde op med at ryge,
foranstaltninger mod passiv rygning, øget salg af nikotintyggegummi o.s.v. Det er derfor helt usandsynligt, at brug af PRINCE
for fødevarer, der overholder fødevare-lovgivningens krav, skulle kunne
forringe cigaretmærkets i øvrigt udokumenterede og ikke sandsynlige prestige
eller image.
Til klagers
eksempler skal vi anføre:
I AFTER EIGHT sagen
(U 1997.795) var sagsøger eneste indehaver af varemærket AFTER EIGHT. Derfor
bevirkede tilkomsten af det yngre AFTER EIGHT mærke en fortrængning af sagsøger
fra hans eksklusive position, modsat den foreliggende sag, hvor der som nævnt
er flere, der bruger PRINCE som varemærke eller dominerende element deri.
BIBA: Her blev det
ældre varemærke brugt for et dameblad, det yngre for tøj, kosmetik og lignende.
Afgørelsen begrundes bl.a. med, at BIBA er et "invented
word", præmis 23, d.v.s.
modsat PRINCE ikke et ord hentet fra sproget. At sådanne kunstord
udgør de stærkest mulige varemærker kendes fra det berømte varemærke KODAK,
hvis velkendthed bl.a. skyldes, at det var et kunstord,
der følgelig kun kunne vække én association, nemlig til varer hidrørende fra
indehaveren af KODAK mærket. Desuden begrundedes BIBA afgørelsen med, at fordi tøj- og kosmetikfirmaer ofte markedsfører deres varer i
dameblade, vil bladets kvindelige læsere associere bladet med tøj, make-up o.s.v. mærket BIBA og tro, at BIBA varerne var specielt designet
for unge, dynamiske kvinder, og snylte på bladets image af ungdom, modernitet
og dynamik, præmis 24. Man kan også let forestille sig, at en tøjfabrikant, der
begynder at markedsføre tøj og eventuelt også kosmetik, smykker og tasker under
mærket ALT FOR DAMERNE ville få forbrugerne til at tro, at der var tale om en
brand extension fra det kendte dameblads side.
Afgørelsen byggede således på helt specielle forhold, der ikke foreligger i
denne sag.
MANGO: Det ældre
varemærke dækkede tøj, det yngre hjelme. Afgørelsen begrundedes med, at hjelme
og tøj er komplementære, at de bruges sammen, jfr. f.eks. ridehjelme,
at de begge er eller kan være modevarer, og at begge kan have samme unge,
sporty og dynamiske aftagerkreds, d.v.s. samme
målgruppe. Igen er situationen anderledes i den foreliggende sag.
At det velkendte
varemærke ikke ukritisk tillægges bred beskyttelse illustreres af BOAs afgørelse i sag R53/2001-4 BOSS, hvor man fandt, at
brugen af BOSS for spiseis ikke kunne udnytte eller skade særpræget eller ryet
for det velkendte varemærke BOSS for tøj. Ligeledes fandt OHIM i sin
indsigelsesafgørelse 2287/2001 RITZ det usandsynligt, at der kunne skabes en
forbindelse mellem det yngre varemærke RITZ for dame- og pigeundertøj og det
ældre vare-mærke RITZ for hoteldrift. (Afgørelsen blev appelleret og omgjort,
dog ikke under henvisning til den her relevante artikel 8.5, men artikel 8.1.).
EU-varemærkeforordningens
artikel 8.5 kræver kun, at klager sandsynliggør, at brug af det yngre mærke vil
medføre utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg
eller renommé. I modsætning hertil kræver Harmoniseringsdirektivets artikel
5.2, at indehaveren af det ældre mærke
dokumenterer, at brugen udnytter eller skader særpræget eller renomméet,
jfr. ADIDAS dommen i sag C-408/01 samt den engelske, tyske og svenske
opfattelse af Harmoniseringsdirektivets artikel 5.2. Forskellen i formuleringer
skyldes, at der i artikel 8.5 situationen typisk endnu ikke foreligger brug af
det yngre varemærke, mens artikel 5.2 situationen er, at det yngre varemærke
bliver brugt, og at skadevirkningerne dermed er indtrådt og kan påvises. I den
foreliggende sag har det yngre varemærke været brugt i Danmark siden 1996 for
kiks og lignende, hvorfor eventuelle skadevirkninger forlængst
skulle have vist sig. Derfor må det kræves af klager, at han dokumenterer,
hvordan indklagede har udnyttet eller skadet klagers varemærkes særpræg eller
renommé. Det har han ikke gjort, og vi gør gældende, at det skyldes, at der
ikke er skadevirkninger at dokumentere. Dette er naturligt nok, idet det ældre
varemærke ikke er et luksus- eller prestigeprodukt med særligt fint image, men
derimod en cigaret til gennemsnitspris og med gennemsnitscigarettens image. Dette
image er, som det fremgår af den ovennævnte HOLLYWOOD afgørelse, negativt, og
indklagedes produkter kan ikke drage fordel deraf (udnytte) eller skade dette
image.
Hvad angår den
påståede forbindelse mellem cigaretter og levnedsmidler henviser vi til, at i vore dage anses det typisk for
uæstetisk at spise, når og hvor der ryges, hvorfor spisning og rygning sjældent
finder sted i samme situation. Ligeledes bliver det stedse mere almindeligt med
rygeforbud på spisesteder. Selv om levnedsmidler og cigaretter i nogle
situationer kan tænkes indtaget samtidig, vil dette ikke hos forbrugerne skabe
forbindelse mellem de implicerede varemærker: forbrugerne ved godt, at
tobaksvaremærker kun lovligt må bruges for tobak.
Angående betydningen
af de øvrige PRINCE registreringer kan vi henvise til, at det i Danmark er
mangeårig administrativ praksis at lægge vægt på, om et omstridt mærke også er
registreret af andre, og da på hvor mange hænder disse registreringer er. Det
er naturligt nok, idet hver registrering er en reservation af en ret for sin
indehaver til at bruge mærket for de varer/tjenesteydelser, registreringen
dækker, og indehaveren kan på et hvilket som helst tidspunkt tage mærket i
brug, hvilket brugspligten i Varemærkelovens §25 også
tilskynder ham til at gøre. Derfor er den uantastede eksistens i
varemærkeregisteret af PRINCE registreringer relevant for sagen. Hvad i øvrigt
angår indklagedes registreringer bør man have for øje, at følgende registreringer
ikke er en del af tvisten mellem
parterne:
VR 1960 00662
ordmærket PRINCE i klasse 32
VR 1972 02282
ordmærket PRINCE PILSNER i klasse 32
VR 1993 06820
figurmærket PRINCE i klasse 30
VR 1996 02590
figurmærket PRINCE i klasse 30, og
VR 1996 02591
figurmærket PRINCE i klasse 30.
Side 4, afsnit 1.7,
anfører klager følgende: "Der er alene én gyldig ordmærkeregistrering af
det isolerede ord PRINCE, som ikke er ejet af en af parterne, men derimod af
Prince Sports Group, Inc. Denne registrering har indsiger meddelt samtykke
til." Dertil kommer imidlertid de to EU-registreringer 001246149,
ordmærket PRINCE for "financial affairs; monetary affairs" i klasse 36 i navnet Vereins-
und Westbank AG, samt 002288470 ordmærket PRINCE for
diverse varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 41 i navnet The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury m.v. Hvad angår den danske registrering af
ordmærket PRINCE i navnet Prince Sports Group, Inc. har indsiger ikke meddelt
samtykke til denne. Derimod blev ansøgningen begrænset i forhold til klagers
registrering VR 1981 00991 ordmærket PRINCE i klasserne 14 og 25. Klagers
cigaretmærkes velkendthed kom man derimod ikke ind på. I øvrigt ville et
eventuelt samtykke fra klager til Prince Sports Group's
PRINCE registrering være irrelevant for forbrugernes opfattelse af forholdet
mellem mærkerne, idet forbrugerne ikke ville være vidende om samtykket.
Ved afgørelsen af
konflikter som denne, hvor begge parters mærker er på markedet, vil det være
naturligt også at lægge vægt på den aktuelle brug af mærkerne, jfr. herved side
188, andet afsnit af Den Kommenterede Varemærkelov, tredje udgave 2004. Som bilag
1 vedlægger vi derfor kopi af en PRINCE emballage anvendt i Danmark, samt
som bilag 2 udskrifter fra klagers hjemmeside, visende de forskellige typer
PRINCE cigaretter. Som det ses, er der iøjnefaldende forskelle i typografi og
grafik, ligesom indklagedes emballage tillige viser indklagedes
paraplyvaremærke LU, der også anvendes for de kendte kiks/småkager TUC og
BASTOGNE. Klagers emballager er derimod forsynet med de lovpligtige
sundhedsadvarsler på iøjnefaldende sted. Som det klart fremgår, har indklagede
ikke tilstræbt nogen lighed med klagers emballager. Forskellen på klagers og
indklagedes emballager hænger utvivlsomt sammen med, at indklagedes målgruppe
først og fremmest er børn i før-teenagealderen, mens
klagers målgruppe ifølge loven kun må være unge på 16 år eller derover, og
voksne.
Om baggrunden for
indklagedes PRINCE mærke skal vi henvise til bilag 3, som er en udskrift
fra indklagedes franske moderselskabs hjemmeside. Som det fremgår, lancerede
man allerede i 1948 i Frankrig mærket PRINCE ("Fourré
goût Chocolat" =
fyldt, chokoladesmag). Indklagedes PRINCE mærke opstod således 9 år inden klagers,
og der er ingen holdepunkter for at antage, at indklagede blot har efterlignet
klagers PRINCE mærke. Når indklagedes
kiks i 1996 skiftede fra at hedde PRINZENROLLEN til PRINCE også i Danmark
skyldtes det et legitimt og naturligt ønske fra moderselskabet om at kunne
udnytte det samme varemærke overalt i verden.
Til den subsidiære
påstand: Indklagede har som nævnt brugt PRINCE mærket i Danmark siden 1996 for
søde kiks. Klager har tålt dette. Derfor må der være indtrådt passivitet efter
dansk rets almindelige passivitetsregler og specielt efter Varemærkelovens §9.
Den foreliggende sag
er et klassisk eksempel på, at indehaveren af et velkendt varemærke prøver at
tiltage sig en bredere beskyttelse, end han er berettiget til. Det er en vigtig
opgave for de danske varemærkemyndigheder at hindre dette, jfr. igen generaladvokatens
udtalelse i CHEVY-sagen, præmis 42. Vi mener med
ovenstående at have godtgjort, at klagers velkendthed ikke er dokumenteret som
værende så bred som påstået af klager, at forbrugerne hverken har skabt eller
må antages at ville skabe forbindelse mellem klagers og indklagedes mærke, samt
at indklagede som følge af sin passivitet er udelukket fra at få medhold for så
vidt angår varearten kiks. Vi forbeholder os ret til at fremkomme med
yderligere materiale til støtte for vore påstande…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 23.
maj 2006 følgende udtalelse til sagen:
”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt
sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre
opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. november 2005 og den
under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne
afgørelse stadfæstes...”
Indklagede General Biscuits Belgie ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S har i brev af 4. juli 2006
kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse med følgende:
”… Vi er enige i
Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, som den kommer til udtryk i
Styrelsens høringssvar af 23. maj 2006. Ligeledes er vi enige i Styrelsens henstilling
til Nævnet om at stadfæste den trufne afgørelse.
Dokumentationen for velkendthed ikke
overbevisende:
I vor replik af 7.
april 2006 gør vi gældende, at en stor del af klagers materiale ikke kan
dokumentere, at klagers mærke var velkendt på det relevante tidspunkt, d.v.s. i perioden inden 11. november 1997, hvor indklagedes
varemærkeansøgning blev indleveret. Det skal vi nærmere underbygge således.
Bilagene, hvortil der henvises, er alle til klagers indsigelsesskrivelse af 22.
marts 2005:
BILAG 1:
Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapport 2003/04: Intetsteds i rapporten nævnes
resultater tidligere end regnskabsåret 1999/2000, og de fleste steder nævnes
kun resultater tilbage fra regnskabsåret 2002/03, se f.eks. side 5, 6, 16, 19,
20, 22, 26, 30 og 36. På side 16 nævnes, at PRINCE har en markedsandel "i
Skandinavien på godt 37%", hvilket må forstås som
situationen år 2003/04. Man kan ikke slutte herfra til, at PRINCE havde en
lignende markedsandel i 1997, næsten 7 år før.
Side 17, midterste
spalte, afsnittet "markeder" oplyses, at HoP
[House of Prince] står
for omkring 94% af alle cigaretter, der sælges i
Danmark, bl.a. PRINCE, KING'S, LOOK og økonomi-mærkerne CORNER og NORTH STATE.
Igen kan procentdelen kun referere til det relevante regnskabsår 2003/04,
ligesom cigaretmærket PRINCE's del af de 94% ikke fremgår af citatet. Man kan heller ikke slutte fra
den citerede oplysning til, at PRINCE skulle have haft en dominerende
markedsandel i 1997 eller tidligere.
At det er umuligt at
slutte noget fra rapportens oplysninger til situationen før november 1997
illustreres af dette citat fra rapportens side 17, midterste afsnit nederst:
"Totalmarkedet for fabriksfremstillede cigaretter er steget med næsten 8% i forhold til sidste år", hvilket angiveligt
skyldtes afgiftsnedsættelse i efteråret 2003. Sådanne begivenheder og deres
effekt på afsætningen bevirker, at man ikke kan gå ud fra rapportens
oplysninger og ekstrapolere rapportens tal tilbage til før november 1997.
BILAG 3: Dette bilag
dokumenterer, at firmaet OMD Denmark har indsat en række annoncer for
varemærket PRINCE i diverse aviser og blade i perioden 1999 - 2001. Bilaget
indeholder ingen som helst informationer om den relevante periode, d.v.s. 1997 og tidligere. Man kan ikke slutte fra denne
annoncering til, at således var
klagers annonceringsniveau også før 1999. Den dokumenterede annoncering kan
være et led i et reklamefremstød, der skulle forbedre markedsandelen for
PRINCE.
BILAG 5: Bilaget
indeholder resultatet af en undersøgelse blandt danske rygere i 1999. Igen kan
man ikke drage den slutning, at fordi 57,1% af de
adspurgte spontant nævner PRINCE som det mærke, de kender inden for cigaretter,
var procenten den samme i 1997 og før. De nævnte procentsatser kan f.eks. være
et resultat af den reklameindsats, der dokumenteres i bilag 3.
BILAG 6: Samme
kommentar som til bilag 5, blot er undersøgelsen et år yngre, og brugbarheden
af undersøgelsesresultatet tilsvarende ringere.
BILAG 7: Dette bilag
er en rapport over en telefonundersøgelse foretaget i tredje kvartal 2004,
altså næsten 7 år efter skæringsdagen 11. november 1997. Det må derfor
konstateres, at bortset fra
side 23-26 kan man ikke på forsvarlig måde slutte, at fordi kendskabet til
PRINCE i slutningen af 2004 var så og så mange procent, må det også have været
det i 1997 og tidligere.
Det må konkluderes,
at bilag 1, 3, 5, 6 og 7 til klagers indsigelsesskrivelse har særdeles ringe
bevisværdi.
Flere aktørers PRINCE mærker på det danske
marked:
Klager har gjort
gældende, at klagers og indklagedes PRINCE mærker stort set er de eneste på det
danske marked. Det er imidlertid ikke tilfældet: Som det fremgår af bilag 1, anvender Toms Fabrikker
varemærket BLACK PRINCE i Danmark for lakridsfigurer. Som det fremgår af
bilaget, er ordet PRINCE stærkt fremhævet i forhold til ordet BLACK, hvilket er
naturligt nok, da BLACK blot angiver farven på varen, som er sorte
lakridsfigurer. BLACK PRINCE er således endnu et PRINCE mærke på det danske
marked for nydelsesmidler.
Et andet PRINCE
mærke på det danske marked kan ses på bilag
2-5. Det drejer sig om mærket PRINCE2, som er et projektstyringsværktøj.
Som det fremgår af bilag 3, er
PRINCE2 verdens mest udbredte projektstyringsmetode, der anvendes både i det
private erhvervsliv og i offentlige projekter. Metoden, der bl.a. udbydes af
Teknologisk Institut og DIEU (Dansk Ingeniørforenings Efteruddannelse) anvendes
angiveligt bredt inden for offentlig forvaltning, IT, telesektoren, byggeri, finans, sundhed, forsvar, medicin og olie & gas. Staten
har ydet støtte til udvikling af uddannelse og undervisning i PRINCE2. PRINCE2
"er valgt som fælles projektledelsesmetode til det Fælles offentlige
Elektroniske Sags- og Dokumenthåndterings projekt (FESD-projektet), hvor 10-12 ministerier, amter og
primærkommuner samtidig indfører Elektroniske Sags-
og Dokumenthåndteringssystemer (ESDH). Amtrådsforeningen
- EPJ projektet - har valgt at anvende PRINCE2." Videre hedder det, at
"PRINCE2 vil indgå i en statslig projektleder-uddannelse, der er under
udvikling", at "referencelisten tæller mere end 100 private og
offentlige virksomheder", samt at "PRINCE2 er i dag en defacto standard for projektledelsesmetode i den offentlige
sektor og er under implementering i en lang række offentlige og private
virksomheder."
Som det fremgår af bilag 4, havde mere end 1000 elever
bestået PRINCE2 Foundation eksamen i Danmark ved
udgangen af 2005, ligesom PRINCE2 "formentlig også er den mest udbredte
[projektmetode] i Danmark". Endelig hedder det: "Med det antal
eksaminer, der nu er gennemført, har PRINCE2 i Danmark haft en større udbredelseshastighed
end resten af det europæiske marked."
Som det fremgår, er
PRINCE2, som ejes af den engelske stat, formentlig allerede indarbejdet i
Danmark for projektstyring og undervisning deri. Som bilag 6 vedlægger vi en udskrift af OHIM's
database af PRINCE2 figurmærke i farver.
Nyeste danske og EU-praksis støtter
indklagedes principale påstand:
Vi vedlægger som bilag 7 en udskrift af Ankenævnets
afgørelse af 14. juni 2006 i sag AN 2005 00026 om VR 2002 03059 ordmærket
CECIL. Som det fremgår, havde House of Prince nedlagt
indsigelse mod ordmærket CECIL for diverse varer i klasserne 3, 9, 14, 16, 18,
25 og 26. House of Prince A/S nedlagde indsigelse,
idet man påberåbte sig sit varemærke CECIL, som dokumenteredes brugt for
cigaretter i klasse 34, og som angiveligt er velkendt for cigaretter. Styrelsen
fandt, at CECIL er velkendt for cigaretter, samt at der er identitet
henholdsvis synsmæssig og lydlig lighed mellem indsigers og indehavers
varemærker. Til trods herfor fandt Styrelsen, at der ikke kunne antages en
forbindelse mellem mærkerne, ej heller, at der kunne skabes en sammenhæng
mellem disse, hvorfor indsigers påstand i relation til bl.a. Varemærkelovens §15, stk. 4, nr. 1 ikke kunne tages til følge. Denne
afgørelse indbragte House of Prince for Ankenævnet,
der sendte skriftvekslingen til høring hos Patent- og Varemærkestyrelsen, som i
sit høringssvar bl.a. udtalte følgende:
"Styrelsen er enig med klager i, at der også indenfor
tobaksindustrien har forekommet "brand-extension"
sted. Udover den af klager anførte "brand-extension"
af mærket MARLBORO kan nævnes mærket CAMEL, der også anvendes for fodtøj,
DAVIDOFF, der også anvendes for bl.a. parfume og cognac, og YVES SAINT LAURENT
(YSL), der også anvendes for bl.a. beklædningsgenstande og parfume. Denne form
for "brand-extension" i forbindelse med
varemærker brugt for tobaksvarer er dog blevet forbudt efter lov nr. 492 af 7.
juni 2001 om forbud mod tobaksreklame m.v. Styrelsen finder imidlertid, at selv
om det særligt i relation til velkendte mærker er blevet mere almindeligt at
gøre brug af "brand-extension", så kan
dette ikke i sig selv føre til, at velkendte mærker, uanset graden af velkendthed, må anses for beskyttet i forhold til
alle den type produkter, som det ud fra en umiddelbar betragtning kan være
attraktivt at foretage en "brand-extension"
til. ..."
"Under hensyn til den grad af velkendthed, som klager har
dokumenteret mærket CECIL har, finder styrelsen, at en så bred beskyttelse, som
der lægges op til af klager, alene bør
anerkendes i det omfang det kan dokumenteres, at der er sket en egentlig
brancheglidning mellem de omhandlede varer. En sådan dokumentation ses ikke
at være fremlagt af klager."
"Styrelsen finder det endvidere usandsynligt, at der er sket en brancheglidning
mellem de omhandlede varer, da der efter
styrelsens erfaring kun er ganske få cigaretproducenter, der anvender "brand-extension", herunder i forhold til de varer,
der er omfattet af det angrebne mærke. ..."
(Kursiveret her).
Styrelsen henstillede til Ankenævnet, at man stadfæstede den trufne afgørelse.
I sin afgørelse af
14. juni 2006 anerkendte Ankenævnet ligesom Patent- og Varemærke-styrelsen, at
ordet CECIL er dokumenteret velkendt og brugt i Danmark, men kun for
cigaretter. Desuden fandt man bl.a., "at en konkret helhedsvurdering fører
til, at der på grund af varernes forskelligartethed ikke er tilstrækkeligt
grundlag for at antage, at brugen af det angrebne mærke for de varer, som det
søges registreret for, vil medføre utilbørlig udnyttelse eller skade klagers
mærkers særpræg eller renommé, som anført i Varemærkelovens §15,
stk. 4, nr. 1." Desuden delte Ankenævnet Patent- og Varemærkestyrelsens
opfattelse angående den af klager påståede brancheglidning. Som konklusion
stadfæstede Ankenævnet den påklagede afgørelse og tilsidesatte således den af
House of Prince nedlagte indsigelse. Vi gør gældende,
at afgørelsen støtter indklagedes principale påstand i den foreliggende sag.
Som bilag 8 vedlægger vi kopi af OHIM's afgørelse af 21. juni 2006 i en indsigelse mod
indklagedes EU-ansøgning 3 018 280 for figurmærket PRINCE. Som det fremgår,
påberåbte indsiger, der er den samme som klager i den foreliggende sag, sig sit
varemærke PRINCE for cigaretter, samt at dette varemærke er velkendt. Som det tillige
fremgår, tilsidesatte OHIM indsigelsen, idet man ikke fandt, at brugen af det
yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes
særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
I den forbindelse udtalte OHIM bl.a.:
"Kiks, kager, konditorivarer og tobak er totalt forskellige
produkter, som vækker totalt forskellige associationer. Tobak associeres
generelt med noget, som er dårligt for helbredet. Dette bekræftes af de
påskrifter, som fabrikanterne er forpligtet til at nævne på cigaretpakkerne.
Det image, som associeres med cigaretter, er uforeneligt med og modsiger det
image, som søges opnået til kommercialiseringen af produkter såsom kiks, der
grundlæggende er bestemt for et ungt, ikke-rygende publikum. En fabrikant af
konfekture- eller konditorivarer kunne ikke forestille sig en værre
sammenligning end med sundhedsskadelige produkter." (Side 9, sidste afsnit
til side 10, første afsnit).
Første afsnit, side
11, siger OHIM bl.a.:
"I øvrigt, selv
om han indrømmer, at mærkerne har sameksisteret i adskillige år i Danmark, har
indsiger ikke fremkommet med noget indicium, som kunne støtte tesen om den
påståede snyltning til skade for mærket PRINCE, eller
[til støtte for] et forsøg på at udnytte dets renommé. ..."
Vi mener med
ovenstående at have godtgjort,
§
at
klagers materiale ikke kan dokumentere en så stærk velkendthed, som klager
påberåber sig;
§
at der
ikke kun i det danske varemærkeregister og EU-varemærkeregistret sameksisterer
talrige mærker bestående af eller indeholdende ordet PRINCE, men også at PRINCE
anvendes på det danske marked af flere andre aktører end klager og indklagede,
hvilket må have den virkning, at PRINCE ikke entydigt kan vække forestillinger
om én bestemt erhvervsvirksomhed og følgelig ikke har nogen stærk
adskillelsesevne.
§
at
Ankenævnets og OHIM's nyeste praksis støtter
indklagedes principale påstand.
Slutteligt skal vi
gentage vor anmodning til Nævnet om at stadfæste Styrelsens afgørelse,
subsidiært opretholde den angrebne registrering VR 2005 00147 PRINCE for klasse
30: Kiks.”
Ved brev af 6. juli 2006 anfører klager ved Kromann
Reumert:
”… at klager i
sagens natur ikke er enig i Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, således
som den er udtrykt i styrelsens høringssvar af 23. maj 2005. Ud over den
overordnede vurdering, indeholder styrelsens høringssvar ingen konkret
stillingtagen til de argumenter, som var indeholdt i klageskrifter til
Ankenævnet…”
Endvidere anfører klager, at indklagede – ganske
uforståeligt - bestrider, at klagers varemærke var særdeles velkendt.
Klager House House of Prince A/S ved Kromann Reumert har i brev af 8. august
2006 kommenteret indklagedes indlæg i sagen. Klager er fremkommet med følgende:
” … 1. Dokumentation for Velkendthed
At
klagers PRINCE-mærke er og gennem en meget lang
årrække stedse har været endog særdeles velkendt er uomtvisteligt. Dette er da
også lagt til grund ved en række danske, udenlandske og internationale
administrative afgørelser, senest ved OHIMs afgørelse
af 21. juni 2006 i indsigelsessag nr. B 705 865, en sag som Jens Dam selv
henviser til i det seneste indlæg.
Velkendtheden
er skabt ved intensiv brug over en meget lang årrække - fra lanceringen i 1957
og fremefter. At varemærket således også i november 1997, hvor General Bisquits Belgie indgav
ansøgningen for PRINCE-ordmærket, og i tiden forud
herfor har været velkendt er ikke mindst i lyset af det samlede dokumentationsmateriale,
klager har fremlagt, helt uomtvisteligt.
Som
supplement til det tidligere fremlagte materiale, fremlægges som bilag 1-3
Skandinavisk Tobakskompagnis årsrapporter for regnskabsårene 1995/96, 1996/97
og 1997/98. Heraf fremgår blandt andet, at det hjemlige cigaretsalg var
stigende, og at det lå på mellem kr. 6,5 og 6,6 mia. stk. cigaretter i den
nævnte årrække. Samtidig opnåede PRINCE som det førende cigaretmærke i Skandinavien
i samme årrække en stigende markedsandel; i 1994/95 udgjorde markedsandelen 42,7%, 1995/96 steg den til 43,3%, i 1996/97 steg den igen til
44%, og også i 1997/98 steg den til 45,7% af det samlede skandinaviske
cigaretmarked.
Særligt
i relation til bilag 3 til indsigelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen har
det som følge af feriesæsonen desværre ikke været muligt at indhente en udtalelse
fra OMD dækkende perioden forud for 1999. Klagers markedsføringsaktiviteter og
intensiteten heraf har dog også i tiden forud for 1999 været stabile og på
niveau med de efterfølgende år.
Som
bilag 4 fremlægges en oversigt for årene 1997 til 2004 visende kendskabsgraden
for klagers PRINCE-mærke. Oversigten er udarbejdet af
klagers analyseinstitut Alpha Research Consultants
A/S på baggrund af de spørgeundersøgelser, der årligt er gennemført blandt mere
end 4.000 danske rygere. Dokumentations- og talmaterialet for årene forud for
1997 opbevares på arkiv hos klagers eksterne samarbejdspartner. Grundet ferien
har det desværre ikke været muligt at rekvirere det pågældende materiale inden
for den af Ankenævnet fastsatte frist, men materialet vil blive eftersendt snarest
muligt.
2. Beskyttelsessfæren
2.1 Ad øvrige PRINCE-mærker
I
General Bisquits Belgies
seneste indlæg omtales to yderligere varemærker, hvori prince-betegnelsen
indgår. Jeg henviser til det tidligere anførte om øvrige Prince-mærker med
følgende tilføjelser:
For
begge mærker udgør prince-betegnelsen i modsætning
til den foreliggende sag blot en del af mærket. Risikoen for udnyttelse af
og/eller skade på særpræg og renommé – forudsat at de øvrige betingelser er
opfyldt - er følgelig ikke den samme som i den foreliggende sag.
”Black
prince” varemærket tilhører Toms Gruppen A/S og blev
registreret allerede i 1963, samme år, som klager fik registreret PRINCE som
ordmærke, og hvor en eventuel velkendthed for klagers varemærke baseret på brugen
fra 1957 under alle omstændigheder var i sin vorden. Forud for black prince-mærket havde samme
mærkeindehaver i 1946 registeret PRINCE CHARMING og havde således under alle
omstændigheder forud for klager erhvervet en begrænset varemærkeret til prince-betegnelsen. Slikvarianten ”Black prince” indgår ikke længere i Toms Gruppen A/S’ sortiment
og mærket eksponeres således ikke længere over for den relevante kundekreds.
Som bilag 5 fremlægges udskrifter fra Toms Gruppen A/S’ hjemmeside,
hvoraf fremgår, at slikvarianten ikke indgår i sortimentet. Oplysningen er telefonisk
bekræftet ved henvendelse til Toms Gruppen A/S.
Black
prince-mærket blev i øvrigt i sin tid af Patent- og
Varemærkestyrelsen modholdt mod VR 2005 00147 sammen med blandt andet klagers Prince-ordmærkeregistreringer som registreringshindring for
VR 2005 00147. Både over for Toms Gruppen A/S og over for klager indledte
General Bisquits Belgie ophævelsessager
med påstand om manglende brug med henblik på at eliminere
registreringshindringerne. Sagen blev for Toms Gruppen A/S’ vedkommende trukket
tilbage i 1999, øjensynligt fordi selskabet til gengæld meddelte samtykke til
registrering af VR 2005 00147. Klager meddelte ikke et sådant samtykke,
hvorefter to af klagers varemærkeregistreringer blev begrænset til klasse 34.
Derefter blev VR 2005 00147 registreret, og den foreliggende sag opstod.
Særligt
for ”Prince2” bemærkes, at mærket anvendes for projektstyringsværktøjer/projektledelsesmetoder,
hvorfor dette mærke også af den grund er uden sammenligning med VR 2005 00147.
2.2 Ad Passivitet
General
Bisquits Belgie har fra
allerførste færd været klar over, at klager modsatte sig brugen og
registreringen af Prince-mærket, og der har været ført ganske omfattende
forhandlinger parterne imellem uden resultat. Forhandlingerne og klagers
indsigelse over for General Bisquits Belgie er straks ved registreringen af VR 2005 00147 fulgt
op med en indsigelse mod registreringen. Klager har følgelig på ingen måde
udvist passivitet.
2.3 Ad praksis om beskyttelsessfærens
udstrækning
De
af Jens Dam anførte afgørelser i relation til beskyttelsessfærens udstrækning
er heller ikke fuldt ud parallelle med den foreliggende sag.
I
CECIL- sagen var der tale om en helt anden type varer end i den foreliggende
sag. Selv om det er klagers opfattelse, at også disse varer ligger inden for beskyttelsessfæren
for det velkendte varemærke CECIL, er der indiskutabelt tale om varer med en
noget fjernere tilknytning til cigaretproduktet. Der er således ikke fuldt ud
tale om samme købssituation, ligesom tøj adskiller
sig noget mere fra cigaretter end de foreliggende nærings- og nydelsesmidler.
Heller
ikke OHIMs afgørelse i indsigelsessagen B 705 865 er
parallel med den foreliggende sag. For det første vedrørte sagen i modsætning
til den foreliggende sag ikke to identiske ordmærker, men derimod indklagedes figurmærke,
hvor ordet PRINCE var ledsaget af en prins, som de fremstilles i tegneserier. I
forlængelse af den generelle kommentar til associationen til cigaretter udtalte
OHIM da netop også, at tegningen ”…giver mærket en
barnlig konnotation, som fjerner det endnu mere fra associationer til cigaretter”.
Den mulighed for association, som OHIM dermed implicit læger til grund,
eksisterer, mindskes med andre ord betydeligt af figurmærkets udformning. Samme
forhold gør sig i sagens natur ikke gældende ved vurderingen af to identiske
ordmærker.
Om
muligheden for at opnå en utilbørlig fordel udtaler OHIM, at dette kræver en
vis forbindelse mellem varerne, og at denne forbindelse ikke foreligger for så
vidt angår de tre produktkategorier i klasse 30, som er omfattet af den
omtvistede figurmærkeregistrering, nemlig kiks, kager og konditorvarer.
Klager
er uenig i, at der for denne type produkter er så fjern en sammenhæng, som OHIM
giver udtryk for. Selv hvis dette skulle være tilfældet, stemmer afgørelsen dernæst
ikke overens med den praksis, der er fastlagt af Board
of Appeal inden for de seneste år, hvor det er
statueret, at udnyttelsen af renomméet også kan ske inden for meget
fjerntliggende produkter og endog produkter, hvor der reelt ingen sammenhæng
er, jf. klagen af 26. januar 2006.
Dertil
kommer, at OHIM-sagen og den foreliggende sag også på
dette punkt adskiller sig væsentligt, idet den foreliggende sag, ud over de
produktkategorier, der er omfattet af OHIMs afgørelse,
også omfatter en række andre produkter og produktkategorier, hvor afgørelsen
ikke kan anvendes parallelt. Der henvises i det hele til klagen af 26. januar
2006 samt indlæggene i indsigelsessagen hos Patent- og Varemærkestyrelsen.
OHIMS
konkrete og detaljerede vurdering af de tre produktkategorier understøtter i
øvrigt klagers synspunkt om, at der i stedet for Patent- og Varemærkestyrelsens
meget generelle afgørelse dækkende ”levnedsmidler” skal foretages en konkret
vurdering af samtlige de produkter/produktgrupper, som det omtvistede varemærke
er søgt registreret – men i meget vidt omfang endnu ikke anvendt – for.
Klager
vil i øvrigt indbringe OHIMs afgørelse for Board of Appeal…”
Ved brev af 10. august 2006 fremsendte klager uddrag
af en kendskabsanalyse fra år 1992 – 1998, der i øvrigt støtter, at
cigaretmærket PRINCE har en lang historik, idet over 90%
af befolkningen har kendt mærket i mere end 10 år.
Udskriftens og fotokopiens
rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker 30. november 2006