RESUMÉ:

AN 2007 00037 – VR 2003 02937 PIMP CLOTHING CO <fig> – Velkendthed.

Indehaveren af varemærkerne VR 1964 03375 ROLEX <fig>, VR 1990 07246 ROLEX Daytona <fig>, VR 1992 09826 <fig>, VR 1995 00264 <fig>, VR 1996 02443 <fig> og EU varemærke 1914803 <fig> fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket PIMP CLOTHING CO <fig>. Indsiger begrundede indsigelsen med, at bestående rettigheder til en kronefigur stort set er identisk med kronefiguren i det bekendtgjorte mærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog efter en samlet vurdering delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for klasse 18. Registreringen opretholdes for klasse 24 og 25. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ophævede registreringen som helhed (dissens).

KENDELSE:

År 2008, den 3. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2007 00037.

Klage fra

ROLEX SA

Schweiz

v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. maj 2007 vedrørende sagen VR 2003 02937 PIMP CLOTHING CO. <fig> for

Outlet v/Thomas Bach-Jensen

Danmark

Ankenævnet har behandlet sagen på et ankenævnsmøde den 14. maj 2008. For klageren mødte cand.jur. Inge Lise Persson, der fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Indklagede gav ikke møde.

Ankenævnet udtaler:

3 voterende (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Sten Juul Petersen) udtaler:

Vi finder det godtgjort, at ROLEX prinsessekronen er velkendt her i landet og er af den opfattelse, at brug af PIMP Clothing Co. figurmærke for såvel de af registreringen omfattede varer i klasse 18 som i klasserne 24 og 25 vil medføre en utilbørlig udnyttelse af ROLEX mærkets særpræg eller renomme, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Vi giver derfor klager medhold i, at registreringen som helhed skal ophæves.

1 voterende (Steffen Gulmann) udtaler:

Jeg finder ikke, at der mellem mærkerne er lighed i en sådan grad, at der er risiko for forveksling. I klasse 18 er mærker som bygger på krone med mere end 3 spidser med kugler ganske sjældne, hvorimod et sådant mærke er almindelig i klasserne 24 og 25. Da indehavers mærke anses for at være velkendt, anser jeg det for at være en utilbørlig udnyttelse af indehavers kendte mærke i klasse 18, hvorimod det ikke er tilfældet I klasserne 24 og 25. Derfor voterer jeg for at stadfæste den påklagede afgørelse.

Efter stemmeflertallet afslås det bekendtgjorte mærke fra endelig registrering i Danmark som helhed.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse ændres således, at registreringen som helhed skal ophæves.

Sagens baggrund:

Den 9. august 2003 indleverede Outlet v/Thomas Bach-Jensen en ansøgning om registrering af varemærket PIMP CLOTHING CO. <fig>

for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Varemærket blev registreret 27. august 2003 og efterfølgende registreret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 10. november 2003 fremsatte Budde, Schou & Ostenfeld A/S, på vegne af Rolex SA, indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed.

Indsigelsen blev fremsat i overensstemmelse med varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigers fuldmægtig gjorde gældende, at der er direkte varesammenfald i klasse 18 mellem indsigers rettigheder og indehavers foreløbige registrering. Derudover er det et væsentligt element, at indsigers figurmærke må anses for velkendt, hvormed beskyttelsesområdet for indsigers mærke udvides.

Indsigers fuldmægtig gjorde ydermere gældende, at det bekendtgjorte mærke reelt er identisk med indsigers mærke, bortset fra den knækkede højre gren af kronen.

I brev af 7. januar 2004 fremsendte indsigers fuldmægtig den nødvendige dokumentation for ejer- og fuldmagtsforhold for så vidt angår VR 1995 00264 og EU-varemærke nr. 1914803.

I brev af 11. april 2006 gjorde indsigers fuldmægtig gældende, at kronefiguren i det bekendtgjorte mærke har en knækket spids, hvilket understreger hensigten om på den ene side at give associationer til indsigers rettigheder og på den anden side at gøre nar af disse. Ydermere anføres det, at på indehavers hjemmeside www.phatpimpclothing.com sælges et piratkopieret ”Rolex” armbånd med diamanter.

I brev af 28. maj 2006 gjorde indehaver gældende, at han ikke er indehaver af www.phatpimpclothing.com, men indehaver af www.pimpclothing.dk og kun sælger tøj.

I brev af 21. september 2006 indsendte indsigers fuldmægtig dokumentation for velkendthed af indsigers prinsessekrone i Danmark, og anfører på den baggrund, at indsigers registrering har opnået en meget bred beskyttelse. Indehavers registrering ønskes afvist i sin helhed fra registrering.

Sagen blev herefter taget op til afgørelse.

Den 23. maj 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse delvist indsigelsen til følge og ophævede registreringen for klasse 18. Registreringen opretholdes for klasse 24 og 25:

”… 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

"der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke ligeledes udelukket fra registrering, hvis

"varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre mærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærker:

VR 1964 03375

Registreret for:

Klasse 14: Ure og andre kronometriske instrumenter og apparater og dele deraf, armbånd til ure, smykker.

VR 1990 07246

Registreret for:

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, herunder armbånd og -smykker, ædelstene, ure, herunder armbåndsure, og kronometriske instrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil.

VR 1992 09826

Registreret for udvalgte varer i klasse 14.

VR 1995 00264

Registreret for udvalgte varer i klasse 14.

VR 1996 02443

Registreret for udvalgte varer i klasse 9, 16,41 og 42.

EU-varemærke nr. 1914803

Registreret for:

Udvalgte varer i klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 34, 35, samt for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, særlig omslag til telefonblokke, omslag til konferenceblokke, etuier til fyldepenne, lommebøger, lommekalendere, konferencemapper, adressebøger, holdere til post-it-blokke, omslag til pas, omslag til identitetskort, dokumentmapper, kreditkortetuier, papirklemmer, tegnebøger til damer og herrer, punge til småpenge, holdere til eurochecks, papirholdere, kortholdere, dokumentmapper med flap, dokumentmapper med sidelomme, smykkeskrin, brilleetuier, syæsker, nøgleringe, nøgleetuier, toilettasker uden indhold, golftasker, golfbags; skind; kufferter og rejsetasker; håndtasker, etuier, der ikke er tilpasset de produkter, de er beregnet til at indeholde, golfparaplyer, strandtasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer.

Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle; kunstige blomster.

Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer.

Klasse 28: Legetøj, spil og legesager; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), særlig underlag til golf, golfbolde, nedslag, golfhandsker, ski-, tennis- og fiskeudstyr; overtræk til golftasker; julepynt.

Indehavers mærke:

VR 2003 02937

Registreret for:

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Velkendt varemærke efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

a) Vurdering af om prinsessekronen - - er: velkendt

Indsigers fuldmægtig underbygger indsigers indsigelse med at indsigers prinsessekrone er velkendt. Indsiger har indsendt en meget omfattende mængde materiale til dokumentation for velkendthed af indsigers prinsessekrone. Materialet består blandt andet af kopier fra danske og udenlandske magasiner og aviser i årerne fra 1998 til 2006, af kataloger og to brancheerklæringer. Af materialet fremgår det, at indsiger altid anvender prinsessekronen i sammenhænge med navnet ROLEX, og aldrig alene. I sjældne tilfælde anvendes navnet ROLEX alene uden prinsessekronen.

Det indsendte materiale udgør efter styrelsens opfattelse tilstrækkelig dokumentation for, at indsigers prinsessekrone i sammenhæng med navnet ROLEX er særdeles velkendt for armbåndsure i klasse 14. Som følge heraf må det anses for ubetænkeligt at lægge til grund at prinsessekronen i sig selv er velkendt for armbåndsure i klasse 14.

b) Sammenligning af mærkerne

Sammenligning af figurmærkerne

Indsigers registreringer VR 1992 09826 og EU-varemærke nr. 1914803 består udelukkende af en prinsessekrone med fem spidser med kugler på enderne. Indsigers prinsessekrone er næsten-identisk med indehavers prinsessekrone, hvis der bortses fra den knækkede spids, som kan indikere at indehaver ønsker at gøre nar af indsigers mærke. Tekstdelen PIMP CLOTHING CO. adskiller sig væsentlig fra indsigers registreringer.

c) Sammenligning af varer

Styrelsen finder, at der er fuldstændigt varesammenfald mellem indehavers registrering og indsigers EU-registrering nr. 1914803 i klasse 18.

Styrelsen finder, at der foreligger ligeartethed mellem indsigers EU-registrering ”kniplinger og broderier” i klasse 26 og indehavers registrering i klasse 24 for ”vævede stoffer og tekstilvarer” og i klasse 25 for ”beklædningsgenstande”, da kniplinger og broderier er vævede stoffer og tekstilvarer og kniplinger og broderier er materialet som lingeri og tørklæder laves af.

Ligeledes finder styrelsen at ”tæpper og måtter” i klasse 27 er ligeartede med indehavers registrering i klasse 24 ”vævede stoffer og tekstil varer”, da tæpper og måtter er vævede stoffer og tekstil varer.

Ydermere anses ”gymnastik- og sportsartikler” i klasse 28 for ligeartede med indehavers registrering i klasse 25 ”beklædningsgenstande og hovedbeklædning”, da det er de samme producenter der producerer gymnastik- og sportsartikler, som der producerer beklædningsgenstande og hovedbeklædning.

d) Forvekslelighedsvurdering

Efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og ligheden mellem varerne er det styrelsens opfattelse, at mærkerne selv i relation til identiske varer ikke ligner hinanden i tilstrækkelig grad til, at der er risiko for forveksling.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

e) Vurdering af om indehavers mærke dels vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke, dels skade dets særpræg eller renommé.

Udover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en betingelse for at udvide beskyttelsesomfanget, at brugen af det registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dettes særpræg eller renommé.

Ved en undersøgelse af hvor mange registreringer der findes i klasserne 18, 24 og 25 indenfor Viennaklassen 24.09.07 ”kroner med mere end 3 spidser med kugler” fremgår det af styrelsens søgning, at der er 103 registreringer i klasse 25, der er 36 registreringer i klasse 24, der er 43 registreringer i klasse 18, og 4 registreringer hvor registreringerne dækker klasserne 18, 24 og 25.

På den baggrund konkluderes det, at det er forholdsvis almindeligt at benytte kroner med mere end 3 spidser med kugler i klasse 24 og 25, hvorfor at prinsessekronen må anses for at være et svagt mærkeelement i klasse 24 og 25.

Ved undersøgningen fandt styrelsen blandt andet følgende kroner i klasse 24 og 25, der har en lighed med indsigers velkendte varemærke:

VR 1998 01156

Registreret i klasse 25.

EU2977874

Registreret i klasse 24 og 25.

VR 2005 00860

Registreret i klasse 24 og 25.

VR 1981 04093

Registreret i klasse 24 og 25.

Da det kan anses for almindeligt at anvende kroner, der ligner indsigers prinsessekrone for klasse 24 og 25-varer, og derfor er et svagt mærkeelement og indehavers mærke i øvrigt indeholder andre mærkeelementer, anser styrelsen det ikke for en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke, at indehaver benytter det angrebne mærke for klasse 24 og 25.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Derimod anser styrelsen det for at være en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke og værende skadelig for dennes renommé, at indehaver benytter elementet for varer i klasse 18, da kronen må anses for at være et forholdsvis stærkt mærkeelement i disse klasser. Styrelsen har i den forbindelse tillige tillagt det vægt, at kronen i det angrebne mærke fremstår som en efterligning af indsigers velkendte mærke.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Indsigers fuldmægtig anfører at indehaver fra sin hjemmeside sælger piratkopierede Rolex produkter, hvilket afvises af indehaver. Styrelsen finder det ikke godtgjort, at indehaveren er indehaver af den omtalte hjemmeside, men selv hvis det var blevet godtgjort ville styrelsen ikke kunne tillægge et sådan forhold vægt, hverken ved vurdering af risikoen for forveksling mellem mærkerne, eller ved vurdering af om det angrebne mærke kan udgøre en utilbørlig udnyttelse eller skade på det velkendte mærke.

Konklusion:

Indsigelsen tages delvist til følge og registreringen ophæves for klasse 18. Registreringen opretholdes for klasse 24 og 25.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1…”

Denne afgørelse indbragte ROLEX SA ved v/Budde, Schou & Ostenfeld A/S ved brev af 25. juli 2007 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager påstår afgørelsen ændret således, at det bekendtgjorte mærke VR 2003 02937 PIMP Clothing + prinsessekrone <fig> som helhed afvises fra registrering i Danmark. Klager har begrundet sin påstand med følgende:

”… Under sagen er der indleveret omfattende dokumentation, der viser, at vor klients prinsessekrone er yderst velindarbejdet internationalt og herunder også i Danmark, og at mærket derudover er anerkendt som velkendt, hvilket da også bekræftes i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

Prinsessekronen i det bekendtgjorte mærke er fuldstændig identisk med vor klients prinsessekrone med den ene forskel, at prinsessekronen i det bekendtgjorte mærke har en knækket gren. Ved denne forskel understreges ønsket om at drage associationer til vor klients mærke, og om at gøre nar ad dette.

Der kan ikke være tvivl om, at enhver gennemsnitsforbruger i Danmark, så snart de præsenteres for det bekendtgjorte mærke, umiddelbart vil komme til at tænke på min klients velindarbejdede rettigheder.

På baggrund heraf henstilles det, at det bekendtgjorte mærke må blive afvist som helhed fra registrering i Danmark…”

Indklagede har ikke kommenteret klagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 11. oktober 2007 følgende udtalelse til sagen:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 23. maj 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Klager ROLEX SA ved Budde, Schou & Ostenfeld A/S har I brev af 15. november 2007 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse med følgende:

”… På min klients vegne henstilles imidlertid, at den trufne afgørelse ændres.

Det bekendtgjorte mærke omfatter en dronninge-/prinsessekrone helt identisk med min klients velindarbejdede og velkendte krone, med den enkle forskel, at spidsen til højre er knækket i det bekendtgjorte mærke.

Som også tidligere påpeget, er denne forskel af afgørende betydning. Fra min klients synsvinkel kan der ikke være tvivl om, at man med brugen af en prinsessekrone, der er fuldstændig identisk med min klients mærke søger at udnytte den goodwill, der er knyttet til min klients mærke, og samtidig gør nar af det på en yderst utiltalende måde.

Jeg henviser i denne forbindelse til ankenævnets afgørelse i sagen V 29/89 SWOOSH-figurmærke kontra FRÆK-figurmærke. I denne sag var der på helt samme måde som i den foreliggende sag tale om en identisk ydre form på den såkaldte SWOOSH-design blot med den enkle ændring, at der i det bekendtgjorte mærke var indlagt et "hoverende grin". På grund af identiteten mellem den ydre udformning af figurmærkerne blev det bekendtgjorte mærke afvist under henvisning til min klients yderst velindarbejdede SWOOSH-design.

I denne forbindelse skal det understreges, at det i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. maj 2007 i den foreliggende sag anerkendes, at min klients prinsessekrone er velkendt og endda særdeles velkendt for armbåndsure i klasse 14.

Det springende punkt er således herefter alene spørgsmålet om min klients beskyttelse for en række varer og tjenesteydelser og den meget velkendte karakter af min klients mærke er tilstrækkelig til at forhindre brug af et forveksleligt mærke også for så vidt angår varer, der ikke er i direkte konflikt med anvendelsesområdet for min klients mærke.

I den foreliggende sammenhæng er der tale om varer indenfor, hvad der kan benævnes beslægtede områder, nemlig ikke blot varer i klasse 18 men også varer i klasserne 24 og 25. Sådanne varer forhandles i meget vid udstrækning i samme type forretninger som min klients produkter, især hvor der er tale om turistprægede områder.

Jeg henviser i denne sammenhæng til ankenævnets afgørelse vedrørende 4YOU-mærket AN 1999 00023, hvori det anerkendtes, at der på baggrund af velkendthed var tale om ligeartethed mellem produkter i klasse 25 og klasse 3.

I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse henvises der til en række tidligere afgørelser vedrørende mærker indeholdende en prinsesse-/dronningekrone klart afvigende fra det foreliggende kronemærke. Disse sager er ikke direkte relevante i den foreliggende sammenhæng, hvor der som ovenfor påpeget er tale om helt identiske figurelementer (bortset fra den knækkede spids).

På baggrund af ovenstående henstilles, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering for samtlige de dækkede varer…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 3. juni 2008