RESUMÉ:
AN 2008
00034 – VR 2007 02127 – Conkero <w> - Forvekslelighed
Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering
af varemærket VR 2007 02127 Conkero <w>. Indsiger fremfører, at der er
direkte varesammenfald mellem det ansøgte mærke omfattende ”farmaceutiske
præparater til behandling af diabetes og obesites” i klasse 5 og indsigers
EU-varemærkeregistrering 4016762 ONDERO <w> registreret for
”farmaceutiske præparater” i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke
indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev
indbragt for Ankenævnet vor Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens
afgørelse og ophævede registreringen for alle ansøgte klasser.
KENDELSE:
År 2009, den 10. december afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Jens Schovsbo)
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
Tyskland
v/ Internationalt Patent-Bureau A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8.
juli 2008 i sagen VR 2007 02127 Conkero <w> indehavet af
Novo Nordisk A/S
Danmark
Ankenævnet har behandlet sagen på møde den 17. november 2009.
For klageren mødte cand.jur. Anette Rasmussen, der procederede sagen i det
væsentlige i overensstemmelse med et fremlagt påstandsdokument.
Der blev ikke givet møde for indklagede.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet bemærker indledningsvis, at afgørende
for, om der er risiko for forveksling mellem indehavers mærke CONKERO og
indsigers mærke ONDERO, er en helhedsbedømmelse. De særlige forhold af
patientsikkerhedsmæssig eller anden art, som vurderingen måtte give anledning
til, skal således foretages inden for rammerne af helhedsbedømmelsen.
De to hovedelementer i helhedsbedømmelsen er en
vurdering af varelighed og mærkelighed. Den relevante brugerkreds ved
forvekslingsbedømmelsen er sundhedspersonale, ansatte ved apoteker m.v. og den
endelige forbruger.
Om vareligheden bemærkes, at det under sagen er
oplyst, at de to lægemidler, som mærkerne anvendes for, begge benyttes til
behandling af diabetes. Der er således tale om en høj grad af varelighed, og
dette indebærer efter fast praksis, at mærkelighedsbedømmelsen skærpes, idet
der kræves en relativt større forskel mellem mærkerne for ikke at anse mærkerne
for at være forvekslelige.
Om de to mærker bemærkes derpå, at mærkerne
navnlig adskiller sig ved forstavelserne, som er hhv. ”CON-” og ”ON-”. Dette
giver en vis ikke ubetydelig forskel med hensyn både til mærkernes visuelle og
lydlige udtryk. Mærkerne er dog i andre henseender meget lig hinanden.
Vokalerne er således de samme, og begge mærker har den samme vokalopbygning og
rytme i udtalen. Disse lighedspunkter træder navnlig frem i forbindelse med en
udtale af mærkerne, hvor de til dels ophæver den udtalemæssige forskel, som
følger af forskellen mht. forstavelserne. Ankenævnet finder i den forbindelse,
at man ved vurderingen af risikoen for forveksling fsva. lægemidler bør lægge
særlig vægt på de udtalemæssige forhold. Dette skyldes, at lægemidler
undertiden indtelefoneres til apoteker, og at mange recepter fornys telefonisk.
Det indgår også som et moment i denne vurdering, at risikoen i forbindelse med
misforståelser som følge af en forveksling mellem forskellige medicinske
produkter på grund af den nævnte mundtlige anvendelse kan have alvorlige
sundhedsmæssige konsekvenser for patienten.
På baggrund af ovenstående helhedsbedømmelse
finder Ankenævnet, at der består en sådan lighed mellem mærkerne CONKERO og
ONDERO, at der er risiko for forveksling, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 2, nr.
2. På denne baggrund omgøres Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juli 2007, og indehavers mærke CONKERO
afvises fra registrering.
Herefter bestemmes:
Varemærket VR 2007
02127 CONKERO <w> afvises fra registrering.
Sagens
baggrund:
Den 28. februar 2007 indsendte Novo Nordisk A/S en
ansøgning om registrering af et varemærke Conkero <w> for
Klasse 5: Farmaceutiske præparater til behandling
af diabetes og af obesitet.
Varemærket blev registreret den 28. juni 2007 og
efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.
Den 23. juli 2007 gjorde Internationalt
Patent-Bureau A/S, på vegne af Boehringer Ingelheim International GmbH,
indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke CONKERO. Indsiger gjorde
gældende, at indehavers ordmærke CONKERO (VR 2007 02127) er forveksleligt med
indsigers registrering af ordmærket ONDERO (CTM 4016762). Indsiger anførte
blandt andet, at der er varesammenfald, og at mærkerne ligner hinanden grundet
den lydlige og synsmæssige lighed.
Indehaver er blevet hørt, men har ikke udtalt sig
i sagen.
Den 8. juli 2007 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelse til følge og
opretholdt registreringen med følgende bemærkninger:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
”der er risiko for forveksling, herunder at
det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre
mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke: CONKERO <w> (VR 2007 02127)
Registreret for: Klasse
5: ”Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af obesitet.”
Indsigers mærke: ONDERO
<w> (CTM 4016762)
Registreret for: Klasse
5: ”Farmaceutiske præparater.”
Der er varesammenfald
mellem indehavers og indsigers mærker i relation til ”farmaceutiske præparater
til behandling af diabetes og af obesitet”, dvs. hele indehavers registrering.
Indehavers ordmærke
består af tre stavelser CON, KE og RO. Indsigers ordmærke består af tre
stavelser ON, DE og RO. Ingen af ordmærkerne har en begrebsmæssig betydning.
Den eneste
stavelsesmæssige lighed mellem mærkerne er den sidste stavelse RO samt antallet
af stavelser. Derudover har mærkerne forskellige begyndelsesbogstaver og flere
forskellige konsonanter. Synsmæssigt adskiller mærkerne sig således særligt ved
forskellige begyndelsesbogstaver. Udtalemæssigt adskiller mærkerne sig ved, at
indehavermærket udtales med to hårde K-lyde i to stavelser umiddelbart efter
hinanden. Det ene udtalemæssige K er indehavermærkets begyndelsesbogstav.
Indsigermærket indledes med et blødt O, og den efterfølgende stavelse indledes
med en lidt blødere konsonantlyd D. Mærkerne har fælles vokalrækkefølge.
Ved vurdering af
mærkeligheden har styrelsen lagt særlig vægt på forskellen i mærkernes
indledning og de forskellige konsonanter i mærkernes anden stavelse.
Efter en samlet vurdering
af de to ordmærker finder styrelsen, at mærkerne uanset varesammenfald, ikke
ligner hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for forveksling, herunder
at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
Vi tager følgelig ikke
indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte indsiger, Internationalt
Patent-Bureau A/S, for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 8.
september og fremførte følgende:
”…
Vedr. varemærket VR 2007 02127
CONKERO (ordmærke) - Novo Nordisk A/S
I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 8. juli 2008
trufne afgørelse, jf. bilag 1.
Der nedlægges følgende
Påstand:
Varemærket
VR 2007 02127 CONKERO nægtes registrering.
Sagsfremstilling:
Ansøgning om registrering
af varemærket CONKERO blev indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen den 28.
februar 2007.
Med brev af 23. juli 2007
fremsatte klager, Boehringer Ingelheim International GmbH, indsigelse mod
registreringen af VR 2007 02127 CONKERO, jf. bilag 2-3.
Indsigelsen var baseret
på klagers tidligere EU-varemærkeregistrering nr. 004016762 ONDERO, jf. bilag
4.
Indsigelsen blev fremsat
under henvisning til varemærkelovens § 15, idet klager argumenterede for, at
mærkerne er forvekslelige, idet der både er dels vareidentitet dels varelighed
og mærke-lighed.
Indsigelsen blev ikke
imødegået af ansøger, hvorfor styrelsen den 21. februar 2008 meddelte, at sagen
blev taget op til afgørelse, jf. bilag 5.
Der henvises i det hele
til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-5.
Anbringender:
Til støtte for vores
påstand gøres følgende gældende:
At mærkerne
er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf.
varemærkelovens § 15.
At der
foreligger direkte sammenfald af varer i klasse 5, som omfattet af begge
mærker, hvilket styrelsen er enig i.
At en
høj grad af lighed mellem varerne medfører, at der kan stilles mindre krav til
graden af lighed mellem mærkerne, jf. ECJ afgørelsen C-39/97 Canon Kabushiki
Kaisha mod MGM Inc. I nærværende sag foreligger der vareidentitet, hvorfor der
kan stilles mindre krav til graden af lighed mellem mærkerne.
At der
skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og
betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL.
At mærkerne
visuelt har store ligheder, idet mærkerne er opbygget ens med tre stavelser
hver. Mærkerne er næsten lige lange, nemlig på 6 hhv. 7 bogstaver, hvoraf 5
bogstaver er identiske og kommer i samme rækkefølge, herunder er suffikset –RO
identisk.
At der
ved udtale af begge mærker skal lægges tryk på første stavelse, at mærkerne har
identisk vokalrækkefølge, og at udtalen af suffikset -RO er identisk. Uanset at
indklagedes mærke har et C foran ON som indledning, og at klagers mærke starter
med ON, foreligger der dermed væsentlige auditive ligheder mærkerne imellem.
At alene
lydlig lighed mellem to mærker kan medføre, at disse er forvekslelige, jf.
EU-domstolen i C-342/97 Lloyd. I nærværende sag, hvor 5 ud af hhv. 6 og 7
bogstaver, herunder vokalrækkefølge og suffikset er identiske, foreligger der
stor lydlig lighed mellem mærkerne.
At Ankenævnet
i adskillige afgørelser har fastslået, at der i sager om farmaceutiske
præparater i særlig grad skal lægges vægt på lydlig forvekslingsmulighed, se
f.eks.
AN 1998 00141 SYMLIN = XYMELIN,
AN 1997 00886 SEQUUS = SEQUEC,
AN 1998 00145 COVRIX = COVEREX,
AN 2002 00006 ZYRAL = ZYRTEC,
AN 2004 00041 ZOMALIN = ZYMELIN og
AN 2006 00017 BUVALOR = BIVALOS.
At ingen
af de to mærker os bekendt har nogen betydning i forhold til de aktuelle varer,
hvorfor indsigers mærke er distinktivt og har krav på en sædvanlig god
beskyttelse, jf. ovennævnte afgørelse fra EU-domstolen i SABEL, hvor det
fastslås, at jo mere særpræget et mærke er, jo større vil risikoen for
forvekslelighed være. At den relevante målgruppe for begge mærker er både
patienter og uddannet personale, hvilket ikke mindsker mærkernes særpræg.
At mærkerne
dermed visuelt og auditivt har mange og væsentlige lighedspunkter, og tages den
særprægede karakter af klagers mærke med i betragtning, foreligger der
mærke-lighed.
At der
som nævnt ovenfor foreligger betydelig praksis til støtte for at finde CONKERO
forveksleligt med ONDERO. I ovenfor anførte AN 2002 00006 fandt Patent- og
Varemærkestyrelsen, at mærkerne ikke var forvekslelige. Ankenævnet omgjorde dog
styrelsens afgørelse bl.a. under henvisning til, at få mærker i klasse 5
indledes med stavelsen ZYR-, hvorved Ankenævnet fandt at ZYRAL var
forveksleligt med ZYRTEC, hvilket understreger, at særprægede mærker har et
større beskyttelsesomfang.
At Ankenævnet
tilsvarende i AN 2004 00041 omgjorde styrelsens afgørelse, idet Ankenævnet
fandt, at mærket ZOMALIN både visuelt og lydligt lignede det tidligere mærke
ZYMELIN i en sådan grad, at mærkerne var forvekslelige uanset at de kun
omfattede ligeartede varer.
At Ankenævnet
i AN 2003 00002 fandt APODOL forveksleligt med OPIDOL. I denne afgørelse blev
der særligt lagt vægt på det meget store sammenfald af bogstaver, at mærkerne
afsluttes med samme suffiks, samt at mærkerne udtales med samme rytme og med
tryk på samme stavelse.
At tilsvarende
praksis foreligger fra Sø- og Handelsretten, som i SH V82/2000 fandt, at
mærket METOZOC var forveksleligt med mærket SELO-ZOK.
At mærkernes
visuelle og auditive indtryk samlet set indeholder væsentlige ligheder. Når
disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget og har krav på
en god beskyttelse, samt at varerne er identiske, vil mærkerne CONKERO og
ONDERO i henhold til praksis ud fra en helhedsbedømmelse være forvekslelige.
Der påberåbes følgende bilag:
Bilag 1: Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. juli 2008
Bilag 2: Indsigelse af 23. juli 2007
Bilag 3: Udskrift fra Dansk
Varemærketidende den 11. juli 2007
Bilag 4: Udskrift fra
EU-varemærkeregistret af CTM nr. 004016762
Bilag 5: Patent- og
Varemærkestyrelsens brev af 21. februar 2008…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 1. december 2008 følgende
udtalelse:
“…Vedrørende mærket CONKERO
Som svar på Ankenævnets brev af den 21. november 2008 skal styrelsen udtale
følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye
væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 8. juli 2008 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…”
I brev af 17. december 2008 kommenterede klager styrelsens afgørelse med
følgende:
”…
Vedr. varemærket VR 2007 02127 CONKERO (ordmærke) Novo Nordisk A/S
Med henvisning til
Ankenævnets brev af 3. december 2008 skal vi hermed fremkomme med følgende
kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar.
Vi fastholder, at
mærkerne CONKERO og ONDERO er forvekslelige, idet vi henviser til den med anken
fremførte argumentation, herunder at mærkerne omfatter identiske varer, at
mærkerne har ens opbygning med 3 stavelser, at 5 ud af 6 hhv. 7 bogstaver er
identiske og særligt at Ankenævnet i de helt parallelle sager AN 2004 00041
anså ZOMALIN for forveksleligt med ZYMELIN og i AN 2003 00002 anså APODOL for
forveksleligt med OPIDOL…”
Indklagede har ikke
kommenteret styrelsens udtalelse.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, den 10. december 2009