RESUMÉ:

 

AN 2009 00001 – VA 2005 05555 TIPS <w> - Manglende særpræg

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket TIPS <w> for spillekuponer i klasse 16 samt organisering af spil og lotteri i klasse 41, idet mærket mangler det til registrering fornødne særpræg. Endvidere fandt styrelsen, at det fremsendte materiale ikke kunne dokumentere indarbejdelse af det ansøgte mærke. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

 

 

KENDELSE:

År 2009, den 10. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00001

 

Klage fra          

Danske Spil A/S

v/Zacco, Denmark A/S

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2008 vedrørende VA 2005 05555 TIPS <w>.

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 17. november 2009. For klageren mødte cand.jur. Kristiane Vandborg, der fremlagte påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Klageren har bl.a. henvist til en markedsundersøgelse, kendskab til TIPS, udarbejdet den 15. juni 2009 af TNS gallup for klager.

 

Ankenævnet udtaler:

Markedsundersøgelsen, som klager henviser til (sagens bilag 10) er udarbejdet den 15. juni 2009 og dokumenterer ikke mærkets velkendthed på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3. Det bemærkes i den forbindelse, at den i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 3, andet punktum, nævnte fakultative mulighed for at lægge vægt på indarbejdelse efter ansøgningens indlevering ikke er i udnyttet i dansk ret.

 

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde, og da det overfor Ankenævnet anførte ikke kan føre til et andet resultat, tiltræder Ankenævnet, at Patent- og Varemærkestyrelsen har meddelt afslag på ansøgningen

 

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 7. december 2005 indsendte Zacco A/S en ansøgning om registrering af varemærket TIPS <w> på vegne af Danske Spil A/S for

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål.

 

Klasse 36: Finansiel virksomhed, bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.

 

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og lotteri.

 

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte ved brev af 20. februar 2006 et foreløbigt afslag på ansøgningen med den begrundelse, at mærket mangler særpræg, idet mærket kan angive, at der er tale om en tipskonkurrence om udfaldet af eksempelvis en fodboldkamp. Endvidere er angivet, at tips ligeledes kan betyde, at man giver et godt råd. Styrelsen finder derfor, at mærket kan angive varerne og tjenesteydelsernes art. Herefter gør styrelsen opmærksom på muligheden for at dokumentere indarbejdelse af det ansøgte varemærke.

 

Ansøger har ved breve af 2. oktober 2006, 13. december 2007 samt 29. oktober 2008 fremsendt dokumentation for indarbejdelse af det ansøgte mærke. Styrelsen har dog ikke fundet det indsendte materiale tilstrækkeligt, og den 14. november 2008 gav styrelsen endeligt afslag på ansøgningen. Afslaget blev begrundet med følgende:

 

”… Afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke TIPS.

 

Du har i dit brev af 2.oktober 2006 begrænset varefortegnelsen til følgende:

 

Klasse 16: Spillekuponer

 

Klasse 41: Organisering af spil og lotteri.

 

Artiklen fra maj 1999 viser ikke, at TIPS er brugt for konkrete varer eller tjenesteydelser. Vi kan derfor ikke tillægge denne artikel nogen vægt ved vurderingen af indarbejdelse af mærket.

 

VHS båndet med titlen “Gangen” og “Paraplyen” viser to reklamer produceret for/af Dansk Tipstjeneste. Det fremgår ikke af disse to reklamer, at TIPS er brugt som varemærke for spillekuponer eller organisering af spil og lotteri, idet TIPS hverken vises i tale eller tekst. De to reklamefrekvenser, viser en mand som laver to ”practical jokes” med overskriften ”savner du spænding, så husk at tippe”. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan bruges som dokumentation.

 

VHS båndet i den gule pressekit box, viser både billeder, artikler og oplysninger om tipningens historie i Danmark, men det fremgår ikke af indholdet på båndet, at TIPS er brugt som et selvstændigt varemærke. Der vises tre reklamer med overskrifterne ”Men se TV er også Tips”, ”Tips Lørdag” samt ”Tip og vind”. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan bruges som dokumentation.

 

Indholdet på Cd’en viser artikler fra diverse aviser fra 1949, 1950, 1951 og 1989.

Næsten alle artiklerne indeholder gengivelser af forskellige fodboldkampe. Ord som tipstjenesten, tipsmillionerne, tipsresultatet og tipskupon bliver nævnt i artiklerne eller står som overskrifter, men ordet TIPS står aldrig alene og fremstår ikke som et varemærke. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan bruges som dokumentation for indarbejdelse.

 

Det fremgår ikke af de indsendte resultater fra Performance Tracking (vedlagt dit brev af 29. oktober 2008) hvilke spørgsmål de adspurgte har fået stillet, og vi har derfor ingen mulighed for vurdere disse resultater. Resultaterne kan derfor ikke bruges som dokumentation for indarbejdelse.

 

Vi henviser til vores brev af 13. august 2007, hvor vi understregede, at de to indsendte brancheerklæringer, ikke alene kan dokumentere indarbejdelse

 

Opgørelsen over medieinvesteringer i perioden 2001-2005 og de to brancheerklæringer er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere indarbejdelse.

 

Vi afslår derfor, at registrere mærket for spillekuponer (klasse 16) og organisering af spil og lotteri (klasse 41).

 

Begrundelsen er, at betegnelsen tips ifølge Politikkens Store Røde Ordbog betyder “en gættekonkurrence”. Tips kan ligeledes betyde, at man giver et godt råd.

 

For spillekuponer angiver TIPS varens art nemlig, at spillekuponen er en gættekonkurrence i trykt form.

 

For organisering af spil og lotteri angiver mærket, at der er tale om organisering af en gættekonkurrence i form af et spil eller et lotteri. Mærket angiver derfor også arten for disse ydelser.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13 stk.2…”

 

Denne afgørelse indbragte Danske Spil A/S ved Zacco, Denmark A/S ved brev af 14. januar 2009 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse ændres, således at VA 2005 05555 TIPS <w> tillades registreret for ”spillekuponer” i klasse 16 og ”organisering af spil og lotteri” i klasse 41. Klager har nærmere begrundet sin klage med følgende:

 

”… PÅSTAND:

 

Den den 14. november 2008 trufne afgørelse i VA 2005 05555 ændres således, at ansøgningen af kendetegnet TIPS <w> for ”spillekuponer” i klasse 16 og ”organisering af spil og lotteri” fremmes til endelig registrering.

 

SAGSFREMSTILLING:

 

Klageren, Danske Spil A/S og tidligere selskaber, har i mere end 55 år anvendt kendetegnet TIPS som varemærke for spillekuponer og organisering af spil og lotteri.

 

Til dokumentation for den indarbejdelse som har fundet sted, således at kendetegnet TIPS har opnået det fornødne særpræg i henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 3, fremlægges følgende:

 

Bilag 1:      Brancheerklæring fra Nærbutikkernes Landsforening vedrørende

                 kendetegnet TIPS dateret den 3. december 2007.

 

Bilag 2:      Brancheerklæring fra De Samvirkende Købmænd vedrørende kendetegnet

                 TIPS dateret den 6. december 2007.

 

Bilag 3:      Erklæring fra ansøgers reklamebureau BBDO dateret den 18. september

                 2006, hvoraf det fremgår, at man siden 2001 har brugt kr. 28.5 på marketing

                 vedrørende kendetegnet TIPS

 

Bilag 4:      Artikel fra maj 1999 i anledning af 50 året for ansøgers ældste produkt TIPS,

                 tillige med eksempler på diverse udgivelser på VHR og CD vedrørende

                 fejringen af de 50 år med spillet TIPS

 

Bilag 5:      VHS bånd fremsendt i original til Styrelsen 13. december 2007

 

Bilag 6:      Pressekit ”50 år med Tips” fremsendt i original til Styrelsen 13. december

                 2007

 

Bilag 7:      Opgørelse over medieinvesteringer fordelt på de enkelte medietyper i

                 perioden 2001-2008

 

Bilag 8:      Performance Tracking – Dansk Tipstjeneste for TIPS henholdsvis 12 og 13 i

                  perioden 2003-2005                 

 

Bilag 9:      Print fra hjemmesiden www.danskespil.dk og www.tips.dk hvor TIPS fremgår

                 som selvstændigt spilleprodukt

 

 

ANBRINGENDER:

 

Til støtte for klagerens påstand gøres det gældende

 

at             klageren gennem brug og indarbejdelse af kendetegnet TIPS siden 1949 har

               opnået eneret til dette som ordmærke i Danmark for spillekuponer i klasse 16

               og organisering af spil og lotteri i klasse 41,

 

at             ordmærket TIPS allerede på ansøgningsdatoen den 7. december 2005 var

               indarbejdet, hvorfor det på dette tidspunkt allerede havde det fornødne

               særpræg til at kunne blive registreret, jf. VML § 3 stk. 3…”

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 20. juli 2009 følgende udtalelse:

 

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. november 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

I brev af 20. august 2009 kommenterede klager styrelsens udtalelse til sagen med følgende:

 

”… Da Styrelsen blot fastholder afgørelsen af 14. november 2008 uden yderligere udtalelser, skal vi på vegne klager fastholde Anke af 14. januar 2009 af nævnte afgørelse og den fremførte argumentation og fremlagte dokumentation til støtte herfor.

 

Vi skal derfor henstille til Ankenævnet, at Styrelsens afgørelse af 14. november 2008 i sagen VA 2005 05555 ændres således, at ansøgningen af kendetegnet TIPS <w> for ”spillekuponer” i klasse 16 og ”organisering af spil og lotteri” i klasse 41 fremmes til endelig registrering…”