RESUMÉ:
AN 2009
00005 – VA 2008 02032 SMUK <w> Manglende særpræg
Patent- og
Varemærkestyrelsen afslog at registrere det ansøgte varemærke SMUK <w>.
Styrelsen fandt, at mærket manglede særpræg, idet mærket blev anset for at være
beskrivende for alle de ansøgte varer. Denne afgørelse blev indbragt for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens
afgørelse
KENDELSE:
År 2009, den 7. oktober afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk
Deichmann)
Message A/S
v/Chas. Hude A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15.
januar 2009 i sagen
VA 2008 02032 SMUK <w>
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de grunde, der er anført af Patent- og
Varemærkestyrelsen, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.
Herefter bestemmes:
Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 23. maj 2008 indleverede Message A/S en
varemærkesansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende mærket SMUK
<w>.
Mærket var ansøgt for følgende varer:
Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning
og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling,
transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet,
apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede,
magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til
mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og
databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og
huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske
og sadelmagervarer.
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning.
Den 19. juni 2008 meddelte Patent- og
Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag på ansøgningen med den begrundelse, at
mærket manglede særpræg. Styrelsen begrundede det foreløbige afslag med
følgende:
”Begrundelsen herfor er,
at ordet SMUK som varemærke, er beskrivende for alle de ansøgte varer.
Ordet SMUK er, ifølge
Politikens Store ordbog den danske betegnelsen for noget som er tiltalende at
se eller høre på. Mærket vil derfor angive en beskaffenhed ved samtlige varer i
din ansøgnings varefortegnelse, nemlig at disse er smukke i sin udformning
eller udtryk og tiltalende at se på.
Der står i
varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at man blandt andet ikke kan få eneret til
varemærker, som i omsætningen kan tjene til at betegne varens beskaffenhed.
Vi har før afslået
følgende tilsvarende mærker:
VA 2006 03793 - LÆKKER,
for ”alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33,
VA 1990 03869 – SMART,
for ”Garn og tråd til tekstilfabrikation” i klasse 23.
Selvom du ikke kan få
eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis du kan
bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.
Et mærke er indarbejdet,
når det er kendt inden for branchen som dit varemærke for de varer eller
tjenesteydelser, som det er ansøgt for. Du skal derfor have brugt mærket
intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før du indleverede
ansøgningen.
Du kan bevise, at dit
mærket er indarbejdet f.eks. ved at sende en udtalelse fra en
brancheorganisation. Du kan også indsende materiale i form af annoncer,
brochurer, fakturaer og lignende. Materialet skal være dateret og vise, hvordan
mærket ser ud, når det bliver brugt. Materialet skal også vise forbindelsen
mellem mærket og de varer eller tjenesteydelser, som det bliver brugt for.
Du bør være opmærksom på,
at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig
eller grafisk udformning. Herved får du dog ikke eneret til ordene, men kun til
mærket i dets helhed. Hvis du ønsker dit mærke registreret i en sådan udformning,
skal du indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved vores undersøgelse
af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for at registrere
det andet mærke.
Vi har også undersøgt, om
mærket er identisk med eller ligner andre varemærker så meget, at man kan
forveksle dem. Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan
opfattes som et navn på en anden person eller en andens virksomhed, eller om
det kan krænke en andens ophavsret.
Du kan læse om dette i
varemærkelovens §§ 14 og 15.
Vi har fundet sådanne
rettigheder, som dit mærke kan være i strid med. Du kan se disse rettigheder i
den vedlagte søgningsrapport. Hvis vi har fundet varemærker, har vi vedlagt en
registerudskrift af disse mærker.
Vi gør dig opmærksom på,
at der kan være EU-varemærker og Madrid Protokol mærker, som vi ikke havde
oplysning om, da vi undersøgte dit mærke.”
Ansøger svarede ikke på denne henvendelse, og
Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte endelig afslag på ansøgningen ved brev
af 15. januar 2009. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:
”… I brev af 19. oktober 2008 skrev vi, at dit
varemærke ikke kan registreres. Vi har ikke modtaget et svar fra dig.
Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har
det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, da mærket kan
angive en beskaffenhed ved varen eller tjenesteydelsen.
Begrundelsen herfor er,
at ordet SMUK som varemærke, er beskrivende for alle de ansøgte varer.
Ordet SMUK er, ifølge
Politikens Store ordbog den danske betegnelsen for noget som er tiltalende at
se eller høre på. Mærket vil derfor angive en beskaffenhed ved samtlige varer i
din ansøgnings varefortegnelse, nemlig at disse er smukke i sin udformning
eller udtryk og dejlige at se på.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13…”
Denne afgørelse indbragte Chas.Hude A/S på vegne
af Message A/S ved brev af 16. marts 2009 for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse omgøres. Klagen er nærmere
begrundet med følgende:
”Af Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. juni 2008, vedlagt som bilag 1,
fremgår det, at betegnelsen SMUK ikke findes at have det fornødne særpræg, idet
SMUK er beskrivende for de varer og tjenesteydelser det er ansøgt for. Patent-
og Varemærkestyrelsen har derfor afvist at registrere varemærket.
På vegne af vores klient,
Message A/S, skal vi hermed anmode Ankenævnet om at omgøre Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse.
Principalt gøres det
gældende at afvisningen er i strid med OHIMs retningslinjer og praksis.
Subsidiært gøres det gældende, at SMUK har særpræg ifølge Patent- og
Varemærkestyrelsens egen praksis.
OHIMs retningslinjer
og praksis
Ifølge afsnit 8 i
præamblen til Direktiv 2008/95/EC skal praksis i medlemslandene vedrørende
registrering af et varemærke være identisk. Dette medfører bl.a., at
medlemslandenes praksis skal være i overensstemmelse med OHIMs praksis.
Det følger af OHIMs
"Gudielines concerning proceedings before the office for harmonization in
the internal market", part B, fra april 2008, side 28 at beskrivende
termer, der henviser til køberen af produktet, ikke skal anses som beskrivende
for selve produktet. Disse termer kan derfor godt registreres som varemærker. I
dette tilfælde giver SMUK forbrugeren associationer, til den effekt produkterne
har for forbrugeren, nemlig at forbrugeren bliver smuk af at benytte produktet.
SMUK er derfor ikke egnet til at beskrive produktet direkte, men giver
associationer om den effekt produktet har.
Fra OHIMs
registreringspraksis kan bl.a. henvises til varemærkeregistreringen CTM 6421
812 FINE <ord>, registreret i klasse 25 for beklædningsgenstande, fodtøj
og hovedbeklædning (bilag 2). FINE kan ifølge Gyldendals Engelsk-Dansk
ordbog bl.a. betyde smuk, jf. bilag 3.
Yderligere har OHIM
accepteret at registrere varemærket SMART <ord> i klasse 12 for bl.a.
køretøjer, herunder biler (bilag 4). "En smart bil" eller på
engelsk "a smart car", må siges at være mindst ligeså beskrivende som
en SMUK beklædningsgenstand, jf. fx Politikens Nudansk Ordbog "smarte
biler", jf. bilag 5.
Det er derfor både i
strid med OHIMs retningslinjer og praksis at afvise SMUK fra registrering.
Praksis fra Patent- og
Varemærkestyrelsen
En gennemgang af Patent-
og Varemærkestyrelsens yngre registreringspraksis viser, at følgende varemærker
er registreret:
1. SKØN
<ord> i klasse 16 for magasiner (bilag 6). Ifølge Politikkens
Nudansk Ordbog er skøn et synonym for smuk, jf. bilag 7.
2. SMUK
BRUGT <ord> registreret i klasse 14 for bl.a. smykker og ure (bilag 8).
I denne sammenhæng kan det næppe være BRUGT, der giver mærket særpræg.
Patent- og
Varemærkestyrelsens praksis viser altså, at SMUK kan have det fornødne særpræg
til, at kunne blive registreret.
På baggrund af
ovenstående er det vores opfattelse, at varemærket SMUK bør kunne registreres…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 6.
maj 2009 følgende udtalelse:
” …. Som svar på
Ankenævnets brev af den 22. april 2009 skal styrelsen udtale følgende:
Indledningsvist skal
styrelsen bemærke, at styrelsen er uenig med klager i, at afsnit 8 i præamblen
til Direktiv 2008/95/EC på nogen måder forpligter styrelsen til at være
underlagt eller i øvrigt at følge OHIM’s praksis, lige så lidt som hverken
varemærkeforordningen eller –direktivet forpligter OHIM til at følge styrelsens
praksis.
Om end formålet med såvel
direktivet og forordningen bl.a. er at bidrage til en fortsat harmonisering af
praksis i EU, så angiver disse regelsæt intet om, hvilket lands eller hvilken
institutions praksis, der skal anses for at have forrang.
Endvidere skal styrelsen
præcisere, at styrelsen i begrundelsen for afslaget på registrering henviser
til, at mærket kan angive en beskaffenhed ved de ansøgte varer, nemlig at
”disse er smukke i sin udformning eller udtryk og tiltalende at se på”, og ikke,
som antydet af klager, at ”forbrugeren bliver smuk af at benytte produktet”.
I denne sag har styrelsen
skullet foretage en vurdering af, om det almindelige, anprisende ord SMUK kan
anses for at angive en egenskab ved de ansøgte varer, nemlig varernes
beskaffenhed.
Styrelsens praksis i forhold til anprisende
beskaffenhedsangivelser
Efter styrelsens praksis
vil generelt anprisende tillægsord som oftest blive anset for at være
anprisende beskaffenhedsangivelser, som der som udgangspunkt ikke kan opnås
eneret til. Dette gælder selvom de anprisende tillægsord har en ”upræcis”
karakter i den forstand, at de er udtryk for en subjektiv bedømmelse af særlige
karakteristika ved varen. Uanset sådanne betegnelser kan anses for at have en
”upræcis” karakter, vil de nemlig fortsat kunne anses for at være deskriptive,
og dermed uden særpræg, hvis det må forventes, at den relevante omsætningskreds
vil opfatte ordene i en deskriptiv betydning. I sådanne tilfælde er der behov
for, at betegnelsen friholdes fra registrering, så alle erhvervsdrivende inden
for den pågældende branche har fri adgang til at anvende den beskrivende
betegnelse, for at angive denne beskaffenhed ved deres varer.
Ved ovennævnte vurdering
skal den anprisende beskaffenhedsangivelse vurderes i forhold til de konkrete
varer, i hvilken forbindelse der skal tages hensyn til bl.a. varernes karakter
(art, anvendelse, formål etc.), branchens og omsætningskredsens sammensætning,
eventuelle branchesædvaner o.lign.. I visse situationer vil betegnelser, der i
forhold til visse varer er helt almindelige anprisende udtryk, ikke kunne anses
for at være deskriptive betegnelser i forhold til andre varer. Eksempelvis må
det forventes, at omsætningskredsen for varen ”brød” vil opfatte ordet SUND som
en anprisende beskaffenhedsangivelse i forhold til denne vare, da sundhed netop
er et væsentligt parameter for omsætningskredsens valg af varer i forhold til
fødevarer. Er varerne derimod ”gravemaskiner” eller ”tyverialarmer”, kan det
ikke umiddelbart forventes, at omsætningskredsen vil opfatte ordet SUND som en
anprisende beskaffenhedsangivelse for disse varer.
Det skal bemærkes, at
styrelsen tidligere bl.a. har afslået VA 1998 01065 Eksklusiv-Huse, VA 1998
02666 Det Sikre Billån, VA 1997 06183 DET RENE VAND, VA 2000 02418 Handy, VA
2000 02606 LUXUS, VA 2001 03303 PUR, VA 2002 00356 Perfect, VA 2001 00799 SUPER
PARTS, VA 2003 00438 DET RENE ÆG, VA 2004 00307 NEM, VA 2003 03833 SUPER COLOR,
VA 2006 00075 nemt&rent, VA 2005 01056 PÆRELET, VA 2006 02256 Quality
Bakeries, VA 2005 02382 Supreme, VA 2006 03606 COMFORT, VA 2006 02903
great-taste, VA 2006 03793 LÆKKER, VA 2007 01260 Precious, VA 2004 02952 Skøn,
VA 2007 02941 Bedre Bad, VA 2006 05082 den bedste og VA 2007 02926 SmartSystem.
Alle de nævnte mærker indeholder eller består af anprisende
beskaffenhedsangivelser såsom ”eksklusiv”, ”sikre”, ”rene”, ”handy”, ”luxus”,
”pur”, ”perfect”, ”super”, ”nem”, ”let”, ”quality”, ”supreme”, ”comfort”,
”skøn”, ”bedre” og ”smart”, men ingen af disse betegnelser kunne i de anførte
sager bidrage mærkerne det nødvendige særpræg.
Tilsvarende har
Ankenævnet fundet, at mærkerne SMART (AN 1996 00929), SUPER COLOR (AN 2004
00028) og GRAND CRU (AN 2006 00057) er uden det nødvendige særpræg.
Styrelsens vurdering af ordet SMUK
Ordet SMUK kan anvendes som
en anprisning af en vares fremtoning. Ordet SMUK må derfor anses for at være en
anprisende beskaffenhedsangivelse i forhold til sådanne varer, hvor varens
fremtoning kan have indflydelse på omsætningskredsens valg af produkt.
At dette er tilfældet i
forhold til varer i klasse 18 og 25 må stå ganske klart, idet der her er tale
om varer, der i høj grad markedsføres på varernes udseende.
Med hensyn til varerne i
klasse 9 skal styrelsen medgive, at det ikke umiddelbart er evident, at
fremtoningen af varer såsom ”nautiske apparater eller instrumenter” eller
”apparater til signalering” kan have indflydelse på omsætningskredsens valg af
produkt, men det skal i den forbindelse haves in mente, at der her er tale om
meget brede overbegreber for varekategorier, der omfatter en lang række varer.
Eksempelvis omfatter overbegrebet ”nautiske apparater og instrumenter”
eksempelvis varerne ”kompas” og ”kompasroser”, og det er efter styrelsens
opfattelse klart, at sådanne varer i høj grad markedsføres på deres fremtoning
såvel som deres funktionalitet. Ligeledes omfatter overbegrebet ”apparater til
signalering” bl.a. mobiltelefoner, hvorom der heller ikke kan herske tvivl, at
sådanne også i høj grad markedsføres på deres fremtoning såvel som på deres
funktionalitet.
Af andre varer omfattet
af overbegreberne i klasse 9, der kan ses markedsført på deres
fremtoning/design, kan bl.a. henvises til fjernsyn, stereoanlæg, kameraer,
kikkerter, stikkontakter og lysdæmpere, computere. Endvidere er der efter
styrelsens opfattelse generelt en tendens til, at elektronisk udstyr og
apparater gives et særligt design, hvilket tillige har indflydelse på den måde
omsætningskredsen må forventes at opfatte udtryk, der priser sådanne vares
fremtoning.
Derudover skal bemærkes,
at styrelsen ikke er i besiddelse af oplysninger, der modsiger, at fremtoningen
af varer i klasse 9 ikke har eller kan have indflydelse på omsætningskredsens
valg af produkt i købssituationen. Når det samtidig må stå klart, at en
væsentlig del af de produkter, der er omfattet af overbegreberne i klasse 9
netop tilføjes design elementer, for at højne produkternes æstetiske udtryk,
finder styrelsen det ubetænkeligt at lægge til grund, at samtlige de af
ansøgningen omfattede varer i klasse 9 bliver eller kan blive markedsført også
på deres fremtoning/design.
Det er følgelig
styrelsens opfattelse, at også samtlige varer i klasse 9 kan gives, og faktisk
i stor udstrækning bliver givet, et æstetisk udtryk med den hensigt, at påvirke
omsætningskredsens valg af vare i købssituationen.
Styrelsen skal med disse
yderligere bemærkninger fastholde, at ordet SMUK må anses for en anprisende
beskaffenhedsangivelse i forhold til samtlige de af ansøgningen VA 2008 02032
omfattede varer i klasse 9, 18 og 25, hvorfor mærket er deskriptivt og uden
særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1…”
Klager har ikke
yderligere kommenteret sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, den 7. oktober 2009