RESUMÉ:
AN 2009
00015 – VA 2008 01489 HEVEA <w> - særpræg
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere
varemærket VA 2008 01489 for nogle af de ansøgte varer, idet det ansøgte mærke manglede
det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2009, den 5. november afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk
Deichmann)
HOFFIHEARTS
v/JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19.
maj 2009 vedrørende delvist afslag på registrering af varemærket VA 2008 01489
HEVEA <w>.
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen
af 19. maj 2009 og i styrelsens høringsudtalelse af 1. juli 2009 anførte
grunde, tiltræder ankenævnet, at ordet HEVEA bør nægtes registrering, jf.
varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som nærmere anført af styrelsen, idet
ordet kan tjene til at betegne varens beskaffenhed.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 16. april 2008 indleverede HOFFIHEARTS v/JON
PALLE BUHL ADVOKATAKTIESEL-SKAB en ansøgning om registrering af varemærket
HEVEA <w> for
Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske
og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder,
ortopædiske artikler, suturmaterialer.
Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest,
glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre
klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-,
paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal.
Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer
(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning,
horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af
erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.
Ved brev af 13. juni 2008 meddelte Patent- og
Varemærkestyrelsen, at mærket manglede særpræg for nogle af de ansøgte varer.
Styrelsen anførte følgende:
” Vi har vurderet, at dit
varemærke ikke har det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne
registreres for alle de ansøgte varer.
Ved begrebet ”særpræg” forstås, at mærket ikke må
være beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, det er ansøgt for.
Begrundelsen for at dit
mærke mangler særpræg er, at ordet HEVEA ifølge Gyldendals Store Danske
Encyklopædi er navnet på en ”Slægt af træer
i vortemælkfamilien med ca. 12 arter i tropisk Amerika. Mælkesaften af flere
arter, herunder først og fremmest Hevea brasiliensis, gummitræ, opsamles efter
snit i barken og bruges til fremstilling af naturgummi”. Mærket mangler
derfor særpræg for ”Kunstige lemmer”
i klasse 10. Dette skyldes, at mærket angiver en egenskab ved varen, nemlig at
de kunstige lemmer er lavet af træ fra Hevea-familien.
Mærket mangler endvidere
særpræg for ”Kautsjuk og gummi” i
klasse 17. Begrundelsen herfor er også her, at mærket angiver en egenskab ved
varerne, nemlig at de er udvundet af et træ fra Hevea-familien.
Herudover er mærket
beskrivende for ”Møbler, spejle,
billedrammer, og varer (ikke indeholdt i andre klasser af træ”) i klasse
20. Dette skyldes, at mærket angiver den egenskab ved varerne, at de er lavet
af træ der stammer fra Hevea-familien.
Der står i
varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, at man ikke kan få eneret til varemærker,
som angiver en egenskab ved de ansøgte varer.
Vi har før afslået følgende
tilsvarende mærker:
VA 1999 04641 VICTORIA
EG Klasse
20.
Vi kan endvidere ikke
registrere dit varemærke for ”Guttaperka”,
fordi det indeholder ordet Hevea, hvilket angiver en egenskab ved varen, nemlig
at varen stammer fra et træ i Hevea-familien. Ifølge Politikens Store
Ordbogs-cd-rom er Guttaperka et ”Gummilignende
stof udvundet af saften fra træer af Sapotaceae-familien som vokser i
Sydøstasien”. Da Guttaperka ikke kan udvindes fra træer af Hevea-familien,
kan mærket ikke anvendes på en ikke vildledende måde. Mærket er derfor
vildledende for Guttaperka idet det ikke er udvundet fra et træ af
Saptaceae-familien.
Der står i
varemærkelovens § 14, nr. 2, at man ikke kan få eneret til varemærker, som kan
vildlede med hensyn til en egenskab ved varen.
Hvis du udelader
”Guttaperka” i listen over varer og tjenesteydelser, vil mærket ikke længere
være vildledende, og vi vil kunne registrere dit mærke.
Selvom du ikke kan få
eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis du kan
bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.
Et mærke er indarbejdet,
når det er kendt inden for branchen som dit varemærke for de varer eller
tjenesteydelser, som det er ansøgt for. Du skal derfor have brugt mærket
intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før du indleverede
ansøgningen.
Du kan bevise, at dit
mærket er indarbejdet f.eks. ved at sende en udtalelse fra en
brancheorganisation. Du kan også indsende materiale i form af annoncer,
brochurer, fakturaer og lignende. Materialet skal være dateret og vise, hvordan
mærket ser ud, når det bliver brugt. Materialet skal også vise forbindelsen
mellem mærket og de varer eller tjenesteydelser, som det bliver brugt for.
Du bør være opmærksom på,
at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig
eller grafisk udformning. Herved får du dog ikke eneret til ordene, men kun til
mærket i dets helhed. Hvis du ønsker dit mærke registreret i en sådan
udformning, skal du indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved vores
undersøgelse af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for
at registrere det andet mærke.
Vi har også undersøgt, om
mærket er identisk med eller ligner andre varemærker så meget, at man kan
forveksle dem. Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan
opfattes som et navn på en anden person eller en andens virksomhed, eller om
det kan krænke en andens ophavsret.
Du kan læse om dette i
varemærkelovens §§ 14 og 15.
Vi har fundet sådanne rettigheder,
som dit mærke kan være i strid med. Du kan se disse rettigheder i den vedlagte
søgningsrapport. Hvis vi har fundet varemærker, har vi vedlagt en
registerudskrift af disse mærker.
Vi gør dig opmærksom på, at der kan være
EU-varemærker og Madrid Protokol mærker, som vi ikke havde oplysning om, da vi
undersøgte dit mærke…”
Den 19. maj 2009 traf styrelsen endelig afgørelse
i sagen, og meddelte et delvist afslag på ansøgningen. Styrelsen begrundede sin
afgørelse med følgende:
”… Vi skrev til dig i vores brev fra den 21. januar 2009, at vi ville afslå
dit varemærke for visse varer. I dine breve af henholdsvis 9. februar 2009 og
5. marts 2009 beder du os træffe en endelig afgørelse.
På den baggrund har vi gennemgået sagen på ny. Vi skal meddele dig, at
gennemgangen ikke har givet os anledning til at frafalde vores henvisning til §
13, stk. 2, og vi afslår derfor din ansøgning for følgende varer:
Klasse 10:
”Kunstige lemmer og sutter”.
Klasse 17:
”Kautsjuk og gummi”.
Klasse 20: ”Møbler, spejle,
billedrammer, og varer (ikke indeholdt i andre klasser af træ)”.
Begrundelsen herfor er,
at ordet HEVEA ifølge Gyldendals Store Danske Encyklopædi er navnet på en ”Slægt af træer i vortemælkfamilien med ca.
12 arter i tropisk Amerika. Mælkesaften af flere arter, herunder først og
fremmest Hevea brasiliensis, gummitræ, opsamles efter snit i barken og bruges
til fremstilling af naturgummi”. Mærket mangler derfor særpræg for ”Kunstige lemmer” i klasse 10. Dette
skyldes, at mærket angiver en egenskab ved varen, nemlig at de kunstige lemmer
er lavet af træ fra Hevea-familien.
Mærket mangler endvidere
særpræg for ”Kautsjuk og gummi” i
klasse 17. Begrundelsen herfor er også her, at mærket angiver en egenskab ved
varerne, nemlig at de er udvundet af et træ fra Hevea-familien.
Herudover er mærket beskrivende for ”Møbler,
spejle, billedrammer, og varer (ikke indeholdt i andre klasser af træ)” i
klasse 20. Dette skyldes, at mærket angiver den egenskab ved varerne, at de er lavet
af træ der stammer fra Hevea-familien.
Vi har endvidere
vurderet, at dit varemærke ikke har det særpræg, som et varemærke skal have for
at kunne registreres for ”Sutter” i
klasse 10.
Begrundelsen for at dit
mærke mangler særpræg er, at ordet HEVEA ifølge Gyldendals Store Danske
Encyklopædi er navnet på en ”Slægt af
træer i vortemælkfamilien med ca. 12 arter i tropisk Amerika. Mælkesaften af
flere arter, herunder først og fremmest Hevea brasiliensis, gummitræ, opsamles
efter snit i barken og bruges til fremstilling af naturgummi”. Mærket
mangler derfor særpræg for ”Sutter”
i klasse 10. Dette skyldes, at mærket angiver en egenskab ved varen, nemlig at
de sutterne er lavet af træ fra Hevea-familien.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20,
stk. 2, jf. § 13, stk. 2…”
Denne afgørelse indbragte HOFFIHEARTS v/JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB
ved brev af 12. juni 2009 med bilag for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
med påstand om, at det ansøgte mærke HEVEA <w> også tillades registreret
for ”sutter” i klasse 10. Klagen blev nærmere begrundet med følgende:
”… Som advokat for klager Hoffihearts, v/Terese Hoffeldt, påklager jeg
herved til ankenævnet Patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af den 19. maj
2009 i sagsnr. VA 2008 10489, (bilag 1)
hvor styrelsen under henvisning til § 13, stk. 2 i varemærkeloven, har afslået
at registrere varemærket, ”Hevea” for følgende varer:
Klasse
10: ”Kunstige lemmer og sutter”.
Klasse
17: ”Kautsjuk og gummi”
Klasse 20: ”Møbler, spejle, billedrammer, og varer
(ikke indeholdt i andre klasser af træ)”.
Min klient nedlægger under klagesagen følgende
Påstand:
Den af styrelsen trufne afgørelse omgøres derhen,
at VA 2008 10489 Hevea accepteres til registrering også for så vidt angår
klasse 10: ”Sutter”.
Anbringender:
Klager driver forretning med salg af sutter
produceret ét stykke af økologisk naturgummi, udvundet efter bæredygtige
principper. Sutterne afsættes blandt andet via Matas kæden og markedsføres
under mærket ”Hevea”.
Idet de øvrige afviste varer, ikke har betydning
for klagers forretning er klagen begrænset til udelukkende at angå afvisningen
af at registrere varemærket for klasse 10: ”Sutter”.
Styrelsens afslag på at registrere ”Hevea” for
klasse 10: ”Sutter”, er begrundet med følgende:
”at ordet
HEVEA ifølge Gyldendals Store Danske Encyklopædi er navnet på en ”Slægt af
træer i vortemælksfamilien med ca. 12 arter i tropisk Amerika. Mælkesaften af
flere arter, herunder først og fremmest Hevea brasiliensis, gummitræ, opsamles
efter snit i barken og bruges til fremstilling af naturgummi”. Mærket mangler
derfor særpræg for ”Sutter” i klasse 10. Dette skyldes, at mærket angiver en
egenskab ved varen, nemlig at de sutterne er lavet af træ fra Hevea-familien.”
Styrelsen anviser i afgørelsen, at hjemlen til afgørelsen er § 13, stk. 2 i
varemærkeloven, og klager går ud fra, at der henvises til § 13, stk. 2, nr. 1 i
varemærkeloven.
I begrundelsen har indsneget sig en sprogligfejl, som kan virke
meningsforstyrrende. Begrundelsen anfører således, at ”de sutterne er lavet af
træ fra Hevea-familien”. Dette udsagn er ikke retvisende, eftersom klagers
sutter er lavet af naturgummi og ikke af træ. Klager går ud fra, at styrelsen
henviser til, at sutterne er lavet af naturgummi, som blandt andet kan udvindes
fra træet Hevea brasiliensis.
Spørgsmålet er herefter, om det forhold, at klagers sutter er lavet af
naturgummi gør, at varemærket ”Hevea” er deskriptivt for varen og derved
udelukket fra registrering, jf. § 13, stk. 2, nr. 1 i varemærkeloven.
Med hensyn til betydningen af ”Hevea” indgår dette ord, som en del af den
latinske betegnelse for en slægt af træer i vortemælksfamilien. En af arterne i
Hevea-familien, nemlig Hevea Brasiliensis
anvendes til gummiproduktion, ved at saften fra træet udvindes og forarbejdes
til gummi. Det skal fremhæves, at naturgummi også udvindes fra adskillige andre
træsorter end Hevea Brasiliensis,
herunder Gutta-Percha (Palaquium gutta),
Ficus elastica, Castilla elastica m.fl.,
jf. (bilag 2).
Der er således ingen nødvendig sammenhæng mellem ”Hevea” og naturgummi,
herunder er ”Hevea” navnlig ikke synonymt med gummi, hverken på dansk eller
latin. Den latinske betegnelse for gummi er således Cummi, jf. den som (bilag 3) vedlagte udskrift af Gyldendahls
Dansk-Latin ordbog. Herudover anvendes ”Hevea” ikke i almindelig daglig tale,
hverken som beskrivelse for gummi, sutter eller på anden måde. De få gange,
hvor man støder på navnet ”Hevea” er det typisk i forbindelse med trævarer,
lavet af Hevea træ fra Hevea familien. Den almindelige velinformerede forbruger
vil således ikke trække en betydningsmæssig forbindelse mellem sutter og
”Hevea”, endsige naturgummi og ”Hevea”. Endvidere skal det fremhæves, at sutter
ikke kun produceres af naturgummi. Således kan sutter både være produceret af naturgummi,
gummi og endog plastik samt mere eksotiske materialer.
Der er således ingen umiddelbar sproglig eller betydningsmæssig forbindelse
mellem ”Hevea” og gummi eller for den sags skyld, ”Hevea” og sutter. Mærket
”Hevea” er således ikke beskrivelsen for sutterne, eller en egenskab ved
disse. ”Hevea” er derfor et distinktivt mærke, der er særdeles velegnet til at
adskille min klients sutter fra andre fabrikanters sutter. Mærket har fornødent
særpræg i forhold til sutter i klasse 10 og bør derfor registreres.
Det skal i den forbindelse fremhæves, at OHIM har registreret ordmærket
”Hevea” i klasse 25 for blandt andet ”articles made of rubber, being shoes…”,
jf. den som (bilag 4) vedlagte
udskrift fra OHIM’s register. Det kan oplyses, at ansøgeren Hevea B.V. anvender
mærket for gummistøvler, dvs. en vare som på alle måder har en endog nærmere
forbindelse til Hevea Brasiliensis træet end klagers sutter. Såfremt ”Hevea”
ikke er beskrivende for ”articles made of rubber, being shoes…”, herunder
gummistøvler, er mærket i sagens natur heller ikke beskrivende for sutter.
Samtidig skal opmærksomheden henledes på, at styrelsen tidligere har
registreret ”Hevea” som varemærke for gummivarer, nemlig i 1947, hvor Hevea
B.V. ansøgte og fik varemærke på ”Hevea” indenfor for flere klasser omfattende
varer lavet af gummi og gummilignende materialer, (bilag 5). Registreringen er efterfølgende udløbet, men illustrerer
at styrelsen tidligere har haft den opfattelse, at mærket ”Hevea” ikke var
deskriptivt i forhold til gummivarer.
Styrelsen har under sagsbehandlingen affærdiget betydningen af
registreringerne hos OHIM med, at styrelsen ikke er bundet af OHIM’s praksis,
og at dette område - hvilket må forstås som området for deskriptive mærker - er
et af de områder, hvor styrelsens praksis er divergerende i forhold til OHIM’s.
Det er naturligvis korrekt, at styrelsen ikke er bundet af OHIM’s praksis, men
ved den foreliggende afgørelse synes styrelsen, at lægge sig endog ganske
betydeligt fra OHIM’s praksis, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Samtidig synes styrelsen ligeledes at lægge afstand til tidligere praksis,
herunder afgørelsen om at registrere ”Hevea” fra 1947, jf. ovenfor. Det
bemærkes, at træfamilien hevea blev navngivet mange år før 1947 og styrelsen må
derfor også formodes at have været opmærksom på den foreliggende sammenhæng
mellem gummi og hevea-familien ved afgørelsen i 1947, der er i hvert fald intet
i de offentliggjorte akter, som taler for det modsatte. Styrelsens argument om,
at man i 1947 ikke var i besiddelse af de samme søgeværktøjer som i dag,
hvorfor betydningen af ”Hevea” muligvis
ikke var evident for den daværende sagsbehandler, fremstår derfor som ganske
ufunderet.
**o0o**
Opsummerende må det fastslås, at mærket ”Hevea” ikke er beskrivende for en
egenskab ved sutter eller in casu klagers sutter. Derfor bør klagers mærke
registreres for sutter i klasse 10.
Processuelle bemærkninger og
omkostninger:
Klager anmoder om at sagen undergives mundtlig forhandling, jf. kapitel 5 i
bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og varemærker.
Endvidere forbeholder klager sig at fremkomme med yderligere indlæg i
sagen, når styrelsens indlæg foreligger.
Såfremt klager får
medhold i den nedlagte påstand skal det fulde klagegebyr tilbagebetales, idet
klager allerede før styrelsens afgørelse har bidraget med at oplyses sagen på
et sådan stade, at registrering burde have været sket…”
Den 1. juli 2009 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende
udtalelse til sagen:
”… Indledningsvist skal bekræftes, at klager har ret i, at styrelsens
afslagsbrev af den 19. maj 2009 indeholder en fejl, idet styrelsen i
begrundelsen for afslaget i forhold til varen ”sutter” anfører følgende:
”Dette skyldes, at mærket angiver en
egenskab ved varen, nemlig at de sutterne er lavet af træ fra Hevea-familien.”
Der burde rettelig have stået følgende:
”Dette skyldes, at mærket angiver en
egenskab ved varen, nemlig at sutterne er lavet af gummi hidrørende fra et træ
af Hevea-familien.”
Denne formulering er også indledningsvist anført i styrelsens brev til
klager af den 21. januar 2009, men styrelsen gentager beklageligvis den
meningsforstyrrende fejl senere i samme brev og i afslaget af den 19. maj 2009.
Det skal endvidere indledningsvist bemærkes, at styrelsen må forstå
ansøgers klage af den 12. juni 2009 således, at klagen alene vedrører varen
”sutter”, idet klager på side 4 opsummerende konkluderer ”Derfor bør klagers mærke registreres for sutter i klasse 10.”
Klager har henvist til, at ordet Hevea ikke kan betragtes som synonymt med
”gummi”, og at omsætningskredsen ikke vil se nogen betydningsmæssig forbindelse
mellem ordet Hevea og varerne sutter eller naturgummi.
Styrelsen er ikke enig heri.
Som anført i afslaget udvindes der naturgummi af træer af Hevea-familien,
herunder særligt træet Hevea Brailiensis. Det er derfor ikke unormalt, at denne
form for naturgummi betegnes ”Hevea rubber”. Til dokumentation herfor vedlægges
bilag A, der viser resultatet af en søgning på tekststrengen:
”hevea rubber” –boots
Søgekriteriet ”-boots” er sat ind for at undgå hits, der vedrører
gummistøvler fra Hevea B.V.
Som det ses af søgeresultatet, er det forholdsvist almindeligt at anvende
den engelske betegnelse ”hevea rubber” for at henvise til, at der er tale om
naturgummi fra træet Hevea Brasiliensis.
Denne brug af ordet ”hevea” uden tilføjelsen ”brasiliensis” fremgår også af det af klager indsendte bilag 2, hvor der på side 2 anføres ”The first commercial Hevea plantation in India...”, ligesom der på side 5 anføres ”The first use of rubber was natural latex from the Hevea Tree”. Ligeledes anføres på side 6, at ”Guayule latex is hypoallergenic and is being researched as a substitute to the allergy-inducing Hevea latexes”, ligesom der på samme side under overskriften ”See also” henvises til ”Guayule, a useful, non-allergenic alternate source for Hevea derived natural rubber, native to North America”.
Det skal hertil bemærkes, at styrelsen ikke tillægger det afgørende vægt,
at artsbetegnelsen ”hevea rubber” er engelsk, idet det må antages, at i hvert
fald dele af de berørte kundekredse må kende til denne betegnelse. Styrelsen
skal i den forbindelse henvise til, at EF-domstolen i den præjudicielle
afgørelse af den 9. marts 2006 i sagen C-421/04, Matratzen-sagen, tog stilling
til spørgsmålet, hvorledes kravet om særpræg skal vurderes, når der ansøges om
registrering som nationalt varemærke af et ord, som er hentet fra sproget i en
anden medlemsstat, hvor ordet mangler fornødent særpræg eller er beskrivende i
forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt
registreret. EF-domstolen udtalte bl.a. følgende:
24 For at bedømme, hvorvidt et
nationalt varemærke mangler fornødent særpræg eller er beskrivende for de varer
eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, skal der
således tages hensyn til opfattelsen hos de berørte kundekredse, dvs. i
handelen og/eller hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og
velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller
tjenesteydelser på det område, for hvilket der er ansøgt om registrering (jf.
dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
Sml. I, s. 2779, præmis 29, og domme af 12.2.2004, sag C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 77, og sag C-218/01,
Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 50).
Det skal her bemærkes, at der således i særprægsvurderingen ikke alene skal tages hensyn til opfattelsen af mærket hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, men også opfattelsen hos ”andre berørte kundekredse, dvs. i handelen...”. Det bemærkes, at dommen i denne henseende i den engelske udgave er formuleret ”..it is necessary to take into account the perception of the relevant parties, that is to say in trade and or amongst average consumers...”
Ved vurderingen af, om et ord på et andet sprog end dansk har særpræg, skal
der således også tages hensyn til, hvorledes mærket vil blive opfattet ”in trade”,
dvs. af de handlende, herunder importører og eksportører.
Dette skal ses i sammenhæng med, at det i dansk praksis - herunder i
Ankenævnets praksis - antages, at ”professionelle” (eksempelvis læger indenfor
det farmaceutiske område) har et større kendskab og en større opmærksomhedsgrad
i forhold til varer og tjenesteydelser, herunder deskriptive betegnelser
herfor, inden for deres eget brancheområde. Dette må også gælde i sproglig
henseende, idet det må antages, at importører og eksportører har et forholdsvist
godt kendskab til arts- og egenskabsbetegnelser for de varer, som de
beskæftiger sig med, også på andre sprog end dansk, og i særlig grad i forhold
til hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk.
Denne tilgang til vurderingen af særpræg for udenlandske betegnelser ses
også anlagt af Deutsches Patent- und Markenamt, der bl.a. har afslået mærket
BAGNO (der er det italienske ord for ”bad”) for varer i klasse 11, mærket
RAPIDO (der er det italienske ord for ”hurtig”) for varer i klasse 3, mærket
PURO (der er det italienske/spanske ord for ”ren”) for varer i klasse 5 og 30,
og mærkerne CAPOLAVORO (der er det italienske ord for ”mesterværk”) for en
række varer, herunder i klasse 7, 9, 11, 14, 16 og 18.
Med hensyn til de nævnte afslag fra Deutsches Patent- und Markenamt
henvises i øvrigt til bilag B, der indeholder udtræk fra den tyske
online-database.
Det kan i den forbindelse oplyses, at det er Deutsches Patent- und
Markenamt’s praksis, at anse de handlende, dvs. importører og eksportører, for
at være bekendt med betydningen af et udenlandsk ord, hvis der er tale om et
ord på et af de almindelige sprog anvendt i international handel, dvs. engelsk,
fransk, italiensk, spansk og portugisisk, og ordet i øvrigt er klart
deskriptivt på det pågældende sprog.
Tilsvarende har Ankenævnet i afgørelse af den 11. december 2003 i sagen AN
2002 00083 fundet, at ordet LABNE er uden særpræg for ost, idet der er tale om
en engelsk artsangivelse. Ankenævnet tiltrådte således styrelsens
indsigelsesafgørelse, hvori styrelsen bl.a. anførte ”Det er styrelsens praksis,
at et ord på engelsk mangler særpræg, hvis det kan angive arten på de ansøgte
varer.”
Ligeledes tiltrådte Ankenævnet i sin afgørelse af den 2. juli 2003 i sagen
AN 2002 00053 den af styrelsen anlagte vurdering, at mærket OSTOMATE er uden
særpræg for visse varer i klasse 5 og 10, da OSTOMATE er den engelske
betegnelse for en “stomi-patient”, og idet “ostomate” i alt fald i de relevante
kredse, patienter, læger og medicinalproducenter, er et almindeligt kendt og
anvendt udtryk.
Den ovenfor skitserede tyske praksis, og den praksis som EF-domstolen har
anlagt i Matratzen-sagen, er således også en fast bestanddel af styrelsens og
Ankenævnets praksis og har været det i en årrække.
Klager har henvist til, at OHIM har registreret mærket HEVEA for bl.a.
gummistøvler. Som oplyst i forbindelse med ansøgningens behandling, så
divergerer styrelsens og OHIM’s praksis på visse punkter. Således syntes OHIM
ikke i alle tilfælde at anlægge ovennævnte praksis vedrørende deskriptive ord
på andre sprog. Det er styrelsens opfattelse, at OHIM’s til tider lempeligere
praksis ikke bør følges, når der er tale om deskriptive betegnelser, også
selvom mærket er på et andet sprog end dansk.
Klager har også henvist til, at styrelsen tidligere har registreret mærket
HEVEA. Registreingen, der nu er udløbet, er foretaget den 29. marts 1947, og
styrelsen har ikke optegnelser over de overvejelser eller undersøgelser
styrelsen foretog forud for denne registrering. Styrelsen kan derfor ikke kaste
lys over, om styrelsen på daværende tidspunkt var bekendt med betydningen af
ordet ”hevea”, dette hverken på dansk, latin eller engelsk.
Det skal dog i denne henseende bemærkes, at det ikke som anført af klager
kan forudsættes, at blot fordi gummitræet Hevea Brasiliensis fik sit navn mange
år forud for registreringstidspunktet for den nævnte registrering, så må det
også formodes, at styrelsen har været bekendt med dette navn under behandlingen
af denne ansøgning.
Selvom styrelsen foretager en grundig undersøgelse i forbindelse med en
ansøgningsbehandling, så kan det ikke udelukkes, at styrelsen overser et mærkes
deskriptive egenskaber, f.eks. fordi denne egenskab ikke fremgår af de
opslagsværker styrelsen har til rådighed. Som det fremgår af ”Varemærker
Registreringspraksis”, Rigmor Carlsen, side 28, så har dette forhold siden
ordmærkets indførelse i dansk varemærkeret i 1898 været en kilde til flere
underkendelser af styrelsens registreringer, herunder eksempelvis Højesterets
afgørelse af den 6. januar 1976, U 1976.133H, i hvilken Højesteret fandt, at
ordet SOLARIUM, som styrelsen ved ansøgningens behandling ikke havde kendt
betydningen af, blev anset for at være uden særpræg.
Styrelsen finder på denne baggrund, at den i 1947 foretagne registrering af
mærket HEVEA ikke bør have afgørende indflydelse på vurderingen af det nu
ansøgte mærkes særpræg.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 19. maj 2009.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…”
Ved brev af 13. august 2009 kommenterede klager på styrelsens udtalelse til
sagen. Klager fremkom med følgende kommentarer:
”… Det fastholdes, at Hevea ikke kan betragtes som synonymt for gummi.
Styrelsen anfører i ovennævnte indlæg, at det ikke er unormalt at naturgummi
betegnes ”Hevea rubber”. Dette er klager ikke enig i. Således anvendes ”Hevea
rubber” på engelsk udelukkende som betegnelsen for den type gummi, der udvindes
fra Hevea træet, hvilket i øvrigt også fremgår af styrelsens bilag A.
Selve betegnelsen ”Hevea rubber” dokumenterer efter klagers opfattelse, at
der ikke er nogen nødvendig sammenhæng mellem ”Hevea” og ”rubber”. Havde
”Hevea” og ”rubber” været synonymer, ville ”Hevea rubber” være en pleonasme, hvor
”rubber” reelt var overflødig. Dette er ikke tilfældet, heller ikke på engelsk.
”Hevea” er således ikke i sig selv deskriptivt for gummi, heller ikke på
engelsk. Det forhold, at ”Hevea” og ”rubber” eller gummi ikke er synonymer, gør
det i sagens natur vanskeligt for styrelsen fortsat at hævde, at ”Hevea” er
direkte beskrivende for sutter. Samtidig medfører dette forhold tillige, at
styrelsens udredning omkring praksis vedrørende ordmærker, som er deskriptive
på et fremmedsprog, heller ikke er relevant i forhold til den foreliggende sag.
Herudover må det pointeres, at sutter kan produceres af mange andre
materialer end gummi. Således er en stor del af sutter på markedet produceret
af plastmaterialer eller silikone, og der ses også i handlen sutter, som er
lavet af andre mere eksotiske materialer.
Styrelsen forsøger på side 2 i indlægget at legitimere sit standpunkt under
henvisning til præmis 24 i EF-domstolens afgørelse i sagen C-421/04,
Matratzen-sagen. Den nævnte præmis i afgørelsen adskiller sig som sådant ikke
fra tidligere praksis, og det relevante ved særpræghedsbedømmelsen er således,
hvorledes mærket vil blive opfattet af den relevante omsætningskreds, in casu
butikker, som forhandler sutter og den almindelige, veloplyste forbruger af
samme. Der kan således ikke for et produkt, som en sut, opstilles samme
forudsætninger omkring en særlig ”professionalisme” hos den handlende, som
inden for området for handel af farmaceutiske produkter. Forhandlere af sutter
kan således ikke forventes at være læge eller lignende.
Det er således stærkt tvivlsomt og fuldstændigt udokumenteret, at den
relevante omsætningskreds i Danmark vil og kan foretage en betydningsmæssig
kobling mellem sutter og ”Hevea”, der ikke kan anses for en almindelig
betegnelse for gummi eller sutter hverken på dansk eller engelsk.
Det kan slutteligt
nævnes, at min klient - der allerede i en rum tid har markedsført sutterne
under mærket ”Hevea”, jf. også bilag A i sagen, hvor der er henvisninger til
flere hjemmesider, som forhandler klagers sutter - ikke oplever, at den
relevante omsætningskreds har vanskeligheder ved at adskille min klients sutter
fra andre sutter lavet af gummi…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, den 5. november 2009