RESUMÉ:

 

AN 2010 00002 - VA 2007 00908 - AUTO ADAPT <w> - Manglende særpræg

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2007 00908 AUTO ADAPT <w> for de ansøgte klasser, idet Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at det ansøgte mærke manglede det til registrering fornødne særpræg, da mærket anses for at angive en egenskab ved de ansøgte varer. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Styrelsens afgørelse.

 

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 29. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00002

 

Klage fra           Grundfos Management A/S

      v/Chas. Hude A/S

 

 

over                   Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. november 2009 vedr. afslag på registrering af varemærke VA 2007 00908 AUTO ADAPT <w>.

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at Nævnet ikke har fundet grundlag for at behandle sagen mundtligt.

 

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde tiltræder Ankenævnet, at varemærket AUTO ADAPT er nægtet registrering jf. Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 

Sagens baggrund:

Den 2. marts 2007 indleverede Grunfos Management A/S v/Chas. Hude A/S en ansøgning om registrering af varemærket AUTO ADAPT <w> for

Klasse 7: Cirkulationspumper, centrifugalpumper, pumper til vandforsyning, pumper til frisk vand og til forurenet vand, pumper til industrielle formål, pumper til brændselsolie, hydrauliske pumper, trykluftspumper, regulerings- og kontrolanordninger til brug i forbindelse med pumper og pumpeanlæg, såsom ventiler, haner, pakninger og automatiske reguleringsventiler, maskinværktøjer, elektriske motorer (ikke til køretøjer til brug på land), filtre (dele af maskiner eller motorer), renseapparater (dele af maskiner eller motorer) og rensningsmaskiner, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Klasse 9: Apparater og instrumenter til måling og kontrol, software og hardware, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og vandledning, herunder vanddistributionsinstallationer og vandforsyningsinstallationer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Ved brev af 4. juni 2007 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag på registreringen af det ansøgte varemærke med den begrundelse, at mærket manglede særpræg. Styrelsen anførte følgende:

 

”… Indledningsvis skal styrelsen gøre opmærksom på, at Deres varefortegnelse ikke fuldt ud er i overensstemmelser med de internationale regler for klassificering. Vi foreslår følgende formulering:

 

Klasse 07:               Pumper (maskiner) nemlig cirkulationspumper, centrifugalpumper, pumper til vandforsyning, pumper til frisk vand og til forurenet vand, pumper til industrielle formål, pumper til brændselsolie, hydrauliske pumper, trykluftspumper, regulerings- og kontrolanordninger til brug i forbindelse med pumper og pumpeanlæg, såsom ventiler, haner, pakninger og automatiske reguleringsventiler, maskinværktøjer, elektriske motorer (ikke til køretøjer til brug på land), filtre (dele af maskiner eller motorer), renseapparater (dele af maskiner eller motorer) og rensningsmaskiner, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Klasse 09:                Apparater og instrumenter til måling og kontrol, computer- software og hardware, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Klasse 11:                Apparater og installationer til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og vandledning, herunder vanddistributionsinstallationer og vandforsyningsinstallationer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Varemærket har imidlertid ikke det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres.

 

Deres varemærke består af to engelske ord AUTO og ADAPT. AUTO betyder ifølge Gyldendals ordbog ”selv-” og er ifølge Den Store Danske Encyklopædi et ”Græsk og international første sammensætningsled dannet af artos”. ADAPT oversættes til ”Tilpasse”, jf. Gyldendals ordbog. Direkte oversat står der således selvtilpasser.

 

Mærket mangler derfor særpræg for alle ”pumper” i klasse 07. Dette begrundes med, at mærket angiver en egenskab ved varen, nemlig at der er tale om pumper der automatisk registrerer forholdene i det anlæg de skal operere i, for derefter at tilpasse sig forholdene.

 

Det samme gør sig gældende for ”Regulerings- og kontrolanordninger”, ”Maskinværktøj”, ”Elektriske motorer” og ”Filtre” i klasse 07. Begrundelsen herfor er, at mærket angiver den egenskab ved dem, at de selv kan registrere forskellige forhold vedrørende det materiale de arbejder med, for derefter at tilpasse sig. 

 

Selv om styrelsen tidligere i dette brev har bedt dem om at præcisere ”renseapparater og rensningsmaskiner”, antager styrelsen umiddelbart, at mærket angiver en egenskab ved disse, nemlig at de tilpasser sig selv til de forhold de skal arbejde under.

 

Mærket angiver endvidere en egenskab ved alle vare i klasse 09 og 11, nemlig at disse på forskellig måde kan tilpasse sig til de forhold de skal operere under.     

 

Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som angiver en egenskab ved de ansøgte vare.

 

Vi har før afslået følgende tilsvarende mærker:

 

VA 2005 01158                                          AUTOTRACKING                                     klasse 09.

 

Selv om det ikke er muligt umiddelbart at få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis De kan bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.

 

Et mærke er indarbejdet, når det er kendt inden for branchen som Deres varemærke for de varer eller tjenesteydelser, som det er søgt for. De skal derfor have brugt mærket intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før De indleverede ansøgningen.

 

De kan bevise, at mærket er indarbejdet, f.eks. ved at indsende en udtalelse fra en brancheorganisation. De kan også indsende materiale i form af annoncer, brochurer, fakturaer og lignende. Materialet skal være dateret. og vise, hvordan mærket ser ud, når det bliver brugt. Materialet skal også vise forbindelsen mellem mærket og de varer eller tjenesteydelser det er brugt for.

 

De bør være opmærksom på, at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig eller grafisk udformning. Herved får De dog ikke eneret til ordene, men kun til mærket i dets helhed. Hvis De ønsker Deres mærke registreret i en sådan udformning, må De indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved undersøgelsen af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for registrering af dette mærke.

 

Vi har i øvrigt undersøgt, om mærket er identisk med eller kan forveksles med andre varemærker. Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan opfattes som et navn på en anden person eller en andens virksomhed, eller om det kan krænke en andens ophavsret.

 

Vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og 15.

 

De rettigheder, som vi har fundet, ses i den vedlagte søgningsrapport. Vi gør Dem opmærksom på, at der kan være EU varemærker og Madrid Protokol mærker, som vi ikke havde oplysning om, da vi undersøgte Deres mærke…”

 

Ved brev af 9. november 2009 meddelte Styrelsen endeligt afslag på ansøgningen. Styrelsen begrundede sin afgørelse med følgende:

 

”… Vi skrev til dig i vores brev af 4. juni 2007, at vi ville afslå at registrere dit varemærke på grund af manglende særpræg.

 

I brev af 6. april 2009 bad du os overveje sagen igen. I den forbindelse henviste du til at mærket AUTO ADAPT, efter din mening, ikke hentyder til nogen af de ansøgte varers funktioner eller egenskaber. Til støtte herfor fremhæver du en række registreringer med gyldighed for Danmark, hvori mærkeelementet AUTO indgår. Heraf udleder du, at AUTO er en svag og suggestiv mærkebestanddel, men ikke direkte beskrivende. Videre argumenterer du for, at mærkedelen ADAPT ikke er direkte beskrivende. Ligesom sammensætningen af de to mærkeelementer ikke gør mærket deskriptivt. 

 

I brev af 29. juli 2009 skrev vi til dig, at vi fastholdt vores afslag i brev af 4. juni 2007.

 

I brev af 10. september 2009 bad du os overveje sagen igen. I den forbindelse henviste du til at

AUTO ADAPT ikke mangler det fornødne særpræg for at kunne blive registreret i klasserne 7, 9 og 11. Betegnelsen AUTO ADAPT har netop tilstrækkelig særpræg for at kunne blive registreret. Mærket er højst suggestivt, og en registrering vil derfor ikke lægge unødige bånd på andre erhvervsdrivende, der vil kunne benytte en lang række andre ord og udtryk, såvel på dansk som på engelsk, for at beskrive deres varer i overensstemmelse med mærkets suggestive indhold. Der er følgelig ikke er tale om noget friholdelsesbehov.

 

Herudover anmodede du om et officielt afslag, såfremt styrelsen fastholdt sin opfattelse af sagen.

 

Styrelsen fastholder sit afslag og vil derfor nu afslå at registrere mærket for alle de ansøgte varer på grund af manglende særpræg.

 

Afslaget dækker:

 

Klasse 7: Cirkulationspumper, centrifugalpumper, pumper til vandforsyning, pumper til frisk vand og til forurenet vand, pumper til industrielle formål, pumper til brændselsolie, hydrauliske pumper, trykluftspumper, regulerings- og kontrolanordninger til brug i forbindelse med pumper og pumpeanlæg, såsom ventiler, haner, pakninger og automatiske reguleringsventiler, maskinværktøjer, elektriske motorer (ikke til køretøjer til brug på land), filtre (dele af maskiner eller motorer), renseapparater (dele af maskiner eller motorer) og rensningsmaskiner, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Klasse 9: Apparater og instrumenter til måling og kontrol, software og hardware, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og vandledning, herunder vanddistributionsinstallationer og vandforsyningsinstallationer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.

 

Det ansøgte varemærke har ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse varer.

 

Begrundelsen herfor er, mærket består af to engelske ord AUTO og ADAPT. AUTO betyder ifølge Gyldendals ordbog ”selv-” og er ifølge Den Store Danske Encyklopædi et ”Græsk og international første sammensætningsled dannet af artos”. ADAPT oversættes til ”Tilpasse”, jf. Gyldendals ordbog. Direkte oversat står der således selvtilpasser.

 

For alle ”pumper” i klasse 07 angiver mærket en egenskab ved varen, nemlig at der er tale om pumper der tilpasser sig for eksempel ved automatisk at registrere forholdene i det anlæg de skal operere i.

 

For regulerings- og kontrolanordninger, maskinværktøj, elektriske motorer og filtre i klasse 07 angiver mærket en egenskab ved disse nemlig, at de selv tilpasser sig ved at registrere forskellige forhold vedrørende det materiale de arbejder med.

 

For renseapparater og rensningsmaskiner i klasse 07 angiver mærket en egenskab ved disse, nemlig at de tilpasser sig selv til de forhold de skal arbejde under.

 

For alle varer i klasse 09 og 11 angiver mærket en egenskab, nemlig at disse på forskellig måde kan tilpasse sig til de forhold de skal operere under.     

 

Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som angiver en egenskab ved de ansøgte vare.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Grunfos Management A/S v/Chas.Hude A/S ved brev af 7. januar 2010 med bilag for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at det ansøgte varemærke AUTO ADAPT <w> accepteres til registrering i klasse 7, 9 og 11, da det er tilstrækkeligt særpræget. Klagen blev nærmere grundet med følgende:

 

”… Jeg henviser til Patent og Varemærkestyrelsens brev af 9. november 2009 og tillader mig hermed at indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på omgørelse af samme og som konsekvens deraf fremme af min klients ansøgning af varemærket AUTO ADAPT til registrering for samtlige varer i klasse 7, 9 og 11.

 

Anken fremsættes således med henvisning til varemærkelovens § 46.

 

Sagsfremstilling

Den 2. marts 2007 blev der indsendt en ansøgning på vegne min klient for registrering af ordmærket AUTO ADAPT for specifikke varer i klasse 7, 9 og 11.

 

Efterfølgende den 4. juni 2007 modtog vi et foreløbigt afslag fra Patent og Varemærkestyrelsen og afslaget begrundedes med, at min klients varemærke er beskrivende, da varemærket består af en kombination af de to engelske ord AUTO og ADAPT, hvor AUTO betyder "selv-" og ADAPT oversættes til "tilpasse", således at mærket direkte kan oversættes til "selvtilpasser", og mærket skulle dermed angive en egenskab ved alle varer i klasse 7, 9 og 11, nemlig at disse på forskellig måde kan tilpasse sig de forhold, de opererer under. Samtidig rejste styrelsen indvendinger mod varefortegnelsen og krævede nogle ændringer. I afgørelsen henviste styrelsen til et angiveligt tilsvarende mærke, VA 2005 01158 AUTOTRACKING ansøgt i klasse 9, hvis registrering blev afslået under henvisning til Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.

 

Ved telefax af 14. juni 2007 argumenterede vi mod nogle af de foreslåede præciseringer af varefortegnelsen.

Efter nogle fristforlængelser argumenterede vi ved e-mail af 6. april 2009 imod styrelsens foreløbige afslag. I dette brev henviste vi blandt andet til, at AUTO ADAPT hverken direkte eller indirekte henviser til nogen af de ansøgte varers funktioner eller egenskaber samt, at der er flere analoge varemærker i det danske varemærkeregister, som er accepteret uden tilsvarende indvendinger.

 

Ved brev af 29. juni 2009 fastholdt Patent- og Varemærkestyrelsen atter deres afgørelse, hvilken de blot henviste til i deres nye afslag, uden at kommentere de af os fremhævede varemærker.

 

Ved telefax af 10. september 2009 anmodede vi styrelsen om at endnu en gang at overveje sagen under henvisning til, at det ansøgte mærke højst bør betragtes som suggestivt men ikke beskrivende for særlige egenskaber ved varerne.

 

Ved brev af 9. november 2009 fastholdt Patent- og Varemærkestyrelsen deres afslag under henvisning til Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som angiver en egenskab ved de ansøgte varer. Kopi af ovennævnte korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen vedlægges som bilag 1-7.

 

Påstand og anbringender:

For Ankenævnet for Patenter og Varemærker er vores påstand således, at vores klients varemærke bør kunne accepteres til registrering, da det er tilstrækkeligt særpræget.

 

Som tidligere anført i vores e-mail af 6. april 2009, kan varemærket AUTO ADAPT ikke anses for at være beskrivende i relation til de ansøgte varer i klasse 7, 9 og 11. Patent- og Varemærkestyrelsen mener, at kombinationen af de to bestanddele AUTO og ADAPT kan hentyde til, at de varer, som mærket bruges for, "selv tilpasser sig" nogle forhold. Denne fortolkning kan ikke tiltrædes, de ansøgte varers beskaffenhed taget i betragtning.

 

Ud fra en lingvistisk synsvinkel bemærkes det, at Patent- og Varemærkestyrelsens oversættelse af AUTO ADAPT ("selvtilpasser") ikke er helt korrekt, idet ADAPT er et verbum, og ikke et substantiv. Dette påvirker efter vores opfattelse bedømmelsen af varemærkets særpræg.

 

Det fremgår af den ankede afgørelse, at Patent- og Varemærkestyrelsen anser AUTO for at være det "græsk(e) og international(e) første sammensætningsled dannet af autos 'selv'", jfr. Den Store Danske (Gyldendals Åbne Encyklopædi). Hvis man opfatter ordet AUTO som styrelsen gør, dvs. som synonymt med det engelske refleksive "self", skal det gøres gældende, at man på engelsk hverken kan sige "to auto-adapt" (eller for den sags skyld "to self adapt"), men man skal derimod udtrykke det danske "at tilpasse sig selv" med "to adapt oneself". På den anden side kan AUTO opfattes som den engelske forkortelse for "automatic". Imidlertid er "automatic" et adjektiv, som kun kan stå sammen med, eller danne sammensatte ord med, substantiver, og ikke med verber såsom ADAPT. Af ovennævnte grunde kan man med en parafrase af den europæiske Domstols afgørelse i sagen C-383/99 P "BABY-DRY" konkludere, at den "strukturelt usædvanlige sammenstilling" af ordene AUTO og ADAPT "er ikke noget kendt udtryk" i det danske såvel som det engelske sprog, hverken for at betegne pumper og de øvrige ansøgte varer, eller for at gengive deres væsentligste egenskaber. Derfor skal varemærket AUTO ADAPT i realiteten betragtes som en særpræget nydannelse, og i denne sammenhæng henvises endnu en gang til ovennævnte "BABY-DRY" dom, hvor det blev fastlagt, at "enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke".

 

Derudover skal det konstateres at styrelsens fortolkning af Varemærkelovens § 13 er for vidtgående, idet varemærket AUTO ADAPT ikke henviser til nogen specifikke egenskaber ved de ansøgte varer. For eksempel er pumper, som udgør hovedparten af varemærkets varefortegnelse i klasse 7, "apparater, som kan presse væske, luft eller gas ud af eller ind i noget" (Politikens Store Ordbog). AUTO ADAPT hentyder således hverken direkte eller indirekte til nogen af ovennævnte funktioner eller til nogen af varernes egenskaber, der er nødvendige for, at pumperne kan udføre ovennævnte funktioner. Det samme gøres gældende for de øvrige varer, som varemærket AUTO ADAPT er søgt registreret for.

 

Som allerede bemærket i vores e-mail til styrelsen af 6. april 2009, skal vi erkende, at ADAPT kan antyde, at en vare kan tilpasse sig nogle forhold, men vi vil dertil fastholde, at ovennævnte fortolkning er så åben og generisk – man kan godt påstå, at ALLE varer på en eller anden måde kan tilpasse sig nogle forhold – at ordet ADAPT ikke kan betragtes som direkte deskriptivt for de ansøgte varer. Forbrugerne, herunder de ansøgte varers omsætningskreds, som hører eller ser varemærket AUTO ADAPT, vil faktisk ikke være i stand til umiddelbart at påpege, hvilke varer varemærket individualiserer eller beskriver, eller hvilke egenskaber AUTO ADAPT i øvrigt henviser til.

 

I denne anledning henvises der som bevis på, at ordet ADAPT har en så "åben" betydning for de fleste varer, at det næppe angiver nogen nærmere defineret egenskab ved varerne, til bl.a. ordmærkerne ADAPT, VR 2005 03399 og CTM 3765121 ADAPT, som er registreret for software i klasse 9. Dette må som sagt skyldes, at de fleste varer på en eller anden måde kan tilpasse sig nogle forhold, uden at dette skal betragtes som en særlig egenskab ved varerne, jf. ovenfor.

 

Som eksempler på ordmærker, der indeholder ordet ADAPT i substantivisk eller adjektivisk form, henvises der til følgende danske registreringer:

 

- VR 1999 01766 ADAPT', registreret i bl.a. klasse 5 for "materiale til tandplombering og til tandaftryk"

- VR 1994 04393 ADAPTIVE, registreret i klasse 3

- VR 2000 05411 ADAPTIVE SHARPNESS, registreret i klasse 9 og 42

 

Der henvises desuden til følgende EU-ordmærker:

 

- CTM 8234221 EASY ADAPT, registreret for varer i klasse 10, 12 og 20

- CTM 7415491 TAP ADAPT, registreret i klasse 6 og 20 for "a metal/plastic dispensing flexible or rigid metal fitment for attachment or insertion into containers to allow for the flow or dispensing of content from such containers"

- CTM 5818026 CLICK-TO-ADAPT, registreret i bl.a. klasse 9

- CTM 5760079 ADAPT, registreret i klasse 35, 39 og 40

- CTM 4413035 SKIN ADAPT, registreret i klasse 3, 16 og 24

- CTM 3284361 COLOUR ADAPT og CTM 2656767 COLOR ADAPT, registreret i klasse 3 for bl.a. "hair lotions"

- CTM 2470409 ADAPT, registreret i bl.a. klasse 5 for "ostomy products, intented for post-surgical use namely paste and ostomy barrier strips and rings"

- CTM 2263960  DRIVE-ADAPT, registreret i klasse 9 for "software for the operating, evaluation and development of motors, engines and motor vehicles; data carriers with recorded software"

- CTM 1475086 ADAPT, registreret i klasse 8, 9 og 42

- CTM 1042951  ADAPT, registreret i bl.a. klasse 40 for "treatment of materials for the preparation of pharmaceutical products or genetically modified material"

- CTM 674036 ADAPT, registreret i bl.a. klasse 7 for "injection moulding machines, and parts and fittings therefore; moulds".

 

Kopi af ovennævnte registreringer fremsendes hermed som bilag 8. Fælles for ovenstående varemærker er, at de består af, eller indeholder ordet ADAPT, samtidig med, at de rent faktisk er registreret for vidt forskellige varer og tjenesteydelser, selv om de pågældende varemærker skulle være beskrivende jf. Patent- og Varemærkestyrelsens afslagsbegrundelse i nærværende sag.

 

Vedrørende varemærkebestanddelen AUTO skal jeg fremhæve, at jeg tidligere har fremsendt til Patent- og Varemærkestyrelsen eksempler på analoge varemærker, som er blevet accepteret til registrering uden indvendinger, og som basalt set er opbygget på samme måde som min klients varemærke. Jeg tillader mig derfor endnu en gang at fremhæve følgende eksempler på tidligere accepterede varemærker:

 

- AUTO-LOCK, MP687727, registreret i klasse 7 og 9

- AUTOTRIM, MP657352, registreret i klasse 7

- AUTOMOTION, MP884303, registreret i bl.a. klasse 7 for "electric and electronic controls for electric engines (except those for land vehicles)"

- AUTODOCK, VR 1990 05561, registreret i bl.a. klasse 7 for "hydrauliske læsseramper"

- AUTO-LITE, VR 1922 00787, registreret i klasse 7 for bl.a. "apparater til frembringelse af elektricitet, elektriske tændapparater", i klasse 9 for bl.a. "apparater til oplagring af elektricitet, elektriske signalapparater og registreringsapparater" og i klasse 12 for bl.a. "elektriske tændapparater" (Hvor LITE er synonym for LIGHT, adj., på engelsk)

 

Til ankenævnets orientering vedlægger jeg som bilag 9 kopi af ovennævnte registreringer, hvoraf det blandt andet fremgår, at der ikke har været indvendinger for så vidt angår særpræg.

 

Alt taget i betragtning, er det vores opfattelse, at der næppe foreligger noget friholdelsesbehov for det ansøgte mærke i forbindelse med de ansøgte varer: Mærket er højst suggestivt, og en registrering lægger derfor ikke unødige bånd på andre erhvervsdrivende, der vil kunne benytte en lang række ord og udtryk, såvel på dansk som på engelsk, for at beskrive deres varer i overensstemmelse med mærkets suggestive indhold.

 

Endelig skal jeg fremhæve, at den danske ansøgning VA 2007 00908 danner basis for en international varemærkeregistrering med designering af Kina, EU, Norge, Rusland, Schweiz og USA, og registreringen er blevet godkendt under nr. 931060, jfr. bilag 10. Designeringen af USA og Rusland er efterfølgende blevet godkendt. Ovennævnte synes blot at bekræfte, at varemærket AUTO ADAPT har det til registrering fornødne særpræg, også i et engelsktalende land som USA, jfr. bilag 11.

 

Konklusion

Da det efter vores opfattelse må synes klart,

 

- at AUTO ADAPT er et "kunstord",

 

- at AUTO ADAPT højst er suggestivt for de anmeldte varer,

 

- at der ikke er noget friholdelsesbehov for betegnelsen AUTO ADAPT,

 

Og da det er uomtvisteligt,

 

- at ordet ADAPT er selvstændigt registrerbar,

 

- at AUTO ADAPT er blevet registreret i et engelsktalende land som USA, og

 

- at AUTO ADAPT har været i brug som varemærke allerede i nogle år uden problemer,

 

Henstiller vi høfligst til Ankenævnet, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. november 2009 omgøres, således at ansøgning VA 2007 00908 for ordmærket AUTO ADAPT fremmes til registrering for de ansøgte varer i klasserne 7, 9 og 11…”

 

Ved brev af 18. januar 2010 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:

 

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Klager har bl.a. henvist til, at sammensætningen AUTO ADAPT er en strukturelt usædvanlig sammenstilling, og at mærket er accepteret i USA.

 

Som anført af klager danner ansøgningen basis for en Madrid Protokol registrering, der designerer EU, Norge, Schweiz, Kina, Rumænien og USA. Af de designerede lande har alene USA positivt accepteret designeringens gyldighed. Rumænien har ikke udstedt et foreløbigt afslag inden for fristen, hvorfor den internationale registrering nu har gyldighed for Rumænien. Derimod er designeringen afslået endeligt i de øvrige designerede lande.

 

Som det fremgår af vedlagte udskrifter (Bilag 1-4) fra WIPO’s database ROMARIN har OHIM, Norge, Schweiz og Kina afslået designeringens gyldighed med samme begrundelse som styrelsen, nemlig at mærket er uden særpræg. Særligt skal bemærkes, at også OHIM har fundet, at ordsammensætningen AUTO ADAPT følger de engelske sprogregler, ligesom OHIM i det til afslaget hørende bilagsmateriale henviser til en række eksempler, der viser, at ordet ”auto-adapt” også anvendes i en almindeligt beskrivende betydning i det engelske sprog.

 

Det bemærkes, at bilagene 1-4 er udskrifter af de såkaldte ”foreløbige afslag” fra henholdsvis OHIM, Norge, Schweiz og Kina. De foreløbige afslag er alle blevet endelige afslag, men styrelsen har valgt at vedlægge de foreløbige afslag, idet det alene er af disse, at myndighedernes begrundelse for afslaget fremgår i detaljer.

 

Det er styrelsens opfattelse, at ordet ”auto-adapt” også vil være kendt af den relevante omsætningskreds i Danmark, idet der er tale om en sammensætning af to forholdsvis almindelige engelske ord. Således vil ordet ”auto” være umiddelbart genkendeligt for en dansker, idet dette ord er identisk på dansk og engelsk. Ordet ”adapt” er kun et engelsk ord, men er meget lig det danske substantiv ”adapter”, der betyder ”tilbehør til et apparat el. en maskine som ændrer el. tilpasser dets funktion”, og det danske verbum ”adaptere”, der betyder ”tilpasse noget til et særligt formål”.

 

Styrelsen er derfor ikke i tvivl om, at betydningen af ordene ”auto” og ”adapt”, og ikke mindst betydningen af sammensætningen heraf, vil stå klart for den relevante omsætningskreds.

 

At der er registreret andre mærker indeholdende enten ordet AUTO eller ordet ADAPT finder styrelsen ikke kan være afgørende i denne sag, idet det netop er den konkrete betydning af sammensætningen ”auto-adapt”, som er årsag til styrelsens afslag.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 9. november 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Ved brev af 16. februar 2010 kommenterede klager Styrelsens brev med følgende og anmoder samtidig om mundtlig forhandling:

 

 

”… På vegne af varemærkeansøger Grundfos Management A/S skal jeg herved komme med et kort indlæg i sagen i anledning af Ankenævnets brev af 19. januar 2010, hvormed fulgte høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 18. januar 2010.

 

Til styrelsens høringssvar skal jeg for det første bemærke, at det ikke er korrekt at ansøger i tilknytning til international registrering nr. 931060 AUTO ADAPT har designeret bl.a. Rumænien som anført. Det er korrekt, at ansøger oprindeligt har designeret EU, Norge, Schweiz, Kina og USA foruden Rusland. Styrelsen har formentlig misfortolket forkortelsen RU og troet at der var tale om Rumænien. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og til orientering har Rumænien forkortelsen RO.

 

I min ankeskrivelse af 7. januar 2010 har jeg korrekt anført de designerede lande, jf. side 6, 4. afsnit, og jeg har endvidere som bilag 10 vedlagt en kopi af WIPO's Certificate of Registration, der angiver de designerede lande, og herunder Rusland (Russian Federation).

 

Situationen er således den at betegnelsen AUTO ADAPT er blevet accepteret til registrering såvel i USA som i Rusland, verdens to førende supermagter, og der er for begge landes vedkommende tale om en forudgående prøvning (examination) både med hensyn til absolutte hindringer (særpræg) og relative hindringer (ældre kolliderende rettigheder). Den russiske registreringsmyndighed har ikke fundet anledning til at rejse indvendinger overhoved og har derfor ladet designeringen acceptere til registrering.

 

At kravene til særpræg for varemærker er forskellige fra land til land er uomtvisteligt. Dansk praksis har imidlertid altid ligget i den liberale ende og jeg erindrer i denne forbindelse en udtalelse fra tidligere registrator Fru Rigmor Carlsen, der gik ud på, at hvis et ord eller en ordsammensætning kunne fungere som varemærke for indehaveren, skulle det også kunne registreres. Det er også situationen i nærværende sag, for betegnelsen AUTO ADAPT har fungeret som varemærke for ansøger siden 2007.

 

Det er bekendt at OHIM's praksis netop med hensyn til særpræg er meget svingende. OHIM's umiddelbare afgørelse i den tilsvarende sag har i høj grad overrasket mig, men ansøger har ikke ønsket at få prøvet afgørelsen ved appelinstansen eller ved domstolene. I denne forbindelse skal jeg tillade mig at endnu engang at henvise til den europæiske domstols afgørelse i sagen C-383/99 P vedrørende betegnelsen BABY-DRY, der er nævnt i Ankeskrivelsen på side 3, 3. afsnit.

 

Styrelsen anfører, "at ordet "auto-adapt" også vil være kendt af den relevante omsætningskreds i Danmark, idet der er tale om en sammensætning af to forholdsvis almindelige engelske ord". Det er uklart, hvorpå styrelsen baserer denne opfattelse.

 

Styrelsen anfører ydermere, at "ordet "auto" (vil) være umiddelbart genkendeligt for en dansker, idet dette ord er identisk på dansk og engelsk". Efter min opfattelse vil ordet "auto" på dansk overvejende betragtes som det tyske ord for "bil".

 

Med hensyn til ordet "adapt" henviser jeg til Ankeskrivelsen, specielt side 4 og frem.

 

Det anføres videre i høringssvaret, side 2, 2. afsnit, at "styrelsen er derfor ikke i tvivl om, at betydningen af ordene "auto" og "adapt", og ikke mindst betydningen af sammensætningen heraf, vil stå klart for den relevante omsætningskreds". Det er imidlertid min opfattelse, at der netop er berettiget tvivl herom.

 

Det er muligvis ikke afgørende at der findes mange registrerende mærker indeholdende ordet AUTO eller ordet ADAPT og herunder registreringer af selve ordet alene, men det bidrager dog til at belyse sagen. Det skal i denne forbindelse gentages, at der alt taget i betragtning ikke findes noget friholdelsesbehov for betegnelsen AUTO ADAPT, og det er åbenlyst, at der er mange andre muligheder for erhvervslivet for med andre ord at beskrive de funktioner som styrelsen tillægger betegnelsen AUTO ADAPT.

 

Jeg henstiller herefter endnu engang høfligst til Ankenævnet at styrelsens afgørelse af 9. november 2009 omgøres, således at ansøgning VA 2007 00908 om registrering af ordmærket AUTO ADAPT fremmes til registrering for de ansøgte varer i klasserne 7, 9 og 11.

 

På vegne af ansøger skal jeg til slut i medfør af Ankenævsbekendtgørelses §11 høfligst anmode om mundtlig forhandling. Jeg hører gerne fra Ankenævnet om denne anmodning kan imødekommes…”

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 29. juni 2010.