RESUMÉ:
AN 2010
00005 - VR 1981 00439 - NEFA <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt
Der blev begæret administrativ ophævelse af
varemærket VR 1981 00439 NEFA <w> med henvisning til manglende opfyldelse
af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist begæringen til følge
og begrænsede registreringen til klasse 11 "Cykellygter". Denne
afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som
stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2010, den 19. august 2010 afsagde Ankenævnet
for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul
Petersen)
ABUS-Gruppen DK A/S
v/Dahl Advokatfirma
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17.
december 2009 i sagen VR 1981 00439 NEFA <w> indehavet af
A/S Cyklelygte- og Tørelementfabriken Nefa
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelse
af 17. december 2009 anførte grunde tiltræder Ankenævnet, at der på grund af
manglende opfyldelse af brugspligten sker en delvis ophævelse af mærket NEFA,
således at registreringen begrænses til klasse 11 "Cykellygter".
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 27. februar 1979 ansøgte A/S Cyklelygte- og
Tørelementfabriken Nefa om registrering af varemærket NEFA <w> for:
Klasse 9: Apparater og instrumenter til
signalering og livredning, elektriske apparater til trafikregulering,
elektriske batterier til cyklelygter og til anden belysning på transportmidler
samt tørelementer.
Klasse 11: Installationer og materiel til
belysning, cykellygter og andre lygter på transportmidler. (Registreringen
omfatter ikke lysstofrør).
Mærket blev foreløbigt registreret den 30. januar
1981 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Ved brev af 25. februar 2009 begærende Dahl
Advokatfirma på vegne ABUS-Gruppen A/S administrativ ophævelse af
registreringen. Begæringen blev begrundet med henvisning til Varemærkelovens §
25, stk. 1, at varemærket NEFA <w> ikke var konstateret anvendt i de
seneste 10 år.
Indehaver svarede i sagen i breve af den 16. april
2009, 5. juni 2009, 17. juni 2009 og 27. juni 2009 og bestred, at mærket ikke
havde været anvendt som påstået. Indehaver havde i den forbindelse indsendt
materiale til dokumentation for brugen af varemærket NEFA.
Ved en fejl fra styrelsens side blev sagen taget
op til afgørelse og afgjort den 1. oktober 2009 uden at anmoder havde haft
mulighed for at udtale sig om det indsendte materiale. Afgørelsen blev derfor
trukket tilbage og anmoder fik muligheden for at udtale sig om det indsendte
materiale.
I brev af den 3. december 2009 kommenterede
anmoder det indsendte materiale. I brevet anførte anmoder, at det indsendte
materiale ikke viser reel brug af mærket NEFA og henviste i den forbindelse til
Sø- og Handelsrettens afgørelse V 43/99, Ankenævnsafgørelse AN 2009 00003 samt
EU-domstolens afgørelse C-40/01 ANSUL.
Anmoder henviste endvidere til, at der alene var
solgt 110 enheder i 2006 og 2007, samt at der kun var tale om en enkelt aftager
af disse enheder. I den forbindelse henviste anmoder til, at reel brug må
formodes at indebære et reelt salg til hoveddelen af det relevante marked samt
at det dokumentationskrav, der bør kræves opfyldt, i det mindste skal svare til
det dokumentationskrav, der kræves opfyldt ved dokumentation af indarbejdelse
af et varemærke, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
Det blev også anført, at visse af de indsendte
beregninger og opgørelser byggede på indehavers egne udokumenterede oplysninger
og at der derfor skulle ses bort fra disse. Det blev endvidere påpeget, at også
licensaftalen mellem indehaver og Basta Stenman Holland B.V. er udokumenteret,
hvorfor omfanget af denne er uklart.
Den 17. december 2009 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis begæringen til
følge, og registreringen blev alene opretholdt for klasse 11: Cykellygter.
Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:
"…2. Lovgrundlaget
Det følger af varemærkelovens § 25, stk. 1, at:
”Har
indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra
registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet
for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har
brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. §
28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.”
3. Vurdering
og konklusion
Det angrebne mærke: NEFA
Registreret for: Klasse
9: Apparater og instrumenter til signalering og livredning, elektriske apparater
til trafikregulering, elektriske batterier til cyklelygter og til anden
belysning på transportmidler samt tørelementer.
Klasse 11: Installationer og materiel til belysning, cykellygter og andre
lygter på transportmidler. (Registreringen omfatter ikke lysstofrør).
I henhold til reglerne om
brugspligt i varemærkelovens § 25 kan et varemærke blive udslettet helt eller
delvist, hvis det ikke kan dokumenteres, at indehaveren har gjort reel brug af
mærket for de omfattede varer eller tjenesteydelser inden for en periode, der
rækker 5 år tilbage fra det tidspunkt, hvor anmodningen om ophævelse
indleveres.
Efter dansk praksis
stilles der forholdsvis beskedne krav til brugen af et varemærke, for at denne
kan anses for reel i varemærkelovens § 25’s forstand. Således fremgår det bl.a.
af Sø- og Handelsrettens afgørelse af den 16. april 2002 i sagen V 43/99 vedrørende
varemærket CARMEN, at salg af produkter påført varemærket til én forhandler,
hvorved der over en periode på ca. 1 år og 4 måneder kunne fremlægges 4
fakturaer med et beløb på i alt 1.042,80 engelske pund, var tilstrækkeligt til
at dokumentere reel brug af varemærket.
Af EU-domstolens præjudicielle afgørelse af den 11. marts 2003 i sagen
C-40/01, Ansul, fremgår bl.a., at der er gjort reel brug af et varemærke, når
dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som
er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er
blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed
for disse varer og tjenesteydelser og at der ved reel brug skal forstås en
brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de
rettigheder, der er knyttet til varemærket.
Endvidere fremgår det, at der ved bedømmelsen af om brugen er reel skal
tages hensyn til den faktiske handelsmæssige anvendelse af mærket, og navnlig
den form for anvendelse, der i den pågældende branche må anses for begrundet i
fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de omhandlede varer eller
tjenesteydelser. En sådan bedømmelse skal foretages på grundlag af samtlige
faktiske omstændigheder i sagen.
Det skal i øvrigt bemærkes, at det dokumentationskrav der kræves opfyldt i
forbindelse med ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 er ikke
det samme som det dokumentationskrav, der kræves opfyldt i forbindelse med
brugspligten i varemærkelovens § 25. I forbindelse med ibrugtagning i
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 er der tale om stiftelsen af en varemærkeret
gennem brug, hvorimod der i forbindelse med brugspligten i varemærkelovens § 25
er tale om, at varemærkeindehaveren kan fratages en ret, der allerede er
tildelt ham, hvis der ikke er gjort reel brug af mærket. Hensynet bag de to
bestemmelser er derfor meget forskellige og kravene for at opfylde de
respektive dokumentationskrav er følgelig forskellige. F.eks. er der typisk et
krav om landsdækkende brug i forbindelse med ibrugtagning i varemærkelovens §
3, stk. 1, nr. 2. Det samme krav findes ikke i forbindelse med brugspligten i
varemærkelovens § 25.
Vurdering af det indsendte materiale
Indehaver har indsendt følgende materiale til dokumentation for brug:
· Katalogblad
med seneste model af NEFA lygten (årstal ukendt)
· Opgørelser
fra licenstager Basta af salget af NEFA lygter i Danmark i årerne 2000-2004
· Artikel af Dr. Chris Brooks ”Danish Electric Bicycle Lamps”, The Ruslight, Volume 67, No. 2, June 2001
· Liste
over NEFA fakturaer i årene 2004 til 2007
· Brev
af den 13. februar 2004 fra Basta Denmark A/S vedrørende fortsættelsen af
licensaftalen
· Artikel
i Politiken af den 25. september 2004
· Fakturaer
fra Basta Stenman Holland B.V. af den 2. juni 2006, 3. august 2007 og 1.
november 2007
· Prisliste
fra Basta Danmark A/S gældende pr. 1. januar 2008
· E-mail
fra Stenman Holland B.V. af den 25. juni 2009
I nærværende sag er den
relevante tidsperiode, hvor indehaver skal dokumentere brug af varemærket NEFA,
fra den 25. februar 2004 til den 25. februar 2009. For så vidt angår
katalogbladet med den seneste model af NEFA lygten kan dette materiale ikke
umiddelbart dateres, og dette kan derfor ikke fungere som dokumentation for
brug i den ovenfor angivne tidsperiode. Salgsopgørelserne fra årerne 2000-2003
samt artiklen af Dr. Chris Brooks kan dateres til et tidspunkt, der ligger før
den relevante tidsperiode og kan derfor ikke umiddelbart anvendes som
dokumentation for brug i nærværende sag. Listen over NEFA fakturaer i årerne
2004 til 2007 viser ikke hvilke varer, der er solgt og varemærket NEFA fremgår
ikke af denne. Listen kan således heller ikke lægges til grund for, at
varemærket NEFA er blevet brugt i årerne 2004 til 2007.
For så vidt angår artiklen i Politiken i september 2004, så omtaler denne
NEFA cykellygten, som en klassiker inden for cykellygter. Artiklen viser
således, at varemærket NEFA var på markedet for cykellygter i september 2004.
Samtidig er der dokumenteret salg af NEFA lygter i den relevante
tidsperiode fra den 25. februar 2004 til den 25. februar 2009. Dette er
dokumenteret i form af salgsopgørelsen i forbindelse med NEFA licensen fra
2004, der viser licenstager Basta Danmark A/S’ salg af NEFA lygter i Danmark i
perioden januar 2004 til december 2004. Der er tale om et salg på 3011 enheder
i perioden januar 2004 til december 2004.
Endvidere er der indsendt fakturaer fra Basta Stenman Holland B.V, som
viser salg i Danmark, gennem ”sales office” Basta Danmark A/S, af NEFA lygter i
den relevante tidsperiode. Der er tale om et salg på 120 enheder i perioden
juni 2006 til november 2007. Selvom der alene er tale om en enkelt aftager,
nemlig Lærernes Indkøbs Central, så viser disse fakturer stadig et reelt salg i
den relevante periode.
Det der kræves for at reel brug af varemærket er dokumenteret er, at det er
vist, at varemærkeindehaveren ved sin brug af varemærket forsøger at opretholde
eller vedligeholde en afsætningsmulighed for de omhandlede varer. Det er
således ikke et krav, at der dokumenteres reelt salg til hoveddelen af det
relevante marked. Da der ikke kan opsættes en kvantitativ tærskel for hvornår
brugen af et varemærke er reel, er det faktum, at salget er for nedadgående
ikke afgørende for om der er gjort reel brug af varemærket.
At der foreligger en licensaftale mellem indehaver og Basta Danmark A/S
bekræftes af den indsendte kopi af brev af den 13. februar 2004 fra licenstager
til indehaver. At der foreligger et licensforhold mellem parterne understøttes
af salgsopgørelsen fra januar 2004 til december 2004, der er afsendt af Basta
Danmark og omhandler NEFA licence. Licensforholdet understøttes yderligere af
fakturaerne fra Basta Stenman Holland B.V, som viser salg i Danmark, gennem
”sales office” Basta Danmark A/S, af NEFA lygter. Det præcise omfang af
licensaftalen er i denne sammenhæng ikke umiddelbart relevant.
Den reelle brug af mærket
NEFA understøttes endvidere af prislisten fra Basta Danmark A/S som viser
gældende priser pr. den 1. januar 2008 for NEFA lygter.
Samlet set er det styrelsens vurdering, at der er indsendt materiale, der
viser reel brug af varemærket NEFA for ”cykellygter” inden for den relevante
tidsperiode. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at materialet set
i sammenhæng viser, at mærket NEFA er brugt for cykellygter med henblik på at
bevare en afsætningsmulighed for disse varer. Endvidere har styrelsen særligt
lagt vægt på, at der ikke efter dansk praksis kan stilles krav om, at den brug
der er gjort af varemærket, skal være af et betydeligt omfang, hverken i
henseende til volumen eller geografisk område, jf. Sø- og Handelsrettens
afgørelse af den 16. april 2002 i sagen V 43/99 vedrørende varemærket CARMEN.
Der er ikke indsendt
materiale, der viser brug af varemærket NEFA for ”apparater og instrumenter til
signalering og livredning, elektriske apparater til trafikregulering,
elektriske batterier til cyklelygter og til anden belysning på transportmidler
samt tørelementer” samt for ”installationer og materiel til belysning, lygter
på transportmidler”.
Konklusion
Efter en samlet vurdering
af det indsendte materiale finder styrelsen, at indehaver har anvendt
varemærket NEFA for ”cykellygter” i klasse 11 i den relevante tidsperiode.
Styrelsen tager således begæringen delvist til følge, og registreringen vil
blive ophævet for:
Klasse 9: Apparater og
instrumenter til signalering og livredning, elektriske apparater til
trafikregulering, elektriske batterier til cyklelygter og til anden belysning
på transportmidler samt tørelementer.
Klasse 11: Installationer
og materiel til belysning, lygter på transportmidler. (Registreringen omfatter
ikke lysstofrør).
Registreringen vil blive
opretholdt for:
Klasse 11: Cykellygter
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 2 og stk. 4,
jf. § 25, stk. 1…"
Denne afgørelse indbragte klager ABUS-Gruppen A/S
v/Dahl Advokatfirma ved brev af 11. februar 2010 for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker med følgende påstand:
"… Varemærket VR 1981 00439 ”NEFA” skal ophæves og udslettes jf.
Varemærkelovens § 25 stk. 1.
Anmodning om ophævelse og udslettelse gælder samtlige klasser VR 1981 00439
”NEFA” er registreret for, det vil sige både for klasse 9 og 11.
SAGSFREMSTILLING:
Anmoder indgav den 25. februar 2009 anmodning om ophævelse og udslettelse
af indehavers varemærke jf. vedlagte begæring bilag 1.
Indehaver svarskrivelse d. 16. april 2009, jf. bilag 2, med tilhørende bilag, hvilket afstedkom, at anmoder den 3.
december 2009 fremkom med endelig supplerende bemærkninger, jf. bilag 3.
Herefter blev førnævnte afgørelse truffet af styrelsen d. 17. december
2009.
ANBRINGENDER:
Til støtte for anmoders påstand gøres det gældende,
At indehaver
ikke har gjort reel brug af varemærket i Danmark, for de varer og
tjenesteydelser for hvilket varemærket VR 1981 00439 er registreret i perioden
25. februar 2004 til 25. februar 2009,
At der
alene er solgt 80 stk. enheder i 2006 og 30 stk. enheder i 2007 af indehavers
produkt hos en enkelt kunde hvilket ikke udgør et reelt salg til hoveddelen af
det relevante marked, og som ikke udgør en reel markedsføring eller et reelt
brug af varemærket VR 1981 00439,
At det
dokumentationskrav patent- og varemærkestyrelsen bør kræve opfyldt ved
vurderingen af reel brug, skal svare til det krav, som skal opfyldes ved
dokumentation af indarbejdelse af et varemærke, jf. Varemærkelovens § 3, stk.
1, nr. 2,
At indehaver
ikke har dokumenteret nogen brug af varemærket VR 1981 00439 udover salg af 80
stk. enheder i 2006 og 30 stk. enheder i 2007, og
At indehavers
øvrige fremsendte dokumentation alene bygger på egne beregninger, opgørelser og
uvedkommende materiale, og således ikke opfylder kravene til fyldestgørende
dokumentation…"
Indklagede A/S Cyklelygte- og Tørelementfabriken
Nefa har med brev af 10. april 2010 kommenteret sagen således:
"…Vi
har ingen bemærkninger til klageskriftet og henholder os til Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse om administrativ ophævelse af sagen i brev af 17.
december 2009 samt vort tidligere sendte materiale til Patent- og
Varemærkestyrelsen…"
Patent-
og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 29. april 2010 følgende udtalelse til
sagen:
"… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt
sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre
opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 17. december 2009 og den
under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…"
Klager ABUS-Gruppen A/S v/Dahl Advokatfirma
meddelte ved brev af 6. maj 2010, at man ikke fandt det nødvendigt at fremkomme
med yderligere kommentarer til Ankenævnet, og at afgørelse kunne træffes på
nærværende grundlag.
Indklagede A/S Cyklelygte- og Tørelementfabriken
Nefa meddelte med brev af 28. maj 2010 at man ikke havde yderligere kommentarer
til Styrelsens brev.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 19. august 2010.