RESUMÉ:
AN 2010
00015 - VR 2008 0922 - LILY <fig> - Administrativ ophævelse -
Forvekslelighed
Der blev fremsat anmodning om delvis administrativ ophævelse af varemærket
VR 2008 00922 LILY <fig> for alle varer i klasse 24 og 25. Anmoder
anførte, at indehavers mærke LILY <fig> er forveksleligt med anmoders
ældre EU-ordmærke 580282 LILLY <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvis
begæringen til følge og ophævede registreringen for klasse 25 og for "pudebetræk og vævede stoffer og tekstilvarer"
i klasse 24. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, som omgjorde Styrelsens afgørelse, idet Ankenævnet fandt, at udover
de varer, som Styrelsen allerede har ophævet registreringen for, udvides
ophævelsen i klasse 24 til også at omfatte Senge- og bordtæpper, vægtæpper af
tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper til senge, duge
(ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic.
KENDELSE:
År 2010, den 30. november afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn,
følgende
kendelse i sagen AN
2010 00015
Klage fra
LILLY Modeller a.m.b.a.
v/Zacco A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. marts
2010 vedr. VR 2008 00922 LILY <fig> indehavet af
Shanghai Silk Group Co., Ltd., Kina
v/Patrade A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da Ankenævnet trods begæring
herom ikke har fundet grundlag for mundtlig forhandling.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet finder, at klagers mærke LILLY er
velkendt for både brudekjoler og detailhandel med brudekjoler, hvorfor
mærket nyder særlig beskyttelse efter Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 og §
15, stk. 4, nr. 2, jf. § 4, stk. 2. Parterne er enige om, at brudekjoler nyder
denne beskyttelse for brudekjoler. LILLY sælges i Danmark fra 8 egne butikker
og gennem 24 andre forhandlere i særligt indrettede "butik i
butikker", hvorved der er tale om national dækning i de store indkøbsbyer.
Da mærket således er velkendt, da det registrerede
mærke LILY er forveksleligt med LILLY, og da der foreligger fuldstændig eller
høj grad af vareidentitet, er det Ankenævnets opfattelse, at der ikke kun er
risiko for forveksling i klasse 25 men også for alle ansøgte varer i klasse 24.
Herefter bestemmes:
LILY <figur>
nægtes endelig registrering i klasse 25 og for alle ansøgte varer i klasse 24.
Registreringen for klasse 9 opretholdes.
Sagens
baggrund:
Den 14. juni 2007 indleverede Patrade A/S på vegne
Shanghai Silk Group Co., Ltd. En ansøgning om registrering af varemærket LILY
<fig> for:
Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter,
briller (optik), brilleetuier, brilleindfatninger, monokler, brilleglas
(korrigerende), kontaktlinser, brillesnore, brillestel, solbriller.
Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke
indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt,
håndklæder af tekstilmateriale, pudebetræk, sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke
af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil eller plastic.
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning, skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele,
overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters.
Varemærket blev registreret den 19. marts 2008 og
publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
I brev af 28. oktober 2008 begærede Zacco Denmark
A/S på vegne af Lilly Modeller a.m.b.a administrativ ophævelse af indehavers
registrering VR 2008 00922 på basis af anmoders CTM-registrering nummer 580 282
og anmoders ibrugtaget ret til følgende varer i klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse
begivenheder og festlige lejligheder. Derudover støttedes anmodningen på,
at anmoders varemærke LILLY er velkendt i Danmark for brudekjoler, herunder detailhandel
med brudekjoler. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens §
30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. I
breve af 11. december 2008 og 2. marts afviste indehaver, at der er risiko for
forveksling mellem mærkerne, men det blev ikke bestridt, at anmoders mærke
LILLY er velkendt for brudekjoler i Danmark, hvorfor indehaver anså det for
ufornødent, at anmoder fremlagde dokumentation herfor. Indehaver fremførte den
påstand, at EU-varemærker skal være kendt i hele EU. I brev af 6. april 2009
indsendte anmoder materiale til dokumentation for, at der er stiftet en ret til
varemærket LILLY ved ibrugtagning.
Den 2. marts 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse delvis
begæringen til følge og ophævede registreringen for:
"… klasse 25 og for pudebetræk
og vævede stoffer og tekstilvarer i klasse 24. Registreringen vil blive opretholdt
for resten af varerne i klasse 24 og for klasse 9.
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15,
stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 2, jfr. § 4, stk. 2 samt § 15, stk. 3, nr. 1.
2. Lovgrundlaget
Ifølge varemærkelovens §
15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis
"der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
I varemærkelovens § 15,
stk. 3, nr. 1, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis
”det er identisk med eller ligner et
ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller
tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er
registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og
brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre
EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg
eller renommé”
I varemærkelovens § 15,
stk. 4, nr. 2, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis
”der ved brug her i landet er erhvervet ret til et
identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt
identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre
varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende
til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den
ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke”.
I varemærkelovens § 4,
stk. 2, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering,
”Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller
tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog
forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis
varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville medføre en utilbørlig
udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller
renommeet.”
3. Vurdering
af om indsigers mærke er velkendt
Det skal indledningsvist bemærkes, at velkendte mærker ikke alene er
beskyttet efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, men også er beskyttet
efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 og § 15, stk. 4, nr. 2, jf. § 4, stk.
2. Hvorvidt indsigers EU-varemærke er velkendt i hele EU eller kun i Danmark er
således ikke afgørende for, om mærket kan beskyttes som velkendt mærke i
Danmark. Afgørende er derimod, om indsigers mærke har opnået en sådan
kendskabsgrad, at mærket i Danmark må anses for velkendt, og at den relevante
omsætningskreds derfor skaber en sammenhæng mellem mærkerne, selvom
de ikke forveksler dem. Derudover skal der være en tilstrækkelig risiko
for, at brugen af det yngre mærke i Danmark vil kunne medføre en
utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller
renommé, jf. bl.a. EF-domstolens afgørelser i sagerne C-252/07, Intel-sagen, og
C-487/07, L'Oréal-sagen.
Velkendte mærker nyder en højere grad af beskyttelse end varemærker med et
almindeligt særpræg. For at afgøre et mærkes grad af velkendthed, så skal
anmoder indsende dokumentation for velkendtheden og på baggrund heraf vurderer
styrelsen, om mærket kan anses for at være velkendt samt for hvilke varer og
tjenesteydelser mærket er velkendt. Dokumentation for velkendthed kan bestå af
en opgørelse over markedsandele, intensiteten af mærkets brug, den geografiske
spredning og den tidsperiode mærket er brugt, opgørelse over
markedsføringsomkostninger og omsætningens størrelse.
Anmoder har under sagen påberåbt sig, at anmoders mærke er velkendt for brudekjoler og detailhandel med brudekjoler. Indehaver har ikke bestridt anmoders
velkendthed for brudekjoler, og har
fundet det ufornødent, at anmoder indsender dokumentation for denne
velkendthed. På den baggrund finder styrelsen, at anmoders ibrugtagne mærke
LILLY er velkendt for brudekjoler, da
anmoder påstår at mærket er velkendt og indehaver tilkendegiver, at de
ligeledes finder, at mærket er velkendt for brudekjoler i Danmark.
Anmoder har ikke indsendt materiale der dokumenterer, at LILLY er velkendt
for detailhandel med brudekjoler og
indehaver har ikke tilkendegivet at LILLY også er velkendt for detailhandel med brudekjoler. Intet af
det materiale som anmoder har sendt ind viser hvilke markedsandele LILLY har
for detailhandel med brudekjoler,
intensiteten af LILLYs brug, den geografiske spredning af brugen, ej heller
viser materialet en opgørelse over markedsføringsomkostninger eller
omsætningens størrelse, hvorfor styrelsen afviser, at mærket LILLY er velkendt
for detailhandel med brudekjoler.
4. Vurdering
Indsigers registrering CTM 580 282
|
Mærke |
Varer |
|
LILLY |
Klasse 9 Bærere med lyd og/eller
billedoptagelser, særligt lyd- og billedoptagelser på cd'er og bånd. Klasse 14 Juvelerarbejder, smykker. Klasse 16 Tryksager,
papirhandlervarer, særligt trykte kort og konvolutter. Klasse 25 Beklædningsgenstande,
fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder. Klasse 26 Hårpynt, brocher
(tilbehør til beklædningsgenstande), kunstige blomster. Klasse 42 Modedesign og
modeinformation i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning, hårpynt, brocher (tilbehør til beklædningsgenstande) samt kunstige
blomster til religiøse begivenheder og festlige lejligheder. |
Derudover baserer indsiger den administrative ophævelse på en ibrugtaget
ret af mærket LILLY til følgende varer i klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til religiøse begivenheder
og festlige lejligheder.
Indehavers registrering VR 2008 00922
|
Mærke |
Varer |
|
|
Klasse 9 Optiske apparater og
instrumenter, briller (optik), brilleetuier, brilleindfatninger, monokler,
brilleglas (korrigerende), kontaktlinser, brillesnore, brillestel, solbriller. Klasse 24 Vævede stoffer og
tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, vægtæpper
af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, pudebetræk, sengetøj,
tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir),
gardiner af tekstil eller plastic. Klasse 25 Beklædningsgenstande, fodtøj
og hovedbeklædning, skjorter, bukser, strikkede beklædningsgenstande,
nederdele, overtøj, jakker, habitter, lædertøj, frakker, sweaters. |
Sammenligning af mærkerne
Anmoders mærke LILLY er et ordmærke på to stavelser, nemlig LIL/LY, mens
indehaver mærke er et figurmærke også på to stavelser, nemlig LI/LY. Det
figurlige i indehavers mærke består blot af, at bogstaverne i indehavers mærke
er skrevet med fed vertikalt, mens bogstaverne er meget smalle ved det
horisontale i de to L’er.
Visuelt er der en meget høj grad af lighed mellem mærkerne, da begge mærker
indeholder LILY og kun adskiller sig ved det ekstra L i anmoders mærke.
Fonetisk udtales mærkerne identisk, hvilket også vedstås af indehaver.
Begrebmæssigt er begge mærker et dansk pigenavn, blot stavet lidt forskelligt,
hvorfor styrelsen anser mærkerne for begrebmæssigt identiske.
Samlet anser styrelsen der for at være en meget høj grad af mærkelighed
mellem anmoders og indehavers mærker.
Sammenligning af varerne
Anmoder har kun rettet den administrative ophævelse imod indehavers
registrering i klasse 24 og 25. Anmoder baserer anmodningen om administrativ
ophævelse af indehavers registrering på CTM registreringen og på en ibrugtaget
ret. Anmoder indsender materiale til dokumentation for ibrugtagning af mærket
LILLY på det danske marked. Materialet består af
følgende bilag:
-
Katalog
”Men’s wear selection 2002” (viser detailhandel med herre festbeklædning af mærket
Wilvorst i Lilly Brudekjoler i Danmark).
-
Katalog
”Kommunion 2002” (brug af mærket LILLY, på tysk, med priser i DM og Euro viser
brug af konfirmationstøj til piger i 9-10 års alderen).
-
Prisliste fra
2006 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af brudetøj, sko, smykker,
tilbehør bestående af blandt andet ringpude).
-
Katalog
”Summer Collection 2006” (viser detailhandel med dame festbeklædning, på engelsk,
forhandler i Danmark ved navn LILLY).
-
Katalog
”Konfirmation 2006” (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af konfirmationstøj
til piger).
-
Prisliste fra
2007 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af brudetøj, sko, smykker).
-
Prisliste fra
2007/2008 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af festtøj og sko).
-
Prisliste fra
2008 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af brudetøj, sko, smykker,
tilbehør bestående af blandt andet ringpude).
-
Prisliste fra
2008 (brug af mærket LILLY, på dansk, viser brug af festtøj, sko og tasker).
-
Katalog uden
titel og uden dato (brug af mærket LILLY, på engelsk, forhandler i Danmark,
viser brug af festtøj til kvinder, ikke dateret).
Som det fremgår af ovenstående liste så er der for mange af
varerne/tjenesteydelserne overlap mellem anmoders registreret ret og den
ibrugtaget ret, dog omfatter anmoders ibrugtaget ret ligeledes ringpuder i klasse 14 og detailhandel med festbeklædning til mænd og
kvinder i klasse 35.
Klasse 25
Det er styrelsens opfattelse, at der mellem indehavers registrering i
klasse 25 er identitet med anmoders registrering i klasse 25, da anmoder har
registreret beklædningsgenstande, fodtøj
og hovedbeklædning til religiøse begivenheder og festlige lejligheder, mens
indehaver har registreret i klasse 25 for den bredere betegnelse beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
Det er ikke muligt at adskille hvilke beklædningsgenstande,
fodtøj og hovedbeklædning, der kan bruges til religiøse begivenheder, og
hvilke der ikke kan, hvorfor styrelsen finder, at varerne er identiske. For så
vidt angår den efterfølgende opremsningen af beklædningsgenstande i indehavers
registrering i klasse 25, så falder de alle under overbegrebet beklædningsgenstande,
for hvilket styrelsen netop har konstateret, at der er identitet mellem
indehavers og anmoders registrering, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at
der også er identitet mellem indehavers skjorter,
bukser, strikkede beklædningsgenstande, nederdele, overtøj, jakker, habitter,
lædertøj, frakker, sweaters og anmoders registrering i klasse 25.
Klasse 24
Ved sammenligning af varer/tjenesteydelser så skal alle relevante faktorer
i relation til disse varer/tjenesteydelser inddrages. Disse faktorer inkluderer
blandt andet deres art, deres formål, deres anvendelsesformål, om de er i
konkurrence eller om de komplementerer hinanden.
Yderligere faktorer inkluderer formålet med varerne/tjenesteydelserne, om
de bliver produceret, markedsført eller udbudt af samme udbydere eller af
økonomisk forbundne udbydere, lige så vel som om de har ens distributions- og
salgskanaler.
Anmoder har ikke registreret sit mærke LILLY i klasse 24, men har stiftet
en ret ved ibrugtagning i klasse 14 for ringpuder.
Indehaver har registreret sit mærke LILY for blandt andet pudebetræk i klasse 24, hvilket styrelsen finder ligeartet med anmoders
ringpuder, da det ikke kan udelukkes,
at der kan købes pudebetræk til
specielt indrettede puder beregnet på at placere vielsesringe på. Samtidig
finder styrelsen, at der foreligger ligeartethed mellem anmoders registrering i
klasse 25 beklædningsgenstande, og
indehavers vævede stoffer og tekstilvarer,
da vævede stoffer og tekstilvarer er
hovedingrediensen til produktion af beklædningsgenstande,
samt at de begge er fremstillet er tekstiler og stoffer. Beklædningsgenstandenes
anvendelsesformål er at dække kroppen, og de vævede stoffer og tekstilvarerne
kan efter tilskæring og syning have samme anvendelsesformål. Varerne kan også
godt være i konkurrence med hinanden, da kunder der er fikse på fingrene kan
vælge at sy deres egen garderobe frem for at købe den færdig fremstillet. For
så vidt angår de resterende af indehavers varer i klasse 24, så finder
styrelsen ikke, at der er ligeartethed på trods af at alle varerne er
fremstillet af tekstil, men deres anvendelsesformål er fundamentalt
forskellige, da resten af varerne indgår som dekoration af kundegruppens hjem.
Forvekslelighedsvurdering efter
varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Vurdering af
forvekslelighed mellem mærker, der består af navne er anderledes, idet der skal
være en højere grad af syns- og lydmæssig lighed mellem mærkerne, for at disse
findes forvekslelige. Det antages således, at der skal mere til, førend forbrugerne
tager fejl af mærker, der består af to forskellige navne.
Dette skyldes, at
personnavne som udgangspunkt anses for at have en forholdsvis snæver
beskyttelse. Et personnavn anvendes ofte af mange personer, ligesom den
almindelige gennemsnitsforbruger typisk vil være vant til at skelne selv mellem
personnavne, der ligger forholdsvist tæt på hinanden. Dette forudsætter dog, at
det må forventes, at omsætningskredsen rent faktisk vil opfatte mærket som et
personnavn.
Ved opslag hos Danmarks
Statistik fremgår det, at der i 2010 er 4073 kvindelige bærer af navnet LILLY,
mens der er 360 kvindelige bærer af navnet LILY, hvorfor styrelsen finder, at
LILLY er et forholdsvist almindeligt pigenavn og derved som udgangspunkt har en
forholdsvis snæver beskyttelse.
På trods af at pigenavnet
LILLY som udgangspunkt har en forholdsvis snæver beskyttelse, så er indehavers
mærke LILY jo det samme navn, blot stavet med et L frem for dobbelt L, hvorfor
det er styrelsens opfattelse, at der foreligger risiko for almindelig
forveksling mellem indsigers registrering og indehavers registrering, da der
foreligger en meget høj grad mærkeligheden mellem mærkerne og der er identitet
for så vidt angår indehavers varer i klasse 25 og ligeartethed for så vidt
angår indehavers vævede stoffer og
tekstilvarer og anmoders beklædningsgenstande
i klasse 25, samt indehavers pudebetræk
i klasse 24 og anmoders ibrugtaget ret til ringpuder
i klasse 14.
Vurdering af om indehavers mærke vil
medføre en utilbørlig udnyttelse af anmoders særpræg eller renommé, eller en
sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé
Udover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr.
1 en betingelse for at udvide anmoder beskyttelsesomfang, at brugen af
indehavers registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det
ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade dettes særpræg eller
renommé.
Anmoder har ikke argumenteret for hvordan brugen af det registrerede mærke
vil medføre en utilbørlig udnyttelse af anmoders særpræg eller renommé, eller
en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
Det er styrelsens opfattelse, at den relevante forbruger ikke vil opfatte
en sammenhæng mellem anmoders registrering og indehavers registrering, da
ligheden mellem anmoders varer/tjenesteydelser og indehavers tjenesteydelser
ikke er nok til at opfatte eller associerer til indsigers mærker, når de konfronteres
med indehavers mærke, ej heller når indsigers velkendthed tages i betragtning.
Ud fra en samlet
vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af
indehavers mærke for senge- og bordtæpper,
vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper
til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af
tekstil eller plastic i klasse 24 ikke vil skade anmoders mærkers særpræg
eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af anmoders mærkes
særpræg eller renommé.
4. Konklusion
Styrelsen tager begæringen delvist til følge og registreringen vil blive
ophævet for klasse 25 og for pudebetræk
og vævede stoffer og tekstilvarer i klasse 24. Registreringen vil blive
opretholdt for resten af varerne i klasse 24 og for klasse 9.
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15,
stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 2, jfr. § 4, stk. 2 samt § 15, stk. 3, nr. 1…"
Denne afgørelse indbragte Zacco A/S på vegne LILLY
Modeller a.m.b.a. den 28. april 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker
med påstand om, at varemærket blev yderligere begrænset i klasse 24. Klager
fremførte følgende:
"… Hermed skal vi på vegne klageren, Lilly Modeller
a.m.b.a., i medfør af Varemærkelovens § 46 anke den af Patent- og Varemærkestyrelsen
den 2. marts 2010 trufne afgørelse i sag VR 2008 00922 LILY <fig> og i den forbindelse nedlægge følgende
PÅSTAND:
Den den 2. marts 2010
trufne afgørelse i VR 2008 00922 ændres således, at kendetegnet LILY <fig> også nægtes godkendt
til endelig registrering for følgende varer i klasse 24: ”Senge- og bordtæpper, vægtæpper af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale,
sengetøj, tæpper til senge, duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af
papir), gardiner af tekstil eller plastic”.
SAGSFREMSTILLING:
Indledningsvis skal
klageren anfører, at der er tale om en direkte fejl, når Styrelsen i sin
afgørelse på side 4 3. afsnit anfører, at indehaveren ikke har tilkendegivet,
at LILLY også er velkendt for detailhandel med brudekjoler.
I indehaverens indlæg til Styrelsen den 13. august
2009 i andet afsnit, anføres følgende: ”Indsiger
påberåber sig, at varemærket er velkendt for brudekjoler samt for detailhandel
med brudekjoler i Danmark. Dette bestrides ikke”.
Vi skal igen opfordre
indehaver til at anerkende, at varemærket LILLY er velkendt i Danmark for
brudekjoler og detailhandel med brudekjoler, idet vi tillige for god orden
skyld fremlægger følgende bilag som dokumentation for velkendthed:
Bilag 1: Print fra klageren hjemmeside www.lilly.dk vedrørende historien
om LILLY,
samt liste over egne LILLY butikker og forhandlere i Danmark.
Bilag 2: Brancheerklæring fra Dansk Detail vedrørende varemærket LILLY
dateret
den 3. december 2008 med dansk oversættelse.
Bilag 3: Revisorattesterede omsætningstal i perioden 2004/05 til 2007/08, hvoraf det
fremgår, at den væsentligste del af indsigers
omsætning på over 25 millioner
kr. foregår fra deres egne butikker.
Bilag 4: Markedsundersøgelse vedrørende kendskabet til varemærket LILLY fra
oktober-november
2000 med et totalt kendskab i den danske befolkning på
87%. Såfremt Ankenævnet ønsker en dansk oversættelse
af undersøgelsen,
bedes man venligst meddele os dette.
Ved brev dateret den 28. oktober 2008 indgav
klageren begæring om delvis ophævelse af VR 2008 00922LILY <fig.>,
således at mærket skulle udslettes for alle varer vedrørende klasse 24 og 25,
jf. bilag 5.
Ved brev af 11. december 2008 imødegik indehavers
fuldmægtig Patrade ophævelsesbegæringen, jf. bilag 6
Ved brev af 6. april 2009 fremkom klageren med
yderligere argumenter, jf. bilag 7,
som igen blev mødt af et indlæg fra indehavers fuldmægtig dateret den 13.
august 2009, jf. bilag 8.
På dette grundlag traf Styrelsen afgørelse i sagen
den 2. marts 2008, jf. bilag 9.
ANBRINGENDER:
Til støtte for klagerens påstand gøres det gældende
at varemærket
LILLY <w> gennem mere end 60
års brug og indarbejdelse er
velkendt
i Danmark for brudekjoler og detailhandel med brudekjoler,
at klagerens
rettigheder til varemærket LILLY som
følge af denne indarbejdelse
og
velkendthed nyder en bredere beskyttelse, også når der er tale om varer af
samme
art og/eller lignende art,
at der samlet foreligger
risiko for forveksling mellem klagerens rettigheder til ordmærket LILLY og indehavers kendetegn LILY <fig>, jf. Varemærkelovens §
15, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, nr. 1, jf. Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 og
stk. 2, samt
at brugen af indehavers
mærke klart vil indebære en utilbørlig udnyttelse af varemærket LILLY’s særpræg
og renommé, herunder tillige skade dette, idet de produkter som indehaver
ønsket beskyttet sit mærke for i klasse 24, og som Styrelsen fortsat har
opretholdt registreringen alle er varer som er eller kan være oplagte gaver til
bryllupper, hvor man uden videre kan forestille sig, at forbrugerne kan
associere sig til klagerens mærke, når de konfronteres med indehavers mærke,
herunder kunne forledes til at tro at duge, sengetæpper, dækkeservietter m.v.
solgt under kendetegnet LILY <fig.> forhandles med klagerens samtykke
eller at der i øvrigt består en eller anden kommerciel forbindelse mellem
parterne. Indehaver vil utvivlsomt kunne snylte på den helt særlige
markedsposition og bekendthedsgrad som varemærket LILLY nyder i Danmark.
Klageren skal forbeholde sig retten til at
fremkomme med yderligere indlæg i sagen, herunder at fremkomme med yderligere
bevisligheder og anbringender, såfremt et indlæg fra indehavers fuldmægtig
måtte give anledning hertil.
Der
ønskes mundtlig forhandling i sagen, hvor undertegnede Christian L. Bardenfleth
vil give møde for indsiger. Indlægget kan forventes af tage 20 minutter…"
Indklagede Shanghai Silk Group Co., Ltd. v/Patrade
A/S kommenterede klagen med brev af 30. juni 2010 med følgende:
"… PÅSTAND:
Frifindelse.
SAGSFREMSTILLING og ANBRINGENDER: Der henvises i det hele til skriftvekslingen for Patent- og Varemærkestyrelsen
samt anke over den afsagte afgørelse af 29.04.2010.
Med henvisning til det af
klager anførte i anke af 28.04.2010:
Det bestrides ikke, at
klagers varemærke LILLY er velkendt for brudekjoler og for detailhandel med
brudekjoler.
Det bestrides der imod at
denne velkendthed kan udstrækkes til at omfatte følgende varer i klasse 24, som
registreringen i afgørelsen af 2. marts 2010 fra PVS opretholdes for,
nemlig: Senge- og bordtæpper, vægtæpper
af tekstil, filt, håndklæder af tekstilmateriale, sengetøj, tæpper til senge,
duge (ikke af papir), dækkeservietter (ikke af papir), gardiner af tekstil
eller plastik.
Disse varer er hverken af
samme art eller lignende art som klagers varemærke, og der foreligger ingen
risiko for forveksling mellem de varer som klagers varemærke er velkendt for,
nemlig brudekjoler. Produkterne sælges
ad helt forskellige salgskanaler, købes ingenlunde samtidigt og slet ikke til
samme lejlighed. Brudekjoler er varer,
som de fleste mennesker køber én gang i deres liv, medens de omstridte varer
her, er varer, der købes kontinuerligt igennem hele livet, anvendes til gaver
og i almindelige husholdninger.
Det bestrides, at der ved
brug af det registrerede mærke LILY <fig> vil ske en utilbørlig
udnyttelse af klagers varemærke for brug på de omregnede varer. Det bestrides, at det har nogen betydning i
den forbindelse, hvilke varer, der er sædvanlige bryllupsgaver.
Der tages forbehold for
yderligere skriftlige indlæg.
Vedrørende den fremsatte begæring om mundtlig
forhandling i sagen, er det indklagedes opfattelse, at en mundtlig forhandling
er overflødig, og at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag…"
Patent- og
Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 7. juli 2010 følgende udtalelse:
"… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt
sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre
opfattelse.
Styrelsen finder dog anledning til en enkelt bemærkning. Klager gør
gældende, at der er tale om en direkte fejl når styrelsen skriver, at
indklagede ikke har tilkendegivet, at LILLY også er velkendt for detailhandel
med brudekjoler. Det er korrekt, at dette er en fejl, da indklagede i sit brev
af 13. august 2009 har tilkendegivet, at LILLY også er velkendt for
detailhandel med brudekjoler.
Det er dog styrelsens opfattelse, at det ikke har betydning for udfaldet af
sagen, om klagers mærke måtte være velkendt for detailhandel med brudekjoler.
Således kan det faktum, at mærket også måtte være velkendt for detailhandel med
brudekjoler, ikke medføre at beskyttelsen strækkes til at omfatte yderligere
varer i indklagedes registrering, end de der allerede er omfattet af styrelsens
afgørelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 2. marts 2010 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…"
Klager LILLY Modeller a.m.b.a. v/Zacco A/S har i
brev af 9. september 2010 kommenteret Styrelsens brev med følgende:
"… Vi henviser til Ankenævnets brev af 14. juli 2010 og skal hermed meddele,
at vi ønsker mundtlig behandling af sagen.
Begrundelsen for dette er, at sagen tillige skal
afgøres på grundlag af at klagers/indklagedes mærke LILLY er velkendt i Danmark
for brudekjoler, herunder detailhandel med brudekjoler.
Efter klager/indklagedes opfattelse skal dette
give varemærket LILLY en bredere beskyttelse ikke kun for varer af anden art,
men også for varer samme eller lignende art.
Det vil kun under en mundtlig forhandling være
muligt fuldt ud at redegøre for de argumenter, som skal støtte klagers anke,
samt imødegå anken indgivet af klager i AN 2010 00016.
Undertegnede vil give møde ved den mundtlige
forhandling og mit indlæg vil vare ca. 20 minutter…"
Indklagede Shanghai Silk Group Co., Ltd. v/Patrade
A/S har ikke kommenteret sagen yderligere.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet
for Patenter og Varemærker, 30. november 2010.