RESUMÉ:

 

AN 2010 00030 – VR 2009 002210 – DAC <w> - Forvekslelighed

 

Indehaveren af varemærket VR 2002 02506 DAKO <w> fremsatte indsigelse mod endelige registrering af VR 2009 02210 DAC <w> for så vidt angår klasse 42. Indsigelsen blev begrundet med, dels at indehavers mærke VR 2009 02210 DAC <w> var forveksleligt med indsigers ældre ordmærke, dels at der var varesammenfald i klasse 42. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

 

KENDELSE:

År 2011, den 22. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00030

 

Klage fra          

Dako Denmark A/S

v/Awapatent A/S

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. juli 2010 i sagen VR 2009 02210 DAC <w> indehavet af

Taus Kasper Welle Borup Sørensen

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i udtalelsen af 7. december 2010, stadfæster Ankenævnet for Patenter og Varemærker den påklagede afgørelse.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 

Sagens baggrund:

 

Den 30. oktober 2008 indleverede Taus Kasper Welle Borup Sørensen ansøgning om registrering af varemærket DAC <w> for:

 

Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

 

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

 

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

 

Varemærket blev registreret den 5. august 2009 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Den 2. oktober 2009 gjorde Awapatent A/S på vegne DakoCytomation Denmark A/S (nu Dako Denmark A/S) indsigelse mod den endelige registrering af mærket VR 2009 02210. Indsigelsen var baseret på Varemærkelovens § 15 med henvisning til mærkernes forvekslelighed samt varesammenfald i klasse 42.

 

Indehaver svarede ikke i indsigelsessagen.

 

Med brev af 30. juli 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Styrelsen anførte følgende:

 

”… 2.        Lovgrundlaget

 

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      "1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller

 

                      2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:          DAC, VR 2009 02210

 

Registreret for:                Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

 

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

 

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.

 

Indsigers mærke:             DAKO, VR 2002 02506

 

 

Registreret for:                Klasse 01: Kemiske produkter og præparater til industrielle og videnskabelige formål og anvendelse, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til brug i forskningskaboratorier samt til brug i industrien.

 

Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til medicinsk eller veterinærmedicinsk brug.

 

Klasse 09: Diagnoseapparater og -instrumenter, ikke til medicinsk brug, herunder apparater til farvning og/eller visualisering af præparater samt analyse- og måleapparater, software til diagnoseapparater.

 

Klasse 10: Diagnoseapparater og -instrumenter og -instrumenter til medicinsk brug, herunder apparater til farvning og/ eller visualisering af præparater samt analyse- og måleapparater.

 

Klasse 44: Læge-, sundheds- og veterinærvirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose.

 

 

Indehavers mærke består af tre bogstaver og har en stavelse, nemlig DAC. Indsigers mærke består af fire bogstaver og har to stavelser, nemlig DA-KO. Mærkerne er korte mærker, der deler de to første bogstaver, men de deler ikke nogen stavelser. Visuelt er der naturligvis en lille lighed mellem mærkerne, da de deler bogstaverne DA. Samtidig er der også visuelle forskelle. Således er det kun to bogstaver og halvdelen af indsigers korte mærke, der er fælles.

Lydligt ligner C og K hinanden, men dette opvejes af det faktum, at der er tale om en stavelse overfor to stavelser, hvilket medfører at mærkerne lydligt er forskellige. Det er derfor styrelsens vurdering at der ikke er mærkelighed mellem mærkerne.

 

Det er styrelsens vurdering, at der ikke er sammenfald af varer og tjenesteydelser mellem registreringerne.

 

Da der hverken er mærkelighed eller sammenfald af varer og tjenesteydelser, er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der ikke er risiko for at antage en forbindelse mellem mærkerne.

 

Indsigelsens tages ikke til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

 

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Awapatent A/S på vegne DAKO Denmark A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 16. september 2010 og fremførte følgende:

 

”… I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 30. juli 2010 trufne afgørelse, jf. bilag 1.

 

Der nedlægges følgende

 

Påstand:

 

Varemærket VR 2009 02210 DAC nægtes registrering i klasse 42.

 

Sagsfremstilling:

 

Varemærket DAC blev ansøgt registreret den 30. oktober 2008.

 

Med brev af 2. oktober 2009 fremsatte klager, DakoCytomation Denmark A/S (nu Dako Denmark A/S), indsigelse mod registreringen af VR 2009 02210 DAC, jf. bilag 2.

 

Indsigelsen var baseret klagers tidligere danske varemærkeregistrering nr. VR 2002 02506. Anken støttes tillige på denne registrering, jf. bilag 3.

 

Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens § 15, idet klager argumenterede for, at mærkerne er forvekslelige, idet der både er sammenfald af varer og tjenesteydelser samt mærke-lighed.

 

Indsigelsen blev ikke imødegået af ansøger, hvorfor styrelsen den 29. juni 2010 meddelte, at sagen blev taget op til afgørelse, jf. bilag 4.

 

Der henvises i det hele taget til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-4.

 

Anbringender:

 

Til støtte for vores påstand gøres følgende gældende:

 

At      anken alene vedrører klasse 42.

 

At      mærkerne er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 15.

 

 

At      ingen af mærkerne fremtræder som beskrivende eller svage i forhold til de af registreringerne omfattede varer. Rytme, tryk og udtale af de to mærker – DAKO og DAC - er meget ens, ligesom det synsmæssige indtryk af mærkerne ligger ret tæt. Mærkerne giver ikke nogle begrebsmæssige forskelle, men opfattes begge som fantasiord. Da de også i deres helhed både fonetisk og visuelt ligger tæt er der er derfor betydelig grad af mærke-lighed.

 

At      det er fast dansk og europæisk praksis at tillægge begyndelsen af et mærke mest vægt i en sammenligning med et andet mærke, da køberkredsen normalt vil fæste sig ved denne. Der foreligger i nærværende sag ingen holdepunkter for at fravige fast praksis.

 

At      de to første bogstaver i de omhandlede mærker er identiske og ”C” og ”K” er quasi-identiske erstatningsbogstaver som udtales ens. Ansøgers mærke, DAC, er dermed fuldstændig indeholdt i klagers mærke, hvorfor mærkerne visuelt og som helhed betragtet giver et meget ens indtryk.

 

At      det også auditivt har stor betydning at udtalen af mærket DAC er identisk med udtalen af de første tre bogstaver tilsammen i klagers mærke DAKO.

 

 

At      der foreligger sammenfald eller en høj grad af lighed mellem de af ansøgers mærke omfattede serviceydelser videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software i klasse 42, og de af klagers mærke omfattede tjenesteydelser læge-, sundheds- og veterinærvirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose i klasse 44.

 

At      klasseinddelingen alene er et ordenshensyn og at der bør ske en reel vurdering af de omfattede tjenesteydelser.  

 

At      Det er helt almindeligt, at man både udbyder software som man selv har designet og udviklet. Det vil derfor være naturligt at antage en forbindelse mellem forvekslelige mærker for disse produktkategorier. Der er således identitet og høj grad af lighed mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de stridende mærker.

 

At      køberkredsen ud fra en samlet vurdering af de visuelle, auditive og begrebsmæssige indtryk mærkerne giver samt de identiske eller meget nærtliggende tjenesteydelser, vil antage, at der eksisterer en kommerciel forbindelse mellem mærkerne.

 

At      der er betydelig praksis til støtte for at mærkerne DAC og DAKO er forvekslelige.

 

Der påberåbes følgende bilag:

Bilag 1: Kopi af afgørelse

Bilag 2: Kopi af indsigelse

Bilag 3: Udskrift af VR 2002 02506

Bilag 4: Kopi af styrelsens brev af 29. juni 2010…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 7. december 2010 følgende udtalelse:

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 19. november 2010 skal styrelsen udtale følgende:

 

Indledningsvist skal styrelsen beklage det sene svar i sagen.

 

Styrelsen har i afgørelsen af den 30. juli 2010 henvist til, at mærkerne DAC og DAKO ikke ligner hinanden, ligesom de omhandlede tjenesteydelser ikke er sammenfaldende, hvorfor der ikke foreligger en risiko for forveksling.

 

Selvom styrelsen fortsat er af den opfattelse, at der ikke er en risiko for forveksling mellem mærkerne, så har det ved en fornyet gennemgang af sagen måttet konstateres, at begrundelsen for styrelsens afgørelse lider af visse mangler.

 

Det fremgår af EU-domstolens praksis, herunder af Canon-, Sabel- og Lloyd-sagerne, at vurderingen af risikoen for forveksling skal foretages ud fra en helhedsvurdering, i hvilken forbindelse alle relevante faktorer skal tages i betragtning, herunder graden af ligheden mellem mærkerne og mellem varerne og/eller tjenesteydelserne.

 

Styrelsen har i den påklagede afgørelse blot henvist til, at mærkerne ikke ligner hinanden. Denne vurdering burde dog have været mere nuanceret, idet der trods alt er visse ligheder mellem mærkerne. Således indledes begge mærker af bogstaverne DA-, ligesom de i udtalemæssig henseende også har visse ligheder i mærkernes tredje bogstav, henholdsvis C og K.

 

Styrelsen skal i den forbindelse henvise til styrelsens udtalelse i sagen AN 2009 00014 vedrørende mærkerne SAPA og SAP, hvor styrelsen bl.a. henviste til, at ”såvel Ankenævnet som styrelsen har praksis for at anse mærker bestående af én stavelse for at ligne mærker bestående af to stavelser, når det ene mærke er fuldstændigt indeholdt i det andet, og der i øvrigt ikke er særlige forhold, der virker til at adskille mærkerne, såsom at mærkerne har betydelig forskellig længde, udtales meget forskelligt (f.eks. med forskellig sprogtone) eller har et væsentligt forskelligt begrebsmæssigt indhold.” Ankenævnet tilsluttede sig denne vurdering.

 

Situationen i nærværende sag er for så vidt angår udtalen af mærkerne DAC og DAKO fuldstændig analog med situationen i AN 2009 00014, omend mærkerne dog i forhold til deres synsmæssige lighed adskiller sig lidt herfra. De nævnte ligheder bevirker efter styrelsens opfattelse, at der i afgørelsen af den 30. juli 2010 ikke blot kunne konkluderes, at ”der ikke er mærkelighed mellem mærkerne”, idet der dog er visse ligheder, som beskrevet ovenfor.

 

Hertil kommer, at styrelsen i forhold til vurderingen af ligheden mellem de omhandlede tjenesteydelser blot konstaterer, at ”der ikke er sammenfald af varer og tjenesteydelser mellem registreringerne”. Styrelsen har således heller ikke her foretaget en tilstrækkelig begrundet vurdering af, om og med hvilken grad de i sagen omhandlede varer og tjenesteydelser ligner eller ikke ligner hinanden.

 

Som anført af klager vedrører anken alene de tjenesteydelser, der er omfattet af det angrebne mærke DAC i klasse 42, nemlig ”Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software.”

 

Klagers mærke DAKO omfatter derimod bl.a. ”Kemiske produkter og præparater til industrielle og videnskabelige formål og anvendelse, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til brug i forskningslaboratorier samt til brug i industrien” i klasse 1, ”farmaceutiske præparater” i klasse 5, ”diagnoseapparater” i klasse 10 og ”lægevirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose” i klasse 44.

 

Omend der ikke er direkte sammenfald mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser, så er der dog visse ligheder. Således er de varer, der er omfattet af klagers mærke i klasse 1 bl.a. til ”videnskabelige formål, og ”til, brug i forskningslaboratorier”, hvorfor disse kan anvendes i forbindelse med de ”videnskabelige tjenesteydelser”, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 42. Disse ”videnskabelige tjenesteydelser” kan desuden vedrøre netop de ”farmaceutiske præparater” eller ”diagnoseapparater” - herunder udviklingen eller testningen af sådanne – der er omfattet af klagers mærke. De nævnte varer og tjenesteydelser kan således til en hvis grad – omend kun i mindre grad – siges at kunne supplere hinanden.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en lighed mellem varer og tjenesteydelser som i denne sag omhandlede, der alene består i, at varerne kan anvendes i forbindelse med udøvelsen af tjenesteydelsen, som udgangspunkt må anses for svag.

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Ankenævnet i en række afgørelser, herunder i AN 2002 00013, AN 2004 00034 og AN 2005 00036, har fastslået, at det som udgangspunkt gælder, at varer ikke er ligeartede med tjenesteydelser, og at der skal kunne anføres vægtige grunde, for at dette udgangspunkt kan fraviges.

 

Efter styrelsens opfattelse foreligger der i nærværende sag ikke sådanne oplysninger om særlige brancheforhold eller lignende, der kan begrunde en konklusion om, at varerne ligner tjenesteydelserne i en grad der rækker ud over, at disse blot kan anvendes sammen.

 

Med hensyn til tjenesteydelserne ”lægevirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose”, der er omfattet af klagers mærke, så har disse ydelser også kun en yderst svag lighed med tjenesteydelsen ”videnskabelige tjenesteydelser”, der er omfattet af det angrebne mærke. Således kan tjenesteydelsen ”lægevirksomhed” ikke betragtes som en ”videnskabelig tjenesteydelse”, selvom de metoder eller den teknologi, der anvendes ved udøvelsen af lægevirksomheden, kan være udviklet gennem en ”videnskabelig tjenesteydelse”. Ligeledes finder styrelsen det ikke afgørende for vurderingen af ligheden mellem ydelserne, at læger kan indgå i udøvelsen af tjenesteydelsen ”videnskabelige tjenesteydelser”, idet ligheden mellem ydelserne først og fremmest bør vurderes ud fra disses art, anvendelsesområde og formål i øvrigt.

 

Styrelsen skal derfor fastholde, at mærkerne – efter en helhedsvurdering – ikke kan anses for at være forvekslelige. Således er der alene tale om, at mærkerne ligner hinanden i mindre grad, idet de kun har de to første bogstaver tilfælles, og denne lighed til dels opvejes af den synsmæssige forskel i endelserne –C og –KO, ligesom de omhandlede varer og tjenesteydelser kun har en svag grad af lighed. Med en så svag grad af lighed mellem såvel mærker som varer og tjenesteydelser, finder styrelsen det usandsynligt, at de relevante omsætningskredse vil forveksle mærkerne.

 

Styrelsen skal følgelig med disse yderligere bemærkninger henstille til Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af den 30. juli 2010 stadfæstes…”

 

 

 

Klager DAKO Denmark A/S v/ACCURA med brev af 7. januar 2011 kommenteret Styrelsens brev med følgende:

 

 

”… Under henvisning til Ankenævnets brev af 8. december 2010 skal jeg hermed, som ny repræsentant for klager, DAKO Denmark A/S, fremkomme med kommentarer til Styrelsens høringssvar.

 

Mærkeligheden

Styrelsen henviser til sin udtalelse i sagen AN 2009 00014, hvori man påpeger den almindelige praksis hos såvel Ankenævn, som Styrelse, hvorved man anser mærker bestående af én stavelse for at ligne mærker bestående af to stavelser, når det ene mærke er fuldstændig indeholdt i det andet, og der i øvrigt ikke er særlige forhold, der virker til at adskille mærkerne, såsom at mærkerne har betydelig forskellig længde, udtales meget forskelligt, eller har et væsentligt forskelligt begrebsmæssigt indhold.

 

Som Styrelsen anfører på side 2 i sit svar, så er situationen i AN 2009 00014 fuldstændig analog med denne sag, ligesom Styrelsen netop finder, at der er visse ligheder mellem de af sagen omfattede mærker. Mærkerne er nemlig ikke betydeligt forskellige i længde, eller udtales meget forskelligt. Tværtimod er udtalen – på trods af bogstaverne C og K - ganske lig hinanden. Også det begrebsmæssige indtryk er meget lig hinanden.

 

Ligheden mellem varer og tjenesteydelser

I forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser, bemærker Klager, at Styrelsen konkluderer i sit høringssvar, at der er visse ligheder mellem varer og tjenesteydelserne – om end i mindre grad - idet visse varer, nemlig klagers varer i klasse 1 samt de farmaceutiske præparater og diagnoseapparater i klasserne 5 og 9, kan siges til en vis grad at supplere de i klasse 42 ansøgte videnskabelige tjenesteydelser.

 

Styrelsen bemærker dog, at forbindelsen må anses for svag, men Klager skal bede Ankenævnet bemærke, at den trods alt foreligger, også efter Styrelsens vurdering.

 

Endvidere bemærker Styrelsen, at der i sagen ikke foreligger oplysninger om særlige brancheforhold, som kan begrunde, at varer og tjenesteydelser ligner hinanden i en grad der ligger ud over, at de blot skal anvendes sammen.

Klager skal i den forbindelse bemærke, at ansøger af det angrebne mærke har valgt ikke at svare i sagen, eller at specificere sin varefortegnelse i klasse 42 til mere konkret at angive, hvilken branche man agter at gøre brug af mærket i.

 

Som varefortegnelsen er formuleret i sin nuværende form, vil ansøger i praksis kunne bruge mærket på en måde, som vil kunne skabe forveksling i de relevante omsætningskredse, herunder skabe en for Klager uacceptabel association mærkerne imellem. Denne risiko skal Klager ikke tåle og ansøgers manglende svar i sagen, må således medføre en processuel skadevirkning for denne.

 

Styrelsens afgørelse må derfor omgøres, således at klasse 42 nægtes registrering i sin helhed, subsidiært i forhold til alene "videnskabelige tjenesteydelser" samt "industriel analyse og forskning", som det mindre i det mere.

 

Nærværende indlæg i sagen sendes per e-mail, ligesom der er tilsendt ansøger et eksemplar…”

 

 

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 22. marts 2011.