RESUMÉ:

 

AN 2010 00044 – VR 2009 03187 – CCDK <w> - Indsigelse – Forvekslelighed

 

Indehaveren af EU-varemærke 000540658 CCDK fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 03187 CCDK <w> i klasse 18. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2009 03187 CCDK <w> er forvekslelighed med indsigers ældre EU-varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Styrelsens afgørelse, således at det angrebne mærke VR 2009 03187, ordmærket CCDK, udslettes for så vidt angår varerne ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” ligeledes i klasse 18.

 

 

KENDELSE:

År 2011, den 10. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00044

 

 

Klage fra          

Jens Poulsen Holding ApS

v/Patrade A/S

 

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. oktober 2010 i sagen VR 2009 03187 indehavet af:

Scankøb Scandinavia Staag ApS

v/Hansen l Sønderby & Co

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Indledningsvis skal det oplyses, at Ankenævnet ikke har fundet grundlag for mundtlig forhandling.

Ankenævnet kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens konklusion i brev af 28. januar 2011 af de deri anførte grunde og bestemmer således, at indehavers registrering ophæves for så vidt angår ”læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker” i klasse 18.

 

Herefter bestemmes:

Det angrebne mærke VR 2009 03187, ordmærket CCDK, udslettes for så vidt angår varerne ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” ligeledes i klasse 18.

 

Sagens baggrund:

Den 31. august 2009 indleverede Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb A/S ansøgning om registrering af varemærket CCDK <w> for:

 

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

 

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

Varemærket blev registreret den 11. november 2009 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende sammen dato.

 

Med brev af 4. januar 2010 meddelte Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb A/S, at mærket er overdraget til Scankøb Scandinavia Staag ApS. Efterfølgende meddelte Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb Scandinavia Staag ApS med brev af 7. januar 2010, at ansøgningen for klasse 25 frafaldes.

 

Den 8. januar 2010 gjorde Patrade A/S indsigelse på vegne af Jens Poulsen Holding ApS mod gyldigheden af det registrerede mærke CCDK. Indsigelsen var baseret på, at indehavers registrering er forvekslelig med indsigers ældre rettighed CCDK EU00540658, samt at der er opnået en varemærkeret til CCDK ved brug for varer i klasse 18. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009.

 

Indehaver gjorde gældende, at mærkerne ikke er forvekslelige.

 

 

Med brev af 21. oktober 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge, og registreringen blev opretholdt i sin helhed. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:

 

 

”… 2.       Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

Stk. 4. Et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis

 

2) der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:                                                            CCDK, VR 2009 03187

 

Registreret for:                                                                  Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

 

Indsigers mærke:                                                               CCDK, CTM000540658

 

Registreret for:                                                                  Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

 

Vurdering af om indsiger har stiftet en varemærkeret til CCDK ved brug:

 

Indsiger har gjort gældende, at have opnået en varemærkeret til CCDK stiftet ved brug for klasse 18.

 

Henset til, at indsiger kun har fremlagt sider fra deres engelsksprogede katalog og ikke har fremlagt bogføringsmateriale eller fakturaer, der dokumenterer salg i Danmark, vurderer styrelsen det ikke godtgjort, at der er stiftet en rettighed til CCDK ved brug for varer i klasse 18.

 

Det er således ikke dokumenteret, at indsiger har stiftet en varemærkeret i Danmark for varer i klasse 18.

 

Forvekslelighed:

Indehavers og indsigers registrerede mærker er identiske. Mærkerne har efter styrelsens vurdering ikke nogen beskrivende betydning som måtte stå klart for den gennemsnitlige danske forbruger. Mærkerne ligner derfor hinanden.

 

Indehaver er registreret for klasse 18, mens indsiger registreret i klasse 25. Der er derfor ikke direkte sammenfald af varer mellem registreringerne.

 

Det er styrelsens vurdering, at der er en så høj grad af lighed mellem mærkerne, at beskyttelsesomfanget kan udstrækkes til også at omfatte ligeartede varer.

 

Der er dog ikke en lighed mellem Clothing, footwear, headgear i indsigers registrering og indehavers registrering for varer i klasse 18.

 

Inden for beklædning og fodtøj eksisterer der selvstændige distributionsled, og de vil derfor oftest blive solgt fra en anden butik, end der hvor man køber varer fra klasse 18, hvor der oftest også er tale specialforretninger. Desuden har disse varer et andet formål end beskyttelse/afdækning af kroppen. Eksempelvis har en taske til formål at opbevare ting, og en paraply har til formål at beskytte mod regn. Der henvises i øvrigt til ankenævnsafgørelsen AN 2007 00002.

 

Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er ligeartede varer mellem indsigers og indehavers registreringer.

 

Da der ikke er direkte sammenfald af varer eller er tale om ligeartede varer mellem registreringerne, er det styrelsens vurdering, uanset at mærkerne er identiske, at der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.

 

Indsigelsen tages ikke til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15 stk. 4 nr. 2…”

 

 

 

Denne afgørelse indbragte Patrade A/S på vegne af Jens Poulsen Holding ApS for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 21. december 2010 og fremførte følgende:

 

 

”… På vegne af min klient, Jens Poulsen Holding ApS, skal jeg hermed indbringe Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen imod VR 2009 03187 ”CCDK” <w> indehavet af SCANKØB SCANDINAVIA STAAG ApS for ankenævnet.

 

Indehavers registrering:

(Registreret i klasse 18)                               

”CCDK” <w>

VR 2009 03187

 

Klagers registrering:

(Registreret i klasse 25)                               

”CCDK” <w>

CTM 000540658

                                                                

Varemærkernes beskaffenhed:

Som det fremgår af ovenstående opstilling, er indehavers og klagers varemærker fuldstændig identiske efter Styrelsens egen vejledning om ”almindelige principper for vurdering af forvekslelighed”, som nævner synsmæssig, lydmæssig og begrebsmæssig lighed. Herudover kan der ej heller være tvivl om, at klagers varemærke har en høj grad af særpræg, idet varemærket ikke beskriver hverken varens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller andre egenskaber herved, jf. Varemærkelovens § 5 stk. 2. I nærværende forbindelse skal der gøres opmærksom på, at indsigelsen ikke var baseret på indehavers anvendelse af bokstaverne ”d” og ”k” i slutningen af varemærket, men derimod baseret på en samlet individuel helhedsbedømmelse af nærværende konkrete sag.

 

Sammenligning af varemærker og varer:

I forlængelse af ovenstående er det således problematisk, når Styrelsen i sin afgørelse først konkluderer, at klagers og indehavers varemærker er identiske og straks nedenunder vurderer, at grundet ”en høj grad af lighed, kan beskyttelsesomfanget udstrækkes til også at omfatte ligeartede varer”. Det problematiske heri forstærkes yderligere af, at Styrelsens afgørelse herefter anvender præmisserne i T-8/03, som vedrører lignende figurlige varemærker, som er registreret i henholdsvis klasse 18 og 24 samt klasse 3 og 25. I nævnte afgørelse blev konklusionen, at der ”normalt ikke er tilstrækkelig lighed (mellem varerne i de pågældende klasser) til, at de i den pågældende kundekreds’ bevidsthed kan fremkalde en risiko for forveksling med hensyn til deres handelsmæssige oprindelse, selv hvis tegnene ligner hinanden.

 

Det er således på baggrund af ovenstående klagers opfattelse, at nævnte afgørelse ikke har præjudicerende virkning i forhold til nærværende sag, da varemærkerne i nærværende sag er identiske.

 

Efter klagers vurdering burde Styrelsen i sin afgørelse have fokuseret på sagen T-443/05, hvori Appelkammerets afgørelse om forvekslelighed mellem varer i klasse 18 og 25 annulleres, idet der ikke tages højde for, at varerne i klasse 18 og 25 for forbrugeren er "æstetisk komplementerende, og forbrugeren derfor vil være tilbøjelig til at tro, at varerne kommer fra samme kommercielle oprindelse”. Sidstnævnte formulering stammer fra T-483/08 præmis 27, hvor Retten konkluderer, at ”æstetisk komplementerende” ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere ligeartedehed mellem varer i klasse 18 og 25, men idet varemærkerne er identiske i modsætning til T-8/03, som Styrelsen anvender, fører en samlet vurdering til risiko for forveksling.

 

Sammenfattende er det klagers vurdering, at retstilstanden for nuværende må være den, at idet forbrugerne opfatter varer i klasse 18 som ”æstetisk komplementerende” til varer i klasse 25, idet både beklædning og accessories, herunder tasker, bælter punge og lignende, bidrager til den samlede beklædningsstil hos den enkelte forbruger. Dette indebærer, at varer i klasse 18 og 25 må betragtes som ligeartede og derfor finder Varemærkelovens § 4 stk. 2 anvendelse, hvorfor Ankenævnet må ophæve Styrelsens afgørelse i den konkrete sag, under henvisning til ovenstående bestemmelse.

 

Klagers varemærkeret som følge af brug:

For det tilfælde at ovenstående i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at afvise registreringen af indehavers varemærke, skal jeg hermed på vegne af klager fastholde, at klager har opnået varemærkerettigheder som følge af brug, jf. Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.

 

At ovenstående skulle være tilfældet støtter klager i første omgang på det materiale, som oprindeligt blev fremlagt under indsigelsessagen og som tillige er vedlagt nærværende anke. Af det nævnte materiale fremgår det, at varemærket ”CCDK” <w> kontinuerligt siden 2007 har været anvendt for varer i klasse 18 og udelukker dermed, jf. Varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 2 indehavers adgang til at registrere et lignende eller forveksleligt varemærke.

 

Når klager atter gør gældende, at der er opnået varemærkerettigheder som følge af brug, skyldes dette, at Styrelsen i sin afgørelse ikke behandlede spørgsmålet herom korrekt.

 

Det kritisable består i, at Styrelsen ikke forholder sig til det fremsendte materiale, men blot konkluderer, jf. formuleringen ”henset til”, at engelsksproget materiale de facto ikke kan anvendes til at dokumentere brug i Danmark, jf. bilag 1-4. Herudover fortolkes ibrugtagningsbestemmelsen i Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 således, at der kræves salg i Danmark for at kunne dokumentere ibrugtagning.

 

Det er klagers klare opfattelse, at der hverken i litteraturen eller praksis kan findes holdepunkter for at antage, at engelsksproget materiale de facto ikke kan anvendes til at dokumentere ibrugtagning i Danmark. Faktisk må det omvendt antages, at engelsksproget markedsføringsmateriale i fremtiden i højere grad bliver normen end tidligere, idet internationalt orienterede virksomheder, herunder især modehuse, vil anvende netop engelsksproget markedsføringsmateriale for at mindske omkostningerne ved nationale oversættelser. Det må desuden antages at det segment, som modebranchen henvender sig til, er vant til engelsksproget materiale, jf. blandt mange andre L’oreal: ”Because you’re worth it”, Nike: ”Just Do it”, Pandora: “Unforgettable moments”.

 

Slutteligt vil klager adressere Styrelsens fortolkning af Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, som efter klagers opfattelse ikke nødvendigvis kræver salg i Danmark. Af Karnovs noter til henholdsvis Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 og § 15. stk. 4, nr. 2 fremgår det, at der ved ibrugtagning kræves, at omverdenen ved markedsføringsmæssig aktivitet har fået kendskab til varemærket ved, at dette anvendes på varen eller dens indpakning, i reklamer, på forretningspapirer eller lignende. Det fremlagte materiale, som dokumenterer, at klager kontinuerligt siden 2007 har anvendt varemærket ”CCDK” for en hel kollektion af varer medfører således efter klagers opfattelse, at ibrugtagningskravene er opfyldt. Det er naturligvis ikke således, at klager ikke har haft salg i Danmark i perioden, og som yderligere dokumentation herfor fremlægges bilag 5-10.

 

Konklusion:

Sammenfattende er det således klagers opfattelse, at varemærket ”CCDK” <w> har en høj grad af særpræg for de varer, som det anvendes for og dermed nyder udvidet beskyttelse i forhold til mere generisk betegnende varemærker. Det er ligeledes klagers opfattelse, at Styrelsen i sin afgørelse ikke har haft fornøden fokus på, at varemærkerne netop er identiske, hvilket i henhold til den nyeste praksis på området medfører, at varer i klasse 18 og 25 er ligeartede, da disse betragtes som æstetisk komplementerende til hinanden, hvilket igen medfører, at Varemærkelovens § 4 stk. 2 finder anvendelse.

 

Herudover er det klart klagers opfattelse, at Styrelsen i sin afgørelse ikke har behandlet spørgsmålet om varemærkerettigheder opnået ved brug korrekt. Klager bekendt er der intet sted i hverken praksis eller litteraturen fastslået, at engelsksproget materiale de facto ikke kan anvendes som dokumentation for brug i Danmark og ej heller nævnes eller fastslås det, at ibrugtagning er lig med salg.

 

Klager har under indsigelsessagen fremlagt dokumentation for, at varemærket ”CCDK” <w> i 2007, 2008, 2009 og 2010 har været anvendt for varer i klasse 18, samt under nærværende ankesag fremsendt yderligere dokumentation i form af fakturaer. Dokumentationen opfylder de krav, Varemærkeloven opstiller herfor, hvorfor det fortsat er klagers opfattelse, at der er opnået varemærkeret ved ibrugtagning.

 

Henset til både nyeste praksis på området, som klart statuerer, at varerne i klasse 18 og 25 er ligeartede for så vidt angår identiske varemærker og den dokumentation, klager har fremlagt, både under indsigelsessagen samt under nærværende ankesag, er det klagers opfattelse, at indehavers registrering burde have været ophævet under indsigelsessagen, både i medfør af Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 og Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.

 

På baggrund af fremførte skal klager anmode Ankenævnet om at ophæve Styrelsens afgørelse i indsigelsessagen…”

 

 

Med brev af 13. januar 2011 kommenterede indklagede Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb Scandinavia Staag ApS klagen således:

 

 

”… På vegne indklagede som indehaver af registrering af mærket CCDK (w) i klasse 18 under VR 2009 03187

 

nedlægges sålydende

 

PÅSTAND:

Stadfæstelse.

 

SAGSFREMSTILLING:

Påstanden nedlægges under anbringende af

 

·    at styrelsens afgørelse er såvel materielt som formelt korrekt.

 

Til støtte herfor gøres det gældende,

 

·    at der er tale om et varemærkeretligt set svagt mærke uden særpræg,

·    at CCDK indeholder forkortelsen for det konsulære korps ”Corps Consulaire” (cc). Forkortelsen for nationalbetegnelsen ”Danmark” og anvendes som identifikation for den danske konsulære tjeneste – eksempelvist identificere den tyske konsulære tjeneste CCDE, den franske konsulære tjeneste CCFR osv.

·    at indklagede/indehaver bl.a. skal anvende mærket i forbindelse med salg af varer indenfor klasse 18 til den danske konsulære tjeneste,

·    at der ikke er tale om ”ligeartede” varer; ligeartetheden afkræftes allerede derved, at varerne befinder sig i forskellige vareklasser – konkret vareklasse 18 og 25.

Såfremt klagers synspunkt havde været retligt validt, ville nomenklaturet for identifikation af den enkelte vare indenfor den enkelte vareklasse været uden retlig betydning og enhver komponent i en helhed, ville derfor blot skulle have været klassificeret under enheden - eksempelvis ville enhver komponent i en personbil således blot varemærkeretligt set skulle klassificeres indenfor samme vareklasse, uanset om der måtte være tale om eksempelvis en bremseskive eller et sædeindtræk.

Der findes hverken i teori eller praksis belæg for en lempeligere bedømmelse for varer der helt eller delvist måtte kunne anses for kompletterende – eksempelvis falder et strygejern og et strygebræt i hver sin vareklasse.

Der findes ingen hverken i teori eller praksis for begrebet ”æstetisk kompletterende” – snarere tværtimod.

·    at omfanget af den varemærkeretlige beskyttelse begrænses nationalt af jurisdiktionen i Danmark

·    at varemærkeret ved faktisk brug fordrer dokumentation for faktisk brug på det danske territorium / i Danmark

·    at der ikke ved det af klager for Ankenævnet dokumenterede materiale foreligger dokumentation for brug i Danmark

·    at det klart har formodningen for sig, at klagers markedsføring er rettet mod almindelige forbrugere på det danske marked og finder sted på dansk – hvilket i øvrigt er tilfældet for de af klager refererede materialer fra andre udbydere, hvor alene overskrifterne er engelsksprogede

·    at det ved bilag 1 dokumenterede materiale vedrører salgsmateriale for engrossalg

·    at det af klager ved bilag 1 dokumenterede materiale ikke vedrører salg hidrørende fra klagers virksomhed eller en virksomhed der kan identificeres med klager, idet den juridiske enhed Jens Poulsen Holding ApS ikke detaildistribuerede varer under det omdiskuterede varemærke på det danske marked i denne periode

·    at de af klager dokumenterede bilag 5 til 10 ikke tjener som dokumentation for et præjudicerende salg i Danmark og dermed ikke dokumenterer varemærkeret via ibrugtagning allerede fordi salget tidsmæssigt ligger efter anmeldelsestidspunktet den 31. august 2009, idet bilag 7 er dateret 26. marts 2010 og bilagene 5, 6, 8, 9 og 10 alle er dateret 18. august 2010. Det gøres gældende, at der ikke kan støttes ret på et salg, som ligger senere i tid end det relevante dokumentationstidspunkt, som vil være dokumentation for faktisk og væsentlig ibrugtagning på det danske marked forud for anmeldelsen af indehaveres / indklagedes varemærke den 31. august 2009. Hertil bemærkes endvidere, at det dokumenterede salg er ekstremt sporadisk og nærmest kun lakonisk til stede, idet der med bilag 5 er solgt 4 stk. tasker, ved bilag 6 16 bælter, 4 par handsker og en taske, ved bilag 7 (som er fremlagt 2 gange) er solgt 4 tasker, ved bilag 8 er der solgt 6 tasker og 6 handsker, ved bilag 9 er der solgt 6 bælter og ved bilag 10 er der solgt 3 bælter.

 

Sammenfaldende gøres det således gældende,

 

·    at styrelsens afgørelse er korrekt,

·    at der er tale om varemærker uden væsentligt særpræg,

·    at mærket anvendes for national identifikation af den danske konsulære tjeneste,

·    at der ikke fra klagers side er dokumenteret salg i Danmark forud for indehavers/indklagedes anmeldelse af sit varemærke til registrering og

·    at der ikke retligt forefindes et begreb om æstetisk komplentterende varer: havde dette været tilfældet, ville kodak-doktrinene være ophævet og værdien af den varemærkelige afgrænsning ved nommenklaturet ville være helt eller delvist udvist og derved fortabe sin retlige relevans…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 28. januar 2011 følgende udtalelse:

 

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 14. januar 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Klager har overfor Ankenævnet fremsat påstand om ophævelse af styrelsens indsigelsesafgørelse af

den 21. oktober 2010 i sagen VR 2009 03187, varemærket CCDK, og klager har i den forbindelse

særligt henvist til,

 

1. at styrelsens vurdering af risikoen for forveksling mellem klagers EU-varemærke og det

angrebne mærke er foretaget på et forkert grundlag, idet de omhandlede varer i klasse 18 og

25 må anses for ligeartede, og

 

2. at styrelsens vurdering af, om klager ved brug har stiftet rettigheder til CCDK også for varer i

klasse 18 er forkert.

 

Ad 1: Ligheden mellem varerne og risikoen for forveksling

Med hensyn til klagers anbringende om, at styrelsen har anlagt en forkert vurdering af ligheden

mellem varerne i klasse 18 og 25, skal styrelsen indledningsvist bemærke, at det af bemærkningerne til

klasse 18 i Nice-klassifikationen er anført, at ”Denne klasse omfatter navnlig ikke: ”beklædning,

fodtøj, hovedbeklædning”. Denne præciserende definition af varerne i klasse 18 indebærer, at klasse

18 ikke omfatter varer såsom jakker, bukser, handsker, bælter eller støvler, også selvom disse måtte

være lavet af læder.

 

Klasse 18 omfatter således hovedsageligt tasker og andre varer lavet af læder eller læderimitationer,

der ikke kan klassificeres i andre klasser.

 

Varerne i klasse 18 og 25 er således i deres art ganske forskellige, idet varerne i klasse 25 er til

beklædning, hvorimod varerne i klasse 18 har andre formål.

 

Uanset de nævnte forskelle i varernes art, har styrelsen i sagen AN 2007 00002 udtalt, at også

styrelsen finder, at der er en vis lighed mellem varerne ”tasker” i klasse 18 og ”beklædning” i klasse

25.

 

 

Således anførte styrelsen bl.a. følgende i sin udtalelse af den 2. maj 2007 til Ankenævnet i sagen AN

2007 00002:

 

”Styrelsen er enig med klager i, at det ikke er ualmindeligt, at tøjproducenter/modehuse producerer

eller designer såvel tøj og sko som tasker og såkaldte accessories, herunder smykker, ligesom der er

flere tøjproducenter/modehuse der lancerer parfume o. lign. under de samme mærker som de anvender

for tøj etc.. Ligeledes er det ikke ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme

butikker, ligesom varernes indbyrdes overensstemmende eller komplementerende design kan være

bestemmende for forbrugerens valg af produkt. Styrelsen finder derfor ligesom OHIM, at der er en vis

lighed mellem de nævnte varer.”

[…]

” Som det fremgår af afgørelsen af 3. november 2006 er det styrelsens opfattelse, at varerne ”tøj til

kvinder” er dels identiske med og særdeles nært beslægtede med de ”beklædningsgenstande”, der er

omfattet af indklagedes registrering, idet grænserne er flydende for, hvornår et bestemt stykke tøj er til

kvinder, mænd eller børn. Styrelsen skal fastholde denne vurdering.

 

Ligeledes skal styrelsen fastholde, at der ikke er en tilsvarende lighed mellem ”tøj til kvinder” og de

varer der er omfattet af indklagedes registrering i klasse 3 og 18, samt ”fodtøj” i klasse 25. Om end der

mellem disse varer og varen ”tøj til kvinder” er en vis lighed, der udspringer af det forhold, at varerne

kan hidrøre fra de samme producenter/modehuse, er de dog i relation til deres art og anvendelse meget

forskellige. Under hensyn til denne forskel og det ovenfor anførte vedrørende rækkevidden af EFDomstolens afgørelse i THOMSON LIFE-sagen, er der efter styrelsens opfattelse ikke tilstrækkeligt

grundlag til at fastslå, at køberkredsen vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne, når

indklagedes mærke anvendes for varer i klasse 3 og 18, samt ”fodtøj” i klasse 25.”

 

Styrelsen kan hertil tilføje, at styrelsen er enig med klager i, at Retten i sin afgørelse af den 11. juli

2007 i sagen T-443/05, Piranha-sagen, fastslog, at der består en lighed mellem i hvert fald varerne

”beklædning” og ”varer af læder eller læderimitationer” (herunder tasker). Således anfører Retten bl.a.

følgende:

 

”49 Varer som fodtøj, beklædningsgenstande, hatte eller håndtasker kan imidlertid ud over deres

primære funktion have en æstetisk funktion ved tilsammen at bidrage til den berørte forbrugers ydre

image.

 

50 Opfattelsen af de forbindelser, der knytter dem til hinanden, skal således bedømmes under

hensyntagen til, at der eventuelt stræbes efter en koordinering i fremvisningen af dette ydre image,

som indebærer en koordinering af deres forskellige bestanddele på tidspunktet for deres tilblivelse

eller erhvervelse. Denne koordinering kan navnlig have betydning mellem beklædningsgenstande,

fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de forskellige tilbehørsartikler til

beklædning, som kompletterer dem, såsom håndtasker, henhørende under klasse 18. Denne eventuelle

koordinering afhænger af den berørte forbruger, den type aktivitet, hvortil dette ydre image er

frembragt (bl.a. arbejde, sport eller fritid), eller den markedsføringsindsats, der gøres af branchens

erhvervsdrivende. Endvidere vil den omstændighed, at disse varer ofte sælges fra de samme

specialiserede salgssteder, kunne fremme opfattelsen hos den berørte forbruger af, at der er tætte

forbindelser mellem dem, og forstærke indtrykket af, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme

virksomhed.

 

51 Det følger heraf, at visse forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande,

fodtøj og hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til beklædning, som

udgøres af visse »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under

klasse 18, og at de derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme

virksomhed. De varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og som henhører under klasse 25,

har derfor en grad af lighed, der ikke kan betegnes som svag, med de tilbehørsartikler til beklædning,

som er omfattet af »varer af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under

klasse 18.”

 

Den heri anlagte vurdering af ligheden mellem de omhandlede varer i klasse 18 og 25 har Retten –

som tillige anført af klager – bekræftet i sine afgørelser af den 10. september 2008 i sagen T-96/06,

Tsakiris-Mallas-sagen, og af den 16. december 2009 i sagen T-483/08, Giordano-sagen.

 

I begge disse afgørelser fastslår Retten, at der er en lighed mellem lædervarer, herunder tasker, og

beklædningsgenstande, idet disse varer kan komplettere hinanden (æstetisk komplettering), og det er

sædvanligt at de sælges i sammenhæng med hinanden.

 

Styrelsen har tillige beskrevet denne praksis i Varmærkeguidelines i artiklen ”Ligeartethed mellem

varer eller tjenesteydelser”, jf. bilag A. Styrelsen skal i den forbindelse særligt henvise til, at styrelsen

i sin praksis anerkender, at der kan bestå en lighed mellem to varer – der i deres art er forskellige –

også i situationer hvor deres lighed alene hviler på de to forhold, at der i omsætningskredsen opleves

et ”æstetisk behov” for at anvende disse varer sammen, og en væsentlig del af producenterne

fremstiller og markedsfører begge varetyper (brancheglidning).

 

Som anført ovenfor har styrelsen allerede i sin udtalelse af den 2. maj 2007 i sagen AN 2007 00002

anerkendt, at en sådan lighed består mellem visse af de i denne sag omhandlede varer.

 

Styrelsen er følgelig enig med klager i, at styrelsens vurdering af ligheden mellem varerne i klasse 18

og 25 er sket på et forkert grundlag, idet styrelsen burde have fundet, at visse af de omhandlede varer i

klasse 18, nemlig ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt

i andre klasser); kufferter og rejsetasker”, må anses for ligeartede med varerne ”Clothing, footwear,

headgear” i klasse 25, idet det ikke er ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme

butikker og fremstilles af de samme producenter, ligesom de ofte gives et indbyrdes

overensstemmende eller komplementerende design, hvilket er erkendt og efterspørges af den relevante

omsætningskreds.

 

Derimod er det fortsat styrelsens opfattelse, at der ikke består en tilsvarende lighed mellem varerne

”skind og huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” i klasse 18 og

varerne ”Clothing, footwear, headgear” i klasse 25. Disse varer adskiller sig betragteligt fra hinanden,

såvel i forhold til deres art som i forhold til deres anvendelse, ligesom det ikke er sædvanligt at de

produceres af de samme producenter eller i øvrigt gives et indbyrdes kompletterende design. Det skal i

den forbindelse særligt understreges, at varerne ”skind og huder” efter styrelsens opfattelse ikke

omfatter varer fremstillet af disse materialer, såsom tasker eller lignende.

 

Følgelig er styrelsen enig med klager i, at styrelsens vurdering i afgørelsen af den 21. oktober 2010 af,

hvorvidt der består en risiko for forveksling mellem mærkerne CCDK og CCDK, er sket på et

fejlagtigt grundlag, idet det i afgørelsen er lagt til grund, at der ingen ligheder består mellem de varer

mærkerne omfatter. Styrelsen burde i stedet i afgørelsen have inddraget de ligheder, der – trods

varernes klart forskellige art – alligevel består imellem disse i vurderingen af risikoen for forveksling.

 

Det er herefter styrelsens opfattelse, at når der henses til, at de omhandlede mærker CCDK og CCDK

er identiske, og der består en lighed mellem varerne ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet

af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og rejsetasker” i klasse 18 og varerne

”Clothing, footwear, headgear” i klasse 25, er der en risiko for forveksling mellem mærkerne i relation

til disse varer.

 

Styrelsen burde således i indsigelsesafgørelsen af den 21. oktober 2010 have truffet afgørelse om, at

den angrebne registrering VR 2009 03187, ordmærket CCDK, skulle udslettes for så vidt angår

varerne ”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre

klasser); kufferter og rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og

huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” ligeledes i klasse 18.

 

 

Ad 2: Stiftelse af ret ved brug

Med hensyn til klagers henvisning til, at styrelsen har foretaget en forkert vurdering af, om klager ved

brug har stiftet rettigheder til mærket CCDK for varer i klasse 18, skal styrelsen yderligere bemærke

følgende:

 

Som dokumentation for påstanden om, at klager ved brug har stiftet rettigheder til mærket CCDK for

varer i klasse 18, fremlagde klager under indsigelsessagens behandling ved styrelsen alene sider fra

klagers engelsksprogede katalog.

 

Det er i den forbindelse styrelsens faste praksis ikke at anse et engelsksproget katalog for i sig selv at

være tilstrækkeligt til at kunne dokumentere, at der er stiftet rettigheder ved brug til et varemærke i

Danmark, endsige til at dokumentere, at mærket har været anvendt i Danmark.

 

Kataloger som det forelagte kan give en indikation af, at et mærke har været brugt, men kan ikke i sig

selv bevise en sådan brug. For at den påståede brug kan anses for bevist, skal der efter styrelsens

opfattelse tillige foreligge oplysninger om, i hvilket omfang og hvor kataloget har været omdelt eller

præsenteret.

 

Derudover kan kataloger også underbygge andet dokumentationsmateriale, der viser brug, såsom

fakturaer, der dokumenterer faktisk salg, reklamer eller annoncer, fotografier af butiksudstillinger,

opgørelser af salgstal eller markedsandele, brancheerklæringer eller erklæringer fra distributører og

detailhandelsledet.

 

Udover det engelsksprogede katalog blev ingen af de nævnte oplysninger eller øvrige

dokumentationsmateriale forelagt styrelsen under indsigelsessagen, hvorfor styrelsen skal fastholde

den i afgørelsen foretagne vurdering om, at kataloget ikke i sig selv kunne dokumentere, at klager ved

brug har stiftet rettigheder til mærket CCDK for varer i klasse 18.

 

Klager har i forbindelse med klagen indsendt yderligere materiale i form af diverse fakturaer til

dokumentation for, at klager har anvendt mærket CCDK for varer i klasse 18. Imidlertid vedrører

ingen af de fremlagte fakturaer et tidspunkt, der går forud for ansøgningsdatoen for det angrebne

mærke, nemlig den 31. august 2009. Disse fakturaer er følgelig efter styrelsens opfattelse uegnet til at

dokumentere, at klager har stiftet rettigheder til mærket CCDK forud for ansøgningstidspunktet for det

angrebne mærke.

 

Konklusion

Efter en fornyet gennemgang af sagen, er det styrelsens opfattelse, at styrelsen ved

indsigelsesafgørelsen af den 21. oktober 2010 foretog en forkert vurdering af ligheden mellem varerne

”Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser);

kufferter og rejsetasker” i klasse 18 og ”Clothing, footwear, headgear” i klasse 25, idet styrelsen burde

have fundet, at disse varer er ligeartede.

 

Ligeledes burde styrelsen have truffet afgørelse om, at der består en risiko for forveksling mellem de

identiske mærker CCDK og CCDK i forhold til de varer, der er ligeartede.

 

Styrelsen skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse omgøres, således at

det angrebne mærke VR 2009 03187, ordmærket CCDK, udslettes for så vidt angår varerne ”Læder og

læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); kufferter og

rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og huder, paraplyer,

parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” ligeledes i klasse 18…”

 

 

 

Med brev af 10. februar 2011 kommentarerede klager Jens Poulsen Holding ApS v/Patrade A/S styrelsens brev med følgende:

 

 

“… Vi henviser til Deres skrivelse af den 1. februar 2011 og skal herved blot fastholde vores anbringender i indsigelsessagen og i ankesagen. Samtidig skal vi meddele, at vi glæder os over Styrelsens tilkendegivelse af, at indsigelsesafgørelsen var truffet på det forkerte grundlag, der førte til en forkert afgørelse i sagen.

 

Vi er indforstået med, at anken delvis tages til følge for læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materiale (ikke indeholdt i andre klasser)…”

 

 

Med brev ligeledes af 10. februar 2011 kommenterede indklagede Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb Scandinavia Staag ApS styrelsens brev således:

 

”… Der henvises til Ankenævnets skrivelse af 01. februar 2011 bilagt høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvortil der på vegne indklagede afgives følgende bemærkninger, idet alle bemærkninger og kommentarer relaterer sig til skrivelsen og dennes bilag:

 

Overordnet forvaltningsretlig betragtning

Præliminært bemærkes, at styrelsen i sit høringssvar – som retlig ikke har karakter af remonstration – ikke materielt vedstår sig sin afgørelse. Styrelsens oprindelige afgørelse har retlig kvalitet af en begunstigende forvaltningsakt.

 

Det gøres gældende, at styrelsen ikke har hjemmel til i et høringssvar at omgøre en afgørelse henholdsvis at indstille en omgørelse til vedtagelse ved ankeinstansen til skade for modtageren/indklagede for den oprindelige afgørelse.

 

Det gøres ligeledes gældende, at et høringssvar forvaltningsretligt har karakter af en af klageinstansen/ankeinstansen indfordret begrundelse for den allerede af den hierarkisk set underordnede forvaltningsmyndighed (det vil sige styrelsen) trufne afgørelse.

 

Der fordres i medfør af Lovbekendtgørelse 2007-12-07 nr. 1365/Forvaltningsloven §§ 22 og 24 meddelelse af såvel hjemmel som begrundelse.

 

Ad 1 Ligheden mellem varerne og risiko for forveksling

Styrelsen har korrekt bemærket hovedreglen for klassifikationen i nomenklaturet for så vidt angår bemærkninger til klasse 18 i Nice klassifikationen, hvoraf følger at klassen navnlig (SIC) ikke omfatter beklædning, fodtøj, hovedbeklædning (som henhører under klasse 25).

 

Dette betyder – ved brug af fremhævelsen ”navnlig” – at hovedreglen i overensstemmelse med deklaratoriske fortolkningsregler alene kan derogeres ved en indskrænkende undtagelse.

 

Der er for mærket CCDK tale om et svagt mærke.

 

Det er ikke dokumenteret, at klagers omprocederede varer indenfor vareklasserne 18 og 25 har andre særegne designmæssige kendetegn end påførslen af varemærket CCDK.

 

Det bestrides, at der foreligger ligeartede varer som er æstetisk komplementerende.

 

Varer indenfor klasse 18 – beklædning, fodtøj og hovedbeklædning – har ikke i kraft af deres generiske egenskab som gangklæder til dækning og beskyttelse af kroppen samme anvendelsesformål som tasker (der anvendes til opbevaring og transport af genstande), bælter (der anvendes til brug for udsmykning), punge (der anvendes til brug for opbevaring af pengemidler), hvorfor der ikke består et konkurrenceforhold mellem disse varer.

 

Varerne indenfor de 2 vareklasser 18 og 25 har derfor en grundlæggende forskellighed såvel i henseende benyttelse som i henseende til generisk fremtrædelsesform (det vil sige varens grundlæggende udseende og typisitet uanset producent og varemærke).

 

Såfremt varerne indenfor klasse 18 tillige betragtes med retlig kvalitet af tilbehør gøres det gældende,

 

-    at dette tilbehør i større omfang kan anvendes selvstændigt – det vil sige uden sammenhæng med andre varer uanset om disse andre varer henhører under klasse 18 eller klasse 25 og uanset om der er tale om varer omført under et andet varemærke henholdsvis

-    at dette tilbehør vil kunne finde anvendelse i forbindelse med talrige forskellige genstande (forstået således, at varer hidrørende fra et modehus/et varemærke lader sig kombinere med gangklæder hidrørende fra en anden producent/et andet modehus)

 

således at tilbehøret retlig skal kvalificeres som en tilstødende vare og dermed ikke som en ligeartet vare.

 

Det bemærkes endvidere, at løst tilbehør til en vare som udgangspunkt heller ikke anses som ligeartet med varen. Dette gælder særligt, når der er tale om mindre væsentligt tilbehør til en hovedgenstand – herved forstås accessories som eksempelvis tasker, punge, bælter mv.

 

Med henvisning til bilaget om varemærkeguidelines artikel ”ligeartethed mellem varer eller tjenesteydelser” side 2 af 5 næstsidste afsnit bemærkes den ikke eksisterende subsituerbarhed eller det ikke foreliggende konkurrenceforhold mellem eksempelvis sko (vareklasse 25) og tasker (vareklasse 18).

 

Med henvisning til samme artikel side 3 og dommen T-169/03 SISSI ROSSI bemærkes, at denne i sin konklusion præjudicer ”at varer indenfor modesektoren alle (SIC) til en vis grad komplementerer hinanden, og at denne komplementering således ikke (SIC) i sig selv kan godtgøre at disse varer er ligeartede”.

 

Endvidere fremgår af artiklen samme side, afsnit 5, at ”et reelt komplementeringsforhold forudsætter, at brugen af den ene vare er uundværlig (SIC) eller i det mindste væsentlig (SIC) for den anden, uden dog at denne faktor i sig selv kan opveje varernes forskelligartethed”.

 

Det må derfor lægges til grund, at den i artiklen anførte praksis præjudicerer

 

-    den manglende ligeartethed

-    den manglende æstetiske komplimentarbarhed

 

for de af klagesagen konkret omprocederede varer indenfor vareklasser 18 og 25 således

 

-    at styrelsens første afgørelse (hvor klager ikke fik medhold i sin indsigelse) er korrekt

-    at styrelsens korrigerende skrivelse af 28. januar 2011 er forkert.

 

Af artiklen side 4 vedrørende ”brancheforhold” fremgår for de modeprægede varer, at ”der nødvendigvis må tale om en stor del af fabrikanter eller distributører indenfor branchen som fremstiller/markedsfører de samme varer”.

 

Da der som ovenfor nævnt grundet varernes generiske forskellighed indenfor vareklasserne 18 og 25 ikke kan være tale om, at varerne helt eller delvist kan supplere hinanden, kan der følgelig ikke æstetiske komplementering.

 

Da der følgelig – som ligeledes ovenfor nævnt – er tale om varer, der i deres art og funktionalitet er forskellige, kan der som korrekt anført af styrelsen ikke foreligge brand-extension.

 

Varemærkets sproglige betydning – diplomatisk reference

Det anføres mærkespecifikt, at varemærket CCDK indeholder forkortelsen for det konsulære korps Corps Consulaire” (CC) samt forkortelsen for nationalitetsbetegnelsen ”DK” og anvendes som identifikation for den danske konsulære tjeneste – eksempelvis identificeres den tyske konsulære tjeneste CCDE, den franske konsulære tjeneste CCFR osv.

 

Indklagede for Ankenævnet/mærkeindehaver skal blandt andet anvende mærket i forbindelse med salg af varer indenfor klasse 18 til den danske konsulære tjeneste. Dette salg skal blandt andet bestå i form af salg af kufferter, tasker, punge mv.

 

I og med/eo ipso den faktiske betydning/semantiske betydning af mærket CCDK kombineret med den faktiske intenderede brug af mærket gøres det gældende, at klager henholdsvis styrelsen ikke ved udvidende fortolkning kan udstrække klagers vareregistrering indenfor klasse 25 og derigennem stifte præjudicerende immaterielle rettigheder til et vareområde (kufferter, tasker, punge mv indenfor klasse 18) og et omsætningssegment (diplomatisk korps), hvortil klager ikke har dokumenteret omsætning.

 

Mærket udgør i henhold til sin egen semantiske referent en forkortelse for det danske konsulære korps. I bedste fald vil mærket i kraft heraf udgøre en faktisk hindring for registrering.

 

Ad 2 Stiftelse af ret ved brug

Det konstateres med præjudicerende virkning, at styrelsen i sit høringssvar har admitteret den manglende dokumentation for stiftelse af ret ved brug.

 

Der anmodes om mundtlig forhandling…”

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 10. maj 2011.