RESUMÉ: AN 2011 00038 – VR 2010 01080 - <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01080 <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2010 01080 <fig> er forveksleligt med indsigers ældre registrering MP 739344 <fig>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen i sin helhed.

KENDELSE:

År 2012, den 1. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00038

Klage fra Motel One GmbH, Tyskland

v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. september 2011vedr. VR 2010 01080. Indehavet af:

MOTEL1 A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet er af den opfattelse, at der begrebsmæssigt og lydmæssigt er stor lighed mellem de to mærker. Den lydmæssige lighed spiller efter Ankenævnets opfattelse en særlig rolle, blandt andet fordi der er tale om en branche, hvor mundtlig brug af mærkerne er central. Til trods for klagers mærkes beskedne særpræg og til trods for de synsmæssige forskelle mellem mærkerne foreligger der derfor efter Ankenævnets opfattelse ud fra en samlet vurdering af de to mærker en sådan grad af forvekslingsrisiko, at betingelserne i Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 for at nægte registrering af indehavers varemærke er opfyldt.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således at registreringen af indehavers mærke VR 2010 01080 MOTEL1 <fig> ophæves.

Sagens baggrund:

I brev af 26. april 2010 indleverede MOTEL1 A/S ansøgning om registrering af figurmærket

for:

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

Varemærket blev registreret den 5. maj 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 19. maj 2010.

Den 9. juli 2010 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af Motel One GmbH, Tyskland mod gyldigheden af det registrerede mærke MOTEL 1 (fig). Der blev i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke MOTEL1 (fig) er forveksleligt med indsigers ældre varemærke figurmærket MOTEL One, som er beskyttet bl.a. ved international varemærkeregistrering 739344. Herudover anførte indsiger, at varemærket MOTEL One er yderst velkendt i Tyskland. Ved breve af 29. november 2010 og 1. februar 2011 begrundede indsiger indsigelsen yderligere, og indsendte materiale til dokumentation for at indsigers mærke er velkendt i Tyskland, samt at indehaver på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til indsiger mærke. Der blev i den forbindelse henvist til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1. Indsiger henviste herudover til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

Den 14. marts 2011 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte, at varemærket består af en seng, navnet ”motel” samt tallet 1. Indehaver anførte endvidere, at disse elementer er så almindelige, at ingen kan påberåbe sig eneret til disse, samt at mærkerne på grund af den figurlige udformning ikke ligner hinanden.

Den 12. september 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende:

”… 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

Ifølge Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis:

”det er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”.

Ifølge Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis:

”det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes derfor varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som dem det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke”.

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke

Registreret for:

Klasse 35: Professional business consulting services for catering and accommodation enterprises, including technical advice for projects and for the management of such enterprises; consulting services for the management, monitoring and overseeing of catering and accommodation enterprises; franchising of catering enterprises, namely transmission of economic know-how to catering and accommodation enterprises. Klasse 42: Accommodation and catering services; reservation of temporary lodging; franchising of catering enterprises, namely licencing agencies and transmission of technical know-how to catering and accommodation enterprises.

Indehavers mærke
Registreret for:	Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.

Indsiger har henvist til, at indehavers mærke MOTEL1 er forveksleligt med indsigers tidligere registreringer af mærket MOTEL One. Indsiger har desuden henvist til, at MOTEL One er et velkendt

varemærke i Tyskland. Endelig har indsiger henvist til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

3.a. Vurdering af indehavers mærke MOTEL1 over for indsigers velkendte varemærke MOTEL One

Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, udelukker registreringen af et varemærke hvis varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret.

Følgende betingelser skal som udgangspunkt alle være opfyldt for, at bestemmelsen kan finde anvendelse:

1. det ældre mærke skal være velkendt her i landet, og
2. brugen af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renommeet.

Indsiger har oplyst, at mærket Motel One er yderst velkendt i Tyskland. Indsiger har i den forbindelse henvist til, at hotelkædens direktør i 2009 modtog en pris som ”Hotelier of the year” samt at hotelkæden har modtaget følgende lovprisninger ”Most Wanted Investment Partner 2009” og ”Best Budget Hotel 2010”. Endelig har indsiger henvist til hjemmesiden www.motelone.de.

Indsiger har endvidere fremlagt følgende dokumentation for mærkets velkendthed i Tyskland:

- visitkort

- hotelguides 2009 og 2010 med gældende priser

- brochure over udvikling (til investorer og grundejere)

- damemagasin ”Glamour” (med annoncer)

- pressemeddelelse

- opsummering af links fra indsigers hjemmeside

- 3 kvartalsrapporter

- 10-års opgørelse over sammenligning med One Hotels & Resorts AG

- udskrifter af Wayback Machine af indsigers webside motel-one.com, der viser at websiden har været aktiv siden januar 2001

For at varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 kan finde anvendelse skal det dokumenteres at det ældre mærke er velkendt her i landet. Indsigers materiale dokumentere alene at mærket er velkendt i Tyskland. Følgelig finder § 15, stk. 4, nr. 1 ikke anvendelse.

3.b. Vurdering af, om indehavers mærke MOTEL1 er forveksleligt med indsigers registrerede varemærke.

Sammenligning af tjenesteydelserne

Der er sammenfald af tjenesteydelser for hele indehavers registrering.

Sammenligning af mærkerne

Indehavers mærke består af en gul seng, hvor der på sengegavlen ved hovedgærdet er anført ordet ”motel” og på sengegavlen ved fodenden er anført tallet ”1”.

Indsigers mærke består af ordene MOTEL ONE og i baggrunden af mærket er et figurligt udformet et-tal skrevet i en cirkel. Mærket er udført i farverne sort, hvid og grå.

Vurderingen af, om to figurmærker ligner hinanden, skal altid foretages ud fra en helhedsbedømmelse

af mærkerne. Herunder skal der lægges vægt på mærkernes synsmæssige og lydlige udtryk, samt på

stærke og svage mærkeelementer.

Ordet MOTEL kan for tjenesteydelserne ”tilvejebringelse af mad og drikke samt midlertidig indkvartering” angive, hvorfra disse ydelser udføres, nemlig fra et motel. Ordet ONE samt tallet 1 kan for tjenesteydelserne antyde at de er de førende indenfor markedet, et motel af bedste kvalitet. MOTEL ONE samt MOTEL 1 mangler således isoleret set særpræg for indehavers fortegnelse over tjenesteydelser. På baggrund heraf kan disse ord ikke tillægges afgørende vægt i forvekslelighedsvurderingen for mærkerne.

Synsmæssigt adskiller mærkerne sig fra hinanden på flere punkter. Indehavers mærke er i hvid og gul mens indsigers mærke er i sort, hvid og grå. Herudover indeholder indehavers mærke en afbildning af en seng, mens indsigers mærke har et et-tal i en cirkel i baggrunden. Den eneste synsmæssige lighed mellem mærkerne er de usærprægedes ordelementer, nemlig MOTEL og tallet 1.

Lydligt adskiller mærkerne sig ligeledes, idet der vil være en forskel i udtalen af ”Motel 1” og ”Motel One”. Tallet 1 i indehavers mærke vil nemlig i Danmark typisk udtales på dansk, nemlig ”motel et” eller ”motel en”. Indsigers mærke vil derimod udtales som det står skrevet, nemlig ”Motel One”.

Der er en vis begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, idet disse er opbygget ens, nemlig ved brug af

ordet ”Motel” efterfulgt af tallet et, skrevet som henholdsvis tal og som det engelske ord ”one”. I den

forbindelse henviser styrelsen dog til, at ensartethed alene i den ide, der ligger til grund for udformningen af de to mærker, ikke i sig selv er nok til at disse ligner hinanden.

Konklusion

Uanset at der en vis begrebsmæssig lighed mellem indehavers og indsigers mærker, er det styrelsens

vurdering, at der ikke er risiko for forveksling. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at de elementer som mærkerne har til fælles er usærprægede og at der i forhold til de øvrige elementer er store synsmæssige og lydlige forskelle.

Vi tager således ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1.

Da det ovenfor er konkluderet at mærkerne ikke er forvekslelige kan de dermed heller ikke være identiske eller kun adskille sig væsentligt fra hinanden. Styrelsen finder det således unødvendigt at tage yderligere stilling til indsigers påstand efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3…”

Denne afgørelse blev med brev af 14. november 2011 fra Budde Schou A/S på vegne Motel One GmbH indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”… Indsigelse mod VR 2010 01080
Varemærke:

Indehaver: MOTEL1 A/S
Indsiger: Motel One GmbH

KLAGE

Hermed påklages Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. september 2011, af indsigelsen mod varemærkeregistrering VR 2010 01080 MOTEL 1 <fig> i navnet MOTEL1 A/S.

PÅSTAND

Styrelsens afgørelse omgøres og registrering VR 2010 01080 MOTEL1 <fig> afslås.

FORELØBIGE ANBRINGENDER

Klager gør gældende, at det angrebne mærke MOTEL1 kolliderer med indsigermærket MOTEL ONE plus stiliseret 1-tal, som er genstand for den EU-dækkende internationale registrering 739344.

Som fastslået i styrelsens afgørelse foreligger der identitet mellem konfliktmærkernes tjenesteydelser (for god ordens skyld minder vi om, at klasse 43-45 først blev indført i 2002, hvorfor indsigermærket omfatter klasse 42, jfr. Bilag 1). Det følger af præmis 17 i Europadomstolens dom i sag C-39/97 CANON, at en svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Således må identiteten mellem konfliktmærkernes varefortegnelser opveje den manglende identitet mellem konfliktmærkerne.

Hvad angår ligheden mellem konfliktmærkerne, indeholder begge mærker ”motel” og ”1”. Derudover har indsigermærket ordet ”one”. Konfliktmærkerne består således af næsten samme elementer.

Hvad mærkernes figurpræg angår, gør vi gældende, at det vil blive omfattet som sekundært, hvis ikke det blot vil blive opfattet som dekoration. I den forbindelse henviser vi til Europadomstolens første instans’s dom i sagen T-312/03 SELENIUM-ACE, af hvis præmis 37 det fremgår, at når et varemærke er sammensat af ordbestanddele og figurative bestanddele, skal førstnævnte i princippet anses for at have mere særpræg end sidstnævnte, eftersom gennemsnitsforbrugeren lettere vil kunne henvise til den omhandlede vare ved at nævne navnet end ved at beskrive varemærkets figurative bestanddel. I samme præmis stadfæster domstolen appelkammerets opfattelse, at det er rimeligt at antage, at gennemsnitsforbrugeren vil opfatte ordbestanddelen som varemærket og den figurative bestanddel som en dekorativ bestanddel. I samme retning peger dommen i sagen T-363/06 MAGIC SEAT, præmis 30, som citerer den ovennævnte præmis 37 i T-312/03. Begge de nævnte præmisser må finde analog anvendelse på nationale konfliktsager som den foreliggende.

Det er vigtigt at have for øje, at ved mundtlig brug af konfliktmærkerne eksisterer figurelementerne ikke. Sådan mundtlig brug finder f.eks. sted, når fremtidige hotelkunder taler med venner, bekendte, kolleger og rejsebureauer om, hvilket hotel de skal vælge. Endvidere bookes hotelværelser ofte telefonisk.

Hotellers og motellers kundekreds er ikke kun dansk, men kommer også fra de øvrige EU-lande, inklusive Tyskland, et resultat af EU’s åbne grænser. Derfor har indklagedes hjemmesider, på www.motel1.dk, da også både engelsk og tysk tekst, jfr. Bilag 2. En englænder, irer eller tysker, der besøger indehavers hotel og hans hjemmeside, vil læse ”MOTEL1” som ”MOTELONE”, da han selvsagt ikke kender det danske ord ”et”. Indklagede har været klar over dette og har derfor ud over domænenavnet motel1.dk også registreret motelone.dk og motel-one.dk, som begge leder en ind på indehavers hjemmeside. Vi henviser til Bilag 3 og 4. Til sammenligning kan vi oplyse, at klager er indehaver af domænenavnene motelone.com og motel-one.com, jfr. Bilag 5 og 6. En tysker, der kender klagers hjemmesider motelone.com og motel-one.com, og som indtaster motelone.dk eller motel-one.dk i den tro, at han kommer ind på en side, som handler klagers danske aktiviteter, bliver ledt ind på indklagedes hjemmeside i stedet.

(Angående ejerforholdet til motelone.dk og motel-one.dk: som det fremgår af Bilag 3 og 4, er registranten LAB Ejendomme ApS, binavn for LABJ Consulting ApS, jfr. Bilag 7, hvis direktør er Bjarne Olsen, som er også er direktør i MOTEL1 A/S, jfr. Bilag 8. LABJ Consulting ApS var i øvrigt medstifter af MOTEL1 A/S, jfr. Bilag 9).

Også danskere, som kender klagers hoteller, risikerer at blive vildledt af indklagedes varemærke MOTEL1 og hans domænenavne motelone.dk og motel-one.dk. At mange danskere kender klagers hoteller illustreres af antallet af danske gæster på disse, jfr. Bilag 10, som er en kopi af vor ordregivers brev af 27. oktober 2011.

I sin afgørelse bortser styrelsen helt fra ord/talkombinationerne MOTEL1 hhv. MOTEL ONE. Imidlertid er disse de vigtigste dele af parternes kendetegn, jfr. også hvad der er nævnt ovenfor i forbindelse med EU-dommene om SELENIUM-ACE og MAGIC SEAT. Vi gør gældende, at ordkombinationen MOTEL ONE ikke er beskrivende, idet det ikke er gængs praksis at benytte ”one” eller ”1” som anprisende bestanddel, jfr. dommen fra Landgericht München (vedlagt vor indsigelsesskrivelse af 9. juli 2010), side 12, næstsidste afsnit, hvoraf fremgår, at den tyske domstol fandt, at ”MOTEL ONE” ikke har nogen entydig betydning. I samme forbindelse henviser vi til at ordmærket EnergiOne er registreret uden særprægsindvending for bl.a. ”distribution og levering af energi” i klasse 39, samt ”produktion og behandling af energi” i klasse 40, jfr. Bilag 11. Vi gør desuden gældende, at nævnets afgørelse i sag AN 2010 00014, gående ud på, at mærket AUTO EUROPA var forveksleligt med mærket AUTOEUROPE ”til trods for klagers mærkes beskedne særpræg”, og til trods for at styrelsen havde fundet mærkerne uforvekslelige, støtter indsigers synspunkt: at MOTEL1 er forveksleligt med MOTEL ONE 1. En udskrift af afgørelsen er Bilag 12.

Vi forbeholder os ret til at fremkomme med yderligere anbringender og bevisligheder…”

Med brev af 16. november 2011 fremsendte klager, Budde Schou A/S på vegne Motel One GmbH, Tyskland supplerende anbringender:

”… Styrelsens afgørelse har som præmis, at ordkombinationen ”MOTEL ONE” og ord/talkombinationen ”MOTEL1” begge savner fornødent særpræg til registrering, hvorfor konfliktmærkernes eneste særprægede dele er deres figurelementer, som i øvrigt er så indbyrdes forskellige, at der efter styrelsens vurdering ikke foreligger risiko for forveksling af de samlede mærker.

Vi gør som nævnt i klageskrivelsen gældende, at såvel ordkombinationen ”MOTEL ONE” som ord/talkombinationen ”MOTEL1” besidder det fornødne særpræg. I den forbindelse henviser vi til, at EU varemærkemyndigheden OHIM ultimo 2010 accepterede ordmærket Hotel One for bl.a. ”tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering”. Som det fremgår af Bilag 1-3, blev mærket, herunder dets særpræg, accepteret uden særprægsindvending og uden foregående dokumentation for mærkets indarbejdelse.

På denne baggrund må det konstateres, at såvel ordkombinationen ”MOTEL ONE” som ord/talkombinationen ”MOTEL1” har særpræg, om end det formentlig er beskedent.

Det fremgår imidlertid af domspraksis, at selv et svagt særpræg er nok til at skabe risiko for forveksling. I den forbindelse henviser vi til EU’s General Court’s dom af 15. november 2011 i sagen T-434/10, som fandt figurmærket ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT forveksleligt med figurmærket ALPINE. Dette til trods for at ALPINE, det ord der gør mærkerne forvekslelige, er svagt, jfr. dommens præmis 70.

I samme retning peger General Court’s dom af 6. oktober 2011 i sag T-247/10, som fandt varemærket deutschemedi.de forveksleligt med figurmærket MEDI ICH FÜHL MICH BESSER. Dette til trods for, at MEDI, den mærkedel der bevirker forveksleligheden, er svag, jfr. dommens præmis 48.

Begge de foregående domme henviser til General Court’s dom af 13. december 2007 i sag T-134/06, som fandt ordmærket PAGESJAUNES.COM forveksleligt med figurmærket LES PAGES JAUNES (på dansk: De Gule Sider). Vi citerer fra dommens præmis 70 og 71:

”Den omstændighed, at det ældre varemærke tillægges en svag grad af særpræg, udelukker nemlig ikke, at det fastslås, at der i det foreliggende tilfælde er risiko for forveksling. Selv om der skal tages hensyn til det ældre varemærkes særpræg for at bedømme risikoen for forveksling (jfr. analogt Domstolens dom af 29. september 1998, sag C-39/97, CANON … præmis 24), er det nemlig kun et blandt flere momenter, der skal tages i betragtning ved denne bedømmelse. Selv hvor der foreligger et ældre varemærke med en svag grad af særpræg, kan der være risiko for forveksling, bl.a. som følge af ligheden mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser (jfr. i denne retning Rettens dom af 16. marts 2005, sag T-112/03, L’OREAL mod KHIM – REVLON (FLEXI R FLEXI) … præmis 61).

Desuden ville det af sagsøgeren hertil fremførte synspunkt indebære, at den faktor, der vedrører varemærkernes lighed, neutraliseres til fordel for den faktor, der bygger på det ældre varemærkes særpræg, som ville blive tillagt for stor betydning. Heraf ville følge, at eftersom det ældre nationale varemærke kun har en svag grad af særpræg, ville der kun være risiko for forveksling i tilfælde af, at det varemærke, der søges registreret, fuldt ud gengav det ældre nationale varemærke, og det uanset graden af lighed mellem de omhandlede tegn (Domstolens kendelse af 27. april 2006, sag T-235/05 P, L’OREAL mod KHIM … præmis 45). Et sådant resultat ville imidlertid ikke være i overensstemmelse med selve beskaffenheden af den helhedsvurdering, som de kompetente myndigheder skal foretage i henhold til Artikel 8, stk. 8, litra b), i Forordning nr. 40/94 (Domstolens dom af 15. marts 2007, sag C-171/06 P, T.I.M.E. ART mod Devinlec og KHIM … præmis 41).”

Vi gør gældende, at situationen i den foreliggende sag er helt analog. Selv om både ordkombinationen ”MOTEL ONE” og ord/talkombinationen ”MOTEL1” kun har svagt

særpræg, udelukker dette ikke risiko for forveksling, når henses til, at mærkerne er registeret for og benyttes for helt identiske ydelser. Fuld identitet mellem mærkerne kan således ikke være en betingelse for, at der er en risiko for, at de forveksles…”

Med brev af 30. januar 2012 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”… Som svar på Ankenævnets brev af 20. januar 2012 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 12. september 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Med brev af 27. februar 2012 kommenterede klager, Budde Schou A/S på vegne Motel One GmbH, Tyskland udtalelsen med følgende:

”… I sit høringssvar af 30. januar 2012 fastholder Styrelsen sin holdning til sagen, idet Styrelsen ikke mener, at der under sagens behandling for Ankenævnet er blevet fremlagt argumenter, der har givet Styrelsen anledning til at ændre opfattelse.

Klager deler ikke Styrelsens opfattelse, hvilket vi nærmere redegør for i det følgende:

GENERELT:

Klagesagen inddrager et nyt præjudikat, nemlig EU-Rettens dom af 15. november 2011 i sag T-434/10, der fandt varemærket ALPINE pro sportswear & equipment forveksleligt med mærket alpine, for varer i klasserne 18 og 25. At ordet ALPINE har yderst ringe særpræg for alpint udstyr, fremgår af, at OHIM afslog CTM-ansøgning nr. 001095876 om registrering af ordmærket ALPINE for diverse varer i klasse 9, 16, 18 og 25, på grund af manglende særpræg, jfr. EU’s varemærkeforordning, artikel 7.1(b). Til trods herfor udtaler retten i dommens præmis 70, at konstatering af det ældre varemærkes svage særpræg ikke hindrer en konstatering af, at der er risiko for forveksling med det ansøgte mærke. Omend det tidligere mærkes særpræg må tages i betragtning, når man bedømmer risikoen for forveksling, er dette kun en blandt flere faktorer involveret i den bedømmelse. Således kan der være risiko for forveksling, selv i en sag som involverer et ældre mærke med svagt særpræg, særlig på grund af en lighed mellem mærkerne og mellem de relevante varer eller ydelser. Da Styrelsen har frakendt ordmærkerne MOTEL ONE og MOTEL 1 særpræg, er ALPINE-dommen relevant for denne sag.

Sagen som nu oplyst bør give klager medhold. Vi skal kort opsummere hvorfor:

SÆRPRÆG:

Ordmærkerne MOTEL ONE og MOTEL1 har særpræg i sig selv. Dette følger analogt af OHIM’s accept af særpræget hos varemærket Hotel One uden krav om forudgående indarbejdelse, jfr. EU-varemærkeregistrering nr. 1059083, der bl.a. dækker ”temporary accommodation”, overbegreb for bl.a. hoteldrift og moteldrift.

I den forbindelse henviser vi til, at enhver tydelig afvigelse i formuleringen af en ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke, jfr. EU-Domstolens dom i ankesagen C-383/99 P, som fastslog, at varemærket BABY-DRY har fornødent særpræg til registrering.

Vi skal endvidere henvise til, at den omstændighed, at et varemærke savner et ”minimumspræg af opfindsomhed” ikke i sig selv kan begrunde, at mærket tillige mangler adskillelsesevne, jfr. EU-Rettens dom i sag T-135/99 om registrering af ordmærket CINE ACTION, præmis 31.

YDELSES-LIGHED:

Som det fremgår af Styrelsens afgørelse, side 6, 2. afsnit, er der sammenfald af tjenesteydelser for hele den angrebne registrering. Denne identitet mellem konfliktmærkernes varefortegnelser må opveje den manglende identitet mellem konfliktmærkerne, jfr. EU-Domstolens dom i sag C-39/97 CANON, præmis 17.

MÆRKE-LIGHED:

Omend ordmærkerne MOTEL ONE og MOTEL 1 har særpræg i sig selv, jfr. ovenfor, er dette særpræg formentlig ret beskedent. At mærker med beskedent særpræg kan bevirke forvekslelighed med yngre mærker fremgår dels af den ovennævnte EU-dom i sag T-434/10 ALPINE, dels af EU-Rettens domme i sagerne T-247/10 MEDI samt T-134/06 PAGESJAUNES.COM nævnt side 2 i vort indlæg af 16. november 2011, dels af OHIM’s Appelkammers afgørelse i sag R832/2010-1, som fastslog, at ordmærket iHotel var forveksleligt med figurmærket i-hotel, selv om de ikke dækkede identiske ydelser i klasse 43, hotelklassen. Vi henviser til, at ordet ”hotel” er beskrivende for hotelydelser, og at OHIM tidligere har afslået to ansøgninger om registrering af bogstavet ”i” med den begrundelse, at bogstavet mangler fornødent særpræg til registrering, Artikel 7.1(b) i Rådets Forordning 40/94 om EF-varemærker. For god ordens skyld skal vi nævne, at afgørelsen er indbragt for EU-Retten under nr. T-277/11.

Hvad angår den lydlige lighed mellem konfliktmærkerne, henviser vi til, at EU-Domstolen har slået fast i sin afgørelse i sag C-342/94 LLOYD, at lydlig lighed i sig selv kan bevirke, at to varemærker er forvekslelige. I den forbindelse henviser vi til, at kendetegn for hoteller og moteller ofte benyttes mundtligt, f.eks. i samtaler mellem kunder og rejsebureauer om valg af hotel/motel, og mellem kunder og hoteller/moteller om reservation af værelse. I sådanne situationer har kunden ikke noget logo for øje, hvorfor logoernes forskelle ikke kan modvirke forveksling.

Engelsktalende kunder vil udtale indklagedes kendetegn MOTEL 1 som ”motel one”, altså identisk med klagers kendetegn. Det samme gælder tyske kunder, der kender klagers motelkæde MOTEL ONE, jfr. at Styrelsen anerkendte, at klagers varemærke er velkendt i Tyskland, afgørelsens side 5, sidste afsnit.

Hvad angår den synsmæssige lighed mellem konfliktmærkerne, henviser vi til, at det i dag er almindeligt at vælge og bestille hotel/motelværelser over internettet. Dette foregår typisk på en eller flere reservationshjemmesider, som f.eks. hotels.com, rooms.com, booking.com, ratestogo.com, expedia.dk, rejsefeber.dk, booking.rooms.dk og trivago.dk, som gør det muligt at sammenligne priser, beliggenhed m.m. Når et hotels/motels kendetegn vises på disse søgesider, vises det udelukkende i en standard-skrifttype som f.eks. Helvetica, formentlig fordi de bagved liggende EDB-programmer kræver det. Kendetegnets logoform vises derimod ikke, hvorfor logoernes figurpræg og disses indbyrdes forskelligheder ikke ses af kunden og derfor ikke kan modvirke forveksling af kendetegnene. I det praktiske handelsliv må forskellen på de konfliktende logoers figurpræg derfor antages at have minimal betydning…”

Indklagede i sagen har ikke udtalt sig.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 1. maj 2012.