RESUMÉ:

AN 2002 00051 – MP751179 – Where is the next opportunity? <w> - Særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog gyldighed i Danmark af ordmærket WHERE IS THE NEXT OPPORTUNITY?, der var søgt for tjenesteydelser i klasserne 35, 36, 38 og 42, under henvisning til, at mærket var uden særpræg, da der var tale om et slogan bestående af en almindelig sammensætning af almindelige ord, ligesom der ikke var et ”spil” i sloganet. Ankenævnet for Patenter og Varemærker fandt derimod at mærket havde særpræg, fordi mærket måtte anses for tvetydigt, og fordi der ikke forelå oplysning om, at nogen del af sloganet var almindeligt anvendt i forbindelse med de omhandlede tjenesteydelser. Endvidere udtalte ankenævnet, at mangel på fornødent særpræg ikke kan udledes af manglende opfindsomhed eller fantasifuldt islæt, og at der ej heller skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer tegn.

KENDELSE:

År 2003, den 12. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, J.C. Warnich-Hansen, Finn Mikkelsen)

følgende kendelse i sagen AN 2002 00051

Klage fra

Deutsche Bank AG,

Tyskland

v/ Plougmann & Vingtoft

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. april 2002 vedrørende Madrid-Protokol registrering nr. 751179, ordmærket WHERE IS THE NEXT OPPORTUNITY?

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet anser ikke det omtvistede slogan – Where is the next opportunity? – for at være deskriptivt, men tværtimod temmelig tvetydigt. Ankenævnet finder, at det er et tankevækkende slogan for bankvirksomhed og finansielle ydelser. Brugt tilstrækkeligt ofte vil det kunne give mærkeindehaverens virksomhed en ganske markant profil i kundernes bevidsthed.

Ankenævnet finder ikke, at mangel på fornødent særpræg kan udledes af manglende opfindsomhed eller fantasifuldt islæt, og ej heller at der skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer tegn.

Der foreligger ikke i sagen oplysninger om, at nogen del af det omtvistede slogan skulle være almindeligt anvendt i forretningsmeddelelser, herunder navnlig reklamer, i klasserne 35, 36, 38 eller 42.

Af disse grunde sendes sagen tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på godkendelse af mærket til registrering.

Herefter bestemmes:

Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på mærkets registrering.

Sagens baggrund:

Den 15. marts 2001 blev Patent- og Varemærkestyrelsen notificeret af World Intellectual Property Organization om, at indehaverne af international Madrid-Protokol registrering nr. 751179 havde designeret Danmark.

Mærket omfatter tjenesteydelser i klasserne 35, 36, 38 og 42.

Patent- og Varemærkestyrelsen gav foreløbigt afslag på registrering den 24. oktober 2001. Der henvistes i den forbindelse til varemærkelovens § 13.

I brev af 14. december 2001 anmodede Plougmann & Vingtoft på vegne af mærkeindehaver styrelsen om at genoverveje sagen. Der henvistes i den forbindelse bl.a. til, at slogans er registrerbare i henhold til varemærkeloven, og at dette har støtte i praksis.

Den 23. januar 2002 meddelte styrelsen, at den fastholdt sin vurdering med følgende begrundelse:

”Vi mener fortsat, at der er tale om et slogan uden kendetegnsfunktion. Der er ikke noget "spil" i sloganet, som gør, at det har særpræg. Der er tale om en helt almindelig sammensætning af almindelige ord.

For så vidt angår de påberåbte mærker, som De finder analoge med denne sag, skal følgende bemærkes:

En del af mærkerne indeholder en sproglig ”overraskelse”, således som for eksempel ”INDERST INDE ØNSKER EN HVER KVINDE”, der indeholder ord, som rimer på hinanden. Det samme gør sig gældende for andre af de nævnte eksempler.

Forskellen mellem de påberåbte eksempler og designeringen er også, at de påberåbte eksempler ikke er udtryk for gængse sætninger hentet fra almindeligt sprogbrug og sætningsopbygning, men er originale ordsammensætninger med henblik på kendetegnsfunktion som varemærke.

Et slogans særpræg er ikke nødvendigvis knyttet til specifikke varer og tjenesteydelser.”

Endeligt afslag blev givet den 25. april 2002 under henvisning til, at varemærket ikke havde det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, da der er tale om et slogan uden kendetegnsfunktion, at der er ikke noget "spil" i sloganet, som gør at det har særpræg, og at det er en helt almindelig sammensætning af almindelige ord.

Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 25. juni 2002 med påstand om omgørelse af styrelsens afgørelse. Det er i den forbindelse anført, at:

”Det ansøgte mærke består af et slogan, og slogans er i medfør af Varemærkelovens § 2, stk. 1 nr. 1 registrerbare som varemærker, såfremt de er i besiddelse af adskillelsesevne, d.v.s. er egnet til at adskille en virksomheds varer fra andres, samt har fornødent varemærkeretligt særpræg jfr. varemærkelovens § 13 stk. 1.

Sloganet Where is the next opportunity? besidder den fornødne adskillelsesevne og har tillige varemærkeretligt særpræg. Der er tale om en fantasifuld og original sammensætning af engelske ord, og sammensætningen udgør ikke en sædvanlig betegnelse inden for den finansielle sektor, og begrænser ikke andre erhvervsdrivendes muligheder for frit at bruge sproget til at anprise deres varer og tjenesteydelser. Det ansøgte slogan beskriver heller ikke de tjenesteydelser, som den internationale registrering omfatter. Derfor er der ikke noget friholdelsesbehov.

Det fantasifulde element i sloganet er, at der er tale om et spørgsmål, hvilket fremhæves ved angivelsen af et spørgsmåltegn i mærkets endelse. Det er usædvanligt, at et slogan for en erhvervsvirksomhed består af et spørgsmål.

At sloganet Where is the next opportunity? har fornødent varemærkeretligt særpræg til registrering som ordmærke støttes da også af, at følgende slogans tidligere er accepteret til registrering som ordmærker:

a) Hvilken kaffe byder du uventede gæster?

VR 1995 04347. Er registreret for "kaffe" i klasse 30.

b) Hvilken kaffe ville du byde på, hvis du fik uventede gæster?

VR 1995 04348.Er registreret for "kaffe" i klasse 30.

c) Hvaaa, hvor ska' vi hen du?

VR 1999 04562. Er registreret i klasserne 9, 16, 21, 25, 28-29, 30, 32, 38 og 41.

d) Hvis De vil vide mere...

VR 2001 02672. Er registreret for bl.a. "nyhedsformidling" i klasse 42.

e) LEVE LIVET - HELE LIVET

VR 1998 04387. Registreret for bl.a. "pensionsvirksomhed" i klasse 36

f) THE LOOK OF THE YEAR

VR 1995 07214. Registreret for bl.a. "skønhedskonkurrencer".

g) PASSER DEM, DER PASSER ANDRE

VR 2000 2116. Registreret for ydelser i klasse 36.

Af disse eksempler er de ordmærke-slogans som er nævnt under a) og b) fuldstændigt parallelle til denne sag. Der er tale om to spørgsmål, som ovenikøbet nævner den vare, sloganet bruges i forbindelse med, nemlig "kaffe". Dette sidste er ikke engang tilfældet med mærket Where is the next opportunity?. Ingen af de under a) og b) nævnte slogans indeholder ordspil eller rim.

Sloganet under c) består også aF et spørgsmål og indeholder hverken rim eller andre ordspil.

I det registrerede ordmærke-slogan som er nævnt under d) erstattes spørgsmålstegnet af tre prikker. Der er tale om et inddirekte spørgsmål eller en opfordring. Også dette nyligt registrerede slogan er parallelt til det slogan som denne klagesag vedrører.

Endelig gør vi opmærksom på, at Where is the next opportunity? allerede er godkendt til registrering i U.S.A. og New Zealand, hvor engelsk er det officielle sprog, og i Iran, Bahrein og Mexico.

KONKLUSION:

Som det er påvist ovenfor er der praksis for at registrere selv relativt enkle slogans som ordmærker, selvom de ikke indeholder hverken rim eller ordspil.

Kravene til et slogans adskillelsesevne og særpræg bør fortolkes lempeligt, så længe der ikke er tale om, at en enkelt erhvervsdrivende får eneret til at bruge faste udtryk eller fagtermer, og som på basis af sin varemærkeregistrering dermed ville kunne hindre andre erhvervsdrivende i frit at bruge sproget til at anprise og beskrive deres varer og tjenesteydelser.

Praksis viser da også, som vi har givet eksempler på det ovenfor, at det er denne lempelige linie Patent- og Varemærkestyrelsen har fulgt. På den baggrund skal vi anmode Ankenævnet om at sende denne sag tilbage til Patent- og Varemærkestyrelsen med pålæg om, at Where is the next opportunity? skal godkendes til registrering i Danmark, da mærket har det til registrering fornødne særpræg og tillige har adskillelsesevne.”

Med brev af 26. juni 2002 indsendte Plougmann & Vingtoft endvidere kopier af registreringsbeviser fra New Zealand, Iran, Bahrain og Mexico.

Patent- og Varemærkestyrelsen har den 19. juli 2002 afgivet følgende høringssvar:

”Plougmann & Vingtoft har i klagebegrundelsen af 25. juni 2002 nævnt 7 tidligere afgørelser som eksempler på, at Patent- og Varemærkestyrelsen tidligere har registreret slogans, som man mener, det ansøgte varemærke kan sammenlignes med.

Af disse eksempler er de tre registreret på grundlag af indarbejdelse. Det gælder VR 1995 04347: "Hvilken kaffe byder du uventede gæster?", VR 1995 04348: "Hvilken kaffe ville du byde på, hvis du fik uventede gæster?" og VR 2001 02672: "Hvis De vil vide mere…"

VR 1995 07214 THE LOOK OF THE YEAR var oprindeligt søgt for klasse 42: Skønhedskonkurrencer, men blev registreret alene for varer i klasse 3 og alle varer i klasse 25. Styrelsen fandt ikke, at mærket havde særpræg for skønhedskonkurrencer.

Hvad angår VR 1999 04562: "Hvaaa, hvor ska' vi hen du?", VR 1998 04387: "LEVE LIVET - HELE LIVET" og VR 2000 02116: "PASSER DEM, DER PASSER ANDRE" finder Styrelsen, at af disse 3 slogans er det førstnævnte med det indledende ord "Hvaaa" tilstrækkeligt særpræget til at blive registreret som varemærke. Det samme gælder for de to sidstnævnte på grund af de indbyggede ordspil.

"Where is the next opportunity? Har i modsætning til de ovennævnte tre mærker ikke et indbygget ordspil eller en speciel sammensætning af ordene. Der er efter Styrelsens opfattelse alene tale om et almindeligt spørgsmål på engelsk.

Styrelsen føler sig ikke bundet af, at mærket er registreret i de engelsktalende lande U.S.A. og New Zealand samt i Iran, Bahrein og Mexico.

Vi skal således henstille, at den trufne afgørelse stadfæstes.”