RESUMÉ:
AN
2004 00051 – MP811435 SWIFT <w> - Særpræg
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at
registrere ordmærket SWIFT for så vidt angik ”apparatus for rolling and filling
cigarettes” i klasse 34, idet mærket ansås for at mangle det til registrering fornødne
særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2005, den 21. april afsagde
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael
Dorn, Finn Mikkelsen og J.C. Warnich-Hansen
Lidl
Stiftung & CO. KG, Tyskland
v/Sandel, Løje &
Wallberg
over
Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2004 vedrørende afslag på
designeringen af Danmark i international varemærkeregistrering MP811435 SWIFT
<w>.
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet finder ikke belæg
for at antage, at det ansøgte ordmærke SWIFT her i landet vil blive opfattet
som en angivelse af en egenskab ved en eller flere af de anførte varer i klasse
34.
Ankenævnet tilbagesende derfor
sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på mærkets registrering.
Herefter bestemmes:
Sagen
tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på mærkets registrering.
Sagens baggrund:
Den 6. november 2003 notificerede World Intellectual Property
Organization (WIPO)
Patent- og
Varemærkestyrelsen om, at Lidl Stiftung & CO. KG, Tyskland, som indehaver
af den internationale registrering under Madrid Protokollen nr. 811435 SWIFT,
havde designeret Danmark den 1. juli 2003.
Mærket var registreret for:
Klasse 34: Tobacco products;
smokers’ articles namely ashtrays (not of precious metals, their alloys or
coated therewith), cigarette paper, cigarette stubs with and without filters,
cigarette filters, lighters, apparatus for rolling and filling cigarettes, matches,
aforementioned goods included in this class.
Den internationale
registrering har prioritet fra en tysk varemærkeansøgning 39602719.9/34 med
ansøgningsdag fra den 20. august 1996.
Den 10. december 2003 afslog
Patent- og Varemærkestyrelen foreløbigt at registrere mærket på grund af
manglende særpræg.
Ved brev af 15. april 2004 anmodede
Sandel, Løje & Wallberg, der var indtrådt som fuldmægtig for Lidl Stiftung
& CO. KG., Tyskland styrelsen om at tage det foreløbige afslag op til
fornyet overvejelse.
Patent- og
Varemærkestyrelsen fastholdt sit foreløbige afslag ved brev af 14. maj 2004 og
ved brev af 29. oktober 2004 afslog styrelsen endeligt at registrere mærket,
idet mærket ikke fandtes at have det særpræg, et varemærke skal have for at
kunne få gyldighed i Danmark.
Styrelsen begrundede
afslaget nærmere som følger:
”… Vi
afslår Deres designering, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal
have for at kunne få gyldighed i Danmark, idet det kan angive en egenskab ved
varen ”apparatus for rolling and filling cigarettes” i klasse 34.
Begrundelsen herfor er,
at ordet SWIFT kan oversættes til dansk i betydningen ”hurtig”, hvilken
betydning vi finder er almindeligt kendt af danske forbrugere. Det må i den
forbindelse lægges til grund, at hastigheden hvormed et apparat sætter en
person i stand til at rulle eller fylde en cigaret er et ikke uvæsentligt
parameter for forbrugerens valg af apparat i købssituationen. Ordet ”swift” kan
derfor i forhold til varen ”apparatus for rolling and filling cigarettes”
angive, at disse apparater sætter forbrugeren i stand til at rulle eller fylde
cigaretter på en hurtig måde. Mærket beskriver dermed i en anprisende vending
en egenskab ved varen.
Vi har truffet
afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1…”
Ved
brev af 28. december 2004 ankede mærkeindehaver ved Sandel, Løje & Wallberg
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og
Varemærker
med
påstand om, at afgørelsen omgøres for samtlige varer omfattet af den
internationale registrering, herunder ”apparatus for rolling and filling
cigarettes”. Klager argumenterede som følger:
”…
Anbringender
Den internationale registrering af SWIFT er
ikke for så vidt angår varerne ”apparatus for rolling and filling cigarettes”
omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 idet mærket ikke kan opfattes
som en angivelse af en egenskab ved de pågældende varer.
Vi henviser i den forbindelse til de af os
under sagen for styrelsen fremførte synspunkter, og vedlægger som bilag 5 og 6
kopi af vore indlæg af 15. april 2004 og 8. september 2004.
Styrelsen har henvist til at mærket SWIFT
betyder ”hurtig” og derfor kan angive at apparaterne omfattet af afslaget kan
anvendes til hurtigt at rulle eller fylde cigaretter.
Efter vor opfattelse vil mærket SWIFT ikke
blive opfattet med denne betydning. Den af styrelsen anførte betydning sker ved
en oversættelse fra engelsk til dansk, og vi bestrider at den almindelige
forbruger i Danmark vil opfatte mærket i den af styrelsen angivne betydning.
Ordet ”swift” anvendes ikke normalt af
danskere som betegnelse for noget der går hurtigt. Her anvendes normalt ordene
”fast” eller ”quick”, som eksempel ”fast food”, hvis der overhovedet anvendes
en engelsk ord.
Selv hvis mærket af visse særligt
engelskkyndige forbrugere måtte kunne opfattes i betydningen ”hurtig”, vil
dette ikke indebære at mærket savner særpræg.
Et apparat, der anvendes til at rulle
cigaretter, vil ikke i sig selv være hurtigt, da farten hvormed cigaretter
rulles eller fyldes afhænger af hvem og hvorledes apparatet bruges, samt af det
papir og tobak, der anvendes.
Mærket SWIFT vil derfor være suggestivt og
dermed registrerbart for apparater til at rulle og fylde cigaretter, men
angiver ikke direkte hverken varens art eller en egenskab ved varen som sådan.
Registrering
af mærket i England og Irland
Da mærket er et engelsk ord, udgør det bedst
tænkelige bevis for mærkets registrerbarhed, at det identiske mærke er
accepteret i England og Irland bl.a. for ”apparatus for rolling and filling
cigarettes”.
Til dokumentation heraf vedlægges som bilag 7
kopi af meddelelse fra The Patent Office i England, hvoraf fremgår at samme
internationale registrering er accepteret i England for en lang række varer i
klasse 34, herunder ”apparatus for rolling and filling cigarettes”.
Ligeledes vedlægges som bilag 8 kopi af
meddelelse fra det Irske Patents Office som dokumentation for at samme internationale
registrering i Irland er accepteret for bl.a. ”apparatus for rolling and
filling cigarettes”.
I begge disse engelsktalende lande kræves det
og undersøges at mærket besidder det fornødne særpræg, og vurderingen i England
og Irland er således at SWIFT i disse engelsktalende lande ikke opfattes som en
beskrivelse af de pågældende varer endsige egenskaber ved disse.
Styrelsen vurdering af SWIFT af danskere vil
blive opfattet som en egenskab ved de pågældende varer harmonerer ikke med
vurderingen i de to nævnte lande, hvor engelsk, i modsætning til i Danmark, er
modersmål.
Det bemærkes i den sammenhæng at de engelske
og irske myndigheders vurdering hviler på samme grundlag som i Danmark, nemlig
varemærkedirektivets bestemmelser om særpræg, hvilket yderligere styrker
rimeligheden af at afgørelsen i Danmark følger afgørelsen i England og
Irland.
Det synes af ovennævnte grunde uholdbart og
egentligt ganske uforståeligt at styrelsen trods vor oplysning om accept i
England og Irland har fastholdt ikke at kunne acceptere registrering af SWIFT
for samme varer i Danmark.
Dette gælder så meget desto mere når det også
tages i betragtning at Ankenævnet ved vurdering af andre mærker på engelsk har
taget hensyn til afgørelsen i andre engelsktalende lande.
I denne forbindelse henvises til ankenævnets
afgørelse i AN 1998 00097 WORLD WRESTLING FEDERATION, hvor ankenævnet anså
mærket for særpræget bl.a. under henvisning til registrering i USA og en række
andre lande. Ligeledes henvises til afgørelsen i AN 1998 00121 HAPPY BIRTHDAY.
Princippet var også udslagsgivende i afgørelsen AN 00070 TODAY, hvor nævnet
henviste til afgørelsen i England og derfor fandt at mærket savnede særpræg for
dagsfriske varer
Registrering
af SWIFT i Danmark
Styrelsens begrundelse synes heller ikke at
harmonere med ældre registreringspraksis i Danmark for ordet SWIFT.
Således har mærket SWIFT været registreret
siden 1920 for tobaksvarer. Registreringen VR 1920 00011 er nu udslettet på
anmodning fra vor klient, men viser at det identiske ord har været registreret
i mange år for varer, der potentielt omfatter apparater til fyldning og rulning
af cigaretter.
I den forbindelse skal henvises til at
ordmærket SWIFT ses registreret uden indvendinger for cykler i kraft af
registrering nr. VR 1953 01741, og for fødevarer under nr. VR 1981 03103. For
både cykler og madvarer gælder at de mere nærliggende vil kunne anses for at
være hurtige end tilfældet er med tobaksartikler, herunder apparater til
rulning og fyldning af cigaretter; for cykler som angivelse af transportfarten
og for fødevarer i skikkelse af ”fast food”.
Desuden ses SWIFT registreret for computer
software og hardware (VR 1997 04479 og MP805564) og sådanne produkter kan
ligeledes anses for ”hurtige”, men her har styrelsen heller ikke gjort
indvending om manglende særpræg.
Med den ovenfor gengivne praksis for
registrering af SWIFT i Danmark undrer det hvorfor mærket pludselig savner
særpræg for ”apparatus for rolling and filling cigarettes”.
Under en helhedsvurdering af ovennævnte, og
særligt på grund af registreringen i England og Irland, anmoder vi derfor
Nævnet om at omgøre styrelsens afgørelse og acceptere den internationale
registrering af SWIFT til offentliggørelse i Danmark også for ”apparatus for rolling
and filling cigarettes”…”
I brev
af 24. januar 2005 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende til sagen:
”… Klager har i forbindelse med sagens behandling ved Ankenævnet,
gentaget argumenterne fra behandlingen af ansøgningen.
For så vidt angår spørgsmålet om, om varemærket har særpræg i sig selv,
skal styrelsen henvise til argumenterne og begrundelsen ved behandlingen af
ansøgningen.
For så vidt angår argumenterne om, at det samme mærke er accepteret til
registrering i England og Irland, også for apparater til at rulle cigaretter i
klasse 34, skal styrelsen anføre følgende:
Det er korrekt, at i visse undtagelsestilfælde, kan en registrering af
et varemærke fra et andet land også være grundlag for registrering i Danmark.
F.eks. kan der ved vurderingen af et ordmærke indholdene et engelsk ord, lægges
vægt på, om det samme ord er accepteret til registrering i engelsktalende
lande. Der skal dog være tale om lande, som har samme praksis for vurderingen
af særpræg som i Danmark.
Uanset både England og Irland har accepteret registreringen af ordet
SWIFT for apparater til at rulle cigaretter, må styrelsen fastholde at mærket
mangler særpræg i Danmark.
Styrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at ud over det ansøgte
varemærke, er der kun registreret følgende mærker i England med ordet SWIFT i
klasse 34, nemlig SWIFT <w> under nr. 431475 og SWIFT <fig> under
nr. 1291760. Begge disse mærker er registreret for ”matches” i
klasse 34. Derimod har man i
Styrelsen kan også nævne, at ved OHIM er EF-varemærket ansøgt under nr.
2537686 SWIFT <fig> afslået for ”caravans and parts and fittings
therefor” i klasse 12.
Eftersom der er ganske få mærker registreret i England for ordet SWIFT
i klasse 34 og eftersom man også har afslået mærker indholdene ordet SWIFT i
England og ved OHIM for andre varer, må styrelsen fastholde, at det ansøgte
mærke SWIFT ikke kan registrerer med henvisning hertil.
Med denne yderlige begrundelse skal styrelsen derfor i det hele
henholde sig til afgørelsen fra ansøgningens behandling af 29. oktober 2004.
Styrelsen skal derfor henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes.”
Ved brev af 4. februar 2005
kommenterede klager udtalelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager
anførte følgende:
”… Styrelsen anfører at en registrering af
det identiske mærke i engelsktalende lande ”undtagelsesvist” kan være grundlag
for registrering i Danmark for så vidt at der er tale om lande, som har samme
praksis for vurdering af særpræg som i Danmark.
I en sag som denne, hvor det identiske
engelsksprogede mærke er registreret i England og Irland og hvor de pågældende
landes lovgivning og praksis hviler på samme grundlag, nemlig
varemærkedirektivet, er styrelsens udgangspunkt forkert. Under de nævnte
omstændigheder må det utvivlsomt være udgangspunktet at det engelsksprogede
mærke også må anses for særpræget i Danmark, således at kun meget vægtige
argumenter kan medføre at afgørelsen i de engelske lande vedrørende samme mærke
ikke skal have afgørende vægt.
Styrelsen fremkommer imidlertid ikke med
overbevisende argumenter for at afslå mærket i Danmark idet afslaget fastholdes
med henvisning til afslag af SWIFT som ordmærke for helt andre varer, nemlig i
England for fødevarer i klasse 29 og ved OHIM for campingvogne og dele dertil i
klasse 12, samt at der i England er registreret ”ganske få mærker” for ordet
SWIFT i klasse 34.
Styrelsens manglende stillingtagen til at man
i England og Irland reelt vurderer særpræg og tilsidesættelsen af
registreringer af SWIFT i England for identiske varer og for ”matches” i klasse
34 til fordel for enkelte afslag for ganske andre varer end omfattet af det
ankede afslag, giver anledning til den mistanke, at det for styrelsen har været
vigtigere at fastholde sin vurdering overfor ankenævnet end at foretage en reel
vurdering af de præmisser hvorpå styrelsen oprindelige afslag fejlagtigt har
hvilet.
Faktum er at både de engelske og irske myndigheder
vurderer varemærkers særpræg med samme udgangspunkt som i Danmark, nemlig
varemærkedirektivet og den praksis EF-Domstolen har udviklet, og tillige
inspireret af OHIM’s praksis.
Det identiske mærke er registreret for
identiske varer, og når dertil kommer at mærket er på engelsk, er styrelsens
begrundelse og henvisning til enkelte afgørelser fra England og OHIM for helt
andre varer end apparater til at rulle cigaretter, ganske utilstrækkelig.
Der eksisterer i England tre registreringer
af ordmærket SWIFT i klasse 34, hvilket iøvrigt vanskeligt kan anses for
”ganske få”.
Vi fastholder derfor anken i sin helhed…”