RESUMÉ:

AN 2008 00046 – MP 884667 JOSE MA SOGAS MASCARO <w> - Forvekslelighed

Indehaveren af varemærkerne CTM000005868 MASCARÓ <w> og CTM000556712 MASCARÓ <fig.> fremsatte indsigelse mod registreringen af ordmærket JOSE MA SOGAS MASCARO med henvisning til at det ansøgte varemærke MP 884667 JOSE MA SOGAS MASCARO <w> er forveksleligt med indsigers rettigheder. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt designeringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2009, den 8. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2008 00046

Klage fra

Brandy Mascarô, SL,

Spanien

v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2008 vedrørende indsigelse mod designeringen af Danmark for den internationale varemærkeregistrering MP 884667 JOSE MA SOGAS MASCARO <w> indehavet af

JM SOGAS MASCARO, S.L.,

Spanien

v/ Patrade A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 25. September 2008 og i udtalelsen af 13. februar 2009 til ankenævnet, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes

Sagens baggrund:

Den 22. juni 2006 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at JM Sogas Mascaro, SL, Spanien, som indehaver af den internationale registrering MP 884667 JOSE MA SOGAS MASCARO <w>, havde designeret Danmark den 19. januar 2006.

Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 7. februar 2007.

Mærket var registreret for:

Klasse 33: Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (except beer).

I brev af 10. april 2007 fremsatte Budde Schou A/S på vegne af Brandy Mascaró, S.L. indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke JOSE MA SOGAS MASCARO. Indsigelsen var fremsat under henvisning til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001 og under henvisning til, at indehavers mærke JOSE MA SOGAS MASCARO <w> er forveksleligt med indsigers mærker: CTM000005868 MASCARÓ <w> og CTM000556712 MASCARÓ <fig.>.

I breve af 10. august 2007 og 26. august 2008 har indehaver anført, at der ikke er forvekslingsrisiko mellem mærkerne. Indehaver anfører, at mærkerne ud fra et helhedsindtryk er vidt forskellige. Mærkerne ligner ikke synsmæssigt eller lydmæssigt. I modsætning til indsigers mærker, hvor det dominerende element er MASCARÓ og figuren, er det dominerende i indehavers mærke ordelementerne JOSE MA.

Indehaver har afslutningsvist henvist til, at mærkerne sameksisterer i andre lande, og at Mascaro er velkendt spansk familienavn.

Den 25. september 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og fremførte følgende:

”… Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers registrering: MP884667, JOSE MA SOGAS MASCARO <w>

Registreret for:

Klasse 33: Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (except beer).

Indsigers registreringer:

CTM000556712, MASCARÓ <fig.>
CTM000005868, MASCARÓ <w>

Mærkerne CTM000556712 og CTM000005868 er bl.a. registreret for:

Klasse 33: Vine af enhver art, også mousserende og kulsyreholdige vine, likør af enhver art, brændevin, anisbrændevin, spiritousa og aperitiffer.

Sammenligning af varerne:

Der er sammenfald mellem ”vine” og ”likører” i klasse 33.

Sammenligning af mærkerne:

Indsigers ordmærke består af ordet MASCARÓ. Indsigers figurmærke består af et løvehoved med ordet MASCARÓ påført foroven. Det dominerende element i mærket er ordet MASCARÓ. Ordet MASCARÓ består af 7 bogstaver, henholdsvis 3 stavelser. Det er styrelsens opfattelse, at MASCARÓ i Danmark vil blive opfattet som et kunstord.

Indehavers mærke består af 4 ord; JOSE MA SOGAS MASCARO. Det er styrelsens opfattelse, mærket vil blive opfattet som et navn, bestående af fornavnet JOSE efterfulgt af MA SOGAS MASCARO. MASCARO består af 7 bogstaver og 3 stavelser, og står sidst i mærket.

Indehavers mærkedel MASCARO og indsigers mærke MASCARÓ har begge 3 stavelser og 7 bogstaver tilfælles. Bogstaverne i mærkerne står i samme rækkefølge. Forskellen i mærkerne består i, at der er en apostrof over O´et i indsigers mærke, og at indehavers mærke yderligere består af ordene JOSE MA SOGAS.

Begrebsmæssigt adskiller mærkerne betydeligt fra hinanden. Da navnet JOSE vil blive genkendt som et fornavn i Danmark, vil mærket JOSE MA SOGAS MASCARO blive opfattet som navnet på mand, hvorimod MASCARÓ vil blive opfattet som et kunstord.

Forskellen mellem mærkernes længde, 4 ord over for 1 ord, samt at MASCARO står sidst i mærket, og den ovenfor nævnte begrebsmæssige forskel fører efter styrelsens opfattelse til, at mærkerne ikke ligner hinanden.

Konklusion:

Uanset at der er sammenfald mellem ”vine” og ”likører” i klasse 33, er det er styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der er således ikke en risiko for forveksling.

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

Denne afgørelse indbragte Budde Schou A/S på vegne af Brandy Mascarô, SL, Spanien, den 25. november 2008 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at afgørelsen ændres.

Klager fremførte følgende:

”… Klagerens påstand:

Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2008 ændres, således at den nedlagte indsigelse tages til følge og det bekendtgjorte mærke afslås i Danmark.

Ankebegrundelse:

Det bekendtgjorte ordmærke "JOSE MA SOGAS MASCARO" dækker

klasse 33: wines, liqueurs and other alcoholic beverages (except beverages)

Indsigelsen er baseret på vor klients bestående rettigheder til varemærker indeholdende ordelementet MASCARÓ, nemlig CTM 000005868 MASCARO <w> og CTM 000556712 MASCARÓ <fig>, der bl.a. dækker henholdsvis

klasse 33: all types of wine, including sparkling and aerated wines,
all types of liqueurs, brandies, anisettes, spirits and aperitifs

klasse 33: wine, including sparkling wine and liqueurs.

Fuld varekollision er således til stede mellem de respektive mærker.

Da det bekendtgjorte mærke samtidig indeholder ordet MASCARO som det mest karakteristiske element, og da dette element er identisk med vor klients beskyttede varemærke, vil der være en overhængende fare for forveksling hos forbrugerne, hvis mærkerne anvendes for ligeartede eller identiske varer.

Jeg vedlægger til orientering kopi af vor indsigelsesskrivelse af 10. april 2007 (Bilag 2).

Jeg skal i denne forbindelse henvise til, at Patent- og Varemærkestyrelsen i sit brev af 15. november 2006 til mærkeindehaver har anført min klients to ovennævnte EU-varemærker som mulige hindringer, jævnfør vedlagte kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse (Bilag 3).

Ved skrivelse af 10. august 2007 (Bilag 4) indleverede Patrade A/S på vegne indehaverne en imødegåelse af den nedlagte indsigelse.

I besvarelse heraf indleverede vi indlæg af henholdsvis 19. oktober 2007 og 20. juni 2008, hvori vi tilbageviste påstanden om fredelig sameksistens mellem mærkerne i andre lande og yderligere indleverede liste over vor klients bestående rettigheder verden over til betegnelsen MASCARO. (Bilag 5 og 6).

Efterfølgende indleverede Patrade A/S yderligere argumentation i sagen dateret 26. august 2008, jævnfør vedlagte Bilag 7.

I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2008 lægges til grund, at ordet MASCARÓ i Danmark vil blive opfattet som et kunstord.

Ved vurderingen af den foreliggende sag er det vigtigt at give en kort beskrivelse af vor klients aktiviteter og historie:

Narciso Mascaró Marcé blev født i 1894 i en familie beskæftiget med vinproduktion og destillering.

Allerede i 1945 grundlagde Narciso sit eget selskab og begyndte produktionen af Cava (mousserende vine), vine samt spiritus under brandet/varemærket Mascaró.

I 1966 overtog hans søn Antonio Mascaró Carbonell ledelsen af selskabet. Dennes proaktive og innovative natur samt store passion medførte en betydelig forøgelse og forbedring af selskabets produktsortiment.

Pr. 1. januar 1999 blev vor klient et "limited company" under navnet ANTONIO MASCARÓ S.L., om end selskabet videreførtes som et ægte familieforetagende under ledelse af Antonio og efterhånden også dennes datter Monserrat Mascaró i samarbejde.

Vinmarkerne
På selskabets jorder – "Mas Miquel", der tidligere havde tilhørt munkene i det nærliggende Cistercianske kloster Santes Creus, og "El Castell" i området La Munia – produceres de klassiske Penedès-druespecialiteter (Macabeo, Xarel.lo og parallada), under udøvelse af den allerstørste iver og arbejdsindsats side om side med nyere druetyper som Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc og Chardonnay.

Druerne fra disse vinmarker plukkes og efterbehandles med omhu og professionalisme af Mascarós folk, og den efterfølgende modning/lagring/destillering finder sted i Mascarós vinkældre og i Vilafranca del Penedès under iagttagelse af tilsvarende omhu.

Firmaånden
De produkter der fremstilles og forhandles af Mascaró, er baseret på en meget høj grad af personlig/individuel stil, der har sit udspring i en stor respekt og pietet omkring druens karakter og ønsket om at bevare dennes karakter og friskhed hele vejen igennem vinproduktions- og –lagringsprocessen.

Denne firmaånd har sin inspiration fra de gamle alkymisters paradoksagtige ønske om at nå "evig ungdom".

Der kan således ikke være tvivl om, at ordet MASCARO rent faktisk er et efternavn, hvilket også den danske forbruger vil være opmærksom på. I det bekendtgjorte mærke fremtræder elementet MASCARO i øvrigt netop som et efternavn. Derimod vil den afsluttende accent aigu over O'et i min klients mærke næppe blive bemærket af den danske gennemsnitsforbruger, der umiddelbart vil betragte MASCARÓ som identisk med slutelementet i det bekendtgjorte mærke.

Under henvisning til tidligere afgørelser bør det endvidere lægges til grund, at Varemærkelovens § 5 ganske vist hjemler ret til brug af eget navn i overensstemmelse med god markedsføringsskik, men denne ret giver ikke retskrav på varemærkeregistrering af et navn, der er forveksleligt med et eksisterende varemærke. Jævnfør herunder AN 2000 00017 ROTHSCHILD.

Vedlagt fremsendes kopier (Bilag 8) visende den brug, som tilsyneladende allerede er igangsat af indehaverne af det bekendtgjorte mærke. Det fremgår af de vedlagte kopier, at det bekendtgjorte mærke i vid udstrækning benyttes i udformningen SOGAS MASCARÓ i stedet for JOSE MA SOGAS MASCARO. Dette understreger forvekslingsrisikoen i forhold til vor klients beskyttede varemærkerettigheder.

Som det også fremgår af den med Patent- og Varemærkestyrelsen førte korrespondance, er der i en række lande igangværende konfliktsager mellem vor klient og indehaverne af det bekendtgjorte mærke vedrørende varemærket JOSE MA SOGAS MASCARO, hvilket understreger vigtigheden af situationen for vor klient.

I denne forbindelse henledes opmærksomheden endvidere på den afgørelse, der er truffet i den parallelle indsigelse mod den spanske varemærkeansøgning nr. 2374378 SOCAS MASCARO i navnet JM SOGAS MASCARO, i hvilken sag de spanske varemærkemyndigheder kom frem til, at de to mærker var forvekslelige og derfor ikke kunne sameksistere.

En kopi af appelafgørelsen i denne sag vil blive fremsendt, så snart denne modtages fra vor klient.

På baggrund af ovenstående henstilles det, at den nedlagte indsigelse tages til følge og det foreliggende mærke afvises fra gyldighed i Danmark…”

Ved brev af 8. januar 2009 anmodede klager om, at afgørelsen Case T-7/04 LIMONCELLO=LIMONCHELO måtte blive taget i betragtning til støtte for klagers anførte begrundelser.

Ved brev af 28. januar 2009 kommenterede indklagedes fuldmægtig Patrade A/S anken, med påstand om stadfæstelse af indsigelsesafgørelsen. Indklagede fremførte følgende:

”… Det fastholdes, at det anmeldte mærke

JOSE MA SOGAS MASCARO

ikke er forveksleligt med

MASCARÓ

eller

Set ud fra et helhedsindtryk er der ingen risiko for, at forbrugeren vil forveksle de 2 mærker. Et mærkeelement fra indsigers mærke udgør det 4. ord i ansøgers mærke. Helhedsindtrykkene af de to mærker er vidt forskellige. Det markante i indsigers mærke er figuren.

I Styrelsens indsigelsesafgørelse af den 25. september 2008 konkluderes: ”det er Styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der er således ikke en risiko for forveksling”.

Desuden henvises til varemærkelovens § 5, hvori bestemmes, at indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af eget navn.

Klagers bemærkning om, at § 5 i varemærkeloven ikke hjemler retskrav til et navn, der er forveksleligt med et eksisterende varemærke, jævnfør AN 2000 00017 er irrelevant i nærværende sammenhæng, idet det er fra Styrelsens side konstateret, at mærkerne ikke er forvekslelige.

Klagers bemærkninger om, hvorledes indklagede anvender varemærket, er irrelevant, idet nærværende sag drejer sig om registrering og ikke brugsspørgsmål. Desuden kan indklagede fremføre bevis for, at mærket tillige anvendes i foreløbigt registreret udformning.

Vi har vi i vores skrivelse af 1. juli 2008 godtgjort, at vores klient har haft registreret rettighed til det anmeldte mærke siden 1988. Rettigheden udløber i 2011. Dette mærke sameksisterer med indsigers mærke i Spanien. Der er således ingen konflikt på det spanske marked med hensyn til sameksistens.

Klagers bemærkninger om parallelle sager i andre lande er ej dokumenteret, ligesom dokumentation for klagers medhold i deres påstand i andre lande ikke er dokumenteret. Herudover er eventuelle tvister i andre lande uvedkommende for nærværende danske sag.

På baggrund af det anførte, vores tidligere indlæg i sagen og Styrelsens afgørelse i indsigelsessagen anmoder vi om stadfæstelse af Indsigelsesafgørelsen og en tilbagevisning af anken…”

Den 13. februar 2009 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 25. september 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Ved brev af 11. marts 2009 meddelte indklagedes fuldmægtig Patrade A/S, at de fastholder deres påstande, hvilke er understøttede af styrelsen.

Bed brev af 16. marts 2009 fremførte klagers fuldmægtig Budde Schou A/S:

”… Vi anmoder derfor om, at sagen må blive taget op til afgørelse på baggrund af det tidligere i sagen anførte fra vor side, idet jeg kort skal opridse vor påstand og vore anbringender:

Klagerens påstand:
Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. september 2008 ændres, således at den nedlagte indsigelse tages til følge, og det bekendtgjorte mærke afslås fra endelig registrering i Danmark.

Anbringender:
Fuld varekollision er til stede mellem det bekendtgjorte mærke JOSE MA SOGAS MASCARO og vor klients bestående rettigheder til varemærker indeholdende ordelementet MASCARO.

Samtidig udgør ordet MASCARO det mest karakteristiske element i det bekendtgjorte mærke og er samtidig identisk med vor klients varemærke MASCARO.

Det er ikke korrekt, som anført af modparten, at mærkerne skulle have sameksisteret fredeligt i Spanien. Jeg henviser i denne forbindelse til afgørelsen af 1. november 2002 fra den spanske appeldomstol, jfr. vedlagte kopi med vedhæftet engelsk oversættelse. Som det fremgår, var konklusionen, at de respektive mærker blev anset for forvekslelige.

Den foreliggende sag er afhængig af den overordnede konkrete vurdering af spørgsmålet om forvekslelighed mellem to mærker. Ved vurderingen bør det imidlertid indgå, at de foreliggende mærker anvendes inden for et forbrugsområde, hvor køberkredsen også tæller personer uden særlig viden på området. Specielt disse vil være tilbøjelige til at hæfte sig ved særligt karakteristiske elementer og identitet mellem disse. Jeg henviser i denne forbindelse til den tidligere omtalte dom fra Court of First Instance, Case T-7/04 LIMONCELLO = LIMONCHELO.

På baggrund af ovenstående henstilles det, at det bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering i Danmark…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 8. juni 2009