RESUMÉ:
AN 2009
00018 – MP913669 DERMICA <w> - Forvekslelighed
Indehaver af EU-varemærke CTM 4190708 DERMIK har
gjort indsigelse mod foreløbig registrering af mærke MP913669 DERMICA <w>
med henvisning til forvekslelighed, idet der er tale om identiske varer i de
ansøgte klasser. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og
ophævede den foreløbige registrering i sin helhed. Denne afgørelse blev
indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2010, den 11. maj afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann, Sten Juul Petersen)
Apokjeden AS
v/Johan Schlüter Advokatfirma I/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27.
juli 2009 vedrørende sagen MP913669 DERMICA <w>
For:
Aventis Pharmaceuticals Inc.
v/Budde Schou A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og
Varemærkestyrelsens synspunkt om, at det ansøgte mærke, DERMICA, er
forveksleligt med det ældre mærke, DERMIK. Der er sammenfald af varer, idet de
varer, der er omfattet af indklagedes registrering - som anført af Styrelsen -
er overbegreber for de varer, der er omfattet af klagers registrering. Der er
endvidere lighed mellem mærkerne. Dette gælder både synsmæssigt, udtalemæssigt
og med hensyn til ordenes betydning. Der henvises i det hele til Styrelsens
udtalelse af 27. oktober 2009.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 8. marts 2007 notificerede World Intellectual
Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Apokjeden AS,
som indehaver af den internationale registrering MP913669 DERMICA <w>,
havde designeret Danmark den 22. november 2006.
Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk
Varemærketidende den. 7. maj 2008
Varemærket omfatter:
Klasse 3: Toilet soaps, shower soaps, shampoo, conditioners, moisture lotions and deodorants.
Klasse 5: Hygienic preparations for intimate
hygiene.
Den 7. juli 2008 gjorde Budde Schou A/S indsigelse
på vegne af Aventis Pharmaceuticals Inc., a corporation of the State of
Delaware mod gyldigheden af registreringen i Danmark. Indsiger har henvist til
varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.
Indsiger har begrundet indsigelsen med, at det
foreløbigt registrerede mærke MP913669 DERMICA er forvekslelig med indehavers
ældre EU-varemærke CTM 4190708 DERMIK. Indsiger gør videre gældende, at der er
direkte varesammenfald i klasse 3 og 5.
Indehaver har gjort gældende, at mærkerne er klart
adskillige, hvorfor der ikke er risiko for forveksling, herunder, at der ikke
er varekollision mellem indehavers og indsigers mærker, for så vidt angår
varerne i klasse 5.
Til støtte for indehavers argumenter, henviser
denne til AN 2007 00039 i sagen mellem EDERMA og LEDERMA.
Den 27. juli 2009 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog indsigelsen til følge og
ophævede mærket i sin helhed og fremførte følgende:
”…2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:
2) der er risiko for forveksling, herunder
at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det
yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke DERMICA
<W>
Registreret for: Toilet soaps, shower soaps,
shampoo, conditioners, moisture lotions and deodorants. I klasse 3
Hygienic
preparations for intimate hygiene. I klasse 5.
Indsigers mærke DERMIK
<W>
Registreret for: Kosmetiske præparater til
pleje af problemhud; cremer, salver og lotioner. I klasse 3.
Hudplejemidler
til problemhud samt andre farmaceutiske præparater og præparater til
sundhedspleje. I klasse 5.
Indehavers mærke er et trestavelsesmærke
DER-MI-CA. Heroverfor står indsigers mærke tostavelsesmærket DER-MIK. Det er
styrelsens vurdering at mærkedelen DERM giver associationer til ordet DERMA,
der ifølge Politikens Store Ordbogs-cd-rom betyder noget ”Der har med hud at
gøre”. I ankenævnsafgørelsen AN 2007 00039 blev mærkeelementet DERMA vurderet
til at være svagt eller helt uden særpræg, og det er styrelsens praksis, at
ordet DERM er tilsvarende svagt for varer i klasse 3 og 5.
Synsmæssigt ligner indehavers og indsigers mærker
hinanden. Indehavers mærke DERMICA er et ord på 7 bogstaver, mens indsigers
mærke DERMIK er et ord på 6 bogstaver. De første 5 bogstaver i indsigers mærke
DERMI er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke. Synsmæssigt adskiller
mærkerne sig således kun ved deres respektive endelser CA (DERMICA) og K
(DERMIK).
Indehavers mærke består af tre stavelser
DER-MI-CA, mens indsigers mærke består to stavelser DER-MIK. Mærket har som
følge af det forskellige antal stavelser en forskellig udtalemæssig rytme.
Mærkerne deler den første stavelse (DER) ud af henholdsvis 3 (DER-MI-CA) og 2
(DER-MIK) stavelser, ligesom de deler de 2 første bogstaver i anden stavelse
(MI). Det skal dog bemærkes, at det sidste bogstav i indehavers mærke DERMIK er
et K, mens det andensidste bogstav i indehavers mærke DERMICA er et C, hvilket
udtalemæssigt er substitutionsbogstaver. Det er derfor styrelsens vurdering, at
der på trods af mærkernes forskellige rytme er lydlig lighed mellem mærkerne.
Begge mærkerne er kunstord, men de indeholder
begge bestanddelen DERM, der naturligt giver associationer til, at mærkerne har
noget med hud at gøre.
Indehavers mærke er registreret for ”toilet soaps, shower soaps, shampoo,
conditioners, moisture lotions and deodorants” i klasse 3, samt ”hygienic preparations for intimate hygiene”
i klasse 5, mens indsigers mærke er registreret for ”kosmetiske præparater til pleje af problemhud; cremer, salver og
lotioner” i klasse 3, og ”hudplejemidler
til problemhud samt andre farmaceutiske præparater og præparater til
sundhedspleje” i klasse 5. Det er styrelsens vurdering, at indsigers mærke
er registreret for overbegreber der dækker alle indehavers varer i klasse 3 og
5. Der er derfor vareidentitet mellem indsigers og indehavers mærke.
Ud fra en samlet vurdering af ligheden mellem
mærkerne samt de omfattede varer, er det styrelsens vurdering, at der trods
mærkeelementet DERMs svage karakter er forvekslelighed mellem indehavers og
indsigers mærker. Ved afgørelsen er der lagt afgørende vægt på mærkernes
synsmæssige og lydlige ligheder.
Indsigelsen tages derfor til følge, og registreringen ophæves…”
Afgørelsen er truffet i medfør af § 15, stk. 1, nr. 2.
Denne afgørelse blev ved brev af 23. september 2009 fra indehaver Apokjeden
v/Johan Schlüter indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand
om, at det ansøgte mærke DERMICA skulle opretholdes i sin helhed. Ved brev af
21. oktober 2009 uddybede klager sin klage med følgende:
”… Det er Klagers opfattelse, at mærkerne let kan adskilles fra hinanden,
samt at der for nogle varers vedkommende i klasse 3, samt for alle varer i
klasse 5, ikke er sammenfald, og dermed at der samlet set ikke er risiko for
forveksling af mærkerne, hvorfor den danske del af international registrering
nr. 913 669 skal opretholdes i sin helhed.
SAMMENHOLDELSE AF VARER
Klagers mærke søges godkendt til registrering for:
Klasse 3: Toiletsæber, brusebadssæber, shampoo, conditioners,
fugtighedslotions og deodoranter.
Klasse 5: Hygiejniske præparater til intimhygiejne.
Indklagedes registrerede mærke
omfatter:
Klasse 3: Kosmetiske præparater
til pleje af problemhud; cremer, salver og lotioner.
Klasse 5: Hudplejemidler til problemhud, samt andre farmaceutiske
præparater og præparater til sundhedspleje.
I klasse 3 er der ingen kollision mellem følgende af Klagers varer:
”Toiletsæber, brusbadssæber, shampoo, conditioner og deodoranter” og
Indklagedes konkrete varer: ”Kosmetiske præparater til pleje af problemhud;
cremer, salver og lotioner”, idet Klagers produkter er til rensning og vask
af hud og til vask og pleje af hår, samt til hæmning af sved og -lugt”,
mens Indklagedes varer er cremer til pleje af problemhud, og til påsmøring
af huden med henblik på modvirkning af tørhed eller talgsekretion.
I klasse 5 er der for Klagers vedkommende kun tale om ”produkter til intim
hygiejne”, altså produkter til vask og rensning. Indklagedes mærke er
registreret for ”hudplejemidler til problemhud og farmaceutiske præparater og
præparater til sundhedspleje”, hvilket ikke er produkter til vask og rensning.
Der er således intet sammenfald mellem ”problemhudplejemidler” og
”intimhygiejneprodukter”, og ”intimhygiejneprodukter hører heller ikke ind
under nogen af overbegreberne ”farmaceutiske præparater” eller ”præparater til
sundhedspleje”.
Som følge af at der således kun er et delvist varesammenfald mellem
registreringerne, gør Klager gældende, at klagers mærke ikke afslås fra
registrering for alle varer i klasse 3 og 5, selvom mærke-lighedskriteriet mod
forventning måtte anses for at være opfyldt.
SAMMENHOLDELSE AF MÆRKERNE
Klagers mærke DERMICA består af 3 stavelser og 7 bogstaver, som visuelt og
lydligt opdeles således: DER-MI-CA.
Indklagedes mærke DERMIK består af 2 stavelser og 6 bogstaver. Mærket
opdeles visuelt og lydligt: DER-MIK.
Klagers mærke fremtræder på grund af den ekstra stavelse som værende
visuelt og lydligt en del længere end Indklagedes varemærke. Klagers og
Indklagedes varemærke har ydermere kun én stavelse til fælles, nemlig DER-. I
udtalen ligger trykket i mærkerne forskelligt, idet Klagers mærke vil blive
udtalt [DER-MI-KA] med tryk på MI,
og Indklagedes mærke vil blive udtalt: [DER-MIK]
med tryk på DER-.
Endvidere er Indklagedes mærke ikke indeholdt i Klagers mærke.
Såvel DERMICA som DERMIK domineres af mærkebestanddelen DERMI-, der er en
form af DERMA, som betyder ”det har med HUD at gøre”, og som følgelig er et
meget svagt varemærkeelement for varer i klasse 3 og 5, således som det også er
Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, jfr. indsigelsesafgørelsen.
På tilsvarende vis som i sagen LEDERMA ? EDERMA, AN 2007 00039, kan der
heller ikke i denne sag ved forvekslelighedsvurderingen tillægges det svage
varemærkeelement DERMI nogen reel vægt, og forvekslelighedsvurderingen må
foretages på grundlag af de øvrige elementer i mærket.
Klagers mærke består – udover DERMI af –CA, og indklagedes mærke af –K, og
da CA og K er vidt forskellige, er der således ikke samlet set nogen lighed
mellem mærkerne.
I afgørelsen i indsigelsessagen vedr. LEDERMA ? EDERMA kom Patent- og
Varemærkestyrelsen til følgende konklusion: ”Ud fra en helhedsvurdering, herunder betydningen af DERMA, og at bogstaverne
E og LE adskiller sig fra hinanden, er det Styrelsens vurdering, at der ikke er
mærkelighed”. Ankenævnet stadfæstede afgørelsen og henviste uden yderligere
bemærkninger til Styrelsens begrundelse. Afgørelsen er parallel til denne sag.
I klagesagen, V35/95. vedr. GLANDIN 25 og GLANDOL fandtes mærkerne ikke
forvekslelige, fordi GLAND henviser til ”prostaglandiner” og derfor er et svagt
varemærkeelement. Det bemærkes, at begge mærker starter med det svage
varemærkeelement GLAND, som betyder ”kirtel” på engelsk, og ansås for at være
suggestivt for ”prostaglandiner”. Talordet 25 mangler særpræg og kan ikke have
haft betydning for forvekslelighedsvurderingen.
Da der ikke er en sådan lighed mellem DERMICA og DERMIK, at mærkerne kan
anses for forvekslelige, fordi DERMI er svagt, og mærkernes øvrige elementer
–CA og –K ikke ligner hinanden, gøres det principalt gældende, at den danske
del af international varemærkeregistrering nr. 913 669 skal opretholdes som
gyldig for alle de ansøgte varer i klasse 3 og 5.
Skulle Ankenævnet mod forventning nå frem til, at DERMICA og DERMIK er
forvekslelige, gøres det subsidiært gældende, at den danske del af
international varemærkeregistrering nr. 913 669 af DERMICA kan opretholdes for
alle de af klasse 5 omfattede varer, samt for ”toiletsæber, brusebadssæber,
shampoo, conditioner og deodoranter” i klasse 3…”
Den 27. oktober 2009 udtalte Patent- og
Varemærkestyrelsen følgende:
”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne
nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Klager har bl.a. henvist til, at der ikke er sammenfald mellem visse af de
i denne sag omhandlede varer, ligesom klager heller ikke finder, at der er
tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at dette kan føre til en risiko for
forveksling. Klager har i denne forbindelse særligt henvist til, at varerne
”Toilet soaps, shower soaps, shampoo, conditioners, moisture lotions and
deodorants” ikke er sammenfaldene med ”Kosmetiske præparater til pleje af
problemhud; cremer, salver og lotioner”, ligesom klager heller ikke finder, at
der er sammenfald mellem ”Hygienic preparations for intimate hygiene” og
”Hudplejemidler til problemhud samt andre farmaceutiske præparater og
præparater til sundhedspleje”. Med hensyn til ligheden mellem mærkerne henvises
bl.a. til, at ordelementet DERMI- er svagt, og at de øvrige elementer –K og –CA
ikke ligner hinanden.
Styrelsen har i afgørelsen af den 27. juli 2009 konstateret, at varerne
omfattet af indklagedes registrering er overbegreber for de varer, der er
omfattet af klagers registrering, hvorfor der er sammenfald af varer.
Med hensyn til ligheden mellem varerne skal styrelsen uddybende bemærke, at
varen ”kosmetiske præparater” er et ganske bredt overbegreb, der ikke alene
omfatter eksempelvis make-up, men også forskellige lotioner, sæber og parfumer.
Der kan i den forbindelse henvises til, at det af OHIM’s liste over accepterede
termer i databasen EuroClass fremgår, at følgende termer anses for at være
præcise og acceptable for varer i klasse 3:
· Bath powder (cosmetics)
· Cosmetics for the treatment of dry skin
· Cosmetics in general, including perfumes
Tilsvarende har WIPO bl.a. accepteret følgende formuleringer i klasse 3 i
forbindelse med internationale registreringer:
· cosmetic preparations for baths (IR912685)
· deodorant soaps (IR912685)
· cosmetic soap (IR912685, IR913865, IR978743, IR997265)
· bath salt for cosmetic purposes (IR913865)
Som det fremgår heraf anses ”kosmetik” ikke blot for at være varer i form
af eksempelvis ”make-up”, men også varer i form af eksempelvis ”sæbe” og
”parfume”.
De af indsigers registrering omfattede varer ”Kosmetiske præparater til
pleje af problemhud” i klasse 3 omfatter således en bred gruppe af produkter,
herunder ”kosmetisk sæbe” og ”parfume”, dette også selvom varen ”kosmetiske
præparater” er begrænset til at vedrøre sådanne produkter, der kan anvendes til
pleje af ”problemhud”. Denne begrænsning finder styrelsen nemlig ikke kan
influere på, at der er sammenfald mellem denne vare og varerne ”Toilet soaps,
shower soaps, shampoo, conditioners, moisture lotions and deodorants”, idet
disse alle kan være varer, der er særligt egnet til pleje af ”problemhud”,
herunder ”problemhud” i hovedbunden eller i armhulen.
Endvidere finder styrelsen fortsat, at der er sammenfald mellem varerne
”Hygienic preparations for intimate hygiene” og ”Hudplejemidler til problemhud
samt andre farmaceutiske præparater og præparater til sundhedspleje”. Således
er varen ”præparater til sundhedspleje” et overbegreb for varen ”Hygienic
preparations for intimate hygiene”, idet ”sundhedspleje” bl.a. vedrører
forebyggelse af sygdomme, til hvilket brug hygiejne produkter af den karakter,
der er omfattet af varen ”Hygienic preparations for intimate hygiene” kan
anvendes. Derudover er det også styrelsens opfattelse, at der er sammenfald
mellem varerne ”Hygienic preparations for intimate hygiene” og ”Hudplejemidler
til problemhud”, idet ”hudplejemidler” kan have et hygiejnisk formål, ligesom
de kan anvendes til intim hygiejne. Endelig skal bemærkes, at indklagedes mærke
indeholder den meget omfattende varebetegnelse ”farmaceutiske præparater”, der
bl.a. omfatter produkter til behandling mod svamp og lignende. Sådanne
produkter kan ligeledes anvendes til intim hygiejne, hvorfor der også er
sammenfald mellem varen ”farmaceutiske præparater” og ”Hygienic preparations
for intimate hygiene”.
Med hensyn til vurderingen af ligheden mellem mærkerne skal styrelsen
henvise til det i afgørelsen af den 27. juli 2009 anførte. Det skal dog
endvidere supplerende anføres, at styrelsen finder, at situationen i nærværende
sag adskiller sig fra situationen i den af klager fremhævede Ankenævnsafgørelse
i sagen AN 2007 00039 vedrørende mærkerne EDERMA overfor LEDERMA. Således
indgår den beskrivende betegnelse DERMA helt i de sidstnævnte mærker, hvorimod
mærkerne i nærværende sag alene alluderer til denne beskrivende betegnelse. Det
er således stavelserne –MIK og –MICA der primært bidrager til mærkernes særpræg,
ligesom disse stavelser såvel i udseende som i udtale har visse ligheder. At
mærkerne begge indledes med stavelsen DER- bidrager alene til at forøge denne
lighed. Ligeledes kan det forhold, at mærkerne indeholder den i forhold til de
omhandlede varer svage bogstavkombination DERM efter styrelsens opfattelse kun
tillægges begrænset vægt, fordi DERM ikke indgår som en stavelse i mærket, og
således heller ikke er hørligt ved udtalen af mærkerne. Mærkerne vil således
blive udtalt henholdsvis DER-MIK og DER-MI-CA, hvorfor associationen til ordet
”derma” udviskes ved mærkernes udtale.
Endeligt skal bemærkes, at styrelsen i afgørelsen har foretaget en
skønsmæssig vurdering af, om de konstaterede ligheder og forskelle mellem
mærkerne og varerne efter en samlet vurdering kan medføre en risiko for
forveksling. Styrelsen har i den forbindelse taget skyldigt hensyn til
ordkombinationens DERMs svage karakter. Styrelsen har i den forbindelse særligt
lagt vægt på de synsmæssige og udtalemæssige ligheder mellem mærkerne og
fundet, at der består en risiko for forveksling mellem mærkerne.
Det er styrelsens opfattelse, at denne vurdering er fuldt i
overensstemmelse med de kriterier for vurdering af forvekslelighed, der bl.a.
er fastlagt ved EF-domstolens præjudicielle afgørelse i sagen C-39/97,
Canon-sagen.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 27. juli 2009 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…”
Ved brev af 6. januar 2010 kommenterede indklagede
Aventis Pharmaceuticals, Inc. v/Budde Schou A/S sagen og fremkom med følgende:
”… Det gøres gældende, at
det ansøgte mærke skal afslås fra registrering i sin helhed.
Til støtte herfor gøres
det gældende, at mærkerne er forvekslelige, idet - for det første - mærkerne er
kvasi-identiske og - for det andet - varerne er identiske eller lignende i
såvel klasse 03 og 05.
Til støtte for mærke-ligheden gøres følgende gældende:
Visuelt er begge mærker ordmærker og ens på deres væsentligste bestanddele,
således at indsigers ældre to-element mærke i sin helhed er indeholdt i det
ansøgte mærke, alene med den uvæsentlige forskel, at det ansøgte mærke anvender
et C i stedet for et K i mærkernes andet element. Den eneste yderligere forskel
mellem mærkerne er det ansøgte mærkes slutbogstav A:
DER MIK
DER MIC A
Lydeligt er mærkerne ligeledes ens på deres væsentligste bestanddele, således at
indsigers ældre mærke i sin helhed er indeholdt i det ansøgte mærke, og således
at mærkerne også udtales ens på deres slutkonsonant (C henholdsvis K) i deres
andet element, uanset den begrænsede visuelle forskel mellem disse konsonanter.
Det ansøgte mærkes
slutbogstav A har alene en begrænset indvirkning på mærkernes lydelige lighed,
uanset hvorvidt mærkerne udtales med samme tryk på deres to første elementer
(dvs. DER-MIK og DER-MIK-A) eller med et afvigende tryk på det ansøgte mærkes andet og
tredje element (dvs. DER-MIK overfor DER-MI-CA).
Begrebsmæssigt er mærkerne tillige ens, idet begge ord er kunstord, hvorved det ansøgte
mærke alene fremstår, som en feminin bøjning af indsigers ældre mærke. Dette
gælder uanset, hvorvidt det lægges til grund, at begge mærker har deres
inspiration fra ordet DERMA (dvs. hud), idet ordstammen for begge mærker -
DERMIK/DERMIC - er et unikt kunstord med deraf følgende særpræg.
Det bestrides på denne
baggrund specifikt, at det af klager påberåbte præjudikat i form af AN 2007
00039 LEDERMA kan lægges til grund, som et relevant præjudikat i nærværende
sag, idet dels ordet DERMA ikke blot er forsynet med et eller to yderligere
bogstaver, dels at de første fem/(seks) bogstaver i de to mærker i nærværende
sag er ens.
Hertil kommer, at
begyndelsen af et ordmærke tillægges størst betydning ved bedømmelse af
mærke-ligheden, hvormed de identiske fem/(seks) bogstaver i mærkernes to første
led vejer tungest og fører til en høj grad af mærke-lighed.
Den høje grad af
mærkelighed skal sammenholdes med det forhold, at der er fuld varekollision
mellem mærkerne i både klasse 03 og 05.
For så vidt angår klasse
03 omfatter det ældre mærke: ”Kosmetiske præparater til pleje af problemhud,
cremer, salver og lotioner”. Det ansøgte mærke omfatter: ”Toiletsæber,
brusebadssæber, shampoo, conditioner og deodoranter”.
Der gøres gældende, at de
foreliggende varer er identiske eller lignende, idet ”kosmetiske præparater” efter Nudansk Ordbog er lig med
skønhedsplejende præparater, som i tillæg til cremer, salver og lotioner er
substituerbare med eller sædvanligvis komplementære til sæber, shampoo,
conditioner og deodoranter, idet produkterne kan bruges til pleje, rensning,
vask eller hæmning af sved.
For så vidt angår klasse
05 dækker det ældre mærke: ”Hudplejemidler til problemhud samt andre
farmaceutiske præparater og præparater til sundhedspleje”. Det ansøgte mærke
omfatter: ”Hygiejniske præparater til intim hygiejne”.
Det gøres gældende, at
”farmaceutiske præparater” og ”præparater til sundhedspleje” som overbegreber
dækker de specifikke varer for det ansøgte mærke og, subsidiært, at varerne er
komplementære.
Som en følge af
produktreglen skal kravet til lighed mellem mærkerne således slækkes, jfr.
eksempelvis EF-domstolens afgørelse i sag C-342/97 Lloyld/Klijsen (præmis 19)
og i sag C-39/97 Canon/Cannon (præmis 17).
Det bør derfor lægges til
grund, at sædvanligvis velinformerede forbrugere vil anse mærkerne for
forvekslelige, særligt ved det udviskede erindringsbillede, som de fleste
forbrugere vil være stillet overfor i købssituationen, idet produkterne vil
blive solgt side om side i detailbutikker og på apoteker uden receptpligt.
Sammenfattende gøres det således gældende, det ansøgte mærke er
synsmæssigt, lydeligt og begrebsmæssigt forveksleligt med indsigers ældre mærke
for identiske eller lignende varer, hvorfor registreringen af det ansøgte mærke
bør afslås i sin helhed iht. varemærkelovens § 23, jfr. § 15, stk. 1, nr. 2…”
Ved brev af 18. februar 2010 meddelte klager
Apokjeden v/Johan Schlüter følgende:
”… Under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, samt
indlægget fra indklagedes advokat, jfr. Ankenævnets brev af 18. januar 2010,
har klager følgende bemærkninger til indholdet af de nævnte indlæg:
Indholdet af vor klagebegrundelse af 21. oktober 2009 fastholdes, og det
fastholdes således, at betingelserne for at statuere forvekslelighed ikke er
til stede, fordi der ikke er varesammenfald eller vareartslighed, og fordi
mærkerne let kan adskilles fra hinanden.
Manglende varekollision:
I relation til den manglende varekollision og Patent- og
Varemærkestyrelsens argumentation i brev af 27. oktober 2009, samt indklagedes
indlæg af 6. januar 2010, gøres følgende gældende:
For at komme frem til, at der kan statueres varekollision, må de
overbegreber, en varefortegnelse omfatter, ud fra en naturlig forståelse
kunne anses for at omfatte de konkrete varer, vurderingen angår. Det kan ikke
have været hensigten med varemærkelovens bestemmelser, at der skal foretages en
særlig fantasifuld udlægning eller udstrækning af et overbegrebs betydning med
det formål at kunne statuere varesammenfald.
KLASSE 3:
Som det fremgår af Nudansk Ordbog, betyder adjektivet ”kosmetisk” = ”som
har at gøre med skønhedspleje”.
Det fremgår af de eksempler Patent- og Varemærkestyrelsen fremhæver fra
databasen EuroClass at ”badepudder, kosmetiske præparater til behandling af tør
hud, og parfumer” kan anses for at være ”kosmetiske præparater” altså
”produkter til skønhedspleje”, og at WIPO har accepteret, at
visse ”badeprodukter, badesalte, og deodorantsæber”, hvis egenskaber og
funktion er, at de får kroppen til at dufte godt, kan være
”kosmetiske/skønhedsplejeprodukter”.
Derimod indgår der ikke i opregningen eksempler på, at ”shampoo og
conditioner” er blevet anset for at være ”kosmetiske præparater”. Det følger
heraf, at ”shampoo og conditioner” ikke anses for at være omfattet af
overbegrebet ”kosmetiske produkter”. Hvis det var tilfældet, ville der have
været eksempler herpå i de nævnte databaser. Endvidere er der ikke nogen eksempler
på, at produkter, hvis formål er ”rengøring, rensning og vask af hår og hud”
kaldes ”kosmetiske præparater”.
Hertil kommer, at indklagedes registrering omfatter ”kosmetiske præparater til
pleje af problemhud”, og altså ikke alle former for ”kosmetiske produkter”,
især ikke når der er tale om
problemhudprodukter, hvis primære egenskab er ”duft”.
Der er således ikke varekollision i relation til ”shampoo og conditioner”.
Klager fastholder tillige, at ”kosmetiske præparater til pleje af problemhud”
- uanset hvor bredt ”kosmetiske præparater” uden den understregede tilføjelse
måtte være - heller ikke kan udbredes til at omfatter ”deodoranter, toilet- og
brusebadssæber”, hvis formål er ”vask og rensning og hæmning af svedsekretion
og –lugt”. Der således heller ikke i forhold til disse produkter varesammenfald
eller –lighed.
KLASSE 5:
Det bestrides endvidere, at ”produkter til intimhygiejne” efter en naturlig
forståelse kan anses for at være omfattet af ”præparater til sundhedspleje” og
at det skulle være et nærliggende overbegreb herfor, ligesom det bestrides, at
et nærliggende formål med ”produkter til intimhygiejne” skulle være
”sygdomsforebyggelse”.
Formålet med ”produkter til intimhygiejne” er ”rens og vask” – ikke
sygdomsbekæmpelse.
Med dette formål in mente er der
heller ikke sammenfald mellem ”hudplejemidler til problemhud” og ”produkter til
intimhygiejne”. Ved ”problemhud” må forstås huden uden på kroppen – ikke de
indre slimhinder.
Endvidere er der ingen kollision mellem ”produkter til intimhygiejne” og
”farmaceutiske præparater”. ”Farmaceutiske præparater til behandling af svamp”
er ”sygdomsbehandlende præparater” ikke ”præparater til rens og vask”.
Der er således intet varesammenfald i klasse 5 mellem klagers og
indklagedes registreringer.
MANGLENDE MÆRKE-LIGHED:
Mærkerne er ikke identiske. Og det fastholdes, at mærkerne er lette at
adskille fra hinanden, og at tilstedeværelsen af det fælles element DERM-I ikke
kan føre til, at der skal statueres forvekslelighed, fordi der ikke kan opnås
eneret til DERM for ”hudplejeprodukter”, og fordi K og CA er meget forskellige.
DERMIK er så suggestivt et mærke, at det kun kan være beskyttet mod identiske
mærker.
MANGLENDE FORVEKSLINGSRISIKO:
Det forhold, at mærkerne ikke er identiske skal tages i betragtning ved
vurderingen af, om der er varesammenfald.
Når der henses til de forskelle, der er på DERMICA og DERMIK, og det
forhold, at DERM ikke har særpræg, er der ikke forvekslelighed mellem mærkerne
for så vidt angår ligeartede varer.
Det købende publikum er bevidste forbrugere, der kender betydningen af DERM
og derfor sagtens kan skelne DERMICA fra DERMIK.
Ud fra en samlet vurdering, hvori den manglende varelighed, de
ikke-identiske mærker, den snævre beskyttelse af DERMIK p.g.a. betydningen af
DERM, og den bevidste kundemålgruppe, indgår, er der ikke risiko for
forveksling.
Den manglende forvekslingsrisiko støttes af Deres praksis, idet denne sag
er parallel til V35/95 GLANDIN 25 og GLANDOL. Dette bestrides ikke, hverken af
Patent- og Varemærkestyrelsen i høringssvaret, eller indklagedes advokat. I vor
klagebegrundelse af 21. oktober 2009 er der i detaljer redegjort for den nævnte
afgørelse, som der i det hele henvises til.
Princippet om, at svage mærkeelementer, der beskriver de ansøgte varer,
skal lades ude af betragtning i forvekslelighedsvurderingen, findes endvidere i
EF-domstolens afgørelse nr. C-251/95 SABEL
vs Puma, hvoraf følgende kan
uddrages: “The distinctive and dominant components are, in
particular, important for the evaluation of similarity between signs”.
OHIM fortolker i sine Guidelines om Mærkelighed det nævnte princip på
følgende måde:
“At a next level of analysis, beyond the mere visual perception, judgement is involved, and it is here that “distinctive” obtains its additional value as a tool: Signs or elements of signs which have no distinctiveness in the legal sense, i.e. are descriptive, generic or for other reasons non-distinctive for the goods and services involved, will be totally or largely disregarded when determining the similarity in the legal sense, however much they may, as a matter of mere perception, dominate the sign”.
Derfor er følgende EU-mærker ikke blevet anset for at være forvekslelige:
BRANDSHAPE ? BRANDCAST, 674/2001
FEMINEX ? FEMIPRES, 2558/2000
PARALLAX ? PARAFAST, 676 751/ 2006
KONKLUSION:
Det gøres principalt gældende, at den danske del af international
varemærkeregistrering nr. 913 669 skal opretholdes som gyldig for alle de
ansøgte varer i klasse 3 og 5, fordi DERMIK og DERMICA adskiller sig
tilstrækkeligt fra hinanden.
Skulle Ankenævnet mod forventning nå frem til, at DERMICA og DERMIK er
forvekslelige, gøres det subsidiært gældende, at den danske del af
international varemærkeregistrering nr. 913 669 af DERMICA kan opretholdes for
alle de af klasse 5 omfattede varer, samt i klasse 3 for ”toiletsæber,
brusebadssæber, shampoo, conditioner og deodoranter”…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker den 11. maj 2010.