RESUMÉ:
AN 2010
00025 - MP 1009226 - Ce'Real
<w> - Manglende særpræg
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere
MP 1009226 <w> for en række varer i klasse 30
med den begrundelse, at det ansøgte mærke manglede særpræg. Denne afgørelse
blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde
afgørelsen, således at det ansøgte mærke registreres for alle de varer i klasse
30, der var indeholdt i designeringen af Danmark.
KENDELSE:
År 2010, den 14. december afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn,
Monica Krause, Tyskland
v/Zacco, Denmark A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27.
maj 2010 vedr. afvisning af registrering af international designering MP 1009226 Ce'Real <w>.
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde tiltræder Ankenævnet,
at der ikke er grundlag for at tilbagesende sagen til fornyet behandling i
Patent og Varemærkestyrelsen, hvorfor den af klageren herom nedlagte principale
påstand ikke tages til følge.
Ankenævnet er af den opfattelse, at det ansøgte
mærke hverken vil blive opfattet eller udtalt som det engelske ord "cereal". Mærket vil på grund af stavemåden naturligt
blive opfattet som 2 ord, der enten ikke giver nogen mening eller af nogle
sprogkyndige måske vil blive opfattet som givende en mening, der ikke har
relationer til "cereal". Ankenævnet finder
derfor, at det ansøgte mærke har fornødent særpræg til at kunne registreres for
alle de ansøgte varer i klasse 30.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse omgøres, således at det ansøgte mærke registreres for alle de varer i
klasse 30, der var indeholdt i designeringen i Danmark.
Sagens
baggrund:
Den 3. september 2009 notificerede World Intellectual Property Organization
(WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Monica Krause, Tyskland, som
indehaver af den internationale registrering under Madrid Protokollen MP 1009226 Ce’Real <w> havde
designeret Danmark den 1. april 2009.
Det internationale mærke var registreret for:
Klasse 30: Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned goods, included in this class.
Den 27. maj 2010 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen at registrere designeringen for en række af de ansøgte varer, idet Styrelsen fandt, at mærket manglede særpræg. Styrelsen begrundede afslaget med følgende:
”… We refer to our letter of 29 October 2010, in which we informed you that the above designation would be published if we did not receive any reply from you.
We have not received any reply and consequently the designation will be published covering the goods and services for which the trademark has distinctive character. You are hereby notified that:
We refuse your designation for the following goods and services:
Class 30: Confectionery, chocolate and chocolate products, preparations for making the aforementioned goods, included in this class.
We refuse your designation for these goods, because the trademark lacks the distinctive character which is required in order to be granted validity in Denmark. The trademark may serve to designate a characteristic or the kind of the goods, namely the goods contain cereal or that the preparations consist in cereal
The decision has been made pursuant to the Danish Trade Marks Act Section 20 (2), cf. Section 13.
You may appeal our decision on or before 27 July 2010. The appeal as well as your grounds for appeal must be lodged with Ankenævnet for Patenter og Varemærker (the Board of Appeal for Patents and Trademarks), Helgeshøj Allé 81, DK-2630 Taastrup, Denmark. Within the same time limit payment of the fee for appeal DKK 4000.00 must be made.
You can send your appeal by mail, by e-mail pvanke@dkpto.dk.
Your trademark has distinctive character for the following goods and services:
Class 30: Pastries, ice-cream.
Therefore, your trademark will be published covering these goods and services unless you have appealed our decision with Ankenævnet for Patenter og Varemærker within deadline for appeal…”
Denne afgørelse indbragte Monica Krause v/Zacco Denmark A/S ved brev af 23. juli 2010 for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at Styrelsen skulle
omgøre sin afgørelse. Klagen er nærmere begrundet med følgende:
”… I medfør af varemærkelovens § 46 skal jeg hermed på vegne min klient,
Monica Krause, Tyskland
KLAGE
over den af Patent- og Varemærkestyrelsens trufne
afgørelse i sagen MP 1009226 Ce´Real
den 27. maj 2010.
Principale
påstand:
Sagen sendes tilbage til behandling hos Patent- og Varemærkestyrelsen, idet
klager ikke har haft mulighed for at argumentere imod Styrelsens foreløbige
afslag af 29. oktober 2009, da dette ikke var sendt til en korrekt adresse.
Subsidiære
påstand:
Jeg påstår den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret,
således at mærket ligeledes har det til registrering fornødne særpræg for ” confectionery, chocolate and chocolate products, preparations for making the aforementioned goods, included in this class” i klasse 30.
Sagens forløb:
Den 1. april 2009 blev international registrering af ordmærket Ce´Real i navnet Monica Krause, Biedenkamp
7, 21509 Glinde, Tyskland
omfattende ” confectionery,
chocolate and chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned goods, included in this class” i klasse 30,
registreret af WIPO, hvor bl.a. Danmark blev designeret, jfr. bilag 1
Efterfølgende den 29. oktober 2009 fremsender Patent - og Varemærkestyrelsen et foreløbigt
afslag i henhold til Varemærkelovens § 13 (2) (1)til WIPO samt til indehaver
med begrundelsen , at varemærket Ce´Real mangler
særpræg for ” confectionery, chocolate
and chocolate products, preparations for making the aforementioned goods included in this class” i klasse 30, da varemærket kan betegne varens art.
Der bevilges en frist til 28. februar 2010 til at indlevere et svar i sagen.
WIPO sender den 12. november 2009 meddelelsen videre til Monica Krause, Biedenkamp 7, 21509 Glinde, Tyskland. Imidlertid har Monica Krause i september
2009 ændret adresse til Osterstrasse 116, 20259 Hamburg, Tyskland og brevene nåede derfor aldrig frem
til hende inden fristens udløb.
Den 4. maj 2010 modtager Styrelsen fra WIPO meddelelse om, at indehaver
Monica Krause har ændret adresse. Den 27. maj 2010 fremsender Patent - og
Varemærkestyrelsen afslag på registrering af varemærket for ovennævnte varer ,
idet Styrelsen ikke har modtaget noget svar fra indehaver. Begrundelsen for
afslaget er den samme,
som anført i brevet af 29. oktober 2009 og sendes direkte til
Monica Krause´s korrekte adresse. Kopi af ovennævnte
korrespondance vedlægges som bilag
2 – 5.
Principale
påstand:
Jeg anmoder om at sagen tilbagesendes til Styrelsen til viderebehandling,
da klager ikke har haft mulighed for at imødegå det foreløbige afslag.
Styrelsen modtager den 4. maj 2010 meddelelse om at indehaver har ændret
adresse og er bekendt med dette, da det endelige afslag fremsendes den 27. maj
2010. Klager er bosat i Tyskland og Styrelsen burde have været opmærksomme på,
at grunden til at de ikke har modtaget nogen meddelelse fra klager, højst
sandsynlig var at klager ikke havde modtaget deres brev af 29. oktober
2010.
Subsidiære
påstand:
Styrelsen har anført, at varemærket
ikke har det til registrering fornødne særpræg for
” confectionery,
chocolate and chocolate products, preparations for making the aforementioned
goods, included in this class” i klasse
30 i henhold til Varemærkelovens § 13. Begrundelsen er, at varemærket kan betegne varens
art, nemlig at varerne indeholder korn eller præparater bestående af korn.
Jeg mener, at varemærket må have det til registrering fornødne særpræg også
for de ovennævnte varer, idet mærket vil blive opfattet suggestivt og dermed
registrerbart i henhold til praksis.
Varemærket består af det engelske ord cereal og
fremstår mere som to ord end et ord, idet mærket Ce´Real
begynder med et stort bogstav C og er adskilt med en apostrof efterfulgt af
ordet Real med et stort R, således at man umiddelbart opfatter mærket som to
ord uden betydning. Mærket Ce´Real vil af forbrugerne
blive opfattet som et kunstord.
En betegnelse er suggestiv, når det kræver forestilling, tanke og
opfattelsesevne for at nå et resultat af hvilke varer, det drejer sig om. En
betegnelse er beskrivende, såfremt den omgående får ens opfattelsesevne til at
nå et resultat, at det beskriver varen.
Varemærket er ikke direkte beskrivende for konfekturevarer og
chokoladevarer og danske forbrugere vil ikke opfatte varemærket som det
engelske ord cereal, hvorfor varemærket ikke vil blive opfattet som
angivende varernes art.
Det forhold, at varemærket kan angive varens art er ikke ensbetydende med
at varemærket ikke har det til registrering fornødne særpræg. Varemærket er
suggestivt og dermed registrerbart i henhold til praksis. Dette stemmer også i
overensstemmelse med praksis og til bestyrkelse heraf skal jeg henvise til
følgende eksempler:
VR 2010 01067 Chokoladesalat
i klasserne 29, 30 og 31
AN 2000 00057 CHICK
i klasserne 29, 30og 31
AN 1996 00559 CAVI-ART
i klasse 29
Ovennævnte varemærker har det til registrering fornødne særpræg i henhold
til praksis, idet disse mærker er suggestive. Ankenævnet udtalte vedrørende
sagen CAVI-ART, at mærket er et kunstord af suggestiv karakter og med fornødent
særpræg. Det ses, at det er praksis at suggestive mærker er registrerbare.
Jeg mener, at der må være tale om parallelle tilfælde, hvad angår det
aktuelle mærke
Ce´Real.
Endelig skal jeg fremhæve, at den internationale registrering designerer
mange lande og varemærket er accepteret til endelig registrering i andre
engelsktalende lande som Storbritannien, Irland og EU samt i Benelux landene,
Spanien og Tyskland.
Ovennævnte synes blot at bekræfte, at varemærket Ce´Real
har det til registrering fornødne særpræg, jfr. bilag 6.
Sammenfattende gøres det gældende, at varemærket har det til registrering
fornødne særpræg for” confectionery, chocolate and chocolate products, preparations for making the aforementioned goods, included in this class” i klasse 30 , idet varemærket ikke er direkte beskrivende, men
suggestivt og de danske forbrugere vil opfatte mærket som havende en betydning,
men som et rent kunstord.
Jeg skal anmode om, at Ankenævnet tager min principale påstand til følge og
hjemsende sagen til Patent- og Varemærkestyrelsen til videre behandling.
Såfremt Ankenævnet ikke er enig i dette, skal jeg
anmode om at min subsidiære påstand tages til følge, således at varemærket Ce´Real accepteres til endelig registrering for alle de
foreløbige registrerede varer i klasse 30…"
Den 23. august 2010 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende
udtalelse til sagen:
"… Klager har i sin principale påstand henvist til, at styrelsens
foreløbige afslag af den 29. oktober 2009 blev sendt til den forkerte adresse,
hvorfor klager ikke har haft mulighed for at udtale sig om det foreløbige
afslag. Klager henviser i den forbindelse til, at klager allerede i september
2009 skiftede adresse, og at styrelsen ved modtagelsen af oplysninger om
adresseændringen fra WIPO af den 4. maj 2010 burde have indset, at årsagen til
at klager ikke havde udtalt sig i sagen højst sandsynlig var, at klager ikke
havde modtaget styrelsens foreløbige afslag.
Det skal hertil indledningsvist bemærkes, at det i forhold til
varemærkeansøgninger som udgangspunkt er styrelsens normale praksis, at
genoptage behandlingen af en ansøgning, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt
ansøgeren har haft den fornødne lejlighed til at udtale sig om et af styrelsen
udstedt afslag.
I nærværende sag har styrelsen den 29. oktober 2009 sendt både et
foreløbigt afslag til WIPO og et brev til klager med kopi af det
foreløbige afslag. Brevet sendt direkte til klager blev sendt til adressen ”Biedenkamp 7, 21509 Glinde, Germany”, hvilket også er
den adresse, der på daværende tidspunkt fremgik af WIPO’s registrer.
WIPO har endvidere efter modtagelsen af det foreløbige afslag fra styrelsen
sendt kopi af dette til klager, jf. Madrid Protokollens art. 5(3).
Styrelsen har efterfølgende hverken modtaget brevet sendt direkte til
klager retur eller modtaget meddelelse fra WIPO om, at WIPO’s videresendelse af det foreløbige afslag til klager er
mislykkedes.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen også i sagerne MP992235
og MP1009227 har sendt breve til klager, henholdsvis den 6. oktober 2009, den
2. februar 2010 og den 24. april 2010, og der er heller ikke nogen af disse
breve, der er blevet sendt retur til styrelsen med besked om, at klager er
ubekendt på adressen ”Biedenkamp 7, 21509 Glinde, Germany”.
Hertil kommer, at der først ses foretaget en adresseændring hos WIPO den
14. april 2010, jf. WIPO’s notifikationsskrivelse MTN/2010/15, der blev
modtaget af styrelsen den 4. maj 2010.
Under hensyn til disse konkrete omstændigheder, herunder særligt det
forhold, at der ikke foreligger nogen indikationer af, at klager ikke skulle
have modtaget hverken styrelsens eller WIPO’s breve sendt til adressen ”Biedenkamp 7, 21509 Glinde, Germany” i perioden fra
september 2009 til april 2010, finder styrelsen at der ikke er tilstrækkeligt
grundlag for, at sagen tilbagesendes til styrelsen til viderebehandling.
Styrelsens skal derfor indstille til Ankenævnet, at klagers principale
påstand om tilbagesendelse af sagen til viderebehandling af styrelsen ikke
tages til følge.
Med hensyn til klagers subsidiære påstand, hvorved klager anmoder om en
ændring af styrelsens afgørelse om, at mærket Ce’Real
er uden særpræg, skal styrelsen bemærke følgende:
Det ansøgte mærke Ce’Real er ansøgt i ”standard characters”, jf. designeringsdokumentet fra WIPO, der blev
modtaget af styrelsen den 5. september 2009. At mærket er ansøgt i ”standard characters” indebærer efter styrelsens praksis, at mærket
som udgangspunkt er at betragte som et ordmærke. Det er derfor efter styrelsens
opfattelse mindre væsentligt for vurderingen af mærkets særpræg, om ordet er
skrevet med versaler eller minuskler eller en blanding heraf.
Mærket Ce’Real er i sin udtale identisk med det
engelske ord ”cereal”, der bl.a. betyder
”kornprodukt” og anvendes som en fællesbetegnelse for morgenmadsprodukter
baseret på korn, og adskiller sig alene herfra ved den indsatte apostrof efter
forstavelsen ”ce”. Mærket adskiller sig således alene
i mindre grad fra det engelske ord, som i øvrigt efter styrelsens opfattelse må
anses for kendt af de danske forbrugere. Det bemærkes endvidere i den
forbindelse, at orddelen ”cereal-” fremgår af
Politikens Store Ordbogs-cd-rom i betydningen ”Som har at gøre med korn”.
Under hensyn til disse minimale forskelle mellem mærket Ce’Real
og ordet ”cereal”, skal styrelsen fastholde, at der
alene er tale om en misspelling, og at mærket Ce’Real i omsætningskredsen alene vil blive opfattet som en
beskrivende betegnelse, der angiver, at varerne ”confectionary,
chokolate and chokolate products, preparations for making the aforementioned goods, included in this class” i klasse 30
indeholder eller består af kornprodukter.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 27. maj 2010 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…"
Med brev af 22. september 2010 har klager Monica
Krause v/Zacco Denmark A/S kommenteret Styrelsen brev
med følgende:
"… Jeg henviser til Ankenævnet brev af 24. august 2010 vedlagt et
høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 23. august 2010 vedrørende
Styrelsens afslag af varemærket Ce´Real for ” confectionery, chocolate and chocolate products, preparations for making the aforementioned goods, included in this class” i klasse 30.
Jeg henviser til min anke af 23. juli 2010 som opretholdes i sin helhed.
Den principale påstand opretholdes, idet klager ikke har haft mulighed for at
udtale sig om Styrelsens udstedte afslag.
Styrelsen har anført, at det som udgangspunkt er Styrelsens praksis, at
genoptage behandlingen af en ansøgning, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt
ansøgeren har haft den fornødne lejlighed til at udtale sig om afslaget.
Jeg mener, at Styrelsen bør følge sin praksis og give klager adgang til at
udtale sig
om det foreløbige afslag givet den 29. oktober 2010, idet der er opstået
tvivl om, at klager har haft den fornødne adgang til at udtale sig om afslaget.
Jeg henviser til det tidligere fremførte og anmoder om at sagen
tilbagesendes til Styrelsen til videre behandling.
Den subsidiære påstand opretholdes, idet jeg mener, at mærket ligeledes har
det til registrering fornødne særpræg for” confectionery,
chocolate and chocolate products, preparations for making the aforementioned goods, included in this class” i klasse 30.
Styrelsen har fundet, at varemærket Ce´Real har
det fornødne særpræg for varerne ”pastries and icecream”.
Styrelsen har som begrundelse bl.a. anført, at varemærket Ce´Real er anmeldt i ”standard characters”
i designeringsdokumentet og derfor som udgangspunkt betragtes som et ordmærke.
Det er derfor efter Styrelsens opfattelse mindre væsentligt for vurderingen af
mærkets særpræg, om ordet er skrevet med versaler eller minuskler eller en
blanding heraf.
En væsentlig del af særpræghedsvurderingen tager
udgangspunkt i hvordan forbrugerne opfatter varemærket, hvorfor det netop ikke
er mindre væsentligt om ordet er skrevet med versaler eller minuskler. Da det
har stor betydning, hvordan varemærket opfattes af forbrugerne, er det ikke
mindre væsentligt om varemærker indeholder store eller små bogstaver,
bindestreger eller apostroffer.
I henhold til Varemærkelovens § 13 er et varemærke alene udelukket fra
registrering, såfremt mærket udelukkende består af tegn eller angivelser, der
kan tjene til at betegne varens art, etc. Det er således alene umiddelbart
beskrivende mærker, der omfattes af denne bestemmelse. Er en angivelse ikke
entydig, men derimod alene suggestiv, således at det først ved nærmere
eftertanke er klart hvad der ”menes”, foreligger der ikke en
registreringshindring.
Varemærket Ce´Real fremstår i 2 ord og vil klart
blive opfattet som i 2 ord, da både bogstaverne C og R er skrevet med store
bogstaver og er adskilt med en apostrof, således at forbrugerne opfatter ordet
som et kunstord.
Det engelske ord ” cereal”
kan betyde morgenmadsprodukter eller kornsort , men mærkets betydning vil ikke
blive opfattet som sådan i Danmark , da jeg ikke mener, at betydningen er
almindelig kendt og da varemærket fremstår i 2 ord.
Styrelsen finder ikke, at varemærket er beskrivende for varerne ” pastries og ice – cream”, men at det bl.a. er beskrivende for varerne
”chokolade”. Jeg mener ikke, at mærket på nogen måde er beskrivende for varerne
”chokolade”, og hvad angår varerne ”confectionery, chocolate products, preparations for making the aforementioned goods” er
varemærket klart suggestivt.
Dette er den samme opfattelse i engelsktalende lande, hvor varemærket er
accepteret til registrering, jfr.bilag 6 (vedlagt
anke af 23/7 2010).
Jeg skal henvise til følgende eksempler der har det til registrering
fornødne særpræg i henhold til praksis :
VR 2005 01651
Herregaards kylling
i klasse 29
VR 2010 01067
Chokoladesalat
I klasserne 29, 30 og 31
Endvidere henviser jeg til de i min anke anførte eksempler.
Ovennævnte mærker har det til registrering fornødne særpræg, idet mærkerne
er suggestive for de varer mærkerne omfatter. Jeg mener, at mærket Ce´Real er et kunstord af suggestiv karakter og vil blive
opfattet således af forbrugerne og dermed registrerbart i henhold til praksis.
Sammenfattende gøres det gældende, at varemærket Ce´Real
må anses for at have det til registrering fornødne særpræg for alle de anmeldt
varer i klasse 30, da det af forbrugerne vil blive opfattet som et kunstord og
ikke er direkte beskrivende for de varer mærket omfatter.
Jeg skal anmode om, at min principale påstand tages til følge og er
Ankenævnet ikke enig i dette, skal jeg anmode, om at min subsidiære påstand
tages til følge…"
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 14. december 2010.