RESUMÉ:

AN 2011 00017 – MP 354499 – COMBO <w> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 354499 COMBO <w> for en række varer i klasse 30 med den begrundelse, at det ansøgte mærke manglede særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, således at det ansøgte mærke kan designeres for klasse 30.

KENDELSE:

År 2011, den 28. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00017

Klage fra

Aldi Einkauf GmbH & Co

Tyskland

v/Johan Schlüter

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1. marts 2011 vedrørende afvisning af registrering af international designering MP 354499.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke er fundet anledning til mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af klageren under sagens behandling, finder Ankenævnet, at varemærket COMBO her i landet ikke kan antages at udgøre "en almindelig forkortelse for kombination", hvorfor varemærket har det for registrering til de i klasse 30 ansøgte varer fornødne særpræg.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således at det ansøgte mærke kan designeres for klasse 30.

Sagens baggrund:

Den 21. maj 2009 notificerede World Intellectuel Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Aldi Einkauf GmbH & Co, Tyskland som indehaver af den internationale registrering under Madrid Protokollen MP 354499 COMBO <w> havde designeret Danmark den 28. januar 2009.

Det internationale mærke var registeret for:

Klasse 30: Coffee, coffee additives, artificial coffee, coffee extracts for consumption, tea, cocoa, chocolate.

Den 1. marts 2011 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen at registrere designeringen for den ansøgte vare i klasse 30. Styrelsen fandt, at mærket manglede særpræg. Styrelsen begrundede afslaget med følgende:

”… I vores foreløbige afslagsbrev fra den 24. marts 2010, skrev vi, at dit varemærke ikke kan få gyldighed i Danmark..

Efter yderligere korrespondance har du bedt om et afslag med henblik på indbringelse af sagen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Vi afslår din designering, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for kunne få gyldighed i Danmark, da mærket kan angive en egenskab ved varen eller tjenesteydelsen

Mærket Combo er en almindeligt anvendt forkortelse for ”combination”.

Ifølge Longmans Dictionary of Contemporary English, fremgår det at Combo kan defineres som:

2 a combination of different things, especially of different types of foods - used especially in product names:

I chose the vegetarian combo.

Mærket kan derfor angive at de ansøgte varer kan anvendes I eller sælges som en kombination med flere andre varer. Der henvises i øvrigt til tidligere dokumentation for brugen på Internettet

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2…”

Denne afgørelse indbragte Aldi Einkauf GmbH & Co v/Johan Schlüter for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 2. maj 2011 med påstand om, at styrelsen skulle omgøre sin afgørelse. Klagen er nærmere begrundet med følgende:

”… På vegne af Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen, Tyskland og i medfør af Varemærkelovens § 46 skal jeg hermed

p å k l a g e

Patent- og Varemærkestyrelsens afslag af 1. marts 2011 på registrering af ordmærket COMBO i Danmark, som ansøgt under international varemærkeregistrering nr. 354499.

Den danske del af International varemærkeregistrering nr. 354499 omfatter opregnede varer i klasse 30.

På klagers vegne nedlægges følgende:

PÅSTAND:

Denne sag tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på at fremme COMBO til registrering i Danmark for de ansøgte varer i klasse 30, da COMBO har fornødent særpræg for de ansøgte varer.

Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse for afslaget:

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører, at COMBO ikke har særpræg, da ordet kan angive en egenskab ved varen, og anfører i begrundelsen for afslaget følgende:

a) Mærket kan angive, at de ansøgte varer kan anvendes i eller sælges som en kombination med flere andre varer, og at ”det i handlen er normalt at bruge ordet ”combo” for pakker med varianter af varer eller for en kombination af forskellige varer, der tilsammen udgør en enhed i det færdige produkt, f.eks. ”pizza combo”.

b) Mærket Combo er en almindeligt anvendt forkortelse for ”combination”. Der henvises til Longmans Dictionary of Contemporary English, hvori Combo defineres som: ”A combination of different things, especially types of goods – used especially in product names: “I chose the vegetarian combo”.

Ad. a):

COMBO er søgt registreret for varerne: ”Kaffe, kaffetilsætninger, kaffeerstatning, kaffeekstrakter til konsumering, the, kakao og chokolade”. Alle de nævnte varer er drikke.

Der er altså tale om enkeltvarer, f.eks. kaffe, the eller kakao, der sælges hver for sig, ikke som et samlet sæt. Det er endvidere ikke påvist at være sædvanligt eller i overensstemmelse med en branchekutyme at sælge f.eks. kaffe, the og kakao i et samlet sæt. Patent- og Varemærkestyrelsen har da heller ikke kunnet dokumentere noget sådant. Henvisningen til en blog på Internettet, hvor en person omtaler spisechokolade med chili til en kage, har – udover spørgsmålet vedr. bevisværdien af en blog, jfr. nedenfor - ikke relevans, da denne internationale registrering omfatter drikke-chokolade og ikke omfatter chili eller andre krydderier.

Der er i denne sag heller ikke tale om en kombination for forskellige varer, der kan sammensættes til en enhed, nemlig det færdige produkt. Kaffe, the og kakao, kaffeerstatning og kaffeekstrakter er beregnet til at nydes - og nydes sædvanligvis - hver for sig.

Ingen af de to begrundelser, med hvilke Patent- og Varemærkestyrelsen underbygger sin påstand om manglende særpræg, er således korrekte eller relevante i denne sag.

Som dokumentation for sin påstand om manglende særpræg har Patent- og Varemærkestyrelsen vedlagt henvisninger til hjemmesiderne ”www.alatest.dk, der angår en LG DVD/VHS-optager kaldet Combo, og til ”www.min-mave.dk” som er en blog for småbørnsmødre, hvor ”Nadja” bruger ”combo” for chokoladekage med chili, jfr. bilag 4-5.

Ankenævnet bedes i øvrigt bemærke, at Patent- og Varemærkestyrelsen på søgemaskinen Google har søgt på henholdsvis ”combo kombination” og ”combo chokolade” - ikke på ”combo” alene.

Hvis der var belæg for, at COMBO i Danmark er et almindeligt anvendt begreb for enten en kombination af varer eller for en enhed af varer, der tilsammen kan bruges til at bestemt formål, for at COMBO betyder ”combination”, og for at COMBO særligt kendes fra og anvendes i fødevarebranchen, burde der kunne fremfindes utallige eksempler på brugen af COMBO inden for f.eks. fødevarer, når man søgte på Google.dk.

Dette er imidlertid ikke tilfældet. Der fremkommer kun to hits, når man søger på henholdsvis ”combo kombination” og ”combo chokolade”, således som det fremgår af den dokumentation, Patent- og Varemærkestyrelsen har fremlagt i sagen (bilag 4-5).

Det ene hit, bilag 4, angår et artsfremmed område, nemlig ”forbrugerelektronik”. Der er tale om et uddrag fra en hjemmeside, hvor man offentliggør tests vedr. forbrugerelektronik, her bedømmelsen af en kombineret DVD- og VHS-afspiller fra den store sydkoreanske forbrugerelektronikproducent, LG Electronics, som LG Electronics har givet varemærket og produktbetegnelsen ”LG RC388 DVD/VHS Combo”.

Bilaget viser den produktangivelse, som en udenlandsk virksomhed bruger for sit kombinerede produkt, og bilaget viser, at et bestemt DVD/VHS apparat betegnes som ”combo” af en udenlandsk aktør. Bilag 4 kan således ikke understøtte, at COMBO i Danmark skulle være et almindeligt brugt udtryk for ”kaffe, the og andre drikke”, eller at betydningen af COMBO er indlysende for danskerne i relation til de ansøgte varer.

Det andet bilag, bilag 5, angår en bloggers brug af chokolade og chili i en chokoladekage, der af bloggeren selv betegnes som en fantastisk ”combo”. Det forhold, at en enkelt, tilfældig person på en blog bruger ”combo” om en kombination af ”chokolade” og ”chilipulver” kan ikke støtte, at ”combo” må anses for at være det gængse udtryk for en kombination af fødevarer. Blogs er sædvanligvis præget af talesprog, særlige udtryk og ordforbindelser. Bevisværdien af bilaget må anses for at være særdeles begrænset, og relevansen af bilaget for denne sag ses ikke.

Samlet bestrides det, at COMBO er et i handlen almindeligt anvendt eller branchebestemt sædvanligt udtryk for pakker med varianter af kaffe, the og andre drikke eller for en kombination af forskellige drikke, der tilsammen udgør en enhed i det færdige produkt.

De to eksempler, som Patent- og Varemærkestyrelsen har fremlagt, underbygger ikke påstanden om, at COMBO skulle mangle særpræg.

For at ord fra andre sprog kan anses for at mangle særpræg som varemærke kræves det, at det udenlandske ords betydning kendes af den danske befolkning og har en betydning, der er relevant i forhold til de varer, som mærket er ansøgt for. Dette er ikke forholdet i relation til COMBO.

Patent- og Varermærkestyrelsens egne søgningsresultater og fremlagte dokumentation bekræfter dette. For at finde frem til brugen af ”combo” på en testside for forbrugerelektronik, har Patent- og Varemærkestyrelsen måttet søge på ”combo kombination”. Det var ikke nok at søge på ”combo” alene, for der fremkom ikke nogen relevante hits.

Følgende fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens egne guidelines i afsnittet om ord- og talmærkers særpræg generelt:

Ved vurderingen af et ordmærkes særpræg skal en række forhold inddrages, herunder ordets begrebsmæssige indhold; om ordet indgår som mere eller mindre sædvanlige betegnelser inden for den pågældende branche; hvordan det må forventes at den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket, herunder om mærket må forventes at kunne forstås af omsætningskredsen og har en sådan karakter, at det ikke kan forventes, at den relevante omsætningskreds vil opfatte mærket som et egentligt varemærke.

Har et ord en klar og entydig betydning, er det dog ikke ensbetydende med, at mærket således per definition er uden særpræg. Almindelige ord kan sagtens udgøre et varemærke. Det afgørende er nemlig, at ordet ikke har en klar relation til de varer

eller tjenesteydelser, som der søges beskyttelse af varemærket for. (min udhævning)

De varer, der søges registreret, er ikke kombinationer, således som det frit er blevet fortolket af Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandler. Alle typer af kaffe laves som bekendt ved at tilsætte kogende vand til kaffepulver, the ved at tilsætte kogt vand til theblade og kakao ved at tilsætte vand eller mælk til kakao og sukker, men dette gør ikke de enkelte varer til kombinationer, og det må anses for spekulation, når Patent- og Varemærkestyrelsen lægger til grund, at ”det ikke ville være usandsynligt at eksempelvis kaffe og chokolade sælges i kombination”. Der er tale om drikke, altså kaffe- og chokoladedrikke, og disse sælges normalt hver for sig.

Uanset om det – mod forventning – måtte blive lagt til grund, at den overordnede betydning af COMBO kendes af gennemsnitsdanskeren, er der intet belæg for at antage, at COMBO har en kendt betydning i forhold til de ansøgte varer. Og dermed er der heller ikke nogen risiko for – hverken nu eller i fremtiden - at klager får et monopol, selvom COMBO registreres for de ansøgte varer.

Ad b):

Det kan ikke uden videre lægges til grund, at alle engelske ord mangler særpræg, fordi danskerne har et godt kendskab til det engelske sprog. Og det forhold, at COMBO indgår i Longman’s Dictionary kan ikke i sig selv føre til, at ordets betydning er kendt af gennemsnitsdanskeren.

I Danmark er den almindeligt anvendte forkortelse for ”kombination” i Danmark ikke ”combo” men derimod ”kombi”. Dette følger naturligt af, at ”kombination” staves med ”k” - ikke med C som i det engelske ”combination”.

At ”combo” på engelsk kan beskrive ”a combination of different things, especially of different types of food” er ikke almindeligt kendt af gennemsnitsdanskeren. Hvis denne betydning var kendt af gennemsnitsdanskeren, ville der ved søgninger på Google fremkomme et stort antal relevante hits. Det gør der imidlertid ikke som allerede nævnt ovenfor.

Hertil kommer resultatet af en undersøgelse af forekomsten af COMBO i danske opslagsværker og ordbøger, som også skal indgå i grundlaget for vurderingen af hvilke udenlandske ords betydning, danskerne kender.

I den Store Danske Encyklopædi er betydningen af COMBO angivet som:

combo, (am., af combination), inden for musik jazzorkester med 3-8 musikere; orkester med jazzmusikere fra forskellige bands,

se bilag 1.

Combo indgår ikke i retskrivningsordbogen, Nudansk Ordbog, Den Danske Ordbog, se bilag 2, eller i Ordbogen Over Det Danske Sprog, se bilag 3, og i Gyldendals Fremmedordbog er betydningen den samme, som er angivet i den Store Danske Encyklopædi.

En søgning på søgemaskinen Google på ”combo” viser da heller ikke ”combo” som et almindeligt anvendt ord i Danmark. COMBO indgår som en del af nogle få internationalt anvendte varemærker, f.eks. Opel Combo, men at betydningen af ”combo” i varemærket skulle være ”kombination” er ikke fremhævet i forbindelse med produktomtaler eller lignende.

Ordet COMBO har ikke et på dansk forståeligt begrebsmæssigt indhold. Der er således, jfr. også den af Patent- og Varemærkestyrelsen fremlagte dokumentation og klagers bilag, ikke noget belæg for at hævde, at COMBO er et almindeligt brugt ord i Danmark, eller for at COMBO inden for omsætningskredsen har en kendt betydning.

Tværtimod vil omsætningskredsen netop opfatte COMBO som et varemærke.

COMBO har således særpræg og kan fremmes til registrering som varemærke for de ansøgte varer…”

Den 19. maj 2011 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 4. maj 2011 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 1. marts 2011 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Med brev af 16. juni 2011 kommenterede klager Aldi Einkauf GmbH & Co v/Johan Schlüter styrelsens brev med følgende:

”… Der henvises til Deres brev af 19. maj 2011. Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar giver ikke anledning til yderligere bemærkninger end indholdet af den klagebegrundelse, jeg har indgivet den 2. maj 2011.

Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse for afslaget støttes ikke af den fremlagte dokumentation. Tværtimod viser den dokumentation, Patent- og varemærkestyrelsen har fremlagt og de søgemetoder, man har anvendt, at den gennemsnitlige forbruger netop vil opfatte Combo som det varemærke, det er.

Det fastholdes fra klagers side, at Combo har det til registrering fornødne særpræg for de ansøgte varer.

Der tages forbehold for at anmode om mundtlig forhandling inden den 30. juni 2011. Klager har endnu ikke endeligt taget stilling hertil…”

Med brev af 29. juni 2011 fra klager Einkauf GmbH & Co v/Johan Schlüter blev det meddelt, at klager ønsker mundtlig forhandling. Klager fremførte følgende:

”… Jeg henviser til Deres brev af 19. maj 2011 i den ovennævnte klagesag og skal på vegne klager anmode om mundtlig behandling af sagen.

Som baggrund for anmodningen skal jeg pege på, at sagen i relation til den rejste særprægsindvending omfatter aspekter, herunder bevisførelse, der på en enklere måde vil kunne anskueliggøres under en mundtlig forelæggelse.

Jeg håber derfor, at anmodningen vil kunne imødekommes…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 28. september 2011