KENDELSE:
År 2000, den 17. november afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, Finn Mikkelsen og J.C. Warnich-Hansen) følgende kendelse i sagen AN 1999 00024

 Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 9. oktober 2000.

For klageren mødte cand. jur. Jens Dam, der dog ikke fik lejlighed til at forelægge sagen, da ankenævnet ved en mundtlig drøftelse forinden fandt at burde efterkomme den af klageren nedlagte påstand.

Ankenævnet udtaler:
Hovedspørgsmålet i denne sag findes at være, om varemærkelovens § 14, nr. 2, skal fortolkes således, at det ansøgte figurmærke, der indeholder ordet MONTANA, er egnet til at vildlede og derfor udelukket fra registrering, medmindre mærket forsynes med en disclaimer om, at varerne hidrører fra USA.

Ved fortolkningen af den nævnte lovbestemmelse finder ankenævnet at kunne hente støtte fra TRIPS-aftalens artikel 22, stk.1, hvor begrebet geografiske indikationer defineres. Her lægges vægt på, om en given kvalitet, et omdømme eller et karakteristika ved varen i væsentlig grad er knyttet til varens geografiske oprindelse.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at antage, at mælk og mejeriprodukter fra Montana skulle have en given kvalitet, et omdømme eller andre karakteristika, der i væsentlig grad er knyttet til varens geografiske oprindelse.

Ankenævnet finder derfor ikke, at det ansøgte figurmærke er egnet til at vildlede.

Efter indledende behandling meddelte Patentdirektoratet den 26. juni 1997, at man ikke kunne registrere det ansøgte mærke, da det var egnet til at vildlede. Der henvistes til, at da navnet på den amerikanske stat Montana er stærkt fremhævet i mærket, må ansøgningen begrænses til varer af amerikansk oprindelse.

Efter at ansøger i brev af 27. oktober 1997 havde henvist til en række registreringer, hvor Patentdirektoratet har registreret navnet på en amerikansk stat uden at kræve indsat nogen begrænsning til varer hidrørende herfra, fastholdt direktoratet den 23. februar 1998 sin vurdering af sagen. Man henviste til, at de øvrige sager ikke er analoge, og

…"at der ikke mindst under hensyn til vor tids muligheder for hurtig transport uden forringelse af varers kvalitet, må udvises strenghed ved bedømmelsen af, om betegnelser, der ønskes registreret kan angive varens oprindelse, hvorved det også må tages i betragtning, at varemærker ikke må være vildledende."

I brev af 23. juni 1998 henviste ansøger til følgende række registreringer med geografiske associationer:

VR 1998 01003 ICELANDIA <w>
VR 1998 01384 DANSK NATUROST, SUND OST <fig>
VR 1994 05721 BRASILIA KAFFE, BRASILIANSK HØJLANDSKAFFE <fig>
VR 1994 05228 TA’ EN BID AF FRANKRIG <w> (samt to figurmærker for samme) og
VR 1992 09370 og VR 1993 01873 PASCO ITALIANO, henholdsvis <w> og <fig>.

I brev af 13. juli 1998 fastholdt Patentdirektoratet fortsat sin vurdering og henviste til at ICELANDIA er registreret, fordi ord som ICELANDIA, JUTLANDIA, SELANDIA, HOLLANDIA osv. ikke efter direktoratets praksis opfattes som geografiske angivelser. For DANSK NATUROST SUND OST <fig> angav, at det er registrerbart, fordi ansøger er bosat i Danmark. Endelig henvistes til, at firmanavnet MONTANA A/S, registreret under A/S-nr. 16659, også er en hindring for registrering.

Efter at ansøger i brev af 22. oktober 1998 anmodede direktoratet om at genoverveje sagen, svarede direktoratet den 29. oktober 1999, at man fastholdt sin vurdering.

Herefter afslog Patentdirektoratet ansøgningen endeligt den 6. april 1999 med følgende begrundelse:

"Vi afslår Deres ansøgning, fordi varemærket er egnet til at vildlede.

Begrundelse herfor er, at mærket jf. § 14 er vildledende, da navnet på den amerikanske stat Montana er fremtrædende i mærket og ansøgningen ikke er begrænset til at angå varer af amerikansk oprindelse.

Vi har truffet afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 14, nr. 2."

Denne afgørelse har klager den 7. juni 1999 indbragt for Patentankenævnet med påstand om omgørelse, subsidiært at figurmærket M MONTANA registreres med en af følgende bemærkninger:

"registreringen omfatter kun varer, der hovedsageligt er af amerikansk oprindelse", eller

Videre opregnes en række andre figurmærker bl.a. TEXAS VR 1955 01337 og KENTUCKY BIRD VR 1989 06027, hvor man fandt, at der i hvert fald i Texas er færre figurelementer. Endvidere nævnes, at begge mærker er registreret for indehavere, der ikke er bosat i USA.

Yderligere gjordes gældende, at Patentdirektoratets afgørelse af 6. april 1999 ikke er i overensstemmelse med hensigten bag varemærkelovens § 14, nr. 2, idet denne bestemmelse ifølge både "Betænkning nr. 1999/1958 vedr. ny dansk varemærkelov" og Rigmor Carlsens bog "Varemærker- Registreringspraksis 1880 til 1980" må anvendes med varsomhed, hvilket skal forstås således, at registrering ikke bør nægtes medmindre det er "utvivlsomt", at mærket må vildlede det købende publikum. Klageren anførte i den forbindelse, at staten Montana formodentlig ikke er særlig kendt i Danmark, og at navnet desuden også kan give associationer til byen Montana i Schweiz og regionen af samme navn i Peru. På denne baggrund gjorde klageren gældende, at mærket ikke er vildledende.

Hvad angår oprindelse anførtes, at Patentdirektoratet flere gange har afvist at registrere mærket M MONTANA med en anden disclaimer end "af amerikansk oprindelse".

Videre anføres:

"Så vidt vi er bekendt med eksisterer der ikke forskrifter om, hvilke formuleringer af landebegrænsninger Patentdirektoratet bør tillade og ved en gennemgang af varemærkeregistret har vi især hæftet os ved følgende disclaimere:

-

VR 1984 01560 TEXAS - figurmærke, jf. bilag 6. Mærket er registreret for især læskedrikke i klasse 32 og er begrænset således: "Mærkeindehaveren har forpligtet sig til ved tydelig angivelse at give oplysning om varens virkelige frembringelsessted".

VR 1994 05721 BRASILIA KAFFE, BRASILIANSK HØJLANDSKAFFE - figurmærke. Mærket er registreret for i klasse 30 for "kaffe af hovedsageligt brasiliansk oprindelse" trods det, at varemærket selv angiver at produktet er brasiliansk.

Alle disse varemærker er registreret i henholdsvis klasse 29 og 30 og er karakteriseret ved at være fødevarer, der er tilvirket inden salg under det pågældende varemærke og er alle registreret med en begrænsning, hvorefter produkterne er "fremstillet efter amerikansk" henholdsvis "fransk opskrift".

Da M MONTANA også ønskes registreret for et produkt i klasse 29, der tilvirkes i et vist omfang inden salg under varemærket M MONTANA, bør det derfor også være muligt at registrere dette varemærke med en lempeligere begrænsning end "med amerikansk oprindelse".

Idet vi har svært ved at se, at de produkter, ovennævnte varemærker er registreret for, afviger fra varerne, for hvilke ansøger ønsker sit mærke registreret på en sådan måde, at disse varemærkeregistreringer i højere grad end ansøger er berettigede til disclaimere af ovennævnte ordlyd, stiller vi os derfor meget uforstående overfor, hvorfor ikke ansøgers mærke M MONTANA vil kunne registreres med en af disse disclaimere.

På baggrund af disse varemærkeregistreringer, mener vi derfor, at også ansøgers varemærke M MONTANA bør kunne registreres, enten med bemærkningen "mærkeindehaveren har forpligtet sig til ved tydelig angivelse at give oplysning om varens virkelige frembringelsessted", "mælk og mejeriprodukter hovedsageligt af amerikansk oprindelse" eller "mælk og mejeriprodukter fremstillet efter amerikansk opskrift".

Sagen giver os tillige anledning til at henvise til EU-varemærkemyndigheden OHIMs praksis med hensyn til registrering af navne på amerikanske enkeltstater. Som det fremgår af de som bilag 7-14 vedlagte udskrifter, har OHIM efter at have undersøgt mærkerne for absolutte registreringshindringer godkendt dem i så henseende (og bekendtgjort dem med henblik på eventuelle indsigelser og dermed relative registreringshindringer). Det drejer sig om følgende ordmærker:

483.198 MONTANA COLLECTION (hollandsk indehaver)
534.461 ALASKA (hollandsk indehaver)
710.517 FLORIDA (italiensk indehaver)
505.503 ALASKA (tysk indehaver)
409.565 WYOMING (fransk indehaver)
135.616 MARYLAND (hollandsk indehaver)
519.447 GEORGIA (indehaver fra staten Washington)
337.030 OREGON (indehaver fra staten Alabama).

Som det fremgår, er ingen af de nævnte ansøgninger begrænset til varer af amerikansk oprindelse. Dette til trods for, at EU-varemærkeforordningen (Rådsforordning 40/94) i Artikel 7.1.g udelukker registrering af mærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens geografiske oprindelse. OHIM må være af den opfattelse, at brug af mærker som MONTANA COLLECTION eller MARYLAND for varer af hollandsk oprindelse ikke vil få kundekredsen til at tro, at varerne kommer fra henholdsvis Montana og Maryland og derfor efterspørge dem.

Direktoratets nuværende praksis er i virkeligheden ikke så langt fra OHIMs: Direktoratet har ikke krævet indsat en bemærkning i registreringen om, at den kun omfatter varer med oprindelse i Montana; varerne kan for direktoratets skyld komme fra Washington D.C., Rhode Island eller Hawaii, uanset at forbrugerne derved vildledes mindst ligeså meget som hvis de Montana-mærkede varer kom fra et europæisk land: ved at acceptere at registreringen omfatter varer fra andre enkeltstater end Montana skærmer direktoratet jo ikke de stakkels danske forbrugere fra at blive vildledt til at købe, hvad de tror er produkter fra Montana, men som i virkeligheden stammer fra en amerikansk enkeltstat med et helt andet klima, andre jordbundsforhold, kort sagt helt andre vilkår og traditioner for mejeribrug end Montana.

Hvis det desuden dokumenteres, at ansøger har fået mærket registreret i USA, kræver direktoratet end ikke indsat en begrænsning til varer fra USA Som direktoratets praksis er i dag, udgør den således ikke noget effektivt værn mod vildledende mærkebrug. I betragtning af dette, af OHIMs nævnte praksis og af, at vildledende mærkebrug rammes af markedsføringsloven, jf. dens §§ 2 og 1, der håndhæves af Forbrugerombudsmanden og domstolene, bør direktoratet være konsekvent og helt afstå fra at kræve indsat begrænsninger til varer fra bestemte lande.

Hertil kommer, at ordet MONTANA, der ifølge Direktoratet er "fremtrædende" i det ansøgte mærke, ikke naturligt opfattes som en oprindelsesangivelse, men som varens navn; oprindelsesangivelser anbringes efter gængs markedsføringspraksis med diskret standardskrift på en af emballagens sider, gerne bagsiden."

Sagens realitet er, at næppe mange danskere har hørt om Montana. At danske forbrugere skulle tænke på Montana som værende producent af mejeriprodukter, og endda som eksportør af sådanne produkter til det fjerntliggende landbrugsland Danmark, har intet med virkeligheden at gøre.

Vi mener med ovenstående at have godtgjort, at varemærket M MONTANA ikke kan anses for vildledende, hvorfor vi anmoder Dem om at omgøre Patentdirektoratets afgørelse i overensstemmelse med vore omstående påstande."

Patentdirektoratet har den 27. juli 1999 afgivet følgende erklæring:

"Det er fortsat vores opfattelse, at den forholdsvis dominerende mærkebestanddel MONTANA i Danmark vil blive opfattet som navnet på den amerikanske stat. Mærket er søgt for "mælk og mejeriprodukter". Som det generelt er tilfældet for landbrugsprodukter, er der således tale om produkter, for hvilke deres geografiske oprindelse normalt tillægges stor betydning.

Når dette er tilfældet, bør mærket derfor begrænses til varer af amerikansk

oprindelse, jf. ankenævnskendelsen V 34/97 US BASIC. Vi kan ikke tilslutte os brugen af andre af de af ansøgeren foreslåede formuleringer, da disse ikke er udtryk for reelle begrænsninger for de her omhandlede varearter.

Vi skal derfor henstille, at ankenævnet stadfæster den trufne afgørelse, med mindre ansøgningen begrænses til varer af amerikansk oprindelse."

Klageren har herefter den 30. september 1999 udvidet påstanden med en mere subsidiær påstand om, at mærket som ønsket af Patent- og Varemærkestyrelsen begrænses til kun at omfatte varer af amerikansk oprindelse.

I øvrigt bemærkede klager til Patentdirektoratets svar, at de seneste års udvikling, især åbningen af EU’s indre marked samt vedtagelsen af WTO har medført, at alle slags varer herunder mejeriprodukter krydser landegrænserne. Der henvises til emmentalerost fra en lang række lande, ligesom fetaost efter Europadomstolens afgørelse om betegnelsen feta også i fremtiden vil komme fra forskellige lande. Det gøres videre gældende, at USA ikke i Danmark er særligt kendt for landbrugsvarer, og at danske forbrugere derfor ikke vil tro, at landbrugsprodukter mærket MONTANA virkeligt vil komme fra USA.