RESUMÉ:
AN 2006 00010 – VR 2004 00843 – GRAN VIA Vino Tinto Vino
de Mesa <fig> - Forvekslelighed.
Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket GRAN VIA Vino Tinto Vino de Mesa med henvisning til, at det foreløbigt registrerede mærke er forveksleligt med indsigers figurmærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2006, den 30. november afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn,
Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)
følgende kendelse i sagen AN 2006
00010
Klage fra
GRUPO OSBORNE
S.A.
Spanien
v/
Bech-Bruun Advokatfirma
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. november 2005 vedrørende varemærket GRAN VIA Vino Tinto Vino de Mesa <fig>
for
Oenoforos AB
Sverige
v/ Albihns A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet udtaler:
Af de grunde, der er anført i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. november 2005, stadfæster ankenævnet styrelsens afgørelse.
Herefter
bestemmes:
Den påklagede afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Den 24. februar 2004 indleverede Albihns A/S på vegne af Oenoforos AB en ansøgning om registrering af figurmærket GRAN VIA Vino Tinto Vino de Mesa <fig>
for
Klasse 33: Vin.
Varemærket blev registreret den 11. marts 2004 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 24. marts 2004.
Bech-Bruun Dragsted fremsatte i brev af 24. maj 2005 på vegne Grupo Osborne, S.A., Spanien, indsigelse mod ovennævnte registrerings gyldighed efter varemærkelovens § 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.
Indsiger begrundede i brev af 24. maj 2004 indsigelsen med, at det yngre figurmærke, GRAN VIA (silhuet af tyr), VR 2004 00843, var forveksleligt med indsigers figurmærker:
· OSBORNE (silhuet af tyr), der var registreret som dansk varemærke, VR 1975 03430.
· (Silhuet af tyr) ansøgt som EU-varemærke nr. 866269.
Af Harmoniseringskontorets database fremgik det, at indsigers EU-varemærke nr. 866269 har været genstand for flere indsigelser.
Indsiger påberåbte sig også at have stiftet en rettighed ved brug til figurmærket (tyresilhuetten) for vin i Danmark. Indsiger fremsendte i den forbindelse materiale i breve af 24. maj 2004 og 7. april 2005, der viste brugen af mærket.
Indsiger anførte yderligere, at der var tale om et meget velkendt mærke i Spanien, og at beskyttelsesomfanget derfor burde udmåles bredt.
Til støtte for indsigelsen henvises til varemærkelovens §§ 3, 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 4, nr. 2.
Indsiger anførte nærmere i brev af 7. april 2005 om mærkernes forvekslelighed, at der var sammenfald af varer i klasse 33, og at der var den fornødne mærkelighed til stede, idet tyrehovedet i det angrebne mærke fremstod som et udsnit af indsigers figurmærke. Der var dermed risiko for forveksling, herunder at forbrugeren ville antage en forbindelse mellem mærkerne.
Indehaver bestred i brev af 30. september 2004, at mærkerne skulle være forvekslelige, idet GRAN VIA var den dominerende del af mærket, som forbrugeren naturligt hæftede sig ved. Endvidere var der ikke mærkelighed mellem indsigers Osborne-tyr og indehavers tyrehoved.
Indehaver afviste tillige, at indsigers varemærke var velkendt i Danmark.
Den 30. november 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge. Registreringen blev opretholdt.
Styrelsen anførte følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
Ifølge varemærkelovens § 3, nr. 2, kan en varemærkeret stiftes
”ved ibrugtagning af et varemærke her i
landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i
brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.”
Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, stk. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis:
”der er risiko for forveksling, herunder at
det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre
mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
Ifølge varemærkelovens § 15,
stk. 4, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis:
” der ved
brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke
eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt
tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt
tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen
af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af
det yngre mærke.”
3. Vurdering og konklusion
Indsigers mærke (1):
Registreringsnr.: VR 1975 03430
Registreret for: Klasse 33: vin, spirituosa og
likør.
Indsigers mærke (2):
Ansøgningsnr.:
EU nr. 866269
Ansøgt for bl.a.: Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Indehavers mærke:
Registreringsnr.: VR 2004 00843
Registreret for: Klasse
33: Vin.
3.a. Vurdering af påstand om
stiftelse af rettighed ved ibrugtagning
I sagen påberåber indsiger sig at have stiftet en
brugsbaseret rettighed i Danmark til mærket (silhuetten af en tyr) for vin.
Der er i sagen indsendt materiale til dokumentation for
brug. Materialet består bl.a. af
flaskeetiketter, visse brochurer og en tilbudsavis.
Det indsendte materiale er for hovedpartens vedkommende på engelsk og er ikke dateret. Endvidere ses tyresilhuetten ikke anvendt som varemærke alene men er placeret i sammenhæng med producentnavnet Osborne. Med hensyn til tilbudsavisen fra Strandberg Supermarked i Roskilde, som i øvrigt viser en meget utydelig gengivelse af mærket, er denne kun til lokal brug, og der kan derfor ikke lægges særlig vægt herpå.
Der er tillige
indsendt kopier af fakturaer. For så vidt angår disse er det kun de tre fra 27.
august 1998, 10. september 1998 og 16. december 1999, der overhovedet viser
silhuetten af tyren. Denne bruges dog også her i kombination med navnet Osborne.
Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at fakturaerne heller ikke viser, at tyresilhuetten bliver brugt som varemærke for vin.
Det er derfor ikke dokumenteret, at der er stiftet en varemærkeret efter varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
3.b. Vurdering af ligheden
mellem indsigers mærke (1) og indehavers mærke
Der er varesammenfald mellem
indsigers mærke, der bl.a. omfatter vin og det angrebne mærke, der ligeledes
omfatter vin.
Der er derimod ikke den fornødne mærkelighed til stede mellem indsigers danske registrering og det yngre mærke.
Indsigers figurmærke består af en tyr, der ses som en sort silhuet. På tyrens krop står med hvide bogstaver skrevet OSBORNE.
Indehavers figurmærke indeholder ligeledes en afbildning af en tyresilhuet, hvor kun hovedet og overkroppen er synlig. Derudover er der centralt i mærkets øverste del med store bogstaver skrevet GRAN VIA og med meget lille skrift det beskrivende Vinto Tinto og Vino de Mesa.
Det må lægges til grund, at både OSBORNE i indsigers mærke og GRAN VIA i indehavers mærke i sig selv er særprægede ord og dermed er det, som forbrugerne vil referere til ved omtalen af mærkerne. Vurderingen af mærkelighed må derfor tage udgangspunkt heri.
Der er ingen lydlig eller synsmæssig lighed mellem OSBORNE og GRAN VIA overhovedet.
Styrelsen finder derfor, at mærkerne adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden til, at der ikke er risiko for forveksling herunder at der ikke kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
3.c. Vurdering af ligheden
mellem indsigers mærke (2) og indehavers mærke
Der er varesammenfald mellem
indsigers ansøgte EU-varemærke, der omfatter alkoholholdige drikke (dog ikke
øl) og det angrebne mærke, der omfatter vin.
Der er derimod ikke den fornødne mærkelighed til stede.
I både det angrebne mærke og indsigers mærke er en tyresilhuet brugt som motiv. En lighed alene i de to mærkers motiv er ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere mærke-lighed. Ved bedømmelsen af mærkernes forvekslelighed skal der foretages en helhedsvurdering af de ligheder og forskelle, der fremtræder ved den samtidige iagttagelse af de to mærker.
Indsigers mærke, der er et rent figurmærke, består af en tyr, der har form som en sort silhuet. Mærket viser hele dyret med horn, krop og fire ben. Tyrens ansigt er derimod ikke synligt.
I det angrebne mærke ses kun tyrens hoved og overkrop. Hovedet har en anden udformning, idet det er muligt at se konturerne af dyrets ansigt med dets snude. Derudover er hornene anderledes, da de ikke er så runde og buede som på indsigers tyresilhuet.
Selvom indehavers tyresilhuet har en fremtrædende placering i mærket, er det styrelsens opfattelse, at der må lægges vægt på, at det yngre mærke ikke blot fremstår som et udsnit af indsigers mærke, men at der netop er en række forskelle mellem de to mærker med hensyn til opbygningen af figurelementet. Hertil kommer, at teksten GRAN VIA også er en væsentlig og stærk del af mærket, som der ikke kan bortses fra ved vurderingen.
Styrelsen finder derfor ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
3.d. Vurdering af
velkendthed
Uanset at indsigers mærke måtte være velkendt i Spanien og måtte have status af et kulturelt ikon også uden for Spanien, er det styrelsens opfattelse, at indsiger ikke har fremlagt nogen dokumentation for, at mærket skulle være velkendt i Danmark. Spørgsmålet om velkendthed vil derfor være uden betydning for mærkets beskyttelsesomfang i Danmark.
3.e. Konklusion
Eftersom der alene er sammenfald af varer i klasse 33, men ikke mærkelighed mellem indsigers mærker og det yngre mærke, finder styrelsen ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
Indsigelsen tages derfor
ikke til følge, og registreringen opretholdes.
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2….”
Ved brev af 30. januar 2006 indbragte Bech-Bruun Advokatfirma, på vegne af GRUPO OSBORNE S.A., Sverige, afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager fremførte følgende:
”…I medfør af Varemærkelovens § 46, stk. 1 indgiver jeg herved
Klage
over Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 30. november 2005, hvorefter den nedlagte indsigelse mod ovennævnte varemærkeregistrering ikke blev taget til følge.
Klagen indgives med henvisning til, at det foreløbigt registrerede varemærke, VR 2004 00843 – GRAN VIA (figurmærke) er i strid med klagers ældre rettigheder til et forveksleligt varemærke, jf. varemærkelovens §§ 3, 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 4, nr. 2.
Varesammenfald og mærke-lighed
Som fastslået af Patent- og Varemærkestyrelsen i indsigelsesafgørelsen, er der direkte varesammenfald, idet begge mærker omfatter vin i klasse 33. Styrelsen fandt imidlertid ikke, at der var tilstrækkeligt mærke-lighed, til at der kunne statueres forvekslelighed. Klager er ikke enig heri. Klager gør således gældende, at der foreligger mærke-lighed, ikke mindst under hensyn til klagers varemærkes status som kulturelt ikon, også uden for Spanien.
*****
I øvrigt henvises i det hele til under indsigelsessagen fremførte, herunder indsigelsesskrivelse af 24. maj 2004 samt klagers indlæg af 7. april 2005.
Klager er i færd med at foretage visse undersøgelser af betydning for beskyttelsen af klagers varemærke. På denne baggrund agter klager at indgive yderligere argumentation og eventuelt også yderligere dokumentationsmateriale i sagen for Ankenævnet. Klager skal hermed anmode om en frist hertil. …”
I brev af 6. marts 2006 fremkom klager med supplerende
bemærkninger:
”…Den aktuelle konflikt skal ses som et led i en større sammenhæng, idet der mellem parterne verserer tilsvarende konflikter i andre lande. I den forbindelse oplyses det således, at der i Tyskland verserer en ankesag, mens der ved Harmoniseringskontoret verserer en indsigelsessag mellem parterne vedrørende indklagedes EU-varemærkeansøgning.
Mærke-lighed
Det gøres fortsat gældende, at der er en klar mærke-lighed mellem klagers figurmærke og det foreløbigt registrerede mærke, idet begge mærker indeholder en markant tyre-silhuet med flere indbyrdes lighedspunkter. Som anført i mit indlæg af 7. april 2005 i indsigelsessagen (side 4), fremstår det foreløbigt registrerede varemærke som et udsnit af indsigers figurmærke i form af hoved og overkroppen af den samme tyr nemlig Osborne-tyren.
At der ikke er tale om en hvilken som helst tyr, fremgår bl.a. af tyrens udtryk. Klagers varemærkebeskyttede tyr har et tydeligt udtryk af ro, tillid og venlighed, dvs. egenskaber, der sjældent forbindes med tyre, bortset fra netop den tyr, der fremgår af klagers varemærke. Umiddelbart vil man ofte forbinde tyre med mere farlige egenskaber. I stedet for ro vil man ofte i forbindelse med tyre tænke på det modsatte, nemlig bevægelse. I stedet for tillid er det mere nærliggende at forbinde tyre med vildskab. Venlighed er næppe heller det første, der falder én ind, når talen er om tyre. Det vil snarere være det modsatte begreb, raseri.
Det forhold, at ansøger har valgt en tyr som varemærke-motiv, behøve ikke i sig selv at være i strid med klagers varemærkeret, jf. det i min skrivelse af 7. april 2005 (side 2) anførte om motivbeskyttelse. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at ansøger ikke alene har valgt et tyremotiv som varemærke, men derudover har valgt en tyr med netop det samme atypiske udtryk som klagers tyr. Hertil kommer, at ansøger – i lighed med klager – har valgt at vise tyren i sort silhuet. Alle disse lighedspunkter kan næppe bero på tilfældet.
Da klagers varemærke som tidligere anført er overordentlig velkendt, har det formodningen endog meget stærkt imod sig, at klager som konkurrerende virksomhed i branchen ikke skulle have sendt klager varemærke. I lyset af ovenstående tyder det på, at det er klagers varemærke, der har ligget til grund for udformningen af ansøgers varemærke.
Under disse omstændigheder er det klagers opfattelse, at det angrebne varemærke ikke er udtryk for ansøgers loyale mærkebrug, jf. Varemærkeloven med kommentarer af Koktvedgaard & Wallberg, 3. udgave, side 99, hvor det anføres: ”Motiv- eller meningsbeskyttelsen må imidlertid altid afgrænses ganske snævert, idet man ellers ville begrænse andres loyale mærkebrug alt for kraftigt”. Deraf følger også, at det netop citerede ikke vil være til hinder for, at nærværende klage tages til følge.
*****
I øvrigt henvises til det tidligere anførte, der fastholdes
i sin helhed….”
Ved brev af 15. maj 2006 har indklagede kommenteret klagers bemærkninger. Indklagede fremførte følgende:
”… I ovennævnte sag skal jer hermed på ansøgers vegne
fremkomme med følgende bemærkninger:
Det gøres fortsat gældende, at der ikke foreligger nogen
forvekslingsrisiko. Dette med henvisning til følgende:
Oenoforos AB vedholder, at deres
figurative element ikke er den samme tyr, som klager bruger. Desuden bruger
klager i hvert tilfælde et
billede af tyren i sin helhed, El Toro, hvilket
bestemt ikke er tilfældet her, hvor ansøger kun bruger et tyrehoved.
De eneste ligheder mellem ansøgers og klagers figurer er
motivet tyr/kvæg. Her bruger klager et billede af en tyr, hele tyren, uden
andre karakteristiske elementer end kampetyrens buede
horn. Ansøgers figurelement består af et tyrehoved, komplet med
snude og øje. Hornene på ansøgers tyr er heller ikke buede og runde som kamptyrens horn. Klagers beskrivelse af tyren og klagers
indtryk af, at ansøgers mærke prøver på at formidle ro og tillid kan ikke
umiddelbart udlæses af en silhuet af et tyrehoved. Forbrugeren vil, efter vores
mening, ikke få nogle andre associationer end dem, som
har været tilsigtede – produktet indeholder rødt vin fra Spanien.
På trods af klagers kommentar i skrivelse af 6. marts 2006 anser ansøger ikke, at der er noget bemærkelsesværdigt i, at ansøger har valgt at bruge en sort silhuet. Den sorte silhuet af et tyrehoved har som eneste formål at være en udsmykning og at referere til produktets oprindelsesland, Spanien. Den sorte silhuet har desuden det formål at rette forbrugerens opmærksomhed mod orddelen af mærket – GRAN VIA – og ikke et detaljeret farvebillede eller tegning af en tyr. I den sammenhæng vil jeg gøre opmærksom på den hyppige brug af forskellige silhuetter, som har til formål at knytte et produkt sammen med en vares oprindelsesland/region eller en vares evner. Som eksempel kan nævnes en sort heste-silhuet som et tegn på styrke og elegance = Ferrari, en sort puma som et tegn på smidighed og gode løbeevner = Puma, en sort elefant som et tegn på produkter fra Indien = Indiska, en silhuet af
en hest og en vogn med en betjent for at signalere elegance
og forfinethed = Hermes, en sort ræv for at signalere
et liv, der leves udendørs = Fjällräven, en isbjørn
som et bevis på gode evner til at holde varer kolde m.v. = Noorcool…
Listen kan gøres meget længere.
Som klager
korrekt har anført, verserer der i øjeblikket et par indsigelsessager mellem
parterne. Ansøger mistænker muligvis, at klager ønsker at friholde markedet
helt fra andre billeder af tyre, tyrehoveder m.v. Med hensyn til den
indsigelsessag, der verserer ved Harmoniseringskontoret tillader jeg mig at
citere klagers spanske fuldmægtiges skrivelse:
Ansøger kan kun forstå citaterne sådan, at klager anerkender,
at deres mærke ikke er velkendt i samtlige Europæiske lande:
”In our
case, the figure of the bull Osborne has not acquired renown or fame in all of
the countries of the European Union,….”
“It is
possible that in
“....
Klagers mærke er med garanti velkendt i Spanien, dog ikke på
det danske marked. På det danske marked har klager kun været i stand til at en vise
en meget begrænset virksomhed med hensyn til økonomi og produktudvalg. Virksomheden
har også været territorielt begrænset. Desuden har klagers tyr i hvert tilfælde
været brugt i sin helhed og med
navnet Osborne. Efter hvad ansøger kan se, har klager
aldrig brugt dele af sit figurmærke i nogen som helst sammenhæng – herunder ej i
forretningsøjemed.
Klagers bemærkninger om, at ansøger har valgt sin tyr ud fra klagers varemærke, og at brugen skulle være at se som illoyal tilbagevises bestemt. Ansøger har valgt en tyr udelukkende på baggrund af, at de fleste mennesker ser en stærk forbindelse mellem Spanien, sol, vin, tyre og tyrekamp. Ydermere giver tyren associationer til ferie med hygge og god vin. Som et lille eksempel på forbindelsen mellem tyre og Spanien vedlægger jeg som bilag 1:1-4 kopier af Time-Life’s kogebog SPAIN. Man har her valgt at bruge en tyresilhuet som et symbol for Spanien.
I øvrigt henviser jeg venligst til, hvad ansøger tidligere under indsigelsessagen, skrivelser af 30. september 2004 og 19. september 2005, har fremført hvilke argumenter fastholdes i sin helhed.
Det henstilles således at klagen ikke tages til følge og at
varemærkeregistrering nr. VR 2004 00843 GRAN VIA (fig.) bibeholdes….”
Den 21. juni 2006 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:
”…Varemærket GRAN VIA Vino
Tinto de Mesa
Som svar på Ankenævnets brev af 8. juni 2006 skal styrelsen udtale følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 30. november 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgøelse stadfæstes….”
Ved brev af 28. august 2006 kommenterede Bech-Bruun Advokatfirma på vegne af klager styrelsens udtalelser og fremførte følgende:
”…Med henvisning til indklagedes skrivelse af 15. maj 2006 skal jeg herved på klagers vegne fremkomme med følgende supplerende bemærkninger:
Det fastholdes, at der er en klar mærke-lighed mellem klagers figurmærke og det foreløbigt registrerede mærke. Klagers varemærkebeskyttede tyr er stærkt indarbejdet og yderst særpræget, blandt andet på grund af sit specielle udtryk. Det bestrides, at ”de eneste ligheder mellem ansøgers og klagers figurer er motivet tyr/kvæg”, som anført af indklagede i afsnit 4, side 1.
Mærke-ligheden skyldes ikke i sig selv det faktum, at indklagede har valgt en tyr som motiv. Udgangspunktet i dansk varemærkeret er jo, at der sjældent gives motivbeskyttelse, jf. Varemærkeloven med kommentarer af Koktvedgaard & Wallberg, 3. udgave, side 101. Heller ikke det faktum, at indklagede har valgt at afbilde tyren som en sort silhuet, er i sig selv tilstrækkeligt. Afgørende er imidlertid navnlig, at der – foruden de førnævnte lighedspunkter – er tale om den samme tyr eller i hvert fald en tyr med ganske samme usædvanlige udtryk, jf. mit indlæg af 6. marts 2006.
Indklagede har fremlagt uddrag af Time-Life´s kogebog SPAIN (jf. bilag 1:1-4). Det afvises, at det forhold, at en tyr er anvendt i forbindelse med illustrationer og madopskrifter i spansk kogebog, har betydning for nærværende sag. Der er for det første ikke vareidentitet, og for det andet er den illustrerede tyr i kogebogen en ”generisk” tyr og ikke den velkendte Osborne-tyr, som er klagers varemærkebeskyttede tyr. Indklagede har jo netop valgt et udsnit af en tyr med det særlige udtryk som klagers tyr, og ikke et udsnit af en ”generisk” tyr, jf. bilag 1:1-4.
Af samme grund kan indklagedes henvisning til brug af andre silhuetter heller ikke tillægges betydning.
*****
I øvrigt henvises til det tidligere anførte, der fastholdes i sin helhed….”
Indklagede har ikke kommenteret
sagen yderligere.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker den 30. november 2006