RESUMÉ:
AN 2007 00001 – VA 2004 03548 SOFTLOTION
<w> - Særpræg
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere ordmærket SOFTLOTION med den begrundelse, at mærket manglede særpræg. Mærket ”Softlotion” kan i klasse 3 angive, at der er tale om toiletpræparater til pleje og vask af huden og håret i form af tyndtflydende creme. I klasse 5 kan ”Softlotion” angive, at der er tale om topisk medicinske præparater til pleje og behandling af sygdomstilstande eller sygdomslignende tilstande i huden og håret i form af tyndtflydende creme. I klasse 3 og 5 kan resultatet af at anvende varen være, at man opnår en blød hud. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som stadfæstede den påklagede afgørelse.
KENDELSE:
År 2007, den 12. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn,
følgende kendelse
i sagen AN
2007 00001 SOFTLOTION <w> -
Særpræg
Johnson & Johnson
USA
v/ Chas. Hude A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2006 vedrørende afvisning af registrering af ordmærket
SOFTLOTION i VA 2004 03548.
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 23. maj 2007.
For klageren mødte cand.jur. Ellen Breddam, der fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.
Ankenævnet udtaler:
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde, og da det over for Ankenævnet anførte ikke kan føre til andet resultat stadfæstes den påklagede afgørelse.
Herefter
bestemmes:
Den påklagede afgørelse stadfæstes.
Sagens baggrund:
Den 10. september 2004 ansøgte Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson
om registrering af ordmærket SOFTLOTION for:
Klasse 03: Toiletpræparater til pleje og vask af huden og håret.
Klasse 05: Topisk medicinske præparater til pleje og behandling af sygdomstilstande eller sygdomslignende tilstande i huden og håret.
Ved brev af 1. oktober 2004 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson, at varemærket ikke har det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres. Styrelsen forklarede nærmere:
”… Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at "Soft" på engelsk betyder blød, og at lotion i Politikens Store Ordbog betyder "tyndtflydende creme". Mærket "Softlotion" kan i klasse 3 angive, at der er tale om, toiletpræparater til pleje og vask af huden og håret i form af tyndtflydende creme. I klasse 5 kan "Softlotion" angive, at der er tale om topisk medicinske præparater til pleje og behandling af sygdomstilstande eller syg-domslignende tilstande i huden og håret i form af tyndtflydende creme.
Efter Styrelsens nye praksis vil varemærker, som beskriver eller angiver resultatet ved brugen af et produkt, være uden særpræg. Det er Styrelsens opfattelse, at Deres mærke ”Softlotion” kan angive, at man kan opnå en blød hud og blødt hår ved brug af Deres produkter.
Mærket vil være vildledende for visse toiletpræparater og medicinske præparater.
De må derfor begrænse Dem til varer, som mærket har særpræg for, og som det ikke er vildledende for.
Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 13, stk. 2, som ikke giver mulighed for at opnå eneret til varemærker, som direkte beskriver varens anvendelse. Det vil sige, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis det direkte beskriver anvendelsen af de varer som der er søgt for.
Styrelsen har tidligere afslået følgende tilsvarende mærker:
VA 1988 07826 Softness i klasserne 3 og 5.
Selv om det ikke er muligt umiddelbart at opnå eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis mærket er indarbejdet i Danmark, og De kan dokumentere dette.
Vi anser et mærke for indarbejdet, når det er almindeligt kendt som kendetegn for ansøgerens varer eller tjenesteydelser. Mærket skal derfor være brugt intensivt eller i en lang periode som varemærke for de varer eller tjenesteydelser, som det søges registreret for.
De kan dokumentere, at mærket er indarbejdet, f.eks. ved at indsende en udtalelse fra en brancheorganisation eller en markedsundersøgelse. Har mærket været brugt gennem en længere periode, kan dokumentationen bestå af materiale i form af annoncer, brochurer, fakturaer og lignende. Materialet skal være dateret.
De bør være opmærksom på, at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logo-mæssig eller grafisk udformning. Herved opnår De dog ikke eneret til ord, der er i mærket, men kun til mærket i dets helhed. Hvis De ønsker Deres mærke registreret i en sådan udformning, må De indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved undersøgelsen af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for registrering af dette mærke…”
Ved brev af 3. oktober 2005 anmodede Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson styrelsen om at genoverveje sagen. Ansøger anførte følgende:
”... Med henvisning til styrelsens breve af 21. oktober 2004 og 3. februar 2005 skal vi høfligst anmode styrelsen om at genoverveje sagen.
Styrelsen fandt i de nævnte breve, at varemærket ikke havde det til registrering nødvendige særpræg, og henviste bl.a. til, at både SOFT og LOTION har en kendt betydning.
Vi er enige med styrelsen i, at både SOFT og LOTION har en kendt betydning, men sammensætningen af SOFT og LOTION giver efter vores mening mærket særpræg, idet det er unaturligt at tale om, at en LOTION kan være ”soft” eller ”mere soft” i forhold til andre lotions.
Samtidig viser en søgning i Patent- og Varemærkestyrelsens eget register, at mærker indeholdende ”soft + noget mere” tidligere er blevet accepteret til registrering, og vi skal i den forbindelse bl.a. nævne:
SOFT SCOOP i klasse 30 for ”spiseis, herunder flødeis og mælkeis”.
SOFT SHAVE i klasse 03.
BABY SOFT i klasse 05 og 16.
SOFT WEAR i klasse 03 for ”Parfume, toiletvand; geleér og salte (ikke medicinske) til kar- og brusebade; toiletsæbe; kropsdeodoranter; kosmetiske præparater, nemlig cremer, mælke, lotioner, geleér og pudder til ansigt, krop og hænder; kosmetiske solpræparater; make-up præparater; shampoo; æteriske olier til personlig brug; tandplejemidler.”
SOFT BUDS i klasse 21 for ”ikke-slibende skuresvampe og -puder”.
SOFT
COMPACT i klasse 03 for “cosmetic products, namely creams, including make-up
creams, milks, lotions and gels for de face, body and hands; tanning and
after-sun milks, gels and oils (cosmetic products).
Alle mærker er ordmærker, og kopi af registreringsudskrifter er vedlagt.
Med henvisning til de allerede accepterede mærker, indeholdende orddelen ”SOFT”, skal vi derfor henstille, at styrelsen genovervejer sagen og fremmer vores klients varemærke til registrering…”
Ved brev af 4. november 2005 besvarede styrelsen henvendelsen fra Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson. Styrelsen fastholdt vurderingen om, at mærket mangler særpræg, og mente ikke at de nævnte eksempler er analoge. Styrelsen anførte endvidere:
”… Vi mener, at mærket kan angive egenskab ved varen, idet der kan være tale om en tyndtflydende creme der er blød eller har blødgørende egenskaber.
I den anledning skal vi meddele følgende vedrørende de påberåbte registreringer:
VR 1976 03187 Soft Scoop i klasse 30 for ”spiseis, herunder flødeis og mælkeis”. Soft betyder som bekendt blød, (engelsk ordbog) og ”scoop” betyder bl.a. øse, skovl og portionsske. Sammensat skulle det altså betyde ”en blød portionsske, en blød øse, en blød skovl”, og er således ikke beskrivende for spiseis, herunder flødeis og mælkeis.
VR 1997 03037 Soft wear i klasse 3 for Parfume, toiletvand; geléer og salte (ikke medicinske) til kar- og brusebade; toiletsæbe; kropsdeodoranter; kosmetiske præparater, nemlig cremer, mælke, lotioner, geléer og pudder til ansigt, krop og hænder; kosmetiske solpræparater; make-up præparater; shampoo; æteriske olier til personlig brug; tandplejemidler. Soft betyder som bekendt blød, (engelsk ordbog) og ”wear” betyder bl.a. ”have på” (engelsk ordbog). Sammensat skulle ”Soft wear” betyde ”blød at have på”, hvilket ikke er beskrivende for de varer der er søgt for…”
Ved brev af 3. marts 2006 anmodede Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson på ny styrelsen om at overveje sagen endnu en gang. Klager fremkom med følgende:
”… Først og fremmest vil jeg gerne gøre opmærksom på, at styrelsens begrundelse for, at mærket SOFTWARE sammensat af SOFT, som betyder blød, og WARE, som i sammensatte ord betyder -varer eller -tøj, ikke bliver anset for beskrivende, er parallel med den argumentation, som jeg fremførte i mit seneste brev.
Det er min vurdering, at det er lige netop denne type argumentation, som gør sig gældende for min klients varemærke, hvor SOFT, som nævnt betyder blød, og LOTION som nævnt betyder lotion. At tale om ”blød lotion”, giver ikke mening.
Samtidig skal jeg henvise til, at følgende mærker tidligere har været accepteret til registrering af Patent- og Varemærkestyrelsen:
· VA 1984 00553 SOFT SHAVE (ordmærke), klasse 03
· VA 1982 00840 SOFT-TEX (ordmærke), klasse 03
· VA 1984 06112 SOFT OPTION (ordmærke), klasse 03
· VA 1982 00552 SOFT SENSE (ordmærke), klasse 03
· VA 1978 01833 FREE N’SOFT (ordmærke), klasse 03
· VA 1980 03854 ALL WAYS SOFT (ordmærke), klasse 03
· VA 1973 01366 SOFT SPOT (ordmærke), klasse 03,
· VA 1982 03018 HANDY-SOFT (ordmærke), klasse 03
· VA 1980 00829 SOFT-SPLASH (ordmærke), klasse 03
· VA 1985 00324 SOFT LINE (ordmærke), klasse 03
· MP743860 SOFT COMPACT (ordmærke), klasse 03
· VA 2003 01563 SOFT CARE (ordmærke), klasse 03, 05, 21
Alle disse mange allerede registrerede mærker i klasse 03 indeholdende ordet SOFT samt enten et verbum eller et substantiv indikerer over for mig, at praksis er, at mærker indeholdende SOFT og noget mere som udgangspunkt er blevet accepteret til registrering også i klasse 03.
Jeg skal derfor henstille til, at Patent- og Varemærkestyrelsen også fremmer min klients varemærke til registrering og således frafalder henvisningen til manglende særpræg…”
Ved brev af 6. oktober 2006 anmodede Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson styrelsen om formelt at afslå at registrere varemærket, idet klienten ville indbringe sagen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
Ved brev af 2. november 2006 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen ansøger, at styrelsen afslog ansøgningen, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres, idet det kan angive, hvordan varen anvendes.
Styrelsen forklarede nærmere:
”… Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at "Soft" på engelsk betyder blød og at lotion i Politikens Store Ordbog betyder "tyndtflydende creme". Mærket "Softlotion" kan i klasse 3 angive, at der er tale om, toiletpræparater til pleje og vask af huden og håret i form af tyndtflydende creme. I klasse 5 kan "Softlotion" angive, at der er tale om topisk medicinske præparater til pleje og behandling af sygdomstilstande eller sygdomslignende tilstande i huden og håret i form af tyndtflydende creme. I klasse 3 og 5 kan resultatet ved at anvende varen være, at man opnår en blød hud.
Vi har truffet afgørelsen i medfør af varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13...”
Denne afgørelse indbragte Chas. Hude A/S på vegne af Johnson & Johnson ved brev af 2. januar 2007 med bilag for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager anførte følgende:
”… Sagsfremstilling
Den 10. september 2004 blev der indsendt ansøgning på vegne min klient for registrering af ordmærket SOFTLOTION for specifikke varer i klasse 03 og klasse 05.
Efterfølgende den 1. oktober 2004 modtog vi et foreløbigt afslag fra Patent og Varemærkestyrelsen og afslaget begrundes med, at min klients varemærke er beskrivende, da sammensætningen af SOFT og LOTION, som efter styrelsens overbevisning betyder ”blød” og ”tyndtflydende creme”, kan angive det resultat man opnår ved at bruge produkter under dette navn, nemlig at man får en blød hud eller hår ved brugen af mærket. Samtidig henviser styrelsen til, at man tidligere har afslået varemærket SOFTNESS i klasse 03 og 05.
Ved brev af 3. oktober 2005 argumenterer vi på vegne vores klient imod denne foreløbige afgørelse fra styrelsen. I dette brev henviser vi blandt andet til, at sammensætningen giver mærket særpræg samt, at der er flere analoge varemærker i det Danske varemærkeregister, som er accepteret uden tilsvarende indvendinger.
Ved brev af 4. november 2005 fastholder Patent og Varemærkestyrelsen atter deres afgørelse, og i afgørelsen tilbageviser de to af de nævnte analoge mærker nemlig SOFT SCOOP og SOFT WEAR. Særligt i forhold til SOFT SCOOP siger styrelsen, at det ikke vil være naturligt at oversætte det med en blød portionsske. Styrelsen ser efter vores overbevisning bort fra deres egen argumentationskæde, hvorefter mærket vil kunne beskrive resultatet, nemlig at isen er ”blød” at ”øse”.
Ved brev af 3. marts 2006 argumenterer vi yderligere en gang og indsender endnu flere eksempler på analoge mærker som tidligere er accepteret i Danmark.
Med brev af 8. juni 2006 fastholder Patent og Varemærkestyrelsen endnu en gang, dog uden at kommentere på de af os fremhævede varemærker. Styrelsen henviser dog til endnu et varemærke, som er afvist med henvisning til mangel på særpræg nemlig varemærket SOFT CREPE samt henviser til, at min klients varemærket er afslået fra registrering ved henholdsvis Harmoniseringskontoret i Alicante samt den engelske patent og varemærkemyndighed.
Da min klient ikke mener, at det er muligt at overbevise Patent og Varemærkestyrelsen uanset, at vi har henvist til talrige analoge varemærker, har jeg derfor valgt i dag at indbringe vurderingen af min klients varemærke for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.
Påstand
Ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker er vores påstand således, at min klients varemærket har særpræg uanset, at det er et suggestivt mærke, og at det som følge heraf bør kunne accepteres for de søgte varer til registrering uden indvendinger.
Først og fremmest vil jeg gerne fremhæve, at uanset, at min klients varemærke er opbygget ved sammensætning af to almindelige engelske ord, ord som også vil være kendt af en bredere befolkningsgruppe i Danmark, er denne sammensætning ikke naturlig og vil heller ikke for de danske forbrugere blive opfattet som en naturlig eller beskrivende sammensætning. Ordet SOFT kan blandt andet oversættes til ”blød”, men også til ”dæmpet”, ”blid”, ”dum”, ”svag” og ”magelig”. Derimod kan LOTION som substantiv kun oversættes med ”lotion”. Som jeg har nævnt tidligere i min argumentation over for Patent og Varemærkestyrelsen er jeg således enig i, at både SOFT og LOTION har en kendt betydning, men sammensætningen også for de bevidste danske forbrugere giver efter vores bedste overbevisning mærket særpræg, idet det er helt unaturligt at tale om, at en lotion kan være ”soft” / ”blød”, ”blid” eller ”mere blød / blidere” i forhold til andre lotions.
Det vil den bevidste danske forbruger også være bekendt med og vil derfor se denne sammensætning som et kendetegn og ikke som en beskrivelse af produktet.
I argumentationen over for Patent og Varemærkestyrelsen har jeg tidligere fremsendt eksempler på analoge varemærker, som er blevet accepteret til registrering uden indvendinger, og som basalt set er opbygget på samme måde som min klients varemærke. Jeg tillader mig derfor bl.a. at nævne følgende eksempler på tidligere accepterede varemærker:
· VA 1996 05039 SOFT BUDS (ordmærke), klasse 21
· MP734240 SOFTFEEL (ordmærke), klasse 08, 16
· MP743860 SOFT COMPACT (ordmærke), klasse 03
· VA 1975 03866 SOFT SCOOP (ordmærke), klasse 30
· VA 1978 02633 SOFT-PAD (ordmærke), klasse 09
· VA 1982 00840 SOFT-TEX (ordmærke), klasse 03
· MP288777 SKIN-SO-SOFT (ordmærke), klasse 03
Til ankenævnets orientering vedlægger jeg som bilag 1 kopi af disse registreringer, hvoraf det blandt andet fremgår, at der ikke har været indvendinger for så vidt angår særpræg.
Samtidig vedlægger jeg som bilag 2 en udskrift fra Patent og Varemærkestyrelsens hjemmeside, som viser, at en søgning på SOFT giver 484 referencer. Af disse er 85 referencer i forhold til varemærker ansøgt i klasse 03. Ved den mængde varemærker indeholdende mærkedelen SOFT, der er søgt i klasse 03, må min klients varemærke således anses for at være svagt, men der kan ikke sættes lighedstegn med, at det også er uden særpræg.
Ud over de ovenfor nævnte varemærker vil jeg særligt fremhæve følgende varemærker, som jeg mener, er endnu mere analoge end de allerede nævnte, idet de er opbygget ved sammensætning af ordet SOFT med et substantiv på samme måde som min klients varemærke, nemlig følgende varemærker:
· VA 2006 02163 SOFTBATCH (ordmærke), klasse 02, 17
· VA 1993 00349 SOFTCURL (ordmærke), klasse 03
· VA 1997 04685 SOFTWEAR (ordmærke), klasse 25
· VA 1999 02654 SOFTSPEED (ordmærke), klasse 21
· VA 2002 02181 SOFTWASH, (ordmærke), klasse 03, 05
· VA 1992 06704 SOFTBAG, (ordmærke), klasse 10
Registerudskrift af ovennævnte varemærker vedlægges som bilag 3, således at, ankenævnet kan se, hvilke produkter varemærkerne er registreret for.
Af ovennævnte varemærker skal jeg særligt fremhæve SOFTWASH, som også indehaves af min klient. Dette varemærke er som nævnte registreret uden indvendinger om særpræg. Derimod blev varemærket mødt med en indsigelse fra E. Tjellesen A/S, hvor der henvises til, at varemærket skulle være forveksleligt med E. Tjellesen A/S’ ældre rettigheder til varemærket SOFT-SPLASH. I styrelsens afgørelse, som vedlægges som bilag 4, fremgår det blandt andet under afsnittet mærkelighed, side 4, at:
”Parternes mærker er registrerede som ordmærker. Begge mærker består af
eksisterende ord, SOFTWASH, der betyder ”blød vask” og SOFT-SPLASH, der bl.a.
kan oversættes som ”blødt plask”. I forhold til de varer, der efter styrelsens
opfattelse er sammenfald for, nemlig shower-gel, er der tale om stærkt
suggestive og svage mærker, der giver associationer om et blødt, behageligt
brusebad.
….
Skønt der er en vis visuel lighed mellem mærkerne, er det styrelsens opfattelse, at den begrebsmæssige forskel sammenholdt med, at der er tale om svage mærker betyder, at mærkerne ikke ligner hinanden.”
I denne afgørelse, som er dateret den 10. januar 2005, altså efter min klients ansøgningsdato, og hvor styrelsen havde mulighed for af egen drift at genoverveje om min klients varemærke havde særpræg, finder man således, at mærket er stærkt suggestivt og svagt, men at det har særpræg.
Endelig har Patent og Varemærkestyrelsen i deres korrespondance også henvist til, at min klients identiske varemærke er afvist fra registrering henholdsvis hos Harmoniseringskontoret i Alicante og den engelske varemærkemyndighed, hvortil jeg har følgende kommentarer.
Det er ganske korrekt, at min klients identiske varemærke SOFTLOTION er afslået fra registrering ved Harmoniseringskontoret, men sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet, da min klient har indbragt sagen for Retten i Første Instans. For så vidt angår min klients identiske varemærke i England kan jeg oplyse, at det er korrekt, at min klients varemærke SOFTLOTION ansøgt den 3. august 2004 blev afslået, da min klient valgte ikke at svare på et officielt brev. Efterfølgende har min klient dog den 27. maj 2005 indleveret en identisk ansøgning, samme mærke, samme varer, og denne ansøgning er blevet accepteret af de engelske myndigheder og nu offentliggjort med henblik på indsigelse. Til styrelsens orientering vedlægger jeg som bilag 5 kopi af udskrift fra den engelske myndigheds hjemmeside visende de netop nævnte detaljer.
Det faktum at de engelske myndigheder har accepteret varemærket SOFTLOTION til registrering uden indvendinger om manglende særpræg, særligt i lyset af, at der er tale om et engelsksproget varemærke, og særligt i lyset af, at Danmark og England har en sammenlignelig praksis, hvor Danmark ikke bør være strengere i deres vurdering end den engelske myndighed, skal jeg anmode ankenævnet om at tage disse oplysninger med ind i overvejelserne.
Konklusion
Efter min bedste overbevisning bør sammensætningen af ordet SOFT med ordet LOTION alene anses for at være suggestiv og ikke direkte beskrivende i forhold til de søgte varer, hvorfor jeg henstiller til, at Ankenævnet omgør Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2006. Intet steds i varemærkeloven står, at suggestive ord ikke kan accepteres til registrering, og netop definitionen af, hvad et suggestivt ordmærke er, nemlig ord, der er dannet af forkortede versioner af kendte ord, der får tanken ledt hen i en bestemt retning, er medvirkende til, at de ligger meget tæt på grænsen til særpræg. Jeg henviser i den forbindelse blandt andet til ”Den Kommenterede Varemærkelov”, side 149, 2. afsnit.
Som også nævnt ovenfor har jeg ved min søgning i Patent og Varemærkestyrelsens eget register fundet talrige varemærker, som er analoge med min klients varemærke, hvorfor min klient også stiller sig lidt uforstående over for, hvorfor mærker som SOFTCURL søgt i klasse 03 eller SOFTWASH ansøgt af min klient kan accepteres til registrering, hvorimod SOFTLOTION ikke kan accepteres.
Endelig skal jeg igen henvise til, at det identiske varemærke er registrering af de engelske myndigheder samt, at man i Danmark har en praksis for, særligt når det drejer sig om varemærker, som er accepterede i mærkets naturlige hjemland, også at acceptere dette mærke til registrering i Danmark.
Med henvisning til ovenstående skal jeg derfor høfligst anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at fremme min klients varemærke SOFTLOTION til registrering og frafalde enhver henvisning til manglende særpræg…”
Ved brev af 12. januar 2007 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:
”… Styrelsen afslog ved brev af 2. november 2006 ansøgning om registrering af varemærket SOFTLOTION for varer i klasse 3 og 5, nemlig:
Klasse 3: Toiletpræparater til pleje og vask af huden og håret.
Klasse 5: Topisk medicinske præparater til pleje og behandling af sygdomstilstande eller sygdomslignende tilstande i huden og håret.
Som begrundelse for afslaget blev angivet, at mærket SOFTLOTION i relation til de ansøgte varer i klasse 3 og 5 dels kan angive, at der er tale om en tyndtflydende creme, og dels kan angive, at resultatet ved at anvende varen kan være, at man opnår en blød hud.
Styrelsen har således vurderet, at sammensætningen af de to beskrivende betegnelser SOFT og LOTION ikke medfører en neologisme, der i sig selv har særpræg. Således medfører ordsammensætningen SOFTLOTION ikke en sådan usædvanlig kombination af ord – dette såvel i syntaktisk som semantisk henseende – at SOFTLOTION må anses for at udgøre mere end summen af ordene SOFT og LOTION.
Styrelsen finder ikke derfor anledning til at ændre denne vurdering, idet den til fulde er i overensstemmelse med såvel Ankenævnets praksis som praksis fra EF-domstolen og Retten i første instans.
Således skal styrelsen henvise til, at Ankenævnet i kendelse af 25. juni 1991 i sagen V 17/91 fandt, at det sammensatte ordmærke WONDERLOTION er uden særpræg for alle varer i klasse 3 og 5.
Hertil kommer, at EF-domstolen og Retten i første instans i en række afgørelser har præciseret, hvorledes ordsammensætninger skal vurderes i forhold til varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra c, og varemærkeforordningens art 7, stk. 1, litra c.
Vi skal i den forbindelse særligt fremhæve præmis 96-102 i EF-domstolens besvarelse i sagen C-363/99 vedr. mærket POSTKANTOOR. Heri anføres bl.a., at det for anvendelsen af varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra c, ikke er tilstrækkeligt, at de sammensatte ordbestanddele hver for sig er beskrivende, idet det sammensatte ord i sig selv skal være beskrivende. Dog anføres videre, at det er hovedreglen, at såfremt ordsammensætningen består af beskrivende betegnelser, så anses sammensætningen i sig selv at forblive beskrivende. Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der kun fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varernes egenskaber.
For at en ordkombination, der består af en sammensætning af beskrivende betegnelser, kan have særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, er det således en betingelse, at sammensætningen af betegnelserne resulterer i en ordkombinationen, der udgør mere end summen af de sammensatte ord. Dette kriterium kan f.eks. være opfyldt, såfremt sammensætningen resulterer i et ord, der har en selvstændig betydning, eller hvis sammensætningen i syntaktisk henseende må anses for usædvanlig.
På tilsvarende vis anfører EF-domstolen i præmis 41 i besvarelse af 12. februar 2004 i sagen C-265/00 vedrørende mærket BIOMILD følgende:
”Således er et varemærke, der består af en neologisme, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er indgivet ansøgning om registrering, selv beskrivende for de disse egenskaber i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), medmindre der er en tydelig afvigelse mellem neologismen og den blotte sum af de bestanddele, den er sammensat af. Dette forudsætter, at neologismen – på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser – skaber et indtryk, der ligger tilstrækkelig fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, således at den er mere end summen af de nævnte bestanddele.”
De kriterier, der således af EF-domstolen er lagt til grund i ovennævnte sager for vurderingen af sammensatte mærker, ses også anvendt i en række andre afgørelser, herunder følgende:
C-37/03 P – BioID
T‑178/03 og T-179/03 – DIGIFILM og DIGIFILMMAKER
T-19/04 – PAPERLAB
T-367/02 – T-369/02 – SnTEM, SnPUR og SnMIX
T-439/04 – EUROHYPO
T-387/03 – BIOKNOWLEDGE
T-173/03 – NURSERYROOM
T-356/00 – CARCARD
Når de ovenfor omtalte kriterier for vurdering af neologismer anvendes i forhold til mærket SOFTLOTION står det klart, at ordet SOFT, der bl.a. betyder ”blød”, ”blid”, ”mild” og ”biologisk nedbrydelig”, i sig selv er beskrivende for de ansøgte varer, idet det bl.a. kan angive at varen er blød/mild/blid, og at anvendelsen af varen kan resultere i en blød hud. Ligeledes er LOTION beskrivende, idet der blot er tale om en artsbetegnelse, dette både på dansk og engelsk.
Vurderes mærket SOFTLOTION i sin helhed kan dette således oversættes til bl.a. ”blød lotion”, ”blid lotion”, ”mild lotion” og ”biologisk nedbrydelig lotion”, hvilket alle er betydninger, der må anses for almindeligt kendte af danske forbrugere, ligesom de må anses for egnet til anvendelse som beskrivende betegnelser ved markedsføringen af varer i klasse 3 og 5. Ordsammensætningen må anses for at følge almindelige leksikale regler, såvel på dansk som på engelsk, hvorfor sammensætningen ikke kan anses for at udgøre mere end summen af bestanddelene SOFT og LOTION.
Vi skal på denne baggrund fastholde, at det ansøgte mærke SOFTLOTION er uden særpræg, idet det kan være direkte beskrivende for de ansøgte varer i klasse 3 og 5, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.
Med disse yderligere bemærkninger skal vi således henstille til, at Ankenævnet stadfæster styrelsens afgørelse af 2. november 2006…”
Klager Johnson & Johnson ved Chas. Hude A/ har i brev af 7. februar 2007 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse. Følgende blev fremført:
”… Det er med beklagelse, at jeg har gennemlæst denne udtalelse fra Patent og Varemærkestyrelsen, idet den i princippet er en overordnet teoretisk gennemgang af praksis i forhold til en særlig type af ordmærker.
I høringssvaret tages der således ikke selvstændig stilling til de af os fremførte argumenter, så som utallige eksempler på analoge varemærker, som er accepteret af Patent og Varemærkestyrelsen uden indvendinger, og henvisningen til at min klients identiske varemærke SOFTLOTION er accepteret af de engelske myndigheder til registrering uden indvendinger.
Som fremført af Patent og Varemærkestyrelsen både i deres høringssvar men også i tidligere korrespondance er det korrekt, at min klients varemærke er opbygget ved at sammensætte to ord, som er ganske almindelige og ofte anvendte i Danmark, og som er kendt af den brede befolkning.
Dog er vi uenige med styrelsen om, at netop denne sammensætning er direkte beskrivende i forhold til de søgte varer, i hvert tilfælde ikke uden at der skal gøres et mentalt spring.
I styrelsens afslag henvises til at mærket SOFTLOTION ”dels kan angive, at der er tale om en tyndtflydende creme, og dels kan angive at resultatet ved at anvende varen kan være, at man opnår en blød hud”.
Begge disse begrundelser har min klient og jeg svært ved at forholde os til, særligt da den første begrundelse ser helt bort fra ordet SOFT i varemærket (lotion betyder i sig selv ”tyndtflydende creme”) og ved den anden begrundelse skal der et tankespring til før man kan komme til dette resultat.
Netop fordi betydningen af ordene SOFT og LOTION er kendt i Danmark, vil de fleste forbrugere formentligt ”oversætte” varemærket SOFTLOTION til ”blød tyndt flydende creme”. Sådan en ”oversættelse” er reelt volapyk, da den ene creme/lotion ikke kan være ”mere blød” end en anden, hvilket også vil være forbrugerne bekendt.
Vi skal derfor fastholde, at sammensætningen af ordet SOFT med ordet LOTION bør alene anses for at være suggestivt og ikke direkte beskrivende i forhold til de søgte varer, og vi henstiller atter til, at Ankenævnet omgør Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2006…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 12. juni 2007.