RESUMÉ:

AN 2008 00005 – VA 2006 05209 TOGO <w> - særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere ordmærket TOGO, for de ansøgte varer i klasse 30, idet ordmærket mangler særpræg. Der henvises i den forbindelse til Varemærkelovens § 13, stk.2, som ikke giver mulighed for at få eneret til et varemærke, som kan angive en geografisk oprindelse. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen med styrelsens begrundelse.

KENDELSE:

År 2008, den 22. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2008 00005

Klage fra

Barilla G. E R. Fratelli - Societa Per Azioni

Italien

v/Internationalt Patent-Bureau A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. januar 2008 om afslag på registrering af VA 2006 05209 TOGO <w>

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 22. september 2008. For klageren mødt advokat Ida Dinesen sammen med juridisk konsulent Danijel Randau. Patent- og Varemærkestyrelsen var repræsenteret ved chefkonsulent Mikael Francke Ravn.

Advokat Ida Dinesen fremlagde påstandsdokument og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed.

Chefkonsulent Mikael Franke Ravn kommenterede og redegjorde for styrelsens afgørelse, som han nærmere begrundede.

Ankenævnet udtaler:

3 voterende (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Steffen Gulmann) udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde, og da det for ankenævnet fremkomne ikke kan føre til et andet resultat, stemmer vi for at stadfæste den påklagede afgørelse.

1 voterende (Sten Juul Petersen) udtaler:

Varemærkelovens § 13, stk. 2 må undergives en konkret fortolkning. Havde det været lovgivers mening helt at udelukke f.eks. navne på suveræne stater fra registrering, burde det fremgå direkte af lovteksten. Jeg kan tilslutte mig de af klager fremførte synspunkter. Også jeg finder det lidet sandsynligt, at omsætningskredsen vil opfatte den varemærkemæssige brug af TOGO for de ansøgte varer som ensbetydende med, at varerne har oprindelse i staten TOGO. Jeg er derfor enig med klager i, at TOGO har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres for de ansøgte varer i kl. 30.

Som følge heraf stemmer jeg for at omgøre den påklagede afgørelse, således at VA 2006 05209 tillades registreret som ansøgt.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal, hvorefter den påklagede afgørelse stadfæstes.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 5. oktober 2006 indleverede Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Barilla G. E R. Fratelli - Società per Azioni, Italien, en ansøgning om registrering af ordmærket TOGO <w> for

Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, biskuitter, kager konditori- og konfekturevarer, spiseis.

Ansøgningen er konverteret fra en EU-varemærkeansøgning nummer 001125921 indleveret den 1. april 1999.

I brev af 18. januar 2008 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgningen med følgende begrundelse:

”…Afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke TOGO

Du bad os i dit brev fra den 18. december 2007 at sende dig en endelig afgørelse. I dit brev var der ikke yderligere kommentarer til vores afgørelse.

Togo er en selvstændig stat, og kan for de ansøgte varer, angive deres oprindelse. Derfor afvises registreringen af mærket jf. varemærkelovens § 13 stk. 2.

I forhold til dit brev af 22. august 2007 vil vi gerne pointere, at vores praksis for ordmærker, der består af navne på lande eller selvstændige stater, var den samme både før og efter vores justering af registreringspraksis for blandt andet de geografiske angivelser. Det er derfor ikke afgørende for udfaldet af vores afgørelse, hvornår ansøgningen blev indleveret eller hvilken prioritet den har.

Ifølge vores praksis for landenavne eller selvstændige stater, sondres der ikke mellem hvorvidt landet/staten er kendt for deres produkter, hvor mange forbrugere i Danmark der kender til landet eller statens eksistens, eller hvor langt væk landet/staten ligger fra Danmark.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2…”

Ved brev af 5. marts 2008 ankede Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Barilla G. E R. Fratelli, SpA, Italien, Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at afgørelsen omgøres og at VA 2006 05209 accepteres til registrering.

Klager begrundede anken som følger:

”…ANKE

Under henvisning til Varemærkelovens § 46 skal vi hermed på vegne af Barilla G. e R. Fratelli SpA påklage den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse f 18. januar 2008 i ovennævnte sag, jf. vedlagte kopi af afgørelsen (bilag 1), hvorved VA 2006 05209 afvises fra registrering på grund af manglende særpræg.

PÅSTAND

Den af styrelsen trufne afgørelse omgøres derhen, at VA 2006 05209 TOGO accepteres til registrering.

ANBRINGENDER

Varemærket TOGO er ikke udelukket fra registrering, idet der er i besiddelse af fornødent særpræg til at kunne registreres.

ANKEBEGRUNDELSE

Ved brev af 18. januar 2008 afviste Patent- og Varemærkestyrelsen at registrere TOGO på grund af manglende særpræg. TOGO var ansøgt i klasse 30 for ”mel og næringsmidler af korn, biskuitter, kager, konditori- og konfekturevarer, spiseis”.

Styrelsen fastholdt under henvisning til Varemærkelovens § 13, stk. 2, at TOGO ikke kan registreres, idet mærket angiver en geografisk oprindelse. Ifølge Styrelsen kan mærket, som følge af at der er en geografisk oprindelse, angive, at de ansøgte varer stammer fra Togo. Derimod har Styrelsen ikke fundet, at mærket på nogen måde var geografisk vildledende, men udelukkende, at det manglede særpræg, jf. bilag 1.

Inden Styrelsens afslag indleverede vi den 22. august 2007 argumentation for, at varemærket burde registreres (bilag 2).

Styrelsens afvisning hertil af 6. september 2007 vedlægges (bilag 3).

Vi er opmærksomme på, at Patent- og Varemærkestyrelsen den 26. juni 2007 udsendte en Orientering om Justering af Registreringspraksis, som bl.a. strammer op på særprægsvurderingen for geografiske betegnelser. Denne praksisændring skulle først træde i kraft for ansøgninger indleveret efter den 1. juli 2007.

Vi gør hermed Ankenævnet opmærksom på, at nærværende ansøgning blev indleveret med prioritet tilbage fra mærkets oprindelige EU-ansøgningsdato, nemlig 1. april 1999. Derfor kan de nye regler på ingen måde have virkning på nærværende ansøgning.

Det skal noteres, at det af de nye retningslinier fremgår ”at vi ikke kan registrere en geografisk betegnelse, hvis det med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelsessted.” En modsætningsslutning herfra må da være, at såfremt det ikke med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som varens geografiske oprindelsessted, så kan Styrelsen godt registrere en geografisk betegnelse.

Det bør også noteres, at Styrelsen i sit afslag nævner, at ”ifølge vores praksis for landenavne eller selvstændige stater, sondres der ikke mellem hvorvidt landet/staten er kendt for deres produkter, hvor mange forbrugere i Danmark der kender til landet eller statens eksistens, eller hvor langt væk landet/staten ligger fra Danmark”.

Vi mener, at Styrelsens ændrede praksis er i strid med såvel OHIM's som Ankenævnets praksis. Det er ikke Styrelsens sag at fastsætte ny praksis på egen hånd som ikke blot går imod den harmonisering som skal og bør finde sted inden for EU, men også imod Ankenævnets praksis.

Det skal bemærkes, at OHIM har accepteret følgende ordmærker, som udgøres af eller indeholder navne på meget velkendte selvstændige stater:

CTM 002694727 JAPAN

CTM 003153822 NEPAL

CTM 002692978 FIJI

CTM 004509964 SPIRIT OF TIBET

CTM 002683 779 WORK AUSTRALIA

Videre bør det noteres, at følgende mærker, tillige indeholdende navne på meget velkendte geografiske angivelser, er blevet accepteret:

CTM 003610128 ARIZONA

CTM 005142261 GOA LONDON DRY GIN

CTM 004205654 FLORIDA

CTM 004990586 CANCUN

CTM 003874435 LONDON EXTRA SPECIAL

CTM 001082361 MALLORCA

CTM 00362400 ZANZIBAR

Kopier af ovennævnte registreringer vedlægges (bilag 5). Det bør bemærkes, at i alle de nævnte tilfælde er ansøger fra et andet land end den pågældende geografiske betegnelse.

Så sent som den 24. juli 2007 blev varemærket OXFORD registreret i klasse 30 for brød, bageri- og konditorvarer, kiks, biskuits, kager og vafler, VR 2007 02620. Der er næppe tvivl om, at byen Oxford er langt mere kendt i Danmark end det lille land Togo.

Togo er en meget lille stat i Vestafrika. Ifølge Wikipedia (opslagsleksikon på Internettet) er Togo en af de mindre stater på jorden. Sammenligner man Togos totale BNP (anslået 2005), der er USD 2.32 mia., med Danmarks for samme år, som er USD 190 mia., forstår man, at Togo ikke er nogen kendt aktør på det globale verdensmarked. Togos økonomi er jordbrugsbaseret og mindre udviklet. Mindst 65 % af befolkningen lever af landbrug, hvoraf kaffe, kakao og bomuld genererer 30 % af eksportindtjeningen. At så stor en del af befolkningen lever af jordbrug, og at landets totale BNP kun er lidt mere end 2 milliarder, taler for, at den største del af landets jordbrug har funktionen at føde landets egen befolkning. Konsekvensen bliver, at landets jord primært bruges til egen husholdning. I industrisektoren er fosfatudvinding den største aktivitet. Eksportens ringe størrelse sammen med de underudviklede forhold der råder i landet gør, at der næppe er kendskab til landet for omverdens almindelige konsumenter.

Det er vores faste overbevisning, at langt de fleste danskere ikke kender til staten Togo og endnu mindre kender til et eneste af Togos primære eksportprodukter. Dette gør det højst usandsynligt, at almindelige danske konsumenter sammenkobler varerne ”mel og næringsmidler af korn, biskuitter, kager, konditori- og konfekturevarer, spiseis” med Togo.

I nærværende sag vil vi især henvise til Ankenævnets afgørelse i sagen AN 2001 00027 ZANZIBAR den 24. juli 2002, hvor ZANZIBAR af PVS blev mødt med indvendinger fra Varemærkelovens § 13 ud fra betragtningen, at mærket var vildledende idet det indeholdt en geografisk betegnelse. I den sag fastholdt Ankenævnet sin praksis, at § 13 ikke hindrede registrering, medmindre stednavnet i omsætningskredsen naturligt ville blive opfattet som varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Ankenævnets afgørelse faldt derfor ud til at ZANZIBAR blev registreret.

Ifølge ovennævnte afgørelse udtalte Ankenævnet at ”Imidlertid vil nævnet fastholde den praksis, at § 13 ikke hindrer registrering, medmindre stednavnet i omsætningskredsen naturligt vil blive opfattet som varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Den praksis bør gælde, uanset om navnet angiver en by, et land eller endog et kontinent. Betænkeligheden ved registrering bliver mindre, jo mindre kendt navnet er i Danmark som geografisk betegnelse, og jo fjernere dets forbindelse er med varen eller tjenesteydelsen. Der vil skulle udøves et skøn. Ankenævnet skønner, at omsætningskredsene ikke naturligt forbinder varer i klasse 3 med Zanzibar, selvom de måtte være klar over, at Zanzibar er et stednavn”.

Desuden er den gængse danske praksis vedrørende geografiske oprindelsesbetegnelser, at jo længere væk et sted er placeret fra Danmark, des større er sandsynligheden for, at stedet i Danmark ikke opfattes som et sted, og dermed at registrering er mulig. Det burde derfor under alle omstændigheder være muligt at registrere TOGO for varer, når de ikke engang udgør nogen af de fire ovennævnte eksportvarer, som udgør størstedelen af landets BNP.

På baggrund af det ovenstående må det anses for indlysende, at det ansøgte mærke TOGO har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres for de ansøgte varer i klasse 30…”

Patent- og Varemærkestyrelsen udtalte ved brev af 14. marts 2008 følgende:

”… Vedrørende mærket TOGO.

Som svar på Ankenævnets brev af den 6. marts 2008 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har bl.a. henvist til, at Ankenævnet i sagen AN 2001 00027 ZANZIBAR fastslog, at varemærkelovens § 13 ikke hindrer registrering som varemærke af en geografisk betegnelse, medmindre stednavnet i omsætningskredsen naturligt vil blive opfattet som varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Ligeledes henvises der til, at det af styrelsens retningslinier fremgår, at vi ikke vil registrere en geografisk betegnelse, hvis det med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelsessted.

Vi er enige med klager i, at ovennævnte er en del af præmisserne for vurderingen af geografiske betegnelsers registrerbarhed. Imidlertid er vi uenige med klager i, at disse præmisser skal føre til, at landenavnet Togo skal registreres som varemærke for de ansøgte varer i klasse 30.

Styrelsens praksis vedrørende geografiske betegnelser er indrettet bl.a. efter den fortolkning af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, jf. varemærkedirektivets art. 3(1)(c), som er kommet til udtryk bl.a. ved Højesterets afgørelse af 4. oktober 2006 i sagen 579/2004 vedrørende mærket AALBORG og EF-domstolens præjudicielle afgørelse af 4. maj 1999 i sagerne C-108/97 og C-109/97 vedrørende WINDSURFING CHIEMSEE.

De ovennævnte afgørelser fra Højesteret og EF-domstolen vedrørte henholdsvist et dansk bynavn og navnet på en sø i Tyskland. Det må derfor lægges til grund, at de to domstoles udtalelser om registrerbarheden af geografiske betegnelser til en vis grad har været normeret af disse faktiske omstændigheder.

Der ses ikke at være truffet afgørelser ved Højesteret eller EF-domstolen vedrørende mærker, der består af eller indeholder landenavne. Dog er truffet en enkelt afgørelse af Retten i første instans (se T-230/05) vedrørende mærket GOLF USA, hvor Retten fandt, at mærket var uden særpræg for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 35, idet Retten bl.a. lagde til grund, at betegnelsen USA måtte anses for deskriptiv.

Det fremgår dog af ovennævnte afgørelser vedrørende AALBORG og WINDSURFING CHIEMSEE, at geografiske betegnelser skal anses for deskriptive, såfremt det pågældende sted, som det geografiske stednavn betegner, i omsætningskredsens bevidsthed kan associeres med de pågældende varer eller tjenesteydelser, som varemærket søges registreret for. Derudover skal registrering nægtes, såfremt det med rimelighed kan forudses, at stednavnet i fremtiden vil kunne opfattes af den relevante omsætningskreds som varens eller tjenesteydelsens oprindelsessted.

Vurderingen af særpræg for mærker, der består af geografiske betegnelser, adskiller sig således ikke fra vurderingen af særpræg for andre typer af varemærker. Således er det generelle udgangspunktet, at det er opfattelsen af mærket hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger, der i hovedsagen sætter rammerne for, hvilke mærker der har særpræg, og hvilke der er uden særpræg. Hertil kommer, at der i vurderingen af særpræg også skal tages hensyn til den opfattelse af mærket den benævnte gennemsnitsforbruger med rimelighed må antages at have af mærket også i fremtiden.

Efter styrelsens opfattelse skal varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 2, derudover fortolkes i lyset af det mål af almen interesse som bestemmelsen forfølger, nemlig at beskrivende betegnelser frit skal kunne anvendes af alle erhvervsdrivende. Ligeledes skal der også tages hensyn til, at en varemærkeregistrering ikke må medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes muligheder for at anvende et almindeligt tegn, jf. bl.a. EF-domstolens afgørelse af 6. maj 2003 i sagen C-104/01, Libertel-sagen.

De nævnte kriterier for vurdering af et varemærkes særpræg finder styrelsen medfører, at der ved vurderingen af registrerbarheden af en geografisk betegnelse skal tages skyldigt hensyn til den måde hvorpå geografiske betegnelser sædvanligvis anvendes ved markedsføringen af produkter, idet denne markedsmæssige adfærd må antages at have en ikke ubetydelig indvirkning på den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugers opfattelse af et givet mærke.

I den konkrete sag er ansøgt om registrering af et varemærke, der består af navnet på et land, nemlig Togo. Det er styrelsens opfattelse, at det ved markedsføringen af importerede varer er sædvanligt at henvise til, fra hvilket land produktet hidrører. Sådanne informationer vil således ofte fremgå af skilte eller reklamer, ligesom emballagen eller varen vil være påtrykt disse oplysninger, herunder i formen ”Made in …”. Dette gælder ikke mindst for fødevarer, som er den type af varer mærket TOGO er søgt registreret for.

Det afgørende må derfor være, at det i Danmark må anses for helt naturligt, at anvende landenavne i markedsføringen for at angive hvorfra et produkt hidrører, og at en udstedelse af en eneret til én erhvervsdrivende til brug af et landenavn vil medføre en utilbørlig begrænsning af andre erhvervsdrivendes mulighed for på sædvanlig vis at henvise til deres produkters oprindelse. Samtidig må det også forventes, at gennemsnitsforbrugeren vil opfatte et landenavn som en henvisning til, fra hvilket land varen hidrører.

Det er i den forbindelse efter styrelsens opfattelse irrelevant om landet på et givet tidspunkt er eller har været særligt kendt for de pågældende produkter, eller om de på ansøgningstidspunktet herskende geografiske, demografiske eller økonomiske forhold i det pågældende land, særligt indikerer, at varerne kan hidrøre derfra. Således gælder det særligt for lande, og ikke mindst udviklingslande såsom Togo, at disse er under en konstant udvikling, hvorfor det ikke med rimelighed kan antages, at varer såsom de i denne sag omfattede, ikke kan stamme derfra hverken nu eller i fremtiden.

Det skal endvidere bemærkes, at selvom Togo er et forholdsvist lille lande med forholdsvist begrænsede ressourcer, så er det ikke ensbetydende med, at de i denne sag omhandlede varer hverken kan eller bliver produceret i Togo. Det fremgår således af en artikel af 11. december 2007 på netavisen Nordjyske.dk, at et dansk baseret mejeriselskab har opereret i Vestafrika siden 1950erne, og at de driver flere mejerier i regionen, herunder i Togo. I den forbindelse sammenlignes en del af deres aktiviteter med de aktiviteter som Hjem-is har i Danmark, idet det bl.a. anføres, at ”Distributionen gør Fan Milk til Vestafrikas svar på Hjem-Is og sikrer tusinder af afrikanere deres udkomme.”

Det nævnte eksempel illustrerer klart, at det ikke ud fra de af klager angivne oplysninger om Togos geografiske, demografiske og økonomiske forhold, som disse er for nuværende, blot kan sluttes, at TOGO hverken nu eller i fremtiden vil blive opfattet som en geografisk betegnelse og en henvisning til de pågældende varers oprindelse.

I denne forbindelse skal henvises til, at geografiske betegnelser i udviklingslande har været særligt adresseret i forbindelse med revisionen af Pariser Konventionen i 1980. Herom anføres i ”Varemærker Registreringspraksis”, Rigmor Carlsen, side 33, bl.a. følgende:

”Ordene i varemærkelovens § 13, hvorefter et mærke, der udelukkende eller med uvæsentlige ændringer eller tilføjelser angiver varens oprindelse, ikke må registreres, skal ikke opfattes som et ubetinget forbud mod registrering af geografiske navne og stedbetegnelser som varemærke. Direktoratets praksis har dog altid været temmelig rigoristisk, og det kan nok overvejes, om den bør lempes.

To forhold taler dog for en vis forsigtighed på dette punkt. Det ene er den industrielle og landbrugsmæssige udvikling, der foregår, og som må påregnes at fortsætte i øget takt i U-landene. Disse har, navnlig under forberedelserne til revisionen af Pariser-konventionen i 1980 udtrykt stor frygt for, at stednavne i disse lande beslaglægges som varemærker i industrilandene. Deres naturlige brug af oprindelsesangivelser vil derved kunne hindres, og derigennem deres industrielle udvikling hæmmes.

Det andet er den udvidelse af de områder, der er blevet tilgængelige for almindelige turistrejser. Der er herved opnået ret udbredt kendskab til selv små lokaliteter i de fjerneste afkroge af verden.”

Det skal her erindres, at en registrering efter varemærkeloven indebærer en i princippet eviggyldig eneret, såfremt registreringen fornys og brugspligten iagttages. Ved registreringen af et landenavn vil der således i al fremtid kunne tillægges indehaveren en forbudsret, således at indehaveren kan forbyde andre erhvervsdrivendes anvendelse af identiske eller forvekslelige betegnelser. En sådan forbudsret harmonerer dårligt med det ovenfor anførte og det forhold, at det i Danmark er helt sædvanligt, at man i forbindelse med markedsføringen af produkter angiver, fra hvilket land de pågældende produkter hidrører.

Anderledes stiller det sig, hvis der f.eks. er tale om, at navnet på en by i udlandet søges registreret som varemærke. Her finder styrelsen det netop relevant at vurdere, om byen, eller det område den ligger i, naturligt vil skabe særlige associationer i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som mærket søges registreret for. Dette skyldes, at det ikke kan anses for sædvanligt, at erhvervsdrivende anvender udenlandske bynavne i markedsføringen for at angive varens eller tjenesteydelsens oprindelsessted, medmindre stedet netop har en sådan særlig relation i forhold til de pågældende varer. Det kan derfor i denne situation heller ikke som udgangspunkt forventes, at gennemsnitsforbrugeren vil opfatte et udenlandsk bynavn som en henvisning til varens oprindelse, med mindre en sådan særlig relation forefindes.

Derimod er det helt sædvanligt, at landenavne anvendes for at angive varens oprindelse, dette uanset om den pågældende type af varer har en særlig relation til landet eller ej, hvorfor det efter styrelsens opfattelse med rimelighed kan antages, at omsætningskredsen blot vil opfatte et landenavn som Togo som en angivelse af varens oprindelse.

OHIM’s praksis

Klager har endvidere henvist til, at OHIM har accepteret en række geografiske betegnelser, herunder mærker der alene består af landenavne, f.eks. JAPAN for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 25 og 35, og TOGO for varer i klasse 30.

Dog har OHIM også afslået en række mærker indeholdende landenavne, eksempelvis:

CHINA DIRECT for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 38

CHINAONLINE for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 35, 36, 38, 41 og 42

TOGO DIRECT for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 38

CAMEROON DIRECT for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 38

ENERGIE AUSTRIA for tjenesteydelser i klasse 35-41

YELLOW PAGES GERMANY for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35 og 41

KOREAONLINE for tjenesteydelser i klasse 36

VIETNAM DIRECT for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 38

BRAZIL DIRECT for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 38

USA GLOBAL LINK for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38

GHANA DIRECT for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35 og 38

ARTE PORTUGAL for varer i klasse 8, 20, 21 og 27

PORTUGAL EUROPE’S WEST COAST for tjenesteydelser i klasse 35 og 39

eINDIA.COM for tjenesteydelser i klasse 38 og 42

GOLF USA for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 28 og 35 (se hertil afgørelse fra Retten i første instans af 6. marts 2007 i sagen T-230/05)

Som det fremgår af ovennævnte har OHIM afslået en række mærker indeholdende landenavne, dette uanset de pågældende lande ikke kan anses for at være ”særlig kendte” for eller ”associeret med” de varer eller tjenesteydelser ansøgningerne omhandlede.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at OHIM i deres guidelines henviser til, at geografiske betegnelser vurderes efter de samme kriterier uanset om betegnelsen står alene eller i sammenhæng med en anden beskrivende betegnelse. Således er følgende anført i OHIM’s guidelines:

”7.6.5.1. ARTICLE 7 (1) (c) CTMR

a) A CTM application containing a geographic term is only objectionable under this provision if it consists exclusively of such a term. This provision therefore does not apply if the mark contains ele-ments which would be registrable on their own. If the mark contains other non-distinctive or distincti-ve elements, the registrablility of the combination (of the mark as a whole) must be assessed in the same way as in other cases where descriptive elements are coupled with distinctive or non-distinctive elements.”

Det skal dog ikke benægtes, at styrelsens og OHIM’s praksis adskiller sig på dette punkt. Således tillægger OHIM afgørelserne i sagerne vedrørende mærkerne WINDSURFING CHIEMSEE (C-108/97 og C-109/97) og OLDENBURGER (T-295/01) en ret vidtgående betydning, idet OHIM lader disse afgørelser være normerende for deres praksis i relation til alle typer af geografiske betegnelser, dvs. uden skelen til om der er tale om landenavne, bynavne indenfor eller udenfor EU, eller andre stedbetegnelser.

Derimod er det styrelsens opfattelse, at netop de hensyn, der ligger bag varemærkelovens §§ 13, stk. 1, og 13, stk. 2, nr. 1, jf. varemærkedirektivets art. 3(1)(b) og 3(1)(c), tilsiger, at de forskellige typer af geografiske betegnelser skal vurderes under hensyn til den måde hvorpå disse sædvanligvis anvendes i markedsføringen af varer og tjenesteydelser.

Ses der også på disse forhold ved vurderingen af særpræg for geografiske betegnelser, står det efter styrelsens opfattelse klart, at der er store forskelle på hvorledes landenavne, danske bynavne, udenlandske bynavne og andre geografiske betegnelser anvendes i markedsføringen i Danmark. Den måde hvorpå de forskellige typer af geografiske betegnelser sædvanligvis anvendes, er efter styrelsens opfattelse med til at normere den gennemsnitlige forbrugers opfattelse af disse betegnelser. Dette indebærer tillige, at der må gælde en forskellig målestok for, hvornår en eneret til en geografisk betegnelse udgør en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes adgang til at anvende sådanne betegnelser, idet der må sondres mellem om der er tale om eksempelvis landenavne, danske bynavne, udenlandske bynavne og andre geografiske stedbetegnelser.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at OHIM’s praksis i relation til landenavne ikke har været genstand for prøvelse ved EF-domstolen. Ligeledes syntes OHIM ikke at have taget stilling til, i hvilket omfang denne praksis bør bevirke, at f.eks. danske virksomheder i deres markedsføring af produkter i andre lande, herunder andre EU-lande, skal være afskåret fra frit at kunne henvise til, at deres produkter er lavet i Danmark.

Det ansøgte varemærkes prioritet

Klager har henvist til, at klagers ansøgning har ansøgningsdato fra den 1. april 1999, hvorfor ansøgningen ikke kan anses for at være omfattet af styrelsens praksisændring af 1. juli 2007.

Vi er enige med klager i, at ansøgningsdatoen for klagers ansøgning er den 1. april 1999. Vi er dog ikke enige med klager i, at dette bevirker, at resultatet af særprægsvurderingen skal være en anden end den ovenfor skitserede.

For så vidt angår styrelsens udmelding om ændring af praksis af 1. juli 2007, fremgår det af denne, at praksisændringen hovedsageligt havde indvirkning på styrelsens praksis i relation til danske bynavne. Således var det tidligere styrelsens praksis, at der er relation til særligt danske bynavne skulle skelnes mellem ”store”, ”mellemstore” og ”små” geografiske lokaliteter. Denne praksis viste sig dog ganske vanskelig at håndtere for styrelsen, da forskellen mellem de forskellige størrelseskategorier kun vanskeligt lod sig definere. Denne praksis harmonerede endvidere dårligt med, at det i Danmark er sædvanligt at anvende netop bynavne til at indikere, hvor virksomheden hører hjemme, og dermed det sted hvor varen eller tjenesteydelsen faktisk bliver produceret eller udbudt fra.

Højesterets afgørelse i AALBORG-sagen gav anledning til at gøre op med den tidligere praksis, idet afgørelsen vedrørte netop et dansk bynavn. Styrelsen har i den forbindelse hæftet sig ved, at den ovenfor omtalte afgørelse fra EF-domstolen vedrørende mærket WINDSURFING CHIEMSEE, som Højesteret i sin afgørelse tillægger betydelig vægt, bl.a. fastslår, at den geografiske lokalitet ikke behøver være kendt for den omhandlede kategori af varer for at mangle særpræg, men at det tillige kan være afgørende, om det med rimelighed vil kunne forventes, at den relevante omsætningskreds vil anse den geografiske lokalitet for at være varens oprindelsessted.

Det fremgår i den forbindelse af styrelsens udmelding om ændring af praksis pr. 1. juli 2007, at styrelsen for så vidt angår danske bynavne lægger betydelig vægt på, at det i Danmark er sædvanligt at anvende danske bynavne til at angive hvor virksomheden hører hjemme. Følgelig må det også forventes, at en given omsætningskreds i Danmark i langt de fleste tilfælde vil anse bynavnet for at være en angivelse af varens oprindelsessted, ligesom en eneret til et dansk bynavn i langt de fleste tilfælde vil medføre en utilbørlig begrænsning i andre danske erhvervsdrivendes mulighed for – på sædvanlig vis – at angive hvor deres virksomhed hører hjemme. Disse forhold finder styrelsen bør have en ikke ubetydelig indvirkning på, hvorledes danske bynavnes særpræg skal vurderes, idet der dog fortsat skal skeles til varernes eller tjenesteydelsernes art og beskaffenhed set i forhold til de geografiske, demografiske og ressourcemæssige forhold, der gælder for den pågældende by, ligesom der skal tages hensyn til, om bynavnet har andre betydninger end den geografiske, eller om der hersker eventuelle branchesædvaner i forhold til det pågældende bynavn.

Ovennævnte praksisændring betød imidlertid ikke nogen ændring i forhold til styrelsens praksis for så vidt angår landenavne, idet styrelsens såvel før som efter praksisændringen har anset landenavne for at være uden særpræg.

Den omtalte praksisændring har således heller ikke givet anledning til at ændre i Varemærkehåndbogens afsnit 2.2.1 vedrørende Navne på kontinenter eller suveræne stater, hvor der således bl.a. er anført, at ”Det er sædvanligt, at man anvender navne på kontinenter og suveræne stater for at angive, hvor i verden en given vare eller tjenesteydelse kommer fra. Sådanne navne vil derfor ofte blive opfattet som netop varens eller tjenesteydelsens oprindelsessted. Disse navne bør derfor friholdes fra registrering som varemærke, idet alle erhvervsdrivende frit skal kunne anvende disse navne. Styrelsen vil derfor afslå mærker som EUROPA eller BOLIVIA, uanset hvilke varer eller tjenesteydelser mærket omfatter.”

Styrelsen finder det i den sammenhæng unødvendigt at vurdere, om varernes eller tjenesteydelsernes art og beskaffenhed set i forhold til de geografiske, demografiske og ressourcemæssige forhold, der gælder for det pågældende land taler for – eller snarere taler imod – at varen eller tjenesteydelsen har sin oprindelse i det pågældende land. Dette skyldes, at alle erhvervsdrivende som minimum bør have fri adgang til at henvise til det land, hvorfra deres varer hidrører, herunder ikke mindst danske virksomheder, når de markedsfører deres produkter i udlandet.

Vi skal derfor tillige fastholde, at ansøgningsdatoen for klagers ansøgning ikke bør have nogen indvirkning på resultatet af særprægsvurderingen for landenavnet Togo.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af den 18. januar 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Ved brev af 25. april kommenterede klage styrelsens udtalelse. Klager fremførte følgende:

”…Klager henviser til Ankenævnets skrivelse af 25. marts 2008 og tillader sig hermed høfligst at fremkomme med kommentarer til Styrelsens høringssvar af 14. marts 2008.

Styrelsen begrunder sin praksis vedrørende geografiske designationer med at den er indrettet bl.a. ud fra den fortolkning som kom til udtryk i Højesterets afgørelse vedrørende mærket AALBORG samt ECJs præjudicielle afgørelse af WINDSURFING CHIEMSEE. Styrelsen nævner, at ”det må lægges til grund at disse to domstoles udtalelser om registrerbarheden af geografiske betegnelser til en vis grad har været normeret af disse faktiske omstændigheder”.

Det bør i nærværende sag nok tages i betragtning, at Højesteret i AALBORG sagen nævnte, at ”registrering af geografiske navne som varemærker (må) afslås, hvis det med rimelighed kan forudses, at betegnelsen af omsætningskredsen vil blive opfattet som det geografiske oprindelsessted for varer af den pågældende kategori”. Videre fastslår Højesteret, at Aalborg er landets fjerdestørste by og at omsætningskredsen i Danmark utvivlsomt har kendskab til byen Aalborg. Klager kan kun være enig i Højesterets begrundelse for at nægte registrering, for hvem i det ganske land kender ikke Aalborg?

Den af styrelsen nævnte afgørelse af WINDSURFING CHIEMSEE er en præjudiciel afgørelse, som er ”bestilt” af Landesgericht München. I den sag fortjener det at blive bemærket, at Chiemsee er Bayerns største sø, 80 km2, og at søen er nævnt i den præjudicielle afgørelse som at den ”udgør et tiltrækningspunkt for turismen; der drives bl.a. surfsport på Chiemsee”.

Klager vil ud fra ovennævnte to afgørelser hævde, at det med rimelighed IKKE kan forudses, at betegnelsen TOGO af den almindelige køber, som i nærværende sag er omsætningskredsen, på nogen måde vil blive opfattet som varens oprindelsessted. Det er klagers faste overbevisning, at den almindelige forbruger ikke har kendskab til eksistensen af et lille afrikansk land, der hedder Togo, endsige tro at ”pasta” har sin oprindelse i dette land. Dette har klager allerede nævnt i sin ankebegrundelse. Derfor mener klager ikke at de præmisser som ligger til grund for de to ovennævnte afgørelser er anvendelige i nærværende sag.

Klager henviser til afgørelse T-379/3, Peek & Cloppenburg KG mod OHIM (Board of Appeal), afsagt af Retten i Første Instans, hvor det nævnes at art. 7,1 (c) i Forordningen ikke i princippet udelukker registrering af geografiske navne som er ukendt for den relevante klasse af personer, idet disse personer sandsynligvis ikke vil tro, at de omhandlede varer kommer fra eller var fremstillet det pågældende sted, sect. 36.

Yderligere slås det i denne afgørelse fast, at ”in making that assessment, particular consideration should be given to the relevant class of persons’ degree of familiarity with the geographical name in question, with the characteristics of the place designated by that name, and with the category of goods or services concerned (see, by analogy, WINDSURFING CHIEMSEE, paragraph 37 and paragraph of the operative part).”

Styrelsen påpeger i sit høringssvar, at der skal tages hensyn til, at beskrivende betegnelser frit skal kunne anvendes af alle erhvervsdrivende, nemlig således, at en varemærkeregistrering ikke må medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes muligheder for at anvende et almindeligt tegn.

Det er da rigtigt som styrelsen anfører, at geografiske betegnelser sædvanligvis anvendes ved markedsføring af produkter, der kommer fra andre lande, men dette sker ikke på en varemærkeretlig måde. Andre erhvervsdrivende vil fritkunne anvende eksempelvist ”made in Togo” idet dette fremstår på en markedsføringsretlig måde. Det vil sige, at en varemærkeregistrering af TOGO ikke vil virke hindrende for en oprindelsesangivelse. Andre erhvervsdrivende vil derfor ikke utilbørligt bliver begrænset i deres mulighed for på sædvanlig vis at henvise til deres produkters oprindelse. Der er derfor ikke et generelt friholdelsesbehov for TOGO for varer i klasse 30.

Styrelsen hævder, at en registrering skal kunne nægtes såfremt det med rimelighed kan forudses, at stednavnet i fremtiden vil kunne opfattes af den relevante omsætningskreds som varens eller tjenesteydelsens oprindelsessted.

Klager henviser her til afgørelsen fra Court of First Instance, T-379/03 Peek & Cloppenburg, sect 38, hvor det udtrykkelig nævnes, at ”the name in question must suggest a current association, in the mind of the relevant class of persons, with the category of goods or services in question…..”.

I sit høringssvar opremser styrelsen en lang række mærker indeholdende landenavne, og som er afslået fra registrering af OHIM. Det skal dertil bemærkes, at ingen af mærkerne ikke er ”rene” landenavne, men har yderligere elementer tilføjet.

For nemheds skyld citeres de artikler i Rådets Forordning ud fra hvilke mærkerne er blevet afslået:

Art. 7,1(b) trade marks which are devoid of any distinctive character

Art. 7,1(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service

Art. 7,1(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade

Art. 7,1(g) trademarks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service

CHINA DIRECT

TOGO DIRECT

CAMEROON DIRECT

VIETNAM DIRECT

BRAZIL DIRECT

GHANA DIRECT

Man bør lægge mærke til, at disse mærker alle er søgt registreret i klasse 9 for ”apparatus for recording, transmission or reproduction af sound or images; prepaid calling cards”, i klasse 35 for ”advertising”, og i klasse 38 for ”telecommunication”. Alle disse mærker, som for øvrigt har samme ansøger, er rettelig blevet afslået ud fra art 7(1)b og c, idet de indikerer, at man kan komme i direkte kontakt med de pågældende lande ved hjælp af de varer/serviceydelser de er ansøgt for.

CHINAONLINE

Dette mærke var søgt registreret for en lang række især serviceydelser, der specifikt angav, at det drejede sig om Kina.

KOREA ONLINE

Ansøgt for serviceydelser i klasse 36. Dette kan opfattes som serviceydelser, som man direkte kan opnå hvis man går på Internettet.

ENERGIE AUSTRIA

Dette mærkes servicefortegnelse angiver til en vis grad, at det drejer sig om energiforsyning, især elektricitet, og mærket er da også indehavet af Österreichische Elektricitätswirtschafts-AG.

YELLOW PAGES GERMANY

Mærket blev afslået under henvisning til art. 7,1(c) men også til (d). Ja, hvem kender ikke de telefonbøger der går under navnet ”de gule sider” eller ”yellow pages”.

USA GLOBAL LINK

Dette mærke blev udelukkende afslået under henvisning til art. 7,1(c). Mærket blev søgt i klasse 9 for ”prepaid and travel long distance calling cards” samt i klasse 38 for ”international telecommunication services”. Mærket indikerer, at man fra USA har global forbindelse.

ARTE PORTUGAL

Søgt registreret for bestik, møbler, glas krystal og porcelæn samt tæpper, men afslået under henvisning til art. 7,1(c). Mærket beskriver direkte, at det drejer sig om kunst og kunsthåndværk fra Portugal.

PORTUGAL EUROPE’S WEST COAST

Søgt registreret for serviceydelser vedr. turistdestinationer. Mærket blev afslået under henvisning til art 7,1(b) og (c). Det må noteres at mærket så afgjort anpriser Portugals vestkyst (som værende Europas bedste).

eINDIA.COM

Søgt registreret for serviceydelserne i forbindelse med fremskaffelse af adgang til globalt computer netværk. Afslag baseret på art 7,1(b).

GOLF USA

Mærket blev i første runde afslået af Board of Appeal på grund af manglende særpræg, jf. art. 7,1(b) og (c), idet kombinationen bestod af to beskrivende elementer, som gav indtryk af en indlysende forbindelse mellem golf og USA. Retten i Første Instans kom til samme konklusion, men afslog også at tage for sent indleveret bevismateriale, der skulle kunne dokumentere indarbejdelse, i betragtning. Det materiale, der i første runde var indleveret til støtte for indarbejdelsen blev fundet utilstrækkeligt.

Styrelsen nævner efter sin opremsning af ovennævnte mærker, at de er afslåede ”uanset de pågældende lande ikke kan anses for at være ”særlig kendte” eller ”associeret med” de varer eller tjenesteydelser ansøgningerne omhandlede”.

Klager vil her på det bestemteste hævde, at alle de i ovennævnte mærker inkluderede landenavne er kendte af den danske befolkning. De af styrelsen således fremdragne eksempler bør derfor ikke have indflydelse på registreringen af TOGO, der som allerede fremhævet af klager, er et aldeles ukendt lille land.

På basis af det ovenfor anførte skal klager hermed anmode Ankenævnet om at omgøre styrelsens afslag og fremme ansøgningen til registrering…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 22. oktober 2008