RESUMÉ:

AN 2008 00026 – VR 2005 00668 IMPLEMENT <w> - Indarbejdelse – Administrativ ophævelse

Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af ordmærket IMPLEMENT. Anmoder anførte, at indehavers mærke IMPLEMENT er registreret uberettiget, da anmoder har drevet virksomhed og anvendt IMPLEMENT som firmanavn siden 1. marts 1987. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist begæringen til følge og ophævede registreringen for tjenesteydelserne ”undervisning vedrørende implementering af standard IT programmer” i klasse 41 og ”tekniske projektstudier; rådgivning om strategi og implementering vedrørende standard IT programmer” i klasse 42. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2009, den 15. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2008 00026

Klage fra

IMPLEMENT V/BENT OKHOLM

Danmark

v/Advokathuset Kongevejen 54

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. juni 2008 vedr. VR 2005 000668 – IMPLEMENT <w>

Indehavet af IMPLEMENT A/S

v/BECH-BRUUN Advokatfirma

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde stadfæstes styrelsens afgørelse. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 6. oktober 2004 indleverede Advokatfirmaet Nyborg & Rørdam I/S på vegne af IMPLEMENT A/S en ansøgning om registrering af varemærket IMPLEMENT

for

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand.

Varemærket blev registreret den 22. februar 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 20. december 2005 begærede Implement v/ Bent Okholm nævnte registrering administrativt ophævet. Begæringen blev fremsat med henvisning til varemærkelovens § 30, stk. 1, jf. § 28, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001. Anmoder anfører, at indehavers mærke IMPLEMENT er registreret uberettiget, da anmoder har drevet virksomhed og anvendt IMPLEMENT som firmanavn siden 1. marts 1987.

I brev af 3. maj 2006 opfordrer indehavers anmoder om at dokumentere de påståede rettigheder.

I breve af 14. juli og 20. december 2006 samt 16. februar 2007 har anmoder indsendt diverse materiale til dokumentation for påstanden om, at anmoder har erhvervet eneret til varemærket IMPLEMENT.

I breve af 6. november 2006 og 11. juni 2007 anførte indehaver, at det indsendte materiale ikke dokumenterer, at anmoder på ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke – dvs. den 6. oktober 2004 – var i besiddelse af ældre rettigheder, der skulle være til hinder for indehavers registrering af varemærket IMPLEMENT. Det indsendte materiale vedrører ikke brug af IMPLEMENT, men derimod logoet ”bent okholm IMPLEMENT informatik” og ”Implement – OKHOLM Informatik A/S”.

Indehaver anførte endvidere, at mærkerne ikke er forvekslelige, da der ikke er mærkelighed, og da der ikke er sammenfald eller lighed med indehavers tjenesteydelser, såfremt det måtte blive lagt til grund, at anmoder i et vist omfang kan hævde varemærkeret på basis af brug af ”bent okholm IMPLEMENT informatik” eller lignende.

Patent- og Varemærkestyrelsen foretog den 2. oktober 2007 en foreløbig vurdering i sagen. Heri blev det meddelt, at indehavers registrering er sket i strid med anmoders rettigheder, og indehaver blev opfordret til at foretage en begrænsning af sin registrering.

I brev af 14. december 2007 sendte indehavers fuldmægtig et sådant forslag til begrænsning. Forslaget er sendt til udtalelse hos anmoder, der i brev af 5. februar 2008 dog fastholder sin anmodning om ophævelse i sin helhed uanset forslaget til begrænsning.

I brev af 3. marts 2008 sendte indehavers fuldmægtig en egentlig begrænsning af varefortegnelsen i registreringen. Begrænsningen kommenteres i brev af 27. marts 2008 af anmoders fuldmægtig. Det fastholdes, at der også efter begrænsningen er sammenfald af tjenesteydelser mellem anmoders rettigheder og det registrerede varemærke.

I brev af 5. maj 2008 anmodede Patent- og Varemærkestyrelsen desuden indehaver om at præcisere den begrænsede varefortegnelse, således at denne vil kunne accepteres i forhold til den oprindelige varefortegnelse. Styrelsen gør i dette brev opmærksom på, at der ved forslaget til denne præcisering ikke er taget stilling til spørgsmålet om sammenfald mellem anmoders rettigheder og det registrerede mærke.

I brev af 9. maj 2008 accepterede indehaver den ændring af varefortegnelsen, som Patent- og varemærkestyrelsen har foreslået, og begrænsningen af varefortegnelsen for det registrerede mærke skete herefter den 13. maj 2008.

Den 13. juni 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelsen i sagen og tog med følgende begrundelse delvist begæringen til følge og ophævede registreringen for:

”undervisning vedrørende implementering af standard IT programmer” i klasse 41 og ”tekniske projektstudier; rådgivning om strategi og implementering vedrørende standard IT programmer” i klasse 42.

Registreringen opretholdes for de øvrige tjenesteydelser i klasse 41 og 42 samt hele klasse 35.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 4, nr. 3.

”… 2. Lovgrundlaget

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, er et varemærke udelukket fra registrering hvis

”der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt for tidspunktet af den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.”

3. Vurdering og konklusion

Som det fremgår af Patent- og varemærkestyrelsens foreløbige vurdering af 2. oktober 2008 har anmoder efter styrelsens vurdering godtgjort at have en kendetegnsret til IMPLEMENT for: ”Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software” samt ”undervisning vedrørende kundespecifikt software”. Denne ret går forud for ansøgningstidspunktet for ansøgers registrering, den 6. oktober 2004.

Anmoder støtter således anmodningen om administrativ ophævelse på dels en ret til virksomhedsnavnet IMPLEMENT og dels en varemærkeret stiftet ved ibrugtagning til IMPLEMENT, jf. anmoders brev af 16. februar 2007.

Til dokumentation herfor har anmoder indsendt materiale i form af:

- udskrifter fra CVR- og Handelsregistret

- korrespondance mellem anmoder og samarbejdspartnere o. lign.

- fakturaer

- udskrift af Kraks data katalog

- to erklæringer fra UNICEF og Kristelig fagbevægelse

- udprint fra hjemmeside

- dokumentation for bestilling af brevpapir og eksempler på forskellige logoer

- lejekontrakt

Det er styrelsens opfattelse, at der er stiftet en kendetegnsret til ordet IMPLEMENT i Danmark. Hvornår der ved brug er stiftet en ret til et sådant kendetegn, skal afgøres efter de materielle regler herfor, dvs. efter Markedsføringslovens § 18 og de virksomhedsretlige regler.

Styrelsens har ved vurderingen lagt vægt på følgende:

Anmoder er registreret i CVR-registret under IMPLEMENT V/ BENT OKHOLM.

I 15 breve fra anmoder til anmoders kunder i perioden 2002 - 2006, heraf 10 før ansøgningstidspunktet for indehavers ansøgning den 6. oktober 2004, afsluttes brevet med ”Implement – Okholm Informatik A/S”. Det er styrelsens opfattelse, at IMPLEMENT ved denne brug fremtræder som et selvstændigt kendetegn pga. bindestregen, og fordi Okholm Informatik A/S vil blive opfattet som selskabsbetegnelsen.

I de 15 ovenfornævnte breve og i en stor del af det resterende materiale fremgår det, at anmoder har brugt et figurmærke med teksten ”Bent Okholm Implement Informatik”. Ikke al materialet er originaler. Se eksempler på kopierne her:

På grund af kopiernes kvalitet er det svært at se, om figurmærket er det samme alle steder, men det synes at være tilfældet. Dette understøttes også af styrelsens egen søgning på anmoders hjemmeside www.okholm.dk ved hjælp af www.arcive.org. Det lægges derfor til grund, at anmoder har brugt følgende figur: En figur, der består af et sølvgråt rektangel med en blå trekant/ pil placeret i den ene ende. Inde i det sølvgrå rektangel står ”bent okholm” med blå typer og nedenunder ”informatik” ligeledes med blå typer. Mellem ”bent okholm” og ”informatik” står der med hvide og større typer (blokbogstaver) IMPLEMENT. IMPLEMENT fremtræder også her selvstændigt i kraft af den ændrede skrifttype og farve.

Det bemærkes for god ordens skyld, at anmoder som bilag 30 har indsendt udprint fra hjemmesiden www.okholm.dk, hvoraf det fremgår, at anmoder bruger det ovenfor omtalte firgumærke uden Bent Okholm Informatik, men alene med ordelementet IMPLEMENT. Udskriften er fra den 23. januar 2007, altså efter ansøgningstidspunktet for indehavers registrering, den 6. oktober 2004. På www.arcive.org. fremgår det ved opslag på anmoders hjemmeside www.okholm.dk, at anmoder ikke brugte firgurmærket før den 6. oktober 2004 udelukkende med ordet IMPLEMENT, men med ”Bent Okholm Implement Informatik”. Der kan derfor ikke lægges vægt på bilag 30 under denne sag.

Af udskrift af Kraks data katalog fra 1996 fremstår IMPLEMENT som et selvstændigt kendetegn.

IMPLEMENT/ V. BENT OKHOLM er registreret i CVR-registret under branchekoden: ”Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software”.

I en udateret skrivelse med overskriften ”Dokumenthåndtering, digital arkivering og workflow i alle størrelser” fra anmoder omtaler anmoder sine ydelser som følgende: ”Implement – Okholm Informatik A/S har siden 1987 specialiseret sig i at levere løsninger, der udnytter IT-teknologi så det bliver lettere at udføre daglige opgaver. Vore specialer er dokumenthåndtering, elektronisk arkivering, workflow og elektronisk kommunikation samt design, og formatering af data, så de passer til virksomhedens ønsker og profil”.

Af det øvrige materiale fremgår det, at anmoder bl.a. leverer og installerer: ”kommunikationssystemer til dokumenter baseret på Captaris RightFax, systemer til afsendelse- og modtagelse af fax med integration til Concorde, faxsystemer med integration til XX-systemer, automatiseret elektronisk arkivsystemer”.

I brev af 2. juli 2004, 14. maj 2003 (bilag 32) og faktura af 27. november 1995 (bilag 12 + 13), februar 2001 (bilag 18) fremgår det, at anmoder afholder seminarer og kurser, laver gennemgang af installation og opsætning samt underviser i tekstbehandling Wordperfect. Styrelsen skal hertil bemærke, at det er helt sædvanligt at tilbyde kundetilpasset undervisning mv., når man udvikler kundespecifikt software.

I brev af 11. juni 2007 konstaterer indehaver, at det indsendte materiale i bilag 32 vedrører ydelser, der kan henføres til ”kontorautomatisering”.

Styrelsen vurderer herefter, at branchekoden vedrørende IMPLEMENT V/ BENT OKHOLM er udtryk for anmoders faktiske aktivitetsområde. Hertil kommer, at styrelsen også finder det dokumenteret, at anmoder beskæftiger sig med undervisning.

Efter en vurdering af det indsendte materiale i sin helhed er det herefter styrelsens opfattelse, at der på baggrund af det indsendte materiale er stiftet en kendetegnsret til IMPLEMENT for: ”Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software” samt ”undervisning vedrørende kundespecifikt software”.

Denne ret går forud for ansøgningstidspunktet for ansøgers registrering, den 6. oktober 2004.

Efter den foreløbige vurdering har indehaver af det registrerede mærke foretaget en begrænsning af varefortegnelsen, og vurderingen af forvekslelighed mellem anmoders kendetegn og indehavers registrering må derfor foretages på baggrund af denne begrænsede varefortegnelse.

Indehavers mærke: IMPLEMENT <w>

Registreret for: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; uddannelse og undervisning i forbindelse med forretningsorganisation; arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer og symposier; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; undervisning vedrørende implementering af standard IT programmer.

Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; forskning i forbindelse med teknologiske tjenesteydelser; industriel analyse og forskning; tekniske projektstudier; rådgivning om strategi og implementering vedrørende standard IT programmer, design og udvikling af computer hardware.

Anmoders kendetegn: IMPLEMENT

Brugt for: ”Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software” samt ”undervisning vedrørende kundespecifikt software”.

Indehavers mærke IMPLEMENT og anmoders kendetegn IMPLEMENT er identiske.

Der er efter styrelsens vurdering lighed mellem tjenesteydelserne ”undervisning vedrørende implementering af standard IT programmer” i klasse 41 og ”undervisning vedrørende kundespecifikt software”, som anmoder bruger sit tegn for. I begge tilfælde drejer tjenesteydelsen sig om undervisning vedrørende edb-programmer. Undervisningen retter sig således mod de samme kunder, og der kan ikke skelnes skarpt mellem undervisning vedrørende kundespecifikt software og undervisning vedrørende implementering af standardprogrammer. Det registrerede mærke og anmoders tegn er identiske og køberne af sådanne edb-kurser edb-undervisning vil primært hæfte sig ved, at der er tale om undervisning vedrørende edb-programmer, og der vil således være en risiko for, at der hos køberne sker en forveksling mellem mærket og kendetegnet.

Der er ligeledes lighed mellem tjenesteydelserne ”tekniske projektstudier; rådgivning om strategi og implementering vedrørende standard IT programmer” i klasse 42 omfattet af indehavers registrering og ”udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software” som anmoders kendetegn anvendes for. Konsulentbistand i forbindelse med software omfatter således typisk både foranalyser, der kan have form af tekniske projektstudier, rådgivning og vejledning i forbindelse med strategiske valg af IT-løsninger samt vejledning og bistand ved implementering af udviklede edb-programmer. Da det registrerede mærke og anmoders tegn ydermere er identiske, er der således risiko for forveksling mellem mærkerne også i forhold til tjenesteydelserne ”tekniske projektstudier; rådgivning om strategi og implementering vedrørende standard IT programmer”

Det er Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, at det registrerede mærke og anmoders tegn ikke kan forveksles for så vidt angår de øvrige tjenesteydelser, der er omfattet af indehavers registrering. Der er således efter styrelsens vurdering ikke tilstrækkelig lighed mellem disse tjenesteydelser og de tjenesteydelser, som anmoders kendetegn anvendes for.

Registreringen af indehavers mærke er derfor sket delvist i strid med anmoders ældre tegn, Dette gælder for tjenesteydelserne ”undervisning vedrørende implementering af standard IT programmer” i klasse 41 og ”tekniske projektstudier; rådgivning om strategi og implementering vedrørende standard IT programmer” i klasse 42.

Registrering vil derfor blive ophævet for disse tjenesteydelser.

Registreringen vil blive opretholdt for de øvrige tjenesteydelser i klasse 41 og 42 samt hele klasse 35.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 4, nr. 3. …”

Denne afgørelse indbragte IMPLEMENT V/BENT OKHOLM ved Advokathuset Kongevejen 54 i brev af 8. august 2008 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, med anmodning om at indskrænke indklagedes registrering, således, at anmoder ikke generes af indklagedes uberettigede brug af navnet IMPLEMENT.

Klager har begrundet sin påstand med følgende:

”… Vedr. VR 2005 00668/V1/VAB - klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 13. juni d.å.

På vegne af min klient, Implement v/Bent Okholm, tillader jeg mig hermed at indbringe Patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 13. juni d.å. for ankenævnet.

Afgørelsen giver klager delvis medhold i at indehavers registrering for tjenesteydelser i klasse 41 og 42 slettes medens klasse 35 ikke ændres.

Umiddelbart er det min vurdering, at sletningen af indklagedes rettigheder ikke har været vidtrækkende nok, idet klagers dokumenterede rettigheder rækker bredere end den af styrelsen forslåede indskrænkning af indklagedes rettigheder.

Jeg vil i det følgende redegøre for mine synspunkter indenfor hver klasse og underbygge disse med den for Styrelsen forelagte dokumentation. I nedenstående redegørelse anføres alene de af indehavers varefortegnelser som påstås slettet

Ad klasse 35 (Nice)

”bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver”

Af bilagene 4-6 refereres netop til ”service- og vedligeholdelses-aftale”, som netop angår aftaledokumenter til varetagelse af Danogips kontoropgaver.

Ligeledes skal anføres at brevet af 7. januar 1991 (bilag 7) netop angår en forhandleraftale, hvorefter Klager skulle levere standardiseret edb-systemer til varetagelse af såvel administrative som ledelsesopgaver som varetagelse af almindelige kontoropgaver.

Af klagers brev til Danogips dateret d. 14. juni 1989, fremgår det til overflod, at virksomheden yder assistance til ”implementering omfattende undervisning i opsætning til daglig brug” (bilag 35)

I denne henseende er det værd at bemærke, at Klager, der netop er beskæftiget med konsulent virksomhed og udvikling af software, ikke kan rådgive og/eller servicere sine kunder uden at have deltaget i såvel forretningsadministration, ledelse og almindelige opgaver. Det er derfor helt naturligt, at man som konsulentvirksomhed involverer sig i sin kundes kompetenceområde for at kunne rådgive optimalt.

Ad klasse 41 (Nice)

”uddannelse og undervisning i forbindelse med forretningsorganisation, arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer om symposier; organisering af udstillinger med uddannelsesmæssigt sige”

I brev af 2. august 1993 sendte Klager information om en ”information om service- support og vedligeholdelsesaftale” til Dansk Supermarked Administration A/S. Denne aftale vedrørte foruden vedligeholdelsesaftalen også uddannelse og undervisning i forbindelse med support og service.

Det er her vigtigt at bemærke, at den type aftale også omfatter undervisning og opdatering, da netop tele- og kommunikationsindustrien er i så hastig udvikling, at det konstant sætter nye krav til virksomhedens ansatte, der løbende skal opdateres.

I Kraks data katalog af 1996 (bilag 14) annoncerede Klager for sin virksomhed ”IMPLEMENT” som konsulent- og kursusvirksomhed”.

Det er for Klagers helt klare opfattelse, at denne formulering omfatter klasse 35 for så vidt angår bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver samt hele klasse 41.

Det er Klager endog særdeles vanskeligt at se, hvorledes denne skulle kunne tilbyde ”konsulent og kursusvirksomhed” under navnet IMPLEMENT uden at være omfattet af klasse 35 (delvist) hele klasse 41 samt klasse 42 delvist.

Af bilag 17, bagsiden, fremgår tillige Klagers varemærke. Klagers direktør var på daværende tidspunkt formand for ERFA gruppen (gruppen vedrørende Output) og virksomheden var sponsor til afholdelsen af arrangementet på Hotel Nyborg Strand.

I Kristelig Fagbevægelses brev af 26. juli 2006 (bilag 29) bekræftes det tidligere anførte, nemlig at IMPLEMENT (Klager) har ydet forskellige konsulentydelser, herunder udvikling og undervisning af Fagbevægelsens medlemmer i slutningen af 1980’erne. Fagbevægelsen tilkendegiver desuden, at Klagers navn IMPLEMENT har eksisteret siden samarbejdets start i slutningen af 1980’erne, hvilket Styrelsen også lægger vægt på i sin afgørelse.

Af udskrift af Klagers hjemmeside fra 2005 (bilag 30) beskriver Klager virksomhedens kompetenceområde, således fremgår det, at virksomheden specialiserede sig i, at undervise, yde sparring- og videnassistance omkring IT og kontorautomatisering.

Af vedlagte brev til A.P. Møller, Esplanaden 50, 1098 København K (bilag 33) omtales ”konsulentassistance og tilhørende undervisning”, hvilket rettelig falder ind under ordlyden Klasse 41. Hertil kommer, at Klager i brev af 14. juni 1993 til Dansk Supermarked Administration A/S (bilag 34)bekræftede en konsulentaftale, hvor han bl.a. skulle undervise indenfor forbedring af kontorrutiner samt yde assistance mv.

På baggrund af ovenstående er det min vurdering, at Klager ved sin dokumenterede ibrugtagning af navnet ”IMPLEMENT” i 1987 med registrering og offentliggørelse i statstidende i 1987 sammenholdt med de mangeartede men alligevel specialiserede ydelser indenfor klasse 35, 41 og 42 har tilregnet sig eneret til at benytte navnet IMPLEMENT indenfor disse klasser. På dette grundlag skal jeg anmode ankenævnet indskrænke indklagedes registrering, således, min klient ikke generes af Indklagedes uberettigede brug af navnet IMPLEMET for Klagers ydelser.

Kopi heraf er sendt til Indklagedes advokat. …”

Indklagede ved Bech-Bruun Advokatfirma har den 13. oktober 2008 kommenteret klagen med følgende:

”… AN 2008 00026 - varemærket IMPLEMENT

Med henvisning til Ankenævnets brev af 13. august 2008 med kopi af klage skal jeg herved udtale mig på mærkeindehavers vegne.

1. Den påklagede afgørelse

Ved afgørelse af 13. juni 2008 tog Patent- og Varemærkestyrelsen klagers begæring om ophævelse delvist til følge.

Ifølge Styrelsens afgørelse skal registreringen af VR 2005 00668 IMPLEMENT ophæves for tjenesteydelserne ”undervisning vedrørende implementering af standard IT programmer” i klasse 41 og ”tekniske projektstudier; rådgivning om strategi om implementering vedrørende standard IT programmer” i klasse 42, men opretholdes for alle øvrige tjenesteydelser.

Afgørelsen er baseret på, at klager efter Styrelsens vurdering har godtgjort at have en kendetegnsret til IMPLEMENT for ”Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software” samt ”undervisning vedrørende kundespecifikt software”.

Det er mærkeindehavers opfattelse, at klager ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for den påståede kendetegnsret, og at klager i hvert fald ikke har dokumenteret at have rettigheder, der rækker ud over omfanget af den kendetegnsret, Styrelsen har lagt til grund.

2. Mærkeindehavers påstande

Mærkeindehaver påstår principalt, at ophævelsesbegæringen ikke tages til følge, og registrering nr. VR 2005 00668 IMPLEMENT således opretholdes i fuldt omfang, subsidiært at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

3. Klagers rettigheder

Styrelsens afgørelse er formentlig truffet efter varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 15, stk. 4, nr. 2 (og ikke nr. 3 som anført i afgørelsen). Lovens § 15, stk. 4, nr. 2 lyder:

Stk. 4. Et varemærke er ligeledes udelukket fra registrering, hvis

……

2) der ved brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.

Efter denne bestemmelse er det afgørende for sagen, om klager har erhvervet ret til IMPLEMENT som uregistreret varemærke eller tegn forud for ansøgningsdatoen for mærkeindehavers registrering, dvs. forud for den 6. oktober 2004, og om en sådan ret i givet fald fortsat er opretholdt, jf. bestemmelsens sidste led. Det er klager, der har bevisbyrden herfor.

Vedrørende kravene for at erhverve varemærkeret ved brug fremgår det af Wallbergs ”Varemærkeret”, 4. udgave, side 88, at

”Mærket skal således bruges på en sådan måde, at kendskabet til mærket er mere end lokalt. Et sådant kendskab kan godt opnås, selvom den konkrete brug har en begrænset geografisk udstrækning, eller hvis produktet alene produceres med henblik på eksport, hvis omsætningskredsen som sådan (dvs. i hele landet) ikke desto mindre har fået kendskab til mærket.”

Der stilles således krav til, at omsætningskredsen i hele landet har fået kendskab til mærket. Efter mærkeindehavers opfattelse er dette krav utvivlsomt ikke opfyldt i denne sag, da det dokumentationsmateriale, som klager har fremlagt, i vidt omfang har karakter af eksempler på korrespondance med enkeltstående modtagere.

Om dokumentationskravet til et brugsbaseret varemærke efter § 15, stk. 4, nr. 2, fremgår følgende af Wallbergs ”Varemærkeret”, 4. udgave, side 236

”Dokumentationen for brug skal være dateret og vise brug af mærket, samt hvilke varer det har været og fortsat anvendes for. Selvom der ikke stilles voldsomme krav til ibrugtagningen, må dokumentationen dog have en vis konsistens. Er dokumentationen tidsmæssigt usammenhængende, eller viser det ikke konsekvent, hvilke varer mærket har været brugt for, kan dokumentationen ikke accepteres.”

På baggrund af ovenstående citat sammenholdt med den noget sporadiske karakter af den dokumentation, klager har fremlagt – hvoraf en størstedelen tilmed vedrører brug af betegnelser som ”bent okholm IMPLEMENT informatik” og lignende - er det mærkeindehavers opfattelse, at klagers materiale ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere en brugsbaseret varemærkeret til IMPLEMENT for klager.

Det er antagelig også Styrelsens opfattelse, idet Styrelsen så vidt ses ikke lægger til grund, at klager har en egentlig varemærkeret, men derimod en ”kendetegnsret”. Selv om der henvises til de materielle regler i markedsføringslovens § 18 (side 4 i afgørelsen), må det lægges til grund, at dokumentationskravene for Styrelsens vurdering af en ”kendetegnsret” efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 ikke på afgørende vis adskiller sig fra de krav, der gælder til dokumentation for en egentlig brugsbaseret varemærkeret efter samme bestemmelse.

I den forbindelse henvises til varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, hvorefter en varemærkeret stiftet ved ibrugtagning alene omfatter de varer og/eller tjenesteydelser, som mærket er taget i brug og fortsat anvendes for.

Fra praksis henvises til Ankenævnets afgørelse i sag AN 2000 00008 – Dialog Design, hvor Ankenævnet stadfæstede Styrelsens vurdering, der bl.a. indeholder følgende:

”Med hensyn til det ibrugtagne mærke er det Styrelsens vurdering, at det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at indsiger på baggrund af brug har en varemærkeret til DIALOG DESIGN for tjenesteydelser i forbindelse med design og programmering af computerprogrammer. De indsendte udskrifter fra indsigers internetsider angår programmering af computerprogrammer samtidig med, at mærket DIALOG DESIGN anvendes, men materialet viser ikke, hvornår det har været tilgængelig på Internettet, og kan derfor ikke anvendes som dokumentation for brug. Det øvrige indsendte materiale fra indsiger består af en række fakturaer, hvoraf kun en af disse dokumenterer brug af mærket DIALOG DESIGN i forbindelse [med] design og programmering af computerprogrammer. De resterende fakturaer viser ikke, at disse angår tjenesteydelser i forbindelse med design og programmering af computerprogrammer. Det er derfor Styrelsens opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at indsiger har et ibrugtaget varemærke i forbindelse med design og programmering af computerprogrammer.”

En udskrift af afgørelsen vedlægges for nemheds skyld. Afgørelsen illustrerer, at der efter praksis stilles krav om dokumentation for brug i forbindelse med specifikke tjenesteydelser.

I det omfang Ankenævnet måtte lægge til grund, at klager har dokumenteret en kendetegnsret til IMPLEMENT, gør mærkeindehaver gældende, at en sådan ret i hvert fald ikke omfatter andet og mere end ”kontorautomatisering” og således ikke egentlig konsulentbistand eller undervisning.

3.1 Supplerende bemærkninger til klagers bilag

De af klager fremlagte nye bilag 33, 34 og 35 kan ikke føre til andet resultat end det ovenfor anførte, da der er tale om enkeltstående eksempler på korrespondance, som ikke opfylder kravene til konsistens og tidsmæssig sammenhæng, jf. det ovenfor (side 2) anførte citat fra Wallbergs ”Varemærkeret”, 4. udgave, side 236. De tre bilag daterer sig i øvrigt fra 1989-1993, dvs. mere end 11 år før indleveringen af mærkeindehavers varemærkeansøgning. Bilagene dokumenterer således ikke, at der på indleveringstidspunktet for den angrebne registrering mere end 11 år senere bestod nogen relevante rettigheder for klager.

Vedrørende bilag 35 anfører klager (side 2 i klageskrivelsen), at klager ”ikke kan rådgive eller servicere sine kunder uden at have deltaget i såvel forretningsadministration, ledelse og almindelige opgaver. Det er derfor helt naturligt, at man som konsulentvirksomhed involverer sig i sin kundes kompetenceområde for at kunne rådgive optimalt.” Hertil bemærkes blot, at klagers eventuelle deltagelse i forretningsadministration som led i klagers ydelser naturligvis ikke bevirker, at klager derved opnår varemærke- eller kendetegnsrettigheder for ydelser vedrørende forretningsadministration, og derfor er irrelevant for sagen.

Klagers bemærkninger (side 3) om, at bilag 14 fra 1996 med annoncering af konsulent- og kursusvirksomhed skulle udgøre dokumentation for, at klagers rettigheder skulle omfatte tjenesteydelserne ”bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver” samt hele klasse 41 må ganske afvises. Der henvises til det ovenfor (side 2) anførte om de krav, der i praksis stilles til dokumentation for brugsbaserede rettigheder.

For god ordens skyld bemærkes, at Ankenævnet bør bortse fra bilag 30 og klagers bemærkninger (side 3 i klageskrivelsen) til bilaget. Som anført i Styrelsens afgørelse (side 5) er bilag 30 dateret efter ansøgningsdatoen for mærkeindehavers registrering. Da det er dokumenteret, at klagers hjemmeside ikke så ud som vist i bilag 30 på det relevante tidspunkt (ansøgningsdatoen), kan bilaget således ikke tillægges betydning for sagens afgørelse.

For så vidt angår klagers bilagsmateriale i øvrigt henvises til det under ophævelsessagen anførte.

4. Spørgsmålet om forvekslelighed

Det er mærkeindehavers opfattelse, at klager ikke har dokumenteret at have erhvervet og opretholdt varemærkeret eller kendetegnsret til IMPLEMENT (alene). I det omfang Ankenævnet måtte lægge til grund, at en sådan varemærkeret eller kendetegnsret måtte bestå, bør den i hvert fald ikke kunne omfatte andet og mere end tjenesteydelser vedrørende kontorautomatisering, jf. mærkeindehavers indlæg af 11. juni 2007 i ophævelsessagen.

Mærkeindehaver gør desuden gældende, at der ikke består forvekslelighed efter varemærkelovens § 15 mellem klagers varemærke/kendetegn ”bent okholm IMPLEMENT informatik” og mærkeindehavers varemærke IMPLEMENT, da der hverken er mærke-lighed eller sammenfald eller lighed af tjenesteydelser.

For det tilfælde, at det måtte blive lagt til grund, at klager har rettigheder til IMPLEMENT (alene), gøres det gældende, at mærkeindehavers varemærke heller ikke i den situation frembyder forvekslingsfare efter varemærkelovens § 15, da der ikke er sammenfald eller lighed af tjenesteydelser.

Det er således mærkeindehavers synspunkt, at varemærkeregistrering nr. VR 2005 00668 IMPLEMENT ikke er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2. Subsidiært gøres det gældende, at der i hvert fald ikke er grundlag for at begrænse mærkeindehavers registrering i videre omfang end, hvad der fremgår af den påklagede afgørelse.

I øvrigt henvises til mærkeindehavers indlæg under ophævelsessagens behandling for Styrelsen…”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 10. november 2008 følgende udtalelse:

”… Vedrørende varemærket IMPLEMENT

Som svar på Ankenævnets brev af 30. oktober 2008 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 13. juni 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Indklagede har i brev af 12. december 2008 kommenteret Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse med følgende:

”… AN 2008 00026 - varemærket IMPLEMENT

Jeg henviser til Ankenævnets brev af 10. november 2008 med kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af samme dato.

Det fremgår, at styrelsen fastholder sin afgørelse i ophævelsessagen, hvilket vil indebære en delvis ophævelse af mærkeindehavers registrering.

Mærkeindehaver er ikke enig i styrelsens vurdering, men fastholder, at ophævelsesbegæringen ikke bør tages til følge, og at VR 2005 00668 IMPLEMENT således bør opretholdes i fuldt omfang. Begrundelsen herfor er, at klager ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for den påståede kendetegnsret til IMPLEMENT.

5. Klager har ikke dokumenteret relevante rettigheder

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, har klager bevisbyrden for, at klager har erhvervet ret til IMPLEMENT som uregistreret varemærke eller tegn forud for ansøgningsdatoen for mærkeindehavers registrering, dvs. forud for den 6. oktober 2004. Desuden har klager bevisbyrden for, at en sådan ret i givet fald fortsat er opretholdt.

Det dokumentationsmateriale, som klager har fremlagt, udgør primært korrespondance med enkeltstående modtagere. Det gøres gældende, at materialet ikke viser, at omsætningskredsen i hele landet har fået kendskab til mærket, hvilket er et krav for, at klager har stiftet ret som påstået.

Klagers materiale er usammenhængende og angår for størstedelens vedkommende brug af betegnelser som ”bent okholm IMPLEMENT informatik” mv. Dokumentationsmaterialet viser ikke konsekvent brug af IMPLEMENT for bestemte tjenesteydelser. Materialet dokumenterer navnlig ikke, at der på tidspunktet for indlevering af mærkeindehavers varemærkeansøgning fortsat bestod en ret til det af klager påberåbte kendetegn. Der henvises til mærkeindehavers indlæg af 13. oktober 2008.

I det omfang det måtte blive lagt til grund, at klager har en kendetegnsret til IMPLEMENT, gør mærkeindehaver fortsat gældende, at en sådan ret i hvert fald ikke omfatter andet og mere end ”kontorautomatisering”. Det fastholdes, at klager ikke har dokumenteret nogen rettigheder i forhold til egentlig konsulentbistand eller undervisning.

6. Spørgsmålet om forvekslelighed

Som anført i mærkeindehavers indlæg af 13. oktober 2008 fastholdes det, at klager ikke har dokumenteret at have erhvervet og opretholdt varemærkeret eller kendetegnsret til IMPLEMENT (alene), og at en sådan ret for klager i hvert fald ikke kan omfatte andet og mere end tjenesteydelser vedrørende kontorautomatisering. Der henvises til mærkeindehavers indlæg af 11. juni 2007 i ophævelsessagen.

Det fastholdes, at der ikke består forvekslelighed efter varemærkelovens § 15, herunder at der ikke er sammenfald eller lighed af tjenesteydelser, jf. mærkeindehavers indlæg af 13. oktober 2008.

*****

Med henvisning til ovenstående henstilles det til ankenævnet at tage mærkeindehavers principale påstand til følge og opretholde mærkeindehavers registrering i fuldt omfang, subsidiært at stadfæste styrelsens afgørelse…”

Klager har ikke udtalt sig yderligere.