RESUMÉ:
AN 2008
00037 – VR 2007 02513 BAKS <w> – Forvekslelighed
Indehaveren af CTM 5453998 BRAX fremsatte
indsigelse mod registreringen af ordmærket BAKS VR 2007 02513. Indsigelsen blev
begrundet med, at mærket visuelt og fonetisk er næsten identisk med indsigers
EU-varemærke CTM 5453998 BRAX. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke
indsigelsen til følge, og registreringen blev opretholdt. Denne afgørelse blev
indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den
påklagede afgørelse.
KENDELSE:
År 2009, den 18. maj 2009 afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann, Sten Juul Petersen)
LEINEWEBER
GMBH & CO. KG
Tyskland
v/PATRADE
A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24.
juli 2008 i sagen
VR 2007 02513 BAKS <w>
der indehaves af
BAKS v/Kirsten Bak Aalborg
v/ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, AALBORG
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de grunde, der er
anført af Patent- og Varemærkestyrelsen, stadfæster Ankenævnet den påklagede
afgørelse.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 20. marts 2007 indleverede BAKS v/Kirsten Bak
Aalborg en ansøgning om registrering af varemærket BAKS <w>
for
Klasse 14: Varer af ædle metaller eller varer
overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker,
ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
Klasse 21: Keramik.
Klasse 42: Design af smykker.
Varemærket blev registreret den 17. juli 2007 og
efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.
Den 1. oktober 2007 gjorde PATRADE A/S indsigelse på
vegne af Leineweber GmbH & Co. KG mod gyldigheden af det registrerede mærke
BAKS. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers varemærke VR 2007 02513
BAKS er forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke CTM 5453998 BRAX. Indsiger
gør gældende, at der er varesammenfald i klasse 42, idet både indsigers og
indehavers mærke er registreret for ”Design af smykker”. Herudover gør indsiger
gældende, at der er en sådan forbindelse mellem ”Design af smykker” i klasse 42
og ”Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i
andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske
instrumenter” i klasse 14, at der er risiko for, at forbrugerne vil forveksle
smykker af mærket BAKS med smykkedesign af mærket BRAX. Indsiger har endvidere
i brev af den 11. april 2008, gjort styrelsen opmærksom på, at EU-varemærke CTM
5453998 BRAX nu er registreret.
I breve af henholdsvis den 22. oktober 2007 og 29.
april 2008 gør indehaver gældende, at mærket BAKS er indehavers efternavn i
genitivform. Herudover gør indehaver gældende, at mærket ikke er forveksleligt
med indsigers mærke, idet mærket aldrig anvendes alene, men altid sammen med
ekstra ord eller ordforklaringer. Endelig gør indehaver gældende, at mærket
primært sælges hos museumsbutikker, gallerier samt juvelerer, og aldrig i
forbindelse med tøj, hvorfor der ikke vil kunne ske en navneforveksling.
Den 24. juli 2008 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen følgende afgørelse i indsigelsen:
”…2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
Der er risiko for forveksling, herunder at
det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre
mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke: BAKS <w>
Registreret for: Klasse
14: Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i
andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske
instrumenter.
Klasse 21: Keramik.
Klasse 42: Design af smykker.
Indsigers mærke: BRAX <w>
Registreret for: Klasse
35: Detailhandel med sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske
præparater, hårvand, desodoriseringsmidler, duftspray, eau de toilette,
shampoo, lotioner, hårplejemidler, badesalt, ædle metaller og legeringer heraf
samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder,
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, varer af læder og
læderimitationer, kufferter, tasker, håndtasker til kvinder, tøjposer,
attachétasker, mapper, tegnebøger, punge, rygsække, beklædningsgenstande,
benklæder til mænd og kvinder, sportstøj, bælter, fodtøj, inklusive sportssko,
hovedbeklædning; formidling af driftsøkonomisk knowhow (franchising) i
forbindelse med drift af butikker og lignende indretninger, hvor der sælges
sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, desodoriseringsmidler,
duftspray, eau de toilette, shampoo, lotioner, hårplejemidler, badesalt, ædle
metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket
hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter,
varer af læder og læderimitationer, kufferter, tasker, håndtasker til kvinder,
tøjposer, attachétasker, mapper, tegnebøger, punge, rygsække, beklædningsgenstande,
benklæder til mænd og kvinder, sportstøj, bælter, fodtøj, inklusive sportssko,
hovedbeklædning; driftsøkonomisk projektering af førnævnte butikker og
indretninger for tredjemand; driftsøkonomisk planlægning og rådgivning
vedrørende førnævnte butikker og indretninger for tredjemand.
Klasse
42: Formidling af juridisk og teknisk knowhow (franchising) i forbindelse med
drift af butikker og lignende indretninger, hvor der sælges sæbe,
parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, desodoriseringsmidler,
duftspray, eau de toilette, shampoo, lotioner, hårplejemidler, badesalt, ædle
metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer
overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske
instrumenter, varer af læder og læderimitationer, kufferter, tasker, håndtasker
til kvinder, tøjposer, attachétasker, mapper, tegnebøger, punge, rygsække,
beklædningsgenstande, benklæder til mænd og kvinder, sportstøj, bælter, fodtøj,
inklusive sportssko, hovedbeklædning; teknisk projektering af førnævnte
butikker og indretninger for tredjemand; teknisk planlægning og teknisk og juridisk
rådgivning vedrørende førnævnte butikker og indretninger for tredjemand;
meddelelse af licens til udnyttelse af franchisingkoncepter.
Indledningsvis skal
styrelsen gøre opmærksom på, at vi kun kan tage stilling til mærkerne i deres
registrerede form. Vi kan således ikke i vores afgørelse lægge vægt på, at
mærkerne eventuelt måtte blive anvendt i en anden form på markedet.
Både indehavers såvel som
indsigers mærker er enstavelsesord, hver bestående af fire bogstaver. Begge
mærker begynder med bogstavet B, ligesom begge mærker indeholder bogstavet A.
Mærkerne adskiller sig
synsmæssigt ved kun at dele to ud af fire bogstaver, ligesom det skal bemærkes,
at bogstavrækkefølge ikke er den samme. Bogstavet A er det andet bogstav i
indehavers mærke, mens det er det tredje bogstav i indsigers mærke. Endelig
skal det bemærkes, at indsigers mærke ender med bogstavet X, hvilket adskiller
det fra indehavers mærke, der ender på K og S.
Lydligt ligger indehavers
mærke BAKS sig tæt op af indsigers mærke BRAX. Bogstavet X er substitutionsbogstav
for K og S og udtales identisk. Når indsigers mærke udtales adskiller det sig
således kun fra indehavers mærke ved at indeholde bogstavet R, der kun i
ubetydelig grad ændre udtalen.
Om
end indehavers mærke har en betydning, idet der er tale om indehavers efternavn
i genitivform, er det styrelsens vurdering, at ingen af de to mærker vil blive
opfattet som havende en klar begrebsmæssig betydning af en almindelig dansk
forbruger.
Indsigers varemærke er
blevet registreret i klasse 42 formidling af juridisk og teknisk knowhow (franchising)
i forbindelse med drift af butikker og lignende indretninger, hvor der blandt
andet sælges smykker. Indsiger er således beskyttet for tjenesteydelserne
formidling af juridisk og teknisk knowhow (franchising). Mens indehaver er beskyttet
for ”Design af smykker” i klasse 42. Der er således ikke sammenfald hvad angår
tjenesteydelserne i klasse 42.
Indsigers mærke er også
registreret for bl.a. ”Detailvirksomhed vedrørende ædle metaller og legeringer
heraf samt varer fremstillet af disse eller belagt med disse, juvelerarbejder,
simili, ædelsten, ure” i klasse 35, mens indehavers mærke er registreret for ”Varer
af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre
klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske
instrumenter” i klasse 14. Det er styrelsens vurdering, at der er tale om
ligeartede varer.
Ud fra en samlet
vurdering af ligheden mellem mærkerne og de omfattede varer og tjenesteydelser,
er det styrelsens vurdering, at der ikke er forvekslelighed mellem indehavers
og indsigers mærker. Selv om der er lydlig lighed mellem udtalen af mærkerne,
har styrelsen lagt afgørende vægt på de synsmæssige forskelle, samt det faktum,
at der ikke er varesammenfald. Endelig skal styrelsen bemærke, at mærkerne ikke
har tilstrækkelig mærkelighed til at udstrække beskyttelsen af indsigers mærke
til at angå de ligeartede varer og tjenesteydelser.
Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen efter
varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse blev indbragt af Leineweber GmbH
& CO.KG v/PATRADE A/S ved brev af 23. september 2008 for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker.
Klager har begrundet sin påstand med følgende:
”… På vegne af min
klient, Leineweber GmbH & C0. KG ankes Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse
i Afgørelse om administrativ ophævelse i sagen VR 2007 02513 af den 24. juli
2008 i henhold til Varemærkelovens § 46.
Klagegebyr kr. 4.000
bedes trukket på vores konto PVS4.
Anken angår afslag af indsigelse mod VR 2007 02513 BAKS baseret på klagers ældre EU varemærke CTM 5453998 BRAX.
Anken rettes mod
indklagedes mærke for følgende varer:
klasse 42: Design af smykker
samt
klasse 14: Varer
af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre
klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
Klagers mærke er
registreret for:
Klasse: 35: Detailhandel
med sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand,
desodoriseringsmidler, duftspray, eau de toilette, shampoo, lotioner,
hårplejemidler, badesalt, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle
metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene,
ure og kronometriske instrumenter, varer af læder og læderimitationer, kufferter,
tasker, håndtasker til kvinder, tøjposer, attachétasker, mapper, tegnebøger,
punge, rygsække, beklædningsgenstande, benklæder til mænd og kvinder, sportstøj,
bælter, fodtøj, inklusive sportssko, hovedbeklædning; formidling af
driftsøkonomisk knowhow (franchising) i forbindelse med drift af butikker og lignende
indretninger, hvor der sælges sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske
præparater, hårvand, desodoriseringsmidler, duftspray, eau de toilette,
shampoo, lotioner, hårplejemidler, badesalt, ædle metaller og legeringer heraf
samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder,
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, varer af læder og
læderimitationer, kufferter, tasker, håndtasker til kvinder, tøjposer,
attachétasker, mapper, tegnebøger, punge, rygsække, beklædningsgenstande,
benklæder til mænd og kvinder, sportstøj, bælter, fodtøj, inklusive sportssko, hovedbeklædning;
driftsøkonomisk projektering af førnævnte butikker og indretninger for
tredjemand; driftsøkonomisk planlægning og rådgivning vedrørende førnævnte butikker
og indretninger for tredjemand.
Klasse 42: Formidling af juridisk og
teknisk knowhow (franchising) i forbindelse med drift af butikker og lignende
indretninger, hvor der sælges sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske
præparater, hårvand, desodoriseringsmidler, duftspray, eau de toilette,
shampoo, lotioner, hårplejemidler, badesalt, ædle metaller og legeringer heraf
samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder,
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, varer af læder og
læderimitationer, kufferter, tasker, håndtasker til kvinder, tøjposer,
attachétasker, mapper, tegnebøger, punge, rygsække, beklædningsgenstande,
benklæder til mænd og kvinder, sportstøj, bælter, fodtøj, inklusive sportssko,
hovedbeklædning; teknisk projektering af førnævnte butikker og indretninger for
tredjemand; teknisk planlægning og teknisk og juridisk rådgivning vedrørende
førnævnte butikker og indretninger for tredjemand; meddelelse af licens til
udnyttelse af franchisingkoncepter.
P Å S T A N D:
Mærkerne BAKS og BRAX er
forvekslelige.
BAKS
er visuelt og fonetisk næsten identisk med klagers mærke
BRAX
Begge mærker
består af 4 bogstaver, begynder med B, indeholder konsonanten A. Det anmeldte
danske mærkes suffiks KS er fonetisk identisk med sidste bogstav X i indsigers
mærke.
Ingen af mærkerne
BRAX og BAKS har nogen kendt begrebsmæssig betydning, der giver adskillelsesevne,
hvorfor dette understøtter vores påstand om forvekslelighed.
Styrelsen
tilkendegiver ligeledes, at mærkerne ligger tæt op af hinanden lydligt. Vi er
ikke enige med Styrelsen i, at mærkerne visuelt ikke er forvekslelige.
Helhedsindtrykket af mærkerne i en vurdering af samtlige aspekter; fonetisk og
visuelt er klart forvekslelighed.
Desuden skal
anføres, at vi finder direkte vareartslighed mellem indklagedes varer i:
klasse 14: Varer af ædle metaller eller varer
overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker,
ædelstene, ure og kronometriske instrumenter
og klagers serviceydelser i:
Klasse 35: Detailhandel
med sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, desodoriseringsmidler,
duftspray, eau de toilette, shampoo, lotioner, hårplejemidler, badesalt, ædle
metaller og legeringer heraf samt varer
af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter”
og
Klasse 42: Formidling af juridisk og teknisk knowhow
(franchising) i forbindelse med drift af butikker og lignende indretninger,
hvor der sælges sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater,
hårvand, desodoriseringsmidler, duftspray, eau de toilette, shampoo, lotioner,
hårplejemidler, badesalt, ædle metaller
og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed,
juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter”.
Klagers ydelser;
Detailhandel med smykker og juvelerarbejde samt formidling af juridisk og
teknisk knowhow i forbindelse med drift og indretning af bl.a. butikker til
salg af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker,
ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, må anses som værende ligeartede
med:
Indklagedes varer:
Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre
klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter
og indklagedes ydelser:
Design af smykker.
I Styrelsens
håndbog angives det:
” Ligeartethed mellem varer og
tjenesteydelser kan eksistere når, der er en vis sammenhæng mellem varen og
tjenesteydelsen, typisk i kraft af at de har samme formål eller
anvendelsesområde, så forbrugerne dermed kan antage, at der er en forbindelse
mellem udbyderen af henholdsvis varen og tjenesteydelsen.
Eksempler herpå kan være vaskemidler/vaskemaskiner overfor tjenesteydelsen
vaskeri, kosmetik overfor skønhedssaloner og biler overfor biludlejning”.
Den sammenhæng som
Styrelsen beskriver i deres håndbog er netop til stede i nærværende sag, idet,
indklagedes varer og klagers varer besidder en sådan sammenhæng, at forbrugeren
vil forbinde de 2 mærker. Dette sammenholdt med, at mærkerne er forvekslelige,
jf. ovenfor.
På vegne af klager
anmodes således om omstødelse af afgørelsen af VR 2007 02513 for alle registrerede
varer og tjenesteydelser.
Der anmodes om mulighed for respons på indklagedes eventuelle indlæg…”
Indklagede
ved DAHL ADVOKATFIRMA har den 6. november 2008 kommenteret klagen med følgende:
”…Ankesag
AN 2008 00037 - BRAX vs BAKS
Jeg retter henvendelse på vegne af BAKS v/Kirsten Baks, Duebrødrevej 22,
9000
På min klients vegne skal jeg anmode om en stadfæstelse af Patent- og
varemærkestyrelsens afgørelse, - hvilket indebærer, at endelig registrering af
VR 2007 02513 for de anmeldte ydelser i klasse 14 og klasse 42 gennemføres, og
at de af Leineweber GmbH & Co. KG fremsatte indsigelser afvises.
Jeg kan på vegne af min klient fuld ud tiltræde de præmisser, som Patent- og Varemærkestyrelsen lægger til grund for sin afgørelse af 24. juli 2008. Særligt skal jeg dog fremhæve følgende:
at
varemærkerne
BRAX og BAKS synsmæssigt adskiller sig væsentligt fra hinanden. Alene 2 af
varemærkernes 4 bogstaver er sammenfaldende. Ydermere står alene forbogstavet
”B” placeret samme sted i de 2 mærker
at
der
ikke er associationsmæssige ligheder mellem de 2 varemærker.
Min klients varemærke, BAKS, kan henføres direkte til min klients efternavn, og
i den almindelige forbrugers bevidsthed vil BAKS formentlig også blive associeret
med et efternavn. Klagers varemærke, BRAX, giver ikke sådanne associationer til
hverken for- eller efternavne og giver ikke i sig selv nogen oplagte begrebsmæssige
associationer hos forbrugerne,
at
der
lydmæssigt er en ikke ubetydelig forskel på udtalen af de 2 mærker - specielt
da udtalen af klagers varemærke, BRAX sammenlignet med min klients mærke BAKS
”brydes” af bogstavet ”R” som andet bogstav,
at
der
ikke er sammenfald mellem de vareklasser, hvorunder de 2 varemærker er
registreret. Min klient og undertegnede kan fuldt ud tilslutte os styrelsens
overvejelser om den manglende varelighed, og det bestrides, at der som anført
af klagers advokat skulle foreligge vareartslighed for denne ydelse. Den klasse 42, som klager henviser til
omfatter, som også anført af styrelsen, juridisk og teknisk knowhow
(franchising). Min klients mærke er
imidlertid registreret for ”design af smykker” i klasse 42. Der kan således under ingen omstændigheder
være sammenfald for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 42, uagtet at det
muligvis kan være ligeartede varer.
Her må det imidlertid også indgå i vurderingen, at klager ikke har oplyst, at
denne agter at producere, markedsføre eller sælge smykker under varemærket
BRAX.
Sammenfattende
kan der efter min opfattelse ikke antages at foreligger forvekslelighed mellem
min klient og klagers mærker, hvorfor Styrelsens afvisning af indsigelser bør
stadfæstes…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 1.
december 2008 følgende udtalelse:
”… Vedrørende mærket BAKS
Som svar på Ankenævnets brev af den 28. november 2008 skal styrelsen udtale
følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye
væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 24. juli 2008 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…”
Indklagede ved DAHL ADVOKATFIRMA har den 5.
december 2008 meddelt følgende:
”…Ankesag AN 2008 00037 – BRAX vs
BAKS
Jeg kan oplyse, at jeg på vegne min klient ikke
har yderligere bemærkninger til sagen…”
Klager har ikke udtalt sig yderligere.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet
for Patenter og Varemærke, den 18. maj 2009