RESUMÉ:
AN 2008
00042 – VR 2007 02949 VIAGRO <w> - Forvekslelighed - Velkendthed
Indehaveren af varemærket VIAGRA <w> fremsatte
indsigelse mod registreringen af varemærket VIAGRO <w>. Indsiger
begrundede indsigelsen med, at varemærkerne er forvekslelige samt at indsigers
varemærke er velkendt. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til
følge og opretholdt registreringen, idet styrelsen fandt, at der ikke var
sammenfald af varer, hvorfor der heller ikke er en forvekslingsrisiko tilstede.
Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som
omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og ophævede registreringen i
sin helhed.
KENDELSE:
År 2009, den 10. december afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo, Steffen Gulman, Hanne Kirk
Deichmann og Sten Juul Petersen)
Pfizer koncernen v/Pfizer GmbH, Trademark
Department, Tyskland
v/Budde Schou
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28.
august 2008 vedrørende sagen VR 2007 02949 VIAGRO <w> for
Bräuner A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og
Varemærkestyrelsens udlægning af dommen fra EF-domstolen af 27. november 2008 i
Sag C-252/07, Intel. Ankenævnet finder imidlertid på baggrund af en
helhedsbedømmelse, at registreringen af VIAGRO skal ophæves for alle de angivne
varer i klasse 1 og 31, idet brugen af mærket for alle varer må anses for at
være en utilbørlig udnyttelse af VIAGRA mærkets særpræg eller renommé.
Ankenævnet har herved navnlig lagt vægt på intensiteten af varemærket VIAGRA’s
renommé og særpræg inden for den brede offentlighed, og at forskellen mellem de
to mærker er særdeles beskeden. På baggrund af en helhedsbedømmelse finder
Ankenævnet derfor, at registreringen skal ophæves i sin helhed.
Herefter bestemmes:
Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. august 2008 vedrørende VR 2007 02949
VIAGRO <w> ophæves i sin helhed.
Sagens
baggrund:
Den 12. marts 2007 indleverede Bräuner A/S en
ansøgning om registrering af varemærket VIAGRO <w> for:
Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle,
videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå
tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning,
kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til
industrielle formål.
Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og
skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr,
friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr, malt.
Varemærket blev registreret den 15. august 2007 og
efterfølgende publiceret I Dansk Varemærketidende.
I brev af 29. oktober 2007 nedlagde Budde Schou
A/S indsigelse på vegne af Pfizer GmbH, USA mod gyldigheden af det registrerede
mærke Viagro. Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse
nr. 782 af 30. august 2001. Indsiger gør gældende, at ovennævnte mærke er
forveksleligt med indsigers ældre rettigheder i form af den danske
varemærkeregistrering VR 1996 00469 ordmærket VIAGRA. Indsiger gør gældende, at
mærket VIAGRA er både velkendt og vitterlig kendt. Indsiger har indsendt
dokumentation til støtte for påstanden om velkendthed.
Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.
Den 28. august 2008 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til
følge:
”…2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
" der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
Ifølge varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 1 kan varemærke ikke registreres, hvis
”varemærket
er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det
søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for
hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt
her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig
udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug
ville skade dette særpræg eller renommé.”
3. Vurdering
og konklusion
Indsigers mærke: VIAGRA <w>
Registreret for:
Klasse 5: Alle varer
Indehavers mærke: VIAGRO <w>
Registreret for:
Klasse 1: Kemiske
produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til
anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå
tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til
hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer,
bindemidler til industrielle formål.
Klasse 31: Landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser),
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og
blomster, næringsmidler til dyr, malt.
Vurderingen af velkendtheden af indsigers mærke
Indsiger har indsendt
følgende materiale til dokumentation for påstanden om velkendthed:
· Erklæring
fra Lægemiddel Industri Foreningen
· Søgeresultat
fra Google
· Kopier
af presseomtaler
Indsiger henviser i
øvrigt til indsigers hjemmeside.
Ifølge erklæringen fra
brancheforening Lægemiddel Industri Foreningen har VIAGRA været brugt i Danmark
siden januar 2000 for et præparat mod erektil dysfunktion. I 2002 var
markedsandelen ca. 90 %, mens den efterfølgende har ligget på ca. 60 %.
Det er styrelsens
vurdering, at VIAGRA er velkendt for ”farmaceutiske præparater mod erektil
dysfunktion”. Erklæringen fra Lægemiddel Industri Foreningen samt styrelsens
eget kendskab til mærkets velkendthed lægges til grund for denne vurdering.
Et velkendt mærke kan
efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 nyde beskyttelse mod et andet
varemærke, hvis brugen af dette mærke vil føre til en utilbørlig udnyttelse af
eller skade på mærkets særpræg eller renommé. Dette forudsætter, at der hos
forbrugeren skabes en sammenhæng mellem mærkerne.
Indehavers mærke VIAGRO
ligner indsigers mærke VIAGRA, da mærkerne kun adskiller sig ved den sidste
vokal A og O. Indsigers mærke VIAGRA er velkendt for ” farmaceutiske præparater
mod erektil dysfunktion” i klasse 5, hvorimod indehavers mærke er registreret
for kemiske og industrielle produkter i klasse 1 samt varer i klasse 31. Det er
styrelsens vurdering, at indehavers mærke ikke udgør en krænkelse af indsigers
rettigheder i henhold til § 15, stk. 4, nr. 1, idet varerne omfattet af
indehavers registrering adskiller sig væsentligt fra de varer som indsigers
mærke er velkendt for. Der vil derfor ikke opstå en sammenhæng mellem mærkerne
hos forbrugeren.
Da der ikke er sammenfald
af varer, er der heller ikke risiko for forveksling af mærkerne i henhold til §
15, stk. 1, nr. 2.
Indsiger har også gjort
gældende, at indsigers mærke er vitterlig kendt og nyder beskyttelse efter
varemærkelovens § 15, stk. 3. nr. 2. § 15, stk. 3, nr. 2 angår mærker brugt i
udlandet som via deres velkendthed alligevel kan nyde en beskyttelse i Danmark.
Da styrelsen i det ovenstående allerede har vurderet, at VIAGRA med den danske
registrering er velkendt i Danmark efter § 15, stk. 4, nr. 1, bliver denne
påstand irrelevant. Indsigers mærke vil efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.
2 ikke nyde en større beskyttelse end en dansk varemærkeregistrering kan nyde
efter § 15, stk. 4, nr. 1.
Indsigelsen tages dermed
ikke til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Afgørelsen er truffet i
henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…”
Denne afgørelse indbragte Pfitzer koncernen v/Budde Schou A/S ved brev af
28. oktober 2008 med bilag for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Der var
nedlagt påstand om, at den nedlagte indsigelse mod gyldigheden i sin helhed af
foreløbig varemærkeregistrering VR 2007 02949 VIAGRO tages til følge. Klagen
blev begrundet med følgende:
”… Under henvisning til
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 28. august 2008 i ovennævnte
indsigelsessag, hvor indsigelsen ikke blev taget til følge, skal vi hermed på
vegne af vor klient, Pfizer koncernen v/Pfizer GmbH, Trademark Department,
79090 Freiburg, Tyskland indgive
K L A G E
over Styrelsens
afgørelse.
Påstand
Den nedlagte indsigelse
mod gyldigheden i sin helhed af foreløbig varemærkeregistrering VR 2007 02949
VIAGRO tages til følge.
Anbringender & beviser
Til støtte for påstanden
gøres det gældende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2007 02949 VIAGRO
(herefter benævnt ”det yngre mærke”) bør være udelukket fra registrering, som
en følge af sin kvasi-identiske karakter til klagers VIAGRA varemærker iht.
følgende fire bestemmelser i varemærkelovens § 15:
1. Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2
(Kodak-mærke):
Det gøres i første række
gældende, at klagers mærke er et vitterlig
kendt varemærke på linje med eksempelvis Coca-Cola og Kodak, jfr. vedlagte
udskrift fra INTA’s hjemmeside og øvrig verdensomspændende omtale (med
fremhævelser).
Til støtte herfor gøres
det gældende, at klagers verdensomspændende mærke er vitterligt kendt som et
potensmiddel til erektil dysfunktion. VIAGRA er således siden 1990'erne anvendt
og markedsført i hele verden, som et af de fremmeste lægemidler mod mandlig
impotens.
Som det fremgår af
vedlagte erklæring fra Lægemiddel Industri Foreningen har klagers VIAGRA
produkter været solgt i Danmark siden 2000 og klagers mærke VIAGRA er et
indarbejdet og velkendt varemærke i Danmark. Det fremgår herudover af erklæringen,
at klagers produkter har en usædvanlig høj markedsandel på mellem 60-90 % af
markedet for erektil dysfunktion.
Hertil kommer, at klagers
mærke generelt er meget udbredt i den offentlige bevidsthed i hele verden.
Som dokumentation herfor
henvises dels til vedlagte søgning på Google, hvoraf fremgår at en søgning pr.
dags dato generer 55.600.000 hits på klagers mærke, dels til vedlagte
presseomtale, dels til vedlagte artikel angående Microsoft og klagers
samarbejde om bekæmpelse af spam, hvoraf det fremgår at én ud af fire spammails
indeholder brug af klagers mærke eller tilsvarende.
Klagers produkter solgt
under VIAGRA-mærket er endvidere de mest kopierede medicinalprodukter i verden,
jfr. vedlagte udskrift fra hjemmesiden for WHO International Medical Products
Anti-Counterfeiting Taskforce.
Herudover har klagers
mærke indtaget en så vitterlig kendt position i offentlighedens bevidsthed, at
mærket er genstand for en lang række vittigheder, hvor der tydeligt spilles på
mærkets vitterlig kendte karakter og de potente og "vækstfremmende"
egenskaber, som produktet naturligt forbindes med, jfr. vedlagte udskrift fra
Health Affairs marts/april 2000.
Det er klagers
opfattelse, at indklagede netop har tilsigtet en latterliggørelse af klagers
mærke, idet offentligheden og de relevante forbrugere utvivlsomt vil forbinde
det yngre mærke med klagers mærke.
Det gøres på grundlag af
ovenstående gældende, at brugen af det yngre mærke kan føre til, at det
antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og at brugen af det
yngre mærke både vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes
særpræg eller renommé, og vil skade dette særpræg eller renommé.
Et potensmiddel til
erektil dysfunktion er kendetegnet ved, at det ikke kun har en lystfremmende
effekt, men tillige en forstærkende og ”vækstfremmende” effekt, som kan sikre
en kraftigere og/eller længerevarende erektion, jfr. vedlagte udskrift fra klagers
danske hjemmeside og endvidere den produktomtale, som fremgår af den ovenfor
anførte dokumentation.
Det bør efter klagers
opfattelse være evident, at indklagede uretmæssigt søger at tiltage sig denne
betydelige goodwill og det i den brede befolkning vitterligt kendte særpræg for
klagers mærke, for dels at latterliggøre klagers mærke og dels at markedsføre
og sælge produkter, som skal fremstå som havende særligt potente eller
vækstfremmende egenskaber.
Den absolut minimalistiske variation af klagers ordmærke, som
indklagedes ordmærke er udtryk for, sammenholdt med den vitterligt kendte
karakter af klagers mærke og de hertil knyttede produkters egenskaber, vil lede
til, at de relevante forbrugere af produkter i klasse 01 og 31 vil antage, at
der er en forbindelse med klagers varemærke, fordi det yngre mærke er
kvasi-identisk med klagers varemærke og varerne er af samme eller lignende art.
En registrering eller
brug af det yngre kvasi-identiske ordmærke vil således indebære en utilbørlig
udnyttelse af klagers varemærkes særpræg og renommé, idet brug af indklagedes
mærke for produkter i klasse 01 og 31 vil få disse produkter til at fremstå som
ekstraordinært potente eller effektive.
En registrering og brug
af det yngre mærke vil endvidere medføre skade på klagers mærkes særpræg og
renommé, idet det yngre mærke dels uberettiget vil udvande klagers mærkes
enorme markedsposition, som et vitterlig kendt mærke med en påvist og anerkendt
potensfremmende effekt, dels vil kunne ødelægge indsigers mærkes renommé som et
anerkendt, effektivt middel af høj lødighed.
I tilslutning hertil
henvises til det nedenfor under punkt 3.1-3.3 anførte om vare-, mærke- og
forvekslelighed, som yderligere understreger utilbørligheden og
skadesvirkningen af det yngre mærke overfor klagers mærke.
Det yngre mærke bør
derfor afvises fra registrering i sin helhed, jfr. tilsvarende AN 1997 00896
WINDOWS.
2. Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 (velkendt i
Danmark):
Såfremt der ikke gives
medhold i, at klagers mærke er et vitterligt kendt mærke, gøres det i anden
række gældende, at klagers mærke er velkendt i Danmark, hvorfor brugen af det yngre
kvasi-identiske mærke, som søges registreret for varer i klasse 01 og 31, vil
medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers ordmærkes (VR 1996 00469 VIAGRA i
klasse 05) særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade dette
særpræg eller renommé.
Det gøres herved
gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen i sin afgørelse af 28. august 2008
har lagt til grund, at klagers ordmærke kan anses som velkendt i Danmark.
Herudover henvises til det ovenfor under punkt 1 omtalte materiale.
Det gøres af de ovenfor
under punkt 1 anførte grunde gældende, at brugen af det yngre kvasi-identiske
mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af klagers varemærkes særpræg og
renommé, og at en sådan brug vil skade dette særpræg og renommé, hvorfor mærket
bør afslås.
3. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 (risiko for
forveksling):
Såfremt klager ikke måtte
få medhold i, at klagers mærke er vitterligt kendt eller velkendt i Danmark, og
at en registrering og brug af det yngre mærke vil medføre en utilbørlig
udnyttelse af klagers rettigheders særpræg og renommé, gøres det i tredje række
gældende, at det yngre kvasi-identiske mærke er udelukket fra registrering,
idet der består risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en
forbindelse med klagers danske ordmærke VR 1996 00469 VIAGRA, fordi det yngre
mærke er identisk med eller ligner klagers varemærke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
3.1 Vare-lighed:
Det yngre mærke er
registreret i klasse 01 og 31 for klassehovederne.
Klagers mærke er genstand
for dansk varemærkeregistrering VR 1996 00469 VIAGRA for hele klasse 05.
Som en følge af mærkernes
kvasi-identiske karakter og de konkrete vareklasser (05 overfor 01 og 31)
foreligger der krydskollision mellem varerne.
Til støtte herfor gøres
det i forhold til klasse 01 gældende, at de relevante forbrugere vil forbinde
produkter fra klasse 01 med klagers produkter i klasse 05 og deres velkendte
produktegenskab som potensmiddel eller ”vækstfremmer”. Dette gør sig eksempelvis
gældende for kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og
skovbrugsøjemed, gødning, præparater til hærdning og kemiske
konserveringsmidler til levnedsmidler.
Klagers potenspille, som
registreret i klasse 05, har i videnskabelige forsøg beviseligt haft en gødende
og ”udholdenhedsforøgende” effekt på planter. Eksempelvis har afskårne blomster
holdt sig oprejst i op til en uge længere end sædvanligt, jfr. vedlagte artikel
fra Student BMJ.
I forhold til klasse 31
gøres det gældende, at de relevante forbrugere vil kunne forbinde samtlige
varer i klassehovedet med klagers produkter og deres velkendte produktegenskab
som potensmiddel eller ”vækstfremmer”. Hvert af produkterne i klasse 31 vil
således enten kunne bruges som et potensmiddel eller vækstfremmer, kunne
indeholde et sådant eller kunne være et resultat af brug af et produkt med
sådanne egenskaber.
3.2 Mærke-lighed:
Til støtte for ovennævnte
gøres det gældende, at de to ordmærker er identiske på nær deres sidste
bogstav.
Der er således fuld
identitet på mærkernes tre første, mest særprægede og bærende led
"VI-A-GR".
Der foreligger dermed
kvasi-identitet mellem mærkerne.
Den eneste forskel mellem
mærkerne består således i det yngre mærkes slutvokal ”O” i stedet for ”A”. Det
bemærkes herved, at O-vokalen er den vokal som besidder mindst forskel til klagers A-vokal i såvel visuel og fonetisk
henseende.
Herudover spiller det en
væsentlig rolle for mærke-lighedsbedømmelsen, at både ordet VIAGRA og det yngre
mærke VIAGRO er kunstord. Kravet til det yngre mærkes variation er dermed
højere end for et mærke, som indeholder gængse ord eller sammenstillinger
heraf.
Til dokumentation for
klagers mærkes karakter af et kunstord henvises til Nudansk Ordbog. Herudover
vedlægges udskrifter fra www.ordbogen.com og fra www.acronymfinder.com.
Visuelt er mærkerne kvasi-identiske, idet mærkernes væsentligste og bærende led er
ens.
Der er endvidere tale om
ordmærker, hvormed forvekslingsrisikoen skærpes i forhold til figurmærker.
Hertil er mærkerne, ved
brug af visse skrifttyper (herunder formskrift), fuldt identiske på nær den
visuelt ganske ubetydelige "hale" på ”A”'et i klagers mærke, jfr.
følgende eksempler:
Viagra
Viagro
Viagra
Viagro
Viagra
Viagro
Viagra Viagro
Viagra
Viagro
Viagra Viagro
Viagra
Viagro
Fonetisk er mærkerne kvasi-identiske, idet mærkernes væsentligste elementer udtales
ens og den valgte slutvokal i det yngre mærke besidder mindst mulig variation i
forhold til klagers mærkes slutvokal, idet eksempelvis et ”I”, ”Æ” eller ”Å”
ville medføre en større fonetisk afvigelse.
Begrebsmæssigt besidder det yngre mærke ikke særpræg overfor klagers mærke, idet begge
mærker er kunstord, hvormed det yngre mærke også i denne henseende åbenlyst er
baseret på klagers.
3.3 Forvekslelighed:
Som en følge af mærkernes
kvasi-identitet og den minimale forskel, som det yngre mærkes slutvokal udgør i
forhold til klagers mærke, klagers mærkes udstrakte genkendelighed og
indarbejdelse som kunstord samt krydskollisionen mellem de konkrete varer, er det
klagers opfattelse, at det yngre mærke - efter en helhedsvurdering - indebærer
en overhængende risiko for forveksling blandt de relevante forbrugere, herunder
at det antages, at det yngre mærke har forbindelse til det ældre mærke.
4. Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 (identisk
med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra udenlandsk ibrugtaget mærke):
Såfremt klager ikke måtte
få medhold i de ovenfor anførte punkt 1-3 gøres det i fjerde række gældende, at
det ansøgte mærke bør afvises fra registrering, idet det er kvasi-identisk med
eller kun adskiller sig uvæsentligt fra klagers verdensomspændende varemærker,
som er taget i brug i mere end 50 lande, jfr. den ovenfor omtalte artikel fra
Health Affairs, og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme
eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, jfr. det
ovenfor omtalte materiale, og idet indklagede på ansøgningstidspunktet havde
eller burde have haft kendskab til klagers udenlandske varemærker for varer i
også andre klasser end klasse 05, som en følge af mærkets kendte karakter og
omfattende brug.
På baggrund af
ovenstående henstilles det, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering
i sin helhed…”
Indklagede Bräuner A/S har den 3. januar 2009 kommenteret klagen med
følgende:
”… Med henvisning til ovennævnte sag, skal vi hermed meddele at vi ikke kan
godkende indsigelse fra Budde Schou mod varemærke registreringen VR 2007 02949
VIAGRO.
Begrundelse:
Viagro varemærket søges ikke godkendt inden for varemærke områder, som
Viagra omfatter. Begrundelsen for at benytte VIAGRO, er at VIA betyder ”liv” og
GRO betyder ”vækst”. Vi vil netop
benytte varemærket VIAGRO til markedsføring af et middel til planteernæring
(gødning).
På denne baggrund henstilles det at VIAGRO mærket registreres som ansøgt og
gjort gyldig…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 26. januar 2009 følgende
udtalelse til sagen:
”… Styrelsen har i afgørelsen af den 28. august 2008 konkluderet, at der
hos forbrugeren ikke vil opstå en sammenhæng mellem mærkerne VIAGRO og VIAGRA,
idet varerne omfattet af indklagedes registrering adskiller sig væsentligt fra
de varer, som klagers mærke er velkendt for.
EF-domstolen traf den 27. november 2008 en præjudiciel afgørelse i sagen
C-252/07, Intel-sagen, i hvilken afgørelse EF-domstolen opstiller specifikke
kriterier for vurderingen af velkendte mærkers beskyttelsesomfang. Vi har
herefter revurderet vores indstilling til sagen i lyset af de kriterier, som
EF-domstolen har opstillet.
Det er styrelsens opfattelse, at følgende af EF-domstolens betragtninger er
af særlig relevans for vurderingen af nærværende sag:
· Når en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk.
4, nr. 1, indtræder, er de en konsekvens af, at omsætningskredsen for det yngre
mærke skaber en sammenhæng mellem mærkerne, jf. præmis 30;
· For at vurdere, om der skabes en sammenhæng mellem
mærkerne, skal intensiteten og graden af særpræget for det ældre varemærke
tages i betragtning, jf. præmis 53, 54 og 55;
· Hvis det yngre varemærke hos en almindeligt
oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder
tankerne hen på det ældre mærke, er der en ”sammenhæng” mellem mærkerne, jf.
præmis 60;
· Imidlertid er en oplevet ”sammenhæng” mellem
mærkerne ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en
krænkelse. Hertil kræves nemlig også, at brugen af det yngre varemærke uden
skellig grund medfører eller vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre
varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug skader eller vil skade
dettes særpræg eller renommé, jf. præmis 26 og 32;
· Om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé
– i det omfang hvor det, der er forbudt, er den fordel, som indehaveren af det
yngre varemærke får af det ældre varemærke – skal bedømmes i forhold til en
almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af
de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, jf.
præmis 36;
· En skade
på det ældre varemærkes særpræg er sket, når dette varemærkes evne til at
identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, som
stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, svækkes, idet brugen af det
yngre varemærke medfører en opløsning af det ældre varemærkes identitet og dets
bekendthed i offentlighedens bevidsthed, jf. præmis 76
· Beviset for, at brugen af det yngre varemærke
skader eller ville skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det er
godtgjort, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos
gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre
varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre
varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil
forekomme i fremtiden, jf. præmis 81;
· I jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre
varemærke leder tanken hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen
for, at den aktuelle eller fremtidige brug af det yngre varemærke medfører en
utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller
skader dette særpræg eller renommé, jf. præmis 67.
Det står herefter klart, at der ved vurderingen af, om et yngre mærke
skaber en ”sammenhæng” med et ældre velkendt mærke, ikke blot skal foretages en
vurdering i forhold til de konkrete varer eller tjenesteydelser, som mærkerne
omfatter. Derimod skal denne vurdering bl.a. fokusere på, om omsætningskredsene
er de samme eller overlappende, hvilken grad af lighed der er mellem mærkerne,
i hvor høj grad det velkendte mærke er kendt, og hvilken grad af særpræg
mærkerne har.
For at der kan foreligge en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4,
nr. 1, skal det derudover vurderes, om brugen af det yngre mærke vil kunne
medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det ældre varemærkes særpræg
eller renommé.
Styrelsens vurdering af ”sammenhæng”
Styrelsen har i den indklagede afgørelse blot konstateret, at klagers mærke
er velkendt i forhold til ”farmaceutiske præparater mod erektil dysfunktion”,
men har ikke taget stilling til, hvorvidt klagers velkendte mærke VIAGRA må
anses for også at være velkendt i forhold til omsætningskredsen indenfor
vareområdet for det angrebne mærke.
Når vi i afgørelsen af den 28. august 2008 konkluderer, at der i
omsætningskredsen ikke skabes en sammenhæng mellem mærkerne – dette alene ud
fra den betragtning, at de i sagen omhandlede varer adskiller sig væsentligt
fra hinanden – står det klart, at vi i afgørelsen ikke har lagt vægt på de
kriterier, der nu er fastlagt af EF-domstolen i den præjudicielle afgørlese.
Således burde vi i lyset af den præjudicielle afgørelse bl.a. have taget
stilling til, om der er overlap i omsætningskredsene for klagers og indklagedes
mærker, og om omsætningskredsen for det yngre mærke, når der henses til bl.a.
ligheden mellem mærkerne og graden af velkendtheden for klagers mærke, vil
skabe en sammenhæng mellem mærkerne, fordi det yngre mærke i omsætningskredsens
bevidsthed leder tanken hen på det ældre mærke.
Det er herefter vores opfattelse, at omsætningskredsen for de i sagen
omhandlede varer i klasse 1 og 31 kan være alle almindelige forbrugere,
herunder også i forhold til de varer, som indklagede specifikt nævner i brev af
den 3. januar 2009, nemlig ”et middel til planteernæring (gødning). Disse varer
kan ikke blot anvendes i forbindelse med eksempelvis landbrugsvirksomhed men
også af almindelige forbrugere til brug i haven eller til potteplanter etc..
For så vidt angår varerne ”farmaceutiske præparater til erektil dysfunktion”,
så er omsætningskredsen for disse produkter også bl.a. almindelige forbrugere,
fortrinsvis mænd, og der er således et vist sammenfald eller overlap imellem de
to omsætningskredse.
Med hensyn til velkendtheden af klagers mærke, så finder styrelsen, at det
indsendte materiale dokumenterer, at klagers mærke VIAGRA er særdeles
indarbejdet og velkendt. Således må det antages, at langt den væsentligste del
af den voksne befolkning i Danmark kender til varemærket VIAGRA og produktets
tilsigtede virkning, dette uanset om der er tale om personer, der tilhører
målgruppen for dette produkt eller ej.
Med hensyn til ligheden mellem mærkerne VIAGRA og VIAGRO, så er det vores
opfattelse, at mærkerne besidder en særdeles høj grad af synsmæssig og lydlig
lighed. Således er det alene mærkernes sidste bogstaver, henholdsvis A og O,
der er forskellige. Indklagede har i den forbindelse henvist til, at mærket
VIAGRO begrebsmæssigt indeholder ordene VIA, der efter indklagedes opfattelse
vil blive opfattet i betydningen ”liv”, og ordet GRO, som efter indklagedes
opfattelse betyder ”vækst”. Styrelsen finder imidlertid, at det begrebsmæssige
indhold af det angrebne mærke er af mindre betydning, idet det begrebsmæssige
indhold har en så vag karakter, at det ikke kan opveje de betydelige
synsmæssige og lydlige ligheder, der er mellem mærkerne.
Efter en samlet vurdering af omsætningskredsene for de omhandlede mærker,
graden af velkendthed for klagers mærke og ligheden mellem mærkerne, finder
styrelsen det ubetænkeligt at konkludere, at der i det yngre mærkes
omsætningskreds bevidsthed vil blive skabt en sammenhæng mellem mærket VIAGRO
og VIAGRA, dette uanset mærket VIAGRO anvendes for de i sagen omhandlede varer
i klasse 1 og 31, der er meget forskellige fra de varer, som klagers mærke
VIAGRA er velkendt for.
Som anført ovenfor, fremgår det af den præjudicielle afgørelse C-252/07, at
det ikke er tilstrækkeligt blot at konstatere, at der i omsætningskredsens
bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne, for at kravene i
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er opfyldt. Dertil kræves nemlig også, at
det tillige dokumenteres eller sandsynliggøres, at brugen af det yngre mærke
medfører eller vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det
velkendte varemærkes særpræg eller renommé.
Utilbørlig udnyttelse
Som det fremgår af præmis 36 i den præjudicielle afgørelse, kan en utilbørlig
udnyttelse af et velkendt varemærke bestå i, at indehaveren af det yngre
mærke opnår en fordel ved at anvende et mærke, der i omsætningskredsens
bevidsthed skaber en sammenhæng med det velkendte mærke.
En sådan fordel må efter styrelsens opfattelse særligt siges at være til
stede, hvis det må antages, at omsætningskredsen for det yngre mærke i
købssituationen vil genkalde sig de positive egenskaber, som det velkendte
mærke er omgærdet af i deres bevidsthed, og dette forhold har indflydelse på
omsætningskredsens valg i købssituationen. Dette vil endvidere efter styrelsens
opfattelse særligt kunne være tilfældet, når de varer, som det yngre mærke
anvendes for, kan tillægges egenskaber, der er identiske eller analoge med de
egenskaber, som kan tillægges de produkter det velkendte varemærke anvendes
for.
Det skal derfor vurderes, i hvilket omfang de varer, der er omfattet af det
angrebne mærke, kan tillægges egenskaber, der er identiske med eller i
omsætningskredsen kan opfattes som analoge med de egenskaber, som kan tillægges
produkterne for det velkendte mærke.
Klager har i denne forbindelse henvist til, at klagers velkendte mærke og
produkter i omsætningskredsen tillægges en række positive egenskaber, herunder
som værende potent og ”vækstfremmende”. Når der henses til den type af varer,
som klagers mærke er velkendt for, finder styrelsen det også nærliggende, at det
er disse egenskaber omsætningskredsen vil kunne genkalde sig, når
omsætningskredsen præsenteres for det angrebne mærke VIAGRO. Dette vil særligt
gælde i relation til varer, der skal fremme vækst, såsom de midler til
planteernæring (gødning), der omtales i indklagedes brev af den 3. januar 2009,
idet disse varer netop har til formål at fremme væksten og styrke sundheden for
planter.
Derudover finder styrelsen, at tilsvarende associationer vil blive skabt i
omsætningskredsens bevidsthed, hvis mærket VIAGRO anvendes i relation til varen
”næringsmidler til dyr” i klasse 31, da det er normalt ved markedsføringen af
sådanne produkter, at producenten henviser til særlige næringsmæssige fordele
ved deres produkt, herunder f.eks. at produktet styrker hundens sundhed eller
muskler.
I den forbindelse finder styrelsen, at der kan være et vist overlap mellem
varerne ”næringsmidler til dyr” og varerne ”Landbrugs-, havebrugs- og
skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr,
friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster”,
idet alle disse varer i sig selv kan være ”næringsmidler til dyr” eller kan
indgå som hovedbestanddel i disse varer.
Endvidere skal bemærkes, at det i forhold til varen ”frø og såsæd” er et
almindeligt salgsparameter, at varen har en høj ”spireevne”. De associationer
som mærket VIAGRO på grund af dets sammenhæng med det velkendte mærke VIAGRA
kan give i forhold til disse varer er således, at der er tale om frø og såsæd
med en høj spireevne.
Derudover er det også styrelsens opfattelse, at de af det angrebne mærke
omfattede varer ”kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål”
har en vis lighed med de varer, som klagers mærke er velkendt for, da der er
tale om varer, som kan indgå i udviklingen af og produktionen af farmaceutiske
præparater mod erektil dysfunktion. Ved at anvende mærket VIAGRO for sådanne
produkter, vil omsætningskredsen umiddelbart kunne se en sammenhæng mellem
mærkerne, ligesom de egenskaber, som omsætningskredsen tillægger klagers
produkter, umiddelbart vil kunne overføres til disse produkter i klasse 1.
For så vidt angår varerne ”præparater til hærdning og lodning, bindemidler
til industrielle formål” er det for disse varetyper et salgsparameter, at varen
kan give en hærdning eller lodning en særlig styrke eller holdbarhed, eller at
et bindemiddel har en særlig styrke eller vil medføre en større holdbarhed. Der
kan således også i forhold til disse varer i markedsføringen spilles på, at
disse varer har de samme egenskaber, som de egenskaber omsætningskredsen
tillægger de varer, der sælges under klagers velkendte mærke VIAGRA.
Det er derfor styrelsens opfattelse, at indklagedes anvendelse af det
angrebne mærke VIAGRO kan medføre, at indklagede opnår en fordel ved at skabe
en sammenhæng med klagers velkendte varemærke VIAGRA, når mærket VIAGRO
anvendes i hvert fald i relation til varerne ”Kemiske produkter til
industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning, præparater til hærdning og lodning,
bindemidler til industrielle formål.” i klasse 1 og ”Landbrugs-, havebrugs- og
skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr,
friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr” i klasse 31.
Da denne fordel udspringer af, at omsætningskredsen på grund af den
sammenhæng der skabes mellem mærkerne, vil tillægge indklagedes produkter de
positive associationer og egenskaber, der er forbundet med indklagedes
velkendte varemærke VIAGRA, finder styrelsen, at der vil være tale om en
utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte mærke VIAGRA, hvis mærket VIAGRO
anvendes for de nævnte varer.
Med hensyn til de øvrige varer, nemlig ”Kemiske produkter til fotografiske
formål, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand,
ildslukningsmidler, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler,
garvestoffer” i klasse 1, og ”malt” i klasse 31, finder styrelsen, at det er
lidet sandsynligt, at de associationer, som klagers velkendte mærke VIAGRA kan
skabe i omsætningskredsen, vil kunne skabe en fordel for indehaveren af det
yngre mærke i forhold til disse varer. Da der endvidere er tale om varer, der
er væsensforskellige fra de varer, som klagers mærke er velkendt for, og
mærkerne i øvrigt blot ligner hinanden og ikke er identiske, er det styrelsens
opfattelse, at brugen af mærket VIAGRO for disse varer ikke vil medføre en
utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke VIAGRA.
Utilbørlig skade
Udover den utilbørlige udnyttelse er et velkendt varemærke også beskyttet
mod en utilbørlig skade på det velkendte varemærkes særpræg eller renommé efter
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Denne beskyttelse indtræder dog kun ifølge
EF-domstolens præjudicielle afgørelse C-252/07, hvis det er godtgjort, at der
er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de
varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er
forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko
for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden.
En sådan ændret adfærd med økonomiske konsekvenser kan bl.a. være
forårsaget af, at brugen af det yngre mærke har udvandet det velkendte mærkes
særpræg, eller at brugen skader varemærkets præg af at være eksklusivt eller
være garanti for en særlig kvalitet.
Som anført ovenfor finder styrelsen, at det angrebne mærke kan medføre en
utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke VIAGRA, når det anvendes for visse
varer. Styrelsen vil derfor allerede af denne grund ikke kommentere på, om
brugen af det angrebne mærke for disse varer tillige vil kunne medføre en
utilbørlig skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé.
Med hensyn til de resterende varer, nemlig ”Kemiske produkter til
fotografiske formål, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand,
ildslukningsmidler, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler,
garvestoffer” i klasse 1, og ”malt” i klasse 31, er det styrelsens opfattelse,
at det er lidet sandsynligt, at brugen af mærket VIAGRO for disse varer – når
der i øvrigt henses til, at mærkerne ikke er identiske og disse varer er
væsensforskellige fra de varer, som klagers mærke er velkendt for – at brugen
af mærket VIAGRO vil ændre den økonomiske adfærd i omsætningskredsen for det
velkendte mærke.
Styrelsen finder derfor, at der ikke er grundlag for at fastslå, at brugen
af mærket VIAGRO for de ovenfor nævnte varer vil medføre en utilbørlig skade på
det velkendte mærke VIAGRA’s særpræg eller renommé.
Styrelsen finder derfor, at afgørelse af den 28. august 2008 bør omgøres,
idet
· Styrelsens afgørelse er truffet på et fejlagtigt
grundlag, da styrelsen alene har lagt vægt på forskellen mellem de varer som
mærkerne vedrører ved vurderingen af, om der i omsætningskredsen skabes en
sammenhæng mellem mærkerne;
· Der er et vist sammenfald eller overlap mellem
omsætningskredsene for det angrebne og det velkendte mærke, ligesom der en
forholdsvis stor lighed mellem mærkerne. Da graden af velkendtheden af mærket
VIAGRA må anses for at være betragtelig også indenfor omsætningskredsen for det
angrebne mærke, vil der i omsætningskredsens bevidsthed blive skabt en
sammenhæng mellem mærkerne VIAGRO og VIAGRA;
· Brugen af det angrebne mærke VIAGRO for varerne
”Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til
anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning, præparater til
hærdning og lodning, bindemidler til industrielle formål” i klasse 1 og
”Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre
klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr” i klasse 31, vil kunne medføre en
utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke VIAGRA, idet de associationer det
velkendte mærke kan give i omsætningskredsens bevidsthed, kan have indflydelse
på omsætningskredsens valg af produkter i købssituationen, hvorfor indklagede
skaber sig en fordel gennem den sammenhæng, der er mellem mærkerne;
· Brugen af det angrebne mærke for varerne ”Kemiske
produkter til fotografiske formål, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå
tilstand, ildslukningsmidler, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler,
garvestoffer” i klasse 1, og ”malt” i klasse 31, vil ikke give indklagede en
fordel, da de associationer, som det velkendte mærke skaber i
omsætningskredsens bevidsthed, ikke kan antages i forhold til disse varer, at
ville have indflydelse på omsætningskredsens valg af produkt i købssituationen.
Der vil således i forhold til disse varer ikke blive skabt en fordel for
indklagede, og brugen af mærket VIAGRO for disse varer vil dermed heller ikke
udgøre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke VIAGRA;
· Endvidere vil brugen af det angrebne mærke for varerne
”Kemiske produkter til fotografiske formål, kunstig harpiks i rå tilstand,
plastic i rå tilstand, ildslukningsmidler, kemiske konserveringsmidler til
levnedsmidler, garvestoffer” i klasse 1, og ”malt” i klasse 31, ikke medføre en
utilbørlig skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé, da det må anses
for lidet sandsynligt, at brugen af det angrebne mærke VIAGRO for de nævnte
varer, vil ændre den økonomiske adfærd i omsætningskredsen for det velkendte
mærke VIAGRA.
Styrelsen skal derfor indstille til, at registreringen VR 2007 02949 VIAGRO
ophæves for ”Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt
til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødning, præparater
til hærdning og lodning, bindemidler til industrielle formål” i klasse 1 og
”Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre
klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr” i klasse 31…”
Ved brev af 26. februar 2009 med bilag har Pfitzer koncernen v/Budde Schou
A/S kommenteret svaret for styrelsen. Følgende er fremført:
”… Indledningsvis giver
det anførte i høringssvaret ikke anledning til at ændre den nedlagte påstand
eller de tidligere anførte anbringender.
Herudover skal vi anføre
følgende:
1. Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2
(Kodak-mærke):
Det fastholdes, at
registrerbarhedsvurderingen af det ansøgte mærke, principalt, skal vurderes
efter Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 2, og først subsidiært efter
Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, som en følge af indsigermærkets vitterligt
kendte karakter som et Kodak-mærke.
Ud over henvisningen til
den allerede fremlagte dokumentation for indsigermærkes vitterligt kendte
karakter henviser vi til ”Festskrift til Mogens Koktvedgaard”, Jurist- og
Økonomforbundets forlag, 2003, side 676. Heri anfører Knud Wallberg, at
indsigermærket allerede i 2003, dvs. mere end 4 år forud for ansøgningsdatoen for det yngre mærke, kunne anses for et
vitterligt kendt mærke i Danmark på linje med eksempelvis GOOGLE.
Dette indebærer, at
kravet om identitet eller ligeartethed mellem de konkrete varer træder
yderligere i baggrunden, således at beskyttelsen mod identiske eller lignende
mærker må antages at være helt generel, dvs. omfattende alle varer på tværs af
vareklasserne, jfr. ”Varemærkeret”, 4. udgave af Knud Wallberg, side 121, note
4.12.
Det fastholdes således, principalt, at graden af ligeartetheden
mellem varerne i de tre klasser er uden betydning for beskyttelsen af
indsigermærket, subsidiært, at den
faktisk foreliggende ligeartethed mellem de konkrete varer i de tre klasser er
tilstrækkelig til at afslå det yngre mærke fra registrering i sin helhed,
allerede som en følge af indsigermærkets karakter af et vitterligt
kendt/velkendt varemærke med deraf følgende ringere krav til ligeartethed.
2. Mærke-lighed:
Ansøger har i sit indlæg
af 3. januar 2009 anført, at det yngre mærke begrebsmæssigt skal anses som sammensat af to suggestive
ordelementer: VIA for ”liv” og GRO for ”vækst”.
Dette bestrides.
VIA kan ikke oversættes
til navneordet ”liv” uanset sprog. Ansøger forveksler formentlig VIA med VIVA
fra det italienske og spanske sprog. Derimod betyder navneordet VIA på latin
”(romersk) vej”, eksempelvis i sammensætningen Via Appia, som kan oversættes
til ”Appia’s vej”, jfr. vedlagte udskrifter fra Wikipedia for VIA og VIA APPIA.
På grundlag heraf gøres
det gældende, at såfremt det lægges til grund, at det yngre mærke består i en
sammensætning af begreberne ”vej” og ”vækst”, dvs. med associeringen ”vejen til
vækst”, så skaber det yngre mærke – også
begrebsmæssigt - en stærk associering til og forvekslingsrisiko med
indsigermærker og dets vitterligt kendte vækstfremmende egenskab, som et
vitterligt kendt potensmiddel.
Denne associering
medfører - selvstændigt - en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets
vitterligt kendte særpræg og renommé, ligesom en brug vil skade dette særpræg
og renommé.
3. Vare-lighed:
Styrelsen har i sit
høringssvar væsentlig revurderet sin indstilling til forvekslingsrisikoen
mellem mærkerne.
Styrelsen har således
fundet, at der er en
forvekslingsrisiko på tværs af klasserne for den overvejende del af varerne,
som ansøgt for det yngre mærke.
Styrelsen har dog
undtaget enkelte varer (i klasse 1: ”Kemiske
produkter til fotografiske formål, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå
tilstand, ildslukningsmidler, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler,
garvestoffer” og i klasse 31: ”Malt”)
fra forvekslingsrisikoen med den begrundelse, at de relevante forbrugere ikke
vil kunne forveksle produkterne eller deres oprindelse, uanset de
kvasi-identiske mærker og Styrelsens anerkendelse af indsigermærkets absolutte
velkendthed.
Ud over principalt at
fastholde, at de konkrete varer er uden betydning for den foreliggende
utilbørlige udnyttelse af eller skade på indsigermærket, som en følge af
indsigermærkets karakter af et Kodak-mærke, jfr. ovenfor, gør klager subsidiært
gældende, at også de af Styrelsen undtagne varer kan anses for særligt potente,
vækstfremmende og/eller effektive, når de sammenkædes med klagers vitterligt
kendte eller i det mindste absolut velkendt varemærke, som tilfældet er ved
ansøgers kvasi-identiske mærke.
Det er herved igen
væsentligt, at indsigermærket er et Kodak-mærke eller et absolut velkendt
varemærke og at mærkerne ikke
blot er lignende, men nærmest identiske.
Dermed bør kravet til
varelighed - ved helhedsbedømmelsen af utilbørligheden/skaden, henholdsvis
forvekslingsrisikoen ved det yngre mærke – om nødvendigt kunne slækkes, uden at
dette hindrer en udelukkelse af det yngre mærke fra registrering.
I forhold til klasse 31
kan klager således ikke tilslutte sig, at malt skulle være en så
væsensforskellige vare fra de øvrige landbrugsprodukter eller næringsmidler til
dyr omfattet af klassen, at en beskyttelse tillige for malt – ved en
helhedsvurdering - kan afslås.
Tværtimod er det
nærliggende, at malt i sin egenskab af forarbejdet korn - netop som følge af
forarbejdningen - kan have opnået ekstraordinært potente, vækstfremmende eller
effektive egenskaber, hvormed en sammenkædning med indsigermærket vil indebære
en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets særpræg eller renommé netop for
sådanne ekstraordinære produktegenskaber. Det er eksempelvis nærliggende for de
relevante forbrugere at anse whisky eller øl, som måtte blive fremstillet på
grundlag af VIAGRA/VIAGRO malt, for særligt potent eller stærkt.
I forhold til klasse 1 er
de af Styrelsen undtagne varer alle kendetegnet ved dels en forudgående
forarbejdelse (tillige for kunstig harpiks og plastic), dels det forhold, at
varerne kan anvendes til fremstilling af andre varer.
Det er således også her
nærliggende for de relevante forbrugere at anse disse varer eller varer, som
fremstilles på grundlag heraf, for særligt potente, vækstfremmende eller
effektive af de ovenfor anførte grunde.
4. Skadesvirkning på indsigermærkets særpræg eller
renommé:
For så vidt angår
skadesvirkningen på indsigermærkets særpræg eller renommé bør det tillægges
væsentlig betydning, at indsigermærket er et lægemiddel til human indikation,
hvorimod det yngre mærke er tiltænkt brug som et plantegødningsmiddel, jfr. det
anførte i ansøgers indlæg af 3. januar 2009.
Det bør generelt kunne
lægges til grund, at et plantegødningsmiddel med helt overvejende sandsynlighed
ikke vil være egnet til human konsumering, men derimod vil være giftigt for
mennesker ved indtagelse eller påførelse.
Blot én forveksling
blandt de relevante forbrugere med forgiftning til følge vil således kunne have
vidtrækkende konsekvenser for indsigermærkets særpræg og renommé, som kan lide
uoprettelig skade, særligt som følge af, at indsigermærket anvendes for netop
et lægemiddel.
Det samme vil gøre sig
gældende, såfremt det yngre mærke anvendes for varer i klasse 1 eller for andre
varer i klasse 31, idet den brede offentlighed vil kunne forbinde et
VIAGRO-produkt med en human medicinsk indikation, som kan føre til forgiftning
eller anden personskade ved indtagelse, påførelse eller brug…”
Indklagede har ikke
udtalt sig yderligere i sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, den 10. december 2009