RESUMÉ:
AN 2008 00043 – VR 2007 02763 LYCKE <w> Forvekslelighed
Indehaveren af varemærket LYCRA <w> nedlagde
indsigelse mod registreringen af ordmærket LYCKE. Indsigelsen blev begrundet
med, at det foreløbige registrerede mærke LYCKE <w> er forveksleligt med
indsigers beskyttelse af betegnelsen LYCRA, som er beskyttet ved danske og
europæiske varemærkeregistreringer. Styrelsen fandt, at mærkerne ligner
hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for forveksling, herunder risiko
for, at der antages en forbindelse mellem mærkerne, for samtlige varer omfattet
af indehavers registrering, bortset fra ”læder og læderimitationer samt skind
og huder” i klasse 18. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2009, den 11. juni afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen,
Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann, Sten Juul Petersen )
USA
v/ Budde Schou A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 17.
september 2008 i sagen
VR 007 02763 LYCKE <w>
indehavet Janic & Carlo AS
Norge
v/ Zacco Denmark A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de grunde, der er anført af Patent- og
Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 17. september 2008 og i udtalelsen af 3.
februar 2009 til Ankenævnet, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 16, APRIL 2007 indleverede Zacco Denmark A/S
en ansøgning om registrering af varemærket LYCKE <w> på vegne Janic &
Carlo AS, Norge for
Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og
huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske
og sadelmagervarer; trolley bags; indkøbsnet, indkøbstasker, dokumentmapper,
strandtasker.
Klasse 22: Tovværk, reb, liner, net, canvasnet,
presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); poser og sække af
tekstilmateriale til emballage.
Varemærket har prioritet fra 5. februar 2007,
Norge med prioritetsnummer 200701414. Varemærket blev registreret 3. august
2007 og blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 15. august 2007.
Den 12. oktober 2007 fremsatte Budde Schou A/S
indsigelse på vegne INVISTA Technologies S.à.r.l., Wilmington, USA, indsigelse
mod gyldigheden af det registrerede mærke LYCKE.
Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23 i
lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.
I sin indsigelse har indsiger gjort gældende, at
indehavers ordmærke LYCKE er forveksleligt med indsigers beskyttelse af
betegnelsen LYCRA, som er beskyttet ved en række danske og europæiske
varemærkeregistreringer. Det er indsigers påstand, at der er fuld
varesammenfald mellem indsigers mærker og indehavermærket, samt at mærkerne
LYCKE og LYCRA ligger meget tæt på hinanden såvel auditivt som visuelt.
Indehaver har i brev af 2. januar 2008 imødegået
indsigelsen. Indehaver bestrider ikke, at der er varesammenfald henholdsvis
ligeartethed mellem indsigers mærker og indehavermærket. Indehaver finder dog,
at mærket LYCKE adskiller sig tydeligt fra indsigermærkerne LYCRA, både
auditivt, visuelt og begrebsmæssigt. Indehaver henviser bl.a. til, at mærket
LYCKE er et fantasiord, som måske vil associere til ”lykke”, hvorimod
indsigermærkerne LYCRA af den almindelige forbruger vil forbindes med en
speciel slags ”elastisk stof”, idet ordet LYCRA gennem mange års brug nærmest
er blevet en generisk betegnelse for et tekstilmateriale med stretch/stræk.
Den 8. maj 2008 vurderede styrelsen, at mærkerne
LYCKE og LYCRA ligner hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for
forveksling, herunder risiko for, at der antages en forbindelse mellem
mærkerne, for samtlige varer omfattet af indehavers registrering, bortset fra
”læder og læderimitationer samt skind og huder” i klasse 18. Styrelsen
vurderede samtidig, at indehaver kunne begrænse sin varefortegnelse indenfor
visse af de pågældende varekategorier, hvorved mærkerne LYCKE og LYCRA ikke
længere ville være forvekslelige.
Indehaver har ikke ønsket at foretage en sådan
begrænsning.
Den 17. september 2008 traf PVS afgørelse i sagen,
hvor styrelsen delvist tog indsigelsen til følge. Styrelsen begrundede
afgørelsen med følgende:
”…2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
”der er risiko for
forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre
varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre
varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende
art."
3.
Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke: LYCKE <w> (VR
2007 02763)
Registreret for: Klasse
18: “Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke
indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker;
paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; trolley
bags; indkøbsnet, indkøbstasker, dokumentmapper, strandtasker.”
Klasse 22: “Tovværk, reb, liner, snore, net, canvasnet, presenninger, sejl,
sække (ikke indeholdt i andre klasser); poser og sække af tekstilmateriale til
emballage.”
Indsiger henviser til et
større antal registreringer. Styrelsen skal f.eks. fremhæve de to nedenstående
mærker.
Indsigers mærke: LYCRA <w> (CTM
4459525)
Bl.a. registreret for: Klasse 18: ”Lædervarer og varer af imiteret læder,
bagage, håndtasker, kufferter, rejsetasker, dokumentmapper, kufferter, attachétasker,
vadsække, skuldertasker, punge, tegnebøger, paraplyer, parasoller og
spadserestokke; dele og tilbehør til alle de nævnte varer.”
Indsigers mærke: LYCRA
<w> (CTM
1306893)
Bl.a. registreret for: Klasse 22: ”Syntetiske fibre til generel anvendelse
inden for brugskunst; fibre til tekstiler; tovværk, reb, liner, snore, net,
telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser);
polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); ubearbejdet
fibermateriale til tekstilfabrikation.”
Alle varer, med
undtagelse af ”læder og læderimitationer samt skind og huder”, omfattet af
indehavers registrering i klasse 18 er sammenfaldende med varerne i klasse 18
omfattet af indsigers registrering CTM 4459525. Alle varerne i klasse 22
omfattet af indehavers registrering er sammenfaldende med varerne i klasse 22
omfattet af indsigers registrering CTM 1306893.
Indehaver gør gældende, at forbrugeren vil opfatte LYCRA som en beskrivende
betegnelse for ”et slags elastisk stof”. Styrelsen kan ikke tage stilling til
spørgsmålet om degeneration af indsigers varemærke LYCRA under denne
indsigelsessag. Styrelsen skal endvidere bemærke, at LYCRA og LYCKE efter
styrelsens opfattelse begge er kunstord.
Indsigers mærker LYCRA består af fem bogstaver og deles grammatisk LY-CRA.
Indehavers mærke LYCKE består ligeledes af fem bogstaver og deles grammatisk
LYC-KE. Begge mærker begynder med LYC, og den stavelsesmæssige forskel har
ingen umiddelbar lydlig betydning for udtalen af mærkerne. Den udtalemæssige
forskel begrænses yderligere af, at mærkernes konsonant- og vokalrækkefølge er
ens. Synsmæssigt adskiller mærkerne sig således kun begrænset fra hinanden, da
mærkerne indledes med tre identiske bogstaver, og da K og R er bogstaver, der minder
om hinanden. Det er herefter styrelsens vurdering, at mærkerne ligner hinanden.
Efter en samlet vurdering af mærke-lighed og varesammenfald finder
styrelsen, at mærkerne LYCKE og LYCRA ligner hinanden i et sådant omfang, at
der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages en
forbindelse mellem mærkerne, for samtlige varer omfattet af indehavers
registrering, bortset fra ”læder og læderimitationer samt skind og huder” i
klasse 18.
Idet indehaver ikke har
ønsket at begrænse sin varefortegnelse på baggrund af den foreløbige vurdering,
tages indsigelsen følgelig delvis til følge, og registreringen ophæves for:
· ”Varer
fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser);
kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og
sadelmagervarer; trolley bags; indkøbsnet, indkøbstasker, dokumentmapper og
strandtasker” i klasse 18, og
· “tovværk,
reb, liner, snore, net, canvasnet, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i
andre klasser) samt poser og sække af tekstilmateriale til emballage” i klasse
22.
Registreringen
opretholdes for ”læder og læderimitationer samt skind og huder” i klasse 18.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte Zacco Denmark A/S i brev
af 17. november 2008 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker på vegne Janic
& Carlo AS, Norge, Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 17. september
2008.
Klager har begrundet sin påstand med følgende:
”… I medfør af bestemmelsen i § 46 i
Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vores klient, Janic & Carlo
AS, Sandstuveien 70, 0680 Oslo, Norge, Patent- og Varemærkestyrelsens
ovennævnte afgørelse af 17. september 2008 for Ankenævnet.
Påstand:
Vi påstår herved den af Patent- og
Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret, således at VR 2007 02763
opretholdes i sin helhed.
Sagsfremstilling:
Vi henviser til den i sagen for Patent- og
Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling.
Anbringender:
Til støtte for nærværende klage gøres det for
klageren gældende
- at mærkerne Lycke og LYCRA adskiller sig
tilstrækkeligt fra hinanden - både visuelt, lydligt og begrebsmæssigt - til,
at de bør kunne sameksistere på markedet,
selv for varer af samme eller lignende art.
Selv om begge mærker begynder med LYC-, er der
ingen sammenfald for så vidt angår endelserne –KE og –RA, hvilket medfører, at
mærkerne i deres helhed fremstår meget forskellige både synsmæssigt og
udtalemæssigt.
”Y” i klagers mærke vil her i landet naturligt
blive udtalt med en kort ”ø”-lyd som i ordet ”lykke”, hvorimod ”Y” i indsigers
mærke vil blive udtalt med en klar lang ”y”-lyd. Desuden vil sidste stavelse i
indsigers mærke, –CRA, blive udtalt med et meget tydeligt og klart ”a”,
hvorimod slutvokalen ”e” i klagers mærke nærmest kun fremstår som en
udefinérbar endelse, dvs. hvis den overhovedet høres, så høres den meget svagt.
Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i
afgørelsen, at ”mærkerne LYCKE og LYCRA
ligner hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for forveksling, herunder
risiko for, at der antages en forbindelse mellem mærkerne, for samtlige varer
omfattet af indehavers registrering, bortset fra ”læder- og læderimitationer
samt skind og huder”.”
Da mærkerne også – og navnlig – begrebsmæssigt
adskiller sig klart fra hinanden, finder klager det ganske usandsynligt, at de
to mærker Lycke og LYCRA vil blive forvekslet af forbrugerne. Indsigers mærke
har været brugt i mange år og vil derfor være bekendt for de fleste almindelige
forbrugere, som især vil associere ordet LYCRA med en slags elastisk materiale,
der indgår som bestanddel af stoffer anvendt ved fremstilling af forskellige
typer beklædningsgenstande og andre (tekstil)varer. Således ses angivelsen ”…%
lycra” f.eks. på labels på varer - og mærket anvendes således på samme måde som
bomuld, uld, nylon, polyester, etc. Vi vedlægger kopier fra en søgning på
”lycra” på Google, med eksempler på en sådan brug af indsigers mærke.
(Bilag 1).
Ordet Lycke, derimod, vil den almindelige
forbruger opfatte som et rent kunstord og evt. som en variant af det danske ord
”lykke”.
Ved en helhedsvurdering af forvekslingsrisikoen er
klager således af den opfattelse, at risikoen for forveksling af mærkerne Lycke
og LYCRA vil være minimal, og at der næppe heller vil være nogen risiko for, at
man vil antage, at der er en forbindelse mellem vores klient og indsiger.
På klagers vegne henstiller vi herefter, at
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres, således at klagers
registrering VR 2008 02763 Lycke opretholdes i sin helhed.
Vi ser med interesse frem til at modtage
Ankenævnets svar og imødeser kopi af modpartens indlæg i sagen…”
Indklagede ved Budde Schou A/S har den 21. januar
2009 kommenteret klagen med følgende:
”… Vi
henviser til Ankenævnets skrivelse af 21. november 2008, hvormed fulgte kopi af
ankeskrivelse af 17. november 2008 fra firma Zacco på vegne indehaverne af det
bekendtgjorte mærke VR 2007 02763 LYCKE.
Påstand:
Vi
henstiller, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse af 17.
september 2008 stadfæstes, subsidiært i skærpet udformning, således at det
bekendtgjorte mærke afvises som helhed for samtlige de oprindeligt dækkede
varer.
Anbringender:
Det bekendtgjorte mærke LYCKE dækker følgende anvendelsesområde:
Klasse 18: Læder og
læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i
andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller
og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; trolley bags; indkøbsnet, indkøbstasker,
dokumentmapper, strandtasker.
Klasse 22: Tovværk, reb, liner,
snore, net, canvasnet, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre
klasser); poser og sække af tekstilmateriale til emballage.
Heroverfor står vor klients veletablerede
varemærke LYCRA, der er beskyttet bl.a. ved følgende registreringer:
Danske
registreringer:
VR 1959 01239 LYCRA (ordmærke) i klasse 22 og 23
VR 1965 01003 LYCRA (ordmærke) i klasse 24 og 25
VR 1966 01029 LYCRA (ordmærke) i klasse 10 samt
EU-varemærker:
6249981 LYCRA spaFX (ordmærke) i klasse 24 og 25
6249551 LYCRA spaFX (figurmærke) i klasse 24 og 25
5652061 LYCRA (figurmærke) i klasse 24 og 25
5298963 Xtra Life LYCRA (figurmærke) i klasse 22, 24 og 25
5297288 XTRA LIFE LYCRA (ordmærke) i klasse 22, 24 og 25
5224811 LYCRA (ordmærke) i klasse 1
5149604 LYCRA (figurmærke) i klasse 3, 22 og 25
5086509 XFIT LYCRA (figurmærke) i klasse 22, 24 og 25
5082664 XFIT LYCRA (ordmærke) i klasse 22, 24 og 25
4460473 LYCRA (figurmærke) i klasse 2-5, 8-9, 11-12, 14, 16-18, 20-28, 35, 41,
43 og 44
4459525 LYCRA (ordmærke) i klasse 2-5, 8-9, 11-12, 14, 16-18, 20-28, 35, 41, 43
og 44
4246781 LYCRA FRESH FX (ordmærke) i klasse 22, 24-25 og 27
4090858 LYCRA (ordmærke) i klasse 3
4079497 LYCRA (figurmærke) i klasse 3, 24 og 25
3949633 energising socks LYCRA www.lycra.com (figurmærke) i klasse 22, 24 og 25
3651049 LYCRA (ordmærke) i klasse 3
1306893 LYCRA (ordmærke) i klasse 5, 9-10, 22-26 og 28
Som også bekræftet i Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 17. september 2008, er der ikke tvivl om, at
fuld varekollision er til stede mellem de respektive mærker for så vidt angår
klasse 22.
For så vidt angår klasse 18, er
vor klients mærke beskyttet for et bredt anvendelsesområde i denne klasse,
nemlig lædervarer og varer af imiteret læder, bagage, håndtasker, kufferter,
rejsetasker, dokumentmapper, kufferter, attachétasker, vadsække, skuldertasker,
punge, tegnebøger, paraplyer, parasoller og spadserestokke; dele og tilbehør
til alle de nævnte varer.
Der bør således ikke være tvivl
om, at også fuld varekollision er til stede for så vidt angår klasse 18 i det
bekendtgjorte mærke, i og med at lædervarer og varer af imiteret læder er
quasi-identiske med de tilsvarende varer af læder og skind.
Da samtidig de to mærker LYCKE og
LYCRA ligger meget tæt op ad hinanden såvel visuelt som auditivt, vil der være
en overhængende fare for forveksling, hvis mærkerne anvendes for identiske
eller ligeartede varer.
I modpartens klageskrivelse af 17.
november 2008 påstås det, at vor klients mærke ved den omfattende brug er
degenereret og derfor bør nyde en svagere beskyttelse.
Det skal i denne forbindelse
oplyses, at vor klient bestræber sig på at tage skridt mod enhver form for
uberettiget brug af varemærket LYCRA, og at man internt har meget strenge
retningslinier for brugen af varemærket inden for de af de bestående
registreringer givne rammer.
Ikke uvæsentligt er det i denne
sammenhæng, at vor klients varemærke har været benyttet i en meget lang
årrække, i hvert tilfælde siden midten af 1950’erne, og at man op gennem
tiderne fortløbende har udvidet og uddybet den bestående beskyttelse af LYCRA
varemærket, hvilket klart fremgår af den ovenfor gengivne liste af bestående
varemærkeregistreringer.
Ved vurderingen af
forvekslelighedsspørgsmålet mellem mærkerne LYCKE og LYCRA henviser vi i øvrigt
til følgende indsigelsesafgørelser ved OHIM:
Nr.
1666/2000 Tonus = TONON
Nr. 248/2005 Ferdy = FERRI
Afgørelse af 5. september 2006 i indsigelsessagen B 785 495 Solcá = Solea.
På
indsigers vegne henstiller vi herefter, at Patent- og Varemærkestyrelsens
afgørelse opretholdes, subsidiært skærpes, således at det bekendtgjorte mærke
VR 2007 02763 LYCKE kun opretholdes i mindst muligt omfang, alternativt afslås
fra endelig registrering i Danmark…”
Patent og Varemærkestyrelsen afgav
ved brev af 3. februar 2009 følgende udtalelse:
”…Som
svar på Ankenævnets brev af 26. januar 2009 skal styrelsen udtale følgende:
Under
behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye
væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen
fastholder derfor afgørelsen af den 17. september 2008 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen
skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Klager
har har kommenteret Ankenævnets skrivelse af 3. februar 2009 med følgende:
”…Vi
henvisertil Ankenævnets skrivelse af 3. februar 2009 og kan oplyse, at der ikke
ønskes mundtlig forhandling i sagen.
Vi
fastholder vores påstand og de anbringender, der er gjort gældende i
forbindelse med Klagen indgivet den 17. november 2008.
På
vegne klageren, indehaveren af VR 2007 02763 Lycke, beder vi således vsenligst
om, at der træffes afgørelsen i sagen…”
Indklagedes fulmægtig Budde Schou A/S har den 3.
marts 2009 meddelt følgende:
”…
Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 3. februar 2009 giver ikke
anledning til yderligere kommentarer fra vor side i den foreliggende sag.
Vi
henholder os derfor til de i vort indlæg af 21. januar 2009 anførte påstande og
anbringender…”