RESUMÉ:

AN 2008 00044 – VR 2003 03921 KrakGuleSider <w> - Forvekslelighed – Velkendthed

Indehaveren af varemærket De Gule Sider <w> samt en række varemærker indeholdende De Gule Sider nedlagde indsigelse mod registreringen af VR 2003 03921 KrakGuleSider <w>. Indsiger begrundede indsigelsen med, at varemærkerne er forvekslelige, samt at indsigers varemærker er velkendte. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge, idet styrelsen ud fra en samlet vurdering fandt, at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2003 03921 KrakGuleSider <w> ikke udgør en utilbørlig udnyttelse af varemærkerne DE GULE SIDER’s særpræg og renommé. Endvidere fandt styrelsen ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der vil antages en forbindelse mellem indsigermærkerne og indehavermærket KrakGuleSider. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2009, den 21. september 2009 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2008 00044

Klage fra

De Gule Sider A/S

v/Kromann Reumert Advokatfirma

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. September 2008 vedrørende sagen VR 2003 03921 KrakGuleSider <w> for

Kraks Forlag A/S

v/Gorrissen Federspiel Kirkegaard

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 24. september 2008 og i udtalelsen af 13. februar 2009 til Ankenævnet, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 31. oktober 2003 indleverede Kraks Forlag A/S v/Gorrissen Federspiel Kirkegaard en ansøgning om registrering af varemærket KrakGuleSider <w> for:

Klasse 9: Elektroniske publikationer, herunder bøger og kort, alle i elektronisk format eller distribueret on-line eller via multimedienetværk.

Klasse 16: Bøger og tryksager, kort og kortblade, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater).

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder layoutvirksomhed.

Klasse 41: Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og kort samt materiale til undervisning i form af håndbøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed.

Varemærket blev registreret den 25. november 2003 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.

I brev af 10. februar 2004 gjorde Kromann Reumert Advokatfirma på vegne af DE GULE SIDER A/S indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke KRAKGULESIDER <w> VR 2003 03921. Indsiger har gjort gældende, at indehavers mærke KRAKGULESIDER er forveksleligt med indsigers registrering af mærkerne DE GULE SIDER <w> (VR 1998 01344 og VR 1997 02567), DE GULE SIDER <fig> (VR 1996 01868), DE GULE SIDER FINDES DET, FINDES DET HER <fig> (VR 1992 07642), DE GULE SIDER FINDES DET, FINDES DET HER <w> (VR 1998 01323), DE GULE SIDER FINDER DE DIG, FINDER DE DIG HER <fig> (VR 1992 07643) og DE GULE SIDER FINDER DE DIG, FINDER DE DIG HER <w> (VR 1998 01324). Indsiger anfører herunder, at der er høj mærkelighed mellem DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER, og at der er meget høj grad af vareartslighed/klassesammenfald mellem parternes registreringer.

Indsiger henviser samtidig til, at indsigers mærke DE GULE SIDER er et særdeles velkendt og indarbejdet varemærke i Danmark, hvorfor mærket nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1 og stk. 4, nr. 1. Indsiger har til dokumentation for mærkets velkendthed indsendt omfattende materiale.

Indehaver har i en række breve imødegået indsigelsen. Indehaver anfører bl.a., at der ikke er tilstrækkelig mærke-lighed til, at der er risiko for forvekslelighed, når henses til mærkernes svage henholdsvis stærke mærkeelementer. Der henvises i denne sammenhæng til Østre Landsrets kendelse af 30. juni 2000 i sagen vedrørende ”Telia Gule Sider” og til, at KRAK er et velkendt varemærke. Indehaver henviser i sin argumentation også til styrelsens indsigelsesafgørelse vedrørende mærket VR 2001 03576 ”Ingeniøren Gule sider”. Indehaver anfører endvidere, at der alene er begrænset omfang af varesammenfald mellem parternes registreringer.

Indehaver bestrider endvidere, at indsigers mærker bør nyde beskyttelse som velkendte mærker.

Den 24. september 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge:

”… 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

Under hensyntagen til, at indsiger har henvist til, at indsigers mærker er velkendte, skal endvidere henvises til, at det følger af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at et varemærke ligeledes er udelukket fra registrering, hvis

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: KRAKGULESIDER <w> VR 2003 03921

Registreret for: Klasse 9: ”Elektroniske publikationer, herunder bøger og kort, alle i elektronisk format eller distribueret on-line eller via multimedienetværk.”

Klasse 16: ”Bøger og tryksager, kort og kortblade, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater).”

Klasse 35: ”Annonce- og reklamevirksomhed, herunder layoutvirksomhed.”

Klasse 41: ”Forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og kort samt materiale til undervisning i form af håndbøger, uddannelses- og undervisningsvirksomhed.”

Indsiger henviser til et antal varemærkeregistreringer. Styrelsen skal f.eks. fremhæve de to nedenstående mærker.

Indsigers mærke: DE GULE SIDER <w> VR 1996 00425

Registreret for: Klasse 16: ”Tidsskrifter, herunder opslagsværker”.

Klasse 35: ”Annonce- og reklamevirksomhed”.

Klasse 38: ”Information vedrørende telekommunikation”.

Klasse 41: ”Udgivelse af bøger og tidsskrifter”.

Indsigers mærke:

VR 1996 01868

Registreret for: Alle varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35 og 38.

Sammenligning af varer og tjenesteydelser

For så vidt angår parternes registreringer er der sammenfald af varer og tjenesteydelser i relation til indehavers registrering i klasse 9, 16, 35 og de dele af klasse 41 der er omfattet af ”udgivelse af bøger og tidsskrifter”.

Sammenligning af mærker

Indsiger har gjort gældende, at indsigers mærker DE GULE SIDER <w> hhv. <fig> er velkendte. Indsiger har til støtte herfor indsendt kopi af Sø- og Handelsrettens dom af 12. august 2003, hvor retten bl.a. anfører, at mærket DE GULE SIDER gennem betydelig indarbejdelse har opnået særpræg som varemærke. Indsiger har endvidere indsendt uddrag af kendskabsgradsanalyse fra 2003, uddrag af tracking-/spørgeskemaundersøgelse fra 2004, markedsføringsbudget for branding af DE GULE SIDER for 1996-2004, udgifter til markedsføring og branding af DE GULE SIDER for 1995-2001, eksempler på forsider fra fagregistre DE GULE SIDER for 1990-1995 og 2001-2005, oversigt over reklamer, annoncer, billboards mv. for 1998-1999, 2000, 2002-2004 samt for 1992-2000 og en oversigt over TV-kampagner i perioden 1992-2002.

Materialet viser bl.a., at ca. 62 pct. af danskerne kender DE GULE SIDER, og at ca. 56 pct. har været inde på DE GULE SIDER fra TDC. Markedsføringsbudgettet for 1996-2004 så således ud:

År	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Budget i 1000 kr.	9.149	10.144	11.150	10.379	9.381	6.643	3.332	3.037	9.500

I tillæg hertil er det styrelsens egen viden, at mærket er et kendt varemærke qua års indarbejdelse. Mærket er bl.a. registreret på baggrund af indarbejdelse. Mærkets kendskabsgrad bygger dels på indsigers egen indarbejdelsesindsats dels på det faktum, at der gennem en lang årrække ikke har været konkurrerende udbydere af teleydelser og dertil knyttede opslagsværker i Danmark.

Samlet er der således tale om et mærke, som har en høj og bred kendsskabsgrad hos den almindelige danske befolkning. Mærket er blevet intensivt markedsført gennem en lang årrække, bl.a. under anvendelse af figurmærket, hvori ordmærket DE GULE SIDER er en betydelig del. På baggrund af det indsendte materiale, og på baggrund af styrelsens eget kendskab til mærket DE GULE SIDER medgiver styrelsen, at indsigermærkerne DE GULE SIDER er velkendte for de varer og tjenesteydelser, der omhandler fysisk og virtuel udgivelse og tilrådighedsstillelse af fagregistre.

Sø- og Handelsretten har i 2003 fundet, at det ikke er ”godtgjort, at varemærket skulle være blevet en almindelig betegnelse inden for branchen som følge af TDC’s virksomhed eller passivitet, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2.”. Den høje kendskabsgrad til mærket DE GULE SIDER medførte således ifølge retten ikke, at kundekredsen i 2003 i almindelighed opfattede mærket som en generisk angivelse af et fagregister. Det er fortsat styrelsens opfattelse, at DE GULE SIDER fremstår som et varemærke og ikke som en artsbetegnelse. Der er her lagt vægt på indsigers kontinuerlige og stadige anvendelse af mærket i dets form og helhed. Mærket er f.eks. på intet tidspunkt af indsiger brugt i andre grammatiske sammenhænge.

Indehavers mærke KRAKGULESIDER <w> er sammensat dels af ordelementet KRAK dels af ordene GULE og SIDER. Sidstnævnte er identisk med indsigermærkernes ordelementer GULE SIDER. Indehaver har henvist til, at mærkets indledende ord KRAK er dominerende i mærket. Indehaver henviser herunder til, at KRAK er et velkendt varemærke i sig selv. Indehaver har til dokumentation herfor indsendt en B2B Superbrands analyse fra 2003, en Gallup-undersøgelse fra 2005 og en specialrapport fra Berlingske Nyhedsmagasin fra 2005. Heraf fremgår bl.a., at 91 pct. af de adspurgte svarede, at de benytter KRAK.dk og at 98 pct. kender KRAK.dk. Hertil kommer styrelsens eget kendskab til KRAK, som bl.a. via KRAK.dk er blevet et velkendt varemærke for bl.a. kort og fagregistre.

I relation til ordelementerne GULESIDER i indehavermærke er der tale om svage mærkebestanddele. GULE SIDER anvendes i almindelighed som en betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser. Henset til velkendtheden af KRAK og henset til svagheden i mærkedelen GULESIDER er det herefter styrelsens vurdering, at det dominerende element i indehavermærket er KRAK.

Et velkendt varemærke kan nyde udvidet beskyttelse i forhold til mærkeligheden efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, jfr. også EF-domstolens dom i C-408/01 ADIDAS. Som det fremgår af denne doms præmis 31, er vurderingen af mærker i forhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en anden end den, der er under vurderingen efter § 15, stk. 1, nr. 2. I § 15, stk. 4, nr. 1 skal ligheden mellem mærkerne – i modsætning til efter § 15, stk. 1, nr. 2 – ikke bevirke, at der er en risiko for forveksling. Derimod skal vurderingen foretages i forhold til, om graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.

Det vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog blandes sammen. I sådanne tilfælde vil brugen af det yngre mærke medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg, og således være omfattet af § 15, stk. 4, nr. 1.

Selvom at indsigermærkerne DE GULE SIDER er velkendte, er det dog ikke styrelsens opfattelse, at indsigers varemærkers renomme vil lide skade som følge af indehavers brug af sit varemærke KRAKGULESIDER for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Ved sammensætningen af KRAK og orddelen GULESIDER fremstår KRAK som det dominerende mærkeelement, hvorimod GULESIDER vil opfattes som henvisende til et fagregister med angivelse af bl.a. telefonnumre og adresser. Tilstedeværelsen af den stærkt særprægede indledende og dominerende mærkebestanddel KRAK medfører således, at den relevante kundekreds ikke vil skabe en sammenhæng mellem indsigermærkerne DE GULE SIDER og indehavermærket KRAKGULESIDER. Dette uanset sammenfald af varer og tjenesteydelser og uanset om KRAKGULESIDER de facto anvendes som varemærke for de varer og tjenesteydelser, der lægger sig til fagregistre.

Der henvises til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Indsiger henviser endvidere til, at indehavermærket er forveksleligt med indsigers mærker, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Under henvisning til ovenstående redegørelse for styrken af de respektive mærkeelementer, finder styrelsen ikke, at der er risiko for forveksling mellem indsigermærkerne og indehavermærket KRAKGULESIDER, herunder at det vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER. Styrelsen henviser herudover til Østre Landsrets dom af 30. juni 2000 i sagen TELIA GULE SIDER, hvor TDC påberåbte sig varemærkerne DE GULE SIDER: ”Telia er et meget velkendt teleselskab i Danmark. Ordet ”Telia” fremtræder klart i betegnelsen ”Telia Gule Sider” (…). Når henses til det anførte, og til at ordene ”Telia” og ”De” adskiller sig væsentligt fra hinanden, finder landsretten ikke, at ordmærket ”Telia Gule Sider” (…) er forveksleligt med kærendes varemærke eller at det vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem ”De Gule Sider” og ”Telia Gule Sider”.”

Indsiger har i øvrigt påberåbt sig registrering af mærkerne DE GULE SIDER FINDES DET, FINDES DET HER og DE GULE SIDER FINDER DE DIG, FINDER DE DIG HER. Under henvisning til, at disse rettigheder i det hele ligner indehavermærket KRAKGULESIDER mindre end DE GULE SIDER, finder styrelsen heller ikke her, at der er risiko for forveksling i relation til disse mærker, herunder at der vil kunne antages en forbindelse mellem disse mærker og indehavermærket KRAKGULESIDER.

Konklusion

Ud fra en samlet vurdering af varerne og mærkernes svage og stærke bestanddele finder styrelsen ikke, at indehavers registrering af mærket KRAKGULESIDER – uanset at indsigermærkerne DE GULE SIDER er velkendte for de varer og tjenesteydelser, der omhandler fysisk og virtuel udgivelse og tilrådighedsstillelse af fagregistre – udgør en utilbørlig udnyttelse af varemærkerne DE GULE SIDER’s særpræg og renommé. Styrelsen finder endvidere ikke, at der er risiko for forveksling, herunder at der vil antages en forbindelse mellem indsigermærkerne og indehavermærket KRAKGULESIDER.

Indsigelsen tages ikke til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, nr. 1…”

Denne afgørelse indbragte De Gule Sider A/S ved Kromann Reumert ved brev af 19. november 2008 med påstand om at omgøre styrelsens afgørelse ved i det hele at afvise registreringen af den omhandlende varemærke. Klagen blev begrundet med følgende:

”… Som begrundelse for indsigelsen henvises til det for Patent- og Varemærkestyrelsen anførte samt de for styrelsen fremlagte dokumenter.

Styrelsens afgørelse giver anledning til følgende supplerende kommentarer:

VML § 15, stk. 1, nr. 2.

Beskrivende karakter og stærke mærkebestanddele

Det er ikke korrekt, at ”gule sider" udgør et svagt mærkeelement i KRAKGULESIDER og at mærkeelementerne konkret har en beskrivende karakter.

Hvad angår den beskrivende karakter af DE GULE SIDER, har styrelsen udtalt, at appellantens varemærke som følge af den kontinuerlige og stadige brug fremstår som et varemærke og ikke som en artsbetegnelse. Der er altså ikke sket degenerering, jf. VML § 28, stk. 2. Alligevel skriver styrelsen, at "gule sider" anvendes i almindelighed som en betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser. Dette er decideret modstridende. Det er muligvis korrekt, at ordene "gule sider" i andre lande bruges som betegnelse for sådanne produkter, men i Danmark er det alene og har altid alene været appellanten, som benytter betegnelsen for sine produkter.

Hertil kommer at appellanten altid konsekvent anfører ® efter DE GULE SIDER i forbindelse med enhver brug af varemærket. Når appellanten er blevet opmærksom på, at 3. mand gør brug af ordsammensætninger, der er forvekslelige med DE GULE SIDER, påtales dette konsekvent og forfølges om nødvendigt også med retslige skridt. Det er da heller ikke i sagen dokumenteret, at nogen som helst anden dansk udbyder af lignende fagopdelte registre bruger betegnelsen "gule sider".

Dette bestyrkes af en simpel søgning på google.com af "gule sider" og "Telia Gule Sider" (sidstnævnte søgning er relevant i forhold til Telia-dommen fremlagt af indehaver som bilag 4), som ikke frembringer ét eneste relevant hit ud over indsigers hjemmeside samt henvisninger til denne.

Ordene ”gule” og ”sider” er endog meget væsentlige led i KRAKGULESIDER og er samtidig de helt centrale led i appellantens indarbejdede ordmærkeret til DE GULE SIDER. En ret, der er opnået på baggrund af appellantens årelange, intensive og konstante brug af mærket. Styrelsen tillægger derfor ordet "de" alt for stor betydning, idet det i afgørelsen nærmest fremstår som om ordet "de" skulle udgøre den stærke(ste) mærkebestandel i DE GULE SIDER. Ordet ”de” har selvsagt relevans for appellantens varemærkeret, men det har ikke tilnærmelsesvis den centrale betydning, som Styrelsen tilsyneladende har tillagt ordet.

Det derfor må lægges til grund, at DE GULE SIDER ikke er en almindelig betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser, men derimod alene et varemærke for appellantens produkter. Da appellantens mærke som nævnt er registreret på baggrund af en meget intensiv indarbejdelse, er "gule sider" ikke en svag mærkebestandel, men en væsentlig del af appellantens varemærke, der som minimum må anses for at besidde normal adskillelsesevne og følgelig bør tillægges den samme beskyttelse som enhver anden mærkebestanddel med normal adskillelsesevne.

Det følger af både dansk og EU administrativ praksis samt praksis fra EF-Domstolen, at mærkebestanddele, der besidder normal adskillelsesevne, bevarer deres selvstændige adskillelsesevne når de sammensættes med øvrige tegn, f.eks. selskabsnavne. Dette indebærer, at der ved identiske varer eller tjenesteydelser som i den foreliggende situation er risiko for forveksling mellem DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER, når ”gule sider” inkorporeres i det samlede mærke og disse mærkebestanddele uden at skabe helhedsindtrykket bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, KRAKGULESIDER, jf. sag C-120/04 om THOMSON LIFE.

På denne baggrund fastholdes det, at KRAKGULESIDER er forveksleligt med appellantens varemærke og at registrering følgelig er udelukket fra registrering.

KRAK som velkendt mærke

Styrelsen henviser til de forskellige velkendthedsundersøgelser for varemærket Krak, som indehaveren synes at tillægge det vægt, at KRAK er et velkendt varemærke. At et mærke er velkendt, udvider dog ikke dette mærkes ret til at krænke andre mærker, herunder i sammenstillinger med andre mærker/mækrebestanddele og velkendtheden er følgelig uden relevans i den foreliggende sag.

DE GULE SIDER som velkendt mærke

Styrelsen konkluderer, at DE GULDE SIDER har en høj og bred kendskabsgrad hos den almindelige befolkning og medgiver, at De Gule Sider er velkendt for varer og tjenesteydelser, der omhandler fysisk og virtuel udgivelse og tilrådighedsstillelse af fagregistre. Det er anerkendt i dansk ret, at sådanne velkendte mærker har et udvidet beskyttelsesområde, jf. fx U.1979.497H. Det gælder for mærker for varer af anden art efter § 15, stk. 4, nr. 1, men tillige i forhold til varer af samme art, jf. § 15, stk. 1, nr. 2 og samme dom. Uanset at velkendtheden for appellantens mærke bestyrker, at registrering ikke bør finde sted for KRAKGULESIDER, ser det slet ikke ud til at velkendtheden er taget i betragtning ved styrelsens afgørelse i sagen.

Varelighed

Styrelsen, at der for så vidt angår parternes registreringer er sammenfald af varer og tjenesteydelser i relation til registreringen i klasse 9, 16, 35 og de dele af klasse 41 der er omfattet af "udgivelse af bøger og tidsskrifter". Der har da for så vidt heller ikke har været rigtig uenighed herom mellem parterne. Alligevel ser det ikke ud til at Styrelsen har tillagt den såkaldte "produktregel" betydning, hvorefter der i følge praksis består en vis indre sammenhæng mellem kravene om varelighed og mærkelighed, forstået på den måde, at man ved mærkelighedsbedømmelsen kan slække på kravene om forvekslelighed, hvis der er fuldstændig varesammenfald. Da der er totalt varesammenfald i denne sag, burde Styrelsens forvekslelighedsbedømmelse også have været præget heraf, således at enhver usikkerhed om den eventuelle rækkevidde af appellantens varemærkeret burde være kommet appellanten til gode og burde have medført at registreringen af KRAKGULESIDER var blevet afvist.

VML § 15, stk. 4, nr. 1.

Styrelsen er af den opfattelse, at selvom De Gule Sider er velkendt, vil indsigers mærkes renomme ikke lide skade som følge af indehaverens brug af KRAKGULESIDER for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Ud over at tage stilling til om indsigers mærke vil lide skade, burde afgørelsen tillige have taget stilling til den anden omstændighed i VML § 15, stk. 4, nr. 1, som kan begrunde udelukkelse fra registrering, nemlig om der sker en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme.

Det er klart, at indehaver via KRAKGULESIDER forsøger, at få del i den goodwill som indsiger har opbygget omkring varemærket DE GULE SIDER, ved blot at tilføje eget selskabsnavn foran indsigers varemærke. Indehaver har naturligvis ikke bidraget til opkomsten af denne goodwill og indehavers brug indebærer derfor en utilbørlig udnyttelse af appellantens goodwill og renommé.

- - - o 0 o - - -

Sammenfattende gøres det gældende, at appellantens mærke DE GULE SIDER er stærkt indarbejdet og særdeles velkendt. Registrering og brug af mærket KRAKGULESIDER for de af VR 2003 03921, omfattede varer i klasserne 9, 16, 35 og 41 indebærer en risiko for at mærket forveksles med appellantens velkendte varemærke og vil desuden medføre en utilbørlig udnyttelse af appellantens mærkes særpræg og renommé. Varemærkeregistrering VR 2003 03921, KRAKGULESIDER ‹w› er derfor i sin helhed udelukket fra registrering…”

Indklagede Kraks Forlag A/S v/Gorrissen Federspiel Kirkegaard har den 23. januar 2009 kommenteret klagen med følgende:

”… Klagebegrundelsen giver anledning til følgende bemærkninger, idet vi i det hele henviser til de på vegne mærkeindehaver fremsendte indlæg under indsigelsessagen:

VML § 15 stk. 1, nr. 2 – spørgsmålet om forvekslingsrisiko

Dette spørgsmål skal bl.a. behandles i sammenhæng med spørgsmålet om det ældre mærkes styrke. Klagerens fuldmægtig afviser, at mærkeelementet ”gule sider” udgør et svagt mærkeelement i indehavers varemærke KRAKGULESIDER, samt at elementet har en beskrivende karakter. Til støtte herfor gøres bl.a. gældende, at

”…, men i Danmark er det alene og har altid alene været appellanten, som benytter betegnelsen for sine produkter”., samt ”Det er da heller ikke i sagen dokumenteret, at nogen som helst anden dansk udbyder af lignende fagopdelte registre bruger betegnelsen ”gule sider”. Dette bestyrkes af en simpel søgning på google.com af ”gule sider” og Telia Gule Sider” …., som ikke frembringer ét eneste relevant hit ud over indsigers hjemmeside samt henvisninger til denne”.

Hertil bemærkes for det første, at betegnelsen gul, både som ord og i farvegengivelse, i vidt omfang benyttes af andre på danske hjemmesider i forbindelse med fagregistre eller lignende faciliteter, se f.eks. www.denlillegule.dk, www.gulex.dk samt www.gulside.com, jf. vedhæftede udskrifter under Appendix A.

I henhold til Styrelsens afgørelse vil GULESIDER opfattes som henvisende til et fagregister med angivelse af bl.a. telefonnumre og adresse. Dette udsagn understøttes direkte af appellantens egen generiske brug af overskriften ”Udenlandske gule sider” under ”Andre tjenester”, der kan findes under www.degulesider.dk, se hertil Appendix B. På denne side tales der om ”andre udbydere af firmasøgning på Internettet”, og appellanten dokumenterer således selv, at betegnelsen ”gule sider” bruges generelt om sådanne tjenesteydelser i udlandet.

Denne generelle brug af ”udenlandske gule sider” som illustreret ovenfor stammer fra det engelsksprogede ”yellow pages”, som har global rækkevidde. Vi henviser til definitionerne af ”yellow pages” på Internettet:

Yellow Pages

Noun

1. A telephone directory or section of a directory (usually printed on yellow paper) where business products and services are listed alphabetically by field along with classified advertising.

Betegnelsen ”gule sider” er således en direkte oversættelse til dansk af det generiske begreb yellow pages, og skønt varemærkeloven som hovedregel kun yder beskyttelse mod oversættelser af let genkendelige ord, bør der ikke ganske kunne bortses fra, at betydningen af ”yellow pages” må forudsættes kendt af en stor del af den danske befolkning.

Hertil kommer definitionen på www.wikipedia.org, der endvidere har en historisk forklaring på, hvorledes betegnelsen ”yellow pages” er opstået, nemlig da man ved trykningen af en telefonbog løb tør for hvidt papir og derfor var henvist til at anvende gult papir i stedet:

The term Yellow Pages refers to a telephone directory of businesses, categorized according to the product or service provided. As the name suggests, such directories are usually printed on yellow paper, as opposed to white pages for non-commercial listings. The traditional term Yellow Pages is now also applied to online directories of businesses.

The name and concept of "Yellow Pages" came about in 1883, when a printer in Cheyenne, Wyoming working on a regular telephone directory ran out of white paper and used yellow paper instead. In 1886 Reuben H. Donnelley created the first official yellow pages directory, inventing an industry. [1][2]

Today, the expression Yellow Pages is used globally, in both English-speaking and non-English speaking countries.

I betragtning af ovenstående bemærkninger må betegnelsen ”yellow pages” betragtes som moderbetegnelsen for den danske version ”gule sider”, som er direkte beskrivende for fagregistre. ”Gule sider” er således en del af en familie af ”sider”, der inkluderer ”hvide sider” for personnavne og ”rosa sider” for et alfabetisk ordnet erhvervsregister. Varemærket DE GULE SIDER, der således for størstedelen består af en beskrivende betegnelse, må på grund af disse omstændigheder betragtes som et særdeles svagt mærke, der ligger på vippen til at være registrerbart og er i umiddelbar risiko for at degenerere.

Vi henviser til Højesterets afgørelse U.2004.140H FAGBOG, herunder navnlig til følgende præmisser:

”Ordet fagbog er dannet af de almindelige ord fag og bog i overensstemmelse med sædvanlige principper for orddannelse på dansk og må anses for valgt som modstykke til ordet navnebog. Ordet fagbog anvendes i daglig sprogbrug ikke kun som modsætning til skønlitterær bog, men også som produktbetegnelse for en telefonbog, der indeholder en oplistning af og annoncer for erhvervsdrivende ordnet alfabetisk efter fag. Ordet er således en artsbetegnelse, og spørgsmålet om varemærkeret for TDC beror herefter på, om ordet har fået fornødent særpræg som følge af den brug, TDC og dette selskabs forgængere havde gjort af det, jf. varemærkelovens § 13 stk. 3. Højesteret finder, at det ikke er godtgjort, at TDC gennem brug har opnået eneret til at gøre brug af ordet fagbog som varemærke”.

På vegne mærkeindehaver gøres det gældende, at situationen for betegnelsen ”gule sider” svarer nøje til de forhold, Højesteret anførte i afgørelsen om ”fagbog”. Denne betegnelse indgik i daglig sprogbrug og kunne derfor ikke monopoliseres af en enkelt erhvervsdrivende, nemlig TDC.

Risikoen for degenerering

Under henvisning til Østre Landsrets dom af 30. juni 2000 i sagen TELIA GULE SIDER er det fortsat Styrelsens opfattelse, at DE GULE SIDER fremstår som et varemærke og ikke som en artsbetegnelse. Der er her bl.a. lagt vægt på indsigers kontinuerlige og stadige anvendelse af mærket i dets form og helhed. Styrelsens formulering må umiddelbart tages som udtryk for, at mærket risikerer at degenerere, medmindre brugens form og mærkets helhed – dvs. med tilføjelsen af det indledende mærkeelement DE, der forlener mærket med en minimal grad af særpræg - opretholdes af appellanten. Dette er ikke tilfældet, når appellanten selv benytter betegnelsen ”gule sider” i alenestilling. DE GULE SIDER som ren ordmærkekonstallation må således – på trods af appellantens benyttelse af symbolet ® - betragtes som et mærke i fasen umiddelbart før degenerering.

Appellanten påtaler endvidere, at Styrelsen på den ene side afviser degenerering og samtidig omtaler ”gule sider” som en almindelig betegnelse for et fagopdelt register:

”Der er altså ikke sket degenerering, jf. VML § 28 stk. 2. Alligevel skriver styrelsen, at ”gule sider” anvendes i almindelighed som en betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser. Dette er decideret modstridende.”

Appellantens konklusion er forkert. Der er intet modstridende heri, idet 1) appellanten som påvist ovenfor selv anvender ”gule sider” beskrivende, og 2) DE GULE SIDER udelukkende opnår sin – om end ringe – grad af særpræg fra mærkeelementet DE. Det er således heller ikke korrekt, når det af appellanten anføres, at Styrelsen tillægger ordet ”de” alt for stor betydning, idet ”gule sider” ikke i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at udgøre et varemærke, endsige kvalificere til registrering. Af samme grund kan den omstændighed, at mærkerne KRAKGULESIDER og DE GULE SIDER deler bestanddelen ”gule sider” ikke føre til forvekslelighed.

Klagerens fuldmægtig henviser til ECJ afgørelsen C-120/04 THOMSON LIFE. Denne afgørelse lægger til grund, at det ældre mærke LIFE har normal adskillelsesevne, dvs. særpræg, og tillige har en uafhængig særpræget rolle i mærket (præmis 37). Denne forudsætning er netop ikke gældende i relation til elementet ”gule sider”. Det bestrides derfor, at denne afgørelse er relevant. På baggrund af ovenstående bemærkninger om faren for degenerering, og da vi har dokumenteret at betegnelsen ”gule sider” er generisk, må det på vegne mærkeindehaver afvises, at ”gule sider” besidder normal adskillelsesevne/særpræg. ECJ afgørelsen kan derfor ikke påberåbes til støtte for klagerens påstand om forvekslelighed.

Som allerede anført under indsigelsessagen og som bekræftet i Styrelsens afgørelse fremstår KRAK som det stærkt særprægede indledende og dominerende element, hvorfor den relevante kundekreds ikke vil skabe en sammenhæng mellem mærkerne.

OHIM har truffet flere afgørelser, hvor foranstilling med et særpræget navn har bevirket, at mærkerne ikke er fundet forvekslelige, herunder følgende:

Decision No. 2310/2005 of 29 June 2005 (opposition No. B 612 467)

FOX RENT A CAR ≠ RENT A CAR (identiske tjenesteydelser i klasse 39)

Appeal decision R 1160/2006-1 of 6 September 2007

WAGNER LA CASA ≠ DE LA CASA (identiske/kolliderende varer i klasse 29 og 30)

Appeal decision R 423/2004-2 of 6 June 2005

AGFA IMAGE CENTER <figur> ≠ IMAGE CENTER <figur> (identiske varer i klasse 1)

I ovenstående afgørelser blev det bl.a. tillagt vægt, at indsigers ældre mærke var svagt for de omhandlede varer/tjenesteydelser, samt at forbrugerne fæstner sig ved det indledende og dominerende mærkeelement. Efter OHIM’s praksis er det ikke nødvendigt at forholde sig til spørgsmålet om kollision med varer/tjenesteydelser, såfremt mærkerne er tilstrækkeligt forskellige. Produktreglen finder således – i modsætning til det af klagerens fuldmægtig anførte - ikke anvendelse i disse tilfælde.

På baggrund af ovenstående bemærkninger må det afvises, at der foreligger forvekslelighed mellem mærkerne DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER.

VML § 15 stk. 4, nr. 1 – velkendthed

Ovenstående bemærkninger skal sammenholdes med det forhold, at betegnelsen DE GULE SIDER ifølge Styrelsen må betragtes som velkendt i Danmark. Dette skyldes bl.a. det tidligere de facto monopol inden for telekommunikation, som tilkom KTAS, Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland, der i 1990 blev datterselskaber til det nystiftede Tele Danmark. Selskaberne fusionerede i 1995 med Tele Danmark som det overlevende selskab og i 1996 blev telekommunikationssektoren i Danmark liberaliseret. Tele Danmark blev først i 1998 et fuldt privatejet selskab, som i 2000 ændrede navn til TDC. Fagbogsaktiviteten med ”gule sider” har TDC efterfølgende solgt til European Directories, der er nuværende ejer af appellanten, De Gule Sider A/S. Denne historiske baggrund afspejles også i Styrelsens afgørelse idet det anføres, at der gennem en lang årrække ikke har været konkurrerende udbydere af teleydelser og dertil knyttede opslagsværker i Danmark.

Det må på baggrund af den historiske udvikling lægges til grund, at appellantens mærke DE GULE SIDER som følge af det årelange monopol trods alt ikke kan tillægges samme styrke som andre velkendte mærker, der kendetegnes ved, at forbrugerne entydigt forbinder mærket med en konkret virksomhed. I TDC’s tilfælde skete denne forbindelse gennem mange år udelukkende, fordi der ikke fandtes alternative udbydere af teleydelser og dertil hørende produkter.

Friholdelsesbehov

Vi har ovenfor dokumenteret, at ”gule sider” er svagt, og at der derfor ikke foreligger forvekslingsrisiko mellem DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER. Hertil kommer, at forudsætningen om fri konkurrence skaber et særligt udtalt behov for friholdelse af ”gule sider”. Effekten af globaliseringen bevirker, at der på trods af det for varemærkeretten gældende territorialitetsprincip må henses til, hvordan et parallelt mærke bruges på den internationale scene inden for samme branche. Som det fremgår af Appendix B, bruges direkte oversættelser af betegnelsen ”gule sider” for fagregistre af forskellige mærkeindehavere i udlandet, hvilket indebærer en tiltagende risiko for degenerering. Denne udvikling støttes af offentlighedens åbenlyse interesse i at kunne bruge betegnelsen ”gule sider” generisk, hvorfor der består et påviseligt friholdelsesbehov som svækker mærkets styrke.

Klagerens fuldmægtig anfører, at Styrelsen ikke har forholdt sig til spørgsmålet, om der sker en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé:

”Styrelsen er af den opfattelse, at selvom De Gule Sider er velkendt, vil indsigers mærkes renomme ikke lide skade som følge af indehaverens brug af KRAKGULESIDER for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Ud over at tage stilling til om indsigers mærke vil lide skade, burde afgørelsen tillige have taget stilling til den anden omstændighed i VML § 15, sti. 4, nr. 1, som kan begrunde udelukkelse fra registrering, nemlig om der sker en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme. Det er klart, at indehaver via KRAKGULESIDER forsøger, at få del i den goodwill som indsiger har opbygget omkring varemærket DE GULE SIDER, ved blot at tilføje eget selskabsnavn foran indsigers varemærke.”

Hertil bemærkes for det første, at kravene i VML § 15. stk. 4, nr. 1 er kumulative, jf. CFI afgørelsen T-215/03 SIGLA SA – VIPS, præmis 34, der omhandler Varemærkeforordningens Artikel 8(5), der svarer til VML § 15, stk. 4, nr. 1:

”Those conditions are cumulative and failure to satisfy one of them is sufficient to render that provision inapplicable”.

Hertil kommer, at Styrelsen netop har afvist, at varemærkelovens krav om utilbørlighed er opfyldt. Tilstedeværelsen af den indledende mærkebestanddel KRAK i indehavers mærke udelukker således en sammenhæng mellem appellantens mærke DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER, hvilke udgør Styrelsens begrundelse for, at betingelserne i VML § 15 stk. 4 nr. 1 ikke er opfyldt. Skønt klagerens fuldmægtig fastholder, at der foreligger goodwill-snyltning, begrundes eller dokumenteres dette anbringende ikke, hvilket er et krav i henhold til praksis fra Retten i Første Instans, jf. Case T-67/04 Spa Monopole v. OHIM – SPA-FINDERS, præmis 40, der også omhandler EU varemærkeforordningens Artikel 8(5):

”The court notes, as a preliminary point, that the purpose of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is not to prevent registration of any mark which is identical with a mark with a reputation or similar to it. The objective of that provision is, notably, to enable the proprietor of an earlier national mark with a reputation to oppose the registration of marks which are likely either to be detrimental to the repute or the distinctive character of the earlier mark, or to take unfair advantage of that repute or distinctive character. In that connection, it should be made clear that the proprietor of the earlier mark is not required to demonstrate actual and present harm to his mark. He must however adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment”.

Endvidere henvises til ECJ Case C-375/97 General Motors Corporation – CHEVY, præmis 30:

”If, at the end of its examination, the national court decides that the condition as to the existence of a reputation is fulfilled, as regards both the public concerned and the territory in question, it must then go on to examine the second condition laid down in Article 5(2) of the Directive, which is that the earlier trade mark must be detrimentally affected without due cause.

Det skal afvises, at mærkeindehaver misbruger den af appellanten oparbejdede goodwill til DE GULE SIDER. Tværtimod gøres det gældende, at betegnelsen ”gule sider” som følge af dens beskrivende karakter for fagregistre bør være til fri afbenyttelse for at sikre den fornødne konkurrence inden for branchen, jf. vore bemærkninger ovenfor om den til dels historiske begrundelse for velkendtheden af DE GULE SIDER.

Tilføjelsen af det velkendte mærke KRAK som det indledende element sikrer, at enhver risiko for forveksling med appellantens ældre rettigheder til DE GULE SIDER elimineres. Den omstændighed, at KRAK er et velkendt varemærke og derfor nyder en høj grad af genkendelse hos den relevante forbrugerkreds bevirker, at disse forbrugere uvilkårligt fokuserer herpå i købssituationen. Af samme grund – og henset til den svage mærkebestanddel ”gule sider” – vil mærkeindehavers mærke ikke blive betragtet som forveksleligt med DE GULE SIDER.

Klagerens fuldmægtig anfører, at velkendtheden af varemærket KRAK er uden relevans i nærværende sammenhæng:

”Styrelsen henviser til de forskellige velkendthedsundersøgelser for varemærket Krak, som indehaveren synes at tillægge det vægt, at KRAK er et velkendt varemærke. At et mærke er velkendt, udvider dog ikke dette mærkes ret til at krænke andre mærker, herunder i sammenstillinger med andre mærker/mærkebestanddele og velkendtheden er følgelig uden relevans i den foreliggende sag”.

Dette synspunkt er ikke korrekt. I den foreliggende situation er det især mærkeelement KRAK, der tjener til at adskille mærkerne, hvorfor bemærkningen om, at mærkets velkendthed ikke udvider retten til at krænke andre mærker, ikke er relevant. Derimod er velkendthed generelt særdeles relevant i forvekslelighedsvurderingen, idet særprægede eller velkendte mærker nyder en stærkere beskyttelse, jf. afgørelse i ECJ Case C-235/05 P L’Oreal SA v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), præmis 36:

”In that regard, as the more distinctive the earlier mark, the greater the risk of confusion (SABEL, paragraph 24), marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (see Canon, paragraph 18, and Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 20)”.

Som anført ovenfor er velkendte mærker tillige karakteriseret ved en høj grad af genkendelse hos det relevante publikum. I konflikten mellem mærkerne DE GULE SIDER og KRAKGULESIDER vil denne kendsgerning bevirke, at publikum fæstner sig ved det velkendte mærke KRAK, som samtidig udgør det indledende og dominerende mærkeelement, således at forveksling udelukkes, herunder da mærkernes fælles element ”gule sider” er svagt.

Idet der i det hele henvises til de under indsigelsen fremførte anbringender og den dertil hørende dokumentation, som herefter betragtes som en integreret bestanddel af nærværende appel, skal det sammenfattende gøres gældende, at indehavers registrering VR 2003 03921 KRAKGULESIDER skal opretholdes i dens fulde omfang og appellen afvises som ubegrundet. Der henvises i det hele til VML § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1, i medfør af hvilke bestemmelser Styrelsen har truffet afgørelse til mærkeindehavers fordel i indsigelsessagen…”

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 13. februar 2009 følgende udtalelse til sagen:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 24. september 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Indklagede Kraks Forlag A/S v/Gorrissen Federspiel Kirkegaard har ved brev af 11. marts 2009 meddelt, at de i det hele tilslutter sig høringssvaret fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Klager De Gule Sider A/S ved Kromann Reumert fremkom ved brev af 16. marts 2009 med følgende kommentarer:

”… Patent- og varemærksetyrelsens høringssvar af 13. februar 2009

Jeg henviser til mine bemærkninger i ankeskriftet af 19. november 2008, det for Patent- og Varemærkestyrelsen anførte samt de for styrelsen fremlagte dokumenter.

Registrantens indlæg af 23. januar 2009

Registrantens indlæg af 23. januar 2009 giver anledning til følgende supplerende bemærkninger:

Anvendelse af farvebetegnelsen gul

Registranten anfører på side 2, at farvebetegnelsen ”gul” benyttes som ord og farvegengivelse af virksomheder på andre danske hjemmesider. Det er imidlertid alene kombinationen af farvebetegnelsen ”gule” og betegnelsen ”sider” der har adskillelsesevne og gør ”gule sider” til et stærkt mærkeelement i DE GULE SIDER. Det er således ikke afgørende for mærkelighedsvurderingen i nærværende sag, at farvegengivelsen ”gul” anvendes af andre directory virksomheder på danske hjemmesider, da registranten i sit varemærke anvender en kombination af farvebetegnelsen ”gul” og ”sider”, der tilsammen er de helt centrale led i appellantens indarbejdede ordmærkeret til DE GULE SIDER.

Der er dernæst ikke tilnærmelsesvis samme vareartslighed og konkurrence mellem appellantens produkter og de produkter, som bliver markedsført på de pågældende sider sammenlignet med den fuldstændige vareartslighed der foreligger i nærværende sag mellem registrantens fagregistre, og de directory produkter som appellanten markedsfører under varemærket DE GULE SIDER. Der er således ikke tale om markedsføring af fagregistre eller lignende faciliteter på de pågældende hjemmesider.

Endelig er registranten ikke berettiget til at krænke appellantens varemærkeregistrering, uanset om andre eventuelt krænker eller måtte have til hensigt at foretage en krænkelse af samme. Eksemplerne anført i Appendix A i registrantens indlæg er således uden betydning for mærkelighedsvurderingen, idet de alene vedrører brugen af farvebetegnelsen ”gul” og ikke ”gule sider”.

De Gule Siders indarbejdelse og velkendthed her i landet

Hvad angår den beskrivende karakter, anfører registranten, at betydningen af ”yellow pages” må forudsættes kendt af en stor del af den danske befolkning, og at varemærket DE GULE SIDER, må betragtes som et særdeles svagt mærke, der ligger på vippen til at være registrerbart og er i umiddelbar risiko for at degenerere.

Dette er ikke korrekt, dels fordi appellantens varemærkeret er opnået på baggrund af en mangeårig, intensiv og konstant brug af mærket, dels fordi DE GULE SIDER ikke i Danmark er en almindelig betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser, men derimod alene et velkendt varemærke for appellantens produkter.

Appellanten har fremlagt omfattende dokumentation for, at DE GULE SIDER er et velkendt og et særdeles indarbejdet varemærke, jf. bilag 8-18 i appellantens supplerende indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen dateret den 22. maj 2006. Det fremgår således af bilag 10-11, at appellanten har ydet en massiv markedsføringsindsats, og at der afholdes betydelige årlige millionbeløb til markedsføring af varemærket DE GULE SIDER. Dertil kommer, at den fysiske udgave af DE GULE SIDER i en lang årrække har været – og fortsat bliver - husstandsomdelt i cirka 8 mio. eksemplarer årligt i hele Danmark. Kendskabsanalysen af 24. marts 2004 i bilag 9 viser endvidere, at 62 % af de adspurgte personer har hørt De Gule Sider på internettet. I aldersgruppen 15-39 år er det over 75 %. Mere end halvdelen af alle adspurgte har prøvet De Gule Sider på internettet. Derudover er appellantens hjemmeside placeret på en syvende plads over de mest anvendte hjemmesider i Danmark, jf. artiklen ”De ti mest populære netmedier i Danmark”, der fremgår af erhvervsbladet.dk, dateret 29. april 2008. Heraf kan udledes, at en stor del af den danske befolkning forbinder mærket DE GULE SIDER med et bestemt directory produkt, nemlig appellantens fagopdelte register på internettet og/eller det fysiske directory produkt, som appellanten årligt husstandsomdeler. Det er således ikke korrekt, at en stor del af den danske befolkning forbinder DE GULE SIDER med en almindelig betegnelse for et hvilket som helst fagopdelt register, som anført af registranten.

Derudover bemærkes, at det ikke efter varemærkeloven kan tillægges nogen betydning, at den engelske betegnelse ”yellow pages” i engelsktalende lande er en beskrivende betegnelse for et fagregister med angivelse af bl.a. telefonnumre og adresse m.v., idet det alene skal vurderes om den danske betegnelse ”gule sider” i Danmark er blevet en generisk betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser. Eksemplerne i Appendix B i registrantens indlæg er således uden betydning for vurderingen af om ”gule sider” måtte være en generisk betegnelse. Derudover er det uden betydning om den engelske betegnelse ”yellow pages” må forudsættes kendt af en stor del af den danske befolkning, da det er varemærket DE GULE SIDER og ikke ”yellow pages” som er omtvistet i denne sag.

Derimod er det af betydning, at der ved en simpel søgning på ”gule sider” i Den Store Danske Encyklopædi (www.denstoredanske.dk) alene fremkommer et relevant søgeresultat, se det vedlagte skærmprint af de fremkomne søgeresultater, nemlig en beskrivelse af TDC A/S, som er den tidligere ejer af selskabet TDC Forlag A/S, der blev solgt i 2005 til appellanten. Dette er et klart indicium for, at ”gule sider” ikke har karakter af en fællesbetegnelse, idet ordbogen/leksikonet hverken forklarer ”gule siders” generelle betydning ellers dets almene beskaffenhed.

Hertil kommer, at der ved en simpel søgning på ”gule sider” på Wikipedia.dk alene fremkommer følgende søgeresultat:

De Gule Sider A/S er en dansk forlagsvirksomhed, der udgiver telefonbøger og driver nummeroplysningstjenester på internet. Virksomheden er nok mest kendt for degulesider.dk, hvor man kan finde de fleste navne, adresser og telefonnumre på private og virksomheder i Danmark, der ikke har hemmelige eller udeladte oplysninger. De Gule Sider er et registreret varemærke.

Virksomheden hed tidligere TDC Forlag og var et 100% ejet datterselskab i TDC-koncernen. TDC frasolgte sine forlagsaktiviteter 14. oktober 2005 for 4,85 mia. kr. til det udenlandske konsortium European Directories. Som følge af salget skiftede forlaget navn til det nuværende.

Siden 14. marts 1998 har De Gule Sider drevet internettjenesten degulesider.dk.

Oprindeligt var De Gule Sider navnet på fagbøgerne fra TDC Forlag, mens navnebøgerne hed De Hvide Sider. Begrebet 'gule sider' daterer sig imidlertid helt tilbage til 1883, hvor en forlægger i Wyoming, USA, løb tør for hvidt papir og i stedet trykte sine telefonbøger på gult papir. I 1886 udgav han den første officielle telefonbog med gule sider. I dag bruges betegnelsen om fagbøger i de fleste lande.

Ved en tilsvarende simpel søgning på ”yellow pages” på wikipedia.org fremkommer følgende:

The term Yellow Pages refers to a telephone directory of businesses, categorized according to the product or service provided. As the name suggests, such directories are usually printed on yellow paper, as opposed to white pages for non-commercial listings. The traditional term Yellow Pages is now also applied to online directories of businesses.

Today, the expression Yellow Pages is used globally, in both English-speaking and non-English speaking countries. In the United States, it refers to the category, while in some other countries it is a registered name and therefore a proper noun.

Ved at sammenholde de to ovenstående søgeresultater fra Wikipedia er konklusionen, at ”gule sider” i Danmark ikke er en almindelig betegnelse for et fagopdelt register indeholdende bl.a. telefonnumre og adresser, men derimod alene et varemærke for appellantens produkter. Dette skyldes,

at der ved søgning på ”gule sider” på wikipedia.dk alene fremkommer ét søgeresultat, nemlig en beskrivelse af forlagsvirksomheden ved navn De Gule Sider A/S, appellantens selskabsnavn,

at der ved søgning på ”gule sider” på wikipedia.dk ikke fremkommer en betegnelse, der indeholder en almindelig beskrivelse af et fagopdelt register, se i modsætning hertil søgeresultatet på wikipedia.org nedenfor,

at det udtrykkeligt fremgår af beskrivelsen på wikipedia.dk, at DE GULE SIDER er et registreret varemærke og således ikke en generisk betegnelse for et fagopdelt register,

at at betegnelsen i dag bruges om fagbøger i de fleste lande, men ikke nævner Danmark i den forbindelse,

at der ved en søgning på ”yellow pages” på wikipedia.org ikke fremkommer en beskrivelse af en bestemt virksomhed som på wikipedia.dk,

at der ved en søgning på ”yellow pages” på wikipedia.org fremkommer en generisk beskrivelse af et fagopdelt regiser, betegnet ”yellow pages”,

at det af sidste punktum i det fremkomne søgeresultat på wikipedia.org klart fremgår, at betegnelsen ”yellow pages” i flere lande er beskyttet som et registreret varemærke/betegnelse:

Uanset om den engelske betegnelse ”yellow pages” i engelsksprogede lande måtte være en generisk betegnelse for et fagopdelt register, kan der ikke på nogen måde sluttes, at ”gule sider” i Danmark ligeledes er en generisk betegnelse for et fagopdelt register.

Det fremgår klart af sidste punktum i det fremkomne søgeresultat på wikipedia.org, at betegnelsen ”yellow pages” i flere lande er beskyttet som et registreret varemærke/betegnelse:

[…] while in some other countries it is a registered name and therefore a proper noun.

Den sidste del af beskrivelsen er dog udeladt af registranten ved citeringen heraf nederst på side 2 og øverst på side 3 i registrantens indlæg. Af registrantens citat fremgår det alene, at betegnelsen ”yellow pages” bruges globalt i både engelsksprogede og ikke-engelsksprogede lande:

Today, the expression Yellow Pages is used globally, in both English-speaking and non-English speaking countries.

Registrantens citat er således ikke korrekt og fuldstændigt, men fremstår som manipuleret, idet registranten undlader at citere, at betegnelsen ”yellow pages” i nogle lande er beskyttet som et registreret varemærke/betegnelse. En fuldstændig gengivelse af de omtvistede sætninger ser således ud:

Det er således hverken korrekt, når registranten anfører, at “DE GULE SIDER” er degenereret, eller at der foreligger en risiko herfor. DE GULE SIDER er derimod et særdeles indarbejdet og velkendt varemærke for appellantens produkter.

Stærke mærkebestanddele og forvekslingsrisiko

Det er ikke korrekt, når registranten på side 4 i sit indlæg anfører, at DE GULE SIDER udelukkende opnår sit særpræg fra mærkeelementet DE. Appellantens varemærke er som nævnt registreret på baggrund af den meget intensive indarbejdelse, jf. redegørelsen herom ovenfor. Eftersom den centrale og dominerende bestanddel af ”DE GULE SIDER” er ordene GULE SIDER og ikke DE, besidder ”Gule Sider” adskillelsesevne på samme måde som DE GULE SIDER. ”Gule Sider” udgør en afgørende og væsentlig del af varemærket DE GULE SIDER og er således ikke en svag mærkebestanddel i forhold til ”De”. ”Gule Sider” må derfor som minimum have normal adskillelsesevne.

Det er derfor heller ikke korrekt, når registranten anfører, at sag C-120/04 THOMSON LIFE ikke er relevant i den pågældende sag, som følge af at ”gule sider” ikke besidder normal adskillelsesevne, og derfor er en generisk betegnelse. ”Gule Sider” må antages at have mindst samme grad af adskillelsesevne som mærket LIFE i ovennævnte dom og opnår dermed også en uafhængig særpræget rolle i mærket KrakGuleSider, jf. dommens præmis 37.

Af dommens præmis 30-37 fremgår det, at:

Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel.

I et sådant tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger risiko for forveksling.

Konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, kan ikke være betinget af, at det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, domineres af den del heraf, som udgør det ældre varemærke.

Hvis en sådan betingelse var påkrævet, ville indehaveren af det ældre varemærke være frataget eneretten i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, selv om dette varemærke ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn, men denne placering ikke er dominerende.

Dette vil være tilfældet, hvis eksempelvis indehaveren af et velkendt varemærke anvender et sammensat tegn, der sammenstiller dette varemærke med et ældre varemærke, som ikke i sig selv er velkendt. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis det sammensatte tegn bestod af dette ældre varemærke og et velkendt firmanavn. Helhedsindtrykket vil nemlig i så fald oftest blive domineret af det velkendte varemærke eller firmanavn, som indgår i det sammensatte tegn.

I modsætning til fællesskabslovgivers hensigt, som denne kommer til udtryk i tiende betragtning til direktivet, ville beskyttelsen af det ældre varemærkes funktion som angivelse af oprindelse således ikke være sikret, uanset at dette varemærke ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn.

Det må således anerkendes, at det er tilstrækkeligt, at offentligheden, på grund af den selvstændige adskillelsesevne, som det ældre varemærke har bevaret ved sin placering, antager, at de af det sammensatte tegn omfattede varer eller tjenesteydelser også hidrører fra indehaveren af det ældre varemærke, for at fastslå, at der er risiko for forveksling.

Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.

”Gule Sider” bevarer fortsat sin selvstændige adskillelsesevne når denne del af mærket sammensættes med øvrige tegn f.eks. KRAK. Som følge heraf opstår der en risiko for forveksling mellem DE GULE SIDER og KrakGuleSider, når ”Gule Sider” inkorporeres i det samlede mærke KrakGuleSider. Dette er særlig oplagt, når der er tale om identiske varer eller tjenesteydelser som i den foreliggende situation, idet de kopierede mærkebestanddele typisk i en sådan situation vil bevare en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke.

På denne baggrund fastholdes det, at KrakGuleSider er forveksleligt med appellantens varemærke, og at registrering følgelig er udelukket.

OHIM afgørelserne som registranten henviser til på side 4-5 er således ikke relevante i denne sag, idet min klients varemærke som påvist ovenfor har adskillelsesevne og endog er velkendt i Danmark. I de af registranten refererede afgørelser var der alene tale om varemærker, der var beskrivende for de omhandlede varer/tjenesteydelser f.eks. RENT A CAR, hvorfor afgørelserne er uden præjudikatsværdi i nærværende sag.

VML § 15, stk. 4, nr. 1 - velkendthed

Indledningsvis bemærkes, at det ikke spiller nogen rolle for et varemærkes beskyttelse, at der i en længere periode i Danmark ikke har været konkurrerende udbydere af ydelser på markedet som følge af et monopol. Det er derfor ikke korrekt, når registranten på side 5 anfører, at DE GULE SIDER ikke kan tillægges samme styrke som andre velkendte mærker, som følge af at der i en periode ikke fandtes alternative udbydere af teleydelser og dertil hørende produkter i Danmark. DE GULE SIDER er et velkendt varemærke og nyder således samme beskyttelse som andre velkendte varemærker uanset den historiske udvikling.

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer da også i overensstemmelse med Sø- og Handelsrettens dom af 12. august 2003, at DE GULE SIDER har en høj og bred kendskabsgrad hos den almindelige befolkning og medgiver, at DE GULE SIDER er velkendt for varer og tjenesteydelser, der omhandler fysisk og elektronisk udgivelse af fagregistre. Det er anerkendt i dansk ret, at sådanne velkendte mærker har et udvidet beskyttelsesområde.

Friholdelsesbehov

Offentlighedens eventuelle interesse i at kunne bruge betegnelsen ”Gule Sider” som en generisk betegnelse kan ikke begrunde, at DE GULE SIDER gives en svagere varemærkeretlig beskyttelse end andre velkendte varemærker, jf. side 6 i registrantens indlæg. Der eksisterer talrige ubeskyttede generiske betegnelser som f.eks. telefonbog, adressebog, navnebog, fagbog m.v. som kan benyttes af offentligheden, herunder registranten uden krænkelse af andres varemærkerettigheder.

Det er ikke korrekt, når registranten på side 7 i sit indlæg anfører, at registranten ikke misbruger den af appellanten oparbejdede goodwill til DE GULE SIDER. Appellanten inklusive dets forgængere har som anført ovenfor med en massiv og særdeles omkostningskrævende indarbejdelse af betegnelsen DE GULE SIDER for sine produkter siden 1990’erne opnået, at betegnelsen er blevet særdeles velkendt i Danmark for netop appellantens produkter. Det er udelukkende denne velkendthed, som registranten nu utilbørligt ønsker at profitere af. Brugen af KrakGuleSider udgør således utvivlsomt en utilbørlig og tilsigtet udnyttelse af varemærket DE GULE SIDERs særpræg og renomme. Hertil bemærkes, at registranten i mere end 30 år har været på samme marked som appellanten, nemlig markedet for brancheregistre, uden tillige at have haft behov for at benytte betegnelsen ”gule sider”, ”de gule sider”, ”Kraks gule sider”, ”krakgulesider”, ”De gule sider fra Krak”, den engelske betegnelse ”yellow pages” alene eller i kombination med andre ord, ligesom registranten heller ikke har anvendt gult papir eller særlige gule kendetegn i forbindelse med udgivelserne.

Det er heller ikke korrekt når registranten på side 7 i sit indlæg anfører, at tilføjelsen af varemærket KRAK som det indledende element sikrer, at enhver risiko for forveksling med appellantens ældre rettigheder til DE GULE SIDER elimineres.

Forvekslingsrisikoen er fortsat i høj grad tilstede, uanset at registranten benytter sit varemærke KRAK i kombination med ”Gule Sider”, eftersom ”Gule Sider” uanset denne tilføjelse fortsat er den mest fremtrædende del af min klients velkendte varemærke DE GULE SIDER samt en fremtrædende del i det registrerede varemærke KrakGuleSider. I denne forvekslingsbedømmelse er det centrale udgangspunkt graden af indarbejdelse af det efterlignende element. Det er i den sammenhæng påfaldende, at registranten har valgt at anvende versalerne ”G” og ”S” i et mærke, hvor ”gule” og ”sider” skrives ud i et. Dette må ses som udslag af en bevidst og illoyal tilstræbt lighed med appellantens varemærke, hvor ordene netop skrives med versaler.

Derudover står det klart, at registrantens brug af ”Gule Sider” skaber uklarhed over for såvel brugerkredsen som de professionelle annoncører om, hvorvidt der er en forbindelse mellem de to virksomheder eller deres produkter, jf. i samme forbindelse de forenede sager C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE, sag C-363/99 POSTKANTOOR, sag C-120/04 THOMSON LIFE, Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 4. december 2007 i sagen AN 2007 00005 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN, Sø- og Handels rettens dom af 21. november 2000 i sagen V 14/99 MAGNA, OHIMs afgørelse af 12 marts 2007 i sagen R/777/2006-2 LANZ BULLDOG, OHIMs afgørelse af 2. august 2007 i sagen R678/2006-2 GRAN CANARIA, MODA CALIDA, OHIMs afgørelse af 14. september 2007 i sagen R55/2007-2 CRISTALLCUVÉE, OHIMs afgørelse af 9. april 2008 i sagen 1202C WALTHAM FOCUS, OHIMs afgørelse af 11. december 2007 i sagen B973 968 OPANANKEN ANTISTRESS samt OHIMs afgørelse af 28. marts 2008 i sagen B1 074 741 NASN XTRA.

konklusion

Sammenfattende fastholdes det, at appellantens mærke DE GULE SIDER er stærkt indarbejdet og særdeles velkendt. Registrering og brug af mærket KrakGuleSider for de af VR 2003 03921, omfattede varer i klasserne 9, 16, 35 og 41 indebærer en risiko for at mærket forveksles med appellantens velkendte varemærke og vil desuden medføre en utilbørlig udnyttelse af appellantens mærkes særpræg og renommé. Varemærkeregistrering VR 2003 03921, KrakGuleSider ‹w› er derfor i sin helhed udelukket fra registrering.

Indklagede Kraks Forlag A/S v/Gorrissen Federspiel Kirkegaard fremkom ved brev af 26. marts 2009 med følgende bemærkninger til sagen:

”… Vi henviser til skrivelse fra klagerens fuldmægtig af 16 marts 2009 og skal blot bemærke følgende i relation til det på side 5 anførte om registrantens citat fra definitionen af ”yellow pages” på www.wikipedia.org:

Klagerens fuldmægtig gør gældende, at citatet ikke er korrekt og fuldstændigt, men fremstår som manipuleret, idet registranten undlader at citere, at betegnelsen ”yellow pages” i nogle lande er beskyttet som et registreret varemærke/betegnelse.

Formålet med henvisningen til Wikipedia er dels en fremstilling af selve definitionen af ”yellow pages”, dels den historiske baggrund for begrebets opståen. Henvisningen supplerer den umiddelbart forinden gengivne definition fra WordNet 1.7.1 under overskriften YELLOW PAGES NOUN. Den omstændighed, at sætningen

In the United States, it refers to the category, while in some other countries it is a registered name and therefore a noun

ikke er gengivet i indlægget af 23. januar 2009, påvirker ikke appellantens danske varemærkeregistrering for DE GULE SIDER. Som påvist i dette indlæg anvender appellanten desuden selv begrebet ”gule sider” på beskrivende vis. Det bestrides derfor, at den udeladte sætning er udtryk for manipulation.

Vi skal under henvisning til Styrelsens omtale af ”gule sider” som almindelig betegnelse for et fagregister samt den anførte Højesteretsafgørelse om FAGBOG fastholde, at der består en risiko for, at DE GULE SIDER kommer til at fremstå som en artsbetegnelse for fagregistre.

Der henvises i øvrigt til det under sagen tidligere fremførte, herunder vort seneste indlæg af 11. marts 2009…”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker