RESUMÉ:
AN 2009
00001 – VA 2005 05555 TIPS <w> - Manglende særpræg
Patent- og
Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket TIPS <w> for
spillekuponer i klasse 16 samt organisering af spil og lotteri i klasse 41,
idet mærket mangler det til registrering fornødne særpræg. Endvidere fandt
styrelsen, at det fremsendte materiale ikke kunne dokumentere indarbejdelse af
det ansøgte mærke. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2009, den 10. december afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Sten Juul Petersen)
Danske Spil A/S
v/Zacco, Denmark A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14.
november 2008 vedrørende VA 2005 05555 TIPS <w>.
Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 17. november 2009. For
klageren mødte cand.jur. Kristiane Vandborg, der fremlagte påstandsdokument og
procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Klageren har
bl.a. henvist til en markedsundersøgelse, kendskab til TIPS, udarbejdet den 15.
juni 2009 af TNS gallup for klager.
Ankenævnet
udtaler:
Markedsundersøgelsen, som klager henviser til
(sagens bilag 10) er udarbejdet den 15. juni 2009 og dokumenterer ikke mærkets
velkendthed på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, jf. varemærkelovens §
13, stk. 3. Det bemærkes i den forbindelse, at den i varemærkedirektivets
artikel 3, stk. 3, andet punktum, nævnte fakultative mulighed for at lægge vægt
på indarbejdelse efter ansøgningens indlevering ikke er i udnyttet i dansk ret.
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte
grunde, og da det overfor Ankenævnet anførte ikke kan føre til et andet
resultat, tiltræder Ankenævnet, at Patent- og Varemærkestyrelsen har meddelt
afslag på ansøgningen
Herefter bestemmes:
Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 7. december 2005 indsendte Zacco A/S en
ansøgning om registrering af varemærket TIPS <w> på vegne af Danske Spil
A/S for
Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt
i andre klasser, tryksager, tryktyper og klichéer, herunder lotterilodder,
spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og
væddemål.
Klasse 36: Finansiel virksomhed,
bookmakervirksomhed og organisering af væddemål.
Klasse 41: Underholdningsvirksomhed,
sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af spil og
lotteri.
Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte ved brev af
20. februar 2006 et foreløbigt afslag på ansøgningen med den begrundelse, at
mærket mangler særpræg, idet mærket kan angive, at der er tale om en
tipskonkurrence om udfaldet af eksempelvis en fodboldkamp. Endvidere er
angivet, at tips ligeledes kan betyde, at man giver et godt råd. Styrelsen
finder derfor, at mærket kan angive varerne og tjenesteydelsernes art. Herefter
gør styrelsen opmærksom på muligheden for at dokumentere indarbejdelse af det
ansøgte varemærke.
Ansøger har ved breve af 2. oktober 2006, 13.
december 2007 samt 29. oktober 2008 fremsendt dokumentation for indarbejdelse af
det ansøgte mærke. Styrelsen har dog ikke fundet det indsendte materiale
tilstrækkeligt, og den 14. november 2008 gav styrelsen endeligt afslag på
ansøgningen. Afslaget blev begrundet med følgende:
”… Afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke TIPS.
Du har i dit brev af
2.oktober 2006 begrænset varefortegnelsen til følgende:
Klasse 16: Spillekuponer
Klasse 41: Organisering
af spil og lotteri.
Artiklen fra maj 1999
viser ikke, at TIPS er brugt for
konkrete varer eller tjenesteydelser. Vi kan derfor ikke tillægge denne artikel
nogen vægt ved vurderingen af indarbejdelse af mærket.
VHS båndet med titlen
“Gangen” og “Paraplyen” viser to reklamer produceret for/af Dansk Tipstjeneste.
Det fremgår ikke af disse to reklamer, at TIPS
er brugt som varemærke for spillekuponer eller organisering af spil og lotteri,
idet TIPS hverken vises i tale eller
tekst. De to reklamefrekvenser, viser en mand som laver to ”practical jokes”
med overskriften ”savner du spænding, så husk at tippe”. Vi mener derfor ikke,
at dette materiale kan bruges som dokumentation.
VHS båndet i den gule
pressekit box, viser både billeder, artikler og oplysninger om tipningens
historie i Danmark, men det fremgår ikke af indholdet på båndet, at TIPS er brugt som et selvstændigt
varemærke. Der vises tre reklamer med overskrifterne ”Men se TV er også Tips”,
”Tips Lørdag” samt ”Tip og vind”. Vi mener derfor ikke, at dette materiale kan
bruges som dokumentation.
Indholdet på Cd’en viser
artikler fra diverse aviser fra 1949, 1950, 1951 og 1989.
Næsten alle artiklerne
indeholder gengivelser af forskellige fodboldkampe. Ord som tipstjenesten,
tipsmillionerne, tipsresultatet og tipskupon bliver nævnt i artiklerne eller
står som overskrifter, men ordet TIPS
står aldrig alene og fremstår ikke som et varemærke. Vi mener derfor ikke, at
dette materiale kan bruges som dokumentation for indarbejdelse.
Det fremgår ikke af de
indsendte resultater fra Performance Tracking (vedlagt dit brev af 29. oktober
2008) hvilke spørgsmål de adspurgte har fået stillet, og vi har derfor
ingen mulighed for vurdere disse resultater. Resultaterne kan derfor ikke
bruges som dokumentation for indarbejdelse.
Vi henviser til vores
brev af 13. august 2007, hvor vi understregede, at de to indsendte
brancheerklæringer, ikke alene kan dokumentere indarbejdelse
Opgørelsen over
medieinvesteringer i perioden 2001-2005 og de to brancheerklæringer er ikke
tilstrækkeligt til at dokumentere indarbejdelse.
Vi afslår derfor, at
registrere mærket for spillekuponer (klasse 16) og organisering af spil og
lotteri (klasse 41).
Begrundelsen er, at
betegnelsen tips ifølge Politikkens Store Røde Ordbog betyder “en
gættekonkurrence”. Tips kan ligeledes betyde, at man giver et godt råd.
For spillekuponer angiver
TIPS varens art nemlig, at
spillekuponen er en gættekonkurrence i trykt form.
For organisering af spil
og lotteri angiver mærket, at der er tale om organisering af en
gættekonkurrence i form af et spil eller et lotteri. Mærket angiver derfor også
arten for disse ydelser.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20,
stk. 2, jf. § 13 stk.2…”
Denne afgørelse indbragte Danske Spil A/S ved
Zacco, Denmark A/S ved brev af 14. januar 2009 for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker med påstand om, at styrelsens afgørelse ændres, således at VA 2005
05555 TIPS <w> tillades registreret for ”spillekuponer” i klasse 16 og
”organisering af spil og lotteri” i klasse 41. Klager har nærmere begrundet sin
klage med følgende:
”… PÅSTAND:
Den den 14. november 2008 trufne afgørelse i VA 2005 05555 ændres således,
at ansøgningen af kendetegnet TIPS <w>
for ”spillekuponer” i klasse 16 og ”organisering af spil og lotteri” fremmes
til endelig registrering.
SAGSFREMSTILLING:
Klageren, Danske Spil A/S og tidligere selskaber, har i mere end 55 år
anvendt kendetegnet TIPS som
varemærke for spillekuponer og organisering af spil og lotteri.
Til dokumentation for den indarbejdelse som har fundet sted, således at
kendetegnet TIPS har opnået det
fornødne særpræg i henhold til Varemærkelovens § 13, stk. 3, fremlægges
følgende:
Bilag 1: Brancheerklæring
fra Nærbutikkernes Landsforening vedrørende
kendetegnet TIPS dateret den 3. december 2007.
Bilag 2: Brancheerklæring
fra De Samvirkende Købmænd vedrørende kendetegnet
TIPS dateret den 6. december 2007.
Bilag 3: Erklæring fra
ansøgers reklamebureau BBDO dateret den 18. september
2006, hvoraf det
fremgår, at man siden 2001 har brugt kr. 28.5 på marketing
vedrørende
kendetegnet TIPS
Bilag 4: Artikel fra maj
1999 i anledning af 50 året for ansøgers ældste produkt TIPS,
tillige med eksempler
på diverse udgivelser på VHR og CD vedrørende
fejringen af de 50 år
med spillet TIPS
Bilag 5: VHS bånd
fremsendt i original til Styrelsen 13. december 2007
Bilag 6: Pressekit ”50 år
med Tips” fremsendt i original til Styrelsen 13. december
2007
Bilag 7: Opgørelse over
medieinvesteringer fordelt på de enkelte medietyper i
perioden 2001-2008
Bilag 8: Performance
Tracking – Dansk Tipstjeneste for TIPS henholdsvis 12 og 13 i
perioden 2003-2005
Bilag 9: Print fra
hjemmesiden www.danskespil.dk og www.tips.dk hvor TIPS fremgår
som selvstændigt
spilleprodukt
ANBRINGENDER:
Til støtte for klagerens påstand gøres det gældende
at klageren gennem brug og indarbejdelse af kendetegnet TIPS siden 1949 har
opnået eneret til dette
som ordmærke i Danmark for spillekuponer i klasse 16
og organisering af spil
og lotteri i klasse 41,
at ordmærket TIPS allerede
på ansøgningsdatoen den 7. december 2005 var
indarbejdet, hvorfor
det på dette tidspunkt allerede havde det fornødne
særpræg til at kunne
blive registreret, jf. VML § 3 stk. 3…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af
20. juli 2009 følgende udtalelse:
”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne
nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. november 2008 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet,
at den trufne afgørelse stadfæstes…”
I brev af 20. august 2009 kommenterede klager
styrelsens udtalelse til sagen med følgende:
”… Da Styrelsen blot fastholder afgørelsen af 14. november 2008 uden
yderligere udtalelser, skal vi på vegne klager fastholde Anke af 14. januar
2009 af nævnte afgørelse og den fremførte argumentation og fremlagte
dokumentation til støtte herfor.
Vi skal derfor henstille til Ankenævnet, at
Styrelsens afgørelse af 14. november 2008 i sagen VA 2005 05555 ændres således,
at ansøgningen af kendetegnet TIPS <w>
for ”spillekuponer” i klasse 16 og ”organisering af spil og lotteri” i klasse
41 fremmes til endelig registrering…”