RESUMÉ:
AN 2009
00009 - Forvekslelighed
Indehaveren af varemærket VIKING nedlagde
indsigelse mod registrering af VR 2008 00417 VIKING DIESEL med henvisning til
at mærkerne er forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke
indsigelsen til følge, idet styrelsen ikke fandt, at der var tale om samme
eller ligeartede varer. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker, som ændrede styrelsens afgørelse, således at
registreringen ophæves for de ansøgte varer i klasse 12. Registreringen
opretholdes for de øvrige klasser.
KENDELSE:
År 2009, den 20. november afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk
Deichmann)
CONTINENTAL GISLAVED DACK AB
v/Zacco Denmark A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20.
februar 2008 i indsigelsessagen mod registrering af VR 2008 00417
For
VIKING DIESEL
v/Benno Finn Søndberg Clausen
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Efter en helhedsvurdering finder ankenævnet det
godtgjort, at der eksisterer en forvekslingsrisiko mellem de 2 mærker for så
vidt angår varerne i kl. 12, hvorimod der ikke eksisterer den fornødne
forvekslingsrisiko for så vidt angår tjenesteydelserne i kl. 35 og 37.
Ankenævnet giver derfor klager medhold i den subsidiære påstand af de af klager
anførte grunde, hvorimod Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af de af
styrelsen herfor anførte grunde stadfæstes for så vidt angår klasserne 35
og 37.
Herefter bestemmes:
Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. februar 2009 vedrørende VR 2008 00417
Viking Diesel <w> ændres således, at registreringen ophæves for de
ansøgte varer i klasse 12. Styrelsens afgørelse stadfæstes for de øvrige
ansøgte klasser.
Sagens
baggrund:
Den 28. august 2007 indleverede VIKING DIESEL en
ansøgning om registrering af varemærket VIKING DIESEL <w> for:
Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug
på land, i luften eller i vandet.
Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand
ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af
kontoropgaver; engros- og detailhandel med lastvogne og specialkøretøjer,
herunder klassiske lastvogne, samt veteranlastvogne.
Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed,
installationsvirksomhed.
Mærket blev registreret 6. februar 2008 og
efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende.
Den 1. april 2008 gjorde Zacco Denmark A/S
indsigelse på vegne af Continental Gislaved Däck AB mod gyldigheden af det
registrerede mærke VIKING Diesel og henviste til, at der er næsten-identitet
mellem mærket og indsigers mærke VIKING registreret i klasse 12, samt at der i
forhold til indehavers registrering i klasse 12, 35 og 37 foreligger
ligeartethed med indsigers registrering i klasse 12.
Indehaver har ikke udtalt sig i sagen.
Den 20. februar 2009 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke
indsigelsen til følge:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1 nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
2) der er risiko for
forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre
varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre
varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende
art."
1. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke VR 2008 00417 VIKING
DIESEL <W>
Registreret for: Klasse
12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.
Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand
ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af
kontoropgaver; engros- og detailhandel med lastvogne og specialkøretøjer,
herunder klassiske lastvogne, samt veteranlastvogne.
Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed,
installationsvirksomhed.
Indsigers mærke EU003668274 VIKING
<W>
Registreret for: Klasse
12: Dæk, massive dæk, slanger til dæk.
Sammenligning af varer og
tjenesteydelser:
Der er ikke direkte
sammenfald af varer og tjenesteydelser mellem indsigers og indehavers
registreringer.
Indsiger har gjort
gældende, at der foreligger ligeartethed mellem indsigers varer, nemlig “Dæk,
massive dæk, slanger til dæk” overfor indehavers registrering af “køretøjer,
befordringsmidler til brug på land”, “engros- og detailhandel med lastvogne og
specialkøretøjer, herunder klassiske lastvogne, samt veteranlastvogne” og
“reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.”
Det er styrelsens
opfattelse, at der ikke er ligeartede varer mellem “Dæk, massive dæk, slanger
til dæk” og overfor “køretøjer, befordringsmidler til brug på land”.
For at varer kan være
ligeartede, i forhold til indsigers argumentation i sagen, når den ene vare
udgør en del af en anden vare, skal varen være specielt lavet til at indgå i ét
eller få produkter, eksempelvis bilmotorer overfor biler. Når det angår dæk etc.
kan de indgå som en del af en bil, men de er som hovedregel ikke tilpasset en
enkelt bilmodel, men passer til mange forskellige biler. Der er endvidere tale
om to forskellige producenter. Således er det ikke sædvanligt at producenter af
biler producerer dæk eller omvendt, hvilket må antages at være den alment
oplyste forbruger bevidst. Der er også tale om vidt forskellige
købssituationer, idet der forud for erhvervelsen af en bil som regel er
grundige overvejelser, hvilket ikke i samme omfang gør sig gældende for “Dæk,
massive dæk, slanger til dæk”, hvilket bl.a. er begrundet i varernes
forskellige karakter og prisklasse.
Ligeartethed mellem varer
og tjenesteydelser, kan eksistere, når der er en vis sammenhæng mellem varerne
eller tjenesteydelserne, så forbrugerne dermed kan antage, at der er en
forbindelse mellem udbyderen af henholdsvis varen og tjenesteydelsen.
I relation til “Dæk,
massive dæk, slanger til dæk” overfor “engros- og detailhandel med lastvogne og
specialkøretøjer, herunder klassiske lastvogne”, er det styrelsens opfattelse,
at der ikke foreligger ligeartethed. Det skal bemærkes, at der er tale om to
helt forskellige købssituationer og samt at den relevante forbruger ikke vil
antage at producenten af dæk etc. er den samme som udbyderen af tjenesteydelsen
”en gros og detailhandel med køretøjer”. Det er således ikke sædvanligt at
udbydere af tjenesteydelsen ”engros- og detailhandel med lastvogne og
specialkøretøjer, herunder klassiske lastvogne” også producerer dæk.
I relation til “Dæk,
massive dæk, slanger til dæk” overfor “reparationsvirksomhed,
installationsvirksomhed”, er det ligeledes ikke sædvanligt, at værksteder etc.
også producerer dæk. Selvom det må antages, at værksteder etc., hvor der
foregår reparations og installationsvirksomhed, også driver detailhandel med
dæk, er dette for det første ikke omfattet af indsigers registrering. For det
andet er det sædvanligt at dæk, der bliver solgt på værksteder etc., bliver
solgt under varemærker, der tilhører dækproducenter og ikke som no-name
varemærker eller som dæk under det samme navn som værkstedet. Det er derfor
styrelsens opfattelse, at de af indsiger benyttede varer ikke kan anses for
ligeartede med tjenesteydelser i klasse 37 i indehavers registrering.
Det er herefter
styrelsens vurdering, at der hverken er varesammenfald eller ligeartethed
mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af indehavers registrering,
og de varer, der er omfattet af indsigers registrering.
Sammenligning af
mærkerne:
Indehavers mærke er et
ordmærke, der består af elementerne VIKING og DIESEL. Indsigers mærke er et
ordmærke, der består af ordet VIKING.
Indsigers mærke VIKING er
fuldstændig indeholdt i indehavers mærke VIKING DIESEL. VIKING er det første
ord i indehavers mærke og udgør det dominerende element i indehavers mærke.
VIKING er endvidere et stærkt element, da det ikke direkte eller indirekte er
beskrivende for de relevante varer og tjenesteydelser.
Indehavers mærke består
yderligere af orddelen DIESEL, der for dele af de af indsigelsen omfattede
varer og tjenesteydelser er svagt, grænsende til beskrivende, da der kan være
tale om dieseldrevne køretøjer eller tjenesteydelser i forbindelse med dieseldrevne
køretøjer.
Der er således
mærke-lighed, uanset at der ikke kan ses bort fra orddelen DIESEL, mellem
indsigers og indehavers mærker.
Det er herefter
styrelsens vurdering, at der foreligger mærkelighed mellem indsigers
registrering og indehavers registrering, men da varerne eller tjenesteydelserne
ikke er af samme eller lignende art, foreligger der ikke risiko for forveksling
mærkerne imellem.
Indsigelsen tages derfor ikke til følge og registreringen opretholdes.
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Denne afgørelse indbragte CONTINENTAL GISLAVED DACK AB v/Zacco Denmark A/S
ved brev af 20. april 2009 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med
påstand om, at styrelsen afgørelse omgøres. Klager har nærmere begrundet klagen
med følgende:
”… Påstand:
Vi påstår principalt den af Patent- og
Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret, således at endelig registrering af
VR 2008 00417 VIKING DIESEL nægtes for varerne i klasse 12, ”engros- og
detailhandel med lastvogne og specialkøretøjer, herunder klassiske lastvogne,
samt veteranlastvogne” i klasse 35 samt ”reparationsvirksomhed og
installationsvirksomhed” i klasse 37.
Subsidiært påstås Patent- og Varemærkestyrelsens
afgørelse ændret, således at endelig registrering af VR 2008 00417 VIKING
DIESEL nægtes for varerne i klasse 12.
Sagsfremstilling:
Vi henviser til den i sagen for Patent- og
Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling. Da Styrelsen har statueret, at der
foreligger mærkelighed imellem indsigermærket VIKING og det angrebne varemærke
VIKING DIESEL, er det udelukkende spørgsmålet om ligheden imellem de omfattede
varer og tjenesteydelser, der er genstand for nærværende klage.
Anbringender:
Til støtte for nærværende klage gøres det for
klageren gældende, at der er lighed imellem ”Dæk, massive dæk, slanger til dæk”
i klasse 12 som omfattet af indsigermærket EU003668274 VIKING, overfor
”køretøjer, befordringmidler til brug på land, i luften eller i vandet” i
klasse 12, ”engros- og detailhandel med lastvogne og specialkøretøjer, herunder
klassiske lastvogne, samt veteranlastvogne” i klasse 35 og
”reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed” i klasse 37 som omfattet af VR
2008 00417 VIKING DIESEL.
Allerede fordi der er så betydelig lighed
(næsten-identitet) imellem de omfattede varemærker VIKING og VIKING DIESEL skal
der ifølge praksis ved den varemærkeretlige helhedsbedømmelse ikke stille
rigoristiske krav til vareligheden (produktreglen), jfr Varemærkedirektivets
10. betragtning, samt EF-domstolens afgørelser
i sagerne C 342/97 Lloyd/Klijsen (præmis 19) og C-39/97 Canon/Cannon (præmis
17).
Det ligger i bedømmelsen af vareartsligheden, at
der er tale om en konkurrencemæssig bedømmelse, således at kun den brug, der
kan virke generende ved den erhvervsmæssige udøvelse, bør forhindres.
Klagerens varemærkeret omfatter ”dæk, massive dæk,
slanger til dæk” i klasse 12. Som det fremgår af vedlagte udskrift fra
klagerens hjemmeside (klageren er en del af den international Continent
Corporation koncern), Bilag 2, anvendes varemærket VIKING i forbindelse
med dæk til alle former for biler.
Vareartslighed i klasse 12
Patent- og varemærkestyrelsen anfører, at der ikke
er ligeartethed imellem ”dæk, massive dæk, slanger til dæk” i klasse 12 overfor
”køretøjer, befordringmidler til brug på land, i luften eller i vandet” i
klasse 12, idet det ikke er sædvanligt, at producenter af biler producerer dæk
eller omvendt, hvilket må antages at være den alment oplyste forbruger bevidst.
Endvidere er der tale om vidt forskellige købssituationer, idet der forud for
erhvervelsen af en bil som regel er grundige overvejelser, hvilket ikke i samme
omfang gør sig gældende for ”dæk, massive dæk, slanger til dæk”.
Princippet om, at varer, der som dæk forhandles
som selvstændige produkter, ikke er ligeartede med de varer, som de
udgør en del af, nemlig biler, er et dogme fra ældre tid. Selvom det muligvis ikke er sædvanligt, at
bilproducenter også producerer dæk, er det på ingen måde utænkeligt, at en
bilproducent kunne give en dækproducent licens til anvendelse af
bilproducentens varemærke, og at den relevante omsætningskreds kunne antage, at
der derfor var en forbindelse imellem bilproducenten og dækproducenten. Dette
forekommer oplagt i nærværende klagesag, hvor varemærkerne er næsten-identiske.
Hertil kommer endvidere, at dæk med varemærket
VIKING og køretøjer med varemærket VIKING DIESEL vil kunne findes hos de samme
forhandlere. Skal man have nye dæk på sin bil, vil man oftest henvende sig dér,
hvor man købte sin bil. De fleste bilforhandlere servicerer de solgte biler, og
har således eget værksted. Der sker derved en sammensmeltning imellem de to
funktioner, og det vil være nærliggende for den gennemsnitlige forbruger, der
ser varemærket VIKING at antage, at der kunne være en forbindelse til bilmærket
VIKING DIESEL. Der vedlægges som Bilag 3 forskellige udskrifter fra
bilforhandlere, der viser, at de også har værksteder.
Den almindelige gennemsnitsforbruger er heller
ikke nødvendigvis ekspert på bilområdet, og det bestrides, at denne almindelige
forbruger er bevidst om, at dæk ikke sædvanligvis også produceres af
bilproducenten. Hvis varemærket MAZDA blev anvendt på et dæk, ville forbrugeren
med sikkerhed fastslå, at dækket hidrørte fra bilproducenten med samme
varemærke. Klageren kan ikke se, hvorfor dette ikke bør statueres i nærværende
sag.
Vi vedlægger som Bilag 4 en afgørelse fra
EF-varemærkekontoret OHIM’s Opposition Division i sag B 992943 af 24. januar
2008, hvor det blev statueret, at der var lighed imellem ”dæk og slanger”
(”Reifen und Schläuche”) og ”køretøjer” (”Fahrzeuge”). Vi vedlægger endvidere
statusoversigt fra CTM-online, der viser, at afgørelsen var endelig, Bilag 5.
EF-varemærkekontoret er således af den opfattelse, at der foreligger
ligeartethed imellem ”dæk, slanger” i klasse 12 og ”køretøjer” i klasse 12, og
klageren gør gældende, at det samme bør statueres her.
Vareartslighed i klasse 35
For så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 35,
nemlig ”engros- og detailhandel med lastvogne og specialkøretøjer, herunder
klassiske lastvogne, samt veteranlastvogne” som omfattet af VR 2008 00417
VIKING DIESEL, gøres det gældende, at der er ligeartethed imellem disse
tjenesteydelser og ”dæk, massive dæk, slanger til dæk” i klasse 12.
Styrelsen anfører hertil, at der er tale om to
forskellige købssituationer, og at den relevante forbruger ikke vil antage, at
producenten af dæk er den samme som udbyderen af tjenesteydelsen ”engros og
detailhandel med køretøjer”.
Som vist ved bilag 3 har de fleste bilforhandlere
i dag eget værksted og det er ikke usædvanligt, at bilforhandlere bærer samme
navn som de biler, de forhandler (f.eks. ”SKODA House”). Det er derfor på ingen
måde udelukket, at forbrugerne kunne knytte en forbindelse imellem dæk-mærket
VIKING og bilforhandleren VIKING DIESEL, jfr argumentationen ovenfor vedrørende
vareartsligheden i klasse 12.
Vareartslighed i klasse 37
Ligheden er om muligt endnu større i relation til
ydelserne i klasse 37 ”reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed”. Der
henvises igen til bilag 3 og det forhold, at bilforhandlere ofte har eget
værksted, hvor der netop kunne blive påmonteret VIKING dæk.
Styrelsen anfører, at det ikke er sædvanligt, at
værksteder også producerer dæk. Denne betragtning kan imidlertid ikke være
relevant ved bedømmelsen af, hvorvidt indehaveren af dækmærket VIKING bør tåle,
at varemærket VIKING DIESEL anvendes i forbindelse med f.eks. montering af dæk.
Efter klagers opfattelse er der en sådan sammenhæng imellem ”dæk” og ”montering
af dæk” (reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed), at der åbenlyst bør
statueres ligeartethed. Der henvises til argumentationen ovenfor.
På ovenstående baggrund
gøres det gældende, at endelig registrering af VR 2008 00417 VIKING DIESEL bør
nægtes, og vi imødeser med interesse kopi af mærkeindehavers udtalelse…”
Indklagede Viking Diesel har ikke udtalte sig i sagen.
Den 6. juli 2009 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende
udtalelse til sagen:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 24. juni 2009 skal styrelsen udtale
følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye
væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 20. februar 2000 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således
henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Klager har ved brev af 16. juli 2009 meddelt, at styrelsen udtalelse i
sagen ikke gav anledning til yderligere kommentarer.
Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, den 20. november 2009