RESUMÉ:

AN 2009 00020 – VR 2008 03069 – DANESE <fig> - Forvekslelighed

Indehaveren af EU-varemærkeregistreringerne CMT nr. 504498 DAINESE <w> og CMT 504159 <fig> samt internationale registreringer nr. MP 888865 DAINESE <w> og MP 896957 <fig> fremsatte indsigelse mod endelige registrering af VR 2008 03069 DANESE <fig> for alle de søgte varer, subsidiært for alle varer i klasse 25. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke DANESE <fig> er forvekslelig med indsigers tidligere registrerede varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2010, den 19. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00020

Klage fra DAINESE S.P.A.

v/Chas. Hude A/S

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. september 2009 i sagen VR 2008 03069 DANESE <fig> indehavet af

DANESE DISTRIBUTION ApS

v/Jakob Berre Eriksen

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Af de grunde, der er anført i Patent- og Varemærkestyrelsens konklusion finder Ankenævnet for Patenter og Varemærker ikke, at der er risiko for forveksling mellem indehavers foreløbige registrering VR 2008 03069 DANESE <fig> og indsigers figur- og ordmærke.

Herefter bestemmes:

Den foreløbige registrering VR 2008 03069 DANESE <fig> registreres endeligt.

Sagens baggrund:

Ved brev af 9. juli 2008 indleverede DANESE DISTRIBUTION ApS en ansøgning om registrering af varemærket DANESE <fig> for:

Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Mærket blev foreløbig registreret den 3. september 2008 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

Ved brev af 3. november 2008 gjorde Chas. Hude A/S på vegne DAINESE S.P.A. indsigelse mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede varemærke DANESE <fig> med påstand om, at mærket blev nægtet endelig registrering for alle de søgte varer og serviceydelser, subsidiært for alle varer i klasse 25 med den begrundelse, at mærket var forveksleligt med indsigers ældre EU-varemærke nr. 504498 DAINESE <w> og 504159 <fig> samt internationale registreringer nr. 888865 DAINESE <w> og 896957 <fig>.

Den 2. september 2009 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:

”… Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

1. Gennemgang af sagen

Den 3. november 2008 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af DAINESE S.P.A. mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede mærke DANESE.

Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009.

I brev af 3. november 2008 gør indsiger med henvisning til varemærkelovens § 15 gældende, at der er en høj grad af lighed mellem indsigers figurmærker og ordmærker DAINESE og indehavers foreløbigt registrerede figurmærke DANESE. Dette begrundes med, at varemærket DANESE og indsigers varemærker DAINESE er næsten lige lange og kun adskiller sig med ét bogstav, således at der både er synsmæssig og lydlig lighed. Det gøres endvidere gældende, at der på trods af mærkernes karakter af fantasimærker, er begrebsmæssig lighed, da mærkerne leder tankerne hen på ”noget dansk i blandet italiensk”. Indsiger gør også gældende at der er en høj grad af lighed mellem dennes figurmærker og figurelementet i indehavers mærke, idet begge figurere er afbillede som ”stående trekanter”. I brevet bemærkes det også, at der uden tvivl er lighed mellem varerne i klasse 25, og i relation til klasse 23 og 35 en vis lighed, særligt hvis ”overskriften” i klasse 35 dækker over detailhandel med varer i klasse 23 og 25.

I e-mail af 6. februar 2009 forklarer indehaver, at firmanavnavnet og det foreløbigt registreret varemærke DANESE stammer fra hans arbejde i tøjbranchen i Italien, hvor hans person, som dansker, er kendt under samme navn. Logoet i indehavers figurmærke, som han har overtaget fra sin farfar, stammer helt tilbage fra 1950’erne. Det forestiller tre gravekløer opstillet i en trekant. For så vidt sammenligningen af indehavers og indsigers varer og tjenesteydelser, mener indsiger ikke at der er identitet eller sammenfald, idet indsigers er specialist indenfor motorsport og sportsbeklædning og indehaver distribuere og handler med eksklusive mærkevaretøj. Indehaver mener ikke, at hans mærke ligner indsigers mærker, uagtet logoerne begge er trekantet og ordelementet har en lignende lyd.

I brev af 9. april 2009, støtter indsiger sig til de sammen argumenter og synspunkter som i brev af 3. november 2008, og henviser i den forbindelse til en række af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser i tidligere indsigelsessager.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

3. Vurdering og konklusion

Indehavers mærke: VR 2008 03069 <fig>

Foreløbigt registreret for: Klasse 23

Garn og tråd til tekstilfabrikation.

Klasse 25

Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

Klasse 35

Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Indsigers EU-mærker: DAINESE <w> EU000504498

og

EU000504159 <fig>

Begge registreret for: Klasse 09

Hjelme; beskyttelsesindretninger til personlig brug til forebyggelse af ulykker, særlig beskyttende forstærkninger til skuldre og albuer, knæ og andre dele af kroppen.

Klasse 18

Læder, skind, skindvarer ikke indeholdt i andre klasser; rygsække, poser og tasker.

Klasse 25

Beklædningsgenstande, handsker, sko, hatte til sport.

Klasse 28

Beskyttende forstærkninger til sportsbeklædning, særlig til skuldre og albuer, knæ og andre dele af kroppen.

Indsigers IR-mærker: DAINESE <w> IR888865

og

IR896957 <fig>

Begge registreret for: Klasse 06

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.

Klasse 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.

Klasse 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

Klasse 14

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.

Klasse 16

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

Klasse 18

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Klasse 25

Clothing, footwear, headgear.

Klasse 28

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.

Klasse 28

Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services.

Varesammenligning:

Indehavers og indsigers mærker er registreret for de samme varer i klasse 25, nemlig ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” (Clothing, footwear, headgear). Der er således fuldstændig varesammenfald i denne klasse.

Indsigers varemærker er ikke registreret for varerne i klasse 23 ”garn og tråd til tekstilfabrikation” og tjenesteydelser i klasse 35 ”annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver”. Indsiger mener dog, at der er en vis lighed mellem disse varer og tjenesteydelser og varerne ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25.

Ud fra en helhedsvurdering som bl.a. inkluderer varernes substituerbarhed, formål, anvendelse, producent, distributionskæde og evner til at supplere hinanden, er det Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at der ikke er vareartslighed mellem varerne i klasse 23 og 25.

”Garn og tråd til tekstilfabrikation” i klasse 23 kan ikke sidestilles med ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” i klasse 25, uagtet garn og tråd til tekstilfabrikation kan indgå som en del af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Med det kendskab Patent- og Varemærkestyrelsen har til afsætningen af varerne i klasse 23 og 25, så sælges de to kategorier af varer ikke ofte fra de samme butikker, varerne kan ikke siges at substituere eller supplere hinanden og det er ikke sædvanligt at ”garn og tråd til tekstilfabrikation” og ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning” markedsføres under det samme varemærke.

Sø- og Handelsretten har i dommen refereret i UfR 1974 568 FIESTA udtalt, at en sukkerbrødskage med glasur og pynt ikke kunne anses for ligeartet med korn, mel og produkter heraf. Dette skete på trods af at mel indgik som en væsentlig ingrediens i sukkerbrødskager.

For så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 35, omfatter klassehovedet i denne klasse ikke, samtlige tjenesteydelser i klassen, således heller ikke detailhandel med varer i klasse 23 og 25. I det lys findes der ikke at være lighed mellem varerne i indsigers klasse 25 og tjenesteydelserne i indehavers klasse 35.

Der er således kun varesammenfald for indehavers og indsigers mærker for de varer som er omfattet af klasse 25.

Mærkesammenligning:

Indsigers figurmærker EU000504159 <fig> og IR896957 <fig> ser således ud:

Mærket er sort på hvid baggrund. Det er udformet som en stående trekant med spidse hjørner. To af siderne består af rette linie, hvorimod den øverste horisontale side går en anelse ind mod figurens centrum, afbrudt af en konveks bue i midten. I figurens midte er placeret to små, hvide trekanter.

Indehavers figurmærke VR 2008 03069 ser således ud:

Mærket består af ordet DANESE skrevet med store, sorte bogstaver på hvid baggrund. Ovenfor er placeret en figur udformet som en stående, ligebenet trekant med runde hjørner. Figuren er grå på hvid baggrund og opdelt i tre indre trekanter i grå og hvid.

Det er Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at den figurlige udformning af mærkerne er væsentlig forskellig. Det skal bemærkes, at en figurs beskyttelsesomfang afhænger af, hvor simpel en figur der er tale om. En trekant er en simpel geometrisk figur, og har i sig selv ikke et stort beskyttelsesomfang. Som det fremgår af mærkerne, er disse forskellige farver, hjørnerne er spidse henholdsvis runde og den grafiske ”udsmykning” af trekanterne er forskellig. Mærkerne adskiller sig ydermere i deres helhed ved at indehavers figurmærke bære teksten DANESE som et element i mærket. Der er således ikke lighed mellem indehavers mærke og indsigers figurmærker.

Indsigers ordmærker DAINESE <w> EU000504498 og DAINESE <w> IR888865:

Indsigers ordmærker består af ordet DAINESE. Ordet har ingen kendt betydning og må som sådan betragtes som et fantasiord.

Indehavers mærke består, som ovenfor beskrevet, af ordet DANESE skrevet med store, sorte bogstaver på hvid baggrund. Ovenfor er placeret en figur udformet som en stående, ligebenet trekant med runde hjørner. Figuren er grå på hvid baggrund og opdelt i tre indre trekanter i grå og hvid. Ordet og figurelementet er visuelt lige fremtrædende i mærket. Ordet DANESE er italiensk og betyder DANSK på italiensk.

Patent- og varemærkestyrelsen er af den opfattelse, at danskere har et vist kendskab til italiensk, idet mange italienske ord vil være kendt af danske forbrugere, dette særligt indenfor visse brancher som landet har særlige traditioner inden for f.eks. fødevarer, vin og beklædning.

Også hvis det italienske ord og den danske oversættelse deler rødder med eller ligefrem udspringer af de samme ord, er det Patent- og varemærkestyrelsen opfattelse, at danskere har et vist kendskab til italiensk. Dette er tilfældet for ordet DANESE.

Det italienske ord DANESE lægger sig lydmæssigt og stavemæssigt ganske tæt op af det danske ord DANSK og den måde, hvorpå man oversætter det danske ord DANSK til fremmedsprogene engelsk (DANISH), tysk (DÄNISCH) og fransk (DANOIS). Disse hovedsprog er alle sprog, som Patent- og Varemærkestyrelsen gå ud fra er kendt af den almindelige danske forbruger.

Ud fra de betragtninger er det vores opfattelse, at det italienske ord DANESE i vidt omfang vil blive forstået som oversættelsen af det danske ord DANSK, af den danske omsætningskreds for tøj.

Orddelen DANESE i indehavers mærke er således beskrivende for varerne i klasse 25, idet ordet vil blive opfattet som varernes geografiske oprindelsessted, hvorfor det er uden det fornødne særpræg til særskilt at kunne registreres.

I vurderingen af ligheden mellem indsigers ordmærker og indehavers figurmærke, bliver således det figurlige element det mest dominerende og særprægede i indehavers mærke. Dette indebærer, at selvom ordene DAINESE og DANESE kun adskiller sig ved bogstavet ”i”, så medfører den beskrivende karakter af ordet DANESE i sammenhæng med tilstedeværelsen af det særprægede og dominerende figurelement i mærket, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering ikke ligner hinanden.

På den baggrund er det Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at der ikke er mærkelighed mellem indsigers ordmærker og indehavers figurmærke.

Konklusion:

Ud fra en helhedsvurdering, er det Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at der ikke er lighed mellem indsigers varer i klasse 25 og indehavers varer og tjenesteydelser i klasse 23 og 35. Der er således kun varesammenfald for indehavers og indsigers mærker for de varer som er omfattet af klasse 25, nemlig ”beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning”.

Patent- og Varemærkestyrelsens finder heller ikke, at der er mærkelighed mellem indehavers mærke og indsigers figurmærker, idet der er væsentlige forskelle i figurernes udformning. For så vidt lighedsvurderingen mellem indehavers mærke og indsigers ordmærker, bliver det figurlige elementer det mest dominerende i indehavers mærke, ligesom ordet DANESE må anses for at være beskrivende, hvorfor det er Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at der ikke er mærkelighed mellem indehavers mærke og indsigers ordmærker.

Der er således ikke risiko for forveksling mellem indehavers foreløbige registrering VR 2008 03069 <fig> DANESE og indsigers figur- og ordmærker. Den foreløbige registrering VR 2008 03069 <fig> DANESE opretholdes…”

Denne afgørelse indbragte DAINESE v/Chas. Hude A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 2. november 2009. Klager begrunder sin påstand med følgende:

”… Klagen støttes på varemærkelovens § 15, idet det bekendtgjorte mærke findes at være forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til varemærket DAINESE jfr. EU-varemærkeregistrering nr. 504498 DAINESE <w> og 504159 <fig> samt internationale registreringer nr. 888865 DAINESE <w> og 896957 <fig>. I den forbindelse gør vi atter opmærksom på, at klagers EU-varemærker har noteret anciennitet fra ældre danske varemærker, respektive VR 1994 07658 og VR 1994 07659.

Som bilag 1 vedlægges kopi af indsigelsesafgørelsen og som bilag 2 vedlægges kopi af det foreløbigt registrerede varemærke samt kopi af klagers ældre varemærker.

Indsigelsesafgørelsen ankes med henvisning til, at denne ikke er i overensstemmelse med praksis for så vidt angår henvisningen til den sproglige opfattelse og hovedsprog i Danmark, hvilket også har indvirket på styrelsens vurdering af forvekslelighed.

I indsigelsesafgørelsen på side 8 henvises til, at Patent-. og varemærkestyrelsen er af den opfattelse, at danskerne har et vidst kendskab til italiensk, idet mange italienske ord vil være kendt af danske forbrugere og dette gælder særligt i forhold til visse brancher som landet har særlige traditioner indenfor, f.eks. "fødevarer, vin og beklædning".

Denne opfattelse er formentlig rigtig, hvis der var tale om italienske ord som rettede sig mod "fødevarer, vin og beklædning" relaterende til Italien. Men her har vi at gøre med et ord – DANESE - som vi ikke mener, falder inden for den ramme som sagsbehandleren opsætter med denne påstand.

Havde der for eksempel været tale om italienske ord som "vino" eller "pomodoro" som kan oversættes til "vin" og "tomater", er jeg sikker på, at den opfattelse som sagsbehandleren giver udtryk for, ville kunne få betydning for afgørelsen, men der er netop ikke tale om ord som relatere sig til "fødevarer, vin og beklædning". Derimod er der tale om et ord som angiveligt relaterer sig til Danmark og som blot er på italiensk.

Dernæst kan det diskuteres, hvilken betydning ordet DANESE har på dansk, idet ordet DANESE ikke blot kan oversættes til "Danish" men også til "Dane". Som dokumentation herfor vedlægger jeg som bilag 3 en kopi af en online ordbog, godt nok ikke italiensk/dansk men italiensk/engelsk. Samtidig henviser jeg til opslag på en anden online ordbog webster.com, hvor det fremgår, at ordet "Danish" normalt af engelsksprogede vil opfattes som "relating to or characteristic of Denmark, the Danes or the Danish language". Kopi af dette opslag vedlægges som bilag 4.

Afhængigt af personen kan der derfor være variationer af om ordet opfattes som "dansk" eller som "dansker", og bliver det opfattet som "dansker" må man sige, at ordet i sig selv har særpræg, fordi ordet "dansker" i forhold til bl.a. "beklædningsgenstande" hverken kan angive noget med egenskaber, art og lignende. Dette er helt i tråd med styrelsens normale praksis, hvor ord som angiver en person og søgt i relation til varer normalt accepteres uden indvendinger om særpræg. Bliver ordet derimod opfattet som "dansk", kan man diskutere om det er vildledende i forhold til tøj af italiensk oprindelse, jf. Varemærkelovens § 14, nr. 2.

Jeg vil også gerne komme med bemærkninger til hvad styrelsen normalt opfatter som hovedsprog, og i den forbindelse henviser jeg til følgende afgørelser fra Ankenævnet, nemlig

· AN 2002 00077 ZUBROWKA side 18 af 23, hvor der står "hovedsprogene (er) engelsk, tysk og fransk"

· AN 2004 00030 X-LARGE side 6 af 7 fjerde afsnit, hvor der står "hovedsprogene (er) engelsk, tysk og fransk samt svensk og norsk" og

· AN 2007 00036 FEMINA. side 4 af 10, fjerde afsnit, hvor der står "ordet (FEMINA) har ingen betydning på dansk eller de andre hovedsprog".

Alle afgørelser er vedlagt som bilag 5.

Jeg henviser endvidere til Knud Wallbergs bog om Varemærkeret side 150, tredje afsnit hvor der står, "ved den sproglige bedømmelse af et ansøgt mærkes særpræg tages naturligvis primært nok udgangspunkt i mærkets eventuelle betydning på dansk, men også ordets betydning på fremmedsprog kan medføre at det må anses for deskriptivt, der tages i praksis primært hensyn til de øvrige nordiske sprog samt til hovedsprogene. engelsk, fransk og tysk". Kopi heraf er vedlagt som bilag 6.

Med henvisning til ovenstående finder vi derfor, at der må være tale om forkert retsopfattelse fra sagsbehandleren, når denne vurdere, at italiensk er en del af hovedsprogene og at det italienske ord DANESE derfor vil blive opfattet af majoriteten af danskere som det italienske ord for "dansk".

For så vidt angår forvekslelighed henviser jeg som tidligere til, at ordene i det foreløbigt registrerede varemærke DANESE kun adskiller sig med et bogstav i forhold til min klients ældre rettigheder DAINESE, hvilket nedenstående opstilling også tydeligt viser:

DAINESE

DANESE

Da begge mærker samtidigt indeholder samme antal stavelser og synsmæssigt er næsten lige lange, er der efter vores opfattelse både en synsmæssig og auditiv lighed mellem mærkerne.

Endelig er der uden tvivl lighed mellem de varer som er omfattet af det foreløbigt registrerede varemærke og min klients varemærke varemærkerne for så vidt angår klasse 25 og en vis relation mellem klase 25 i min klients varemærke og klasserne 23 og 35 i det foreløbigt registrerede varemærke, og for så vidt angår klasse 35 særligt også hvis det kan antages at dække over detailhandel med varerne i klaserne 23 og 25.

Til støtte for at det foreløbigt registrerede varemærke må anses for at være forveksleligt med min klients varemærke, henviser jeg også til styrelsen egen søgerapport dateret 21. august 2008 og som vedlægges som bilag 7. Denne undersøgelse og vurdering er foretaget af chefkonsulent Anne Mette Broberg som netop har vurderet, at min klients ældre varemærker er lig det foreløbigt registrerede varemærke og jeg henviser i den forbindelse til side 3 i søgerapporten samt de under bilag 2 vedlagte kopier af klagers registreringer.

Med henvisning til ovennævnte skal jeg derfor henstille til, at Ankenævnet omgør styrelsens afgørelse og afviser det foreløbigt registrerede varemærke DANESE for alle varer og serviceydelser, subsidiært for alle varer i klasse 25…”

Indklagede DANESE DISTRIBUTION ApS v/Jakob Berre Eriksen har ved brev af 4. januar 2010 kommenteret klagen med følgende:

”… Med hensyn til registreringen af mit firmanavn og logo, henviser jeg endnu en gang til følgende;

DANESE;

betyder ganske rigtigt, som Chas. Hude A/S også påpeger dansker eller dansk og refererer direkte til mit firma eller min person.

Jeg arbejder, som tidligere nævnt, med Italienske og sydeuropæiske firmaer i den eksklusive del af tøjbranchen og navnet DANESE bruges til at identificerer min person (som dansker), mit firma (som dansk), samt den geografiske del af Europa, som mit firma dækker.

Det vil med andre ord sige, at navnet DANESE er meget kendetegnende for mig og mit firma og lægger sig, som påpeget at Patent og Varemærkestyrelsen af det danske ord DANSK, det engelske (DANISH), det tyske (DÄNISCH) og det fransk (DANOIS) og derfor let for Italienske, samt sydeuropæiske firmaer, der ikke altid er specielt gode til engelsk i hverken skrift eller tale, at identificere og derved lokalisere mig og mit firma.

LOGO;

Logoet er som sagt et personligt logo, der stammer fra min farfar, Jens Berre Eriksen, der startede firmaet Randers Kløer i 50érne. Logoet forstiller 3 gravekløer og blev overdraget til mig efter hans død.

Med henvisning til det overnævnte, henstiller jeg til at Ankenævnet fastholder Patent og Varemærkestyrelses afgørelse…”

Ved brev af 18. januar 2010 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 2. september 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

Klager DAINESE S.P.A. v/Chas. Hude A/S har ved brev af 11. februar 2010 kommenteret Styrelsens brev således:

”… DAINESE er efternavnet på grundlæggeren af indsigerens selskab, og har ingen anden betydning hverken på italiensk, dansk og engelsk, og skal dermed anses for at være et meget særpræget varemærke.

DAINESE er verdenskendt inden for sportsbeklædning, oprindeligt for beklædning for motorcyklister, og nu for beklædning og sikkerhedsudstyr til forskellige sportsgrene såsom cykelløb og skiløb. En Google-søgning på ordet DAINESE blandt danske hjemmesider afslører mere end 4.000 resultater. DAINESE sponsorerer bl.a. adskillige sportsarrangementer og kendte sportsudøvere såsom den verdensberømte 9 gange MotoGP's mester Valentino Rossi og andre kendte personer såsom Richard Hammond, vært på den verdensberømt tv-program Top Gear, som i Danmark vises på TV3+. DAINESE produkter sælges overalt i Danmark og verden over.

Jfr. EU Domstolens dom i LLOYD sagen, "jo større lighed der er mellem varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, og jo større grad af særpræg, det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling". Det er altså det ældre varemærkets større grad af særpræg, der skal tages højde for, når man bedømmer forveksleligheden blandt to varemærker, og DAINESE har en meget stor grad af særpræg, dels fordi det opfattes som et fantasiord, dels fordi det er særligt indarbejdet for bl.a. beklædningsgenstande. Det er undertegnendes opfattelse, at sagsbehandleren ikke har taget det fornødne hensyn til indsigermærkets høje grad af særpræg i forvekslelighedsbedømmelsen.

Derudover kan undertegnede overhovedet ikke tilslutte sig sagsbehandlerens konklusion, at ordet DANESE i det angrebne mærke mangler særpræg for varer i klasse 25, idet mærket skulle angive, at produkterne stammer fra Danmark.

Ordet DANESE stammer fra det identiske italienske navneord og adjektiv "danese", som henholdsvis står for "dansker" og "dansk". Det bestrides hermed, at "danese" kan forstås i Danmark på linje med det tilsvarende engelske ord "Danish", tyske "Dänisch" og franske "Danois". Det eneste ordet DANESE deler med ovennævnte fremmedord, er roden DAN-, og ordene fremtræder ellers ganske forskellige fra hinanden. Forholdet, at danskerne har et vist kendskab til italienske ord, der omhandler vin, mad og beklædning, kan ikke udstrækkes til at drage den konklusion, at de danske forbrugere kan det italienske sprog. Ordet DANESE har intet at gøre med modebranchen på den begrebsmæssige plan, og giver heller ikke associationer til modebranchen. Det må formodes, at den danske omsætningskreds for tøj ikke forventer, at et stykke tøj med mærket DANESE skulle stamme fra Danmark bare på grund af mærket, dels fordi ordets betydning på italiensk ikke vil kunne forstås af den almindelige forbruger, dels fordi det er mening, at mærket vil give associationer til Italien, og ikke til Danmark.

Faktisk er det ubestrideligt, at ordet DANESE umiddelbart giver associationer til Italien, og det er også hensigten med varemærket, at dette skal "lyde" italiensk, og skal lede tanken hen til Italien, dels fordi det har været varemærkeindehaverens hensigt at etablere en sammenhæng mellem mærket og Italiens omdømme for mode og modetøj, og dels fordi varemærkeindehaveren angiveligt havde brug for et varemærke, der kunne udtales på italiensk. Denne omstændighed forværrer blot forvekslelighedsrisikoen blandt det angrebne mærke og indsigermærket, idet begge "lyder" italiensk og skaber dermed ens associationer, og derfor er der en vis sammenhæng mellem mærkerne på det begrebsmæssige plan.

Derudover, selvom ordet DANESE skulle være beskrivende for varer i klasse 25, hvilket ikke er tilfældet, kan man ikke se helt bort fra, at ordet DANESE rent faktisk er en af de to dominerende bestanddele (om ikke DEN dominerende bestanddel) af det angrebne mærke. Ordet DANESE udgør på det synsmæssige plan den største del af det angrebne mærke. Ordet er bredere, tydeligere og i det hele taget mere synligt end figurdelen med sine tynde kanter og de lyse grå trekanter. Idet ordelementet DANESE har en selvstændigt (og efter vores opfattelse dominerende) position i det angrebne mærke, kan man ikke se helt bort fra ordet, når man foretager forvekslelighedsbedømmelsen.

Derudover bemærkes, at forbrugerne, der efterspørger tøj eller andre produkter af mærket DANESE, vil udtale mærket frem for at beskrive varemærkets figurlige elementer, og ordet DANESE er det eneste element i mærket, som de facto kan udtales. Af denne grund er det iøjnefaldende, at sagsbehandleren har taget fejl ved at se fuldstændigt bort fra varemærkernes forvekslelighed på den lydlige plan, når det netop er bekendt, at den varemærkeretlige forvekslelighedsbedømmelse skal fremgå som en helhedsvurdering af de pågældende mærker på alle planer.

Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra indklagede.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 19. maj 2010.