RESUMÉ:
AN 2009
00026 – VA 2004 04985 ENERGI DANMARK <w> - Manglende særpræg
Patent-
og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket ENERGI DANMARK <w>
med den begrundelse, at mærket mangler det til registrering fornødne særpræg.
Styrelsen fandt heller ikke, at det ansøgte mærke havde opnået det til
registrering fornødne særpræg gennem indarbejdelse. Endelig fandt Styrelsen, at
det fremsendte materiale kun kunne dokumentere, at klager forud for
ansøgningstidspunktet havde virket som et såkaldt ”elhandelsselskab”. Denne
afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som
stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2010, den 16. april afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)
ENERGI DANMARK A/S
v/Partrade A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 1.
oktober 2009 i sagen VA 2004 04985 ENERGI DANMARK <w>.
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Klagers mærke ENERGI DANMARK består af to helt
almindelige danske ord, som, også når de er sat sammen, er beskrivende for de
varer og tjenesteydelser, som mærket er søgt registreret for. For at kunne
registreres som varemærke kræves således, at klager kan godtgøre, at mærket har
opnået særpræg gennem indarbejdelse for klagers virksomhed. For mærker, som
består af helt almindelige ord, der er beskrivende for de varer m.v., som
mærket agtes anvendt for, vil dette kræve en ganske klar og entydig
dokumentation. Klager har efter Ankenævnets mening ikke fremlagt den fornødne
dokumentation, og selve den omstændighed, at klager har opnået en vis
bekendthed som sponsor for vejrudsigten på TV2, kan ikke i sig selv medføre, at
mærket har særpræg, da denne aktivitet ikke er knyttet til brugen af mærket for
de angivne varer og tjenesteydelser. Dette resultat støttes også af de
oplysninger, som er fremkommet i sagen fra brancheforeningen ”eof”.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 15. december 2004 indsendte Partrade A/S på
vegne ENERGI DANMARK – DISAM A/S en ansøgning om registrering af varemærket
ENERGI DANMARK <w> for følgende klasser:
Klasse 4: Brændstoffer.
Klasse 39: Distribution af energi.
Klasse 40: Produktion af energi.
Med brev af 25. maj 2009 meddelte Patent- og
Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag på ansøgningen om registreringen af
varemærket ENERGI DANMARK <w> med henvisning til, at Styrelsen tidligere
havde afvist ansøgningen bl.a. på følgende grundlag:
”… Styrelsen har
tidligere afvist at foretage en sådan registrering under henvisning til
varemærkelovens § 13, stk. 2. Du har herefter indsendt diverse materiale til
brug for dokumentation for, at mærket gennem brug, har opnået fornødent
varemærkeretligt særpræg, jf. § 13, stk. 3.
Senest har du ved brev af
18. marts 2009 indsendt en uddybende redegørelse for omfanget og definitionen
for så vidt angår Energi Danmark A/S’ aktiviteter under det ansøgte varemærke.
Af den indsendte
redegørelse samt af de oplysninger om virksomhedens aktiviteter under
varemærket ENERGI DANMARK, som styrelsen har kunnet finde på virksomhedens
hjemmeside – herunder årsrapporten – fremgår, at ENERGI DANMARK ikke anvendes
for klasse 4: Brændstoffer, klasse 39: Distribution af energi, eller for klasse
40: Produktion af energi.
Styrelsen kan således ikke foretage en
registrering af mærket under henvisning til, at mærket som følge af den brug,
der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Der henvises til
varemærkelovens § 13, stk. 3, modsætningsvis. Det foreløbige afslag, som
tidligere er givet i sagen, fastholdes herefter…”
Da der ikke fremkom yderligere kommentarer fra
ansøger, blev sagen endelig afvist med brev af 1. oktober 2009 fra Patent- og
Varemærkestyrelsen:
”… I brev af 25. maj 2009 skrev vi, at dit
varemærke ikke kan registreres. Vi har ikke modtaget et svar fra dig.
Vi afslår din ansøgning,
da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne
registreres, da mærket kan angive varens eller tjenesteydelsens art.
Begrundelsen herfor er,
at mærket kan angive, at der er tale om brændstoffer (energi) samt distribution
og produktion af energi i eller til Danmark.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13…”
Denne afgørelse indbragte Partrade A/S på vegne Energi Danmark A/S med brev
af 30. november 2009 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende
påstand om, at mærket tillades registreret som ansøgt. Klager begrundede sin
klage med følgende:
”… Klagers anbringender:
Patent- og
Varemærkestyrelsen har afslået registreringen med den begrundelse, at mærket
ikke har det fornødne særpræg, jf. varemærkelovens § 13.
Det gøres på ansøgers
vegne gældende, at mærket i medfør af varemærkelovens § 13, stk. 3 inden
ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort at mærket, har
fået fornødent særpræg. Det gøres
endvidere gældende, at der er dokumenteret indarbejdelse for samtlige varer og
tjenesteydelser omfattet af registreringen.
Dokumentation for indarbejdelse:
Det gøres gældende, at
varemærket ENEGI DANMARK er kendt både indenfor branchen og uden for branchen
som klagers varemærke for de varer og tjenesteydelser, som det er ansøgt for.
Varemærket er brugt intensivt i en lang periode før indlevering af ansøgningen. Som dokumentation herfor er indleveret følgende materiale:
- årsrapporter 2001-2004
- udskrift fa Børsen uge 2, 2006
- brochuremateriale
o Storkundefordele
o Markedserfaring
o Gevinstchance
o Forsikringsprodukter
o Et skræddersyet produkt
o En pris med kalkulerbar risiko
o En pris, der er til at regne med
o Eksport af konwhow
o Den laveste pris på lang sigt
o At vælge leverandør
o Online priser og nyheder
o Energi til hele Danmark
- Dokumentation
for markedsandele, pressemeddelelse fra 04.04.2006
- Brancheerklæring fra danskenergi
- Gallupundersøgelse
Jeg tillader mig at gå ud
fra, at dokumentationen ikke skal indsendes på ny? I modsat fald modtager jeg gerne besked
herom.
Af den fremsendte
brancheerklæring følger, at mærket er indarbejdet på det danske energimarked
for el, olie og naturgas, herunder produktion og distribution heraf. Af den fremsendte Gallupundersøgelse fremgår
endvidere, at klagers mærke har en meget høj grad af kendthed blandt
forbrugerne – vel at mærke en kendthed som energi-/olieselskab.
Af ledelsesberetningen i
regnskabet fra år 2002 fremgår endvidere, at klagere sponsorerede vejr-udsigten
i hele 2002. Selskabets markedsføringsomkostninger opgøres i 2002 (årsrapporten
p. 22) til kr. 17.119.000, i 2003 (årsrapporten p. 22) kr. 1.528.000, i 2004
(årsrapporten p. 26) kr. 1.392.000.
Det fremgår endvidere af
fx årsrapporten fra 2004 p. 8, at klager havde en omsætning i 2004 på 1,8 mia.
kr.
Ligeledes af årsrapporten
2004 p. 14 fremgår, at klager er et full-scale energihus, hvorfor klager
udbyder olie/gashandel og fra 2005 udbydes også co2-handel.
Det fremgår af klagers
hjemmeside www.energidanmark.dk, at
klager bla. tilbyder følgende ydelser:
- el-salg,
gas-salg, olie-salg, salg af CO2-kvoter, salg af vindmøllestrøm, kraftvarmesalg
- leverandørservice
På denne baggrund gøres
det gældende, at klager har løftet bevisbyrden for indarbejdelse af varemærket
for de klasser, hvor varemærket er ansøgt…”
Patent- og
Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 5. januar 2010 følgende udtalelse:
”… Som svar på
Ankenævnets brev af 2. december 2009 skal styrelsen udtale følgende:
Klager har anket
styrelsens afgørelse af den 1. oktober 2009 om, at mærket ENERGI DANMARK ikke
har opnået særpræg gennem indarbejdelse for de ansøgte varer og tjenesteydelser
i klasse 4, 39 og 40, hvorfor mærket ikke kan registreres for disse. Klager
bestrider således ikke, at mærket som udgangspunkt må anses for at være uden
særpræg.
Klager har indsendt en
mængde materiale til dokumentation for, at mærket ENERGI DANMARK har opnået
særpræg ved indarbejdelse.
Efter styrelsens faste
praksis skal sådan materiale vise, at de usærprægede ord eller figurer forud
for ansøgningstidspunktet har været anvendt som et varemærke i forhold til de
varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører.
I nærværende tilfælde
omfatter ansøgningen følgende varer og tjenesteydelser:
Klasse 4: Brændstoffer.
Klasse 39: Distribution
af energi.
Klasse 40: Produktion af
energi.
Det er styrelsens
opfattelse, at det omfattende materiale viser, at klager forud for
ansøgningstidspunktet alene har virket som et såkaldt ”elhandelsselskab”, dvs.
et selskab, der alene handler med og rådgiver om køb og salg af el. Dette
understreges også af udtalelsen fra Dansk Energi af den 18. marts 2009.
Tjenesteydelser i form af
handel med og rådgivning om køb og salg af el er efter styrelsens opfattelse
ikke omfattet af de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter. Således
vedrører tjenesteydelserne ”distribution” og ”produktion” af energi den fysiske
distribution og produktion af energien, og ikke den blotte handel med energien.
De ”brændstoffer”, der er omfattet af ansøgningens klasse 4, er selvsagt en
vare, der heller ikke kan falde ind under tjenesteydelser i form af handel med
og rådgivning om køb og salg af el.
Styrelsen skal derfor
fastholde, at det indsendte materiale ikke kan dokumentere, at mærket ENERGI
DANMARK er indarbejdet for de ansøgte varer og tjenesteydelser, idet materialet
ikke kan vise, at mærket har været anvendt for disse varer og tjenesteydelser.
Styrelsen fastholder
derfor afgørelsen af den 1. oktober 2009 og den under behandlingen fremførte
argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således
henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Den 22. januar 2010 modtog Ankenævnet et brev fra Accura
Advokataktieselskab på vegne DCC Energi Danmark A/S, som er et datterselskab af
det internationale energiselskab DCC Energy, som primært opererer indenfor
distribution af brændstoffer. I brevet anføres det, at Accuras klient er enig i
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, idet der pågår en retssag mellem
Accuras klient og Energi Danmark A/S om retten til ordsammensætningen ENERGI
DANMARK. Accura underbygger dette med at pointere:
”… at en tildeling af
eneret til ordsammensætningen ENERGI DANMARK vil have alt for vidtrækkende
konsekvenser på markedet, herunder i forhold til andre aktører indenfor
energibranchen, som ønsker at indikere sin branche og geografiske
tilstedeværelse som en del af firmanavnet. I den forbindelse skal jeg henvise
til de talrige eksempler, som er nævnt i vedlagte brancheudtalelse, ligesom jeg
ikke skal undlade at påpege brancheforeningen Dansk Energi som eksempel på den
almindelige brug af disse ord-elementer…”
Endvidere har Accura ved brev af 22. januar 2010 fremsendt kopi af
skrivelse af 19. november 2009 fra brancheforeningen eof (energi- og
olieforum), som er et svar til et af brancheforeningens medlemmer, Dansk Shell
A/S. Brancheforeningen påpeger, at mange selskaber i disse år har enten ordet
”ENERGI” eller ordet ”DANMARK” eller ”DANSK” i deres selskabsnavn. Endvidere
oplyser brancheforeningen, at ingen energiaktør i Danmark har en markedsandel
over 30 % og kan derfor ikke hævdes at være markedsledende på det danske marked
eller på anden måde have en dominerende status i forhold til konkurrenterne.
Disse skrivelser blev forelagt klager, og med brev af 5. februar 2010
fremsendte klager følgende kommentarer:
”… Klager fastholder, at
det fremsendte materiale dokumenterer indarbejdelse for såvel brændstoffer i
klasse 4, distribution af energi i klasse 39 og produktion af energi i klasse
40.
Det bestrides, at klager
på tidspunktet for ansøgningens indsigelse alene var et elhandelsselskab. I udtalelsen fra Dansk Energi af 5. september
2007 anføres netop, at mærket, ENERGI DANMARK, er kendt og indarbejdet for el,
olie og naturgas, herunder produktion og distribution heraf. Det forekommer derfor uforståeligt, at
Styrelsen anfører, at udtalelsen understreger, at klager alene er et
elhandelsselskab. Styrelsen henviser til
en erklæring af 18. marts 2009. Jeg er
ikke vidende om, at en sådan erklæring foreligger. Jeg kender kun til erklæringen af 5.
september 2007 med det ovenfor refererede indhold.
At Styrelsen mener, at
”brændstoffer” er en vare, der ikke kan falde ind under tjenesteydelser i form
af handel med og rådgivning om køb og salg af el, kan jeg ikke være uenig
i. Spørgsmålet er imidlertid, om varemærket
kan anses for indarbejdet for ”brændstoffer” på tidspunktet for ansøgningens
indgivelse den 15. december 2004. Dette
understøttes af brancheerklæringen, i hvilken anføres, at mærket er indarbejdet
for el, olie og naturgas. Endvidere
fremgår det af de fremlagte årsrapporter (fx rapporten fra 2003 p. 14), at
klager forventer en fortsat udbygning af handels-, portefølje-, og salgsmiljøet inden for energiarterne el,
gas og olie.
Det fremlagte materiale
dokumenterer dermed, at mærket anvendes for ”brændstoffer” i klasse 4.
Det er efter klagers
opfattelse utvivlsomt, at klager anvender varemærket, ENERGI DANMARK, for
distribution af energi, og at klager ved det fremlagte materiale har
dokumenteret indarbejdelse for dette.
Det er vanskeligt at forestille sig salg af energi, som Styrelsen mener,
at mærket er indarbejdet for, uden produktion og distribution. Produktion og distribution må følge ethvert
salg.
Klager skal på ovennævnte
baggrund anmode om, at Styrelsens afgørelse omgøres og at mærket registreres i
de ansøgte klasser for de ansøgte varer og tjenesteydelser…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, den 16. april 2010.