RESUMÉ:
AN 2009
00028 - VR 2008 03691 - BHM VEST <fig> - Forvekslelighed
Indehaveren af VR 2000 01626 <fig> samt
EU-varemærkeregistreringerne CTM 5841291<fig> og CTM 5841515 <fig>
fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2008 03691 BHM VEST <fig>
for de søgte varer i klasse 36. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers
foreløbigt registrerede mærke er forveksleligt med indsigers tidligere
registrerede varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til
følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2010, den 11. august afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn,
følgende
kendelse i sagen AN
2009 00028
Klage fra The
Travelers Indemnity Company, USA
v/Sandel, Løje og Wallberg
over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6.
oktober 2009 i sagen VR 2008 03691 BHM VEST <fig> indehavet af
Forsikringsmæglerne BHM VEST
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet bemærker indledningsvist, at Nævnet
ikke har fundet grundlag for at behandle klagen mundtligt.
Afgørelsen stadfæstes af de anførte grunde, og da
det nu fremførte ikke kan føre til et andet resultat.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Ved brev af 12. august 2008 indleverede
Forsikringsmæglerne BHM VEST en ansøgning om registrering af varemærket BHM
VEST <fig> for:
Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel
virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
Mærket blev foreløbigt registreret den 29. oktober
2008 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Ved brev af 5. januar 2009 gjorde Sandel, Løje
& Wallberg indsigelse på vegne The Travelers Indemnity Company (a corporation
of the State of Connecticut) mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede
mærke BHM VEST <fig> med påstand om, at mærket blev nægtet endelig
registrering med den begrundelse, at mærket er forveksleligt med indsigers
varemærke VR 2000 01626 <fig> og EU-figurvaremærkerne 5841291 og 5841515.
Ved brev af den 21. januar 2009 blev indsigelsen
yderligere begrundet. Indsiger anførte bl.a., at der er sammenfald af tjenesteydelser
mellem registreringerne i klasse 36. Derudover blev der henvist til, at
mærkerne ligner hinanden, idet indsigers ”paraply” er indeholdt i det angrebne
mærke. Indsiger fandt derfor, at mærkerne – under hensyn til produktreglen –
skulle anses for forvekslelige.
I mail af den 4. maj 2009 anførte indehaver bl.a.,
at indsigers ”paraply” står alene, hvorimod indehavers paraply er placeret i et
kvadrat og derudover indeholder ordelementerne BHM VEST. Derudover blev der
henvist til, at parterne ikke opererer på det samme geografiske marked, ligesom
der blev henvist til, at parterne har forskelligt virkeområde.
Den 6. oktober 2009 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsessagen. Indsigelsen blev ikke taget
til følge, og registreringen blev opretholdt. Styrelsen begrundede afgørelsen
med følgende:
”…Vi har
afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
"der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering
og konklusion
Det angrebne mærke:
Registreret for: Klasse
36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed,
ejendomsmæglervirksomhed.
Indsigers registrering VR
2000 01626:
Registreret for: Varer
i klasse 9 og 16, samt i klasse 36 for: Forsikringsvirksomhed, finansiel
virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, bankvirksomhed,
sikkerhedsstillelse, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, tjenesteydelser
vedrørende kreditkort, investeringsvirksomhed, herunder handel med
værdipapirer.
Det skal indledningsvist
bemærkes, at de to af indsiger påberåbte EU-varemærker EU5841291 og EU5841515,
som i al væsentlighed er identiske med den påberåbte danske registrering, endnu
ikke er registreret, idet der verserer indsigelser mod disse ved
Harmoniseringskontoret i Alicante. Styrelsen kan således allerede af denne
grund ikke tage indsigelsen til følge med baggrund i disse ansøgninger.
Det skal herefter alene
vurderes, hvorvidt der består en risiko for forveksling mellem det angrebne
mærke og indsigers mærke VR 2000 01626.
Sammenligning af tjenesteydelser
Både indehavers
registrering VR 2008 03691 og indsigers registrering VR 2000 01626 omfatter
tjenesteydelserne ”Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk
virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed” i klasse 36, og der er således sammenfald
af tjenesteydelser mellem registreringerne.
Det skal i den
forbindelse bemærkes, at styrelsen ikke finder at kunne lægge vægt på
indehavers oplysning om, at parterne har forskelligt virkeområde. Styrelsen
foretager en vurdering af risikoen for forveksling på baggrund af de foretagne
registreringer, og som anført ovenfor omfatter disse identiske tjenesteydelser.
Registreringerne er ikke begrænset til indbyrdes forskellige og mere specifikke
tjenesteydelser, men omfatter begge mere generelle overbegreber såsom
”finansiel virksomhed”, hvorfor styrelsen ikke kan komme til anden konklusion,
end at der registreringerne imellem er tale om identiske tjenesteydelser.
Det skal yderligere i den
forbindelse bemærkes, at der heller ikke i vurderingen af ligheden mellem
tjenesteydelserne kan lægges vægt på, at indsiger er en amerikansk virksomhed.
Indsiger har registreret varemærket i Danmark, og registreringen udgør således
en hindring mod andres brug og registrering af forvekslelige varemærker i
Danmark.
Sammenligning af mærker
Med hensyn til ligheden
mellem mærkerne skal styrelsen bemærke, at indsigers mærke består af en
stiliseret gengivelse af en udslået paraply. Indehavers mærke indeholder
tillige en stiliseret gengivelse af en udslået paraply, der er placeret i
midten af et kvadrat. Fyldfarven på paraplyen og kvadratets farve er identisk,
således at paraplyen fremstår som tegnet som et omrids i kvadratet. Derudover
indeholder indehavers mærke også orddelene BHM og VEST, der er skrevet på hver
sin side af paraplyens skaft under den udslåede skærm.
En paraply kan i et
varemærke signalere flere ting, herunder at virksomheden er en såkaldt ”paraplyorganisation”
eller at de tjenesteydelser, som virksomheden udbyder, udgør en form for
”værn”.
Det skal i den
forbindelse bemærkes, at der i klasse 36 er registreret 23 mærker med gyldighed
for Danmark, der indeholder en udslået paraply. Imidlertid er det alene ganske
få af disse mærker, der indeholder en paraply, som har det samme eller lignende
stilistiske udtryk som paraplyerne i nærværende sag. Således er følgende
lignende mærker registreret:
VA 1962 01830
VA 1978 01882
Begge disse mærker er
registreret af indsiger, men er ikke af indsiger blevet påberåbt som hindring
mod det angrebne mærke.
Derudover er registreret
en række andre mærker, der i stil og fremtoning adskiller sig væsentligt fra de
i denne sag omhandlede paraplyer. Som eksempler kan nævnes følgende:
VA 1960 02469, der er registreret for CARLSBERG
BREWERIES A/S
VA 2008 03094, der er registreret for indehaver
Selvom afbildningen af en
paraply kan have visse signalværdier, så fremstår disse ikke så tydeligt eller
med en så beskrivende karakter, at dette begrebsmæssige indhold i sig selv kan
gøre, at stilistiske afbildninger af paraplyer må anses for svage. Derudover er
der forholdsvis få og i øvrigt indbyrdes meget forskelligt udformede
stilistiske afbildninger af paraplyer, der er registreret i klasse 36. Det er
på denne baggrund styrelsens opfattelse, at indsigers mærke ikke kan anses for
svagt.
De to stiliserede
paraplyer i mærkerne har visse ligheder. Således er proportionerne mellem skaft
og skærm stort set ens, hvilket dog nok må tilskrives den sammenhæng, der
generelt er mellem størrelsen på skærmen og længden på skaftet på paraplyer af
denne type. Paraplyerne indeholder derudover i deres formgivning en række
mindre afvigelser, såsom antallet af ”bugtninger” på paraplyens skærm, og det
forhold, at der er et lille mellemrum mellem skaftet og skærmen i indsigers
mærke. Derudover fremstår indsigers paraply som en ”silhuet”, hvorimod
paraplyen i indehavers mærke er tegnet som et omrids. Disse mindre forskelle
ændrer dog ikke på, at paraplyerne i deres stilistiske fremtoning har visse
ligheder.
Det angrebne mærke
indeholder imidlertid også en række andre elementer end den stilistisk tegnede
paraply. Således indeholder det angrebne mærke tekstelementet BHM VEST,
hvorimod indsigers mærke intet tekstelement indeholder, ligesom det angrebne
mærke er opbygget som et kvadrat, hvorimod indsigers mærke alene er en paraply.
Disse forskelle finder styrelsen giver mærkerne et forskelligt visuelt udtryk,
der i ikke uvæsentlig grad bidrager til at adskille mærkerne.
Samlet set finder
styrelsen, at der er visse ligheder i udformningen af de stiliserede paraplyer
i de to mærker, men at der samtidig er en række andre elementer i det angrebne
mærke, herunder kvadratet og tekstelementerne, der klart opvejer de nævnte
ligheder.
Konklusion
Som anført af indsiger
gælder der efter dansk praksis ikke en motivbeskyttelse i forhold til varemærker.
Således kan den blotte idé om, at et varemærke indeholder en stilistisk
gengivelse af en paraply ikke beskyttes gennem en varemærkeregistrering. At der
ikke gælder en motivbeskyttelse for varemærker indebærer imidlertid ikke, at
indsiger må tåle, at andre anvender enhver stilistisk gengivelse af en udslået
paraply i sit varemærke. Dog skal styrelsen pointere, at vurderingen af
risikoen for forveksling skal ske under hensyn til det helhedsindtryk, som
mærkerne frembyder.
Efter en samlet vurdering
af ligheden mellem varerne og ligheden mellem mærkerne finder styrelsen, at der
ikke er en risiko for forveksling mellem mærkerne. Styrelsen har i denne
vurdering særligt tillagt vægt, at selvom den udslåede paraply er dominerende i
det angrebne mærke, og at denne paraply har visse ligheder med paraplyen i
indsigers mærke, ligesom denne konkrete stilistiske gengivelse af en paraply
ikke kan anses for svag i forhold til tjenesteydelserne i klasse 36, så
indeholder mærkerne udover paraplyerne andre og ikke uvæsentlige elementer,
særligt kvadratet og tekstelementerne i det angrebne, der bevirker
tilstrækkelige visuelle forskelle i mærkerne til, at der ikke består en risiko
for forveksling.
Indsigelsen tages således
ikke til følge, og registreringen opretholdes i sin helhed.
Afgørelsen er truffet i
medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte The Travelers Indemnity Company v/Sandel, Løje
& Wallberg for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 7.
december 2009. Klager begrunder sin påstand med følgende:
”… På vegne The Travelers Indemnity Company, One
Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, USA, indgives hermed i medfør af
varemærkelovens § 46
KLAGE
over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af
6. oktober 2009 i sagen VR 2008 03691, hvorefter indsigelsen nedlagt mod
endelig registrering af varemærket BHM INVEST (figur) afvises.
Påstand
Styrelsens afgørelse omgøres således, at
Ankenævnet ophæver registreringen af det yngre figurmærke i sin helhed.
Anbringender
Til støtte for ovennævnte påstand gøres det
gældende, at de af indsiger under indsigelsen påberåbte registrerede
figurmærker VR 2000 01626, EF nr. 005841291 og EF nr. 005841515, såvel som de
af indsiger anvendte figurmærker, er forvekslelige med indehavers figurmærke,
jf. varemærkelovens § 15, da der er såvel mærke-lighed som kollision mellem de
omfattede varer og tjenesteydelser.
VR 2008 03691: VR
2000 01526 CTM
00581291 CTM 005841515
…”
Klager The Travelers Indemnity Company v/Sandel, Løje
& Wallberg uddyber sin påstand ved brev af 9. februar 2010 med
følgende:
”… Med henvisning til indgiven anke af Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2009 skal vi herved fremkomme med
yderligere begrundelse for, hvorfor Styrelsens afgørelse bør omgøres, således
at det foreløbigt under nr. VR 2008 03691 registrerede varemærke ophæves og
derved udslettes.
Som Styrelsen selv anfører i sin afgørelse på side
seks, så er der tale om to paraplyer, hvor proportionerne mellem skaft og skærm
stort set er ens. Der er således meget små ændringer mellem buerne på skærmene,
og desuden vender håndtaget samme vej. Der er derfor ingen tvivl om, at
forbrugerne, når de ser de to paraplyer det være sig ved siden af hinanden
eller separat, vil få den opfattelse, at der er tale om identiske eller næsten
identiske mærker. Især når forbrugerne ikke ser mærkerne samtidigt, og her må
doktrinen om det udslettede erindringsbillede tages med i vurderingen, vil
forbrugeren klart få den opfattelse, at der er tale om ens paraplyer.
Det faktum, at det ene mærke også indeholder
bogstaverne/ordene BHM VEST medfører blot, at forbrugeren måske umiddelbart kan
få den opfattelse, at der er tale om en anden virksomhed, men der er ingen
tvivl om, at forbrugeren vil konkludere, at der må være tale om virksomheder,
der samarbejder eller er associerede. Da det ikke er tilfældet, vil forbrugeren
blive vildledt.
Styrelsen anfører endvidere i sin afgørelse, at
der er registreret 23 mærker indeholdende en paraply i klasse 36, og henviser
til et par af disse. Det anføres også, at ingen af de andre mærker indeholder
afbildninger af paraplyer, der ligner indsigers paraply, hvorfor eksistensen af
disse øvrige 23 varemærker ikke kan have nogen indflydelse på afgørelsen i
nærværende sag. Eksistensen af 23 andre forskellige
paraplyer/parasoller understreger jo netop, at det ikke er nødvendigt for
indehaver af det angrebne mærke at anvende en afbildning af en paraply, der
næsten er identisk med indsigers. Der er netop vid mulighed for at vælge en
udføring af en paraply, der adskiller sig væsentligt fra indsigers. Indsiger
har ikke påstået motivbeskyttelse.
Det faktum, at mærkeindehaver har indsat
betegnelsen BHM VEST i sit mærke, kan ikke medføre, at mærkerne ikke skal anses
som forvekslelige, idet det er paraplyen, der er den altdominerende del af
mærket. Betegnelsen BHM VEST er jo i sig
selv ganske svag og indikerer en geografisk placering af en afdeling af en
virksomhed, hvilket bidrager til, at det angrebne mærke vil blive opfattet som
associeret med klagers mærke.
Vi skal henvise til EU-domstolens afgørelse af 6.
oktober 2005 (sag nr. C-120/4) vedrørende spørgsmålet om forvekslelighed mellem
LIFE og THOMSON LIFE. Vi henviser til præmis 21, hvor det anføres, at ”kommissionen har gjort gældende, at de to
ord, som er anvendt i det sammensatte tegn, under de i hovedsagen foreliggende
omstændigheder har samme vægt. Ordet ”LIFE” har ikke nogen helt underordnet
position. I det omfang navnet ”THOMSON” således ikke i sig selv skaber helhedsindtrykket,
er det sammensatte tegn og det registrerede varemærke af lignende art som
omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Der foreligger derfor
risiko for forveksling, for så vidt som de to virksomheder udbyder identiske
varer”. Vi henviser endvidere til domstolens besvarelse, præmis 23-37, der
ikke her skal gengives, men som det fremgår, blev konklusionen, at det, at
firmanavnet Thomson blev sat foran Life, ikke var tilstrækkeligt til, at
mærkerne ikke blev anset for forvekslelige. Vi henviser især til præmis 36: ”Det må således anerkendes, at det er
tilstrækkeligt, at offentligheden, på grund af den selvstændige adskillelsesevne,
som det ældre varemærke har bevaret ved sin placering, antager, at de af det
sammensatte tegn omfattede varer eller tjenesteydelser også hidrører fra indehaveren
af det ældre varemærke, for at fastslå, at der er risiko for forveksling.”
Denne afgørelse understøtter vores synspunkt, at
det, at firmanavnet BHM VEST er anført i det angrebne mærke, ikke medfører, at
mærkerne ikke skal anses for forvekslelige.
Vedrørende tjenesteydelsesfortegnelsen er der
direkte varesammenfald, hvilket yderligere trækker i retning af, at mærkerne er
forvekslelige. Der er således ingen tvivl om, at mærkerne er forvekslelige, da
tegnelementerne i sig selv næsten er identiske, og der er direkte sammenfald
vedrørende tjenesteydelserne, således at forbrugerne vil kunne forveksle
mærkerne og antage, at der er en forbindelse mellem virksomhederne.
Endelig skal vi henvise til afgørelse fra de
schweiziske varemyndigheder af 2. september 2009, jf. vedlagte kopi, hvor et
mærke indeholdende en ligeledes forvekslelig gengivelse af en paraply samt ordene ”consultBANK” blev afvist
fra registrering på grund af forvekslelighed med klagers mærke. Kopi af
afgørelsen vedlægges til orientering. Også her var der tale om et figurmærke i
en firkant med tilføjelse af ordelementer. Sagen er ganske analog med
nærværende sag og de argumenter, som de schweiziske myndigheder lægger til
grund, svarer nøje til det ovenfor anførte, jf. især afsnit E 4-5, side 7-8.
Endelig må det anføres, at vi læser Styrelsens
afgørelse med nogen undren, idet Styrelsen – helt korrekt – indledningsvis argumenterer
for, at mærkerne bør anses for forvekslelige ud fra de relevante kriterier,
hvorefter Styrelsen konkluderer, at det ikke er tilfældet. Argumenterne herfor
synes meget svage, idet den åbne paraply klart er det dominerende element i det
angrebne mærke, idet den stiliserede paraply (der jo er så godt som identisk,
jf. ovenfor) ikke kan anses for et svagt varemærke for tjenesteydelser i klasse
36, og idet de øvrige elementer i det angrebne mærke – en simpel firkant og bogstaverne
BHM VEST – ikke kan anses for tilstrækkelige til at adskille det angrebne mærke
fra klagers.
Vi skal således fastholde vores påstand om, at
Styrelsen afgørelse må omgøres og den foreløbige registrering må ophæves…”
Indklagede
Forsikringsmæglerne BHM VEST kommenterede klagen i en mail af 22. marts 2010
med følgende:
”… Vedr. denne sag har vi ikke yderligt at anføre.
BHM VEST er et navn vi er ved at udfase da vi i dag virker under De Frie
Forsikringsmæglere.
Registreringen af navnet/mærket BHM VEST er primært overfor tidligere
samarbejdspartnere i forsikringsmæglerbranchen...”
Ved brev af 7. april 2010 afgav Patent- og
Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:
”…
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye
væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 6. oktober 2009 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…”
Ved
brev af 6. maj 2010 har klager The
Travelers Indemnity Company v/Sandel, Løje & Wallberg kommenteret
Styrelsens brev således:
”… Vi
henviser til Nævnets brev af 7. april 2010 med kopi af Styrelsens høringssvar
og skal i den forbindelse blot anføre, at meget tyder på, at Styrelsen helt har
overset, at der i forbindelse med anken er indleveret en del supplerende
materiale, der yderligere understøtter de fremførte argumenter. Der er ikke
tale om, at der alene er indleveret nye argumenter. Styrelsens korte
høringssvar synes derfor for klager ganske uforståelig.
Vi skal endvidere meddele, at klager ønsker
mundtlig forhandling i sagen, jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11, således at klager
for mulighed for at forklare og uddybe de argumenter, der er fremført under
såvel indsigelsens som ankesagens behandling.
Klager vil give møde ved undertegnede, advokat
Susie P. Arnesen, og det skønnes, at klagers indlæg vil vare 15-20 minutter…”
Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra indklagede.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet
for Patenter og Varemærker, 11. august 2010.