RESUMÉ:
AN 2009
00029 – VR 2007 000589 – SCANDICOPY <fig> - Forvekslelighed
Indehaveren af EU-varemærkeregistrering 3486396
SCANDIA <w> fremsatte indsigelse mod registrering af VR 2007 00589
SCANDICOPY <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke
SCANDICOPY <fig> er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede
EU-varemærke, idet der er sammenfald af varer.
Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og
opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2010, den 30. juni afsagde Ankenævnet for Patenter
og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul
Petersen)
Vida Paper AB
Sverige
v/ACCURA Advokataktieselskab
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5.
oktober 2009 i sagen VR 2007 00589 SCANDICOPY <fig> indehavet af
Norengros AS, Norge
v/Zacco Denmark A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og
Varemærkestyrelsens synspunkt om, at mærkerne ikke ligner hinanden
tilstrækkeligt til, at der, trods sammenfald af varer i klasse 16, vil være en
risiko for forveksling. Der henvises i det hele til Styrelsens afgørelse af 5.
oktober 2009. Ankenævnet bemærker, at det af klager indsendte materiale
vedrørende velkendthed, herunder den som bilag 1 fremlagte erklæring fra MAP
Danmark A/S, ikke på tilstrækkelig vis dokumenterer, at SCANDIA er et velkendt
varemærke.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Ved brev af 16. november 2006 indleverede
Norengros AS, Norge ansøgning om registrering af varemærket SCANDICOPY
<fig> for:
Klasse 1: Albuminpapir, barytpapir, diazopapir,
kemisk papir til forsøg, lakmuspapir, lysfølsomt papir, lysmålingspapir,
reagenspapir, saltpeterpapir, selvtonende papir, papir til fotografi, papir til
lyskopiering.
Klasse 16: Papir, kopipapir.
Mærket blev foreløbigt registreret den 21. marts
2007 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Ved brev af 21. maj 2007 gjorde Accura
Advokataktieselskab indsigelse på vegne Vida Paper AB mod gyldigheden af det
foreløbigt registrerede varemærke SCANDICOPY <fig>. Ved brev af 16. juli
2007 har indsiger begrundet indsigelsen med, at det registrerede mærke SCANDICOPY
<fig> er forveksleligt med indsigers EU-varemærkeregistrering 3486396
SCANDIA <w>, idet der er sammenfald af varer. Endvidere er mærket SCANDIA
<w> næsten indeholdt i SCANDICOPY <fig> og SCANDIA <w> har en
høj grad af særpræg for varer i klasse 16. Indsiger gør også gældende, at
indsigers mærke er velkendt for papirvarer, og at indehavers mærke vil medføre
en risiko for utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets renommé.
Indehaver har i brev af 16. november 2007
imødegået indsigelsen. Indehaver anfører, at mærkerne adskiller sig på grund af
de figurlige elementer, og at SCAN er en hyppigt anvendt og svag mærkedel,
hvorfor mærkerne ikke er forvekslelige.
Indsiger har den 4. juli og 27. november 2008
indsendt materiale til dokumentation for mærket SCANDIAs velkendthed. Indsiger
argumenterer også, for at den dominerende del af indehavers mærke er
ordelementet, og at der derfor ikke skal tages hensyn til de figurlige
elementer i vurderingen af lighed mellem mærkerne.
Styrelsen har den 18. august og 12. december 2008
opfordret indsiger til at indsende yderligere dokumentation for velkendthed, da
det er vurderet, at det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt. Dette er
imidlertid ikke sket, og Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort
indsigelsessagen den 5. oktober 2009. Det fremgår af afgørelsen, at indsigelsen
ikke tages til følge med følgende begrundelse:
”… I varemærkelovens §
15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
" der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
Det følger også af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at et varemærke er
udelukket fra registrering, hvis
” det er
identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges
registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke
det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i
Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en
utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en
sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”
3. Vurdering
og konklusion
Indsigers mærke: SCANDIA <w>
Registreret for: Klasse
16: Papir; pap, varer heraf og ikke
indeholdt i andre klasser; tryksa-
ger
til salgs- og markedsføringsmæssige formål, dog ikke til salg og markedsføring
af forsikringer; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer;
klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale
til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klicheer.
Indehavers mærke:
Registreret for: Klasse 1: Albuminpapir, barytpapir, diazopapir, kemisk papir til forsøg,
lakmuspapir,
lysfølsomt papir, lysmålingspapir, reagenspapir, saltpeterpapir, selvtonende
papir, papir til fotografi, papir til lyskopiering.
Klasse
16: Papir, kopipapir.
Vurdering af velkendthed af indsigers mærke
Indsiger har gjort
gældende, at mærket SCANDIA er velkendt for papirvarer, og at indehavers mærke
derfor vil medføre risiko for en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets
renommé.
Indsiger har indsendt
reklamer og prislister fra 2 danske forhandlere samt salgstal i Danmark for
1999 og 2006/7. Yderligere er fremlagt en erklæring fra den danske grossist.
Det indsendte materiale
samt styrelsens egne undersøgelser af forhandlingen af varer fra indsiger
viser, at mærket SCANDIA ikke bruges selvstændigt, men som en del af mærket
SCANDIA 2000 for offsetpapir. Mærkedelen 2000 må dog anses for at være
usærpræget, hvorfor materialet godt kan bruges til at vise indarbejdelse af
SCANDIA. Det indsendte materiale viser, at mærket SCANDIA 2000 bruges i
Danmark, men er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket SCANDIA er
velkendt, særligt mærkets svaghed taget i betragtning. En erklæring fra den
nuværende grossist som forhandler papir fra indsiger kan ikke opveje den vægt
en brancheerklæring kunne bibringe.
Da indsiger ikke har
dokumenteret, at mærket er velkendt, kan styrelsen ikke tage påstanden om en
krænkelse af indsigers mærke i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1
til følge.
Vurdering af forvekslelighed
Indsigers mærke SCANDIA
består af 3 stavelser SCAN-DI-A.
Indehavers figurmærke
består af ordet SCANDICOPY udført i almindelig skrifttype på en blå rektangulær
baggrund. Bogstavet O udgøres af en rød udfyldt cirkel. Stavelsen SCANDI er
fremhævet med fed type i forhold til COPY. COPY er usærpræget for visse varer i
klasse 16.
Mærkedele såsom SCAN, SCANDI,
SCANDIC og SKANDIA er svage, da de giver associationer til Skandinavien og
dermed varernes geografiske oprindelse. SCAN er i øvrigt en meget hyppigt
anvendt indledende mærkedel. Begge mærkerne indledes med SCANDI, og mærkerne
har ikke andre dele som tilfører et stærkere særpræg. Begge mærke er således
yderst svage med et meget begrænset beskyttelsesomfang. Mærkernes endelser og længde er forskellige,
og selvom COPY er usærpræget, adskiller mærkernes helhedsindtryk sig fra
hinanden.
Det er derfor styrelsens
vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til at der, trods
sammenfald af varer i klasse 16, vil være en risiko for forveksling. Styrelsen
har særligt lagt vægt på svagheden af mærkerne og deres deraf begrænsede
beskyttelsesomfang.
Konlusion
Indsigers materiale er
ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket SCANDIA er velkendt, og
indehavers mærke kan derfor ikke udgøre en utilbørlig udnyttelse af indsigers
mærke.
Det er også styrelsens
vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der
kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Selvom der er sammenfald af varer i
klasse 16, ligner mærkerne ikke hinanden tilstrækkeligt, mærkernes svaghed
taget i betragtning.
Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1…”
Denne afgørelse indbragte Accura Advokataktieselskab på vegne Vida Paper AB
for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 4. december 2009 med
følgende påstand:
”… Under henvisning til
varemærkelovens § 46 skal jeg hermed på vegne af min klient, Vida Paper AB
KLAGE
Over Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen VR 2007 00589 mellem Vida Paper AB og
Norengros AS.
Sagens forløb
Den 16. november 2006
ansøgte Norengros (herefter benævnt ”ansøger”) om det danske varemærke
VR 2007 00589 - .
Den 21. maj 2007 nedlagde
Accura Advokataktieselskab på vegne af Vida Paper AB (herefter benævnt
”Klager”) indsigelse mod registreringen. Indsigelsen blev nedlagt på basis af
den europæiske varemærkeregistrering 3486396 – SCANDIA.
Den 5. oktober 2009
afsagde Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, idet indsigelsen ikke
blev taget til følge, og registreringen blev opretholdt. Sagen blev afgjort
efter varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2 og stk. 3 nr. 1.
Dags dato klager Accura
advokataktieselskab på vegne af Vida Paper AB over afgørelsen.
Klagebegrundelse
Vida Paper AB fastholder
sin påstand, anbringender og sagsfremstilling, som de er anført i
indsigelsessagen, idet der henvises til indlæggene under indsigelsessagen.
Desuden fremsættes
følgende supplerende kommentarer:
Velkendthed
Styrelsen har ved
vurderingen af de i indsigelsessagen fremsendte materialer, afgjort at SCANDIA
varemærket ikke er velkendt. Klager er uenig i denne vurdering.
Klager fastholder sin
vurdering af, at varemærket SCANDIA er velkendt, og skal i forlængelse af de
materialer, der blev indleveret til Styrelsen i forbindelse med
indsigelsessagen, fremlægge yderligere materiale.
Som klagesagens bilag
1 fremlægges erklæring fra MAP Danmark A/S, som er en af de ledende
papirgrossister på det europæiske marked. Af den underskrevne erklæring fremgår
blandt andet:
”Med den kraftfulde markedsføring af SCANDIA som
Papyrus AS og efterfølgende Map Danmark A/S har bygget op under flere årtier,
er varemærket SCANDIA et af de mest velkendte blandt trykkerier,
reklamebureauer, end-users, og indkøbere af papir, der finder på det danske
marked.”
Som anført i
indsigelsessagen eksisterer ingen relevant brancheforening i Danmark i
forbindelse med papirvarer. Map Danmark besidder en markedsposition i Danmark,
der er identisk med næsten det samlede danske marked for papirvarer, og den
vedlagte erklæring må ses som udtryk for en de facto brancheerklæring, idet Map
Danmark i princippet udgør branchen i Danmark.
Idet ovenstående bilag 1
samt de i indsigelsessagen indleverede bilag dokumenterer klagers varemærkes
velkendthed i Danmark, skal jeg bede Styrelsen om også at tage i betragtning,
at ansøgers brug af et varemærke, der er forveksleligt med det velkendte
varemærke, vil medføre en øget risiko for snyltning på indsigers eksklusive
renommé jf. varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1.
Forvekslelighed
Varelighed
Det kan lægges til grund
som følge af parternes enighed herom i indsigelsessagen samt Styrelsens
konklusioner i den påklagede afgørelse, at der er vareidentitet i klasse 16.
Mærkelighed
For at kunne vurdere
varemærkers forvekslelighed, skal sammenligningen heraf foretages på baggrund
af helheden, det vil sige, at samtlige bestanddele af varemærkerne skal tages i
betragtning. Er der dog tale om et figurmærke, hvori orddelen fremstår som den
klart dominerende mærkebestanddel, skal yderlige elementer ikke tillægges
sammen vægt ved sammenligningen, særligt fordi den lydlige og begrebsmæssige
lighed mellem mærkerne givetvis vil skabes på basis af det dominerende ord.
Ankenævnet skal i denne
sag se bort fra figurelementet, det udfyldte O i farven rød, i ansøgers mærke,
idet elementet ikke er dominerende, og forbrugerne ikke vil hæfte sig ved det.
Særligt anføres det, at bogstavets font og størrelse er identisk med de resterende
bogstaver i varemærket, hvorfor det figurlige element på ingen måde påvirker
forbrugerens synsmæssige eller endda helhedsopfattelse af varemærket.
Derudover skal der ses
bort fra orddelen COPY som er fuldstændig beskrivende for de varer, som
ansøgers mærke er registreret for:
De tilbageværende
varemærkeelementer, som skal sammenlignes, er herefter:
SCANDIA
SCANDI
Det ansøgte varemærke er
således fuldstændig indeholdt i det ældre mærke ved at have 6 identiske
bogstaver placeret på 6 identiske pladser. Eneste forskel i en synsmæssig
sammenligning er bogstavet A, som er placeret til slut i klagers varemærke.
Ved en lydlig
sammenligning, er identiteten mellem varemærkerne ligeså stor. Der er således
to identiske stavelser i varemærkernes præfix, som er det led i varemærket som
fæstner sig hurtigst og bedst i forbrugernes hukommelse.
Klager er ikke enig i
Styrelsens vurdering af SCANDIA mærkedelens styrke. Det er således klagers
vurdering, at varemærke præfixet SCANDIA besidder en almindelig grad af
særpræg, og derfor skal nyde en almindelig grad af beskyttelse.
Som eksempel på den
yderst forskellige brug, der gøres af mærkebestanddelen SCANDIA vedlægges som bilag
2 print fra Google.dk ved søgning på ordet SCANDIA s. 1-10. Ankenævnet
bedes bemærke de forskellige resultater der fremkommer, blandt andet
søgeresultat nr. 7, som er en forlystelsespark i Californien i USA ved navn
Scandia, søgehit nr. 9 og 10 som er en hjemmeside for byen Scandia i Minnesota.
At SCANDI/SCANDIA
ligeledes er udtryk for en del af ordet Skandinavien må ikke komme klager til
skade ved vurdering af styrken af klagers varemærke, når oprindelsen,
Skandinavien, ikke er oplagt for forbrugeren, samt når oprindelsen som sådan
ikke tilsigter at give varemærket en yderligere anprisende værdi.
helhedsbedømmelse
På baggrund af
ovenstående er det klagers vurdering, at varemærkerne såvel synsmæssigt, som
lydligt er meget lig hinanden. Dertil kommer af mærkernes eneste begrebsmæssige
association, selvom denne ikke er dominerende, er en fælles association til
Skandinavien. Det er herefter vores vurdering, at varemærkerne er
forvekslelige.
Skulle ankenævnet finde,
at mærkebestanddelen COPY skal indgå i vurderingen af varemærkernes forvekslelighed,
anføres det, at klager ikke mener, at dette vil forringe risikoen for
forvekslelighed.
Dette begrundes med, at
de identiske klasse 16 varer vil kunne købes i samme butikker og være placeret
i meget nær sammenhæng med hinanden. Der vil herefter utvivlsomt for
forbrugerne synes at være en forbindelse mellem de to varemærker. Særligt
finder klager det meget sandsynligt, at forbrugerne, uanset om disse er
professionelle eller almindelige forbrugere vil tro, at varerne hidrører fra
samme økonomiske enhed, og at forbrugeren herefter vil se produkterne som
varianter af papir fra samme producent, nemlig en generelt anvendelig type
papir, samt en type papir særligt egnet til kopiering.
Idet der er vareidentitet/varesammenfald,
og idet der ligeledes er tale om betydelig mærkelighed og risiko for renommé
snyltning, anmodes Klagenævnet om at omgøre Styrelsens afgørelse og afvise det
foreløbigt registrerede mærke i sin helhed fra endelig registrering.
Måtte ansøger fremkomme med kommentarer
til klagen, skal jeg høfligst anmode om at blive gjort bekendt hermed, ligesom
jeg skal forbeholde mig ret til at fremkomme med yderligere argumentation og
anbringender…”
Indklagede Norengros AS v/Zacco Denmark A/S har ved brev af 23. februar
2010 kommenteret klagen med følgende:
”... Under henvisning til Vida Paper AB’s klagebegrundelse af 7. december
2009 skal vi herved på vegne Norengros AS afgive indklagedes udtalelse i den
forbindelse.
Klager gør principalt gældende, at deres EF-varemærkeregistrering
nr. 3486396 SCANDIA er til hinder for endelig registrering af indklagedes
foreløbigt registrerede varemærke VR 2007 00589
jfr varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1.
Subsidiært gør klager gældende, at det ældre varemærke SCANDIA nyder udvidet
beskyttelse som et velkendt varemærke, og at denne udvidede beskyttelse bør
medføre, at registrering af varemærket SCANDICOPY nægtes.
På vegne indklagede afvises det, at der er risiko for forveksling imellem
VR 2007 00589 SCANDICOPY og EF-varemærkeregistrering nr. 3486396 SCANDIA.
Til den principale påstand henvises der i det hele til den for
Patent- og varemærkestyrelsen under indsigelsessagen fremsatte argumentation
samt til Styrelsens afgørelse.
Til den subsidiære påstand bestrides det, at den fremsendte
udtalelse fra klagers egen danske samarbejdspartner kan lægges til grund som
dokumentation for velkendthed af indsigermærket SCANDIA.
Den fremsendte udtalelse fra Map Danmark A/S er på ingen måde objektiv, men
må ses som klagers samarbejdspartners vurdering af egen indsats. Udtalelsen
lever ikke op til kravene for dokumentation for et varemærkes velkendthed på
det danske marked. Klager har således hverken fremsendt brancheerklæring,
dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse, oplysninger om
markedsføringsudgifter, m.v., og påstanden om velkendthed må derfor anses for
udokumenteret på det foreliggende grundlag.
Selvom klager skulle være i stand til at løfte bevisbyrden for, at SCANDIA
er velkendt indenfor papirbranchen på det danske marked, gøres det desuagtet
gældende, at varemærket er af en sådan karakter, at det ikke bør kunne hindre
registrering af SCANDICOPY.
Det må lægges til grund, at varemærker, der alluderer til
Skandinavien/Scandinavia - det være sig SCANDIA, SCAN eller SCANDIC – som
udgangspunkt er svage varemærker, der må tåle sameksistens med andre SCAN-
varemærker.
Vi skal i den forbindelse henvise til Knud Wallbergs Varemærkeret, 4.
udgave, side 212, hvor det hedder:
Hensyn skal som allerede nævnt tages
til de enkelte mærkers og mærkebestanddeles styrke… Mange ordmærker indeholder
suggestive stavelser..eller mærkebestanddele, der er svage, fordi de er ofte
anvendte, såsom DAN-, SCAN-, EURO-,
UNI- og –FORM.
Efter indklagedes opfattelse må der anlægges den samme vurdering af
ordmærket SCANDIA, som der anlægges ved vurdering af ordet SCAN, og selvom
SCANDIA måtte være velkendt, bør beskyttelsen ikke kunne udstrækkes så vidt, at
den kan hindre SCANDICOPY.
Vi imødeser klagers evt. supplerende indlæg til udtalelse…”
Ved brev af 25. februar
2010 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:
”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne
nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 5. oktober 2009 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…”
Indklagede Norengros AS har v/Zacco Denmark A/S ved mail af 25. marts 2010
meddelt, at man er enig i Styrelsens ovennævnte brev.
Klager har ikke udtalt sig yderligere i sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 30. juni 2010.