RESUMÉ:

 

AN 2009 00029 – VR 2007 000589 – SCANDICOPY <fig> - Forvekslelighed

 

Indehaveren af EU-varemærkeregistrering 3486396 SCANDIA <w> fremsatte indsigelse mod registrering af VR 2007 00589 SCANDICOPY <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke SCANDICOPY <fig> er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede EU-varemærke, idet der er sammenfald af varer.  Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

 

KENDELSE:

År 2010, den 30. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2009 00029

 

Klage fra          

Vida Paper AB

Sverige

v/ACCURA Advokataktieselskab

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. oktober 2009 i sagen VR 2007 00589 SCANDICOPY <fig> indehavet af Norengros AS, Norge

v/Zacco Denmark A/S

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

 

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der, trods sammenfald af varer i klasse 16, vil være en risiko for forveksling. Der henvises i det hele til Styrelsens afgørelse af 5. oktober 2009. Ankenævnet bemærker, at det af klager indsendte materiale vedrørende velkendthed, herunder den som bilag 1 fremlagte erklæring fra MAP Danmark A/S, ikke på tilstrækkelig vis dokumenterer, at SCANDIA er et velkendt varemærke.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 

Sagens baggrund:

Ved brev af 16. november 2006 indleverede Norengros AS, Norge ansøgning om registrering af varemærket SCANDICOPY <fig> for:

 

Klasse 1: Albuminpapir, barytpapir, diazopapir, kemisk papir til forsøg, lakmuspapir, lysfølsomt papir, lysmålingspapir, reagenspapir, saltpeterpapir, selvtonende papir, papir til fotografi, papir til lyskopiering.

 

Klasse 16: Papir, kopipapir.

 

Mærket blev foreløbigt registreret den 21. marts 2007 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Ved brev af 21. maj 2007 gjorde Accura Advokataktieselskab indsigelse på vegne Vida Paper AB mod gyldigheden af det foreløbigt registrerede varemærke SCANDICOPY <fig>. Ved brev af 16. juli 2007 har indsiger begrundet indsigelsen med, at det registrerede mærke SCANDICOPY <fig> er forveksleligt med indsigers EU-varemærkeregistrering 3486396 SCANDIA <w>, idet der er sammenfald af varer. Endvidere er mærket SCANDIA <w> næsten indeholdt i SCANDICOPY <fig> og SCANDIA <w> har en høj grad af særpræg for varer i klasse 16. Indsiger gør også gældende, at indsigers mærke er velkendt for papirvarer, og at indehavers mærke vil medføre en risiko for utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets renommé.

 

Indehaver har i brev af 16. november 2007 imødegået indsigelsen. Indehaver anfører, at mærkerne adskiller sig på grund af de figurlige elementer, og at SCAN er en hyppigt anvendt og svag mærkedel, hvorfor mærkerne ikke er forvekslelige.

 

Indsiger har den 4. juli og 27. november 2008 indsendt materiale til dokumentation for mærket SCANDIAs velkendthed. Indsiger argumenterer også, for at den dominerende del af indehavers mærke er ordelementet, og at der derfor ikke skal tages hensyn til de figurlige elementer i vurderingen af lighed mellem mærkerne.

 

Styrelsen har den 18. august og 12. december 2008 opfordret indsiger til at indsende yderligere dokumentation for velkendthed, da det er vurderet, at det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt. Dette er imidlertid ikke sket, og Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort indsigelsessagen den 5. oktober 2009. Det fremgår af afgørelsen, at indsigelsen ikke tages til følge med følgende begrundelse:

 

”… I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      " der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

Det følger også af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis

det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union, og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”

 

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indsigers mærke:                 SCANDIA <w>

 

Registreret for:                Klasse 16:  Papir; pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksa-

                                      ger til salgs- og markedsføringsmæssige formål, dog ikke til salg og markedsføring af forsikringer; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klicheer.

 

Indehavers mærke:

                                       

 

Registreret for:               Klasse 1:    Albuminpapir, barytpapir, diazopapir, kemisk papir til forsøg,

                                    lakmuspapir, lysfølsomt papir, lysmålingspapir, reagenspapir, saltpeterpapir, selvtonende papir, papir til fotografi, papir til lyskopiering.

                                      Klasse 16: Papir, kopipapir.

 

 

 

Vurdering af velkendthed af indsigers mærke

Indsiger har gjort gældende, at mærket SCANDIA er velkendt for papirvarer, og at indehavers mærke derfor vil medføre risiko for en utilbørlig udnyttelse af indsigermærkets renommé.

 

Indsiger har indsendt reklamer og prislister fra 2 danske forhandlere samt salgstal i Danmark for 1999 og 2006/7. Yderligere er fremlagt en erklæring fra den danske grossist.

 

Det indsendte materiale samt styrelsens egne undersøgelser af forhandlingen af varer fra indsiger viser, at mærket SCANDIA ikke bruges selvstændigt, men som en del af mærket SCANDIA 2000 for offsetpapir. Mærkedelen 2000 må dog anses for at være usærpræget, hvorfor materialet godt kan bruges til at vise indarbejdelse af SCANDIA. Det indsendte materiale viser, at mærket SCANDIA 2000 bruges i Danmark, men er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket SCANDIA er velkendt, særligt mærkets svaghed taget i betragtning. En erklæring fra den nuværende grossist som forhandler papir fra indsiger kan ikke opveje den vægt en brancheerklæring kunne bibringe.

 

Da indsiger ikke har dokumenteret, at mærket er velkendt, kan styrelsen ikke tage påstanden om en krænkelse af indsigers mærke i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 til følge.

 

Vurdering af forvekslelighed

Indsigers mærke SCANDIA består af 3 stavelser SCAN-DI-A.

 

Indehavers figurmærke består af ordet SCANDICOPY udført i almindelig skrifttype på en blå rektangulær baggrund. Bogstavet O udgøres af en rød udfyldt cirkel. Stavelsen SCANDI er fremhævet med fed type i forhold til COPY. COPY er usærpræget for visse varer i klasse 16.

 

Mærkedele såsom SCAN, SCANDI, SCANDIC og SKANDIA er svage, da de giver associationer til Skandinavien og dermed varernes geografiske oprindelse. SCAN er i øvrigt en meget hyppigt anvendt indledende mærkedel. Begge mærkerne indledes med SCANDI, og mærkerne har ikke andre dele som tilfører et stærkere særpræg. Begge mærke er således yderst svage med et meget begrænset beskyttelsesomfang.  Mærkernes endelser og længde er forskellige, og selvom COPY er usærpræget, adskiller mærkernes helhedsindtryk sig fra hinanden.

 

Det er derfor styrelsens vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til at der, trods sammenfald af varer i klasse 16, vil være en risiko for forveksling. Styrelsen har særligt lagt vægt på svagheden af mærkerne og deres deraf begrænsede beskyttelsesomfang.

 

 Konlusion

Indsigers materiale er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket SCANDIA er velkendt, og indehavers mærke kan derfor ikke udgøre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærke.

 

Det er også styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Selvom der er sammenfald af varer i klasse 16, ligner mærkerne ikke hinanden tilstrækkeligt, mærkernes svaghed taget i betragtning.

 

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Accura Advokataktieselskab på vegne Vida Paper AB for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 4. december 2009 med følgende påstand:

 

 

”… Under henvisning til varemærkelovens § 46 skal jeg hermed på vegne af min klient, Vida Paper AB

 

KLAGE

 

Over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen VR 2007 00589 mellem Vida Paper AB og Norengros AS.

 

 

Sagens forløb

Den 16. november 2006 ansøgte Norengros (herefter benævnt ”ansøger”) om det danske varemærke

VR 2007 00589 - .

 

Den 21. maj 2007 nedlagde Accura Advokataktieselskab på vegne af Vida Paper AB (herefter benævnt ”Klager”) indsigelse mod registreringen. Indsigelsen blev nedlagt på basis af den europæiske varemærkeregistrering 3486396 – SCANDIA.

 

Den 5. oktober 2009 afsagde Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, idet indsigelsen ikke blev taget til følge, og registreringen blev opretholdt. Sagen blev afgjort efter varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2 og stk. 3 nr. 1.

 

Dags dato klager Accura advokataktieselskab på vegne af Vida Paper AB over afgørelsen.

 

Klagebegrundelse

Vida Paper AB fastholder sin påstand, anbringender og sagsfremstilling, som de er anført i indsigelsessagen, idet der henvises til indlæggene under indsigelsessagen.

 

Desuden fremsættes følgende supplerende kommentarer:

 

Velkendthed

Styrelsen har ved vurderingen af de i indsigelsessagen fremsendte materialer, afgjort at SCANDIA varemærket ikke er velkendt. Klager er uenig i denne vurdering.

 

Klager fastholder sin vurdering af, at varemærket SCANDIA er velkendt, og skal i forlængelse af de materialer, der blev indleveret til Styrelsen i forbindelse med indsigelsessagen, fremlægge yderligere materiale.

 

Som klagesagens bilag 1 fremlægges erklæring fra MAP Danmark A/S, som er en af de ledende papirgrossister på det europæiske marked. Af den underskrevne erklæring fremgår blandt andet:

”Med den kraftfulde markedsføring af SCANDIA som Papyrus AS og efterfølgende Map Danmark A/S har bygget op under flere årtier, er varemærket SCANDIA et af de mest velkendte blandt trykkerier, reklamebureauer, end-users, og indkøbere af papir, der finder på det danske marked.”

 

Som anført i indsigelsessagen eksisterer ingen relevant brancheforening i Danmark i forbindelse med papirvarer. Map Danmark besidder en markedsposition i Danmark, der er identisk med næsten det samlede danske marked for papirvarer, og den vedlagte erklæring må ses som udtryk for en de facto brancheerklæring, idet Map Danmark i princippet udgør branchen i Danmark.

 

Idet ovenstående bilag 1 samt de i indsigelsessagen indleverede bilag dokumenterer klagers varemærkes velkendthed i Danmark, skal jeg bede Styrelsen om også at tage i betragtning, at ansøgers brug af et varemærke, der er forveksleligt med det velkendte varemærke, vil medføre en øget risiko for snyltning på indsigers eksklusive renommé jf. varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1.

 

 

Forvekslelighed

 

Varelighed

Det kan lægges til grund som følge af parternes enighed herom i indsigelsessagen samt Styrelsens konklusioner i den påklagede afgørelse, at der er vareidentitet i klasse 16.

 

Mærkelighed

For at kunne vurdere varemærkers forvekslelighed, skal sammenligningen heraf foretages på baggrund af helheden, det vil sige, at samtlige bestanddele af varemærkerne skal tages i betragtning. Er der dog tale om et figurmærke, hvori orddelen fremstår som den klart dominerende mærkebestanddel, skal yderlige elementer ikke tillægges sammen vægt ved sammenligningen, særligt fordi den lydlige og begrebsmæssige lighed mellem mærkerne givetvis vil skabes på basis af det dominerende ord.

 

Ankenævnet skal i denne sag se bort fra figurelementet, det udfyldte O i farven rød, i ansøgers mærke, idet elementet ikke er dominerende, og forbrugerne ikke vil hæfte sig ved det. Særligt anføres det, at bogstavets font og størrelse er identisk med de resterende bogstaver i varemærket, hvorfor det figurlige element på ingen måde påvirker forbrugerens synsmæssige eller endda helhedsopfattelse af varemærket.

 

Derudover skal der ses bort fra orddelen COPY som er fuldstændig beskrivende for de varer, som ansøgers mærke er registreret for:

 

De tilbageværende varemærkeelementer, som skal sammenlignes, er herefter:

 

SCANDIA

SCANDI

 

Det ansøgte varemærke er således fuldstændig indeholdt i det ældre mærke ved at have 6 identiske bogstaver placeret på 6 identiske pladser. Eneste forskel i en synsmæssig sammenligning er bogstavet A, som er placeret til slut i klagers varemærke.

 

Ved en lydlig sammenligning, er identiteten mellem varemærkerne ligeså stor. Der er således to identiske stavelser i varemærkernes præfix, som er det led i varemærket som fæstner sig hurtigst og bedst i forbrugernes hukommelse.

 

Klager er ikke enig i Styrelsens vurdering af SCANDIA mærkedelens styrke. Det er således klagers vurdering, at varemærke præfixet SCANDIA besidder en almindelig grad af særpræg, og derfor skal nyde en almindelig grad af beskyttelse.

 

Som eksempel på den yderst forskellige brug, der gøres af mærkebestanddelen SCANDIA vedlægges som bilag 2 print fra Google.dk ved søgning på ordet SCANDIA s. 1-10. Ankenævnet bedes bemærke de forskellige resultater der fremkommer, blandt andet søgeresultat nr. 7, som er en forlystelsespark i Californien i USA ved navn Scandia, søgehit nr. 9 og 10 som er en hjemmeside for byen Scandia i Minnesota.

 

At SCANDI/SCANDIA ligeledes er udtryk for en del af ordet Skandinavien må ikke komme klager til skade ved vurdering af styrken af klagers varemærke, når oprindelsen, Skandinavien, ikke er oplagt for forbrugeren, samt når oprindelsen som sådan ikke tilsigter at give varemærket en yderligere anprisende værdi.

 

helhedsbedømmelse

På baggrund af ovenstående er det klagers vurdering, at varemærkerne såvel synsmæssigt, som lydligt er meget lig hinanden. Dertil kommer af mærkernes eneste begrebsmæssige association, selvom denne ikke er dominerende, er en fælles association til Skandinavien. Det er herefter vores vurdering, at varemærkerne er forvekslelige.

 

Skulle ankenævnet finde, at mærkebestanddelen COPY skal indgå i vurderingen af varemærkernes forvekslelighed, anføres det, at klager ikke mener, at dette vil forringe risikoen for forvekslelighed.

 

Dette begrundes med, at de identiske klasse 16 varer vil kunne købes i samme butikker og være placeret i meget nær sammenhæng med hinanden. Der vil herefter utvivlsomt for forbrugerne synes at være en forbindelse mellem de to varemærker. Særligt finder klager det meget sandsynligt, at forbrugerne, uanset om disse er professionelle eller almindelige forbrugere vil tro, at varerne hidrører fra samme økonomiske enhed, og at forbrugeren herefter vil se produkterne som varianter af papir fra samme producent, nemlig en generelt anvendelig type papir, samt en type papir særligt egnet til kopiering.

 

Idet der er vareidentitet/varesammenfald, og idet der ligeledes er tale om betydelig mærkelighed og risiko for renommé snyltning, anmodes Klagenævnet om at omgøre Styrelsens afgørelse og afvise det foreløbigt registrerede mærke i sin helhed fra endelig registrering.

 

Måtte ansøger fremkomme med kommentarer til klagen, skal jeg høfligst anmode om at blive gjort bekendt hermed, ligesom jeg skal forbeholde mig ret til at fremkomme med yderligere argumentation og anbringender…”

 

 

Indklagede Norengros AS v/Zacco Denmark A/S har ved brev af 23. februar 2010 kommenteret klagen med følgende:

 

 

”... Under henvisning til Vida Paper AB’s klagebegrundelse af 7. december 2009 skal vi herved på vegne Norengros AS afgive indklagedes udtalelse i den forbindelse.

 

Klager gør principalt gældende, at deres EF-varemærkeregistrering nr. 3486396 SCANDIA er til hinder for endelig registrering af indklagedes foreløbigt registrerede varemærke VR 2007 00589

 

 

 

jfr varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1.

 

Subsidiært gør klager gældende, at det ældre varemærke SCANDIA nyder udvidet beskyttelse som et velkendt varemærke, og at denne udvidede beskyttelse bør medføre, at registrering af varemærket SCANDICOPY nægtes.

 

På vegne indklagede afvises det, at der er risiko for forveksling imellem VR 2007 00589 SCANDICOPY og EF-varemærkeregistrering nr. 3486396 SCANDIA.

 

Til den principale påstand henvises der i det hele til den for Patent- og varemærkestyrelsen under indsigelsessagen fremsatte argumentation samt til Styrelsens afgørelse.

 

Til den subsidiære påstand bestrides det, at den fremsendte udtalelse fra klagers egen danske samarbejdspartner kan lægges til grund som dokumentation for velkendthed af indsigermærket SCANDIA.

 

Den fremsendte udtalelse fra Map Danmark A/S er på ingen måde objektiv, men må ses som klagers samarbejdspartners vurdering af egen indsats. Udtalelsen lever ikke op til kravene for dokumentation for et varemærkes velkendthed på det danske marked. Klager har således hverken fremsendt brancheerklæring, dokumentation for markedsandele og omsætningens størrelse, oplysninger om markedsføringsudgifter, m.v., og påstanden om velkendthed må derfor anses for udokumenteret på det foreliggende grundlag.

 

Selvom klager skulle være i stand til at løfte bevisbyrden for, at SCANDIA er velkendt indenfor papirbranchen på det danske marked, gøres det desuagtet gældende, at varemærket er af en sådan karakter, at det ikke bør kunne hindre registrering af SCANDICOPY.

 

Det må lægges til grund, at varemærker, der alluderer til Skandinavien/Scandinavia - det være sig SCANDIA, SCAN eller SCANDIC – som udgangspunkt er svage varemærker, der må tåle sameksistens med andre SCAN- varemærker.

 

Vi skal i den forbindelse henvise til Knud Wallbergs Varemærkeret, 4. udgave, side 212, hvor det hedder:

 

Hensyn skal som allerede nævnt tages til de enkelte mærkers og mærkebestanddeles styrke… Mange ordmærker indeholder suggestive stavelser..eller mærkebestanddele, der er svage, fordi de er ofte anvendte, såsom DAN-, SCAN-, EURO-, UNI- og –FORM.

 

Efter indklagedes opfattelse må der anlægges den samme vurdering af ordmærket SCANDIA, som der anlægges ved vurdering af ordet SCAN, og selvom SCANDIA måtte være velkendt, bør beskyttelsen ikke kunne udstrækkes så vidt, at den kan hindre SCANDICOPY.

 

Vi imødeser klagers evt. supplerende indlæg til udtalelse…”

 

 

Ved brev af 25. februar 2010 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

 

 

”… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 5. oktober 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

Indklagede Norengros AS har v/Zacco Denmark A/S ved mail af 25. marts 2010 meddelt, at man er enig i Styrelsens ovennævnte brev.

 

 

Klager har ikke udtalt sig yderligere i sagen.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 30. juni 2010.