RESUMÉ:
AN 2010
00002 - VA 2007 00908 - AUTO ADAPT <w> - Manglende særpræg
Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere
varemærket VA 2007 00908 AUTO ADAPT <w> for de ansøgte klasser, idet
Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at det ansøgte mærke manglede det til
registrering fornødne særpræg, da mærket anses for at angive en egenskab ved de
ansøgte varer. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, som stadfæstede Styrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2010, den 29. juni afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann, Jens Schovsbo)
v/Chas. Hude A/S
over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9.
november 2009 vedr. afslag på registrering af varemærke VA 2007 00908 AUTO
ADAPT <w>.
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet bemærker indledningsvis, at Nævnet ikke
har fundet grundlag for at behandle sagen mundtligt.
Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte
grunde tiltræder Ankenævnet, at varemærket AUTO ADAPT er nægtet registrering
jf. Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 2. marts 2007 indleverede Grunfos Management
A/S v/Chas. Hude A/S en ansøgning om registrering af varemærket AUTO ADAPT
<w> for
Klasse 7: Cirkulationspumper, centrifugalpumper,
pumper til vandforsyning, pumper til frisk vand og til forurenet vand, pumper
til industrielle formål, pumper til brændselsolie, hydrauliske pumper,
trykluftspumper, regulerings- og kontrolanordninger til brug i forbindelse med
pumper og pumpeanlæg, såsom ventiler, haner, pakninger og automatiske
reguleringsventiler, maskinværktøjer, elektriske motorer (ikke til køretøjer
til brug på land), filtre (dele af maskiner eller motorer), renseapparater
(dele af maskiner eller motorer) og rensningsmaskiner, samt dele og tilbehør
(ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.
Klasse 9: Apparater og instrumenter til måling og
kontrol, software og hardware, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre
klasser) til disse varer.
Klasse 11: Apparater og installationer til
opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og vandledning, herunder
vanddistributionsinstallationer og vandforsyningsinstallationer, samt dele og
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.
Ved brev af 4. juni 2007 meddelte Patent- og
Varemærkestyrelsen et foreløbigt afslag på registreringen af det ansøgte
varemærke med den begrundelse, at mærket manglede særpræg. Styrelsen anførte
følgende:
”… Indledningsvis skal
styrelsen gøre opmærksom på, at Deres varefortegnelse ikke fuldt ud er i
overensstemmelser med de internationale regler for klassificering. Vi foreslår
følgende formulering:
Klasse 07: Pumper (maskiner) nemlig
cirkulationspumper, centrifugalpumper, pumper til vandforsyning, pumper til
frisk vand og til forurenet vand, pumper til industrielle formål, pumper til
brændselsolie, hydrauliske pumper, trykluftspumper, regulerings- og
kontrolanordninger til brug i forbindelse med pumper og pumpeanlæg, såsom
ventiler, haner, pakninger og automatiske reguleringsventiler, maskinværktøjer,
elektriske motorer (ikke til køretøjer til brug på land), filtre (dele af
maskiner eller motorer), renseapparater
(dele af maskiner eller motorer) og rensningsmaskiner,
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.
Klasse 09: Apparater
og instrumenter til måling og kontrol, computer-
software og hardware, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser)
til disse varer.
Klasse 11: Apparater
og installationer til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og
vandledning, herunder vanddistributionsinstallationer og
vandforsyningsinstallationer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre
klasser) til disse varer.
Varemærket har imidlertid
ikke det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres.
Deres varemærke består af
to engelske ord AUTO og ADAPT. AUTO betyder ifølge Gyldendals ordbog ”selv-” og
er ifølge Den Store Danske Encyklopædi et ”Græsk og international første
sammensætningsled dannet af artos”. ADAPT oversættes til ”Tilpasse”, jf.
Gyldendals ordbog. Direkte oversat står der således selvtilpasser.
Mærket mangler derfor
særpræg for alle ”pumper” i klasse 07. Dette begrundes med, at mærket angiver
en egenskab ved varen, nemlig at der er tale om pumper der automatisk
registrerer forholdene i det anlæg de skal operere i, for derefter at tilpasse
sig forholdene.
Det samme gør sig
gældende for ”Regulerings- og kontrolanordninger”, ”Maskinværktøj”, ”Elektriske
motorer” og ”Filtre” i klasse 07. Begrundelsen herfor er, at mærket angiver den
egenskab ved dem, at de selv kan registrere forskellige forhold vedrørende det
materiale de arbejder med, for derefter at tilpasse sig.
Selv om styrelsen
tidligere i dette brev har bedt dem om at præcisere ”renseapparater og
rensningsmaskiner”, antager styrelsen umiddelbart, at mærket angiver en
egenskab ved disse, nemlig at de tilpasser sig selv til de forhold de skal
arbejde under.
Mærket angiver endvidere
en egenskab ved alle vare i klasse 09 og 11, nemlig at disse på forskellig måde
kan tilpasse sig til de forhold de skal operere under.
Vi henviser til
varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret
til varemærker, som angiver en egenskab ved de ansøgte vare.
Vi har før afslået
følgende tilsvarende mærker:
VA 2005 01158 AUTOTRACKING
klasse
09.
Selv om det ikke er
muligt umiddelbart at få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere
det, hvis De kan bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.
Et mærke er indarbejdet,
når det er kendt inden for branchen som Deres varemærke for de varer eller
tjenesteydelser, som det er søgt for. De skal derfor have brugt mærket
intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før De indleverede
ansøgningen.
De kan bevise, at mærket
er indarbejdet, f.eks. ved at indsende en udtalelse fra en brancheorganisation.
De kan også indsende materiale i form af annoncer, brochurer, fakturaer og
lignende. Materialet skal være dateret. og vise, hvordan mærket ser ud, når det
bliver brugt. Materialet skal også vise forbindelsen mellem mærket og de varer
eller tjenesteydelser det er brugt for.
De bør være opmærksom på,
at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig
eller grafisk udformning. Herved får De dog ikke eneret til ordene, men kun til
mærket i dets helhed. Hvis De ønsker Deres mærke registreret i en sådan udformning,
må De indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved undersøgelsen af det
nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for registrering af
dette mærke.
Vi har i øvrigt
undersøgt, om mærket er identisk med eller kan forveksles med andre varemærker.
Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan opfattes som et navn
på en anden person eller en andens virksomhed, eller om det kan krænke en andens
ophavsret.
Vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og 15.
De rettigheder, som vi har fundet, ses i den vedlagte søgningsrapport. Vi
gør Dem opmærksom på, at der kan være EU varemærker og Madrid Protokol mærker,
som vi ikke havde oplysning om, da vi undersøgte Deres mærke…”
Ved brev af 9. november 2009 meddelte Styrelsen
endeligt afslag på ansøgningen. Styrelsen begrundede sin afgørelse med
følgende:
”… Vi skrev til dig i vores brev af 4. juni 2007,
at vi ville afslå at registrere dit varemærke på grund af manglende særpræg.
I brev af 6. april 2009 bad du os overveje sagen igen. I den forbindelse
henviste du til at mærket AUTO ADAPT, efter din mening, ikke hentyder til nogen
af de ansøgte varers funktioner eller egenskaber. Til støtte herfor fremhæver
du en række registreringer med gyldighed for Danmark, hvori mærkeelementet AUTO
indgår. Heraf udleder du, at AUTO er en svag og suggestiv mærkebestanddel, men
ikke direkte beskrivende. Videre argumenterer du for, at mærkedelen ADAPT ikke
er direkte beskrivende. Ligesom sammensætningen af de to mærkeelementer ikke
gør mærket deskriptivt.
I brev af 29. juli 2009 skrev vi til dig, at vi
fastholdt vores afslag i brev af 4. juni 2007.
I brev af 10. september 2009 bad du os overveje
sagen igen. I den forbindelse henviste du til at
AUTO ADAPT ikke mangler det fornødne særpræg for
at kunne blive registreret i klasserne 7, 9 og 11. Betegnelsen AUTO ADAPT har
netop tilstrækkelig særpræg for at kunne blive registreret. Mærket er højst
suggestivt, og en registrering vil derfor ikke lægge unødige bånd på andre
erhvervsdrivende, der vil kunne benytte en lang række andre ord og udtryk,
såvel på dansk som på engelsk, for at beskrive deres varer i overensstemmelse
med mærkets suggestive indhold. Der er følgelig ikke er tale om noget
friholdelsesbehov.
Herudover anmodede du om et officielt afslag,
såfremt styrelsen fastholdt sin opfattelse af sagen.
Styrelsen fastholder sit afslag og vil derfor nu
afslå at registrere mærket for alle de ansøgte varer på grund af manglende
særpræg.
Afslaget dækker:
Klasse 7:
Cirkulationspumper, centrifugalpumper, pumper til vandforsyning, pumper til
frisk vand og til forurenet vand, pumper til industrielle formål, pumper til
brændselsolie, hydrauliske pumper, trykluftspumper, regulerings- og
kontrolanordninger til brug i forbindelse med pumper og pumpeanlæg, såsom
ventiler, haner, pakninger og automatiske reguleringsventiler, maskinværktøjer,
elektriske motorer (ikke til køretøjer til brug på land), filtre (dele af
maskiner eller motorer), renseapparater (dele af maskiner eller motorer) og
rensningsmaskiner, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til
disse varer.
Klasse 9: Apparater og
instrumenter til måling og kontrol, software og hardware, samt dele og tilbehør
(ikke indeholdt i andre klasser) til disse varer.
Klasse 11: Apparater og
installationer til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og
vandledning, herunder vanddistributionsinstallationer og
vandforsyningsinstallationer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre
klasser) til disse varer.
Det ansøgte varemærke har
ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse
varer.
Begrundelsen herfor er,
mærket består af to engelske ord AUTO og ADAPT. AUTO betyder ifølge Gyldendals
ordbog ”selv-” og er ifølge Den Store Danske Encyklopædi et ”Græsk og
international første sammensætningsled dannet af artos”. ADAPT oversættes til
”Tilpasse”, jf. Gyldendals ordbog. Direkte oversat står der således
selvtilpasser.
For alle ”pumper” i
klasse 07 angiver mærket en egenskab ved varen, nemlig at der er tale om pumper
der tilpasser sig for eksempel ved automatisk at registrere forholdene i det
anlæg de skal operere i.
For regulerings- og
kontrolanordninger, maskinværktøj, elektriske motorer og filtre i klasse 07
angiver mærket en egenskab ved disse nemlig, at de selv tilpasser sig ved at
registrere forskellige forhold vedrørende det materiale de arbejder med.
For renseapparater og
rensningsmaskiner i klasse 07 angiver mærket en egenskab ved disse, nemlig at
de tilpasser sig selv til de forhold de skal arbejde under.
For alle varer i klasse
09 og 11 angiver mærket en egenskab, nemlig at disse på forskellig måde kan
tilpasse sig til de forhold de skal operere under.
Vi henviser til
varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret
til varemærker, som angiver en egenskab ved de ansøgte vare.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1…”
Denne afgørelse indbragte Grunfos Management A/S
v/Chas.Hude A/S ved brev af 7. januar 2010 med bilag for Ankenævnet for
Patenter og Varemærker med påstand om, at det ansøgte varemærke AUTO ADAPT
<w> accepteres til registrering i klasse 7, 9 og 11, da det er
tilstrækkeligt særpræget. Klagen blev nærmere grundet med følgende:
”… Jeg henviser til
Patent og Varemærkestyrelsens brev af 9. november 2009 og tillader mig hermed
at indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med
henblik på omgørelse af samme og som konsekvens deraf fremme af min klients
ansøgning af varemærket AUTO ADAPT til registrering for samtlige varer i klasse 7, 9
og 11.
Anken fremsættes således
med henvisning til varemærkelovens § 46.
Sagsfremstilling
Den 2. marts 2007 blev
der indsendt en ansøgning på vegne min klient for registrering af ordmærket
AUTO ADAPT for specifikke varer i klasse 7, 9 og 11.
Efterfølgende den 4. juni
2007 modtog vi et foreløbigt afslag fra Patent og Varemærkestyrelsen og
afslaget begrundedes med, at min klients varemærke er beskrivende, da
varemærket består af en kombination af de to engelske ord AUTO og ADAPT, hvor
AUTO betyder "selv-" og ADAPT oversættes til "tilpasse",
således at mærket direkte kan oversættes til "selvtilpasser", og
mærket skulle dermed angive en egenskab ved alle varer i klasse 7, 9 og 11,
nemlig at disse på forskellig måde kan tilpasse sig de forhold, de opererer
under. Samtidig rejste styrelsen indvendinger mod varefortegnelsen og krævede
nogle ændringer. I afgørelsen henviste styrelsen til et angiveligt tilsvarende
mærke, VA 2005 01158 AUTOTRACKING ansøgt i klasse 9, hvis registrering blev
afslået under henvisning til Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1.
Ved telefax af 14. juni
2007 argumenterede vi mod nogle af de foreslåede præciseringer af
varefortegnelsen.
Efter nogle
fristforlængelser argumenterede vi ved e-mail af 6. april 2009 imod styrelsens
foreløbige afslag. I dette brev henviste vi blandt andet til, at AUTO ADAPT
hverken direkte eller indirekte henviser til nogen af de ansøgte varers
funktioner eller egenskaber samt, at der er flere analoge varemærker i det
danske varemærkeregister, som er accepteret uden tilsvarende indvendinger.
Ved brev af 29. juni 2009
fastholdt Patent- og Varemærkestyrelsen atter deres afgørelse, hvilken de blot
henviste til i deres nye afslag, uden at kommentere de af os fremhævede
varemærker.
Ved telefax af 10.
september 2009 anmodede vi styrelsen om at endnu en gang at overveje sagen
under henvisning til, at det ansøgte mærke højst bør betragtes som suggestivt
men ikke beskrivende for særlige egenskaber ved varerne.
Ved brev af 9. november
2009 fastholdt Patent- og Varemærkestyrelsen deres afslag under henvisning til
Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret
til varemærker, som angiver en egenskab ved de ansøgte varer. Kopi af ovennævnte
korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen vedlægges som bilag 1-7.
Påstand og anbringender:
For Ankenævnet for
Patenter og Varemærker er vores påstand således, at vores klients
varemærke bør kunne accepteres til registrering, da det er tilstrækkeligt
særpræget.
Som tidligere anført i
vores e-mail af 6. april 2009, kan varemærket AUTO ADAPT ikke anses for at være
beskrivende i relation til de ansøgte varer i klasse 7, 9 og 11. Patent- og
Varemærkestyrelsen mener, at kombinationen af de to bestanddele AUTO og ADAPT
kan hentyde til, at de varer, som mærket bruges for, "selv tilpasser
sig" nogle forhold. Denne fortolkning kan ikke tiltrædes, de ansøgte
varers beskaffenhed taget i betragtning.
Ud fra en lingvistisk
synsvinkel bemærkes det, at Patent- og Varemærkestyrelsens oversættelse af AUTO
ADAPT ("selvtilpasser") ikke er helt korrekt, idet ADAPT er et
verbum, og ikke et substantiv. Dette påvirker efter vores opfattelse
bedømmelsen af varemærkets særpræg.
Det fremgår af den ankede
afgørelse, at Patent- og Varemærkestyrelsen anser AUTO for at være det
"græsk(e) og international(e) første sammensætningsled dannet af autos 'selv'", jfr. Den Store
Danske (Gyldendals Åbne Encyklopædi). Hvis man opfatter ordet AUTO som
styrelsen gør, dvs. som synonymt med det engelske refleksive "self",
skal det gøres gældende, at man på engelsk hverken kan sige "to
auto-adapt" (eller for den sags skyld "to self adapt"), men man
skal derimod udtrykke det danske "at tilpasse sig selv" med "to
adapt oneself". På den anden side kan AUTO opfattes som den engelske
forkortelse for "automatic". Imidlertid er "automatic" et
adjektiv, som kun kan stå sammen med, eller danne sammensatte ord med, substantiver,
og ikke med verber såsom ADAPT. Af ovennævnte grunde kan man med en parafrase
af den europæiske Domstols afgørelse i sagen C-383/99 P "BABY-DRY"
konkludere, at den "strukturelt usædvanlige sammenstilling" af ordene
AUTO og ADAPT "er ikke noget kendt udtryk" i det danske såvel som det
engelske sprog, hverken for at betegne pumper og de øvrige ansøgte varer, eller
for at gengive deres væsentligste egenskaber. Derfor skal varemærket AUTO ADAPT
i realiteten betragtes som en særpræget nydannelse, og i denne sammenhæng
henvises endnu en gang til ovennævnte "BABY-DRY" dom, hvor det blev
fastlagt, at "enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte
ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de
berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses
væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til
registrering som varemærke".
Derudover skal det
konstateres at styrelsens fortolkning af Varemærkelovens § 13 er for
vidtgående, idet varemærket AUTO ADAPT ikke henviser til nogen specifikke
egenskaber ved de ansøgte varer. For eksempel er pumper, som udgør hovedparten
af varemærkets varefortegnelse i klasse 7, "apparater, som kan presse
væske, luft eller gas ud af eller ind i noget" (Politikens Store Ordbog).
AUTO ADAPT hentyder således hverken direkte eller indirekte til nogen af
ovennævnte funktioner eller til nogen af varernes egenskaber, der er nødvendige
for, at pumperne kan udføre ovennævnte funktioner. Det samme gøres gældende for
de øvrige varer, som varemærket AUTO ADAPT er søgt registreret for.
Som allerede bemærket i
vores e-mail til styrelsen af 6. april 2009, skal vi erkende, at ADAPT kan
antyde, at en vare kan tilpasse sig nogle forhold, men vi vil dertil fastholde,
at ovennævnte fortolkning er så åben og generisk – man kan godt påstå, at ALLE
varer på en eller anden måde kan tilpasse sig nogle forhold – at ordet ADAPT
ikke kan betragtes som direkte deskriptivt for de ansøgte varer.
Forbrugerne, herunder de ansøgte varers omsætningskreds, som hører eller ser
varemærket AUTO ADAPT, vil faktisk ikke være i stand til umiddelbart at påpege,
hvilke varer varemærket individualiserer eller beskriver, eller hvilke
egenskaber AUTO ADAPT i øvrigt henviser til.
I denne anledning
henvises der som bevis på, at ordet ADAPT har en så "åben" betydning
for de fleste varer, at det næppe angiver nogen nærmere defineret egenskab ved
varerne, til bl.a. ordmærkerne ADAPT, VR 2005 03399 og CTM 3765121 ADAPT, som er
registreret for software i klasse 9. Dette må som sagt skyldes, at de fleste
varer på en eller anden måde kan tilpasse sig nogle forhold, uden at dette skal
betragtes som en særlig egenskab ved varerne, jf. ovenfor.
Som eksempler på
ordmærker, der indeholder ordet ADAPT i substantivisk eller adjektivisk form,
henvises der til følgende danske registreringer:
- VR 1999 01766 ADAPT',
registreret i bl.a. klasse 5 for "materiale til tandplombering og til
tandaftryk"
- VR 1994 04393 ADAPTIVE,
registreret i klasse 3
- VR 2000 05411 ADAPTIVE
SHARPNESS, registreret i klasse 9 og 42
Der henvises desuden til
følgende EU-ordmærker:
- CTM 8234221 EASY ADAPT,
registreret for varer i klasse 10, 12 og 20
- CTM 7415491 TAP ADAPT, registreret i klasse 6 og 20 for "a metal/plastic dispensing flexible or rigid metal fitment for attachment or insertion into containers to allow for the flow or dispensing of content from such containers"
- CTM 5818026
CLICK-TO-ADAPT, registreret i bl.a. klasse 9
- CTM 5760079 ADAPT,
registreret i klasse 35, 39 og 40
- CTM 4413035 SKIN ADAPT,
registreret i klasse 3, 16 og 24
- CTM 3284361 COLOUR ADAPT og CTM 2656767 COLOR ADAPT, registreret i klasse 3 for bl.a. "hair lotions"
- CTM 2470409 ADAPT, registreret i bl.a. klasse 5 for "ostomy products, intented for post-surgical use namely paste and ostomy barrier strips and rings"
- CTM 2263960 DRIVE-ADAPT, registreret i klasse 9 for "software for the operating, evaluation and development of motors, engines and motor vehicles; data carriers with recorded software"
- CTM 1475086 ADAPT,
registreret i klasse 8, 9 og 42
- CTM 1042951 ADAPT, registreret i bl.a. klasse 40 for "treatment of materials for the preparation of pharmaceutical products or genetically modified material"
- CTM 674036 ADAPT, registreret i bl.a. klasse 7 for "injection moulding machines, and parts and fittings therefore; moulds".
Kopi af ovennævnte
registreringer fremsendes hermed som bilag
8. Fælles for ovenstående varemærker er, at de består af, eller indeholder
ordet ADAPT, samtidig med, at de rent faktisk er registreret for vidt
forskellige varer og tjenesteydelser, selv om de pågældende varemærker skulle
være beskrivende jf. Patent- og Varemærkestyrelsens afslagsbegrundelse i
nærværende sag.
Vedrørende
varemærkebestanddelen AUTO skal jeg fremhæve, at jeg tidligere har fremsendt
til Patent- og Varemærkestyrelsen eksempler på analoge varemærker, som er
blevet accepteret til registrering uden indvendinger, og som basalt set er
opbygget på samme måde som min klients varemærke. Jeg tillader mig derfor endnu
en gang at fremhæve følgende eksempler på tidligere accepterede varemærker:
- AUTO-LOCK, MP687727,
registreret i klasse 7 og 9
- AUTOTRIM, MP657352,
registreret i klasse 7
- AUTOMOTION, MP884303, registreret i bl.a. klasse 7 for "electric and electronic controls for electric engines (except those for land vehicles)"
- AUTODOCK, VR 1990
05561, registreret i bl.a. klasse 7 for "hydrauliske læsseramper"
- AUTO-LITE, VR 1922
00787, registreret i klasse 7 for bl.a. "apparater til frembringelse af
elektricitet, elektriske tændapparater", i klasse 9 for bl.a.
"apparater til oplagring af elektricitet, elektriske signalapparater og
registreringsapparater" og i klasse 12 for bl.a. "elektriske
tændapparater" (Hvor LITE er synonym for LIGHT, adj., på engelsk)
Til ankenævnets
orientering vedlægger jeg som bilag 9
kopi af ovennævnte registreringer, hvoraf det blandt andet fremgår, at der ikke
har været indvendinger for så vidt angår særpræg.
Alt taget i betragtning,
er det vores opfattelse, at der næppe foreligger noget friholdelsesbehov for
det ansøgte mærke i forbindelse med de ansøgte varer: Mærket er højst
suggestivt, og en registrering lægger derfor ikke unødige bånd på andre
erhvervsdrivende, der vil kunne benytte en lang række ord og udtryk, såvel på
dansk som på engelsk, for at beskrive deres varer i overensstemmelse med
mærkets suggestive indhold.
Endelig skal jeg
fremhæve, at den danske ansøgning VA 2007 00908 danner basis for en
international varemærkeregistrering med designering af Kina, EU, Norge,
Rusland, Schweiz og USA, og registreringen er blevet godkendt under nr. 931060,
jfr. bilag 10. Designeringen af USA
og Rusland er efterfølgende blevet godkendt. Ovennævnte synes blot at bekræfte,
at varemærket AUTO ADAPT har det til registrering fornødne særpræg, også i et
engelsktalende land som USA, jfr. bilag
11.
Konklusion
Da det efter vores
opfattelse må synes klart,
- at AUTO ADAPT er et "kunstord",
- at AUTO ADAPT højst er suggestivt for de anmeldte varer,
- at der ikke er noget friholdelsesbehov for betegnelsen AUTO ADAPT,
Og da det er
uomtvisteligt,
- at ordet ADAPT er selvstændigt registrerbar,
- at AUTO ADAPT er blevet registreret i et
engelsktalende land som USA, og
- at AUTO ADAPT har været i brug som varemærke
allerede i nogle år uden problemer,
Henstiller vi høfligst
til Ankenævnet, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. november 2009
omgøres, således at ansøgning VA 2007 00908 for ordmærket AUTO ADAPT fremmes
til registrering for de ansøgte varer i klasserne 7, 9 og 11…”
Ved brev af 18. januar 2010 fremkom Patent- og
Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:
”… Under behandlingen for
Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at
styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Klager har bl.a. henvist
til, at sammensætningen AUTO ADAPT er en strukturelt usædvanlig sammenstilling,
og at mærket er accepteret i USA.
Som anført af klager
danner ansøgningen basis for en Madrid Protokol registrering, der designerer
EU, Norge, Schweiz, Kina, Rumænien og USA. Af de designerede lande har alene
USA positivt accepteret designeringens gyldighed. Rumænien har ikke udstedt et
foreløbigt afslag inden for fristen, hvorfor den internationale registrering nu
har gyldighed for Rumænien. Derimod er designeringen afslået endeligt i de
øvrige designerede lande.
Som det fremgår af
vedlagte udskrifter (Bilag 1-4) fra WIPO’s database ROMARIN har OHIM, Norge,
Schweiz og Kina afslået designeringens gyldighed med samme begrundelse som
styrelsen, nemlig at mærket er uden særpræg. Særligt skal bemærkes, at også
OHIM har fundet, at ordsammensætningen AUTO ADAPT følger de engelske
sprogregler, ligesom OHIM i det til afslaget hørende bilagsmateriale henviser
til en række eksempler, der viser, at ordet ”auto-adapt” også anvendes i en
almindeligt beskrivende betydning i det engelske sprog.
Det bemærkes, at bilagene
1-4 er udskrifter af de såkaldte ”foreløbige afslag” fra henholdsvis OHIM,
Norge, Schweiz og Kina. De foreløbige afslag er alle blevet endelige afslag,
men styrelsen har valgt at vedlægge de foreløbige afslag, idet det alene er af
disse, at myndighedernes begrundelse for afslaget fremgår i detaljer.
Det er styrelsens
opfattelse, at ordet ”auto-adapt” også vil være kendt af den relevante
omsætningskreds i Danmark, idet der er tale om en sammensætning af to
forholdsvis almindelige engelske ord. Således vil ordet ”auto” være umiddelbart
genkendeligt for en dansker, idet dette ord er identisk på dansk og engelsk.
Ordet ”adapt” er kun et engelsk ord, men er meget lig det danske substantiv
”adapter”, der betyder ”tilbehør til et apparat el. en maskine som ændrer el.
tilpasser dets funktion”, og det danske verbum ”adaptere”, der betyder
”tilpasse noget til et særligt formål”.
Styrelsen er derfor ikke
i tvivl om, at betydningen af ordene ”auto” og ”adapt”, og ikke mindst
betydningen af sammensætningen heraf, vil stå klart for den relevante
omsætningskreds.
At der er registreret
andre mærker indeholdende enten ordet AUTO eller ordet ADAPT finder styrelsen
ikke kan være afgørende i denne sag, idet det netop er den konkrete betydning
af sammensætningen ”auto-adapt”, som er årsag til styrelsens afslag.
Styrelsen fastholder
derfor afgørelsen af den 9. november 2009 og den under behandlingen fremførte
argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således
henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Ved brev af 16. februar 2010 kommenterede klager Styrelsens brev med
følgende og anmoder samtidig om mundtlig
forhandling:
”… På vegne af varemærkeansøger
Grundfos Management A/S skal jeg herved komme med et kort indlæg i sagen i
anledning af Ankenævnets brev af 19. januar 2010, hvormed fulgte høringssvar
fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 18. januar 2010.
Til styrelsens
høringssvar skal jeg for det første bemærke, at det ikke er korrekt at ansøger
i tilknytning til international registrering nr. 931060 AUTO ADAPT har
designeret bl.a. Rumænien som anført. Det er korrekt, at ansøger oprindeligt
har designeret EU, Norge, Schweiz, Kina og USA foruden Rusland. Styrelsen har
formentlig misfortolket forkortelsen RU og troet at der var tale om Rumænien.
Dette er imidlertid ikke tilfældet, og til orientering har Rumænien
forkortelsen RO.
I min ankeskrivelse af 7.
januar 2010 har jeg korrekt anført de designerede lande, jf. side 6, 4. afsnit,
og jeg har endvidere som bilag 10 vedlagt en kopi af WIPO's Certificate of
Registration, der angiver de designerede lande, og herunder Rusland (Russian
Federation).
Situationen er således
den at betegnelsen AUTO ADAPT er blevet accepteret til registrering såvel i USA
som i Rusland, verdens to førende supermagter, og der er for begge landes
vedkommende tale om en forudgående prøvning (examination) både med hensyn til
absolutte hindringer (særpræg) og relative hindringer (ældre kolliderende
rettigheder). Den russiske registreringsmyndighed har ikke fundet anledning til
at rejse indvendinger overhoved og har derfor ladet designeringen acceptere til
registrering.
At kravene til særpræg
for varemærker er forskellige fra land til land er uomtvisteligt. Dansk praksis
har imidlertid altid ligget i den liberale ende og jeg erindrer i denne
forbindelse en udtalelse fra tidligere registrator Fru Rigmor Carlsen, der gik
ud på, at hvis et ord eller en ordsammensætning kunne fungere som varemærke for
indehaveren, skulle det også kunne registreres. Det er også situationen i
nærværende sag, for betegnelsen AUTO ADAPT har fungeret som varemærke for
ansøger siden 2007.
Det er bekendt at OHIM's
praksis netop med hensyn til særpræg er meget svingende. OHIM's umiddelbare
afgørelse i den tilsvarende sag har i høj grad overrasket mig, men ansøger har
ikke ønsket at få prøvet afgørelsen ved appelinstansen eller ved domstolene. I
denne forbindelse skal jeg tillade mig at endnu engang at henvise til den
europæiske domstols afgørelse i sagen C-383/99 P vedrørende betegnelsen
BABY-DRY, der er nævnt i Ankeskrivelsen på side 3, 3. afsnit.
Styrelsen anfører,
"at ordet "auto-adapt" også vil være kendt af den relevante
omsætningskreds i Danmark, idet der er tale om en sammensætning af to
forholdsvis almindelige engelske ord". Det er uklart, hvorpå styrelsen
baserer denne opfattelse.
Styrelsen anfører
ydermere, at "ordet "auto" (vil) være umiddelbart genkendeligt
for en dansker, idet dette ord er identisk på dansk og engelsk". Efter min
opfattelse vil ordet "auto" på dansk overvejende betragtes som det tyske
ord for "bil".
Med hensyn til ordet
"adapt" henviser jeg til Ankeskrivelsen, specielt side 4 og frem.
Det anføres videre i
høringssvaret, side 2, 2. afsnit, at "styrelsen er derfor ikke i tvivl om,
at betydningen af ordene "auto" og "adapt", og ikke mindst
betydningen af sammensætningen heraf, vil stå klart for den relevante
omsætningskreds". Det er imidlertid min opfattelse, at der netop er
berettiget tvivl herom.
Det er muligvis ikke
afgørende at der findes mange registrerende mærker indeholdende ordet AUTO
eller ordet ADAPT og herunder registreringer af selve ordet alene, men det
bidrager dog til at belyse sagen. Det skal i denne forbindelse gentages, at der
alt taget i betragtning ikke findes noget friholdelsesbehov
for betegnelsen AUTO ADAPT, og det er åbenlyst, at der er mange andre
muligheder for erhvervslivet for med andre ord at beskrive de funktioner som
styrelsen tillægger betegnelsen AUTO ADAPT.
Jeg henstiller herefter
endnu engang høfligst til Ankenævnet at styrelsens afgørelse af 9. november
2009 omgøres, således at ansøgning VA 2007 00908 om registrering af ordmærket
AUTO ADAPT fremmes til registrering for de ansøgte varer i klasserne 7, 9 og
11.
På vegne af ansøger skal
jeg til slut i medfør af Ankenævsbekendtgørelses §11 høfligst anmode om
mundtlig forhandling. Jeg hører gerne fra Ankenævnet om denne anmodning kan
imødekommes…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 29. juni 2010.