RESUMÉ:

AN 2010 00004 – VR 2007 03482 <fig> - Forvekslelighed

Der blev fremsat indsigelsen mod endelig registrering af VR 2007 03482 <fig> i klasse 41 og 42. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2007 03482 <fig> er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2011, den 2. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00004

Klage fra

Eastman Kodak Company

v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. december 2009 vedr. VR 2007 03482 <fig>

Indehavet af KONTRAFRAME ApS v/ IPR Innovation

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da Ankenævnet ikke har fundet grund for mundtlig forhandling.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tiltræde Styrelsens vurdering for så vidt angår spørgsmålet om brugspligt og finder ligeledes, at der kun i begrænset omfang er lighed mellem de varer/tjenesteydelser, som indehavers og indsigers mærker er registreret og benyttes for, samt at indsigers mærke må anses for velkendt som angivet af Styrelsen. Den omstændighed, at indehavers mærke kan siges at udgøre "et omvendt "K"" - og indsigers et "K" - kan ikke i sig selv begrunde en forvekslingsrisiko, idet den konkrete lighed mellem mærkerne ikke er tilstrækkelig til, at der er en risiko for forveksling bedømt ud fra en gennemsnitsforbrugers opfattelse. Det forhold, at indsigers figurmærker er forsynet med indsigers velkendte ordmærke "KODAK" bidrager yderligere til at adskille mærkerne fra hinanden, og leder gennemsnitsforbrugerens opmærksomhed væk fra den (meget begrænsede) lighed, som er knyttet til mærkernes figurlige elementer. På baggrund af en helhedsbedømmelse, hvori også indgår, at indsigers mærke er velkendt, finder Ankenævnet således ikke, at der kan gives indsiger medhold, hvorfor den påklagede afgørelse stadfæstes.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 4. januar 2007 indleverede Kontraframe ApS ansøgning om registrering af følgende figurmærke

for:

Klasse 41: Fotografering.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed.

Varemærket blev registreret den 3. oktober 2007 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

Den 3. december 2007 gjorde Budde Schou A/S indsigelse på vegne af Eastman Kodak Company mod gyldigheden af det registrerede mærke. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsigelsen blev støttet på Eastman Kodak Company’s danske varemærkeregistreringer VR 1975 02096, VR 1975 02097 og VR 1972 02487. Indsiger gjorde gældende, at indsigers bestående rettigheder er meget karakteristiske logoer, der er næsten identiske med logoet i indehavers mærker, omend spejlvendt. Indsiger anførte ligeledes, at der er fuld kollision mellem indsigers og indehavers rettigheder, derudover bør indsigers mærker anses som velkendte.

I breve af 4. februar 2008 og 9. februar 2009 anførte indehaver, at beskueren måske associerer sig til bogstavet K i indsigers figurlige udformning, men at der er stor forskel på et K i indsigers mærker og et omvendt K i indehavers mærke, og at risikoen for forvekslelighed er meget spekulativt. Indehaver anmodede om at få dokumenteret indsigers brug af deres beskyttede varemærker i Danmark.

I brev af 4. juli 2008 og i brev af 1. april 2009 indsendte indsiger dokumentation for opfyldelse af brugspligten og mærkernes velkendthed. Derudover indsendte indsiger en udtalelse fra Danmarks Fotohandler Forening til dokumentation for indsigers velkendthed.

Med brev af 11. december 2009 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Afgørelsen blev begrundet med følgende:

"… 2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

I varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé”

I varemærkelovens § 25 står der,

Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. § 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

1) Brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret.

2) Anbringelse af varemærket her i landet på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

3. Vurdering af forvekslelighed

Indsigers mærker

VR 1972 02487

Mærke

Varer/tjenesteydelser

Alle varer/tjenesteydelser i klasse 1, 2, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 22, 23, 34, 37 og 40, samt for udvalgte tjenesteydelser i klasse 42.

VR 1975 02096

Mærke

Varer/tjenesteydelser

Alle varer/tjenesteydelser i klasse 1, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 22, 23, 34, 37, 40 og 42, samt for udvalgte varer i klasse 2.

VR 1975 02097

Mærke

Varer/tjenesteydelser

Alle varer/tjenesteydelser i klasse 1, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 22, 23, 34, 37, 40 og 42, samt for udvalgte varer i klasse 2.

Indehavers mærke

VR 2007 03482

Mærke

Tjenesteydelser

Klasse 41 Fotografering.

Klasse 42 Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed.

Indehavers påstand om manglende brug af indsigers mærker

Ifølge varemærkelovens § 25 kan en varemærkeregistrering ophæves, hvis et registreret varemærke ikke har været brugt inden for en fem årig periode fra registreringsprocedurens afslutning. For alle indsigers registreringer er brugspligten indtruffet, da de blev registreret i henholdsvis 1972 og 1975 og vi i dag skriver 2009.

Indehaver nedlægger påstand om, at indsigers mærker ikke har været brugt 4/2/2008, hvorfor den relevante periode indsiger skal dokumentere at have brugt mærkerne er fra 4/2/2003 til 4/2/2008.

Indsendt materiale

Indsiger har indsendt dokumentation for opfyldelse af brugspligten. Dokumentationen består af:

- en angivelse, at omsætningen for 2005 var over 50 millioner og i 2006 var omsætningen over 40 millioner, i 2007 var omsætningen over 60 millioner, og i 2008 var omsætningen over 130 millioner

- fire fakturaer på et samlet beløb på 17.024,35 kr. og dateret i 2007. To af fakturaerne er udstedt til Merlin, henholdsvis beliggende i Slagelse og Ishøj og til en forretning i Asnæs og en forretning i København

- to visitkort

- kopi fra bogen Superbrands, 2002 hvoraf Kodak fremgår

- en fotomappe udateret

- to styks ophængsanordninger også udateret

- en stor konvolut i pap og en lille konvolut i papir også udateret

- dokumentation for indehaverforholdet mellem Eastman Kodak Company og Kodak A/S, nemlig at Kodak A/S er et 100% ejet datterselskab af Eastman Kodak Company, indsendes udskrifter fra CVR.

Som underbyggelse af indsigers angivelse af omsætningstal for perioden 2005 til 2008 havde styrelsen gerne set dokumentation for omsætningstallene, så det kunne afgøres, hvor stor omsætningen har været for hvert af de tre varemærker, som indsiger baserer deres indsigelse på. Når det ikke er muligt at se dokumenteret omsætningstal for de specifikke mærker, så må styrelsen afvise angivelsen som brugbar til dokumentation for brug af indsigers mærker.

Indsiger indsender ligeledes kopi fra bogen Superbrands, som er dateret til 2002. Dette materiale kan derfor ikke medvirke til at dokumentere, at mærkerne opfylder brugspligten, da dokumentationsmateriale skal vise brug inden for de sidste fem år.

En del af markedsføringsmaterialet, herunder visitkort, konvolut, fotomappe og ophængsanordninger er ikke dateret, hvorfor dette ikke kan anvendes som dokumentationsmateriale, da det ikke fremgår hvornår denne brug har fundet sted.

De fire fakturaer, som indsiger har sendt ind, viser alle, at mærket er brugt af KODAK A/S og ikke af indsiger EASTMAN KODAK COMPANY. Indsiger angiver, at Kodak A/S er et 100% ejet datterselskab af indsiger EASTMAN KODAK COMPANY. Det er styrelsens vurdering, at det indsendte materiale godt kan bruges til dokumentation for brug af indsigers mærker, selvom mærket i materialet er brugt af Kodak A/S. Ved vurderingen har vi bl.a. lagt vægt på, at indsiger skriver, at der er tale om et 100 % ejet datterselskab, og at Kodak indgår i begge virksomhedsnavne. Vi har også lagt vægt på, at det materiale, som indsiger (Eastman Kodak Company) har indsendt bl.a. indeholder fakturaer fra Kodak A/S. Den slags materiale vil normalt ikke være tilgængeligt i samme omfang som f.eks. brochurer, reklamemateriale osv. Det er derfor en indikator på, at der foreligger et implicit samtykke fra Eastman Kodak Company, jfr. T-203/02 og C-416/04 P.

Mærket

Af materialet til dokumentation for brug af indsigers mærker viser brug af et identisk mærke som registreringen VR 1975 02097. Som brug betragtes ligeledes brug af varemærket i en form, der ikke væsentligt afviger fra den form, hvori det er registreret. Det er styrelsens opfattelse, at det indsendte materiale til dokumentation for brug ligeledes kan anses for brug af mærket i registreringen VR 1975 02096, da dette mærke er figurligt er udformet identisk med VR 1975 02097, blot med den forskel, at VR 1975 02096 er udført i sort/hvid, mens VR 1975 02097 er udført i farverne gul/rød.

Varer

Det eneste materiale – der er dateret og hvoraf det fremgår hvilke varer indsigers mærker er brugt for - er de indsendte fakturaer. Af de indsendte fakturaer fremgår det, at mærket er brugt for farvefilm, efterproduktion (farve) og photo print kit, hvorfor indsigers registreringer kun kan betragtes som at omfatte farvefilm i klasse 9, efterproduktion (farve) i klasse 40, som styrelsen anser for at være fotofremkaldelse og photo print kit i klasse 1, som styrelsen anser for at bestå af fotografisk papir, fremkaldevæsker og fotografiske fremkaldere.

Samlet anser styrelsen, at indsiger har vist brug af mærkerne i VR 1975 02096 og VR 1975 02097 for fotografisk papir, fremkaldevæsker og fotografiske fremkaldere i klasse 1, farvefilm i klasse 9, samt for fotofremkaldelse i klasse 40.

Sammenligning af mærker

Da der kun er dokumenteret brug for mærkerne i VR 1975 02096 og VR 1975 02097, vil styrelsen kun foretage en sammenligning af disse mærker med indehavers mærke.

Indsigers mærker - VR 1975 02097 og VR 1975 02096	Indehavers mærke

Det af indsigers mærker der ligner indehavers mærke mest og som der er vist brug for er VR 1975 02097, hvorfor styrelsen vælger at foretage en sammenligning med dette mærke og indehavers registrering.

Indsigers mærke består af en højgul firkant, hvori der er to højrøde figurelementer som er formet som en femkant, hvor spidsen til venstre peger mod den anden røde figur. Den anden og mindre femkant til venstre tilpasser sig den store femkants spids mod venstre. I den store femkantede figur står der KODAK med gul skrift. Med noget fantasi kan den relevante forbruger se et ’K’ i det højrøde figurlige element.

Indehavers mærke består af farverne orangerød og hvid. Det hvide i mærket former en sekskant, der kan minde om en pil, der peger mod højre side af mærket. Både over og under spidsen af pilen er en ligebenet trekant. Med noget fantasi kan den relevante forbruger se et omvendt ’K’.

For så vidt angår farverne i mærkerne så adskiller mærkerne sig fra hinanden ved, at indsigers mærke indeholder gul og indehavers mærke indeholder hvid. Med hensyn til den røde farve i indsigers mærke, så er den ikke identisk gengivet i indehavers mærke, da indsigers røde farve er højrød, mens indehavers røde er orangerød, hvorfor mærkerne ikke har nogle identiske farver, men dog indeholder begge mærker en form for rød farve, selvom det ikke er den samme røde farve.

Indsigers mærke indeholder ordet KODAK, hvor indehavers mærke ikke indeholder nogle ord, så på den led adskiller mærkerne sig også.

De figurlige elementer i indsigers mærke og indehavers mærke adskiller også fra hinanden blandt andet ved at indsigers mærke er formet af to femkanter med afrundede kanter, mens indehavers figurlige element er formet af to ligesidet trekanter og en sekskant med spidse ender. Derudover så kan indsigers figurlige element med noget god vilje opfattes som et ’K’, mens indehavers mærke med endnu mere god vilje kan opfattes som et omvendt ’K’. Indsigers ’K’ og indehavers omvendte ’K’ er det figurlige element mærkerne har tilfældes.

Visuelt anser styrelsen mærkerne for have en minimal grad af lighed i kraft af den røde farve og i ’K’et og det omvendte ’K’.

Fonetisk har mærkerne ingen lighed, da indehavers mærke ikke har noget element, der vil blive udtalt, hvorimod KODAK i indsigers mærke vil blive udtalt. Det figurlige ’K’ i indsigers mærke – selv hvis det blev set – udtales ikke og det omvendte ’K’ i indehavers mærke udtales ej heller – selv hvis det ville blive opfattet.

Begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig også, da KODAK er et fantasiord uden nogen kendt betydning, mens indehavers mærke ikke indeholder nogen begreber. Det er styrelsens opfattelse, at det omvendte fantasifyldte ’K’ ikke vil blive opfattet som et begreb.

Samlet anser styrelsen mærkerne for at have en minimal grad af lighed, der stammer fra den minimale visuelle lighed i den røde farve og ’K’et og det omvendte ’K’.

Sammenligning mellem indehavers mærker og indsigers mærke VR 1975 02096 foretages ikke, da dette mærke ikke en gang har den røde farve tilfælles, hvorfor dette mærke ligner indehavers mærke endnu mindre end VR 1975 02097.

Sammenligning af varer og tjenesteydelser

VR 1975 02096 og VR 1975 02097 er registreret for identiske varefortegnelser, hvorfor der blot foretages én sammenligning, der er gældende for begge registreringer.

Mellem indsigers registreringer og indehavers registrering findes der ikke identiske varer eller tjenesteydelser. Når der kun er en minimal grad af lighed mellem mærkerne udstrækkes indsigers beskyttelse normalt kun til at omfatte identiske varer/tjenesteydelser efter en almindelig forvekslelighedsbedømmelse, men da indsiger har gjort velkendthed gældende vil styrelsen undersøge om der er ligeartede varer/tjenesteydelser mellem indsigers mærker og indehavers mærke.

Ved sammenligning af varer/tjenesteydelser for at se om der er ligeartede varer/tjenesteydelser så skal alle relevante faktorer i relation til disse varer/tjenesteydelser inddrages. Disse faktorer inkluderer blandt andet deres art, deres anvendelsesformål, om de er i konkurrence eller de komplimenterer hinanden.

Yderligere faktorer inkluderer om varerne/tjenesteydelserne bliver produceret, markedsført eller udbudt af samme udbydere eller af økonomisk forbundne udbydere, lige så vel som om de har ens distributions- og salgskanaler.

Indehaver har registreret sit varemærke for fotografering i klasse 41. Fotografering er det at tage fotografier af nogen eller noget med fotografiapparat.[1] For at kunne fotografere er det nødvendigt med et kamera og hvis man ønsker at fremkalde billederne, så komplimenterer tjenesteydelserne/varerne som er omfattet af indsigers registrering og hvor indsiger opfylder brugspligten, nemlig fotofremkaldelse i klasse 40, fotografisk papir, fremkaldevæsker og fotografiske fremkaldere i klasse 1 og i tilfælde af at man bruger et analogkamera så komplimenterer indsigers farvefilm i klasse 9 også processen med at tage billeder.

Til gengæld har indehavers fotografering ikke andre lighedspunkter med indsigers varer/tjenesteydelser. Blandt andet er indehavers fotografering af en anden art end indsigers varer/tjenesteydelser, da fotografering er det at trykke på udløserknappen på kameraet, mens fotofremkaldelse eventuelt sker efterfølgende, hvor de billeder man har taget vises digitalt eller kommer på papir og fotografisk papir, fremkaldevæsker og fotografiske fremkaldere indgår i den proces. Fotografering bliver produceret, markedsført eller udbudt af forskellige udbydere eller udbydere der ikke er økonomisk forbundne, lige så vel som om de har forskellige distributions- og salgskanaler.

Det er styrelsens opfattelse, at der er en minimal lighed mellem indehavers fotografering i klasse 41 og indsigers varer/tjenesteydelser, nemlig kun det at de komplimenterer hinanden, mens de andre faktorer i sammenligningen af varer/tjenesteydelser er forskellige.

For så vidt angår indehavers tjenesteydelser i klasse 42, nemlig videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, og indsigers varer/tjenesteydelser i klasse 1, 9 og 40, så finder styrelsen ingen ligheder da videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed omfatter tjenester tilvejebragt af personer individuelt eller kollektivt, i relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. Sådanne ydelser udøves af personer inden for faggrupperne kemikere, fysikere, ingeniører, computerprogrammører osv. hvilket indsiger varer/tjenesteydelser ikke gør.

Forvekslelighedsvurdering

I henhold til fast retspraksis både i Danmark og ved EF-domstolen, så skal der foretages en helhedsvurdering for at vurdere om der foreligger en forvekslingsrisiko. I denne helhedsvurdering bør specielt inddrages ligheder mellem varemærker og varer/tjenesteydelser, således at en lav grad af lighed mellem varer og tjenesteydelser kan udlignes af en højere grad af lighed mellem mærkerne og omvendt.

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke foreligger nogen risiko for almindelig forveksling mellem indsigers mærker og indehavers mærke, da mærkeligheden mellem mærkerne er minimal og ligheden mellem varerne/tjenesteydelserne er ligeså, hvorfor at reglen med at en lav grad af lighed mellem varer og tjenesteydelser kan udlignes af en højere grad af lighed mellem mærkerne ikke kan finde anvendelse.

4. Vurdering af om indsigers mærker er velkendte efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Indsiger har under sagen påberåbt sig, at indsigers mærker er velkendte.

Velkendte mærker nyder en højere grad af beskyttelse end varemærker med et almindeligt særpræg. For at afgøre et mærkes grad af velkendthed, så skal indsiger indsende dokumentation for velkendtheden og på baggrund heraf vurderer styrelsen, om mærket kan anses for at være velkendt og for hvilke varer to tjenesteydelser. Dokumentation for velkendthed består traditionelt af en opgørelse over markedsandele, intensiteten af mærkets brug, den geografiske spredning og den tidsperiode mærket er brugt, opgørelse over markedsføringsomkostninger og omsætningens størrelse.

Den dokumentation som indsiger har sendt ind udgøres af den dokumentation som er oplistet under dokumentation for brugspligtens opfyldelse og derudover så indgår udtalelsen fra Danmarks Fotohandler Forening til dokumentation for indsigers velkendthed. Af udtalelsen fremgår det, at Danmarks Fotohandler Forening anser, at indsigers mærker er indarbejdet på det danske marked, som et forretningskendetegn for produkter fra Kodak og at Kodak har annonceret i bladet Fotohandleren fra 1977 og 1973 bragte bladet en artikel om Kodak, hvor mærkerne fremgik. Derudover så indgår kopi fra bogen Superbrands 2002 hvor en beskrivelse af Kodak fremgår. I afsnittet om Kodak fremgår Kodaks varemærke VR 1975 02097, af teksten fremgår at Kodak er et af verdens mest kendte varemærker (i 2002), at Kodak siden 1910 har været dominerende på det danske marked og at 62% af samtlige celluloid-film som blev solgt i Danmark i 2000 var fremstillet af Kodak.

Det er styrelsens opfattelse, at udtalelsen fra Danmarks Fotohandler Forening blot siger noget om at Kodaks mærke er indarbejdet, men omtaler ikke hvilke mærke der skulle være indarbejdet og ej heller omtales hvilke varer/tjenesteydelser som mærket/mærkerne skulle være indarbejdet for. At Kodak har annonceret i bladet Fotohandleren fra 1977 og at bladet i 1973 bragte en artikel om Kodak, siger intet om Kodaks velkendthed, da det ikke fremgår i hvilket omfang annonceringen er foregået, hvor mange køber af bladet der er eller hvilken geografisk udbredelse bladet har haft i perioden.

For så vidt angår dokumentation fra bogen Superbrands så viser denne dokumentation Kodaks varemærke VR 1975 02097 og af teksten fremgår det, at Kodak er et af verdens mest kendte varemærker (i 2002), at Kodak siden 1910 har været dominerende på det danske marked og at 62% af samtlige celluloid-film som blev solgt i Danmark i 2000 var fremstillet af Kodak. Problemet med materialet er, at det angiver salgsandele i 2000 og angiver at Kodak er et af verdens mest kendte varemærker i 2002. Det er dog svært at forestille sig, at denne dominerende markedsandel og velkendthed blot er forduftet i de mellemliggende år. Kodaks velkendthed skal også ses i forhold til hvilke varer indsiger har vist, at mærket er brugt for, da styrelsen er af den opfattelse, at indsiger ikke kan anses for velkendt for varer/tjenesteydelser, som indsiger ikke har vist brug for.

Samlet finder styrelsen, at Kodak har dokumenteret, at VR 1975 02097 er velkendt for farvefilm i klasse 9 på trods af at materialet er spinkelt og er fra 2002.

Vurdering af om indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

Udover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en betingelse for at udvide indsigers beskyttelsesomfang, at brugen af indehavers registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade dettes særpræg eller renommé.

Indsiger har ikke argumenteret for hvordan brugen af det registrerede mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Det er styrelsens opfattelse, at den relevante forbruger ikke vil opfatte en sammenhæng mellem indsigers mærker og indehavers mærke, da mærkeligheden er ubetydelig og at ligheden mellem indsigers varer/tjenesteydelser og indehavers tjenesteydelser er ikke nok til at opfatte eller associerer til indsigers mærker, når de konfronteres med indehavers mærke, ej heller når indsigers velkendthed tages i betragtning.

Ud fra en samlet vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af indehavers mærke for fotografering i klasse 41 og for videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed i klasse 42 ikke vil skade indsigers mærkers særpræg eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé.

5. Konklusion

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…"

Denne afgørelse indbragte Budde Schou A/S på vegne Eastman Kodak Company for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 11. februar 2010 og fremførte følgende:

"… Under henvisning til Varemærkelovens §46 indbringes herved for Ankenævnet den afgørelse, der blev truffet den 11. december 2009 af Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende ovennævnte registrering.

Til belysning af forløbet i den foreliggende sag fremsendes vedlagt følgende kopier:

Bilag 1: Kopi af indsigelsesafgørelse af 11. december 2009
Bilag 2: Kopi af indsigelsesskrivelse af 3. december 2007
Bilag 3: Kopi af officiel skrivelse af 4. marts 2008
Bilag 4: Kopi af vort indlæg af 4. juli 2008
Bilag 5: Kopi af officiel skrivelse af 1. august 2008
Bilag 6: Kopi af indlæg fra modparten af 9. februar 2009
Bilag 7: Kopi af vort indlæg af 1. april 2009
Bilag 8: Kopi af indlæg fra modparten af 16. juli 2009
Bilag 9 + 10: Kopi af de to figurmærker over for hinanden, men med det bekendtgjorte mærke spejlvendt.

KLAGERS PÅSTAND:
Patent- og Varemærkestyrelsen pålægges at ændre afgørelsen truffet den 11. december 2009 i ovennævnte sag.

Det bekendtgjorte mærke er umiddelbart forveksleligt med min klients velindarbejdede mærke i og med, at der er tale om en spejlvendt udgave af dette. Jeg vedlægger som bilag 9 og 10 kopi af det bekendtgjorte mærke placeret ved siden af min klients mærker, men spejlvendt, således at lighederne mellem mærkerne bliver tydeligere.

Det skal i denne forbindelse påpeges, at netop den kendsgerning, at det bekendtgjorte mærke er en spejlvendt udgave af min klients figurmærke ifølge tidligere dansk varemærkepraksis bør være et skærpende element ved forvekslingsvurderingen.

Ved vurderingen af forvekslelighedsspørgsmålet bør det endvidere tillægges vægt, at min klients figurmærke er beskyttet såvel i farver som i sort/hvid, og at man således er fuldt beskyttet over for alle farvekombinationer af mærket.

KOLLISION AF VARER OG TJENESTEYDELSER
Det bekendtgjorte mærke dækker

Klasse 41: Fotografering.

Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed.

Heroverfor står min klients mærker, der dækker følgende klasser: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 22, 23, 34, 37, 40 og 42.

Direkte varekollision er således kun til stede for så vidt angår klasse 42, men det er vor påstand, at der er en overhængende fare for forveksling mellem de varer og tjenesteydelser, der udbydes af min klient, over for fotografering som omfattet af det bekendtgjorte mærke.

Min klients mærke er dokumenteret indarbejdet for og også anerkendt som velkendt i forbindelse med bl.a. farvefilm i klasse 9, jfr. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. december 2009. I Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse anføres en meget detaljeret begrundelse for, at der ikke er direkte konflikt mellem fotografering i klasse 41 og farvefilm i klasse 9. Det er imidlertid vor klients og vor klare opfattelse, at gennemsnitsforbrugeren helt utvetydigt vil være tilbøjelig til at forveksle tjenesteydelser og varer inden for de respektive grupper. I denne forbindelse er det ikke uvæsentligt at nævne, at min klients mærke bl.a. igennem tiden har været yderst velkendt i forbindelse med fotografering som sådan, bl.a. på skoler og andre institutioner.

VELKENDTHED AF INDSIGERMÆRKERNE
Det er i vor indsigelseskorrespondance blevet understreget, at vor klients mærke bør anses for velkendt i Danmark – som det i øvrigt er verden over.

Denne kendsgerning er af afgørende betydning for vurderingen af den foreliggende sag. Jeg henviser i denne forbindelse til afgørelsen i ankenævnssag AN 2001 00068, hvor Styrelsen vurderede, at Mercedes-symbolet kunne betegnes som vitterligt kendt, men at mærkerne ikke lignede hinanden tilstrækkeligt som krævet i bestemmelsen. Ankenævnet fandt, at Mercedes-symbolet nyder beskyttelse efter Varemærkelovens §15, stk. 3, nr. 2, som er en implementering af TRIPS-aftalen, artikel 16, stk. 3. På denne baggrund fandt Ankenævnet, at der var tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til at kunne give anledning til misforståelse, og at de ældre mærker ville kunne lide skade ved brugen af det yngre mærke. Det ansøgte mærke blev derfor nægtet registrering.

Da der under brevvekslingen er sat spørgsmålstegn ved den indleverede dokumentation for velkendthedsgraden af min klients mærke, er jeg nu ved at undersøge mulighederne for at fremskaffe yderligere dokumentation fra min klient.

FRISTANDRAGENDE
Jeg anmoder på denne baggrund om, at der må blive tilstået os en 4-måneders frist for fremskaffelse og indlevering af sådant supplerende materiale…"

Klager Eastman Kodak Company v/ Budde Schou A/S fremsendte endvidere supplerende materiale med brev af 16. marts 2010 og fremførte følgende:

"… Idet jeg henviser til Ankenævnets skrivelse af 16. februar 2010, skal jeg anmode om, at det ved behandlingen af den foreliggende sag må blive lagt til grund, at min klient har haft en omsætning i Danmark for produkter under det ved registrering VR 1975 02096 og VR 1975 02097 beskyttede mærke af følgende størrelsesorden:

2003: > DKK 65 millioner
2004: > DKK 70 millioner
2005: > DKK 50 millioner
2006: > DKK 40 millioner
2007: > DKK 25 millioner…"

Med brev af 15. september 2010 har indklagede Kontraframe ApS v/IPR Innovation fremsendt følgende kommentarer til klagen:

"… Vi har igennem de seneste måneder forsøgt at indgå et rimeligt forlig til fordel for begge parter. Vi har forsøgt at skabe dialog med vores modpart, men har ikke mødt andet end nølende modstand. Vi har tilbudt at ændre vores figurmærke mod en beskeden kompensation, vi har tilbudt en løsning med begrænsning af de i klasse 41 og 42 registrerede tjenesteydelser for figurmærket, men vores modpart synes ikke indstillet på at nå et kompromis. Vi har én gang fået Patent- og Varemærkestyrelsens ord og dom for, at der ikke eksisterer forvekslingsrisici mellem de to figurmærker i den verserende sag, og rent sagligt mener vi stadigvæk, at Kodak uretmæssigt anklager os for at bruge et firgurmærke, der kan forveksles med Kodaks.

Vi mener ikke at Kodak har formået at komme med afgørende nye beviser i sagen, hvorfor vi henstiller til, at sagen nu afgøres én gang for alle…"

Med brev af 30. september 2010 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende kommentarer:

"… Vedrørende varemærket

Som svar på Ankenævnets brev af den 17. september 2010 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 11. december 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

Klager Eastman Kodak Company v/ Budde Schou A/S har med brev af 1. november 2010 kommenteret Styrelsens brev med følgende:

"… Vi har noteret os, at Patent- og Varemærkestyrelsen i sin supplerende udtalelse af 30. september 2010 har fastholdt den tidligere trufne afgørelse, under henvisning til, at der ikke er anført noget nyt under behandlingen af sagen i Ankenævnet. Det skal i denne forbindelse understreges, at formålet med den foreliggende ankesag har været at opnå en ændret vurdering af den faktiske forvekslingsproblematik mellem de respektive mærker.

Vi henviser i denne forbindelse til den omfattende dokumentation for vor klients bestående rettigheder og for den kendsgerning, at de to mærker ligger meget tæt op ad hinanden, idet det bekendtgjorte mærke umiddelbart kan opfattes som en spejlbillede af vor klients mærke, og idet der foreligger fuld interessekonflikt.

Den kendsgerning, at vi i juni 2010 blev kontaktet af indehavernes varemærkeagent med et forligstilbud kan opfattes som en indirekte anerkendelse af forvekslingsfaren. Det hører dog med til billedet, at det modtagne forligstilbud indeholdt krav om en ikke uvæsentlig modydelse fra vor klients side og derfor ikke kunne accepteres.

PÅSTAND
Det henstilles, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 11. december 2009 ændres, og at det bekendtgjorte mærke afvises fra endelig registrering for så vidt angår tjenesteydelser, der kolliderer direkte med vor klients bestående rettigheder…"

Klager Eastman Kodak Company v/Budde Schou A/S har endvidere same dato anmodet om mundtlig forhandling i sagen.

Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra indklagede.

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 2. februar 2011.