RESUMÉ:
AN 2010
00010 – VR 2008 02313 – RENERGIN <w> - Forvekslelighed
Indehaver
af varemærket VR 1950 01185 PHENERGAN <w> gjorde indsigelse mod endelig
registrering af varemærket VR 2008 02313 RENERGIN <w> med henvisning til,
at der er risiko for forveksling mellem de to mærker, idet varerne er af samme
eller af lignende art. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til
følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2010, den 29. september afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Sten Juul
Petersen)
v/Budde Schou
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 27.
januar 2010 vedr. varemærket VR 2008 02313 RENERGIN <w>
Indehavet af
Berlin-Chemie AG
v/Chas. Hude A/S
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Ankenævnet kan tiltræde Patent- og
Varemærkestyrelsens vurdering, hvorefter mærkernes helhedsindtryk er
forskelligt, og mærkerne dermed ikke ligner hinanden. Der henvises i det hele
til Styrelsens afgørelse af 27. januar 2010.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Med brev af 8. januar 2008 indsendte Berlin-Chemie
AG ansøgning om registrering af varemærket RENERGIN <w> for:
Klasse 5: Farmaceutiske præparater, diætetiske
præparater egnet til medicinsk brug, undtagen vitamin præparater.
Mærket blev foreløbigt registreret den 2. juli
2008 og blev publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Den 2. september 2008 gjorde Budde Schou A/S
indsigelse på vegne af May & Baker Limited, Storbritannien mod gyldigheden
af det registrerede mærke RENERGIN <w>. Indsiger henviste til
varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Indsiger
gjorde gældende, at det angrebne mærke RENERGIN er forveksleligt med indsigers
ældre danske varemærkeregistrering VR 1950 01185 PHENERGAN, idet der er
synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne. Indehaver imødegik i brev af 10.
november 2008 indsigelsen. Indehaver fremførte indledningsvist modpåstand om
brug af indsigers mærke, herunder bevis for at det er indsiger som har brugt
mærket. Dernæst gjorde indsiger gældende, at mærkerne ikke ligner hinanden,
idet kun den midterste stavelse er identisk. Indsiger indsendte med brev af 26.
januar 2009 dokumentation for brug af mærket PHENERGAN. Indsiger oplyste, at
mærket er brugt i Danmark af indsigers danske datterselskab Sanofi-Aventis
Denmark A/S og dermed brugt på vegne af indsiger. Indsiger indsendte
efterfølgende en erklæring fra Sanofi-Aventis Denmark A/S som bekræftelse
herpå. Indsiger henviste ydermere til støtte for sin påstand om forvekslelighed
bl.a. til afgørelsen AN 2003 0002, hvor APODOL fandtes forveksleligt med
OPIDOL. Indehaver fastholdt, at mærkerne ikke er forvekslelige og henviste i
brev af 8. juni 2009 til afgørelsen AN 2007 00046 fra Ankenævnet for Patenter
og Varemærker, hvor IPRAXA ikke fandtes forveksleligt med PRADAXA. Indehaver
bestred også, at det indsendte materiale viste, at indsigers mærke har været
kontinuerligt brugt.
Den 27. januar 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge
og opretholdt registreringen af varemærket i sin helhed. Afgørelsen blev
begrundet med følgende:
"… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
"der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke,
fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering
og konklusion
Indsigers mærke: PHENERGAN <w>
Registreret for: Klasse 5: Antihistaminerende midler
Indehavers mærke: RENERGIN <w>
Registreret for: Klasse
5: Farmaceutiske præparater, diætetiske præparater egnet
til medicinsk brug, undtagen vitamin præparater.
Mærkerne PHENERGAN og
RENERGIN består begge af kunstord. Mærkernes lighed må derfor vurderes ud fra
den synsmæssige og lydlige lighed. Ved vurderingen af lighed kan der lægges
vægt på bl.a.: antal sammenfaldende stavelser, antal sammenfaldende bogstaver,
mærkets opbygning, såsom rækkefølgen af stavelser eller bogstaver, herunder
konsonanter og vokaler, og mærkets indledning og afslutning samt
trykfordelingen. Disse kriterier kan give sammen bidrage til helhedsindtrykket
af mærkerne. Stillet op overfor hinanden ses det, at mærkerne
PHE NER GAN
RE NER GIN
begge består af tre
stavelser, hvoraf den midterste stavelse, NER, er identisk. I mærkernes
indledende stavelse benyttes samme vokal, mens konsonanterne G og N er fælles i
sidste stavelse. Forskellene i mærkerne består i den forskellige indledning med
PHE og RE, som også bevirker mærkernes forskellige længde.
Det er styrelsens
vurdering, at mærkernes helhedsindtryk er forskelligt, og mærkerne dermed ikke
ligner hinanden. Mærker med tre stavelser, hvoraf kun én stavelse er identisk,
vil normalt ikke ligne hinanden. Dette kan dog opvejes af sammenfald af
bogstaver eller andre ligheder. Visse af disse ligheder er til stede i
mærkerne, men styrelsen lægger vægt på at mærkernes indledning er forskellig,
idet de indledende stavelser PHE og RE består af henholdsvis 3 og 2 bogstaver
og at første bogstav ikke er ens. Mærkernes afslutning GIN og GAN er også
forskellig. Da det fortrinsvis er mærkernes indledning og afslutning man hæfter
sig ved, bevirker disse forskelle, at mærkerne som helhed ikke ligner hinanden.
Indsiger har henvist til
kendelsen AN 2003 0002 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvor APODOL
fandtes forveksleligt med OPIDOL. Styrelsen skal hertil kommentere, at denne
sammenligning af mærker adskiller sig ved at mærkerne indledes med kun én vokal
og mærkernes afslutning er ens. Derfor ligner disse mærker i højere grad
hinanden end mærkerne i nærværende sag. Indehaver har henvist til kendelsen AN
2007 00046, hvor IPRAXA ikke fandtes forveksleligt med PRADAXA. Denne kendelse
er blevet stadfæstet af Sø- og Handelsretten i V-121-08 den 4. november 2009,
hvor retten henviser til mærkernes forskellige indledning samt omstændigheden
at mærkerne kun én fælles stavelse. Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at retten
også tilkendegav, at mærkernes registrering for farmaceutiske præparater ikke
påvirker forvekslelighedsvurderingen efter § 15, stk. 1, nr. 2, idet hensynet
patientsikkerhed ikke varetages af varemærkeretlige regler.
Det er således styrelsens
vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, uanset eventuelt
sammenfald af varer i klasse 5, idet mærkerne ikke ligner hinanden i
tilstrækkelig grad.
Det er dermed ikke
nødvendigt at tage stilling til indsigers bevis for brug af mærket. Styrelsen
skal hertil nøjes med at bemærke, at indsigers materiale viser, at mærket er
godkendt som lægemiddel i kategorien antihistaminer, og at mærkets eventuelle
benyttelse finder sted på vegne af indsiger gennem indsigers datterselskab
Sanofi-Aventis Denmark A/S.
Vi tager således ikke
indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…"
Denne afgørelse blev ved brev af 29. marts 2010 af klager May & Baker
Ltd. v/Budde Schou indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med
følgende påstand om, at Styrelsens afgørelse omgøres. Klagen blev begrundet med
følgende:
"… Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 27. januar 2010 omgøres.
ANBRINGENDER:
Vi har først i dag
modtaget instruktion om at påklage Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og
har således ikke haft mulighed for at udarbejde argumentation samt indsamle
dokumentationsmateriale. Vi anmoder derfor om den længst mulige frist til
komplettering af klagen.
Under henvisning til § 8,
stk. 3.2 i Bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for Patenter
og Varemærker skal vi desuden meddele, at vi ønsker at indgive yderligere
indlæg i sagen…"
Ved brev af 29. april 2010 fra klager May & Baker Ltd. v/Budde Schou
blev klagen uddybet med følgende:
"… Vi vender hermed
tilbage med følgende uddybning af den indgivne klage af 27. marts 2010.
1. Påstand
Den nedlagte indsigelse
mod gyldigheden i sin helhed af foreløbig varemærkeregistrering VR 2008 02313
RENERGIN tages til følge.
2. Anbringender & beviser:
Til støtte for påstanden
gøres det gældende, at foreløbig varemærkeregistrering VR 2008 02313 RENERGIN
(herefter benævnt ”det yngre mærke”) bør være udelukket fra registrering, som
en følge af sin lighed med klagers ældre danske ordmærke VR 1950 01185 PHENERGAN
(herefter benævnt ”det ældre mærke”) iht. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Det gøres herved
gældende, at der består en risiko for forveksling mellem det yngre og det ældre
mærke, herunder at det antages, at
der er en forbindelse med det ældre mærke, idet det yngre mærke ligner det
ældre mærke, og idet varerne er af samme eller lignende art, hvorfor
registreringen bør erklæres ugyldig i sin helhed, jf. varemærkelovens § 23.
2.1 Varelighed:
Det yngre mærke er
registreret i klasse 05 for: ”Farmaceutiske
præparater, diætetiske præparater egnet til medicinsk brug, undtagen vitamin
præparater”.
Det ældre mærke er
ligeledes registreret i klasse 05 for følgende varer: ”Antihistaminerende midler”.
Der foreligger således
fuld varelighed, idet antihistaminerende midler dels er farmaceutiske
præparater, dels kan indgå i diætetiske præparater egnet til medicinsk brug.
2.2 Mærke-lighed:
Begge mærker er
tre-element mærker på henholdsvis 9 og 8 bogstaver:
PHE NER
GAN
RE NER
GIN
Til støtte for
mærke-ligheden gøres det gældende, at mærkerne er identiske på deres midterste
element og besidder en høj grad af lighed på deres første og sidste elementer.
Samlet set er der således
identitet på 6 bogstaver ud af 8/9 bogstaver, hvor bogstaverne tilmed er
indeholdt i mærkerne i samme rækkefølge og med samme placering.
Ud over den betydelige
visuelle og lydelige lighed, som følger allerede heraf bemærkes endvidere
følgende:
Visuelt er mærkerne forsynet med en kvasi-identitet på tværs af de tre elementer,
idet 7 ud af mærkernes 8/9 bogstaver fremstår næsten ens, jf. ENERGAN overfor
ENERGIN.
Mærkernes midterste del,
ENERG, er således fuldt identisk. Endvidere er mærkernes øvrige dele lignende i
høj grad på nær PH- og R-elementet, idet forskellene alene består i en
udskiftning af vokalen A med I i det identiske suffiks.
Fonetisk giver denne kvasi-identitet en høj grad af lighed i udtalen, hvortil
kommer, at mærkerne under alle omstændigheder udtales med samme rytme og tryk
på de tre elementer.
Endelig giver PH-elementet
alene en begrænset adskillelsesevne overfor det tilsvarende R-element i
fonetisk henseende, uanset PH-elementet består af to bogstaver, idet det
udtales som enkeltbogstavet ”F”.
Begrebsmæssigt er mærkerne kendetegnet ved at være kunstord, hvorfor mærkerne ikke
besidder en adskillelsesevne baseret på deres betydning alene.
Til støtte for
forveksleligheden henviser vi endvidere til Patentankenævnets afgørelser AN
2003 0002 og V 24/90, hvor APODOL blev fundet forveksleligt med OPIDOL,
henholdsvis CEREMAT blev fundet forveksleligt med KERAMAG for varer i samme
klasse, uanset variationerne i disse tre-elementmærker.
Det bestrides endvidere
særskilt, at afgørelsen i Sø- og Handelsrettens sag nr. V-121-08 IPRAXA/PRADAXA
kan lægges til grund for afgørelse af nærværende sag.
Til støtte herfor gøres
det gældende, at vurderingen af mærke-ligheden ikke er parallel til nærværende
sag.
Sø- og Handelsretten
fremhæver således i sine præmisser (dommen side 11), at mærkernes særligt
adskiller sig gennem 1) den distinkte ”I”-begyndelsesvokal overfor den mere
fyldige ”P”-begyndelseskonsonant, 2) det fyldige, i midten placerede ”D” i
PRADAXA og 3) ”I”-begyndelsesvokalens karakter af en selvstændig stavelse.
Hertil kommer, at Sø- og
Handelsretten alene tillægger det vægt, at mærkerne i et vist omfang er visuelt
ens, som følge af 4) bogstavsammenfaldet og 5) navnlig de tre bogstaver i
rækkefølge, dvs. AXA, som udgør endelsen af begge mærker.
Nærværende sag udmærker
sig derimod ved en større lighed mellem mærkerne på samtlige de af Sø- og
Handelsretten fremhævede punkter:
1) Mærkernes første
element er sammensat af en i høj grad lignende konsonant/vokal-kombination,
dvs. RE og PHE, som har samme tryk og lyd, idet PHE udtales ”FE”.
2) Mærkerne har et
identisk mellemelement, NER, som tilmed kan sammentrækkes med den identiske
slutvokal i mærkernes første element og den identiske begyndelseskonsonant i
mærkernes sidste element, til et samlet og dominerende hele, ENERG.
3) Mærkernes første
element har begge flere bogstaver, hvormed vokalen i det ene mærke ikke udgør
en selvstændige, distinkt stavelse.
4) Bogstavsammenfaldet i
nærværende sag er 6 identiske bogstaver. I Sø- og Handelsretssagen var der
alene tale om 5 identiske bogstaver.
5) De 6 identiske
bogstaver i nærværende sag er med samme placering, udtale og rytme i mærkerne.
I Sø- og Handelsretssagen var alene 3 bogstaver placeret ens med samme udtale
og rytme, som mærkernes slutelementer.
Sammenfattende er der
således betydelig visuel og fonetisk lighed, hvormed den fornødne mærke-lighed
er til stede, hvilket yderligere bestyrkes af den samtidigt foreliggende
varelighed.
2.3 Forvekslelighed:
Som en følge af mærkernes
høje grad af lighed og den foreliggende varelighed, er det klagers opfattelse,
at det yngre mærke - efter en helhedsvurdering - indebærer en risiko for
forveksling blandt de relevante forbrugere, herunder at det antages, at det yngre
mærke har forbindelse til det ældre mærke.
Det følger endvidere af
produktreglen, at kravet til mærke-lighed slækkes, når varerne er identiske,
som i det foreliggende tilfælde, jf.
EF-domstolens afgørelse i sag C-342/97 Lloyld/Klijsen (præmis 19) og i sag
C-39/97 Canon/Cannon (præmis 17).
Det bør derfor lægges til
grund, at sædvanligvis velinformerede forbrugere vil anse mærkerne for
forvekslelige, særligt ved det udviskede erindringsbillede, som de fleste
forbrugere vil være stillet overfor i købssituationen.
2.4 Brug af det ældre varemærke:
Indehaveren af det yngre
mærke har under indsigelsessagens behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen
anmodet om dokumentation for brug af det ældre mærke.
Appellanten har herefter
fremlagt udskrifter fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.medicinpriser.dk, som viser brug af
det ældre mærke gennem de seneste 5 år forud for indsigelsen for lægemidler i
klasse 05. Brugen er foretaget af Sanofi-Aventis Denmark A/S med appellantens
samtykke dokumenteret gennem erklæring fra Sanofi-Aventis Denmark A/S, hvortil
kommer, at begge selskaber tilhører den verdensomspændende Sanofi-Aventis
gruppe.
Appellanten henholder sig
til dette materiale, men såfremt materialet ikke anses som fyldestgørende,
anmoder appellanten om lejlighed til at fremkomme med supplerende materiale
forinden Ankenævnet træffer afgørelse i sagen.
På baggrund af
ovenstående henstilles det, at det bekendtgjorte mærke afvises fra registrering
i sin helhed.
Vi imødeser herefter
Ankenævnets videre meddelelse i sagen, idet vi anmoder om at blive gjort
bekendt med bemærkninger fra indehaveren af det yngre mærke, og om at få
mulighed for at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger, forinden der
træffes afgørelse…"
Indklagede Berlin-Chrmie AG v/Chas. Hude A/S har ved brev af 14. juni 2010 kommenteret klagen således:
"… Jeg henviser til
anke fremsat af Budde Schou A/S mod endelig registrering af min klients
varemærke og skal med nedenstående argumenter anmode om, at også Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilbageviser
indsigelsen og tillader, at min klients varemærke bliver fremmet til endelig
registrering i Danmark.
Min klients varemærke
RENERGIN er registreret for klasse 05 "farmaceutiske præparater, diætiske
præparater egnet til medicinsk brug undtagen vitaminpræparater".
Modpartens varemærke
PHENERGAN er registreret for klasse 5 "antihistaminerende midler".
Begge mærker PHENERGAN og RENERGIN er kunst ord, og opstiller man de to varemærker
ovenover hinanden
PHE-NER-GAN
RE-NER-GIN
vil det være tydeligt, at
de kun har en stavelse tilfælles, nemlig den midterste. Særligt det faktum, at
forstavelsen og slutstavelserne er forskellige bevirker efter min vurdering, at
der både visuelt og auditivt er en stor forskel på varemærkerne.
Modpartens varemærke
PHENERGAN har været registreret i mere end 5 år, og modparten er derfor af
Patent og varemærkestyrelsen blevet bedt om at dokumentere, at brugspligten er
opfyldt.
Dette er forsøgt
dokumenteret med indsendelse af materiale som viser, at varemærket bliver brugt
af Sanofi-Avensis Denmark A/S, men vi mener ikke, at der er tilstrækkeligt
materiale som dokumenterer et link mellem Sanofi-Aventis Denmark A/S og
varemærkeindehaveren May & Baker Limited, Storbritannien.
Hertil kommer at vi under
sagens behandling har gjort opmærksom på, at skulle det være dokumenteret, at
varemærket har været brugt, og opfyldt brugspligten, er der tale om et
varemærke, som er et håndkøbsprodukt og derved ikke et af de produkter der kan være
omfattet af den risikoregel, der findes ved vurdering af risiko for
forvekslelighed mellem varemærker for receptpligtige varer i klasse 05.
Endelig vil jeg gerne
igen henvise til to afgørelser, der er truffet af Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, nemlig AN 2006 00016, hvor ankenævnet ikke fandt, at varemærket
MINIMAX var forveksleligt med varemærket MITIZAX samt AN 2007 00046 hvor Ankenævnet
ikke fandt, at EU varemærket PRADAXA var forveksleligt med ordmærket IPRAXA.
Sidstnævnte kendelse er for nyligt blevet stadsfæstet af Sø- og Handelsretten i
V-121-08.
Endelig kan jeg også
henvise til, at min klient ikke har stødt på tilsvarende indvendinger i andre
lande, hvor de også har søgt om registrering af dette varemærke fra vores
modpart i denne sag,
Med henvisning til
ovennævnte samt selvfølgelig også styrelsens afgørelse af 27. januar 2010, skal
jeg derfor venligst anmode Ankenævnet om at opretholde afgørelsen og acceptere
min klients varemærke til endelig registrering i Danmark…"
Patent- og
Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 18. juni 2010 følgende udtalelse i sagen:
"… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt
sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre
opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 27. januar 2010 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…"
Klager May & Baker Ltd. v/Budde Schou har ved
brev af 23. august 2010 meddelt, at man kun ønsker mundtlig forhandling såfremt
modparten ønsker dette.
Der er ikke modtaget yderligere kommentarer fra
indklagede.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 29. september 2010.