RESUMÉ:

AN 2010 00011 – VA 2006 04641 <fig> - Manglende særpræg

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2006 04641 <fig> for den ansøgte klasse 25, idet Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, at det ansøgte mærke manglede det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.

KENDELSE:

År 2010, den 29. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00011

Klage fra

New Balance Athletic Shoe, Inc.,

a corporation of the state of Massachusetts, USA

v/MAQS Law Firm

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 8. februar 2010 vedr. afslag på registrering af varemærke VA 2006 04641 <fig>.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at behandle sagen mundtligt.

Ankenævnet udtaler:

Det er en grundlæggende betingelse for, at et varemærke kan registreres som varemærke, at det har særpræg, jf. VML § 13, stk. 1, jf. § 2. Klagers varemærke udgøres af sålen til en sko. Sålen, der består af formelementer, som kendes fra andre sko, er i sig selv ukarakteristisk og uegnet til at angive skoens oprindelse. For at kunne beskyttes som et varemærke skal klager derfor godtgøre, at sålen har opnået særpræg gennem indarbejdelse, jf. VML § 13, stk. 3, dvs. at forbrugerne som følge af den brug, som klager har gjort af mærket, forbinder dette med netop klager og klagers virksomhed. Ankenævnet finder ikke, at klager har fremlagt oplysninger i sagen, som tyder på, at dette krav er opfyldt. Det understreges i den forbindelse, at det ikke er tilstrækkeligt til at opnå varemærkeret til det ansøgte mærke, at sålen er ”ny” og ”forskellig” fra andre såler, eller at såler af andre skoproducenter undertiden udformes på måder, som er karakteristisk for dem, og i visse tilfælde benyttes som et led i markedsføringen af sko.

Da klagers varemærke savner særpræg, har Ankenævnet ikke fundet det nødvendigt at tage stilling til, om mærket må anses for at være omfattet af VML § 2, stk. 2.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 21. november 2006 indleverede New Balance Athletic Shoe, Inc., a corporation of the state of Massachusetts, USA v/MAQS Law Firm en ansøgning om registrering af følgende figurmærke for:

Klasse 25: Sko.

Med brev af 6. december 2006 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at det ansøgte varemærke manglede særpræg. Styrelsen anførte følgende:

"… Varemærket har ikke det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres.

Deres varemærke viser et skoaftryk eller sålen på en sko. Selve formen af varemærket følger formen af en menneskelig fod, en form der i større eller mindre udstrækning genfindes ved alle sko.

Herudover består mærket af tre rækker af ovale knopper, der må antages at udgøre skoens slidmønster. Selv om slidmønstre varierer fra skomærke til skomærke, giver det ikke varemærket særpræg, da det er funktionsbestemt.

Der findes en halvcirkelformet mønsterdel i skoens for- og bagende. På lige fod med skoens slidmønster, må disse antages at være funktionsbestemte. Ved gang eller løb, vil skoen blive udsat for spidsbelastninger på netop disse steder. Denne del af mønstret er altså alene af funktionel karakter, og kan ikke tjene til give varemærket særpræg.

Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som ikke har særpræg.

Selv om det ikke er muligt umiddelbart at få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis De kan bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.

Et mærke er indarbejdet, når det er kendt inden for branchen som Deres varemærke for de varer eller tjenesteydelser, som det er søgt for. De skal derfor have brugt mærket intensivt eller i en lang periode. Mærket skal være brugt før De indleverede ansøgningen.

De kan bevise, at mærket er indarbejdet, f.eks. ved at indsende en udtalelse fra en brancheorganisation. De kan også indsende materiale i form af annoncer, brochurer, fakturaer og lignende. Materialet skal være dateret og vise, hvordan mærket ser ud, når det bliver brugt. Materialet skal også vise forbindelsen mellem mærket og de varer eller tjenesteydelser det er brugt for.

De bør være opmærksom på, at mærket normalt vil kunne registreres, hvis det får en speciel logomæssig eller grafisk udformning. Herved får De dog ikke eneret til ordene, men kun til mærket i dets helhed. Hvis De ønsker Deres mærke registreret i en sådan udformning, må De indsende en ny ansøgning og betale et nyt gebyr. Ved undersøgelsen af det nye mærke kan det vise sig, at der er andre hindringer for registrering af dette mærke.

Vi har i øvrigt undersøgt, om mærket er identisk med eller kan forveksles med andre varemærker. Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan opfattes som et navn på en anden person eller en andens virksomhed, eller om det kan krænke en andens ophavsret.

Vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og 15.

Vi har ikke fundet sådanne rettigheder, som Deres mærke kan være i strid med. Der kan dog være EU varemærker og Madrid Protokol mærker, som vi ikke havde oplysning om, da vi undersøgte Deres mærke.

Hvis vi ikke hører fra Dem senest den 6. april 2007, vil vi afslå at registrere Deres mærke…"

Med brev af 10. august 2007 bad ansøger Patent- og Varemærkestyrelsen om at overveje sagen igen. I den forbindelse blev det anført, at Styrelsens henvisning til, at de ovale knopper udgør et slidmønster og derved er funktionsbestemt, ikke er korrekt. Ansøger mente derimod, at der er tale om et mønster på en skosål, der i sagens natur slides ved brug af skoen, men mønsteret er ikke udformet med henblik på at udgøre et egentligt slidmønster, som f.eks. på dæk. Mønsteret på sålen er derimod udformet med henblik på at skabe kendetegnsfunktion og derigennem få forbrugeren til at associere til skoens oprindelse, når sålen ses og derved umiddelbart identificeres som oprindelsesangivelse. Herudover anførte ansøger, at der eksisterer alternative formgivningsmæssige muligheder på løsning af et funktionelt krav til skoens holdbarhed end udformningen af mærket som ansøgt, hvorfor ansøger ikke mente, at § 2, stk. 2 var opfyldt…"

Med brev af 3. oktober 2007 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen på ny et afslag med følgende begrundelse:

"… Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget Deres brev af 10. august 2007. I brevet fremhæver De den henvisning styrelsen gør mellem §§ 2 og 13.

For en god ordens skyld skal styrelsen gøre opmærksom på, at vurderingen er foretaget på baggrund af § 13, stk. 1. Når styrelsen henviser til at enkeltelementerne, er dette en henvisning til at disse ikke i sig selv giver mærket særpræg.

De henviser endvidere til Retten i Første Instans afgørelse i T-393/02. Styrelsen kan i vid udstrækning erklære sig enig i Deres udlægning. Det fremgår dog også af afgørelsen, at en forbruger ikke er vant til opfatte vareudstyrsmærker, hvorfor særpræg er sværere at dokumentere.

Endvidere har de sidst i Deres brev vedlagt to ansøgninger fra Adidas. Styrelsen skal her bemærke, at begge mærker er afbilledet med Adidas kendte tre striber ned af siden, hvorfor en direkte sammenligning ikke virker relevant.

Som det fremgår af styrelsens breve af 6. og 7. december 2006, er Deres mærke sammensat af en række ikke særprægede enkeltelementer. Hverken disse enkeltelementer eller den helhed der fremkommer ved sammensætningen af dem er efter styrelsens opfattelse tilstrækkeligt til at give mærket særpræg. Styrelsen skal derfor fastholde vores vurdering i de ovennævnte breve. Det er derfor styrelsens holdning, at mærket ikke har det fornødne særpræg.

De må give os besked om, hvordan De ønsker at forholde Dem i sagen. Hvis vi ikke har modtaget Deres reaktion senest den 3. februar 2008, vil vi tage stilling til ansøgningen på det foreliggende grundlag…"

I breve af 3. juni 2008 bad ansøger igen Patent- og Varemærkestyrelsen om at genoverveje sagen. I den forbindelse anførte ansøger, at den relevante omsætningskreds for de i sagen omhandlede produkter, hovedsageligt består af unge personer mellem 18-30 år. Denne omsætningskreds er langt mere opmærksom på designdetaljer, herunder elementer på skosåler, end den gennemsnitlige forbruger. Målgruppen er således i stand til at adskille produkter ved hjælp af mønster på eksempelvis en sål, og denne indgår følgelig som et vigtigt designelement for producenterne, som netop ud fra forbrugernes ønsker bevidst tilstræber at adskille og individualisere netop deres produkter fra konkurrenternes ved hjælp af særprægede designelementer for blandt andet skoens sål.

Med brev af 3. september 2008 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

"… I brevene argumenterer du for, at mærkerne har det til registreringen fornødne særpræg. Du henviser bl.a. til, at den relevante omsætningskreds hovedsageligt består af unge personer mellem 18-30 år, som er særligt opmærksom på designdetaljer så som slidmønstret på sko.

Herudover henviser du til en række CTM-registreringer, hvor OHIM har accepteret en række aftryk af såler og snuder i klasse 25. I den forbindelse gør du opmærksom på, at EU-Domstolen vil fortolke den danske Varemærkelovs § 13 og Varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra b ens.

Uanset at flere af de fremdragne mærker, kan siges at være sammenlignelige med de to nærværende ansøgninger, skal vi gøre opmærksom på, at dansk praksis ikke er identisk med OHIM-praksis, og at vi ikke er forpligtiget til at følge den praksis, OHIM udstikker.

Vi skal derfor fastholde, at varemærkerne ikke har det særpræg, varemærker skal have for at kunne registreres.

Som det fremgår af styrelsens breve af 6. og 7. december 2006, er Deres mærker sammensat af en række ikke særprægede enkeltelementer. Hverken disse enkeltelementer eller den helhed der fremkommer ved sammensætningen af dem, er efter styrelsens opfattelse tilstrækkeligt til at give mærkerne særpræg. Styrelsen skal derfor fastholde vores vurdering i de ovennævnte breve. Det er derfor styrelsens holdning, at mærkerne ikke har det fornødne særpræg.

Vi henviser til varemærkelovens § 2, jf. § 13, stk. 1.

Du skal senest den 3. januar 2009 oplyse os om, hvordan du vil forholde dig i sagen. Hvis vi ikke har modtaget dit svar, vil vi afslå at registrere mærket…"

I brev af 20. januar 2010 bad ansøger Styrelsen overveje sagen igen. I den forbindelse anførte ansøger, at det var ansøgers opfattelse, at mærket besidder det fornødne særpræg, herunder at mærket ikke er en gengivelse af et mønster, som er funktionsbestemt. Herudover anførte ansøger, at et mønster på en sål kan udgøre et slidmønster forstået som at have til formål at sikre skoens greb i underlaget. Dette mente ansøger imidlertid ikke ændrede ved det faktum, at udformningen af et sådan mønster kan være mangfoldigt, samt at et mønster på en sål også, eller eventuelt samtidig, kan være et selvstændigt designelement på skoen og dermed have evne til at adskille produktet fra andre sko. Ansøger anførte endvidere, at udformningen af skosålen er opstået med designmæssige overvejelser, og sålen indeholder en speciel konstruktion af knopper og flader, som hver især er specielle ved blandt andet den ovale form. Sålen på det ansøgte varemærke indeholder en uforventet, ikke oplagt eller nærliggende udformning. Ansøger anførte også, at det ikke havde været hensigten, at ansøgers sko eller støvler skulle have en funktionsbestemt ydersål, da indersålen er så beskyttende og stabil, at ydersålen blot skulle fremstå designmæssig og kreativ og anderledes fra alle andre såler, hvorfor sålernes udformning ikke er funktionsbestemt. Endvidere anførte ansøger, at en udformning som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat må fortolkes som den eneste (nødvendige og udelukkende) mulige løsning på et teknisk/funktionelt problem. Ansøger mente derfor, at beskyttelse burde gives, hvor der eksisterer alternative formgivningsmæssige muligheder, hvorved den ansøgte form ikke er rent teknisk/funktionelt betinget.

Med brev af 8. februar 2010 afviste Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt at registrere det ansøgte varemærke med følgende begrundelse:

"… Styrelsen fastholder sit afslag og vil derfor nu afslå at registrere mærket for de ansøgte varer på grund af manglende særpræg.

Afslaget dækker:

Klasse 25: Sko.

Vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres.

Det fremgår af EU-Domstolens afgørelse C 299/99 præmis 81 og 83, at formuleringen ”nødvendig for at opnå et teknisk resultat”, som er anvendt både i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 og i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, ikke indebærer, at denne absolutte registreringshindring kun finder anvendelse, såfremt den omhandlede udformning er den eneste, som gør det muligt at opnå det ønskede resultat. Domstolen har i præmis 81 fastslået, at ”andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, [ikke] medfører, at registreringshindringen ikke finder anvendelse”, og at ”registrering af et tegn, der består af den [omhandlede] udformning [er udelukket], selv om det pågældende tekniske resultat kan opnås gennem andre udformninger”. Det er følgelig tilstrækkeligt, for at denne absolutte registreringshindring finder anvendelse, at udformningens væsentlige kendetegn har de tekniske egenskaber, der er nødvendige for opnåelsen af det ønskede tekniske resultat, således at de skyldes hensynet til det tekniske resultat.

Dit argument om, at varemærket ikke er udtryk for den eneste mulige løsning på et teknisk/funktionelt problem er således ikke afgørende for vurderingen af hvorvidt § 2, stk. 2 finder anvendelse.

Dit varemærke viser et skoaftryk eller sålen på en sko. Selve formen af varemærket følger formen af en menneskelig fod, en form der i større eller mindre udstrækning genfindes ved alle sko.

Herudover består varemærket af tre rækker af ovale knopper, der må antages at udgøre skoens slidmønster. Selv om slidmønstre varierer fra skomærke til skomærke, giver det ikke varemærket særpræg, da det er funktionsbestemt.

Vi henviser til varemærkelovens § 2, stk. 2, som ikke giver mulighed for at få eneret til mærker som udelukkende består af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat og § 13, stk. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som ikke har adskillelsesevne eller særpræg.

Vi har afgjort sagen efter varmærkelovens § 20, jf. § 2, stk. 2 og § 13, stk. 1…"

Denne afgørelse indbragte New Balance Athletic Shoe, Inc., a corporation of the state of Massachusetts, USA v/MAQS Law Firm med mail af 8. april 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om at omgøre Styrelsens afgørelse. Klagen er nærmere begrundet som følger:

"… Der nedlægges påstand om at afgørelsen omgøres, således at VA 2006 04641 fremmes til registrering.

Anbringender

Det gøres gældende

- at det ansøgte varemærke ikke udelukkende består af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat i strid med varemærkelovens § 2, stk. 2, samt

- at det ansøgte mærke besidder fornødent særpræg i øvrigt, jf. varemærkelovens § 13.

Beviser

Der henvises foreløbigt til de fremlagte bilag i ansøgning om registreringen af VA 2006 4641, i brev af 20. januar 2010, som forefindes hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Idet sagen synes egnet til mundtlig forhandling, anmodes der om at klagesagen behandles mundtligt ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Grundet indsamling af dokumentationsmaterialer samt korrespondancer med vores udenlandske klient, skal vi anmode Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at svarfrist indgivelse af den endelige ankebegrundelse, ligesom der tages forbehold for yderligere anbringender og beviser…"

Med brev af 25. maj 2010 indsendte klager, New Balance Athletic Shoe, Inc., a corporation of the state of Massachusetts, USA v/MAQS Law Firm uddybende klage og fremførte:

"… Varemærkeansøger, New Balance Athletic Shoe, Inc. har ansøgt om registrering af et figurmærke bestående af en gengivelse af en skosål set nedefra (VA 2006 04641). Patent- og varemærkestyrelsen afslog endeligt den 8. februar 2010 ansøgningen om varemærkeregistrering, hvorfor denne afgørelse indklages for Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Mærket indgår i ansøgers skomodel, som går under modelnavnet Grounder Hi, som i 2006 var ansøgers bedst sælgende sko i Danmark. Skoene er en type sneakers i en lav henholdsvis en støvleformet model. Vedlagt som bilag 1 er billede af skoene.

Registrering af varemærket VA 2006 04641 er afvist med den begrundelse, at varemærket er funktionsbestemt.

Idet det er ansøgers overbevisning, at 1) varemærket besidder fornødent særpræg i henhold til såvel dansk som EU-ret, at 2) der ikke findes nogen lignende originale skosåler på markedet, og at 3) varemærket ikke er funktionsbestemt, nedlægger ansøger overfor ankenævnet følgende

PÅSTAND

Afgørelsen omgøres, således at VA 2006 04641 fremmes til registrering.

Ansøger anmoder om mundtligt høring i sagen, og ønsker at medbringe et par sko indeholdende det ansøgte mærke. I det tilfælde at Ankenævnet ikke ønsker at høringen skal være mundtlig ønsker ansøger at fremsende et eksemplar af skoen forinden nævnets votering.

Beskrivelse af varemærkeansøgning VA 2006 04641

Fig. 1 (baggrunden for ansøgning) Fig. 2 (til illustration)

Fig. 1, viser den tegning, som ligger til grund for ansøgning af varemærket, og fig. 2 viser, hvorledes sålen er udformet i produktion.

Ansøger erkender, at det indleverede mærke ikke er en tydelig gengivelse af ansøgers mærke. Det er derfor et ønske fra ansøgers side, at indlevere et nyt billede for ansøgningen, som er tydeligere og vil kunne vise mærkets særpræg bedre.

Styrelsen har afvist varemærket med henvisning til varemærkelovens § 2, stk. 2, som fastlægger, at der ikke kan erhverves varemærkeret til et mærke som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og varemærkelovens § 13, stk. 1, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som ikke har adskillelsesevne eller særpræg.

Styrelsen begrunder sin afgørelse af 8. februar 2010, med at ”mønstret er altså af funktionel karakter, og kan ikke tjene til at give varemærket særpræg”.

Patent- og Varemærkestyrelsen har blot afvist registreringen med bemærkningen om, at mærket er funktionsbestemt, og at sålens mønster alene er af funktionel karakter. Styrelsens afvisning af 8. februar 2010 er ikke baseret på nogen form for dokumentation for Styrelsens begrundelse. Styrelsen har eksempelvis ikke henvist til og dokumenteret internetsøgninger for såler, der er lignende, eller dokumenteret, at udformningen af såler er funktionsbestemt eller andet, der kunne bevirke, at Styrelsen kunne løfte beviset for, at mærket ikke har særpræg.

Ansøger bemærker indledningsvis, at udgangspunktet efter varemærkelovens § 2 er, at et varemærke – adskillelsesevne forudsat - kan bestå af alle arter tegn, herunder varens afbildning, form eller udstyr, jf. stk. 1, nr. 3 og 4.

Det bestrides, at mærket som afbildet skulle være funktionsbestemt, og det bestrides så meget desto mere, at mærket ”udelukkende” skulle bestå af en udformning som er af funktionel karakter, ligesom det følgelig bestrides, at mærket ikke skulle have adskillelsesevne eller særpræg.

”Funktionsbestemt”

Så vidt vi kan se har Styrelsen blot antaget, at såler på sko tjener en funktion, og at mønsteret på en sål udgør et slidmønster. Imidlertid er det ikke givet, at en sko skal være udstyret med et ”slidmønster” forstået som et mønster, som skal styrke skoens ”vejgreb”. Der findes et utal af sko, som har en flad sål uden særlige mønstre på undersiden eller med underflader, som alene er præget af en meget enkelt udførelse, såsom små huller, nubre eller lignende.

Det medgives, at et mønster på en sål kan udgøre et slidmønster forstået som at have til formål at sikre skoens greb i underlaget. Dette ændrer imidlertid ikke ved det faktum;

at udformningsmuligheder af et sådant mønster kan være mangfoldigt, ja direkte uendeligt, og
at et mønster på en sål også, eller evt. samtidig, kan være et selvstændigt designelement på skoen og dermed have evne til at adskille produktet fra andre sko, samt
at der fra industrien og markedet bliver lagt meget vægt på sålers udformning, som det senere vil blive belyst.

Udformningen af ansøgers mærke er opstået med designmæssige overvejelser, og sålen indeholder en specielt konstruktion af knopper og flader, som hver især er specielle ved blandt andet den ovale form og buen på fladerne i tå og hæl.

Hvis der blot havde været tale om et slidmønster kunne man have lavet sålerne rillet, hullet, nubret eller på mange måder anderledes end tilfældet er i de ansøgte mærker. Allerede af den grund må der foreligge særpræg.

Det har været ansøgers hensigt, ved frembringelsen af sålen, at fremstille en sål der ikke er set på markedet før. Dybe/ høje knopper er ikke sædvanligt for såler, og det er således yderst usædvanligt at designerne har valgt 28 knopper, og at disse er opstillet, forskudt af hinanden.

Styrelsen finder, at selve formen af varemærket følger formen af en menneskelig fod, en form der i større eller mindre udstrækning genfindes ved alle sko. Det er ligeledes ansøgers opfattelse, at de fleste skosåler følger formen af en fod. Der er derfor også meget fokus på at ansøgers såls udtryk skal være forskellig fra, hvad der findes på markedet.

Det er ansøgers klare overbevisning, at der ikke findes nogen lignende originale skosåler på markedet.

Mønsteret på skoen/sålen er således ikke funktionsbestemt, men er derimod udformet med henblik på at skabe kendetegnsfunktion og derigennem få forbrugeren til at associere til skoens oprindelse. Når sålen ses, identificeres den af den relevante forbruger, umiddelbart som en oprindelsesangivelse - eller med andre ord - som varemærke.

Ansøger har haft nøje overvejelser over, hvilket udtryk der skulle gives til de relevante forbrugere. Designere af skosåler har utallige muligheder for kombinationer af huller, riller, cirkler mv. i sålen, brug af forskellige niveauer samt mange andre til- eller fravalg.

Dertil kommer, at sko altid eller dog meget ofte præsenteres og markedsføres vist med sålen opad jf. bilag 2. Flere af de herind indeholdte billeder er nye i forhold til det for Styrelsen fremlagte. Skobranchen anser med andre ord sålen for værende lige så vigtig i design- og markedsføringsøjemed som resten af skoen, hvilket ligeledes kan ses af de eksisterende varemærkeregistreringer for såler.

I den forbindelse skal det også påpeges, at grunden til, at sålen set nedefra netop et er væsentligt og meget benyttet designelement inden for skobranchen, er, at sålens underside er meget hyppigere eksponeret, end lægfolk umiddelbart er opmærksomme på. Når man går, ses skosålen eksempelvis fra siden og nedenunder ved hvert skridt, ligesom tilfældet er, hvis man sidder med benene over kors. Sålen ses også tydeligt når man fx løber og hopper.

”Særpræg”

Sålens udformning er karakteriseret ved et mønster med ovale knopper i tre rækker, der følger sålens længde, og som afsluttes ved sålens tå og hæl med afrundede forhøjninger, der har det designmæssige formål at samle sålens grafiske udtryk ved at indramme de gentagne knopper og derved give sålen sit særlige ”look”, der formår at adskille sålen fra andre. Sålen på ansøgers varemærke indeholder en uforventet, ikke oplagt eller nærliggende udformning.

Ansøgningen indeholder en karakteristisk sål, som fra siden danner en meget grov profil, og som set fra neden er lavet af en række forhøjninger i sålen udformet som ovale trædepuder, fordelt jævnt forskudt hen over sålen, de fleste steder med tre forhøjninger side om side, men med et større mellemrum midt under sålen. Knopperne på sålen fremtræder derfor som ”tænder”. Det er nøjagtig den udformning og tanke, der har været designerens hensigt.

Skosåler som kendetegn

Det er i designkredse anerkendt, at såler kan have en stor indvirkning på forbrugers ønske til at købe skoproduktet. Vedlagt som bilag 3 er en erklæring som Jesper von Weiding, er kommet med en udtalelse ang. skos såler og hvor vigtigt design af disse er. Jesper von Weiding uvildig i denne sag og er bestyrelsesmedlem i bl.a. DDA – Danish Design Association, som er brancheforening for den danske designbranche, se vedlagte bilag 4, som er kopi af Jesper von Weidings CV.

Ydermere er vedlagt en underskrevet erklæring fra butiksindehaveren af trendbutikken STORM, Rasmus Storm, som bilag 5. En kort beskrivelse af butikken STORM, som er en toneangivende butik inden for design, som mange danske magasiner henter inspiration fra, er vedlagt som bilag 6.

I praksis er der flere eksempler på at såler kan fungere som kendetegn for firmaet, der står bag. Et godt eksempel, er Christian Louboutin’s såler, som også er nævnt af Jesper Von Weiding og indehaveren af trendbutikken STORM. Vedlagt som bilag 7 er billeder af sko fra denne franske designer samt en kort beskrivelse af skoene og designeren bag. Louboutin’s sko er blandt andet velkendte på grund af den røde sål. Et andet skomærke, kan fremhæves i denne sammenhæng, er LLOYDS, som bærer en rød linje over sålens hæl. Et billede af et eksemplar af LLOYDS sko er vedlagt som bilag 8. Det er i begge tilfælde kendetegn, der netop syner ved gang mv. som nævnt ovenfor. Et tredje eksempel på en særegen sål er sålerne på den nye danske designer, Camilla Skovgård, der ligeledes netop har brugt sine skos såler til at skabe opmærksomhed omkring varemærket. Vedlagt er bilag 9, som er kopi fra www.camillaskovgaard.com og kopi af omtale af de karakteristiske såler på en mode bloggen www.modeinsider.wordpress.com.

Et andet varemærke som også gør sig bemærket ved at bruge sålen som blikfang er det kendte modehus Burberry. Det fremgår af nedenstående billede at Burberry har brugt deres verdensberømte ”Check” varemærke på deres trainers såler. Det har, for Burberry, ligesom for ansøger, været væsentligt at sætte sit varemærke på sålen, således der efterlades et aftryk fx i sandet hvor skoen har været gået med. Det vil for de fleste være muligt at se på aftrykket i sandet, at her har en person i Burberrysko gået.

I den forbindelse kan henvises dels til den række af varemærkeregistreringer af sko og såler gældende for Danmark, jf. videre herom nedenfor, og dels til markedet for sko, herunder sportssko, hvor kendetegnet og oprindelsesangivelsen både ses på skoen og på sålen eller fra aftryk heraf. De fleste sportsudøvere hopper, løber, ”sidder på bænken” og falder mv. i løbet af en sportsudøvelse, hvorved skoen/sålen og mønsteret heri eksponeres. Tilmed er sålen, som også tidligere er nævnt, meget ofte vist i annoncering og reklamer for skoene og anvendes og anerkendes derigennem som kendetegn for indehaveren af mærket jf. bilag 2.

Hvad gælder for den ansøgte sål er, at sålen er et kendetegn for ansøgers sko, og forbrugerne netop vælger at købe denne sko på grund af dens udformning. Som bekendt findes der mange sko, herunder sneakers på markedet, men ansøgers sko adskiller sig fra disse ikke udelukkende, men specielt på grund af udformningen af sålen.

Ansøger bemærker at det er mærkets udseende og ikke mærkets anvendelse, der skal være særegen, og at netop det ansøgte mærke har et så specielt udtryk, at kravet om distinktivitet og særpræg er opfyldt.

Da der er et meget stort udvalg af sko med meget forskelligt udformede såler på markedet, er der lagt en stor indsats i at udforme et individuelt og særpræget udtryk fra ansøgers side i netop denne sål.

Det, at det ansøgte varemærke indeholder så mange særegne elementer, som ikke ses på andre sko, gør, at beskyttelse bør gives.

Tidligere registreringer af såler som varemærker gældende for Danmark

Sålers udformning er vigtige dele af skoindustriens varemærker, og er den del af de metoder, skoproducenter har for at skille sig ud fra hinanden – med andre ord – til at give forbrugeren en ide om skoens oprindelse, som bl.a. LLOYDS, Christian Louboutin, Camilla Skovgaard og ansøger gør.

Ansøger har tidligere for Styrelsen nævnt og vedlagt, en række EU-varemærkeregistreringer, som er registreret for såler. Patent- og Varemærkestyrelsen har tidligere fundet, at man ikke ser sig bundet af den praksis, der følges i andre lande. Ansøger mener, at harmoniseringen af varemærkelovene bevirker, at Styrelsen som udgangspunkt bør være bundet eller dog bør tillægge det vægt - at så mange af de lande, som vi i øvrigt sammenligner os med også på det varemærkeretlige område, har valgt at registrere såler som varemærker.

Nedenfor er tre eksempler på EU-varemærker, der ligeledes gælder for Danmark, der er blevet registeret for sko:

CTM 1901222

CTM 2579894

CTM 443077

Disse sammenholdt med ansøgers mærke, gør at ansøger er uforstående overfor, hvorledes ansøgers mærke findes for usærpræget til at blive registreret.

Styrelsens beskrivelse af ansøgers mærke må forstås således, at Styrelsen opfatter mærket som varen eller en del af varen selv. Dette betyder imidlertid ikke, at mærket ikke har adskillelsesevne og kendetegnskarakter og dermed særpræg, jf. bl.a. de nedenstående registreringer, som i samme grad må siges at udgøre varens form, er blevet registreret i Danmark;

VR 2003 02771

VR 1996 03035

VR 1997 03286

Forbrugerne

Sålen og snuden er på ansøgers varemærker udformet på en sådan måde, at forbrugerne, ved genkendelse af udformning, vil blive ledt til at købe netop denne sko, i en forvisning om, at den stammer fra den producent, som de forbinder med kendetegnene. Denne ledning af forbrugerne er et spørgsmål om genkendelse visuelt, men også et bevis på forbrugernes ønske om at blive associeret med bestemte varemærker.

Det skal desuden fremhæves, at forbrugerkredsen for de omhandlede produkter, det vil sige især unge i alderen 18-30 år, er langt mere opmærksomme på designdetaljer, herunder elementer som skosåler, end den gennemsnitlige forbruger. Målgruppen er således i stand til at adskille produkter ved hjælp af et mønster på en sål, og disse detaljer indgår følgelig som vigtige designelementer for producenterne, som netop ud fra forbrugernes ønsker bevidst tilstræber at adskille og individualisere sine produkter fra konkurrenternes ved hjælp af særprægede designelementer for bl.a. skoens sål.

Det er meget almindeligt, at producenter af sko dekorerer skoene med deres mærke for at gøre produkterne attraktive og salgsbare, men en afgørende grund er også den, at forbrugerne, som nævnt bliver opmærksomme på lige netop denne sko, idet den er produceret og designet af en bestemt fabrikant.

For den relevante forbruger vil ansøgers mærke og selv små tegn heri, være tilstrækkelige til at indikere et tilhørsforhold mellem vare og fabrikant, hvilket i særdeleshed skyldes disse mærkers iøjnefaldende karakter.

Der er tale om et særpræget varemærke, der består af dele af en vare, nemlig en skosål, eller et skoaftryk bestående af større og mindre, halve og hele ovale dele, som kendetegner netop denne sko og aftryk.

Anbringender

Det gøres gældende, at det ansøgte varemærke ikke udelukkende består af en udformning af varen som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat i strid med varemærkelovens § 2, stk. 2.

Det ansøgte mærke er efter ansøgers og vor opfattelse fuldt ud registrerbart, bl.a. under henvisning til at et varemærke i medfør af Varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4 meget vel kan bestå af en vares form. Det ansøgte varemærkes udformning følger ikke alene af varens egen karakter, og er ikke nødvendigt for at opnå et teknisk resultat og giver heller ikke varen en særlig værdi. De i § 2, stk. 2 nævnte begrænsninger finder således ikke anvendelse i denne sag.

Vi er yderligere af den opfattelse, at det ansøgte mærke i meget høj grad har kendetegnsfunktion, jf. § 13.

Mønsteret på skoen/sålen er udformet med henblik på at skabe kendetegnsfunktion og derigennem få forbrugeren til at associere til skoens oprindelse, når sålen ses og derved umiddelbart identificeres som oprindelsesangivelse - eller med andre ord - som varemærke.

Ansøgningen VA 2006 04641 består udelukkende af en afbildning af den særegne sål. Denne er som tidligere nævnt designet specielt for at være blikfang for forbrugerne, og den adskiller sig tydeligt fra andre såler på markedet. Det er på baggrund af ovenstående tydeligt, at sålen har særpræg.

Ansøger anmoder om mundtligt høring i sagen og mener at, en indlevering af et nyt billede af ansøgers mærke vil bestyrke ansøgers påstand om at ansøgers bør mærke registreres, da det besidder fornødent særpræg og at mønsteret på sålen ikke er funktionsbestemt.

Ansøger mener, at nævnet ligeledes bør registrere mærket da mærket er meget beskyttelsesværdigt, og at det efter ansøgers bedste overbevisning ikke muligt at finde på markedet – hverken netop nu eller på ansøgningstidspunktet - skosåler der er identiske med eller ligner ansøgers…"

Med brev af 8. juni 2010 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse til sagen:

"… Vedrørende varemærket

Som svar på Ankenævnets brev af 26.maj 2010 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har bl.a. henvist til, at der som EU-varemærker er accepteret en række ”skosåler”, og at styrelsen derfor under hensyn hertil også bør acceptere den i nærværende sag ansøgte skosål til registrering.

Styrelsen skal hertil indledningsvist bemærke, at der efter styrelsens opfattelse og praksis principielt set intet er til hinder for, at afbildninger af skosåler kan registreres som varemærke. Dette forudsætter dog, at den pågældende skosål opfylder kravene i varemærkelovens §§ 2 og 13. I denne sag finder vi, at hverken kravene i varemærkelovens § 2, stk. 2 eller § 13, stk. 1 er opfyldt, hvorfor styrelsen har afslået mærkets registrering.

Styrelsen finder videre, at styrelsens nægtelse af registrering af det ansøgte mærke ikke adskiller sig fra den praksis, der er anlagt af OHIM. Således har OHIM – hvilket også må være klager bekendt – afslået at registrere følgende mærker, som klager tidligere har ansøgt registreret som EU-varemærke:

CTM006877625

CTM005529243

CTM005522883

Det skal i den forbindelse bemærkes, at klager ankede OHIM’s afgørelse om afslag på registrering af CTM005522883 til OHIM’s Board of Appeal, som den 15. september 2008 i sagen R 714/2008-2 stadfæstede OHIM’s afslag. Kopier af udskrifter fra CTM-Online og afgørelsesdatabasen for OHIM’s Boards of Appeal vedlægges som bilag A.

Tilsvarende ses det også af Sø- og Handelsrettens dom af den 15. april 2010 i sagen V-81-07, at Sø- og Handelsretten ikke fandt, at klagers mærke har særpræg, idet Sø- og Handelsretten bl.a. anfører følgende:

”Såvel OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) som Patent- og Vare-mærkestyrelsen har afvist ansøgninger fra New Balance om varemærkeregistrering af GROUNDER HI’s sål og snude uden tegnene PF FLYERS. Bestsellers brug af en lignende skosål og -snude uden tegnene PF FLYERS findes herefter ikke at indebære nogen krænkelse af New Balances varemærker.”

Det skal i den forbindelse bemærkes, at klager under sagen ved Sø- og Handelsretten henviste til bl.a. følgende af klagers registrerede EU-varemærker:

CTM005518568

CTM005519905

Som det fremgår af disse mærker, indgår ordelementet PF FLYERS i figurlig skrift i begge disse mærker. Når Sø- og Handelsretten således konstaterer, at ”Bestsellers brug af en lignende skosål og -snude uden tegnene PF FLYERS findes herefter ikke at indebære nogen krænkelse af New Balances varemærker” understreger dette, at heller ikke Sø- og Handelsretten har fundet, at sålen i sig selv har særpræg.

Videre anfører Sø- og Handelsretten følgende:

”GROUNDER HI [der er klagers sko] er som nævnt et redesign af sko fra 1949 med rødder tilbage til 1930’erne, hvis særpræg igennem årene har vist sig i den høje snude med lodrette ribber, i ydersålen med trædepuder i det særlige mønster, som er vist i det ovenfor viste registrerede figurmærke, og som er forsynet med små stjerneformede punkter, og i en lodret ”jernbane-stribe” bag på hælen.”

[...]

”Retten finder på denne baggrund, at såvel GROUNDER HI som NUMBER 5 har et sådant særpræg og er udtryk for en sådan selvstændig indsats, at de er omfattet af den beskyttelse mod efterligning, som følger af markedsføringslovens § 1.”

Som det fremgår heraf, så tilkender Sø- og Handelsretten klagers sko GROUNDER HI en vis beskyttelse, således at skoen under hensyn til samtlige de nævnte detaljer, nemlig ”den høje snude med lodrette ribber”, ”ydersålen med trædepuder i det særlige mønster, som er forsynet med små stjerneformede punkter” og ”den lodrette ”jernbane-stribe” bag på hælen”, samt den mangeårige brug heraf på markedet, er beskyttet mod efterligning efter markedsføringslovens § 1.

I nærværende sag er det ansøgte varemærke imidlertid foruden de anførte delelementer, der fremhæves af Sø- og Handelsretten, nemlig ”den høje snude med lodrette ribber”, ”ydersålen med trædepuder i det særlige mønster, som er forsynet med små stjerneformede punkter” og ”den lodrette ”jernbane-stribe” bag på hælen”. Disse delelementer må – dommens ordlyd taget i betragtning – anses for i sammenhæng med den mangeårige brug heraf, at have været ganske afgørende for, at Sø- og Handelsretten nåede til det resultat, at klagers sko er beskyttet mod efterligninger efter markedsføringslovens § 1. Det kan derfor også sluttes, at klagers skosål i sig selv uden de ovenfor beskrevne supplerende delelementer, som denne foreligger ansøgt i nærværende sag, ikke blev anset for i sig selv at have særpræg af Sø- og Handelsretten.

Udskrift af Sø- og Handelsrettens afgørelse vedlægges som bilag B

Klager har i denne forbindelse tillige henvist til, at ”sko altid eller dog meget ofte præsenteres og markedsføres vist med sålen opad”. Styrelsen har søgt yderligere at belyse denne påstand, og styrelsen har måttet konstatere, at der hverken på Skoringen’s, Paw Sko’s, Bianco Footwear’s, Zjoos’ eller Ecco’s hjemmesider markedsføres sko på en sådan måde, at skoens sål vises. Udskrifter fra de omtalte hjemmesider vedlægges som bilag C.

Styrelsen finder derfor klagers påstand herom for ikke at være tilstrækkeligt underbygget, og i hvert fald ikke underbygget i et sådant omfang, at det bør have indflydelse på vurderingen af registrerbarheden af det ansøgte mærke.

Der er således ikke tale om, at det er normalt – endsige ofte forekommende – at det visuelle indtryk som sålen på en sko måtte give, er væsentlig for markedsføringen af skoen. Derimod viser styrelsens undersøgelse, at det derimod er de tekniske karakteristika ved skoens sål, der undertiden fremhæves ved markedsføringen af skoen, herunder sålen ”skridsikkerhed”, ”blødhed” eller bøjelighed”, idet det endvidere bemærkes, at sådanne oplysninger ofte gives i annoncer, reklamer o. lign. uden det findes nødvendigt at vise sålens udseende. Eksempler herpå vedlægges som bilag D.

Derudover viser søgninger i ”Billeder” på søgemaskinen Google på ”sko”, ”sål”, ”skosåler” og ”såler” overraskende få skosåler. De skosåler der dog fremkommer ved sådanne søgninger syntes dog blot at understrege, at den ansøgte udformning af en skosål hverken er usædvanlig eller særegen, og der skal her fremhæves følgende:

Udskrifter af de første tre sider på de ovenfor angivne søgninger vedlægges som bilag E.

Det skal dog ikke benægtes, at sko undertiden i annoncer og lignende afbildes således, at både skoens øvre profil og skoens sål vises, som dette også fremgår af klagers bilag 2. Ligeledes skal det heller ikke benægtes, at skoens sål i mange tilfælde kan få et særligt designmæssigt præg, idet denne udsmykkes med forskellige farver og mønstre, og at sålen derved kan indgå som et element i skoens samlede designmæssige udtryk.

Imidlertid omfatter nærværende ansøgning ikke en sål, der gennem brug af farver og særlige mønstre har fået et særegent eller usædvanligt præg, men blot en sål, der gengiver en almindeligt opbygget sål. Hverken sålens form eller ”knopper”/”trædepuder”, herunder placering heraf i sålens forløb, kan betegnes som ukarakteristiske eller usædvanlige.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fremgår af EF-domstolens praksis, at det kun er et 3D-varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som ikke mangler fornødent særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 1. Se hertil bl.a. C-218/01 Henkel, C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke og C-238/06 P Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG.

Under hensyn til, at den ansøgte sål hverken fremtræder usædvanlig eller særegen, og at de viste eksempler på andre formgivninger af såler viser, at placeringen og formen på de i det ansøgte mærke indeholdte ”trædepuder” eller ”knopper” ikke afviger væsentligt fra andre almindelige såler, samt under henvisning til det ovenfor anførte om såvel OHIM’s, EU-domstolens og Sø- og handelsrettens praksis, kan der ikke herske tvivl om, at det ansøgte mærke er uden særpræg efter varemærkelovens § 13, stk. 1.

Som det fremgår af styrelsens afslag, så finder styrelsen tillige, at mærket heller ikke er registrerbart efter varemærkelovens § 2, stk. 2.

Det ansøgte mærke består alene i en todimensionel aftegning af sålen på en sko. Den ansøgte gengivelse af en skosål er kendetegnet ved, at skosålens form består af en standard sko-form, idet denne er formet efter en fod. Derudover er der – som beskrevet i styrelsens afslag af den 8. februar 2010 - aftegnet ”knopper” eller ”trædepuder” fordelt på skoens trædeflade. Disse ”knopper” eller ”trædepuder” er placeret i tre rækker i skoens længde, hvor ”trædepuderne” i de to yderste rækker følger skoens form, ligesom de er placeret med samme antal og direkte ”overfor” hinanden. Den midterste række af ”trædepuder” er placeret lidt forskudt fra trædepuderne langs skoens kant, ligesom de varierer i størrelse, alt afhængig af skoens bredde, idet afstanden mellem trædepuderne i skoens kant og trædepuderne i skoens midte syntes at være den samme i hele skoens forløb. Derudover afsluttes sålen såvel i ”hælen” som i ”tåen” med en ”halvcirkelformet” trædepude, der følger skoen forløb rundt i ”hæl” og ”tå”.

De her beskrevne karakteristika ved den ansøgte skosål finder styrelsen alene er betinget af, at der med skosålens udformning ønskes opnået to tekniske resultater, nemlig at sålen (og dermed skoen) passer til en fod, og at sålen medvirker til opnåelsen af en større skridsikkerhed på et løst underlag.

Styrelsen finder det unødvendigt nærmere at redegøre for, hvorledes ”trædepuder”, ”ribber”, ”knopper” eller ”pigge” under sko kan medvirke til at forøge skridsikkerheden på skoen. Dog skal bemærkes, at netop det forhold, at trædepuderne i den ansøgte skosåls midterste ”række” placeringsmæssigt er ”forskudt” i forhold til trædepuderne i skosålens kant, også medvirker til at øge skridsikkerheden på den ansøgte skosål. Styrelsen finder derfor, at denne indbyrdes placering af trædepudderne ikke kan anses for at være usædvanlig eller særegen, og at den primært er betinget af ønsket om at opnå et teknisk resultat, nemlig opnåelse af skridsikkerhed.

Det skal i den forbindelse tillige understreges, at ingen af de på sålen markerede ”trædepuder” eller ”knopper” er givet en form eller et design, der kan underbygge klagers påstand om, at disse vil kunne forventes at videregive omsætningskredsen information om varens oprindelse. Således er der tale om, at ”trædepuderne” eller knopperne” er ganske enkelt udformet, og at de ikke afviger synderligt endsige væsentligt fra ”trædepuder” eller ”knopper” på andre sko.

Det er følgelig styrelsens klare opfattelse, at den ansøgte skosåls væsentligste kendetegn, nemlig de på sålen markerede ”trædepuder” eller ”knopper” og disses indbyrdes placering, blot har til formål at opnå et teknisk resultat, hvorfor mærket er uregistrerbart efter varemærkelovens § 2, stk. 2.

Denne konklusion finder styrelsen også er underbygget af praksis fra EU-domstolen og Retten. Som anført i styrelsens afslag af den 8. februar 2010, så fremgår det af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-299/99, Philips-sagen, at varemærkelovens § 2, stk. 2 finder anvendelse, når udformningens væsentlige kendetegn har de tekniske egenskaber, der er nødvendige for opnåelsen det ønskede tekniske resultat, og at det er irrelevant om dette tekniske resultat tillige kan opnås gennem andre udformninger.

Denne udlægning af EU-Domstolens afgørelse i Philips-sagen ses i øvrigt også i overensstemmelse med Rettens fortolkning heraf i T-270/06, Lego-sagen, der er indbragt for EU-domstolen – sag C-48/09, i hvilken sag Generaladvokat P. Mengozzi fremkom med sin udtalelse i sagen den 26. januar 2010. Det fremgår af denne udtalelse, at tillige Generaladvokaten fortolker afgørelsen i Philips-sagen således, at ”bestemmelsen er til hinder for registrering af udformninger, hvis væsentlige kendetegn retter sig efter en teknisk funktion, og endelig, at et bevis for, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, ikke svækker den absolutte registreringshindring eller den ugyldighedsgrund, der er omhandlet i bestemmelsen”, jf. udtalelsens præmis 61.

Styrelsen skal med disse yderligere bemærkninger fastholde afgørelsen af den 8. februar 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

Med brev af 10. juli 2010 fremsendte klager, New Balance Athletic Shoe, Inc., a corporation of the state of Massachusetts, USA v/MAQS Law Firm følgende kommentarer:

"… På baggrund af det af Patent- og Varemærkestyrelsen fremlagte finder ansøger anledning til at nævne følgende:

Ansøger bemærker at, der hverken ved den fremhævede passage i Sø- og Handelsrettens dom V-81-07, bilag B, eller derudover i dommen er taget stilling til det ansøgte mærkes særpræg. Der blev fra rettens side lagt vægt på OHIM’s afgørelse, hvorfor retten ikke specifikt har udtalt rettens vurdering af mærkets særpræg, og Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kan drage den konklusion at Sø– og Handelsretten har fundet at ansøgers mærke mangler særpræg.

Det kan i den forbindelse oplyses, at retten gav udtryk for ikke at ville komme med afgørelse i denne sag, da denne var verserende for Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ansøger henstiller følgelig til Ankenævnet om at bortse fra Patent- og Varemærkestyrelsens henvisning til Sø- og Handelsretten, da denne ikke har vurderet nærværende ansøgnings særpræg.

Ansøger bemærker, at bilag C blandt andet viser at hjemmesiderne for Skoringen og Paw sko er skokæder, der forhandler indkøbte skomærker og ikke egne mærker. I disse tilfælde er det Skoringen og Paw sko, der markedsfører skoene og ikke varemærkeindehaverne selv. Der er kun fremvist et enkelt billede af skoene i bilag C, og på det billede er skoen set fra siden/ovenfra, som sikkert er valgt for at vise skoens udformning, detaljer ovenfra og farve. Skomærker som Bianco Footwear, Zjoos og Ecco producerer selv deres sko, og har selv valg hvorledes deres sko skal markedsføres. Ansøger ville undre sig, hvis ikke disse store skokæder ville fremvise et billede af skoens såler i det tilfælde disse var særpræget. Ansøger har eftertestet Ecco’s hjemmeside og fundet, at det er muligt at få afbilledet skoene fra flere vinkler. Vedlagt er bilag 10, som viser at man på Ecco’s hjemmeside kan specificere sit valg af sko, og se flere vinkler af skoen, herunder sålen.

Ansøger bemærker, at det er åbenbart at forbrugere foretrækker holdbare og skridsikre såler i udendørssko, og at mange skofabrikanter derfor reklamere med at deres sko har gode egenskaber, herunder skridsikre såler. Bilag D beviser også dette. Ansøger finder imidlertid at fremlæggelse af bilag D ikke kan bevirke at ansøgers sko udelukkende er af teknisk funktion, blot fordi andre skosåler er det.

Hvad heller ikke bør være udslagsgivende for Ankenævnets vurdering af nærværende sag er Patent- og varemærkestyrelsens fremlæggelse af bilag E. En henvisning til søgemaskinen Google kommer med ”overraskende få skosåler” på søgningerne, ”sko”, ”sål”, ”skosåler” og ”såler”, som Patent- og Varemærkestyrelsen beskriver det. Det er en kendsgerning, at alle har mulighed for at ”uploade” tekster og billeder på nettet. Søgemaskinens resultater på de ovennævnte søgninger viser alle billeder, der er på samme internetside som de pågældende ord ”sko”, ”sål”, ”skosåler” og ”såler” indgår. Et eksempel er et af søgemaskinen Googles resultater på søgningen skosåler, bilag E, side 6, fra hjemmesiden http://www.temperance.dk/blog/stories/Zurich_2008.htm, hvor en ”blogger” beskriver et maratonløb i Zürich, og skriver: ”Byens asfalt nærmer sig med frådende appetit på mine skosåler.” Ansøger henstiller Ankenævnet til ikke at lade Patent- og Varemærkestyrelsens bilag C, D og E tillægges vægt, ved bedømmelsen om ansøgers varemærke bør fremmes til registrering.

Ansøger fastholder, at såler kan være yderst særpræget og at ansøgers mærke er særegent og har et særpræg i sammenhold med andre såler på markedet. Som det er fremlagt af ansøger er det ansøgers klare overbevisning, at der ikke findes nogen lignende originale skosåler på markedet. Det må antages at Patent- og Varemærkestyrelsen har forsøgt at finde lignende såler på internettet, men at dette ikke har været muligt.

Ansøger vedlægger et nyt billede af det ansøgte mærke. Ankenævnet bedes se bort fra at mærket her er fremvist i røde farver.

I henhold til Ankenævnsbekendtgørelsens § 11 anmoder ansøger om mundtligt høring i sagen. I det tilfælde denne anmodning ikke kan imødekommes ønsker ansøger at indsende et eksemplar af skoene hvor ansøgers mærke er placeret.

Ansøger henstiller således til at Ankenævnet fremmer ansøgningen til registrering…"

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 29. september 2010.