RESUMÉ:

 

AN 2010 00019 - VR 2007 04468 - Copenhagen Republic <fig> - Forvekslelighed

 

Indehaveren af en række figurmærker fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2007 04468 Copenhagen Republic <fig> i klasserne 18 og 25. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR 2007 04468 Copenhagen Republic <fig> er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

 

 

KENDELSE:

År 2010, den 14. december afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)

følgende kendelse i sagen AN 2010 00019

 

Klage fra          

CONVERSE INC.

A corporation of the state of Delaware

v/Chas. Hude A/S

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. marts 2010 i sagen VR 2007 04468 Copenhagen Republic <fig> indehavet af

Copenhagen Republic ApS

v/Selandia Advokater

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da Ankenævnet ikke har fundet grund for mundtlig forhandling.

 

Ankenævnet udtaler:

Af de af Patent og Varemærkestyrelsen anførte grunde stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.

 

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 

 

Sagens baggrund:

Den 18. juli 2007 indleverede Copenhagen Republic ApS ansøgning om registrering af varemærket Copenhagen Republic <fig> for:

 

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

 

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper.

 

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

Varemærket blev registreret den 12. december 2007 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.

 

Den 12. februar 2008 gjorde Chas. Hude A/S på vegne af Converse Inc., a corporation of the State of Delaware, indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke VR 2007 04468 Copenhagen Republic <fig>. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009.

Indsigelsen blev fremsat med henvisning til, at indehavers mærke findes at være forveksleligt med indsigers mærker. I brev af den 18. december 2008 gjorde indsiger gældende, at indehavers mærke er forveksleligt med indsigers mærker for så vidt angår varerne i klasse 18 og 25. Til støtte herfor anførte indsiger, at indsigers mærker alle indeholder en stjernefigur. Indsiger henviste i den forbindelse særligt til registreringen VR 1969 00660, hvor stjernemærket er identisk med indehavers. Indsiger gjorde endvidere gældende, at indsigers varemærker er indarbejdede og derfor har krav på en udvidet beskyttelse for ”fodtøj”. Indsiger fremsendte endvidere en del dokumentation for mærkets velkendthed.

 

Indehaver svarede i sagen med brev af den 1. oktober 2009. Indehaver bestred ikke, at indsigers mærker er indarbejdede og velkendte, men indehaver gjorde gældende, at der ikke er nogen risiko for forveksling, idet der består væsentlige forskelle mellem mærkerne.

 

Med brev af 15. marts 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Styrelsen anførte følgende:

 

 

 

 

"… 2.        Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      ”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

Under hensyntagen til, at indsiger har påberåbt sig, at indsigers mærker er velkendte, skal der endvidere henvises til, at det følger af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, at et varemærke ligeledes ikke kan registreres, hvis:

 

”varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

 

 

3.           Vurdering og konklusion

 

Indehavers mærke:                                    

 

Registreret for:                                           Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

 

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer , ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper.

 

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

 

 

Indsigers mærke (VR 1969 00660):             

 

Registreret for:                                           Klasse 25: atletiksko af kautsjuk og stof, sportssko samt hyttesko.

 

Indsigers mærke (VR 1993 03551):             

 

Registreret for:                                           Klasse 18: Rygsække.

 

Indsigers mærke (VR 1969 01188):             

 

Registreret for:                                           Klasse 25: atletiksko af kautsjuk og stof,  sportssko samt hyttesko.

 

Indsigers mærke (VR 1975 04596):             

 

Registreret for:                                           Klasse 25 Sports- og hyttesko med bløde såler og  lærreds- eller kunstlæderoverdel, herunder basketball- og tennissko.

 

Indsigers mærke (VR 1980 01357):             

 

Registreret for:                                           Klasse 18: herunder tasker.

 

Klasse 25: herunder beklædningsgenstande og  strømper.

 

 

Indsigers mærke (VR 1977 04460):             

 

Registreret for:                                           Klasse 25: herunder fodtøj.

 

Indsigers mærke (VR 1980 03118):             

 

Registreret for:                                           Klasse 18: herunder tasker.

 

Klasse 25: herunder beklædningsgenstande og  strømper.

 

Vurdering af velkendthed

Indsiger har indsendt følgende dokumentation for påstanden om velkendthed:

 

  • Brancheerklæring fra Textil & Tøj af den 23. marts 2009
  • Brancheerklæring fra Dansk Detail af den 16. marts 2009
  • Faktura fra Converse Skandinavia A/S af den 10. maj 2005

 

Brancheerklæringen fra Textil & Tøj udtaler sig om følgende mærker:

    

Textil & Tøj udtaler at ovenstående logoer er velkendte betegnelser i Danmark og angiver endvidere, at der er en høj grad af samstemmighed i branchen om, at disse mærker anvendes for fodtøj, herunder særligt basketball-fodtøj af canvas stof.

 

De mærker som brancheerklæringen udtaler sig om, er således ikke identiske med de mærker, der er påberåbt af indsiger. For så vidt angår CONVERSE ALL STAR mærket  og registreringerne VR 1969 00660 og VR 1993 03551, så er der dog en stor lighed mellem disse, idet disse mærker fremstår meget ens på nær farverne samt den vandrette kursivskrift med navnet Chuck på den ene side af stjernen og Taylor på den anden.

 

Ud fra brancheerklæringen fra Dansk Detail er det ikke muligt, at se hvilke mærke denne udtaler sig om og brancheerklæringen kan i forhold til påstanden om de påberåbte mærkers velkendthed ikke tillægges væsentlig vægt.

 

Fakturaen fra Converse Skandinavia A/S viser følgende mærke brugt:

Fakturaen viser, at ovenstående mærke er brugt i forbindelse med fodtøj, men viser ikke, at dette er velkendt. Endvidere er det Converse Skandinavia A/S, der står som afsender og ikke indsiger, som er Converse Inc., a corporation of the State of Delaware. Der er imidlertid flere faktorer, der indikerer et implicit samtykke fra Converse Inc., a corporation of the State of Delaware., hvorfor materiale fra Converse Skandinavia A/S i visse tilfælde ville kunne anvendes som dokumentation, jf. T-203/02 og C-416/04 P. Fakturaen i nærværende sag har dog under alle omstændigheder ikke et sådan omfang, at den kan dokumentere, at indsigers mærker er velkendte. 

 

Indehaver har ikke bestridt, at indsigers mærker er indarbejdede og velkendte.

 

På baggrund af at Textil og Tøj udtaler sig om CONVERSE ALL STAR mærket , som i det væsentlige ligner indsigers registrering VR 1969 00660, som er registreret for ”fodtøj”, og under hensyn til indehavers accept af indsigers mærkers velkendthed i Danmark samt styrelsens eget kendskab til indsigers mærker, er det styrelsen opfattelse, at indsigers mærker oger velkendte i Danmark for ”fodtøj”. Det er styrelsens vurdering, at det er mærkerne i deres helhed, og ikke stjernefiguren alene, der er velkendt for ”fodtøj”.

 

Vurdering af om indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller om en sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé

Et velkendt varemærke kan nyde en udvidet beskyttelse i efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. For at den udvidede beskyttelse finder sted, skal brugen af det yngre mærke enten medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en skade på dettes særpræg eller renommé. Dette forudsætter, at der hos omsætningskredsen skabes en sammenhæng mellem mærkerne, hvilket vil sige, at når kundekredsen ser mærket, skal der blot være en sådan grad af lighed, at det bringer det velkendte mærke i erindring, uden at mærkerne dog forveksles, men dog således, at der i kundekredsens bevidsthed skabes en sammenhæng mellem mærkerne. Vurderingen af om der er en tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der skabes en sammenhæng, skal foretages under hensyntagen til, om de elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed, der er mellem mærkerne bevirker, at kundekredsen skaber en sammenhæng mellem det yngre mærke og det ældre velkendte mærke.

 

Det er styrelsens vurdering, at forskellen på indsigers velkendte mærker og indehavers mærke er for stor til, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne.

 

Indehavers mærke består af en cirkel udfyldt med baggrundsfarven sort og indeholdende en 5-takket hvid stjerne. Denne cirkel er igen omkranset af en sort ring indeholdende teksten COPENHAGEN REPUBLIC med ordet COPENHAGEN stående over stjernen og ordet REPUBLIC stående under stjernen. Yderst er en tynd sort ring, som omkranser hele mærket.

 

Indsigers mærke VR 1969 00660 består af en stiplet cirkel indeholdende en 5-takket mørkeblå stjerne. Indholdet af den stiplede cirkel er, foruden den 5-takkede stjerne, teksten CONVERSE over stjernen og ALL STAR under stjernen. Teksten er skrevet med rød skrift. I indsigers registrering fremgår endvidere navnet Chuck Taylor med mørkeblå kursivskrift på tværs af cirkelen med ordet Chuck på venstre side af stjernen og ordet Taylor på højre side af stjernen. Endelig er der lige under stjerne-figuren indsat et ®.

For så vidt angår CONVERSE ALL STAR mærket , som det fremgår af brancheerklæringen fra Textil & Tøj, så ligner dette som nævnt i det væsentlige fornævnte mærke. Mærkerne adskiller sig alene ved farverne samt den vandrette kursivskrift med navnet Chuck på den ene side af stjernen og Taylor på den anden.

 

Både indsigers velkendte mærker og indehavers mærke indeholder således en 5-takket stjerne i en cirkel med tekst over og under stjernen. Den 5-takkede stjerne kan ikke siges at være en geometrisk grundform, men er dog en meget simpel og ofte anvendt form inden for varemærker. En søgning på varemærkeregistreringer med stjerner viser en stor brug af 5-takkede stjerner i både nationale og internationale varemærkeregistreringer. Stjernen alene kan således anses som værende et ganske svagt element i mærkerne.

 

Ud over at mærkerne indeholder en 5-takket stjerne i en cirkel og er opbygget på en lignende måde med tekst over og under stjernen, så fremstæder mærkerne med en række forskelligheder. Således er der i indehavers mærke tale om en hvid stjerne på sort baggrund og i indsigers mærker er der tale om henholdsvis en sort stjerne på hvid baggrund og en mørkeblå stjerne på en hvid baggrund. Endvidere er der i indehavers mærke tale om to hvide cirkler på den sorte baggrund med et bredt mellemrum med plads til teksten, hvorimod der i indsigers mærke er tale om to stiplede cirkler i henholdsvis sort og mørkeblå farve, der begge omkranser stjernen og teksten i mærket. Mærkerne har derfor visse synsmæssige forskelle.

 

Yderligere er der i indsigers mærke VR 1969 00660 en kursiveret mørkeblå tekst med navnet Chuck Taylor skrevet på tværs af cirklen, hvilket medvirker yderligere til at dette mærke adskiller sig fra indehavers mærke.

 

Både indsigers mærker og indehavers mærke indeholder også en tekst, som indtager en ligeså dominerende placering i mærkerne som stjernefigurerne. Ordelementerne i indsigers mærke CONVERSE og ALL STAR, som kan oversættes til henholdsvis ”samtale” og ”noget som kun består af ”stjerner”” må endvidere anses som værende særprægede ord i forhold til de omfattede varer. I forhold til ordelementerne COPENHAGEN REPUBLIC i indehavers mærke skal det bemærkes, at orddelen COPENHAGEN er usærpræget, da dette alene kan angive de omfattede varers geografiske oprindelse. Orddelen REPUBLIC, der kan oversættes til ”republik” på dansk, vil følgelig være det dominerende ordelement i indehavers mærke. På grund af tekstens placering og størrelse i mærkerne, herunder at denne anses som værende et ligeså dominerende element som stjernefigurerne, samt at denne indeholder særprægede ord, er det styrelsens vurdering, at ordelementerne også virker til, at mærkerne adskiller sig synsmæssigt fra hinanden.

 

Samtidig må teksten COPENHAGEN REPUBLIC i indehavers mærke og teksten CONVERSE ALL STAR i indsigers mærker anses som værende de mærkeelementer, som aftageren vil referere til ved omtalen af mærkerne. Følgelig adskiller mærkerne sig derfor også væsentligt i udtalen.

 

Henset til at ordelementerne i mærkerne er lige så dominerende synsmæssigt som stjernefigurerne, som i øvrigt må anses som værende svage mærkeelementer i denne forbindelse, samt at der er ikke uvæsentlige synsmæssige og lydlige forskelle mellem mærkerne, så er det styrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne, som er nødvendig for at beskyttelsen i § 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse.

 

Det er således styrelsens vurdering, at indehavers mærke ikke udgør en krænkelse af indsigers mærker og i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Styrelsen bemærker samtidig, at der heller ikke er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, idet indsigers mærker adskiller sig væsentligt fra og dermed ikke ligner indehavers mærke.

 

For så vidt angår den af indsiger nævnte afgørelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærke AN 2007 00014 skal styrelsen bemærke, at denne sag ikke kan anses som værende direkte sammenlignelig med nærværende sag. De af indsigers mærker, der blev særligt fremhævet i denne sag var NIKE’s ”swoosh”-mærker , som var registreret - også uden ordet NIKE. Endvidere var der i sagen indsendt materiale, der dokumenterede, at netop dette ”swoosh”-mærke alene var særdeles velkendt. I modsætning er der i nærværende sag ikke indsendt dokumentation for, at det er stjernefiguren i sig selv, der er velkendt, men derimod at det er CONVERSE ALL STAR mærkerne  i deres helhed, der er velkendte. Den nævnte afgørelse ændrer derfor ikke ved styrelsens vurdering i nærværende sag.

 

Forvekslelighed

Indsigers øvrige registreringer er alle registreret for varer i klasse 18 og i klasse 25. Der er varesammenfald for så vidt angår visse af de af indehavers mærke omfattede varer i klasse 18 og i klasse 25.

 

Alle de øvrige registreringer adskiller sig væsentligt fra indehavers mærke. Det eneste element, der er fælles for de øvrige mærker og indehavers mærke er den 5-takkede stjerne. En 5-takket stjerne er en meget simpel og ofte anvendt form, og stjernen alene kan anses som værende et svagt element. At mærkerne har den 5-takkede stjerne til fælles kan derfor ikke i sig selv medføre mærke-lighed. Samtidig adskiller de øvrige elementer i indsigers mærker sig væsentligt fra indehavers mærke.

Dette gør sig også gældende for indsigers registrering VR 1993 03551som er registreret for ”rygsække” i klasse 18. Med henvisning til gennemgangen ovenfor i forhold til indsigers mærke VR 1969 00660, så ligner dette mærke heller ikke indehavers mærke.

 

Da der ikke forligger mærke-lighed mellem indsigers øvrige registreringer og indehavers mærke, så er der ikke er risiko for forveksling i forhold til disse mærker.

 

Vi henviser i den forbindelse til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

 

I det indsendte materiale til dokumentation for at indsigers mærker er velkendte fremgår endvidere følgende to mærker:og

 

Disse mærker er ikke påberåbt som grundlag for indsigelsen. Det har ud fra det indsendte materiale ikke været muligt for styrelsen at vurdere om, der er stiftet en varemærkeret til disse mærke på baggrund af brug i Danmark, men det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen heller ikke mener, at de omhandlede mærker og indehavers mærke ligner hinanden, jf. gennemgangen ovenfor.

 

For så vidt angår indsigers mærke, så har dette mærke udover stjernefiguren det yderligere tilfælles med indehavers mærke, at denne stjernefigur er omkranset af en cirkel. Mærkerne adskiller sig dog stadig væsentligt fra indehavers mærke, ikke mindst i forhold til de særprægede ordelementer CONVERSE i indsigers mærke og REPUBLIC i indehavers mærke. Disse mærker ligner således heller ikke hinanden.

 

Konklusion

Efter en samlet vurdering af ligheden mellem indsigers velkendte mærker og indehavers mærke er det styrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at der skabes en sådan sammenhæng mellem mærkerne, som er nødvendig for at beskyttelsen i § 15, stk. 4, nr. 1 finder anvendelse. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at det element som mærkerne har tilfælles består af en simpel figur, som må anses som værende et svagt element, samtidig med at der i begge mærker indgår yderligere elementer, herunder de særprægede ordelementer, som gør at mærkerne fremtræder med række synsmæssige og lydlige forskelle.

 

For så vidt angår indsigers øvrige mærker er det styrelsens opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling mellem disse mærker og indehavers mærke. Styrelsen har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at det element som mærkerne har tilfælles består af en simpel figur, som må anses som værende et svagt element, samt at der derudover er væsentlige synsmæssige og lydlige forskelle mellem mærkerne i deres helhed.

 

Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…"

 

 

 

Denne afgørelse indbragte Chas. Hude A/S på vegne Converse Inc. for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 17. maj 2010 og fremførte følgende:

 

 

"… Jeg henviser til Patent og varemærkestyrelsens brev af 15. marts 2010 og tillader mig hermed at indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og varemærker med henblik på omgørelse af denne, således at varemærket søgt registreret under nr. VR 2007 04468 nægtes registeret i klasserne 18 & 25.

 

Anken fremsættes således med henvisning til Varemærkelovens § 46.

 

 

Sagsfremstilling:

 

Copenhagen Republic ApS søgte om registrering af et logo som indeholder en stjerne den 28. november 2007 for varer i klasse 18, 24 og 25. Varemærket blev offentliggjort med henblik på indsigelse den 12. december 2007, og den 12. februar 2008 fremsatte vi på vegne af Converse Incorporated USA indsigelse mod endelig registrering af dette varemærke, da vi finder, at det er forveksleligt med vores klients varemærker.

 

Reg.nr. 1969 0660

Omfatter varer i klasse 25

Reg.nr. 1993 3551

Omfatter varer i klasse 18

Reg.nr. 1969 1188

Omfatter varer i klasse 25

Reg.nr. 1975 4596

Omfatter varer i klasse 25

Reg.nr. 1977 4460

Omfatter varer i klasse 25

Reg.nr. 1980 1357

Omfatter varer i klasse 18 og 25

Reg.nr. 1980 3118

Omfatter varer i klasse 18 og 25

 

Med brev af 12. maj 2009 indsender vi yderligere argumenter, og materiale til støtte for indsigelsen, herunder bilag 1- en brancheerklæring fra Tekstil og Tøjbranchen af 23. marts 2009 samt som bilag 2 en brancheerklæring fra Dansk Detail fra 16. marts 2009.

 

Det fremgår af disse brancheerklæringer, at logoerne er velkendte i Danmark for fodtøj og har været det igennem de sidste 15 år. Endvidere fremgår det, at logoerne ligeledes anvendes for beklædning og andet sportsudstyr, men at betegnelsen er mest velkendt for fodtøj.

 

Endvidere indsender jeg som bilag 3 en faktura fra Converse Scandinavia A/S dateret 10. maj 2005 på hvilken logoet er vist og hvor det fremgår at logoet anvendes for fortøj.

 

Under sagsbehandlingen har vi desuden argumenteret for, at der er en lighed mellem varemærkerne da begge mærker er opbygget på samme måde med en cirkel med et ord over stjernen og et ord under stjernen, således at det visuelle indtryk af mærkerne bliver det samme, og forbrugerne vil tro, at der tale om en serie af varemærker kommende fra den samme virksomhed.

 

Bl.a. senest ved brev af 1. oktober 2009 har indehavers advokat argumenteret mod, at der skulle være forvekslelighed, dog bestrides det ikke, at indsigers varemærke er et indarbejdet og velkendt varemærke.

 

Den 15. marts 2010 træffer patent og varemærkestyrelsen afgørelse i indsigelsen, og indsigelsen tages ikke til følge, hvorfor registreringen fortsat er gyldig. Da min klient bestrider denne afgørelse, har vi derfor valgt at indbringe vurderingen af hvorvidt der er forvekslelighed for Ankenævnet for patenter og varemærker.

 

Påstand:

 

Det er vores påstand, at det foreløbigt registrerede varemærke må anses for at være forveksleligt med vores klients ældre varemærker i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2 samt at der også må anses at være tale om utilbørlig udnyttelse af det renommé der er tilknyttet min klients varemærke i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, hvorfor vi skal anmode om, at varemærkeregistrering nr. VR 2007 04468 nægtes registreret i klasserne 18 & 25.

 

Først og fremmest vil jeg gerne igen henvise til, at vi mener, at der er en høj grad af lighed mellem det foreløbigt registrerede varemærke og min klients rettigheder til varemærket indeholdende en stjerne, da alle logoerne er opbygget på samme måde med en cirkel, hvor der et ord over stjernen, og et ord under stjernen, således at det visuelle indtryk mærkerne giver bliver det samme. Det fremme risikoen for at forbrugeren vil tro, der er tale om en serie af varemærke fra min klient, idet særligt stjernefiguren vil fæste sig hos forbrugerne. Stjernerne i mærkerne er i øvrigt identiske, og når der henses til at indsigers varemærke må anses for at være velkendt skabes der en sammenhæng i forbrugerens bevidsthed ved disse mærker.

 

Vi er i øvrigt indenfor et brancheområde, hvor forbrugerne oftest vil lægge vægt på det visuelle indtryk mere end det lydlige indtryk, når man går rundt i butikkerne og skimmer produkterne som står på hylderne.

 

Ligheden bliver endnu mere tydelig når man sætter modpartens varemærke og vores klients varemærke op overfor hinanden som nedenfor:

 

                                                      

 

Styrelsens egen varemærkehåndbog udtaler i den forbindelse at "det er udgangspunktet for så vidt angår de rene figurmærker, at de er forvekslelige, hvis mærkerne i deres helhed ligner hinanden". Kopi heraf vedlægges som bilag 4.

 

Jeg vil også gerne henvise til Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer af Knud Wallberg siden 194, hvor der bl.a. står "Ved bedømmelse af figurmærkers forvekslelighed tillægges den synsmæssige lighed - lighed for øjet - naturligt afgørende vægt" og at " en helhedsvurdering indebærer her, at to figurmærker er forvekslelige hvis de dominerende mærkeelementer er meget lig hinanden". Kopi heraf vedlægges som bilag 5.

 

Som dokumentation for praksis henvises også til EF-domstolenes afgørelse af 17. juni 2008 i C-488/06P. R LIMPIO bilag 6, Retten i første instans afgørelse af 17. april 2008 i C-389/05, bilag 7 og OHIM's afgørelser i sag R0859/207 som vedlægges som bilag 8. Sidstnævnte afgørelse er indbragt for Domstolen under sags nr. T-379/08.

 

I styrelsens afgørelse lægges der afgørende vægt på at det efter sagsbehandlerens vurdering ikke ud fra brancheerklæringerne fra Dansk Detail er muligt at se hvilke mærker denne udtaler sig om, og brancheerklæringen kan i henhold til påstand om de påberåbte mærkers velkendthed ikke tillægges væsentlig vægt.

 

Jeg er selvsagt ikke enig i sagsbehandlerens vurdering af de brancheerklæringer vi har indsendt, og da jeg samtidig mener, at det tidligere har været praksis, at ens eget kendskab til varemærker også ofte tages i brug, mener jeg, at det er uden modsigelse, at de varemærker som brancheerklæringerne henviser til selvfølgelig er det for min klient velkendte cirkelvaremærke, hvor der er en stjerne i midten, altså et varemærke som har en høj grad af lighed med opbygningen af det nu ansøgte varemærke.

 

Som bilag 9 vedlægger jeg en udskrift fra Google billedsøgning, som viser at en søgning på "Converse" netop henviser til varemærker indehavet af min klient, bl.a. billeder af en sneakers/sko som er anvendt på samme måde som det foreløbigt registrerede varemærke, nemlig på sort baggrund, og med en hvid stjerne og med samme dobbeltcirkel i mærket.

 

Jeg mener derfor ikke, at det er korrekt helt at afvise de brancheerklæringer som er indsendt fra henholdsvis Tekstil og Tøjbranchen samt Dansk Detailbranche.

 

Hertil kommer, at min klient har oplyst, at de har følgende salgstal i Danmark, nemlig;

 

Year

Approximate number of Converse Shoes Sold in Denmark

2005

66,000 pairs

2006

78,000 pairs

2007

67,000 pairs

2008

105,000 pairs

2009

117,000 pairs

 

For få vidt angår sagsbehandlerens vurdering af om indehavers mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af min klients varemærkes særpræg eller renommé, vil jeg gerne i den forbindelse henvise til det mindre stuerene udtryk - hvorfor fanden reglen - som er introduceret af min ærende kollega Knud Wallberg og som refererer til hvorfor andre, med de store valgmuligheder der er i forbindelse med design af nye varemærker, lige netop skulle vælge et varemærke som i opbygning og form har en så høj grad af lighed med et velkendt og velindarbejdet varemærke.

 

Det er selvfølgelig korrekt som sagsbehandleren nævner, at man som udgangspunkt ikke kan få eneret til almindelige geometriske former, men det er jo heller ikke det vi påberåber os i denne sag. Vi påberåber os ikke alene stjernen men hele opbygningen af varemærket, som er cirkelformet, som er stjernen i midten, som er tekst foroven og forneden, og som er den dobbeltkant, der er i cirkelformen i begge varemærker.

 

Med henvisning til ovenstående og det vedlagte materiale mener jeg delvist at have løftet bevisbyrden for at indklagedes varemærke er forveksleligt med klagers ældre varemærker.

 

Min klient er dog for tiden i gang med art indsamle yderligere materiale som kan dokumentere at og støtte op om at varemærket er velkendt i Danmark og jeg skal derfor anmode om en yderligere frist til at fremsende dette materiale.

 

Der udover henstiller jeg i øvrig til at ankenævnet omgør Patent og varemærkestyrelsens afgørelse og afslår det foreløbigt registrerede varemærke principalt i sin helhed og subsidiært for varer i klasse 18 & 25…"

 

 

Klager Chas.Hude A/S på vegne Converse Inc. har endvidere indsendt yderligere dokumentation for sin påstand med brev af 17. juni 2010. Her fremfører klager:

 

 

"… Jeg henviser til Ankenævnets brev af 18. maj 2010 og skal hermed tillade mig at fremlægge yderligere bevismateriale til støtte for vores påstand om 1) at klagerens mærker er forvekslelige med indklagedes mærker og 2) at klagerens mærker er velkendte:

 

Bilag 10: Affidavit afgivet til OHIM i indsigelse Nr. B1160490 af Laura W. Kelley, Assistant General Counsel for indsigeren, Converse, Inc., hvoraf følgende fremgår:

 

§                     Indsigeren har gjort omfattende og langvarig brug af forskellige "stjernemærker" ("various trade mark registrations in which the predominant element is a five star device …") inden for EU, side 1 og 2;

§                     Indsigeren har påbegyndt brug af "stjernemærkerne" i Danmark i 1969 (side 2);

§                     Omsætningen for indsigeren i Danmark i årene 1997-2003 fremgår af tabellerne på side 3 (i USD);

§                     Den samlede omsætning for indsigeren i årene 1997-2008 fremgår af tabellen på side 4, midten;

§                     Licenstagerne for indsiger har og har haft særligt høje markedsføringsudgifter, idet licenstagerne er kontraktuelt forpligtet til at bruge 5% eller 6% af deres årlige nettoomsætning i markedsføring af varer bærende "stjernemærkerne" eller ordene STAR / ALL STAR;

§                     Indsigeren annoncerer og markedsfører sine varemærker på mange forskellige måder, herunder med trykte reklamer, butiksreklamer, plakater, på hjemmesiden converse.com og yderligere hjemmesider.

§                     Indsigermærkerne er renommeret og indsigerens "stjernemærker" skal anses for at være velkendte i EU (og UK) (side 7).

 

Jeg er bekendt med, at sådan en erklæring kun kan tillægges en begrænset bevisværdi, men jeg mener, at indsigerens argumenter er sagligt velbegrundet og støtter vores påstand om "stjernemærkernes" velkendthed inden for EU.

 

Bilag 11: Administrativ afgørelse fra Spanien, hvor mærke nr. 2879929 / 1 (Bilag 12) blev fundet forveksleligt med mærkerne M-1.234.845 CONVERSE ALL STAR (fig.) og M-1.253.007 CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR (fig.) (Bilag 13-14). Det bemærkes, at det afslåede mærke havde mange ligheder med VR 2007 04468 herunder mærkets opbygning, og endda på trods af, at mærket indeholdte en sekskantet stjerne, og ikke en femkantet stjerne som det danske mærke, blev det fundet forveksleligt med indsigermærkerne. 

 

Bilag 15: Administrativ afgørelse fra Storbritannien, hvor mærke nr. 855906 blev fundet forveksleligt med varemærkerne nr. 1486517, 1309095, 1491118 og 1046939 (se en afbildning af mærkerne i afgørelsen). Det bemærkes, at det angrebne mærke var betydeligt fjernere fra indsigerens stjernemærker end VR 2007 04468 er.

 

Bilag 16 (med oversættelse, bilag 17): Administrativ afgørelse fra Tyrkiet, hvor mærket CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR (Bilag 18) blev erklæret velkendt.

 

Jeg er klar over, at Ankenævnet i nærværende sag ud fra en strikt juridisk synsvinkel ikke kan tillægge ovennævnte afgørelser en afgørende betydning, men jeg mener, at den hermed fremlagte dokumentation sammen med det allerede indleverede bevismateriale fuldt understøtter vores påstand om, at det angrebne mærke skal betragtes forveksleligt med klagerens mærker, og at det angrebne mærke skal anses for at udgøre en utilbørlig udnyttelse af min klients velkendte varemærker.

 

Jeg henstiller til, at Ankenævnet omgør Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse og afslår det foreløbigt registrerede varemærke principalt i sin helhed og subsidiært for varer i klasse 18 & 25…"

 

 

 

Indklagede Copenhagen Republic ApS v/Selandia Advokater kommenterede klagen ved brev af 13. juli 2010 og anførte følgende:

 

"… Med henvisning til Ankenævnets skrivelse af 17. juni 2010 skal jeg indledningsvist bede Ankenævnet være opmærksom på, at mit kontor rettelig er Selandia Advokater, idet vi ikke længere er medlem af samarbejdet Ret & Råd.

 

Da der ikke synes at fremkomme nyt i Chas. Hudes skrivelse af 17. maj 2010 med yderligere bemærkninger af 17. juni 2010, skal jeg på min klients vegne alene henholde mig til det under sagens behandling for Patent- og Varemærkestyrelsen anførte, idet det yderligere fremkomne materiale for mig at se ikke indeholder forhold af betydning for sagens afgørelse…"

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 23. august 2010 følgende udtalelse:

 

"… Som svar på Ankenævnets brev af den 21. juli 2010 skal styrelsen udtale følgende:

 

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

 

Det skal dog supplerende bemærkes, at styrelsen i afgørelsen af den 15. marts 2010 ikke har bestridt, at klagers mærker  og  er velkendte, dette uanset det indsendte dokumentationsmateriale alene bestod i to brancheerklæringer. Efter styrelsens praksis skal materiale til dokumentation af velkendthed vise, at mærket er velkendt i den relevante omsætningskreds. Idet de i sagen omhandlede varer, nemlig beklædningsgenstande, herunder særligt fodtøj, er almindelige forbrugsvarer, er der tale om, at omsætningskredsen omfatter en bred gruppe af forbrugere. Brancheerklæringer - som de i denne sag indsendte - kan således alene dokumentere et vist kendskab blandt en lille gruppe af den relevante omsætningskreds. Et så begrænset vurderingsgrundlag vil sædvanligvis ikke sætte styrelsen i stand til at konkludere, at et mærke er velkendt inden for omsætningskredsen.

 

Som anført i styrelsens afgørelse på side 6, så har styrelsen imidlertid i denne sag dog også lagt vægt på, at indklagede har accepteret, at klagers mærker er velkendte, ligesom styrelsen har lagt vægt på det kendskab, som styrelsen har til klagers mærker. I den indankede afgørelse har Styrelsen således trods det beskedne dokumentationsmateriale fundet det ubetænkeligt at konkludere, at klagers mærker er velkendte for varen ”fodtøj”.

 

Klager har overfor Ankenævnet fremlagt yderligere oplysninger om omsætning og markedsføring, hvilke oplysninger efter styrelsens opfattelse blot underbygger styrelsens konklusion om, at de ovenfor viste mærker er velkendte i forhold til varen ”fodtøj”.

 

Klager har endvidere i indlægget for ankenævnet af den 17. maj 2010 henvist til, at det af styrelsens Varemærkeguidelines fremgår, at ”det er udgangspunktet for så vidt angår de rene figurmærker, at de er forvekslelige, hvis mærkerne i deres helhed ligner hinanden”.

 

Klager har ligeledes oplyst, at det af Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, 3. udgave ved Knud Wallberg, s. 194, der svarer til s. 220 i 4. udgave, fremgår, at ”Ved bedømmelse af figurmærkers forvekslelighed tillægges den synsmæssige lighed – lighed for øjet – naturligt afgørende vægt”.

 

Styrelsen skal hertil supplerende oplyse, at det tillige af styrelsens Varemærkeguidelines fremgår, at ”Også for figurer er det således relevant at tale om svage og stærke figurelementer. Naturlige symboler som fx sole, stjerner, køer for varen "mælk" og bier for varen "honning" og simple geometriske figurer som fx cirkler, trekanter og firkanter har kun begrænset beskyttelse.”

 

Tilsvarende er der i Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, 4. udgave, s. 220, efter det af klager udtagne citat henvist til, at ”Dette gælder dog ikke, hvis disse elementer er meget simple, se AN 2005 00004, AN 2005 00050, V 4/93, består af almindelige bogstaver som i V 81/91 eller er naturlige mærkeelementer for den pågældende branche som i V 34/90 og muligvis V 45/93.”

 

Det fremgår således både af styrelsens Varemærkeguidelines og Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, at der ved vurderingen af ligheden mellem to figurmærker også skal tages hensyn til de figurlige elementers karakter, herunder om disse er svage eller stærke.

 

Styrelsen har netop i afgørelsen af den 15. marts 2010 lagt vægt på, at figurelementerne i de to mærker er meget simple, hyppigt anvendt og dermed meget svage. Således henvises der i afgørelsen på side 8 til, at ”Den 5-takkede stjerne kan ikke siges at være en geometrisk grundform, men er dog en meget simpel og ofte anvendt form inden for varemærker. En søgning på varemærkeregistreringer med stjerner viser en stor brug af 5-takkede stjerner i både nationale og internationale varemærkeregistreringer. Stjernen alene kan således anses som værende et ganske svagt element i mærkerne.”

 

Til understøttelse af styrelsens henvisning til, at der er mange varemærker, der indeholder en 5-takket stjerne, vedlægges bilag A, B og C, der viser eksempler på varemærker indeholdende 5-takkede stjerner, der er registreret for varer i klasse 25, henholdsvis som EU-varemærker, DK-varemærker og International registreringer (hvori Danmark er designeret).

 

Vi skal i den forbindelse tillade os særligt at fremhæve EU235309, idet det oplyses, at klager fremsatte indsigelse mod registreringen af dette mærke. OHIM’s indsigelsesafdeling traf den 9. august 2002 afgørelse i denne indsigelsessag om, at EU-varemærket (vist til højre nedenfor) ikke er forveksleligt med klagers påberåbte mærker (vist til venstre nedenfor), ligesom EU-varemærket ikke kunne forhindres også selvom klagers mærke er velkendt:

 

 

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at OHIM’s indsigelsesafdeling i afgørelsen bl.a. anfører, at ”Indeed, the star image is in itself of a less than average distinctiveness.”

 

Kopi af afgørelsen vedlægges som bilag D.

 

Endvidere skal fremhæves EU632232, idet det oplyses, at også dette mærke blev mødt med en indsigelse fra Klager. Også i denne sag traf OHIM’s indsigelsesafdeling afgørelse om, at de nedenfor viste mærker ikke er forvekslelige:

 

I afgørelsen anfører OHIM’s indsigelsesafdeling bl.a. følgende:

 

“From the visual perspective these marks have the common elements of a star being placed within a circle, however this does not of itself mean that these marks are visually similar. The elements of a star and circles are both trivial patterns with very little inherent distinctiveness and therefore weak elements, both individually and in the form of a composite mark and in this case the relationship between the star and the circle is different in each case, with the colouration also being different, one being black within white and the other being the reverse of this. Additionally the earlier rights have a series of words, “CONVERSE”, “ALL STAR” and “Chuck Taylor” whilst the CTM application is a pure figurative mark.

 

Therefore, from a visual point of view, the marks are dissimilar.”

 

Kopi af afgørelsen vedlægges som bilag E.

 

Endeligt skal fremhæves EU1756311, idet dette mærke også blev mødt med indsigelse fra klager. Også i denne indsigelsessag fandt OHIM’s indsigelsesafdeling, at figurelementet den 5-takkede stjerne må anses for svag, hvorfor de nedenfor viste mærker ikke blev fundet forvekslelige:

 

 

Kopi af afgørelsen vedlægges som bilag F.

 

Som det fremgår af ovennævnte har både OHIM og styrelsen praksis for at anse naturlige symboler, såsom stjerner, for at være ganske svage. Berettigelsen af en sådan praksis underbygges efter styrelsen opfattelse af det store antal varemærker, der indeholder netop 5-takkede stjerner som et væsentligt figurligt element, hvilket også fremgår af bilag A, B og C.

 

Med disse supplerende bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af den 15. marts 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…"

 

 

Den 24. august 2010 meddelte indklagede Copenhagen Republic ApS v/Selandia Advokater, at man ikke havde yderligere kommentarer til sagen.

 

 

Med brev af 22. september 2010 kommenterede klager Converse Inc. v/Chas. Hude A/S høringssvaret fra Styrelsen således:

 

 

"… Med henvisning til det høringssvar der er indsendt af Patent- og Varemærkestyrelsen den 23. august 2010 skal jeg hermed indsende mine kommentarer hertil suppleret med yderligere materiale, som støtter op om disse kommentarer.

 

Som vi har fastholdt under hele sagsforløbet, er det vores vurdering og opfattelse, at eftersom min klients varemærke er velkendt, bør varemærket også nyde en udvidet beskyttelse, særligt i en situation som denne, hvor der uden tvivl er lighed for så vidt angår produkterne.

 

Både i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse og det høringssvar vi nu har modtaget fra styrelsen, fokuseres der efter vores opfattelse entydigt på, at varemærkerne indeholder en stjerne, men de øvrige ligheder der er mellem varemærkerne så som den cirkel der er omkring mærkerne og den tekst der også er i mærkerne kommenteres der ikke på.

 

Det er netop disse yderligere ligheder der gør, at det er vores opfattelse, at der er en risiko for forveksling, og jeg henviser til nedenstående opsætning, hvor det er tydeligt, at min klients varemærke registreret under nr. VR 1969 00660 samt VR 1993 03551 har betydelig ligheder med det foreløbigt registrerede varemærke, ikke mindst at begge indeholder en cirkel, begge indeholder en identisk femtakket stjerne, begge indeholder ord henholdsvis Copenhagen vs. Converse samt  Public vs. All Star placeret på samme måde i begge mærker.

 

                                                                                              

Når forbrugeren skimmer hen over rækken af sko på hylderne i butikkerne vil der netop qua at min klients varemærke er så velkendt være associationer i forhold til det foreløbigt registrerede varemærke, og det er denne association og mulig snyltning på den goodwill der er knyttet til min klients varemærke som vi protesterer overfor og beder om, at Ankenævnet også accepterer og dermed afviser dette varemærke fra endelig registrering.

 

Jeg henviser igen til den søgning, jeg har foretaget på Google og som er vedlagt klagen som bilag 9, og som viser, at min klient også i visse sammenhænge anvender deres varemærke på en sort baggrund og med en hvid stjerne og med samme dobbeltcirkel i mærket.

 

Endelig mener jeg heller ikke, at man helt kan se bort fra, at ordene Converse og Copenhagen har nogenlunde samme længde samt at begge begynder med CO, og dette støtter igen efter min vurdering op om, at der for forbrugerne vil være en association mellem det foreløbigt registrerede varemærke og min klients varemærke.

 

For så vidt angår de indsigelser som Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til fra OHIM skal jeg indledningsvis gøre opmærksom på, at mange af dem er flere år gamle, og at praksis har udviklet sig efterfølgende, hvilket jeg også gjorde opmærksom på i forbindelse med indsendelsen af anken og jeg henviser igen til vores bilag nr. 6, 7 & 8.


Endvidere kan de afgørelser som sagsbehandleren hos Patent og varemærkestyrelsen henviser ikke umiddelbart siges at være analoge med nærværende sag. Det skyldes bl.a. at i indsigelsen mod CTM 235309 gik diskussionen på om der var lighed mellem stjerneelementerne, men det var stjerneelementerne i min klients varemærke UDEN cirkelelementet.

 

For så vidt angår indsigelsen mod CTM 632232 som nok er det varemærke der kommer tættest på det foreløbigt registrerede varemærke, blev der fokuseret  meget på, at min klients varemærke også indeholder ordene Converse  All Star, hvilket det varemærke der blev protesteret overfor ikke gjorde. Men i nærværende sag er der ord placeret på samme sted i det foreløbigt registrerede mærke som i vores klients mærke – ord som endda har næsten samme længde og som begynder med de to samme bogstaver CO-.

 

Endelig i forhold til indsigelsen mod CTM 1756331 var det forskellen mellem ordelementer og den måde de var placeret på, som gjorde udfaldet Og igen til modsætning for denne indsigelse er designelementerne næsten identiske, samt at ordelementerne er placeret på samme måde i begge mærker.

 

Til støtte for at praksis i Europa har udviklet sig siden disse afgørelser blev truffet hos OHIM henviser jeg til følgende materiale, nemlig:

 

Bilag 18 - Diverse artikler som fortæller om den ikon status min klients varemærke har, og jeg henviser særligt til side 3 og 4, som er en artikel fra en hjemmeside ved navn shoeblog.com, hvor min klients sko og varemærke bliver nævnt som en af de tre mest ikoniske sko i verden.

 

Bilag 19 – En yderligere afgørelse fra Spanien, hvor min klient i februar 2010 vandt en appel mod registrering af et varemærke som i opbygning også ligner det foreløbigt registrerede varemærke, nemlig et varemærke hvor det står en tekst foroven og forneden i en cirkel med en stjerne placeret i midten.

 

Bilag 20 - Sø- og Handelsretten afgørelse i V-81-07- godt nok vedrørende brug og ikke registrering - mellem New Balance Attletic Shoes Incorporated og Bestseller A/S. Jeg henviser særligt til begrundelsen på side 17, hvor der som argument fra domstolenes side fremføres at der er store ligheder mellem de to produkter både designmæssigt men også varemærkemæssigt, og det er "uden betydning for helhedsvurderingen, at enkelte detaljer ved nærmere eftersyn viser sig at være udformet på en lidt forskellig måde". Endelig er der i denne afgørelse nederst på side 17 også lagt vægt på at  Bestseller's sko kun kan være frembragt med modpartens sko som forlæg, da modparten sko ses at være både originale, særprægede og kendt på markedet.

 

Med henvisning til overnævnte og de allerede indsendte argumenter skal jeg atter henstille til, at Ankenævnet omgør Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, da en helhedsvurdering af ligheder og forskelle mellem min klients varemærke og modpartens varemærke inklusive cirkel, ordene og stjernen bør fald ud til, at min klient svaremærke kan hindre denne registrering ikke mindst grundet at det er et velkendt og velindarbejdet varemærke også i Danmark…"

 

 

Med brev af 21. oktober 2010 har klager Converse Inc. v/Chas. Hude A/S anmodet om mundtlig forhandling.

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 14. december 2010