RESUMÉ:
AN 2010
00021 – VR 2009 02708 – PIRATE BAY <w> - Forvekslelighed
Indehaver
af EU-varemærkeregistreringerne 006916712 PARROT BAY <fig> og 006916126
CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <w> og 006953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY
<fig> gjorde indsigelse mod endelig registrering af VR 2009 02708 PIRATE
BAY <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke Pirate Bay
<w> er forveksleligt med indsigers tidligere registrerede EU-varemærker,
idet der er stor mærkelighed samt sammenfald af varer i klasse 33 "Alkoholholdige
drikke (dog ikke øl)". Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen
til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen.
KENDELSE:
År 2010, den 20. oktober afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)
følgende
kendelse i sagen AN
2010 00021
Klage fra
Diageo Scotland Limited, Skotland
v/Gorissen Federspiel
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23.
marts 2010 i sagen VR 2009 02708 Pirate Bay <w> indehavet af Hela Wine
& Spirits ApS
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Indledningsvis skal det bemærkes, at Ankenævnet
ikke har fundet grundlag for mundtlig forhandling.
Indsigers mærke er registreret for de samme varer,
som indehavers mærke PIRATE BAY <w>. For at vurdere om der er risiko for
forveksling, jf. Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, skal der således foretages
en sammenligning af mærkerne. Denne sammenligning har karakter af en
helhedsbedømmelse, hvori også indgår, at både indehavers og indsigers mærker
har en suggestiv karakter for så vidt angår alkoholholdige varer. Med hensyn
til indsigers figurmærke PARROT BAY følger det af princippet om
helhedsbedømmelsen, at sammenligningen både retter sig mod mærkets sproglige
indhold, mærkets udtale m.v. og mod dets figurlige udformning, dvs. den
anvendte typografi og ordenes placering m.v. Under henvisning hertil finder
Ankenævnet ikke, at der er risiko for forveksling mellem det registrerede
mærke, PIRATE BAY, og indsigers mærke. Den omstændighed at indehavers mærke på
samme måde som indsigers mærker knytter an til et ”pirattema” kan ikke føre til
et andet resultat. Da der efter Ankenævnets opfattelse heller ikke er en risiko
for forveksling mellem indsigers ordmærke CAPTAIN MORGAN PARROT BAY, hvor
tilføjelsen af ordene ”CAPTAIN MORGAN” ændrer mærkets helhedspræg væsentligt,
og indehavers mærke, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Ved brev af 20. april 2009 indleverede Hela Wine
& Spirits ApS ansøgning om registrering af varemærket Pirate Bay <w>
for:
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
Mærket blev foreløbigt registreret den 30.
september 2009 og publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Ved brev af 27. november 2009 gjorde Gorrissen
Federspiel indsigelse på vegne af Diageo Scotland Limited mod gyldigheden af
det registrerede mærke Pirate Bay. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i
lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009. Ligeledes gjorde indsiger
gældende, at indehavers ordmærke, PIRATE BAY, er forveksleligt med indsigers
EU-mærker, CTM 6916712 PARROT BAY <fig>, CTM 6916126 CAPTAIN MORGAN
PARROT BAY <w> og CTM 6953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY <fig>, da
der er varesammenfald og mærkelighed, herunder at mærkerne også konceptuelt er
tæt forbundne, da pirater og papegøjer ofte forbindes med hinanden. Indsiger henviste
til afgørelser fra OHIM, Boards of Appeal og Sø- og Handelsretten.
Den 23. marts 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge, og
registreringen blev opretholdt. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende:
"… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
”2) der er risiko for forveksling, herunder
at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det
yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke: PIRATE BAY <w>
Registreret for: ”Alkoholholdige drikke (dog
ikke øl)” i klasse 33.
Alle registreret for: ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33 og
visse varer og tjenesteydelser i klasse 32 og 43.
Der er varesammenfald
mellem varer omfattet af indehavers registrering i klasse 33 og varer omfattet
af indsigers tre registreringer i klasse 33.
Indehavers ordmærke
består af ordene PIRATE BAY. Indsigers figurmærke består af ordene PARROT BAY
skrevet med fed, sort skrift, som har et ujævnt omrids. PARROT står oven over
BAY. Indsigers mærke er således udformet med en særlig skrifttype og adskiller
sig derudover fra PIRATE BAY ved, at det første ord i mærket, PARROT, står oven
over ordet BAY.
Begge mærker består af to
ord, PIRATE BAY og PARROT BAY. Det første ord i mærkerne er på seks bogstaver
og det andet ord på tre bogstaver. Mærkerne har det sidste og korte ord, BAY,
til fælles. Det første ord i begge mærker begynder med P og har derudover de
tre bogstaver R A T til fælles. Bortset fra det første bogstav P kommer
bogstaverne ikke i samme rækkefølge. Det er herefter styrelsens opfattelse, at
der kun er begrænset synsmæssig lighed mellem mærkerne.
PIRATE BAY er engelsk og
betyder ”pirat bugt”. PARROT BAY er ligeledes engelsk og betyder ”papegøje
bugt”. Det er styrelsens opfattelse, at betydningen af ordene må anses
almindelig kendt af den danske forbruger.
Mærkerne har i deres helhed to vidt forskellige betydninger og adskiller
sig derfor begrebsmæssigt væsentligt fra hinanden.
Begge mærker består som
nævnt af engelske ord, og de vil derfor blive udtalt på engelsk. PIRATE BAY vil
blive udtalt [´pairit] [bei], mens PARROT BAY vil blive udtalt [´pærət]
[bei]. Begge mærker har trykket liggende på første stavelse i det første ord.
Lydligt består det første ord i mærkerne, PIRATE og PARROT, af to stavelser.
Begge mærker begynder med en ”p-lyd” og den anden stavelse i mærkerne begynder
med en ”r-lyd”. Både PIRATE og PARROT slutter på en ”t-lyd” og har qua det
sidste og identiske ord, BAY, den samme udtale i slutningen af mærket. Mærkerne
har således visse lydlige ligheder.
Uanset at der er en vis
lydlig lighed mellem mærkerne, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke
ligner hinanden. Der er her lagt vægt på den markante begrebsmæssige forskel på
de to mærker; at det fælles element, BAY, kun består af tre bogstaver og står
sidst i mærkerne, og at der kun er begrænset synsmæssig lighed mellem mærkerne.
Indsigers to øvrige
påberåbte mærker CAPTAIN MORGAN PARRAT BAY <w> og <fig> består
udover ordene PARRAT BAY også af ordene CAPTAIN MORGAN, der står først i
mærkerne. Disse mærker adskiller sig derfor yderligere fra PIRATE BAY.
Konklusion
Indehavers og indsigers
mærker omfatter de samme varer i klasse 33, men det er ikke styrelsens opfattelse,
at der er mærkelighed. Mærkerne er derfor ikke forvekslelige, og der er ikke
risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne.
Registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…"
Denne afgørelse indbragte Gorissen Federspiel på
vegne Diageo Scotland Limited for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved
brev af 21. maj 2010 med følgende påstand:
"…
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. marts 2010 omgøres, således at
varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY ophæves i sin helhed.
Anbringender:
Til støtte for den
nedlagte påstand gøres følgende gældende;
Varekollision
Både den offentliggjorte
varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY og mine klienters
EU-varemærkeregistreringer 006916712 PARROT BAY, 006916126 CAPTAIN MORGAN
PARROT BAY og 006953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY dækker ”Alkoholholdige drikke
(dog ikke øl)” i klasse 33, og der foreligger således fuld varekollision.
Mærkelighed
Da der er både visuel,
fonetisk og konceptuel lighed mellem det offentliggjorte mærke Pirate Bay og mine
klienters varemærker Parrot Bay/Captain Morgan Parrot Bay, gøres det gældende,
at der foreligger mærkelighed.
Risiko for forveksling
I betragtning af, at der
foreligger fuld varekollision samt høj grad af mærkelighed, vil der være en
risiko for forveksling mellem varemærket PIRATE BAY og min klients bestående
rettigheder.
Endvidere foreligger der
stor risiko for, at forbrugerne foranlediges til at tro, at varerne produceres
af samme virksomhed eller af økonomisk forbundne virksomheder.
Vurdering af mærkelighed
Patent- og
varemærkestyrelsen har ved deres vurdering af mærkernes lighed forsømt at
sammenligne mærkerne i deres helhed…"
Ved brev af 25. maj 2010
blev påstanden uddybet med følgende:
"…
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. marts 2010, bilag 1, omgøres,
således at varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY ophæves i sin helhed.
Anbringender:
Til støtte for den
nedlagte påstand gøres følgende gældende;
Varekollision
Både den offentliggjorte
varemærkeregistrering VR 2009 02708 PIRATE BAY, bilag 2, og mine klienters
EU-varemærkeregistreringer 006916712 PARROT BAY, 006916126 CAPTAIN MORGAN
PARROT BAY og 006953541 CAPTAIN MORGAN PARROT BAY, bilag 3-5, dækker ”Alkoholholdige
drikke (dog ikke øl)” i klasse 33, og der foreligger således fuld
varekollision.
Mærkelighed
Da der er både visuel,
fonetisk og konceptuel lighed mellem det offentliggjorte mærke PIRATE BAY og
mine klienters varemærker PARROT BAY/CAPTAIN MORGAN PARROT BAY, gøres det gældende,
at der foreligger mærkelighed.
Der henvises i det hele
til det under indsigelsessagen fremlagte, bilag 6, samt de heri anførte henvisninger
til tidligere afgørelser.
Risiko for forveksling
I betragtning af, at der
foreligger fuld varekollision samt høj grad af mærkelighed, vil der være en
risiko for forveksling mellem varemærket PIRATE BAY og min klients bestående
rettigheder.
Det skal her særligt
tages i betragtning, at der er tale om identiske
varer, hvorfor der stilles lempeligere krav til mærkelighed, jf. produktreglen
og Domstolens afgørelse i C-39/97 CANON/CANNON.
Også i lyset af, at der
er tale om identiske varer,
foreligger der stor risiko for, at forbrugerne foranlediges til at tro, at
varerne produceres af samme virksomhed eller af økonomisk forbundne
virksomheder.
Vurdering af mærkelighed
Ved vurdering af mærkelighed, skal der ske en sammenligning af mærkerne i deres helhed. Som et led i
forvekslelighedsbedømmelsen er det vigtigt at have for øje, at reglen om, at
der skal foretages en samlet bedømmelse, hvor de forskellige momenter
kombineres i en helhedsbedømmelse, både gælder for sagen i sin helhed, men også
i sammenligningen af de to mærker, hvor mærkerne skal opfattes som helheder og
ikke som kombinationer af enkeltelementer.
Således skal der ikke alene fokuseres på detaljerne i et mærke, men altså på mærket som helhed – og gennemsnitforbrugerens opfattelse heraf. Dette fremgår blandt andet af Domstolens afgørelse i C-251/95 Sabel vs. Puma, præmis 22: “The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case.”
Patent- og
varemærkestyrelsen har ved deres vurdering af mærkernes lighed forsømt at
sammenligne mærkerne i deres helhed, ved at lægge for stor vægt på
indsigermærkernes figurlige elementer uden hensyntagen til, hvordan forbrugerne
opfatter mærkerne.
Visuelt fremstår mærkerne
”PIRATE BAY” og ”PARROT BAY” i det væsentlige ens. Begge varemærker er
sammensat af to ord - de sidstnævnte er identiske. Den visuelle lighed
understreges af mærkernes opdeling i 6 og 3 bogstaver, den fælles brug af de
indledende bogstaver P (versal) og B (versal), samt naturligvis den identiske
brug af ordet 'Bay'.
Fonetisk ligger mærkerne
også meget tæt op ad hinanden. Det må lægges til grund, at forbrugerne (med
rette) vil opfatte begge mærker som engelske, og det skal derfor være den
engelske udtale af mærkerne, der danner basis for vurderingen af den fonetiske
lighed. Fælles for begge mærker er, at trykket i udtalen falder på første del
af de to ord, hvorimod der ikke lægges tryk på sidste del af første ord –
PIRATE BAY [´pairit bei]/PARROT BAY [´peret bei].
Endelig skal det
bemærkes, at varemærkerne også er tæt forbundne konceptuelt, idet ordet ”BAY”
vil blive forstået umiddelbart af de fleste forbrugere – endda uden et større
kendskab til engelsk – som ”bugt” eller ”havbugt”, hvilket understreger begge
mærkers maritime præg.
Det fælles element ”BAY”
(et element der hverken kan anses for værende beskrivende eller suggestiv for
de pågældende varer, alkoholholdige drikke (dog ikke øl)), må således siges at
være anvendt konceptuelt ens for de pågældende mærker.
Desuden skal det for god
ordens skyld på ny fremhæves, at netop pirater og papegøjer ofte forbindes med
hinanden. Papegøjer synes således at være en fast bestanddel af mange historier
om pirater, og det ses ofte i kommercielle sammenhænge, at en pirat er
portrætteret med en papegøje på skulderen. Denne forbindelse underbygger
således mærkernes konceptuelle lighed.
Baseret på ovenstående
fastholdes det således, at der er risiko for, at gennemsnitsforbrugeren,
særligt henset til mærkernes konceptuelle lighed og princippet om det udviskede
erindringsbillede, vil forveksle de to mærker…"
Indklagede Hela Wine & Spirits ApS har ved brev af 27. maj 2010 kommenterede
klagen med følgende:
"… Vi har modtaget
Deres skrivelse af d. 26.05.2010 med modpartens bemærkninger til ovenfor nævnte
sag. Vi er af den opfattelse at der ikke er kommet afgørende nyt frem i
registreringssagen og fastholder på baggrund heraf vor ansøgning omkring
endelig registrering af Pirate Bay.
Vi indlader herefter
sagen til endelig afgørelse af Patent og Varemærkestyrelsen…"
Ved brev af 8. juni 2010 afgav Patent- og
Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:
"… Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt
sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre
opfattelse.
Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 23. marts 2010 og den under
behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse
stadfæstes…"
Klager, Diageo Scotland Limited v/Gorissen
Federspiel fremsendte med brev af 9. juli 2010 følgende kommentarer til
Styrelsens brev:
"… I forlængelse af
høringssvaret fra Patent- og Varemærkestyrelsen, har vi følgende bemærkninger.
Det anføres af Patent- og
Varemærkestyrelsen, at der ikke under behandlingen for Ankenævnet ses at være
fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at Styrelsen har fundet anledning
til at ændre sin vurdering af sagen.
Som angivet i
klagebegrundelsen fremsendt den 25. maj 2010, er det vores opfattelse, at
Patent- og Varemærkestyrelsen ved deres vurdering af mærkernes lighed har
forsømt at sammenligne mærkerne i deres helhed, idet der er lagt for stor vægt
på indsigermærkernes figurlige elementer uden hensyntagen til, hvordan
forbrugerne reelt opfatter mærkerne. Det undrer derfor, at Styrelsen ikke har
fundet anledning til at enten uddybe eller revidere sin vurdering af sagen.
At der ved vurderingen af
figurmærker overfor ordmærker skal lægges vægt på figurmærkets ordelement
fremgår blandt andet af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen VR
2007 02903 (E-PERFORMANCE overfor Performance Web), vedlagt, hvoraf blandt
andet fremgår:
”Ordet PERFORMANCE er fuldstændig indeholdt i begge mærker og udgør en stor
del af begge mærker […]Udover ordelementet indeholder indsigers mærke også et
figurelement. Det er styrelsens vurdering, at i de tilfælde hvor ordelementet
PERFORMANCE har særpræg, er der visuel lighed mellem mærkerne, fordi
ordelementet udgør en væsentlig del af begge mærker.”
Endvidere fremgår det, at
”samlet set er det styrelsens vurdering, at der er lighed mellem mærkerne i de
tilfælde hvor PERFORMANCE har særpræg. Dette begrundes i den visuelle lighed
mellem mærkernes ordelementer samt den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.”
I relation til nærværende
sag bemærkes, at ordet ”BAY” er fuldstændig indeholdt i begge mærker, og i sig
selv har særpræg i forhold til de relevante varer, nemlig klasse 33
”alkoholholdige drikke (dog ikke øl)”. Endvidere er der en ens fonetisk rytme i
de to mærker samt høj grad af visuel lighed mellem mærkernes ordelementer.
Henset til vurderingsgrundlaget i ovenstående sag, og som i øvrigt påberåbt i klagebegrundelsen af 25. maj 2010, er det fortsat vores vurdering, at Styrelsen ikke har foretaget en korrekt vurdering af sagen. Dette udgør efter vores opfattelse i sig selv et væsentligt nyt argument, hvorfor Styrelsens høringssvar i det hele bestrides og hvorfor vi samtidig anmoder om mundtlig forhandling af sagen jf. Ankenævnsbekendtgørelsens § 11…"
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet
for Patenter og Varemærker, 20. oktober 2010.