RESUMÉ:
AN 2010
00029 – VR 2008 03157 – SMILEY <w> - Indsigelse - Forvekslelighed
Der blev fremsat indsigelse mod endelig
registrering af VR 2008 03157 SMILEY <w>. Indsigelsen blev begrundet med,
at mærket VR 2008 03157 SMILEY <w> er forveksleligt med indsigers mærke
VR 1991 00002 SMIL <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke
indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne
afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som
stadfæstede den påklagede afgørelse.
KENDELSE:
År 2011, den 11. maj afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn,
Kraft Foods AS
v/Budde Schou A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2010 vedr. VR 2008 03157 SMILEY <w> indehavet af The Smiley Company Sprl.
v/Bech-Bruun Advokatfirma
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Indledningsvis skal det anføres, at Ankenævnet
ikke har fundet anledning til at behandle sagen mundtligt.
Som anført i Ankenævnets kendelse af 22. august
2008 er der ikke risiko for forveksling mellem de to omhandlede mærker.
Ankenævnet tiltræder af de grunde, Patent- og Varemærkestyrelsen har anført, at
indarbejdelse ikke er tilstrækkelig godtgjort. Som følge heraf stadfæster
Ankenævnet den påklagede afgørelse.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 18. maj 2001 indleverede Linds Patentbureau på
vegne Franklin Loufrani, England ansøgning om registrering af varemærket SMILEY
<w> for:
Klasse 5: Farmaceutiske præparater; diætetiske
præparater til medicinsk brug, diætetiske næringsmidler og drikke til medicinsk
brug, næringsmidler til spædbørn, slankethe til medicinske formål, medicinske
præparater til slankeformål, kosttilskud til medicinske formål, mineralvand til
medicinske formål, medicinske infusioner, mineraltilskud, vitaminpræparater.
Klasse 9: Møntautomater og -apparater, apparater
til kontrol af frankering, jukebokse (musik), salgsautomater, billetautomater,
møntstyrede automatiske spil (maskiner).
Klasse 18: Kufferter og rejsetasker, æsker af
læder eller læderpap, punge, skoletasker med skulderrem, tegnebøger med rum til
kreditkort, hatteæsker af læder, nøgleetuier (lædervarer), skrin til
toiletartikler, såkaldte beautybokse, dokumentmapper, skoletasker, indkøbsnet,
dækkener til dyr, attachetasker, punge ikke af ædle metaller, tegnebøger,
bæreseler til børn, rygsække, håndtasker, strandtasker, weekendtasker,
toiletsæt til rejsebrug (lædervarer).
Klasse 24: Vævede stoffer til lingeri.
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj (dog ikke
ortopædisk fodtøj), badetøj, badekåber, hagesmække, ikke af papir, baretter,
trikotagevarer, støvler, seler, bukser, kasketter, bælter (beklædning), hatte,
sportssko, kostumer til karneval, blebukser, ørevarmere (beklædning), slips,
halstørklæder, tørklæder, handsker, (beklædning), babytøj, hjemmesko, såler,
undertøj, forklæder (beklædning), sportstøj.
Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt,
kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og
grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk
og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, mælkedrikke eller drikke,
hvori mælk udgør hovedbestanddelen. glaserede frugter, kroketter, konserverede
krydderurter, præparater til supper, supper, tilberedte retter (eller
færdigretter) på basis af grøntsager, kød eller fisk.
Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris,
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori-
og konfekturevarer, gær, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede),
krydderier, råis, alger (med krydderi i), pasta, konfekturevarer til pyntning
af juletræer, aromatiske stoffer til næringsmidler, biskuitter, kakaodrikke,
kaffedrikke, chokoladedrikke, flager af tørrede kornprodukter, chokolade, spiselige
dekorationer til kager, tilberedte retter på basis af mel, gelé royal som
næringsmiddel til mennesker (ikke til medicinske formål), tyggegummi (ikke til
medicinske formål), udtræk (urteteer, ikke til medicinske formål), honning,
sandwicher, tilberedte retter (eller færdigretter) på basis af pasta,
spaghetti, ris eller kornprodukter.
Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og
havebrugsprodukter (ikke tilberedt, ikke forarbejdede), levende dyr, friske
frugter og grøntsager, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr.
Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke og
præparater til fremstilling af drikke, dog ikke drikke på basis af kaffe, te,
chokolade eller cacao og mælkedrikke.
Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl),
likører. spirituosa, vine.
Klasse 41: Underholdningsvirksomhed,
forlystelsesparker, kasinovirksomhed, spillehaller, organisering af spil om
penge, organisering af lotterier.
Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning
af mad og drikke, barer, café-restauranter, cafeterier,
selvbetjeningsrestauranter, udlejning af salgsautomater.
Varemærket blev registreret den 17. september 2008
og efterfølgende publiceret samme dato i Dansk Varemærketidende.
Den 17. november 2008 gjorde Budde Schou A/S
indsigelse på vegne af Kraft Foods AS mod gyldigheden af det registrerede mærke
SMILEY. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782
af 30. august 2001. I brev af 17. november 2008 anførte indsiger endvidere, at
indehavers mærke SMILEY er forveksleligt med indsigers mærke SMIL, VR 1991
00002, da der er mærkelighed og varekollision. Indsiger henviste til, at
indsigers mærke SMIL er velindarbejdet og velkendt.
I brev af 15. april 2009 bestred indehaver, at
mærkerne er forvekslelige, da der ikke er mærkelighed. Hvis der i øvrigt var
mærkelighed, ville der kun blive tale om at nægte registrering for så vidt
angår ”konfekturevarer og chokolade”. Indehaver henviste i øvrigt til AN 2008
00001.
Den 9. juli 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og udtalte følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
"2) der er risiko for forveksling,
herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi
det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne
eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."
Ifølge varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 1 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis:
”varemærket er identisk med eller
ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registeret for varer
og tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er
registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det
yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes
særpræg eller renommé, eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.”
3. Vurdering
og konklusion
Vurdering af velkendthed
Indsiger har gjort
gældende, at ordmærket SMIL er velindarbejdet og velkendt i Danmark og derfor
skal nyde en udvidet beskyttelse. Til dokumentation herfor er indsendt følgende
materiale:
· Brancheerklæring
· Lister
over salgsomfang for udvalgte perioder mellem 2001 og 2009
· Liste
over leverancer
· Kopier
af fakturaer
· Historisk
information omkring SMIL-varemærket
· Kopier
af diverse annoncer/ reklamer fra 1990´erne
· Reklamer
fra årerne 2001, 2002 og 2003
· Annoncer
fra 2009
· Kopi
af opionsundersøgelse fra AC Nielsen vedrørende udvikling i salg og vejet
salgsdistribution af SMIL-produkter.
Beskyttelsen som velkendt
mærke forudsætter, at det dokumenteres, at der er et vidtgående kendskab til
varemærket inden for den relevante omsætningskreds. Efter praksis skal
varemærket således være velindarbejdet på markedet. For at en ældre ret
kan udgøre en hindring for registrering af et yngre mærke, skal den ældre ret
være opstået før ansøgnings-tidspunktet for det yngre mærke. Indsiger skal
derfor bevise, at mærket er velkendt på tidspunktet for ansøgningens
indlevering. Det vil i denne sag sige før den 24. juli 1997, som er påberåbt
som prioritetsdato.
Indsiger har indsendt en
brancheerklæring fra Foreningen af Danske Importører i Chokolade- og
Konfekture-branchen fra 25. september 2009. Af pkt. 3 i erklæringen fremgår det
implicit, at SMIL bruges for konfekture. Det fremgår alene af den indsendte
brancheerklæring, at SMIL er indarbejdet – ikke at SMIL er velindarbejdet/
velkendt. Det fremgår heller ikke præcist, hvornår SMIL er indarbejdet – måske
en gang i 1990´erne. En brancheerklæring kan ikke vise, hvordan
omsætningskredsen opfatter mærket SMIL. Som følge heraf kan der ikke lægges
afgørende vægt på denne erklæring.
Det fremgår af
undersøgelsen foretaget af ACNielsen fra februar 2002, at der fra januar 1996
og hver måned frem til januar 1999 er opgjort et salg på x-antal kroner i 1000
kr. af SMIL chokoladepastiller, fx 575,4 (jan. 1996), 572,0 (feb. 1996) og
607,8 (marts 1996), og tilsvarende er der i disse måneder opgjort en ”vejet
salgsdistribution”, fx 70 (jan. 1996), 62 (feb. 1996) og 63 (marts 1996). Ved
opslag i søgemaskinen Google fremgår det, at ”vejet (salgs) distribution” er et
mål for omsætningens størrelse i de butikker, hvor et produkt bliver solgt. Har
et produkt en vejet distribution på 70%, betyder det, at de butikker, som
sælger produktet, står for 70% af omsætningen for produktklassen. Den vejede
salgsdistibution er et udtryk for, hvor vigtige de butikker, man er
distribueret i, er på en given produktklasse. Den angiver, hvor stor en del af
omsætningen, de butikker, der har solgt et givet produkt, har af den pågældende
produktklasses omsætning i den observerede periode.
Undersøgelsen viser også,
at SMIL, chokoladepatiller, er markedsleder i rulle-segmentet med en andel på
mellem 45,3 -53,3 i ”Rull. år første år”, ”Rull. år foregående år” og ”Rull. år
seneste periode”. Styrelsen formoder, at disse ”perioder” ligesom listen over
udviklingen i salg og vejet salgsdistribution opgjort i tal dækker 1996 til
1999, men det fremgår ikke klart. Det er heller ikke klart, om begrebet
”rullesegmentet” kun dækker over chokoladeruller, eller om det også dækker over
anden konfekture emballeret i ruller. Eller om denne søjleoversigt over volumen
andele inden for rullesegmentet er en oversigt over ”vejet salgsdistribution”
eller markedsandele.
Samlet kan det siges om
undersøgelsen foretaget af ACNIELSEN, at den rejser for mange ubesvarede
spørgsmål, og den viser ikke, hvad de pågældende tal skal ses i forhold til, så
styrelsen på den måde kan udlede noget mere konkret om omfanget af salget af SMIL
chokoladepastiller. Der kan derfor heller ikke lægges afgørende vægt på denne
undersøgelse.
Der er indsendt
statistiske opgørelser over salgstal fra 1999-2001 og 2009 samt enkelte fakturaer
fra 2003 – 2004. Intet af dette materiale er fra før den 24. juli 1997.
Herudover er der indsendt en række reklamemateriale fra 1992 og frem til 2009.
Totredjedel af dette reklamemateriale er fra 1998 og frem. Intet af salgstals-,
faktura- eller reklamematerialet viser, hvordan SMIL opfattes/ og blev opfattet
før 24. juli 1997 i omsætningskredsen.
Det er styrelsens
vurdering, at indsiger alene har dokumenteret en vis brug af mærket SMIL før
den 24. juli 1997. Da indsiger således ikke har dokumenteret, at SMIL før den
24. juli 1997 var velindarbejdet velkendt i Danmark, skal mærket ikke nyde en
udvidet beskyttelse.
Vurdering af SMILEY
vs. SMIL
Indehavers mærke: SMILEY <w>
Registreret for: En
lang række varer og tjenesteydelser i klasse 5, 9, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32,
33, 41 og 42.
Indsiger mærke: SMIL
<w>
Registreret for: ”Små
chokoladestykker med karamelfyld” i klasse 30.
Indehavers varemærke
SMILEY er et konverteret EU-varemærke med ansøgningsdato den 23. januar 1998 og
med prioritet fra den 24. juli 1997.
Ved ansøgningens
behandling fandt styrelsen, at der var risiko for forveksling mellem indsigers
mærke SMIL, VR 1991 00002, og indehavers mærke SMILEY. I brev af 5. juli 2001
meddelte styrelsen indehaver, at indsigers mærke, SMIL, var en hindring for
mærkets registrering for visse varer.
Indehaver begærede
herefter den 1. august 2003 det modholdte mærke SMIL VR 1991 00002 ophævet,
hvilken ophævelsessag nærværende ansøgning blev sat i bero på.
Sø- og Handelsretten traf
herefter den 9. marts 2007 endelig afgørelse i sagen (V 20/06), da Sø- og
Handelsretten stadfæstede Ankenævnets afgørelse om, at registreringen VR 1991
00002 alene kunne opretholdes for ”små chokoladestykker med karamelfyld” i
klasse 30.
I brev af 19. juni 2007
meddelte styrelsen indehaver, at styrelsen fortsat fandt, at der var sammenfald
mellem ”små chokoladestykker med karamelfyld” og ”konfekturevarer, chokolade,
spiselige dekorationer til kager” i klasse 30, hvorfor indehavers mærke SMILEY
fortsat måtte anses for at være forveksleligt med mærket VR 1991 00002 SMIL.
Styrelsen afslog herefter
den 6. november 2007 registrering af mærket SMILEY for de nævnte varer i klasse
30, hvorfor indehaver indbragte sagen for Ankenævnet.
Den 22. august 2008
afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærke kendelse i sagen, AN 2008 00001.
Ankenævnet omgjorde styrelsens afgørelse, da nævnet ikke fandt, at der var
risiko for forveksling mellem indehavers mærke SMILEY og indsigers mærke SMIL.
Da indsiger i nærværende sag
ikke har dokumenteret, at mærket SMIL er velindarbejdet og velkendt, er der
ikke i denne sag indsendt sådanne nye oplysninger, at styrelsen har anledning
til at foretage en anden vurdering, end den der er foretaget af Ankenævnet.
Mærkerne SMILEY og SMIL
ligner således ikke hinanden, da ordmærket SMIL har et beskedent særpræg og
alene bør tildeles en begrænset beskyttelse. Visuelt er der både ligheder og
forskelle på SMIL og SMILEY, hvorimod der auditivt er stor forskel på de to mærker,
i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges
vægt. På denne baggrund og ud fra en helhedsvurdering, finder vi, at der ikke
er risiko for forveksling.
Vi tager derfor ikke
indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…”
Denne afgørelse indbragte klager Kraft Foods AS v/Budde Schou A/S med brev
af 9. september 2010 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om,
at Styrelsens afgørelse omgøres. Klager anførte følgende:
”…
PÅSTANDE:
Principalt: VR 2008 03157 SMILEY afslås for: konditori- og
konfekturevarer, konfekturevarer til pyntning af juletræer, chokoladedrikke,
chokolade, spiselige dekorationer til kager.
Subsidiært: VR 2008 03157 SMILEY afslås for: chokolade.
Til støtte for vore
foreløbige påstande skal vi fremsætte følgende foreløbige
ANBRINGENDER:
1. Indsigers
varemærke SMIL var velkendt i Danmark inden den 24. juli 1997, med deraf
følgende krav på udvidet beskyttelse.
2. Selv
om indsigers varemærke SMIL ikke skulle blive bedømt som værende velkendt i
Danmark inden 24. juli 1997, er det angrebne varemærke SMILEY alligevel
forveksleligt med indsigermærket SMIL som følge af vareidentiteten, henholdsvis
vareligheden, i kombination med ligheden mellem varemærkerne SMIL og SMILEY,
idet SMILEY blot er indsigers varemærke med EY tilføjet til sidst.
Det fremgår af praksis,
at ved forvekslelighedsbedømmelsen er varemærkernes begyndelse særlig vigtig,
jf. f.eks. Knud Wallberg, Varemærkeret 2008, side 212, første afsnit, samt
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen VR 2005 01700
CONFIGATE = CONFIGIT, punkt 3.1, femte afsnit:
”Det
er Styrelsens faste praksis, at der skal lægges særlig vægt på begyndelsen af
mærker, når det skal vurderes, om to mærker ligner hinanden”.
I samme retning peger
dommen fra EU-Domstolen i Første Instans i sag T-43/05 BROTHERS BY CAMPER,
præmis 63, samt T-364/05 PAM PLUVIA, præmis 75, begge analogt.
Da vi først nu har fået
instruktion om at påklage Styrelsens afgørelse, og da vi er ved at indsamle
yderligere materiale til støtte for vor påstand om indsigermærkets velkendthed,
anmoder vi om en måneds frist til indlevering af egentlig ankebegrundelse samt
yderligere materiale…”
Klager uddybede påstanden
yderligere i brev af 14. oktober 2010 med følgende:
”… I fortsættelse af vor
skrivelse af 9. september 2010 fremsendes herved uddybende begrundelse for den
indgivne klage.
Sagens baggrund:
Det bekendtgjorte mærke
VR 2008 03157 SMILEY er, som det fremgår, et konverteret EU-varemærke med
ansøgningsdato den 23. januar 1998 og med prioritet fra den 24. juli 1997.
Ansøgningen blev derfor behandlet i Patent- og Varemærkestyrelsen i henhold til
den tidligere gældende praksis, dvs. også med modhold af relative hindringer.
Under sagsbehandlingen blev min klients varemærke SMIL VR 1991 0002 anført som
registreringshindring.
Som reaktion herpå
indleverede indehaverne af SMILEY-varemærket en ophævelsesbegæring mod min klients
varemærke VR 1991 0002 SMIL. Denne retssag mundede ud i en afgørelse, hvorved
min klients mærke blev begrænset til udelukkende at dække ”små chokoladestykker
med karamelfyld”.
På baggrund af denne dom
fastholdt Styrelsen, at der fortsat var varekollision i forhold til min klients
mærke og afslog SMILEY-varemærket i relation hertil. Denne afgørelse blev
indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, og afgørelsen her var, at
mærkerne SMIL og SMILEY ikke kunne anses for tilstrækkeligt forvekslelige
samlet set, afgørelsen var dog med dissens.
Da det foreliggende mærke
blev behandlet efter de hidtidige regler, medførte dette en efterfølgende
bekendtgørelse og efterfølgende nedlæggelse af indsigelse fra min klients side.
For belysning af
sagsforløbet i den foreliggende sag fremsendes vedlagt kopi af den førte
korrespondance tillige med kopi af det dermed fremsendte underbilag.
Bilag 1: Brev
af 17. november 2008 fra Budde Schou A/S til Patent- og Varemærkestyrelsen.
Bilag 2: Sø-
og Handelsrettens dom V 20/06 samt ALADDIN-afgørelsen i sagen R514/2202-4.
Bilag 3: Brev
af 1. maj 2009 fra Patent- og Varemærkestyrelsen til Budde Schou A/S, med kopi
af imødegåelse af indsigelse fra Bech-Bruun.
Bilag 4: Ankenævnets
kendelse af 22. august 2008 i sagen AN 2008 00001.
Bilag 5: Brev
af 6. november 2009 fra Budde Schou A/S til Patent- og Varemærkestyrelsen med
bilag.
Bilag 6: Brev
af 9. juli 2010 fra Patent- og Varmærkestyrelsen til Budde Schou A/S med
afgørelse i indsigelse i sagen VR 2008 03157.
Bilag 7: Brochureblade.
Anbringender:
Indsigers varemærke har været kendt og benyttet i en lang række lande verden
over, herunder Danmark, i hvert tilfælde siden 1955, jævnfør herved den med
vort indlæg af 6. november 2009 indleverede dokumentation.
Der er i Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse af 9. juli 2010 rejst spørgsmål til den
indleverede dokumentation for mærkets velkendthed, herunder til undersøgelsen
foretaget af AC Nielsen fra februar 2002. Det skal præciseres, at de heri
angivne salgstal for de enkelte år også forud for 1997 dækker de faktisk
foretagne salg af SMIL-chokoladepastiller i Danmark.
For yderligere
dokumentation for den faktiske brug forud for 24. juli 1997 af min klients
mærke i Danmark fremsendes diverse brochureblade, alle forsynet med dato.
Som yderligere
dokumentation er vi ved at indhente en supplerende udtalelse fra
chokoladebranchens forening med uddybning af den tidligere indhentede
brancheerklæring. Den fremlagte dokumentation bør – sammen med den erindring
der vil være i hvert tilfælde hos personer af en vis alder – være tilstrækkelig
for dokumentation af velkendthed af SMIL-varemærket, med deraf følgende krav på
udvidet beskyttelse.
Under alle omstændigheder
er der så afgørende lighedspunkter mellem varemærkerne SMIL og SMILEY, at disse
vil kunne give anledning til misforståelser, hvis de anvendes for identiske
eller ligeartede produkter. Jeg henviser herved til tidligere praksis, som også
nævnt i vort indlæg af 9. september 2010.
Påstande:
På baggrund af
ovenstående henstilles det
principalt VR
2008 03157 SMILEY afslås for: konditori- og konfekturevarer, konfekturevarer
til pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer
til kager,
subsidiært VR 2008 03157 SMILEY afslås for:
chokolade.
Jeg anmoder om, at der må
blive tilstået os en frist på 1 måned for efterlevering af den ovenfor nævnte
supplerende brancheerklæring…”
Indklagede The Smiley Company Sprl. v/Bech-Bruun Advokatfirma kommenterede
klagen i brev af 22. december 2010 med følgende:
”… Jeg henviser til ankenævnets brev af 18.
oktober 2010 med kopi af klagers brev af 14.oktober 2010 og skal herved udtale
mig på mærkeindehavers vegne.
1. Spørgsmålet om velkendthed
Klager gør gældende, at klagers varemærke SMIL
er velkendt, jf. klageskrivelsen side 2, og har fremlagt
dokumentationsmateriale, der skulle vise dette.
Det dokumentationsmateriale fra klager, der
medfulgte klagen, fordeler sig på bilag 5 og bilag 7. For så vidt angår bilag 5
gør mærkeindehaver gældende, at materialet ikke er tilstrækkeligt til at
dokumentere, at klagers varemærke skulle være velkendt, jf. også Patent- og
Varemærkestyrelsens vurdering i den påklagede afgørelse, hvor styrelsen på side
4 anfører:
"Det er styrelsens
vurdering, at indsiger alene har dokumenteret en vis brug af mærket SMIL før
den 24. juli 1997. Da indsiger således ikke har dokumenteret, at SMIL før den
24. juli 1997 var velindarbejdet velkendt i Danmark, skal mærket ikke nyde en
udvidet beskyttelse."
Til det nu fremlagte materiale i bilag 7
bemærkes følgende:
Der er fremlagt en række annoncer angiveligt fra
"TIQUE magazin". Så vidt jeg kan se, er TIQUE et norsk modemagasin,
jf. vedlagt udskrift fra hjemmesiden på www.tique.no,
bilag A, hvoraf det også fremgår, at
magasinet har adresse i Olso.
Der er ikke fra klagers side oplyst noget om,
hvorvidt – og i hvilket omfang - magasinet TIQUE har været distribueret blandt
danske forbrugere. De fremlagte annoncer siger derfor intet om brug, endsige
velkendthed, at varemærket SMIL i Danmark.
Foruden de ovenfor nævnte annoncer indeholder
bilag 7 nogle farvebilleder af point-of-sale materiale med emballager, hvor
varemærket SMIL er vist. Der mangler imidlertid oplysninger om, hvorvidt det
pågældende materiale har været brugt i Danmark, og i givet fald hvor og
hvornår. De pågældende farvebilleder kan derfor heller ikke anses for
dokumentation for, at klagers varemærke SMIL skulle være velkendt.
Endelig indeholder bilag 7 kopi af en prisliste
fra Rømø-Sylt linie, hvor der er nævnt "Smil penalhus". Det fremgår
ikke, om det er et eksempel på brug af klagers varemærke for de varer, der er
omfattet af klagers registrering. Endvidere mangler der informationer om
omfanget af brugen af prislisten.
Samlet set gøres det gældende, at bilag 7 ikke
tilfører sagen dokumentation for, at klagers varemærke skulle være velkendt i
Danmark, og at det derfor ikke kan lægges til grund, at klagers varemærke SMIL
er velkendt her i landet.
Klager skriver, at der skulle være en
supplerende brancheerklæring på vej fra chokoladebranchens forening. For god
ordens skyld bemærkes, at mærkeindehaver ikke har set en sådan supplerende
erklæring.
2. Manglende forvekslelighed
2.1 Mærke-lighed
Det gøres gældende, at klagers varemærke SMIL
har et begrænset særpræg med deraf følgende begrænset beskyttelsesomfang. Det
fremgår af den påklagede afgørelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det
på side 6 anføres:
"Mærkerne SMILEY og
SMIL ligner således ikke hinanden, da ordmærket SMIL har et beskedent særpræg
og alene bør tildeles en begrænset beskyttelse."
Endvidere henvises til Ankenævnets afgørelse AN
2008 00001 (bilag 4 til klagers indlæg), hvor nævnet udtaler:
"Visuelt er der
både ligheder og forskelle på SMIL og SMILEY, hvorimod der auditivt er stor
forskel på de to mærker, i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og
engelsk udtale bør tillægges vægt."
For så vidt angår spørgsmålet om begrebsmæssig
lighed bemærkes, at de to mærker SMIL og SMILEY giver forskellige
associationer. SMIL henviser umiddelbart til begrebet et smil, mens ordet
SMILEY associerer til en figur, som er glad og smilende.
Navnlig på baggrund af den store auditive
forskel mellem mærkerne og de forskellige associationer, der knytter sig til
mærkerne, gøres det gældende, at der ikke er mærke-lighed.
2.2 Varelighed
Det er mærkeindehavers opfattelse, at der alene
kan statueres varelighed i forhold til varearten "chokolade", der er
omfattet af mærkeindehavers registrering. Under sagens behandling for Patent-
og Varemærkestyrelsen meddelte styrelsen i brev af 19. juni 2007, at varerne
"små chokoladestykker med karamelfyld" i klagers varefortegnelse var
sammenfaldende med "konfekturevarer, chokolade, spiselige dekorationer til
kager" i mærkeindehavers varefortegnelse.
Mærkeindehaver er ikke enig heri, idet i hvert fald ”spiselige dekorationer
til kager” ikke kan anses for at være en vare af lignende art som indsigers
”små chokoladestykker med karamelfyld”.
Hvis der havde været mærke-lighed – hvilket såvel mærkeindehaver som
Ankenævnet ikke mener der er - ville der derfor kun kunne blive tale om at
ophæve mærkeindehavers registrering for ”konfekturevarer og chokolade”. Jeg
henviser til mærkeindehavers indlæg af 15. april 2009, punkt 3.2.4.4 (fremlagt
som del af bilag 3 til klagen).
2.3 Mærkerne er ikke forvekslelige
Spørgsmålet om forvekslelighed skal efter
praksis afgøres efter en helhedsvurdering. Allerede fordi der som nævnt under
punkt 2.1
ikke er mærke-lighed, gøres det gældende, at varemærkerne SMIL og SMILEY ikke
kan anses for forvekslelige. Den manglende forvekslelighed er da også fastslået
både af Patent- og Varemærkestyrelsen i den påklagede afgørelse og af
Ankenævnet i sag AN 2008 00001 (sagens bilag 4).
Der findes da også en lang række registrerede
varemærker med SMILE eller SMILEY, der sameksisterer med gyldighed i Danmark.
Se vedlagte oversigt over sådanne varemærker i klasse 30 fra Saegis-databasen
(Thomson-Reuters), bilag B.
Klagers bemærkninger om, at varemærket SMIL
skulle være velkendt, ændrer ikke på udfaldet af vurderingen af
forvekslelighed.
Allerede fordi mærkeindehaver som nævnt under
punkt 1
gør gældende, at klager ikke har dokumenteret, at varemærket SMIL er velkendt,
bør det være ufornødent med yderligere stillingtagen til spørgsmålet om
velkendthed. For det tilfælde, at Ankenævnet måtte finde, at klagers varemærke
skal anses for velkendt, bemærkes at dette ikke ændrer på den manglende
mærke-lighed.
Det fordres nemlig også, at der er risiko for
forveksling, selv om der er tale om et velkendt varemærke. I den forbindelse
henvises til Varemærkeret af Knud Wallberg, 4. udgave 2008, side 104, hvor det
anføres:
"Det er i så
henseende klart, at et mærke, der har et betydeligt særpræg, vil stå stærkere i
forvekslingsbedømmelsen end et lidet distinktivt mærke [……] Dette beror ganske
enkelt på, at man umiddelbart genkender det særprægede mærke, og at "efterligninger"
uden videre opleves som retsstridige. Det er selve varemærket, man skal
koncentrere sig om, ikke "markedsføringskonceptet, se ankenævnets
afgørelse i V/96, men særpræget kan her som andetsteds erhverves gennem
indarbejdelse, og vel-indarbejdede mærker har da også en noget stærkere
beskyttelse end de ordinære mærker, også når det drejer sig om ligeartede varer
[……] Selv i tilfælde, hvor der foreligger et velkendt mærke, skal der i
normalsituationen være tale om forveksling mellem dette mærke og det andet
kendetegn"
Da der som nævnt er store forskelle på mærkerne
SMIL og SMILEY, navnlig auditivt og begrebsmæssigt, kan et eventuelt forøget
beskyttelsesomfang af SMIL på grund af velkendthed ikke bevirke, at der kan ses
bort fra den manglende forvekslingsrisiko.
Hertil kommer, at klagers varemærke SMIL som
nævnt under punkt 2.1
har et begrænset særpræg, hvilket taler for et relativt snævrere
beskyttelsesomfang trods en eventuel velkendthed. Herom henvises til
Varemærkeret af Knud Wallberg, 4. udgave 2008, side 105:
"Er det velkendte
varemærke som udgangspunkt et svagt mærke, er indarbejdelsen ikke altid nok
[……]"
Mærkeindehaver bestrider således, at det kan
lægges til grund, at klagers varemærke er velkendt. Hvis Ankenævnet - uanset
dette - måtte finde, at klagers varemærke er velkendt, kan der på den baggrund
blive tale om et vist udvidet beskyttelsesomfang over for andre mærker, også
for ligeartede varer. I givet fald vil dette imidlertid blive modvirket af det
begrænsede særpræg for klagers varemærke, der taler for et snævrere
beskyttelsesomfang.
Under alle omstændigheder bemærkes dog, at et
eventuelt udvidet beskyttelsesomfang for klagers registrering ikke kan føre
til, at klagers varemærkeregistrering skulle være til hinder for
mærkeindehavers registrering, da kravet om forvekslelighed som nævnt ikke er
opfyldt.
I øvrigt henviser jeg til mærkeindehavers
bemærkninger fremsat under indsigelsessagen, herunder navnlig mærkeindehavers
indlæg af 15. april 2009, der er fremlagt med bilag 3 til klagen.
2.4 Eksempler fra praksis
At varemærkerne SMIL og SMILEY ikke kan anses
for forvekslelige, støttes af en række afgørelser.
Som bilag
C vedlægges afgørelse af 24. januar 2006 fra Board of Appeal ved OHIM
vedrørende varemærkerne BALI og BALINA, der ikke fandtes forvekslelige på grund
af manglende mærke-lighed.
Endvidere vedlægges som bilag D en anden afgørelse fra Board of Appeal ved OHIM, nemlig
afgørelse af 10. juli 2008 vedrørende varemærkerne RIVA og RIVAGE. Som det
fremgår af afgørelsen, fandtes varemærkerne ikke forvekslelige på grund af de
klare visuelle og auditive forskelle, selv om der var tale om direkte
varesammenfald.
Endelig vedlægger jeg som bilag E en Board of Appeal afgørelse af 17. januar 2002 vedrørende
varemærkerne EVER og EVERON, der heller ikke fandtes forvekslelige på trods af
direkte varesammenfald.
På baggrund af ovenstående henstiller jeg således
til ankenævnet, at klagen ikke tages til følge, og at mærkeindehavers
registrering opretholdes i fuldt omfang…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 5.
januar 2011 følgende udtalelse:
”… Som svar på
Ankenævnets brev af den 23. december 2010 skal styrelsen udtale følgende:
Under behandlingen for
Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige
argumenter, at styrelsen
har anledning til at ændre opfattelse.
Det skal i den
forbindelse bemærkes, at der ikke ses at være indleveret den i klagers brev af
den 14.
oktober 2010 anførte supplerende
udtalelse fra chokoladebranchens forening.
Med hensyn til klagers
bemærkning om, at de i AC Nielsen rapporten fra februar 2002 angivne
salgstal dækker over de
faktisk foretagne salg af SMIL chokoladepastiller, skal endvidere bemærkes,
at styrelsen i afgørelsen
af den 9. juli 2010 også lagde til grund, at der var tale om sådanne salgstal,
jf.
afgørelsens side 4.
Styrelsen stillede
derimod i afgørelsen spørgsmålstegn ved relevansen af oplysningerne om ”vejet
salgsdistribution” og om
at ”SMIL er markedsleder i rulle-segmentet”. For så vidt angår begrebet
”vejet
salgsdistribution”, så er det bl.a. anført i styrelsens afgørelse, at disse
oplysninger alene
vedrører spørgsmålet om,
hvor stor en omsætning distributionsleddet for klagers produkter har inden
for den ”relevante
produktklasse”. Det er dog uklart hvorledes ”produktklassen” er defineret i
undersøgelsen.
Ligeledes er det uklart
hvad der i undersøgelsen forstås ved ”rulle-segmentet”. Som anført i afgørelsen
kan ”rulle-segmentet” være
afgrænset til produkter, der er ganske lig med klagers produkt, nemlig
chokolader med
karamelfyld, der er emballeret i ruller. Det kan formentlig også defineres mere
bredt,
og således også omfatter
”ruller” indeholdende vingummi, mint-pastiller, chokoladekiks eller andre
produkter, der emballeres
i ”ruller”. Uden en klarere definition af ”rulle-segmentet” i undersøgelsen er
det følgeligt ganske
svært at udlede noget præcist af de angivne tal.
Det skal i den
forbindelse bemærkes, at der i følge Danmarks Statistik i gennemsnit blev
forbrugt for
ca. kr. 949,00 pr.
husstand i Danmark på varen ”chokolade”. Endvidere fremgår det af Danmarks
Statistiks
”Statistikbank”, at der i 1996 var 2.381.132 husstande i Danmark, hvorfor det
samlede
forbrug i forhold til
varen ”chokolade” i 1996 kan anslås til at være ca. kr. 2.259.694.268,00.
Ses dette tal i forhold
til oplysningerne om salg af SMIL chokoladepastiller i AC Nielsen
undersøgelsen, kan det
konstateres at klagers samlede salg i 1996, hvilket efter det oplyste andrager
ca. kr. 8.614.800,00,
alene udgør ca. 0,38 % af det samlede forbrug på varen ”chokolade” i danske
husstande.
Udskrifter fra Danmarks
Statistik vedlægges som bilag A.
Styrelsen er derfor
fortsat af den opfattelse, at klager ikke har givet tilstrækkelig klare
oplysninger om
det relevante
markedssegment og markedsandelen heraf til, at der kan lægges afgørende vægt på
de
med undersøgelsen fra AC
Nielsen indsendte oplysninger.
Styrelsen fastholder
derfor afgørelsen af 9. juli 2010 og den under behandlingen fremførte
argumentation og
vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet,
at den trufne afgørelse stadfæstes…”
Klager Kraft Foods AS v/ Budde Schou A/S har med
brev af 7. februar 2011 anmodet om, at sagen blev stillet i bero. Klager
anfører:
”… Jeg henviser til
Ankenævnets skrivelse af 6. januar 2011.
Som det vil være
Ankenævnet bekendt, er den foreliggende sag af meget stor betydning for min
klient.
Jeg kan oplyse, at en
parallel indsigelse er rejst af min klient mod ansøgernes EU-varemærkeansøgning
nr. 6855829. Vi anmoder om, at behandlingen af den foreliggende sag må blive
stillet i bero på udfaldet af denne parallelle EU-sag.
Skulle Ankenævnet ikke
kunne imødekomme dette ønske, anmoder vi om, at der må blive tilstået os en
ganske kort frist på 14 dage for at fremkomme med vort afsluttende skriftlige
indlæg i sagen. Årsagen hertil er, at min klient er ved at undersøge mulighederne
for at fremkomme med supplerende dokumentation for den faktiske brug og
indarbejdelse af det foreliggende mærke også forud for juli 1997.
Jeg kan oplyse, at min klient har bedt mig
bekræfte, at vi vil være interesseret i deltagelse i en mundtlig forhandling,
såfremt en sådan bevilges af Ankenævnet…”
Klager får telefonisk oplyst af Ankenævnet, at hverken berostillelse af
sagen eller fristforlængelse kan imødekommes, hvorfor klager med brev ligeledes
af 7. februar 2011 fremsender følgende kommentarer til Styrelsens udtalelse:
”… I fortsættelse af mit
indlæg af d.d. i ovennævnte sag samt efterfølgende telefonsamtale med
specialkonsulent Anja Bech Hornecker, skal jeg herved – for den situation at de
i mit indlæg ansøgte anmodninger ikke imødekommes – herved fremkomme med et
afsluttende skriftligt indlæg i sagen.
Anbringender:
Indledningsvis vedlægges
en supplerende erklæring fra Chokoladebranchens Forening, hvori det yderligere
bekræftes, at varemærket SMIL har været anvendt og skønnes indarbejdet i
Danmark siden begyndelsen af 1990’erne. Denne supplerende udtalelse
efterspørges i Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 5. januar 2011, og det
skal beklages, at vi ikke har kunnet fremsende den før nu på trods af gentagne
erindringer til brancheforeningen.
Umiddelbart kan jeg
tiltræde, at den faktiske markedsandel for min klients produkt som solgt under
betegnelsen SMIL udgør en relativt lille procentdel af det samlede
chokoladeforbrug i 1996. Ikke desto mindre er det min klients og vor påstand,
at salget har varieret de enkelte år, og at det således har været væsentligt
højere i en række af årene forud for 1996. Derudover bør det indgå, at man ikke
umiddelbart kan sammenligne salg af chokoladepastiller med det samlede
chokoladesalg, det kunne i hvert tilfælde være berettiget at bortse fra en
række segmenter inden for chokoladeområdet ved denne procentberegning.
Som tidligere nævnt har
vor ordregiver hele vejen under sagens behandling forsøgt at fremskaffe
supplerende dokumentation for den omfattende markedsføring og det omfattende
salg af SMIL-produkter i Danmark. Desværre opstod der det problem undervejs, at
en pakke med sådant materiale tilsyneladende er gået tabt i posten på vejen fra
den norske koordinator og til vor ordregiver, der ønskede at gennemgå dette
materiale, inden man videresendte det til os. Da der er tale om gammelt
materiale, er det ikke muligt at fremskaffe kopier af dette. Fra min ordregiver
har jeg imidlertid modtaget det i kopi vedlagte supplerende materiale, der
viser brug af SMIL i 1997 via toldfrit salg.
På baggrund af
ovenstående henstilles det, at det ved afgørelsen af den foreliggende sag
lægges til grund, at min klients mærke må anses for velindarbejdet og velkendt
i Danmark også forud for juli 1997 inden for det helt konkrete
chokoladekonfektområde.
Påstande:
Det henstilles
principalt, at VR 2008
03157 SMILEY afslås for: konditori- og konfekturevarer, konfekturevarer til
pyntning af juletræer, chokoladedrikke, chokolade, spiselige dekorationer til
kager;
subsidiært, at VR 2008
03157 SMILEY afslås for: chokoladekonfekt.
For god ordens skyld skal jeg slutteligt bekræfte,
at vi vil være interesseret i deltagelse i en mundtlig forhandling, såfremt en
sådan bevilges af Ankenævnet…”
Med brev af 8. februar 2011 svarer Ankenævnet for Patenter og Varemærker på
klagers breve af 7. februar 2011. Ankenævnet anfører:
”… Ankenævnet for
Patenter og Varemærker har modtaget din anmodning af 7. februar 2011 om at få
sagen sat i bero alternativt at få yderligere 14 dage til at komme med
afsluttende indlæg i sagen samt mulighed for at fremkomme med supplerende
dokumentation for den faktiske brug og indarbejdelse af det foreliggende mærke
også forud for juli 1997.
Som meddelt telefonisk
g.d. må Ankenævnet meddele, at anmodningen om berostillelse ikke kan
imødekommes, idet ankenævnet ikke er bundet af afgørelser truffet af OHIM.
Endvidere kan Ankenævnet
ikke imødekomme anmodningen om en fristforlængelse på 14 dage til at komme
med afsluttende indlæg i sagen. Dette skyldes, at der er tale om en fælles
frist for sagens parter. Endelig skal der gøres opmærksom på, at der ikke kan
fremsendes nyt materiale i sagen på nuværende tidspunkt. Der er alene mulighed
for at forholde sig til Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i sagen.
Beslutningerne er truffet af formanden for Ankenævnet.
For god ordens skyld skal jeg meddele, at Ankenævnet har modtaget dit
indlæg med bilag af 7. februar 2011.
Kopi af nærværende brev samt kopi af dit ovennævnte brev er tilsendt
modparten til orientering…”
Indklagede The Smiley Company Sprl v/Bech-Bruun
Advokatdirma fremsender med brev af 14. februar 2011 sine kommentarer og
anfører følgende:
”… Jeg henviser til ankenævnets brev af 8. februar
2011 med bilag.
Som nævnt i ankenævnets brev af 6. januar 2011 har
der ikke derefter kunnet fremlægges nyt materiale i sagen. På den baggrund skal
jeg henstille til ankenævnet at se bort fra klagers efterfølgende indlæg af 7.
februar 2011 med bilag, herunder eksempler på annoncering på norsk mv. samt
e-mail af 2. februar 2011 fra Dansk Erhverv.
I øvrigt bemærkes, at klagers materiale – hvis det
ellers kunne tillades fremlagt – ikke ville kunne ændre på, at der
"auditivt er stor forskel på de to mærker", jf. side 6 i den
påklagede afgørelse, som fastholdes i styrelsens høringssvar af 5. januar 2011,
og mærkeindehavers indlæg af 22. december 2010, side 2…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 11. maj 2011.