RESUMÉ:
AN 2010
00030 – VR 2009 002210 – DAC <w> - Forvekslelighed
Indehaveren
af varemærket VR 2002 02506 DAKO <w> fremsatte indsigelse mod endelige
registrering af VR 2009 02210 DAC <w> for så vidt angår klasse 42.
Indsigelsen blev begrundet med, dels at indehavers mærke VR 2009 02210 DAC
<w> var forveksleligt med indsigers ældre ordmærke, dels at der var varesammenfald
i klasse 42. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og
opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for
Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse.
KENDELSE:
År 2011, den 22. marts afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Jens Schovsbo)
Dako Denmark A/S
v/Awapatent A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30.
juli 2010 i sagen VR 2009 02210 DAC <w> indehavet af
Taus Kasper Welle Borup Sørensen
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen
i udtalelsen af 7. december 2010, stadfæster Ankenævnet for Patenter og
Varemærker den påklagede afgørelse.
Herefter bestemmes:
Den påklagede
afgørelse stadfæstes.
Sagens
baggrund:
Den 30. oktober 2008 indleverede Taus Kasper Welle
Borup Sørensen ansøgning om registrering af varemærket DAC <w> for:
Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer
(ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele
(ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke
hånddrevne), rugemaskiner.
Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed,
installationsvirksomhed.
Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske
tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel
analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer
software.
Varemærket blev registreret den 5. august 2009 og
efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende samme dato.
Den 2. oktober 2009 gjorde Awapatent A/S på vegne
DakoCytomation Denmark A/S (nu Dako Denmark A/S) indsigelse mod den endelige
registrering af mærket VR 2009 02210. Indsigelsen var baseret på
Varemærkelovens § 15 med henvisning til mærkernes forvekslelighed samt
varesammenfald i klasse 42.
Indehaver svarede ikke i indsigelsessagen.
Med brev af 30. juli 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge og
opretholdt registreringen i sin helhed. Styrelsen anførte følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
"1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller
tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de
varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller
2) der er risiko for
forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre
varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre
varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende
art."
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers
mærke: DAC, VR 2009 02210
Registreret for: Klasse
07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug
på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug
på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.
Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og
design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.
Indsigers
mærke: DAKO, VR 2002 02506
Registreret for: Klasse
01: Kemiske produkter og præparater til industrielle og videnskabelige formål
og anvendelse, herunder kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til brug i
forskningskaboratorier samt til brug i industrien.
Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder
kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til medicinsk eller
veterinærmedicinsk brug.
Klasse 09: Diagnoseapparater og -instrumenter, ikke til medicinsk brug,
herunder apparater til farvning og/eller visualisering af præparater samt
analyse- og måleapparater, software til diagnoseapparater.
Klasse 10: Diagnoseapparater og -instrumenter og -instrumenter til
medicinsk brug, herunder apparater til farvning og/ eller visualisering af
præparater samt analyse- og måleapparater.
Klasse 44: Læge-, sundheds- og veterinærvirksomhed, herunder medicinsk
analyse og diagnose.
Indehavers mærke består
af tre bogstaver og har en stavelse, nemlig DAC. Indsigers mærke består af fire
bogstaver og har to stavelser, nemlig DA-KO. Mærkerne er korte mærker, der
deler de to første bogstaver, men de deler ikke nogen stavelser. Visuelt er der
naturligvis en lille lighed mellem mærkerne, da de deler bogstaverne DA.
Samtidig er der også visuelle forskelle. Således er det kun to bogstaver og
halvdelen af indsigers korte mærke, der er fælles.
Lydligt ligner C og K
hinanden, men dette opvejes af det faktum, at der er tale om en stavelse
overfor to stavelser, hvilket medfører at mærkerne lydligt er forskellige. Det
er derfor styrelsens vurdering at der ikke er mærkelighed mellem mærkerne.
Det er styrelsens
vurdering, at der ikke er sammenfald af varer og tjenesteydelser mellem
registreringerne.
Da der hverken er
mærkelighed eller sammenfald af varer og tjenesteydelser, er styrelsens
vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der
ikke er risiko for at antage en forbindelse mellem mærkerne.
Indsigelsens tages ikke
til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark.
Afgørelsen er truffet i
medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte Awapatent A/S på vegne
DAKO Denmark A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 16.
september 2010 og fremførte følgende:
”… I medfør af
varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 30. juli 2010 trufne
afgørelse, jf. bilag 1.
Der nedlægges følgende
Påstand:
Varemærket VR 2009 02210
DAC nægtes registrering i klasse 42.
Sagsfremstilling:
Varemærket DAC blev
ansøgt registreret den 30. oktober 2008.
Med brev af 2. oktober
2009 fremsatte klager, DakoCytomation Denmark A/S (nu Dako Denmark A/S),
indsigelse mod registreringen af VR 2009 02210 DAC, jf. bilag 2.
Indsigelsen var baseret
klagers tidligere danske varemærkeregistrering nr. VR 2002 02506. Anken støttes
tillige på denne registrering, jf. bilag 3.
Indsigelsen blev fremsat
under henvisning til varemærkelovens § 15, idet klager argumenterede for, at
mærkerne er forvekslelige, idet der både er sammenfald af varer og
tjenesteydelser samt mærke-lighed.
Indsigelsen blev ikke
imødegået af ansøger, hvorfor styrelsen den 29. juni 2010 meddelte, at sagen
blev taget op til afgørelse, jf. bilag 4.
Der henvises i det hele
taget til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-4.
Anbringender:
Til støtte for vores
påstand gøres følgende gældende:
At anken
alene vedrører klasse 42.
At mærkerne
er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf.
varemærkelovens § 15.
At ingen
af mærkerne fremtræder som beskrivende eller svage i forhold til de af
registreringerne omfattede varer. Rytme, tryk og udtale af de to mærker – DAKO
og DAC - er meget ens, ligesom det synsmæssige indtryk af mærkerne ligger ret
tæt. Mærkerne giver ikke nogle begrebsmæssige forskelle, men opfattes begge som
fantasiord. Da de også i deres helhed både fonetisk og visuelt ligger tæt er
der er derfor betydelig grad af mærke-lighed.
At det
er fast dansk og europæisk praksis at tillægge begyndelsen af et mærke mest
vægt i en sammenligning med et andet mærke, da køberkredsen normalt vil fæste
sig ved denne. Der foreligger i nærværende sag ingen holdepunkter for at
fravige fast praksis.
At de to
første bogstaver i de omhandlede mærker er identiske og ”C” og ”K” er
quasi-identiske erstatningsbogstaver som udtales ens. Ansøgers mærke, DAC, er
dermed fuldstændig indeholdt i klagers mærke, hvorfor mærkerne visuelt og som
helhed betragtet giver et meget ens indtryk.
At det
også auditivt har stor betydning at udtalen af mærket DAC er identisk med
udtalen af de første tre bogstaver tilsammen i klagers mærke DAKO.
At der
foreligger sammenfald eller en høj grad af lighed mellem de af ansøgers mærke
omfattede serviceydelser videnskabelige
og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed,
industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og
computer software i klasse 42, og de af klagers mærke omfattede
tjenesteydelser læge-, sundheds- og
veterinærvirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose i klasse 44.
At klasseinddelingen
alene er et ordenshensyn og at der bør ske en reel vurdering af de omfattede
tjenesteydelser.
At Det
er helt almindeligt, at man både udbyder software som man selv har designet og
udviklet. Det vil derfor være naturligt at antage en forbindelse mellem
forvekslelige mærker for disse produktkategorier. Der er således identitet og
høj grad af lighed mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de stridende
mærker.
At køberkredsen
ud fra en samlet vurdering af de visuelle, auditive og begrebsmæssige indtryk
mærkerne giver samt de identiske eller meget nærtliggende tjenesteydelser, vil
antage, at der eksisterer en kommerciel forbindelse mellem mærkerne.
At der
er betydelig praksis til støtte for at mærkerne DAC og DAKO er forvekslelige.
Der påberåbes følgende bilag:
Bilag 1: Kopi af
afgørelse
Bilag 2: Kopi af
indsigelse
Bilag 3: Udskrift af VR
2002 02506
Bilag 4: Kopi af
styrelsens brev af 29. juni 2010…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 7.
december 2010 følgende udtalelse:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 19. november 2010 skal styrelsen
udtale følgende:
Indledningsvist skal styrelsen beklage det sene svar i sagen.
Styrelsen har i afgørelsen af den 30. juli 2010 henvist til, at mærkerne DAC
og DAKO ikke ligner hinanden, ligesom de omhandlede tjenesteydelser ikke er
sammenfaldende, hvorfor der ikke foreligger en risiko for forveksling.
Selvom styrelsen fortsat er af den opfattelse, at der ikke er en risiko for
forveksling mellem mærkerne, så har det ved en fornyet gennemgang af sagen
måttet konstateres, at begrundelsen for styrelsens afgørelse lider af visse
mangler.
Det fremgår af EU-domstolens praksis, herunder af Canon-, Sabel- og
Lloyd-sagerne, at vurderingen af risikoen for forveksling skal foretages ud fra
en helhedsvurdering, i hvilken forbindelse alle relevante faktorer skal tages i
betragtning, herunder graden af ligheden mellem mærkerne og mellem
varerne og/eller tjenesteydelserne.
Styrelsen har i den påklagede afgørelse blot henvist til, at mærkerne ikke
ligner hinanden. Denne vurdering burde dog have været mere nuanceret, idet der
trods alt er visse ligheder mellem mærkerne. Således indledes begge mærker af
bogstaverne DA-, ligesom de i udtalemæssig henseende også har visse ligheder i
mærkernes tredje bogstav, henholdsvis C og K.
Styrelsen skal i den forbindelse henvise til styrelsens udtalelse i sagen
AN 2009 00014 vedrørende mærkerne SAPA og SAP, hvor styrelsen bl.a. henviste
til, at ”såvel Ankenævnet som styrelsen har praksis for at anse mærker
bestående af én stavelse for at ligne mærker bestående af to stavelser, når det
ene mærke er fuldstændigt indeholdt i det andet, og der i øvrigt ikke er
særlige forhold, der virker til at adskille mærkerne, såsom at mærkerne har
betydelig forskellig længde, udtales meget forskelligt (f.eks. med forskellig
sprogtone) eller har et væsentligt forskelligt begrebsmæssigt indhold.”
Ankenævnet tilsluttede sig denne vurdering.
Situationen i nærværende sag er for så vidt angår udtalen af mærkerne DAC
og DAKO fuldstændig analog med situationen i AN 2009 00014, omend mærkerne dog
i forhold til deres synsmæssige lighed adskiller sig lidt herfra. De nævnte
ligheder bevirker efter styrelsens opfattelse, at der i afgørelsen af den 30.
juli 2010 ikke blot kunne konkluderes, at ”der ikke er mærkelighed mellem
mærkerne”, idet der dog er visse ligheder, som beskrevet ovenfor.
Hertil kommer, at styrelsen i forhold til vurderingen af ligheden mellem de
omhandlede tjenesteydelser blot konstaterer, at ”der ikke er sammenfald af
varer og tjenesteydelser mellem registreringerne”. Styrelsen har således heller
ikke her foretaget en tilstrækkelig begrundet vurdering af, om og med hvilken
grad de i sagen omhandlede varer og tjenesteydelser ligner eller ikke ligner
hinanden.
Som anført af klager vedrører anken alene de tjenesteydelser, der er
omfattet af det angrebne mærke DAC i klasse 42, nemlig ”Videnskabelige og
teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed,
industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og
computer software.”
Klagers mærke DAKO omfatter derimod bl.a. ”Kemiske produkter og præparater
til industrielle og videnskabelige formål og anvendelse, herunder kemiske
reagensmidler og diagnosepræparater til brug i forskningslaboratorier samt til
brug i industrien” i klasse 1, ”farmaceutiske præparater” i klasse 5,
”diagnoseapparater” i klasse 10 og ”lægevirksomhed, herunder medicinsk analyse
og diagnose” i klasse 44.
Omend der ikke er direkte sammenfald mellem de omhandlede varer og
tjenesteydelser, så er der dog visse ligheder. Således er de varer, der er
omfattet af klagers mærke i klasse 1 bl.a. til ”videnskabelige formål, og ”til,
brug i forskningslaboratorier”, hvorfor disse kan anvendes i forbindelse med de
”videnskabelige tjenesteydelser”, der er omfattet af det angrebne mærke i
klasse 42. Disse ”videnskabelige tjenesteydelser” kan desuden vedrøre netop de
”farmaceutiske præparater” eller ”diagnoseapparater” - herunder udviklingen
eller testningen af sådanne – der er omfattet af klagers mærke. De nævnte varer
og tjenesteydelser kan således til en hvis grad – omend kun i mindre grad –
siges at kunne supplere hinanden.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at en lighed mellem varer og
tjenesteydelser som i denne sag omhandlede, der alene består i, at varerne kan
anvendes i forbindelse med udøvelsen af tjenesteydelsen, som udgangspunkt må
anses for svag.
Det skal i den
forbindelse bemærkes, at Ankenævnet i en række afgørelser, herunder i AN 2002
00013, AN 2004 00034 og AN 2005 00036, har fastslået, at det som udgangspunkt
gælder, at varer ikke er ligeartede med tjenesteydelser, og at der skal kunne
anføres vægtige grunde, for at dette udgangspunkt kan fraviges.
Efter styrelsens
opfattelse foreligger der i nærværende sag ikke sådanne oplysninger om særlige
brancheforhold eller lignende, der kan begrunde en konklusion om, at varerne
ligner tjenesteydelserne i en grad der rækker ud over, at disse blot kan
anvendes sammen.
Med hensyn til
tjenesteydelserne ”lægevirksomhed, herunder medicinsk analyse og diagnose”, der
er omfattet af klagers mærke, så har disse ydelser også kun en yderst svag
lighed med tjenesteydelsen ”videnskabelige tjenesteydelser”, der er omfattet af
det angrebne mærke. Således kan tjenesteydelsen ”lægevirksomhed” ikke betragtes
som en ”videnskabelig tjenesteydelse”, selvom de metoder eller den teknologi,
der anvendes ved udøvelsen af lægevirksomheden, kan være udviklet gennem en
”videnskabelig tjenesteydelse”. Ligeledes finder styrelsen det ikke afgørende
for vurderingen af ligheden mellem ydelserne, at læger kan indgå i udøvelsen af
tjenesteydelsen ”videnskabelige tjenesteydelser”, idet ligheden mellem
ydelserne først og fremmest bør vurderes ud fra disses art, anvendelsesområde
og formål i øvrigt.
Styrelsen skal derfor fastholde, at mærkerne – efter en helhedsvurdering –
ikke kan anses for at være forvekslelige. Således er der alene tale om, at
mærkerne ligner hinanden i mindre grad, idet de kun har de to første bogstaver
tilfælles, og denne lighed til dels opvejes af den synsmæssige forskel i
endelserne –C og –KO, ligesom de omhandlede varer og tjenesteydelser kun har en
svag grad af lighed. Med en så svag grad af lighed mellem såvel mærker som
varer og tjenesteydelser, finder styrelsen det usandsynligt, at de relevante
omsætningskredse vil forveksle mærkerne.
Styrelsen skal følgelig med disse yderligere bemærkninger henstille til
Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af den 30. juli 2010 stadfæstes…”
Klager DAKO Denmark A/S v/ACCURA med brev af 7.
januar 2011 kommenteret Styrelsens brev med følgende:
”… Under henvisning til Ankenævnets brev
af 8. december 2010 skal jeg hermed, som ny repræsentant for klager, DAKO
Denmark A/S, fremkomme med kommentarer til Styrelsens høringssvar.
Mærkeligheden
Styrelsen henviser til sin udtalelse i
sagen AN 2009 00014, hvori man påpeger den almindelige praksis hos såvel
Ankenævn, som Styrelse, hvorved man anser mærker bestående af én stavelse for
at ligne mærker bestående af to stavelser, når det ene mærke er fuldstændig
indeholdt i det andet, og der i øvrigt ikke er særlige forhold, der virker til
at adskille mærkerne, såsom at mærkerne har betydelig forskellig længde,
udtales meget forskelligt, eller har et væsentligt forskelligt begrebsmæssigt
indhold.
Som Styrelsen anfører på side 2 i sit
svar, så er situationen i AN 2009 00014 fuldstændig analog med denne sag,
ligesom Styrelsen netop finder, at der er visse ligheder mellem de af
sagen omfattede mærker. Mærkerne er nemlig ikke betydeligt forskellige i
længde, eller udtales meget forskelligt. Tværtimod er udtalen – på trods af
bogstaverne C og K - ganske lig hinanden. Også det begrebsmæssige indtryk er
meget lig hinanden.
Ligheden mellem varer og tjenesteydelser
I forhold til de omhandlede varer og
tjenesteydelser, bemærker Klager, at Styrelsen konkluderer i sit høringssvar,
at der er visse ligheder mellem varer og tjenesteydelserne – om end i mindre
grad - idet visse varer, nemlig klagers varer i klasse 1 samt de farmaceutiske
præparater og diagnoseapparater i klasserne 5 og 9, kan siges til en vis grad
at supplere de i klasse 42 ansøgte videnskabelige tjenesteydelser.
Styrelsen bemærker dog, at forbindelsen
må anses for svag, men Klager skal bede Ankenævnet bemærke, at den trods alt
foreligger, også efter Styrelsens vurdering.
Endvidere bemærker Styrelsen, at der i
sagen ikke foreligger oplysninger om særlige brancheforhold, som kan begrunde,
at varer og tjenesteydelser ligner hinanden i en grad der ligger ud over, at de
blot skal anvendes sammen.
Klager skal i den forbindelse bemærke, at
ansøger af det angrebne mærke har valgt ikke at svare i sagen, eller at
specificere sin varefortegnelse i klasse 42 til mere konkret at angive, hvilken
branche man agter at gøre brug af mærket i.
Som varefortegnelsen er formuleret i sin
nuværende form, vil ansøger i praksis kunne bruge mærket på en måde, som vil
kunne skabe forveksling i de relevante omsætningskredse, herunder skabe en for
Klager uacceptabel association mærkerne imellem. Denne risiko skal Klager ikke
tåle og ansøgers manglende svar i sagen, må således medføre en processuel
skadevirkning for denne.
Styrelsens afgørelse må derfor omgøres,
således at klasse 42 nægtes registrering i sin helhed, subsidiært i forhold til
alene "videnskabelige tjenesteydelser" samt "industriel analyse
og forskning", som det mindre i det mere.
Nærværende indlæg i sagen sendes per
e-mail, ligesom der er tilsendt ansøger et eksemplar…”
Indklagede har ikke
udtalt sig i sagen.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 22. marts 2011.