RESUMÉ:
AN 2010
00039 – VR 2009 01433 DOLPHIN <w> - Indsigelse – Forvekslelighed -
Ibrugtagning
Der blev fremsat indsigelse mod endelig
registrering af VR 2009 01433 DOLPHIN <w>. Indsigelsen blev begrundet
med, at mærket VR 2009 01433 DOLPHIN <w> er forveksleligt med indsigers
rettighed til det identiske mærke DOLPHIN, som indsiger har opnået en
varemærkerettighed til gennem brug, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1. nr. 2.
Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt
registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, således at
registreringen VR 2009 01433 DOLPHIN <w> ophæves i sin helhed, jf.
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
KENDELSE:
År 2011, den 26. juli afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og
CTCoin A/S
v/Zacco Denmark A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 4.
oktober 2010 vedr. VR 2009 01433 DOLPHIN <w> indehavet af:
CTcash Limited, Hong Kong
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
3 voterende (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og
Hanne Kirk Deichmann) kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens
synspunkt om, at det supplerende materiale, der er fremlagt for Ankenævnet, i
sammenhæng med det tidligere indsendte materiale på tilstrækkelig vis
dokumenterer klagers brug – her i landet og før tidspunktet for indklagedes
ansøgning – af varemærket DOLPHIN for seddeltællemaskiner. Ankenævnet kan
endvidere tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at der er
tale om identiske mærker og identiske varer. Der henvises i det hele til
styrelsens udtalelse af 28. februar 2011.
1 voterende (
Herefter bestemmes:
Den påklagede afgørelse omgøres, således at
registreringen VR 2009 01433 DOLPHIN <w> ophæves i sin helhed, jf.
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
Sagens
baggrund:
Den 25. februar 2009 indleverede CTcash Limited,
Hong Kong ansøgning om varemærket DOLPHIN <w> for:
Klasse 9: Seddeltællemaskiner.
Varemærket blev registreret den 18. maj 2009 og
efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 3. juni 2009.
Den 2. juli 2009 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse
på vegne af CT Coin A/S mod gyldigheden af det registrerede ordmærke Dolphin.
Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28.
januar 2009. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at mærket Dolphin
er forveksleligt med indsigers rettighed til det identiske mærke Dolphin, som
indsiger har opnået en varemærkerettighed til gennem brug, jf. varemærkelovens
§ 3, stk. 1. nr. 2. CT Coin A/S sælger pengeseddeltællemaskiner, der bærer
navnet Dolphin. Således er der direkte varesammenfald mellem indsigers
ibrugtagne mærke og indehavers registrering. Indsiger indsendte med indsigelsen
samt i brev af 13. januar 2010 materiale, bl.a. fakturaer og print af
hjemmeside til brug for dokumentation af en ibrugtagen varemærkerettighed til
mærket Dolphin.
Indehaver imødegik i brev af 7. september 2009
indsigelsen. Indehaver gjorde gældende, at han har brugt mærket længe før
indsiger, og at de pengeseddeltællemaskiner, som indsiger har solgt, alle
stammer fra indehaver, som er leverandør til indsiger. Indehaver indsendte
dokumentation, bl.a. i form af fakturaer, fragtsedler og
bank-kredit-oplysninger for sin ibrugtagne rettighed før datoen for
varemærkeansøgningen den 25. februar 2009.
Den 4. oktober 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og udtalte følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
Ifølge varemærkelovens §
3, stk. 1, nr. 2 kan et varemærke stiftes
”ved
ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser,
for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.”
Ifølge varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis
”der ved
brug her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt
varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt identisk eller
forveksleligt tegn for tidspunktet for ansøgningen af det yngre varemærke eller
eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for
ansøgningen af det yngre mærke, hvis indehaver af den ældre ret kan forbyde
brugen af det yngre mærke.”
3. Vurdering
af indsigers ibrugtagne rettigheder til mærket Dolphin
Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at indsiger har opnået en
varemærkerettighed til det identiske mærke Dolphin gennem brug, jf.
varemærkelovens § 3, stk. 1. nr. 2.
Det skal i den forbindelse indledningsvist
bemærkes, at varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 giver tredjemand mulighed for
at påberåbe sig ældre rettigheder, der ikke er stiftet ved registrering, men
alene ved brug.
Endvidere skal bemærkes, at det for anvendelsen af
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 ikke er tilstrækkeligt blot at konstatere,
at indsiger har stiftet rettigheder til et lignende varemærke forud for
ansøgningsdatoen for det angrebne mærke. Det følger nemlig af bestemmelsens
ordlyd, at det derudover skal vurderes, om og i hvilket omfang indsigers
ibrugtagne varemærke er forvekslelige med den angrebne registrering, ligesom
det skal vurderes, om indehavers brug af det angrebne mærke forud for ansøgningsdatoen
har medført, at indsiger ikke kan forbyde indehavers brug af
mærket.
Samtidig følger det af varemærkelovens § 3, at
forudsætningen for at kunne konstatere, at der er stiftet en varemærkeret, er
at varemærket er taget i brug og vedvarende anvendes.
Det følger heraf, at det skal afklares, om
indsiger ved brug har erhvervet ret til det påberåbte tegn, før indehavers
mærke blev ansøgt den 25. februar 2009, og om dette varemærke vedvarende
anvendes.
3a. Indsigers
rettigheder stiftet ved brug
Det materiale, som indsiger skal indsende for at dokumentere et ibrugtaget
varemærke, skal vise hvilke varer og/eller tjenesteydelser, som mærket er brugt
for. Det skal samtidig vise, at mærket har været brugt af indsiger eller med
dennes tilladelse. Endvidere skal materialet være dateret forud for
ansøgningsdatoen for indehavers mærke, samt vise en vedvarende brug af mærket
indenfor Danmarks grænser.
Bilag 1 er udskrifter fra Archive.org, der viser en brug på indsigers
hjemmeside, www.ctcoin.dk, af mærket
Dolphin som navnet på et af dennes produkter i perioden 2006 til 2008. Bilagene
5, 8, 13, 24 og 25 viser i alt 5 fakturaer, der er udstedt til kunder i
Danmark, hhv. i København, Skjern, Varde og Aabenraa, på Dolphin
pengeseddeltællere. Disse er dateret 26. september 2003 og 19. januar 2004, 22.
september 2006, 27. april 2007 og 8. januar 2008, og de ligger således alle
forud for ansøgningsdatoen for indehavers varemærkeregistrering.
Bilagene 1, 5, 8, 13, 24 og 25 viser en brug af mærket Dolphin. Imidlertid
viser bilagene ikke en vedvarende brug af mærket, idet der er tale om
dokumentation af ibrugtagning for en varegruppe, nemlig pengeseddeltællere, som
man må kunne forvente et større slag af i den pågældende periode i Danmark, end
der er dokumenteret.
Bilagene 19 og 20 er udskrifter fra indsigers hjemmeside www.ctcoin.dk, dateret 2. juli 2009 og 11.
januar 2010, og disse viser en brug af mærket Dolphin for pengeseddeltællere,
men disse er dateret efter ansøgningsdatoen for indehavers
varemærkeregistrering, og der kan derfor ikke lægges afgørende vægt på disse
bilag i vurderingen.
Bilagene 2- 4, 6, 7, 9-12, 14-18 og 26-33 viser 22 fakturaer udstedt til
kunder i udlandet i perioden 22. marts 2004 - 29. juli 2004 samt 27. januar
2006 – 13. november 2008, på en eller flere Dolphin pengeseddeltællere. Bilag
21 viser et uddrag af en email-korrespondance mellem CT Coin og en kinesisk
leverandør, dateret 6. og 19. februar 2002. Bilag 22 og 23 viser en
ordreafgivelse samt efterfølgende korrespondance mellem CT Coin og UNI-paragon
Sdn. Bhd. (Malaysia) på diverse CT Coin Dolphin maskiner, dateret 1., 5. og 31.
juli 2002.
Bilagene 2- 4, 6, 7, 9-12, 14-18, 19, 22-23 samt 26-33 viser således ikke
en brug af mærket Dolphin på det danske marked, og materialet kan derfor ikke
selvstændigt dokumentere, at der er stiftet en varemærkeret i Danmark.
Materialet kan heller ikke supplere ovenstående materiale, idet det ikke viser
et kendskab hos omsætningskredsen i Danmark, og der er ikke indsendt andet
materiale, der viser et sådant kendskab.
Styrelsen vurdering
Det er således Styrelsens opfattelse, at ovenstående materiale ikke er
tilstrækkeligt til at dokumentere, at indsiger ved ibrugtagning har stiftet en
rettighed til varemærket Dolphin i Danmark.
Styrelsen har især lagt vægt på, at der reelt kun er tale om 5 fakturaer
dækkende en periode på 6 år samt udskrifter fra Archive.org dækkende en periode
på 3 år, som der kan lægges afgørende vægt på i vurderingen af stiftelse af en
ibrugtagen rettighed, da disse vedrører det danske kommercielle marked og er
dateret forud for ansøgningsdatoen for indehavers varemærkeregistrering. Varens
karakter, pris mv. taget i betragtning fører til, at dette materiale ikke er
tilstrækkeligt, da materialet ikke viser en vedvarende og kontinuerlig brug.
Det resterende materiale viser ikke en brug på det danske marked, og det
kan heller ikke anses for materiale, der kan supplere det øvrige materiale.
4. Konklusion
Det er Styrelsens vurdering, at indsiger ikke har dokumenteret, at der er
stiftet en varerettighed til mærket Dolphin.
Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge, og registreringen er fortsat
gyldig.
Afgørelsen er truffet efter varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 samt § 15,
stk. 4, nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte Zacco Denmark A/S på
vegne CTCoin A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende
påstand:
”… Ved indsigelse af 2.
juli 2009 nedlagde vi indsigelse på vegne af vores klient CTCoin A/S mod
gyldigheden af ovennævnte varemærkeregistrering for så vidt angår alle
omfattede varer.
Indsigelsen baseredes på,
at vores klient – ved ibrugtagning -
havde stiftet en ældre varemærkeret i Danmark til det identiske mærke DOLPHIN
for de identiske varer, seddeltællemaskiner.
Indsigers brug i Danmark
af varemærket DOLPHIN for seddeltællemaskiner har fundet sted i en årrække og
finder fortsat sted. Indsiger har – siden 2002 – markedsført og solgt
seddeltællemaskiner under varemærket DOLPHIN til både danske og udenlandske
kunder.
Ved afgørelse af 4.
oktober 2010 vurderede Patent- og Varemærkestyrelsen, at det af os fremlagte
materiale ikke var tilstrækkeligt til at dokumentere, at indsiger ved
ibrugtagning har stiftet en rettighed til varemærket DOLPHIN i Danmark.
Indsigelsen blev derfor afvist og registreringen af VR 2009 01433 opretholdt.
Begrundelsen for
nærværende klage er, at styrelsen efter vores opfattelse ikke har foretage en
korrekt vurdering af det dokumentationsmateriale, der var fremlagt til støtte
for stiftelsen af en ibrugtagen varemærkeret for mærket DOLPHIN.
Under klagen fremsættes
følgende påstande:
Principalt gøres det gældende, at det materiale, der var fremlagt under
indsigelses-sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen, var tilstrækkeligt til at
dokumentere, at indsiger ved ibrugtagning har stiftet en rettighed til
varemærket DOLPHIN i Danmark for seddeltællemaskiner
før ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke, den 25. februar 2009.
Eftersom såvel mærker som varer er identiske med den angrebne registrering,
skal registreringen slettes.
Subsidiært gøres det gældende, at det materiale, der var fremlagt under
indsigelsessagen for Patent- og Varemærkestyrelsen – sammenholdt med det supplerende dokumentationsmateriale fremlagt
under nærværende ankesag – er tilstrækkeligt til at dokumentere, at indsiger
ved ibrugtagning har stiftet en rettighed i Danmark til varemærket DOLPHIN for seddeltællemaskiner før
ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke, den 25. februar 2009. Eftersom
såvel mærker som varer er identiske med den angrebne registrering, skal
registreringen slettes.
1. Ad den principale
påstand
Efter styrelsens
vurdering er det under indsigelsessagen fremlagte materiale ikke tilstrækkeligt
til at dokumentere, at indsiger/klager ved ibrugtagning har stiftet en
rettighed til varemærket DOLPHIN i Danmark. Styrelsens begrundelse er som
følger:
”Styrelsen har især lagt vægt på, at der reelt kun
er tale om 5 fakturaer dækkende en periode på 6 år samt udskrifter fra
Archive.org dækkende en periode på 3 år, som der kan lægges afgørende vægt på i
vurderingen af stiftelse af en ibrugtagen rettighed, da disse vedrører det
danske kommercielle marked og er dateret forud for ansøgningsdatoen for
indehavers varemærkeregistrering. Varens karakter, pris m.v. taget i
betragtning fører til, at dette materiale ikke er tilstrækkeligt, da materialet
ikke viser en vedvarende og kontinuerlig brug.
Det resterende materiale viser ikke en brug på det
danske marked, og det kan heller ikke anses for materiale, der kan supplere det
øvrige materiale.”
Det gøres gældende, at
materialet fremlagt under indsigelsessagen for Patent- og Varemærkestyrelsen –
bilag 1-33 – udgør tilstrækkelig dokumentation for, at indsiger ved
ibrugtagning har stiftet en rettighed i Danmark til varemærket DOLPHIN for seddeltællemaskiner, jf. nærmere
nedenfor.
1.1 Stiftelse
af varemærkeret ved ibrugtagning
Det følger af
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, at:
”Varemærkeret kan stiftes ved ibrugtagning af et
varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.”
Den retsstiftende
kendsgerning er, at mærket er taget i brug her i landet, d.v.s på det danske
territorium. Brug her i landet omfatter imidlertid også brug til eksport, jf. §
4, stk. 3, nr. 3 og § 25, stk. 2, nr. 2, jf. Varemærkeloven med kommentarer, 4.
udgave, af Knud Wallberg, side 88.
Som det fremgår af
Varemærkeloven med kommentarer, side 88, vedrørende varemærkelovens § 3, stk.
1, nr. 2, er der ikke knyttet nærmere lovfæstede betingelser til brugens
intensitet eller tidsmæssige udstrækning, og i princippet kan der således
erhverves varemærkeret på én dag, fx hvis de mærkede varer markedsføres – er i
butikkerne – og samtidig annonceres i dagspressen.
Videre fremgår følgende
af Varemærkeloven med kommentarer, side 88: ”Som
nævnt nedenfor i N 3.7 anerkendes lokale varemærkerettigheder ikke længere, jf.
den nu ophævede § 9, stk. 2, nr. 2 i VML 59. Mærket skal således bruges på en
sådan måde, at kendskabet til mærket er mere end lokalt. Et sådant kendskab kan
godt opnås, selvom den konkrete brug har en begrænset geografisk udstrækning,
eller hvis produktet alene produceres med henblik på eksport, hvis
omsætningskredsen som sådan (d.v.s. i hele landet) ikke desto mindre har fået
kendskab til mærket.”
Over alt i litteratur og
praksis fremgår det, at kravene til ibrugtagningen er begrænsede, jf. også
nærmere nedenfor under afsnit 1.6.
Således fremgår det af
Varemærkeloven med kommentarer, side 236, vedrørende § 15, stk. 4, nr. 2, at: ”Selv om der ikke stilles voldsomme krav til
ibrugtagningen, må dokumentationen dog have en vis konsistens. Er
dokumentationen tidsmæssigt usammenhængende, eller viser det ikke konsekvent,
hvilke varer mærket har været brugt for, kan dokumentationen ikke accepteres.”
Endelig fremgår det af
Varemærkeloven med kommentarer, side 236, at dokumenta-tionen for brug skal
være dateret og vise brugen af mærket samt hvilke varer det har været og
fortsat anvendes for.
Det gøres gældende, at
Patent- og Varemærkestyrelsen i indsigelsesafgørelsen har fortaget en for
streng fortolkning af kriterierne for at erhverve en varemærkeret ved
ibrugtagning.
1.2 De under indsigelsessagen fremlagte bilag 1-33
Der er ved selve
indsigelsen samt ved brev af 13. januar 2010 under indsigelsessagen indsendt
materiale (bilag 1-33) til støtte for, at indsiger/klager har stiftet
varemærkeret til mærket DOLPHIN ved ibrugtagning. Som dokumentation for
indsigers brug af varemærket i Danmark før den 25. februar 2009 samt vedvarende
brug er under sagen fremlagt følgende bilag:
Bilag 1: Eksempler
på udskrifter fra Internet Archive fra indsigers hjemmeside, www.ctcoin.dk – i perioden fra juni 2006 til
februar 2008.
Bilag 2: Faktura af 27. januar 2006
til CM Service AB, Sverige
Bilag 3: Faktura af 29. juni 2006
til LJ InterTrade, Sydafrika
Bilag 4: Faktura af 18. september
2006 til EUROSEC OY, Finland
Bilag 5: Faktura af 22. september
2006 til Den Danske Bank
Bilag 6: Faktura af 27. september
2006 til Sortek S.A., Mexico
Bilag 7: Faktura af 28. marts 2007
til LJ InterTrade, Sydafrika
Bilag 8: Faktura af 27. april 2007
til Skjern Bank
Bilag 9: Faktura af 15. august 2007
til Business Support Systems Ltd., Ghana
Bilag 10: Faktura af 3. september 2007
til Denocard/Jadrimex B.V., Holland
Bilag 11: Faktura af 4. september 2007
til Mecaban S.A., Spanien
Bilag 12: Faktura af 26. september 2007
til Ch. Theodossis ABEE, Grækenland
Bilag 13: Faktura af 8. januar 2008 til
Nordea
Bilag 14: Faktura af 20. maj 2008 til
Denocard/Jadrimex B.V., Holland
Bilag 15: Faktura af 16. september 2008
til Mecaban S.A.
Bilag 16: Faktura af 24. september 2008
til Ideal Grafico Ltd., Cypern
Bilag 17: Faktura af 10. oktober 2008
til Ch. Theodossis ABEE, Grækenland
Bilag 18: Faktura af 13. november 2008
til Business Support Systems Ltd., Ghana
Bilag 19: Eksempler på udskrifter fra
indsigers hjemmeside www.ctcoin.dk – i dag.
Bilag
20: Print
af 11. januar 2010 fra indsigers hjemmeside www.ctcoin.com,
der viser brug af varemærket DOLPHIN.
Bilag 21: Uddrag
af e-mailkorrespondance fra 2002 mellem indsiger og dennes kinesiske leverandør
vedrørende produktion af DOLPHIN seddeltællemaskine
Bilag 22: Breve
af 1. og 5. juli 2002 fra en af indsigers kunder, der afgiver ordre om
bestilling hos indsiger af seddeltællemaskiner mærket DOLPHIN.
Bilag 23: Brev
af 31. juli 2002 fra en af indsigers kunder vedrørende indsigers produkt mærket
DOLPHIN
Bilag 24: Faktura af 26. september 2003
til Kvickly
Bilag 25: Faktura af 19. januar 2004
til Sydbank A/S
Bilag 26: Faktura af 22. marts 2004 til
Denocard/Jadrimex B.V., Holland
Bilag 27: Faktura af 31. marts 2004 til
Denocard/Jadrimex B.V., Holland
Bilag 28: Faktura af 5. april 2004 til
CM Service AB, Sverige
Bilag 29: Faktura af 23. april 2004 til
PM Equipamentos e Servicos, Portugal
Bilag 30: Faktura af 16. juni 2004 til
Denocard/Jadrimex B.V., Holland
Bilag 31: Faktura af 25. juni 2004 til
CM Service AB, Sverige
Bilag 32: Faktura af 30. juni 2004 til
PM Equipamentos e Servicos, Portugal
Bilag 33: Faktura af 29. juli 2004 til
Geldbearbeitungs-Sicherheitste, Tyskland
Det indleverede materiale
viser tydelig brug af varemærket DOLPHIN for varen seddeltællemaskiner.
Det gøres gældende, at de
historiske oplysninger fra indsigers/klagers hjemmeside (bilag 1) sammenholdt
med de fremlagte eksempler på fakturaer i perioden fra 2006-2008 (bilag 5, 8,
13, 24, 25 vedrørende salg til danske kunder og bilag 2-4, 6, 7, 9-12, 14-18,
21-23, 26-33 vedrørende salg til udenlandske kunder) samt oplysningerne om
indsigers/klagers brug i dag (bilag 19-20 vedrørende print fra
indsigers/klagers hjemmesider i 2009 og 2010) udgør tilstrækkelig dokumentation
for, at indsiger/klager har stiftet en ibrugtagen varemærkeret i Danmark til
varemærket DOLPHIN for seddeltællemaskiner.
1.3 Brug af varemærket over for danske kunder
Særligt bilag 1, der
viser udskrifter fra Archive.org, bør tillægges stor betydning. Den historiske
søgning på indsigers/klagers hjemmeside www.ctcoin.dk
viser tydeligt, at DOLPHIN har været brugt som varemærke for
seddeltællemaskiner i perioden fra juni 2006 til februar 2008. Som supplerende
kommentar kan nævnes, at udskrifterne stammer fra en række datoer i perioden
2006-2008, jf. bundteksten på udskrifterne, og at Archive.org giver mulighed
for at trække de historiske oplysninger på hjemmesiden www.ctcoin.dk i omfanget 3 sider fra 2008, 10
sider fra 2007 og 9 sider fra 2006 samt en række sider af ældre dato. Efter
praksis tillægges sådanne historiske oplysninger fra Archive.org stor betydning
i vurderingen af brug af et varemærke. Oftest ses styrelsen sågar selv at
undersøge Archive.org-oplysningerne for at få en bedre fornemmelse af brugen,
idet der kan være begrænsninger i gengivelsen/visningen af de historiske sider
(som f.eks. manglende billeder). Bilag 1 viser imidlertid tydeligt, at DOLPHIN
– via indsigers/klagers dansksprogede hjemmeside - er brugt kontinuerligt i
perioden 2006-2008 til markedsføring af og som varemærke for seddeltællemaskiner
over for danske kunder.
Patent- og
Varemærkestyrelsen har til bilagene 1, 5, 8, 13, 24 og 25 bemærket følgende: ”Imidlertid viser bilagene ikke en
vedvarende brug af mærket, idet der er tale om dokumentation af ibrugtagning
for en varegruppe, nemlig pengeseddeltællere, som man må kunne forvente et
større slag (salg) af i den pågældende periode i Danmark, end der er
dokumenteret”.
At brugen er vedvarende
bør anses for dokumenteret ved markedsføringen på internettet i perioden fra
2006-2008 (bilag 1), der støttes af de fremlagte fakturaer i perioden og
endelig af udskrifterne fra indsigers hjemmesider, som de ser ud i dag, der
viser at indsiger fortsat gør reel brug af varemærket.
Styrelsen ses med
bemærkningen om varegruppen og forventet salg at have forholdt sig til
spørgsmålet om, hvorvidt vores klients produkt er en kommerciel succes i
Danmark. Dels har styrelsen efter vores opfattelse begrænset belæg for at
vurdere det danske marked for seddeltællemaskiner (der er med
seddeltællemaskiner tale om højt specialiserede varer, der typisk leveres til
banker og om varer, der sjældent udskiftes og derfor har en relativ lille
omsætningshastighed). Dels er udlandet – og ikke kun det danske marked – et
vigtigt marked for vores klients produkt mærket DOLPHIN, jf. de fremlagte
fakturaer vedrørende salg til udlandet (eksport), og der kan ikke bortses fra
disse i vurderingen af spørgsmålet om retserhvervelsen, jf. nærmere nedenfor.
Endelig skal det nævnes, at modellen, der markedsføres og sælges under varemærket
DOLPHIN, blot er én blandt flere seddeltællemaskiner, der udbydes af vores
klient.
1.4 Brug af varemærket til eksport
Med hensyn til bilagene
2-4, 6, 7, 9-12, 14-18 og 26-33 har styrelsen bemærket, at disse viser 22
fakturaer udstedt til kunder i udlandet i perioden 22. marts 2004 – 29. juli
2004 samt 27. januar 2006 – 13. november 2008 på en eller flere DOLPHIN
pengeseddeltællere. Styrelsen har videre bemærket, at bilag 21 viser et uddrag
af en email-korrespondance mellem CT Coin og en kinesisk leverandør, dateret 6.
og 19. februar 2002, og at bilag 22 og 23 viser en ordreafgivelse samt
efterfølgende korrespondance mellem CT Coin og et malaysisk selskab på diverse
CT Coin DOLPHIN maskiner dateret 1., 5. og 31. juli 2002.
Samlet er det styrelsens
vurdering: ”..at bilagene 2-4, 6, 7,
9-12, 14-18, 19, 22-23 samt 26-33 ikke viser en brug af mærket DOLPHIN på det
danske marked, og at materialet derfor ikke selvstændigt kan dokumentere, at
der er stiftet en varemærkeret i Danmark. Det er videre styrelsens vurdering,
at materialet heller ikke kan supplere det øvrige materiale, idet det ikke
viser et kendskab hos omsætningskredsen i Danmark, og da der ikke er indsendt
andet materiale, der viser et sådant kendskab.”
Denne vurdering er ikke i
overensstemmelse med praksis om stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning.
Som nævnt ovenfor gælder
eksportreglen fra § 4, stk. 3, nr. 3 og § 25, stk. 2, nr. 2 således også i
forbindelse med retserhvervelsen efter § 3, og brug af varemærket til eksport
indgår derfor i vurderingen af, om mærket er taget i brug i Danmark.
Brug af varemærket til
eksport – som dokumenteret i bilagene 2-4, 6, 7, 9-12, 14-18 og 26-33 - kan og
skal derfor indgå i vurderingen. Det er med andre ord en fejl, at styrelsen har
bortset fra disse bilag vedrørende vores klients markedsføring over for og salg
til udenlandske kunder.
Materialet burde have
været sammenholdt med de øvrige bilag, og der burde have været foretaget en
samlet vurdering af materialet. Ganske vist er brugen møntet på udlandet, men
den oprinder fra Danmark og varemærket er påført fakturaerne af indsiger/klager
på dennes brevpapir. Dette kan således ikke anses for brug uden for Danmark,
som eksempelvis var tilfældet i sagen AN 1999 00017 vedrørende varemærket
HARDEE’S, hvor brugen alene vedrørte en amerikansk indsigers brug af mærket i
USA - brug, der på ingen måde havde relationer til Danmark.
1.5 Samlet
vurdering af bilag 1-33
Som nævnt er der ikke
knyttet nærmere lovfæstede betingelser til brugens intensitet eller tidsmæssige
udstrækning. Den eneste retningslinje, der er opstillet i praksis er, at mærket
skal være brugt inden for et større geografisk område – og lokal brug (f.eks. i
en enkelt by) ikke er tilstrækkeligt. ”Efter
praksis skal et mærke bruges på en sådan måde, at kendskabet til mærket er mere
end lokalt”, jf. Varemærkeloven med kommentarer, side 88.
Baggrunden for kriteriet
om at mærket skal være brugt inden for et større geografisk område er, at
ejeren af en ibrugtagen varemærkeret ved stiftelse får eneret til mærket for
hele Danmark. Mærket behøver imidlertid ikke at have været brugt som kendetegn
fra Skagen til Gedser.
De fem fakturaer, som
styrelsen har lagt vægt på, vedrører rent faktisk store danske banker
(Danske Bank, Skjern Bank, Nordea og Sydbank), der er beliggende i forskellige
landsdele. Mærket ses således allerede ud fra disse fem bilag - sammenholdt med
bilag 1 (de kontinuerlige historiske internetoplysninger) - at have været brugt
vedvarende inden for et større geografisk område i Danmark.
Styrelsen fortolker
intensitetskravet alt for strengt i nærværende sag og synes at have lagt en
helt ny linje i forhold til gældende praksis ved at have opstillet krav til
mærkets kendskabsgrad. Styrelsen anfører således, at der ikke er indsendt
materiale, der viser et kendskab hos omsætningskredsen i Danmark.
Efter vores opfattelse
har det hverken støtte i varemærkelovens § 3, i litteraturen eller praksis at
indfortolke et krav om kendskab, der minder om et krav om bekendthedsgrad, i
retserhvervelsesspørgsmålet, således som styrelsen har gjort det i nærværende
sag, når der er tale om et særpræget varemærke.
Et krav om landsdækkende
kendskab/bekendthedsgrad er alene møntet på de usærprægede mærker, som man kan
opnå registrering af ved indarbejdelse,
jf. § 3, stk. 3. For så vidt angår usærprægede varemærker – der ikke
umiddelbart egner sig til at fungere som kendetegn – er det nødvendigt med et
sådant krav om kendskab til mærket, idet varemærke-funktionen først skabes
gennem mærkets anvendelse.
Det ibrugtagne varemærke
DOLPHIN er imidlertid et yderst særpræget varemærke for de omfattede varer – seddeltællemaskiner. Som det fremgår af
de fremlagte bilag, bruges mærket DOLPHIN tydeligt som et varemærke og vil
derfor helt åbenlyst blive opfattet af omsætningskredsen som et varemærke. Der
bør derfor ikke stilles særlige krav til intensiteten af brugen, ligesom der
ikke bør stilles krav om, at produktet/mærket er en kommerciel succes, jf.
ovenfor.
1.6 Litteratur og praksis om ibrugtagning af
varemærker
Fra litteraturen om
ibrugtagning af varemærker kan – udover Varemærkeloven med kommentarer, som er
citeret ovenfor - eksempelvis nævnes Festskrift
til Mogens Koktvedgaard, 2003, ”Først i tid – bedst i ret?” af Knud Wallberg,
s. 673ff, hvor af følgende fremgår:
”Forudsat at et kendetegn har varemærkeretligt
særpræg, kan der ved landsdækkende ibrugtagning etableres varemærkeret på meget
kort tid, formentlig allerede efter én dag, jf. VML § 3, stk. 1, nr. 2.”
Der henvises i artiklen
til Hardy Andreasen, der har formuleret kravet som bestående af både en
objektiv og en subjektiv betingelse. Objektivt skal der være tale om, at mærket
har været anvendt, og subjektivt skal denne brug være udtryk for en brugshensigt,
altså at brugen er udtryk for en hensigt om at ville bruge kendetegnet som
varemærke. Dette kan også udtrykkes som et krav om reel markedsmæssig brug,
nævnes der.
Så snart der er tale om
eksternt rettede markedsføringsmæssige aktiviteter, der dog ikke behøver at
være foretaget over for slutbrugeren, er der således tale om brug. Der nævnes i
litteraturen intet om intensiteten – men blot at brugen skal være landsdækkende
(mere end blot lokal) og ekstern.
I praksis optræder
tvister om retserhvervelsesspørgsmålet da oftest kun, når et produkt har været
ganske kort tid på markedet. Grænsetilfældene, der er omtalt i litteraturen
(bl.a. Lærebog i immaterialret, af
Mogens Koktvedgaard, 7. udgave v/Jens Schovsbo, side 350) handler om
situationer med ophørte omsætninger, ganske kortvarige salgsperioder m.v. Et
sådant grænsetilfælde har vi langt fra at gøre med i nærværende sag.
Til illustration af hvor
langt vi er fra grænseområdet, skal nævnes den førende dom på området, som der
henvises til i litteraturen, UfR
2000.1351 H (Dansk Begravelsesservice ApS mod Elysium
Begravelsesopsparing). I denne sag fandtes sagsøgeren ved udsendelse af en
pressemeddelelse, hvori det nye produkt blev lanceret, og som førte til, at
produktet fik gratis presseomtale i forskellige medier, at have taget det
omtvistede varemærke i brug på en måde, der særligt under hensyn til den skete
offentliggørelse var egnet til at skabe bevis for varemærkerettens eksistens og
omfang og til at fastslå tidspunktet for rettens stiftelse.
Varemærkeretten ansås i
denne sag for etableret på få dage, og de eneste kriterier, som anvendtes af
retten til vurdering af, om en ibrugtagen varemærkeret var etableret, var
således, om brugen var egnet til at skabe bevis for varemærkerettens
eksistens og omfang og til at fastslå tidspunktet for rettens stiftelse.
Som eksempel på øvrig
relevant praksis vedrørende de begrænsede krav til stiftelse af varemærkeret
ved brug kan henvises til:
UfR 1998.1300SH: Retten fandt, at mærket I VON SCHOLTENS FODSPOR var taget i brug som
varemærke for rejser. Retten lagde vægt på, at det var bevist, at varemærke var
brugt som kendetegn i rejsebureauets katalog for 1994.
AN
2007 00002: GOSHA BY VERO MODA vs. GOSHA. Der fandtes at være stiftet varemærkeret ved
ibrugtagning til varemærket GOSHA BY VERO MODA. Det lagdes til grund, at mærket
blev introduceret for offentligheden på et modeshow, og at der i forbindelse
hermed blev udsendt en pressemeddelelse, hvor det nye mærke blev omtalt. Få
dage senere blev mærket omtalt i BT. Det var styrelsens og ankenævnets
vurdering, at indsigers forberedelseshandlinger var nok til at stifte en
varemærkeret og at mærket derefter var fulgt op af en reel brug af varemærket.
Som det fremgår af
ovennævnte litteratur og praksis, er kravene til retserhvervelsen yderst
begrænsede.
1.7 Kriterierne for reel brug – samme vurdering?
Det er relevant at
sammenholde betingelserne for stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning efter
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 med kravet om brugspligt (reel brug) efter
varemærkelovens § 25. Det fremgår således af Varemærkeloven med kommentarer,
side 90, pkt. 3.4, at: ”De principper,
der gælder for bevarelse/ophør af rettighederne til registrerede varemærker på
grund af manglende brug, kan formentlig også anvendes på de blot ibrugtagne
varemærker, se § 25, stk. 2 (uvæsentlige afvigelser og eksport) og § 25, stk. 3
(licensbrug)”.
Efter dansk praksis
stilles forholdsvis beskedne krav til brugen af et varemærke for, at denne kan
anses for reel i varemærkelovens § 25’s forstand. Således fremgår det bl.a. af
Sø- og Handelsrettens afgørelse af 16. april 2002 i sagen V 43/49 vedrørende mærket CARMEN, at salg af produkter påført
varemærket til én forhandler, hvorved der over en periode på ca. 1 år og 4
måneder kunne fremlægges 4 fakturaer med et beløb på i alt 1.042,80 GBP, var
tilstrækkeligt til at dokumentere reel brug af varemærket.
Dette understøttes også
af EF-Domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-40/01 og C-259/02,
hvori det bl.a. fastslås, at såfremt den dokumenterede brug virkelig er
handelsmæssigt begrundet, kan selv en meget lille brug af varemærket eller
brug, der kun vedrører en enkelt kunde/importør/samhandelspartner, være
tilstrækkelig til at fastslå reel brug i varemærkedirektivets forstand.
I litteraturen er det
endda konstateret, at kriterierne for stiftelse efter § 3 er endnu snævrere end
kriterierne for reel brug efter § 25, jf. eksempelvis Jens Jakob Bugge i UfR 1998B.141 ”Varemærker og brugspligt”, side 143,
punkt 3.4.2.3.: ”Inspiration fra
praksis vedrørende stiftelse af varemærkeret ved brug? I dansk litteratur
findes som nævnt kun beskeden vejledning med hensyn til fastlæggelsen af
begrebet reel brug. Der kan stilles det spørgsmål, om reglerne og den dertil
hørende praksis vedrørende stiftelse af en varemærkeret ved brug, jf.
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, i et vist omfang kan udgøre en
inspirationskilde til fastlæggelse af begrebet. Det er kun praksis og teori
vedrørende selve stiftelsen, som eventuelt kan være relevant. Teori og
praksis forekommer imidlertid at være mere indskrænkende, end hvad der synes
forudsat at skulle gælde som betingelse for, at reel brug kan anses for
etableret. Hertil kommer, at der er tale om en harmonisering af begrebet på
EU/EØS-plan”. (vores understregning)
Styrelsens vurdering af
dokumentationsmaterialet i nærværende sag er på denne baggrund ikke i
overensstemmelse med - og indebærer en markant ændring i forhold til - gældende
praksis for kriterierne for stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning.
2. Ad den subsidiære påstand
Til støtte for den
subsidiære påstand vedlægges supplerende dokumentation for klagers brug af
varemærket DOLPHIN i Danmark forud for ansøgningstidspunktet for det angrebne
mærke i form af følgende bilag:
Bilag 34: Fakturaer fra perioden 19. april til 29. december 2004 vedrørende salg af
DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 19. april 2004
til Sydbank A/S, Aabenraa
Faktura af 18. august
2004 til Århus Kommunes Biblioteker, Århus C
Faktura af 30. september
2004 til Ryslinge Andelskasse, Ryslinge
Faktura af 30. september
2004 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 30. september
2004 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 19. oktober
2004 til Tele Greenland A/S, Nuuk
Faktura af 19. oktober
2004 til Danske Bank, Odense SV
Faktura af 28. oktober
2004 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 24. november
2004 til Hvorup Kaserne, Nørresundby
Faktura af 30. november
2004 til Amagerbanken, København
Faktura af 30. november
2004 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 9. december
2004 til Nordea Bank Danmark, København
Faktura af 14. december
2004 til Amagerbanken, København
Faktura af 14. december
2004 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 14. december
2004 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 14. december
2004 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 23. december
2004 til Nordea Bank Danmark, København
Faktura af 23. december
2004 til Nordea Bank Danmark, København
Faktura af 29. december
2004 til Den Danske Bank, København K
Bilag 35: Fakturaer fra perioden 14. januar til 28. november 2005 vedrørende salg
af DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 14. januar
2005 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 14. januar
2005 til Nordea Bank Danmark, København
Faktura af 28. februar
2005 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 28. februar
2005 til Nordea Bank Danmark, København
Faktura af 28. februar
2005 til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 16. marts 2005
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 22. marts 2005
til Handelsbanken, Holstebro
Faktura af 11. maj 2005
til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 16. juni 2005
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 29. juni 2005
til Lån & Spar, København K
Faktura af 16. august
2005 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 16. august
2005 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 13. september
2005 til A/S Nordfyns Bank, Bogense
Faktura af 28. september
2005 til Den Jyske Sparekasse, Jelling
Faktura af 28. september
2005 til Amagerbanken, København S
Faktura af 24. oktober 2005
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 7. november
2005 til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 7. november
2005 til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 10. november
2005 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 28. november
2005 til Den Danske Bank, København K
Bilag 36: Fakturaer fra perioden 18. januar til 11. december 2006 vedrørende salg
af DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 18. januar
2006 til Amagerbanken, København S
Faktura af 30. januar
2006 til Amagerbanken, København S
Faktura af 31. januar
2006 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 13. februar
2006 til Danske Bank, Hvidovre
Faktura af 13. februar
2006 til Dansk Bank, Rødovre
Faktura af 14. februar
2006 til Formula.fo, Torshavn
Faktura af 17. februar
2006 til Hvidbjerg Bank Aktieselskab, Struer
Faktura af 30. marts 2006
til Hadsten Bank Aktieselskab, Hadsten
Faktura af 31. marts 2006
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 21. april 2006
til Amagerbanken, København S
Faktura af 18. maj 2006
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 18. august
2006 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 18. august
2006 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 18. august
2006 til Danske Bank, København S
Faktura af 18. august
2006 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 2. oktober
2006 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 23. oktober
2006 til A/S Nordfyns Bank, Bogense
Faktura af 23. oktober
2006 til A/S Nordfyns Bank, Bogense
Faktura af 24. november
2006 til Alm.Brand Bank A/S, København Ø
Faktura af 11. december
2006 til Alm.Brand Bank A/S, København Ø
Bilag 37: Fakturaer fra perioden 27. april til 6. december 2007 vedrørende salg af
DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 27. april 2007
til Skjern Bank A/S, Skjern
Faktura af 7. maj 2007
til Handelsbanken, Herning
Faktura af 10. maj 2007
til Mønt-Tech ApS, Nørresundby
Faktura af 11. maj 2007
til Den Jyske Sparekasse, Grindsted
Faktura af 30. maj 2007
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 3. juli 2007
til Dan:office, Svendborg
Faktura af 24. september
2007 til Hvidbjerg Bank, Thyholm
Faktura af 28. september
2007 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 10. oktober
2007 til Uno-X, Kruså
Faktura af 16. oktober
2007 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 17. oktober
2007 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 17. oktober
2007 til Amagerbanken, København S
Faktura af 5. november
2007 til Casino Aalborg, Aalborg
Faktura af 7. november
2007 til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 9. november
2007 til Nordea, København K
Faktura af 22. november
2007 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 27. november
2007 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 6. december
2007 til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Bilag 38: Fakturaer fra perioden 7. januar til 22. december 2008 vedrørende salg af
DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 7. januar 2008
til A/S Nordfyns Bank, Bogense
Faktura af 21. januar
2008 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 25. januar 2008
til A/S Nordfyns Bank, Bogense
Faktura af 6. februar
2008 til HLI-consult, Ballerup
Faktura af 19. februar
2008 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 5. marts 2008
til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 13. marts 2008
til Andelskassen Sydvestjylland, Esbjerg
Faktura af 18. marts 2008
til Broager Sparekasse, Aabenraa
Faktura af 27. marts 2008
til Nova Bank A/S, Odense C
Faktura af 14. april 2008
til Handelsbanken, Herning
Faktura af 16. april 2008
til Frøs Herreds Sparekasse, Rødding
Faktura af 21. april 2008
til Østjydsk Bank A/S, Randers
Faktura af 22. april 2008
til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 20. maj 2008
til Spar Nord Bank A/S, Aalborg SV
Faktura af 20. maj 2008
til Den Jyske Sparekasse, Jelling
Faktura af 20. maj 2008
til Den Jyske Sparekasse, Jelling
Faktura af 9. juni 2008
til Fredericia Messe- og konference, Fredericia
Faktura af 4. august 2008
til Sydbank A/S, Aabenraa
Faktura af 14. november
2008 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 9. december
2008 til Den Danske Bank, København
Faktura af 22. december
2008 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Bilag 39: Fakturaer fra perioden 27. januar til 10. november 2009 vedrørende salg
af DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 27. januar
2009 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 6. februar
2009 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 19. februar
2009 til Amagerbanken, København S
Faktura af 14. april 2009
til Andelskassen Ribe, Ribe
Faktura af 14. april 2009
til Uno-X, Kruså
Faktura af 16. april 2009
til Amagerbanken, København S
Faktura af 16. april 2009
til Amagerbanken, København S
Faktura af 6. maj 2009
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 6. maj 2009
til Den Danske Bank, København K
Faktura af 25. maj 2009
til Mønt-Tech ApS, Nørresundby
Faktura af 28. maj 2009
til Sydbank A/S, Aabenraa
Faktura af 29. maj 2009
til Den Jyske Sparekasse, Grindsted
Faktura af 29. maj 2009
til Den Jyske Sparekasse, Grindsted
Faktura af 9. juli 2009
til Odense Exchange, Odense C
Faktura af 11. august
2009 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 21. august
2009 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 18. september
2009 til Sydbank A/S, Aabenraa
Faktura af 1. oktober
2009 til Hotel Kommandørgården, Rømø
Faktura af 21. oktober
2009 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 10. november
2009 til Den Danske Bank, København K
Bilag 40: Fakturaer fra perioden 17. maj til 25. november 2010 vedrørende salg af
DOLPHIN seddeltæller til danske kunder:
Faktura af 17. maj 2010
til Jyske Bank, Silkeborg
Faktura af 17. maj 2010
til Jyske Bank, Silkeborg
Faktura af 10. juni 2010
til Sydbank, Aabenraa
Faktura af 14. juni 2010
til Middelfart Sparekasse, Middelfart
Faktura af 22. juni 2010
til Dancash A/S, København N
Faktura af 24. juni 2010
til Jyske Bank, Silkeborg
Faktura af 30. juni 2010
til Østjydsk Bank A/S, Mariager
Faktura af 16. juli 2010
til Mønt-Tech ApS, Nørresundby
Faktura af 22. juli 2010
til Jyske Bank, Silkeborg
Faktura af 24. juli 2010
til Jyske Bank, Silkeborg
Faktura af 31. august
2010 til Amagerbanken, København S
Faktura af 2. september
2010 til Mønt-Tech ApS, Nørresundby
Faktura af 3. september
2010 til Den Jyske Sparekasse, Grindsted
Faktura af 29. september
2010 til Amagerbanken, København S
Faktura af 7. oktober
2010 til Middelfart Sparekasse, Middelfart
Faktura af 14. oktober
2010 til Nordea Bank Danmark A/S, København
Faktura af 21. oktober
2010 til Den Jyske Sparekasse, Grindsted
Faktura af 2. november
2010 til vestjyskBANK, Lemvig
Faktura af 22. november
2010 til Den Danske Bank, København K
Faktura af 25. november
2010 til Frøs Herreds Sparekasse, Vejle
Bilag 41: Erklæring af 27. oktober 2010 fra Hadsten Bank vedrørende kendskab til
klagers varemærke DOLPHIN i perioden 2003-2010
Bilag 42: Erklæring af 28. oktober 2010 fra Danske Bank vedrørende kendskab til
klagers varemærke DOLPHIN i perioden 2003-2010
Bilag 43: Erklæring af 30. november 2010 fra Ryslinge Andelskasse vedrørende
kendskab til klagers varemærke DOLPHIN i perioden 2003-2010
Bilag 44: Erklæring af 1. december 2010 fra C.C. Hansen A/S vedrørende kendskab til
klagers varemærke DOLPHIN i perioden 2003-2010
Bilag 45: Erklæring af 1. december 2010 fra Nordea Bank Danmark A/S vedrørende
kendskab til klagers varemærke DOLPHIN i perioden 2003-2010.
Det bemærkes for en god
ordens skyld, at bilag 34-40 (fakturaer) og bilag 41-45 (erklæringer) vedrører
selskabet CTcoin Danmark A/S, der indgår i CTcoin-koncernen. CTcoin Danmark
A/S’ brug af varemærket DOLPHIN er naturligvis sket med klagers (CTcoin A/S’)
samtykke og kan derfor sidestilles med klagers (CTcoin A/S’) egen brug. Som
dokumentation for at CTcoin A/S (klager) og CTcoin Danmark A/S er forbundne
selskaber med samme adresse vedlægges udskrifter af CVR-registret samt prints
fra CTcoin Danmark A/S’ hjemmeside www.ctcoindanmark.dk
som Bilag 46.
For så vidt angår
ovennævnte bilag 34-40 bemærkes, at alle beløb er ekstraheret fra fakturaerne,
idet vores klient ikke ønsker at dele disse oplysninger med modparten.
Det gøres gældende, at
dette materiale sammenholdt med det tidligere fremlagte materiale under bilag
1-33 udgør tilstrækkelig dokumentation for, at klager ved ibrugtagning har
stiftet en rettighed i Danmark til varemærket DOLPHIN for seddeltællemaskiner før ansøgningstidspunktet for det angrebne
mærke, den 25. februar 2009.
Ad mærkernes forvekslelighed – samme for begge
påstande
Efter varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der ved brug
her i landet er erhvervet ret til et identisk eller forveksleligt mærke.
Der er direkte
varesammenfald mellem indsigers/appellantens ibrugtagne varemærke og indehavers
registrering (pengeseddeltællemaskiner). Mærkerne er identiske (DOLPHIN).
Der foreligger således
forvekslelighed mellem indsigers/appellantens ibrugtagne varemærke og det
angrebne mærke.
Det angrebne mærke bør
anses udelukket fra registrering i henhold til § 15, stk. 4, nr. 2, idet det pågældende
mærke er fuldstændig identisk med indsigers varemærke, og da indsigers brug af
varemærket vedrører de identiske varer, ”seddeltællemaskiner”,
som er omfattet af varefortegnelsen for VR 2009 01433.
Med henvisning til ovennævnte skal vi således henstille til at Ankenævnet
nægter endelig registrering af DOLPHIN (ordmærke) under VR 2009 01433…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 28. februar 2011 følgende
udtalelse:
”… Som svar på Ankenævnets brev af den 7. februar 2011 skal styrelsen
udtale følgende:
Klager har principalt nedlagt påstand om, at det materiale, der var
fremlagt under behandlingen af indsigelsessagen ved styrelsen, var
tilstrækkeligt til at dokumentere, at klager ved ibrugtagning har stiftet en
rettighed til varemærket DOLPHIN i Danmark for varen ”seddeltællemaskiner” før
ansøgningstidspunktet den 25. februar 2009 for det angrebne mærke.
Klager har i den forbindelse henvist til flere passager i Varemærkeloven
med kommentarer, 4. udgave, af Knud Wallberg, herunder fra side 236, hvor der
bl.a. står, at ”Selv om der ikke stilles
voldsomme krav til ibrugtagning, må dokumentationen dog have en vis konsistens.”
Styrelsen skal fastholde, at den under behandlingen af indsigelsessagen ved
styrelsen dokumenterede brug ikke har den tilstrækkelige konsistens til, at
kravet om retsstiftelse ved brug i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, er
opfyldt.
Som det fremgår af styrelsens afgørelse af den 4. oktober 2010 er det alene
udskrifter fra www.archive.org og 5 fakturaer dækkende en periode på 6 år, der
relaterer sig til brug i Danmark forud for ansøgningstidspunktet for det
angrebne mærke.
At mærket Dolphin har været anvendt af klager på en hjemmeside, som dette
er dokumenteret af de indsendte udskrifter fra www.arhcive.org, kan efter
styrelsens opfattelse ikke i sig selv dokumentere den nødvendige brug af
mærket. Hertil må nemlig yderligere kræves, at udskrifterne suppleres med
oplysninger om antal unikke besøg på hjemmesiden fra den danske
omsætningskreds, egentligt salg eller markedsføring, således at effekten af den
faktiske tilstedeværelse på Internettet underbygges.
Imidlertid kan den brug af varemærket Dolphin, som de 5 fakturaer vidner
om, i bedste fald betegnes som sporadisk. Det skal i den forbindelse bemærkes,
at varen ”seddeltællemaskiner” ikke kan betragtes som hverken eksklusiv eller
beregnet til en særligt specialiseret omsætningskreds. Seddeltællemaskiner kan
efter styrelsens opfattelse ikke kun anvendes af banker, som dette syntes
antydet af klager, men de anvendes også af detailhandelsforretninger og andre,
der dagligt håndterer en større mængde pengesedler. Der kan følgelig ikke gælde
særskilt lempelige krav for den dokumentation for brug, som klager skal have
gjort af mærket for disse produkter, for at kravet om retsstiftende brug i
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2, kan anses for opfyldt.
Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen ikke har stillet
krav om, at de omhandlede ”seddeltællemaskiner” skal have været en kommerciel
succes for klager. Kravet er derimod, at tegnet skal have været anvendt
kontinuerligt og med en vis konsistens. Hvilke krav der kan stilles til denne
konsistens kan variere fra produktgruppe til produktgruppe. Er der således tale
om varer, der er særligt eksklusive eller specielle, og dermed er beregnet for
en yderst begrænset omsætningskreds, kan selv forholdsvis beskeden brug være
tilstrækkelig til at dokumentere en retsstiftende brug. Er der derimod tale om
almindelige dagligvarer, kan der ikke lempes på kravet til konsistensen af
brugen.
Derudover finder styrelsen det betænkeligt at fastslå, at brug der består i
salg af 5 seddeltællemaskiner over en periode på 6 år kan betegnes som
”kontinuerlig”, idet der er tale om salg af under en maskine pr. år.
Eksempelvis går der mere end 1½ år fra fakturaen af den 19. januar 2004 til
fakturaen af den 22. september 2006.
Dokumentation for brugen af de omhandlede seddeltællemaskiner i form af 5
fakturaer, som vedrører salg af i alt 5 seddeltællemaskiner, i en periode der
dækker 6 år, vidner således efter styrelsens opfattelse ikke om en kontinuerlig
markedsføring af en vis konsistens.
For så vidt angår den del af materialet, der viser brug af mærket i
relation til eksport, skal styrelsen tillade sig at henvise til det af klager
fremhævede citat fra Varemærkeloven med kommentarer, 4. udgave, side 88, hvori
det bl.a. anføres, at ”Mærket skal
således anvendes på en sådan måde, at kendskabet til mærket er mere end lokalt.
Et sådant kendskab kan godt opnås, selvom den konkrete brug har en begrænset
geografisk udstrækning, eller hvis produktet alene produceres med henblik på
eksport, hvis omsætningskredsen som sådan (d.v.s. i hele landet) ikke desto
mindre har fået kendskab til mærket.”
Klager har under behandlingen af indsigelsen ved styrelsen ikke indsendt
materiale der viser, at omsætningskredsen i Danmark skulle have kendskab til
klagers mærke, herunder kendskab til klagers brug af mærket i forbindelse med
eksport, hvorfor det ovenfor omtalte krav om ”kendskab” ikke ses opfyldt.
Styrelsen skal følgelig fastholde, at styrelsen foretog en korrekt
vurdering af det under indsigelsessagen fremlagte materiale.
Den subsidiære påstand
Klager har i sin subsidiære påstand henvist til, at det materiale, der var
fremlagt under indsigelsessagen for styrelsen, sammenholdt med det supplerende
materiale, der er fremlagt under sagen for Ankenævnet, tilsammen er
tilstrækkeligt til at dokumentere, at klager har stiftet rettigheder til mærket
Dolphin for seddeltællemaskiner forud for ansøgningstidspunktet den 25. februar
2009 for det angrebne mærke.
Styrelsen skal hertil bemærke, at det nu indsendte materiale viser en
betydeligt mere omfangsrig brug end det materiale, der blev indsendt i
forbindelse med behandlingen af indsigelsessagen ved styrelsen. Således er der
indsendt en lang række fakturaer, der vedrører salg af seddeltællemaskiner af
mærket Dolphin forud for ansøgningstidspunktet for det angrebne mærke.
Fakturaerne viser i øvrigt, at salget er sket til virksomheder i hele landet,
og at salget er sket kontinuerligt siden april 2004.
Det er følgelig styrelsen opfattelse, at det supplerende
dokumentationsmateriale i sammenhæng med det for styrelsen fremlagte
dokumentationsmateriale dokumenter en sådan retsstiftende brug, som krævet
efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
Påstanden om udslettelse af den
angrebne registrering
Klager har i de nedlagte påstande henvist til, at både det af klager
anvendte mærke og de varer det er anvendt for, er identiske med mærket og varerne
i den angrebne registrering, hvorfor registreringen bør udslettes.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at det fremgår af varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 2, at det er en selvstændig betingelse for bestemmelsen
anvendelse, at ”indehaveren af den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre
mærke”.
Styrelsen har i indsigelsesafgørelsen af den 4. oktober 2010 ikke taget
stilling til, om denne betingelse for anvendelsen af varemærkemærkelovens § 15,
stk. 4, nr. 2, er opfyldt i denne sag. Styrelsen skal dog tillade sig at
benytte denne anledning til at komme med følgende bemærkninger herom:
Indklagede har i brev af den 19. oktober henvist til, at det er firmaet
Cacotech Holdings Ltd., Kina, der har udviklet og leveret de omhandlede
seddeltællemaskiner til klager, hvorfor det er indklagedes opfattelse, at
indklagede følgelig må have retten til varemærket Dolphin. Indklagede har i den
forbindelse indsendt kopi af en aftale indgået mellem Cacotech Holdings Ltd.,
Kina, og klager, der bl.a. vedrører seddeltællemaskinen Dolphin, jf.
indklagedes bilag 10, ligesom der er indsendt enkelte kopier af fakturaer, der
vedrører salg af seddeltællemaskiner af mærket Dolphin til klager. Aftalen i
indklagedes bilag 10 er ikke dateret, men det fremgår af aftalen, at denne skal
gælde for perioden fra den 11. december 2006 til den 30. november 2007.
Klager har heroverfor med brev af den 13. januar 2010 indsendt kopi af
e-mail dateret den 6. og den 19. februar 2002, jf. klagers bilag 21, hvoraf
fremgår, at klager på daværende tidspunkt korresponderede med firmaet Wah Luen
Typewriter Co om produktion/levering af en seddeltællemaskine, der efter
klagers ønske skulle have navnet ”Dolphin” påtrykt.
Indklagede har ikke dokumenteret brug af mærket Dolphin på et tidspunkt,
der ligger forud for den af klager fremlagte mailkorrespondance, ligesom
indklagede heller ikke har fremlagt dokumentation for, at indklagede selv og
uden forbindelse med klager har brugt mærket Dolphin. Der foreligger således
ikke dokumentation for, at indklagede har anvendt mærket ”Dolphin” før
indklagede begyndte at levere disse til klager, ligesom det ikke er
dokumenteret, at indklagede har leveret dette produkt under samme mærke til
andre ”forhandlere”, eller at der i øvrigt er indgået en ”forhandleraftale”
mellem indklagede og klager.
Det er følgelig styrelsens opfattelse, at indklagede ikke har fremlagt
sådanne oplysninger eller dokumentationsmateriale, der kan indebære, at klager
ikke vil kunne forbyde indklagers brug af mærket Dolphin for varen ”seddeltællemaskiner”.
Konklusion
Styrelsen skal fastholde, at styrelsen i indsigelsesafgørelsen af den 4.
oktober 2010 foretog en korrekt vurdering af det for styrelsen under
indsigelsessagen fremlagte dokumentationsmateriale, og at dette ikke var
tilstrækkeligt til at dokumentere, at kravet i varemærkelovens § 15, stk. 4,
nr. 2, om retsstiftende brug ikke var opfyldt.
Styrelsen er imidlertid enig med klager i dennes subsidiære påstand om, at
det for Ankenævnet supplerende dokumentationsmateriale i sammenhæng med det
tidligere indsendte materiale er tilstrækkeligt til at opfylde kravet om
retsstiftende brug.
Ligeledes er styrelsen enig med klager i, at der er tale om identiske
mærker og identiske varer.
Derudover er det styrelsens opfattelse, at indklagede ikke har fremlagt
sådanne oplysninger eller dokumentationsmateriale, der kan indebære, at klager
ikke vil kunne forbyde brugen af mærket Dolphin for varen
”seddeltællemaskiner”.
Styrelsen finder derfor, at kravene for anvendelsen af varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 2, nu er opfyldt.
Styrelsen skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at styrelsens
indsigelsesafgørelse af den 4. oktober 2010 omgøres, således at registreringen
VR 2009 01433 ophæves i sin helhed, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2…”
Med brev af 9. marts 2011 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne CTCoin
A/S med følgende:
”… I fortsættelse af Ankenævnets brev af 1. marts 2011 vedrørende Patent-
og Varemærkestyrelsens høringssvar skal vi hermed meddele, at vi ikke har
yderligere kommentarer til sagen.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at vi fortsat er uenige i
styrelsens vurdering af den principale påstand. Vi henviser i den forbindelse
dog blot til vores bemærkninger nævnt i anken af 1. december 2010…”
Der er ikke modtaget kommentarer fra indklagede.
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 26. juli 2011.