RESUMÉ:
AN 2010
00044 – VR 2009 03187 – CCDK <w> - Indsigelse – Forvekslelighed
Indehaveren af
EU-varemærke 000540658 CCDK fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR
2009 03187 CCDK <w> i klasse 18. Indsigelsen blev begrundet med, at det
foreløbigt registrerede varemærke VR 2009 03187 CCDK <w> er
forvekslelighed med indsigers ældre EU-varemærke. Patent- og Varemærkestyrelsen
tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne
afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde
Styrelsens afgørelse, således at det angrebne mærke VR 2009 03187, ordmærket
CCDK, udslettes for så vidt angår varerne ”Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og
rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og
huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer”
ligeledes i klasse 18.
KENDELSE:
År 2011, den 10. maj afsagde Ankenævnet for
Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Steffen Gulmann)
Jens Poulsen Holding ApS
v/Patrade A/S
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21.
oktober 2010 i sagen VR 2009 03187 indehavet af:
Scankøb Scandinavia Staag ApS
v/Hansen l Sønderby
& Co
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.
Ankenævnet
udtaler:
Indledningsvis skal det oplyses, at Ankenævnet
ikke har fundet grundlag for mundtlig forhandling.
Ankenævnet kan tiltræde Patent- og
Varemærkestyrelsens konklusion i brev af 28. januar 2011 af de deri anførte
grunde og bestemmer således, at indehavers registrering ophæves for så vidt
angår ”læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer
(ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsetasker” i klasse 18.
Herefter bestemmes:
Det angrebne mærke VR 2009 03187, ordmærket CCDK,
udslettes for så vidt angår varerne ”Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), kufferter og
rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og
huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer”
ligeledes i klasse 18.
Sagens
baggrund:
Den 31. august 2009 indleverede Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb A/S ansøgning om registrering af
varemærket CCDK <w> for:
Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og
huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske
og sadelmagervarer.
Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og
hovedbeklædning.
Varemærket blev registreret den 11. november 2009
og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende sammen dato.
Med brev af 4. januar 2010 meddelte Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb A/S, at mærket er overdraget til
Scankøb Scandinavia Staag ApS. Efterfølgende meddelte Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb Scandinavia Staag ApS med brev af 7.
januar 2010, at ansøgningen for klasse 25 frafaldes.
Den 8. januar 2010 gjorde Patrade A/S indsigelse
på vegne af Jens Poulsen Holding ApS mod gyldigheden af det registrerede mærke
CCDK. Indsigelsen var baseret på, at indehavers registrering er forvekslelig
med indsigers ældre rettighed CCDK EU00540658, samt at der er opnået en
varemærkeret til CCDK ved brug for varer i klasse 18. Indsiger henviste til
varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009.
Indehaver gjorde gældende, at mærkerne ikke er
forvekslelige.
Med brev af 21. oktober 2010 traf Patent- og
Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge,
og registreringen blev opretholdt i sin helhed. Styrelsen begrundede afgørelsen
med følgende:
”… 2. Lovgrundlaget
I varemærkelovens § 15,
stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis
2) der er risiko for
forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre
varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre
varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende
art."
Stk. 4. Et varemærke er ligeledes udelukket fra
registrering, hvis
2) der ved brug her i landet er erhvervet ret til et
identisk eller forveksleligt varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed
anvendt identisk eller forveksleligt tegn før tidspunktet for ansøgningen af
det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres
gældende til støtte for ansøgningen af det yngre varemærke, hvis indehaveren af
den ældre ret kan forbyde brugen af det yngre mærke.
3. Vurdering
og konklusion
Indehavers mærke: CCDK,
VR 2009 03187
Registreret for: Klasse
18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke
indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker,
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.
Indsigers mærke: CCDK,
CTM000540658
Registreret for: Klasse
25: Clothing, footwear, headgear.
Vurdering af om indsiger har stiftet en
varemærkeret til CCDK ved brug:
Indsiger har gjort
gældende, at have opnået en varemærkeret til CCDK stiftet ved brug for klasse
18.
Henset til, at indsiger
kun har fremlagt sider fra deres engelsksprogede katalog og ikke har fremlagt
bogføringsmateriale eller fakturaer, der dokumenterer salg i Danmark, vurderer
styrelsen det ikke godtgjort, at der er stiftet en rettighed til CCDK ved brug
for varer i klasse 18.
Det er således ikke
dokumenteret, at indsiger har stiftet en varemærkeret i Danmark for varer i
klasse 18.
Forvekslelighed:
Indehavers og indsigers
registrerede mærker er identiske. Mærkerne har efter styrelsens vurdering ikke
nogen beskrivende betydning som måtte stå klart for den gennemsnitlige danske
forbruger. Mærkerne ligner derfor hinanden.
Indehaver er registreret for klasse 18, mens
indsiger registreret i klasse 25. Der er derfor ikke direkte sammenfald af
varer mellem registreringerne.
Det er styrelsens vurdering, at der er en så høj
grad af lighed mellem mærkerne, at beskyttelsesomfanget kan udstrækkes til også
at omfatte ligeartede varer.
Der er dog ikke en lighed mellem Clothing,
footwear, headgear i indsigers registrering og indehavers registrering for
varer i klasse 18.
Inden for beklædning og fodtøj eksisterer der
selvstændige distributionsled, og de vil derfor oftest blive solgt fra en anden
butik, end der hvor man køber varer fra klasse 18, hvor der oftest også er tale
specialforretninger. Desuden har disse varer et andet formål end
beskyttelse/afdækning af kroppen. Eksempelvis har en taske til formål at opbevare
ting, og en paraply har til formål at beskytte mod regn. Der henvises i øvrigt
til ankenævnsafgørelsen AN 2007 00002.
Det er derfor styrelsens vurdering, at der ikke er
ligeartede varer mellem indsigers og indehavers registreringer.
Da der ikke er direkte
sammenfald af varer eller er tale om ligeartede varer mellem registreringerne,
er det styrelsens vurdering, uanset at mærkerne er identiske, at der ikke er
risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse
mellem mærkerne.
Indsigelsen tages ikke
til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
Vi har afgjort sagen
efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15 stk. 4 nr. 2…”
Denne afgørelse indbragte Patrade A/S på vegne af Jens Poulsen Holding ApS
for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med brev af 21. december 2010 og
fremførte følgende:
”… På vegne af min
klient, Jens Poulsen Holding ApS, skal jeg hermed indbringe Patent- og
Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen imod VR 2009 03187 ”CCDK”
<w> indehavet af SCANKØB SCANDINAVIA STAAG ApS for ankenævnet.
Indehavers registrering:
(Registreret i klasse 18)
”CCDK” <w>
VR 2009 03187
Klagers registrering:
(Registreret i klasse 25)
”CCDK” <w>
CTM 000540658
Varemærkernes beskaffenhed:
Som det fremgår af
ovenstående opstilling, er indehavers og klagers varemærker fuldstændig
identiske efter Styrelsens egen vejledning om ”almindelige principper for
vurdering af forvekslelighed”, som nævner synsmæssig, lydmæssig og begrebsmæssig
lighed. Herudover kan der ej heller være tvivl om, at klagers varemærke har en
høj grad af særpræg, idet varemærket ikke beskriver hverken varens art,
beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet
for varens fremstilling eller andre egenskaber herved, jf. Varemærkelovens § 5
stk. 2. I nærværende forbindelse skal der gøres opmærksom på, at indsigelsen
ikke var baseret på indehavers anvendelse af bokstaverne ”d” og ”k” i
slutningen af varemærket, men derimod baseret på en samlet individuel
helhedsbedømmelse af nærværende konkrete sag.
Sammenligning af varemærker og varer:
I forlængelse af
ovenstående er det således problematisk, når Styrelsen i sin afgørelse først
konkluderer, at klagers og indehavers varemærker er identiske og straks
nedenunder vurderer, at grundet ”en høj grad af lighed, kan beskyttelsesomfanget udstrækkes til også at omfatte
ligeartede varer”. Det problematiske heri forstærkes yderligere af, at
Styrelsens afgørelse herefter anvender præmisserne i T-8/03, som vedrører
lignende figurlige varemærker, som er registreret i henholdsvis klasse 18 og 24
samt klasse 3 og 25. I nævnte afgørelse blev konklusionen, at der ”normalt ikke
er tilstrækkelig lighed (mellem varerne i de pågældende klasser) til, at de i
den pågældende kundekreds’ bevidsthed kan fremkalde en risiko for forveksling
med hensyn til deres handelsmæssige oprindelse, selv hvis tegnene ligner
hinanden.
Det er således på
baggrund af ovenstående klagers opfattelse, at nævnte afgørelse ikke har
præjudicerende virkning i forhold til nærværende sag, da varemærkerne i
nærværende sag er identiske.
Efter klagers vurdering
burde Styrelsen i sin afgørelse have fokuseret på sagen T-443/05, hvori
Appelkammerets afgørelse om forvekslelighed mellem varer i klasse 18 og 25
annulleres, idet der ikke tages højde for, at varerne i klasse 18 og 25 for
forbrugeren er "æstetisk komplementerende, og forbrugeren derfor vil være
tilbøjelig til at tro, at varerne kommer fra samme kommercielle oprindelse”.
Sidstnævnte formulering stammer fra T-483/08 præmis 27, hvor Retten
konkluderer, at ”æstetisk komplementerende” ikke i sig selv er tilstrækkeligt
til at statuere ligeartedehed mellem varer i klasse 18 og 25, men idet
varemærkerne er identiske i modsætning til T-8/03, som Styrelsen anvender,
fører en samlet vurdering til risiko for forveksling.
Sammenfattende er det
klagers vurdering, at retstilstanden for nuværende må være den, at idet
forbrugerne opfatter varer i klasse 18 som ”æstetisk komplementerende” til varer
i klasse 25, idet både beklædning og accessories, herunder tasker, bælter punge
og lignende, bidrager til den samlede beklædningsstil hos den enkelte
forbruger. Dette indebærer, at varer i klasse 18 og 25 må betragtes som
ligeartede og derfor finder Varemærkelovens § 4 stk. 2 anvendelse, hvorfor
Ankenævnet må ophæve Styrelsens afgørelse i den konkrete sag, under henvisning
til ovenstående bestemmelse.
Klagers varemærkeret som følge af brug:
For det tilfælde at
ovenstående i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at afvise registreringen af
indehavers varemærke, skal jeg hermed på vegne af klager fastholde, at klager
har opnået varemærkerettigheder som følge af brug, jf. Varemærkelovens § 3,
stk. 1, nr. 2.
At ovenstående skulle
være tilfældet støtter klager i første omgang på det materiale, som oprindeligt
blev fremlagt under indsigelsessagen og som tillige er vedlagt nærværende anke.
Af det nævnte materiale fremgår det, at varemærket ”CCDK” <w> kontinuerligt
siden 2007 har været anvendt for varer i klasse 18 og udelukker dermed, jf.
Varemærkelovens § 15 stk. 4, nr. 2 indehavers adgang til at registrere et
lignende eller forveksleligt varemærke.
Når klager atter gør
gældende, at der er opnået varemærkerettigheder som følge af brug, skyldes
dette, at Styrelsen i sin afgørelse ikke behandlede spørgsmålet herom korrekt.
Det kritisable består i,
at Styrelsen ikke forholder sig til det fremsendte materiale, men blot
konkluderer, jf. formuleringen ”henset til”, at engelsksproget materiale de
facto ikke kan anvendes til at dokumentere brug i Danmark, jf. bilag 1-4.
Herudover fortolkes ibrugtagningsbestemmelsen i Varemærkelovens § 3, stk. 1,
nr. 2 således, at der kræves salg i Danmark for at kunne dokumentere
ibrugtagning.
Det er klagers klare
opfattelse, at der hverken i litteraturen eller praksis kan findes holdepunkter
for at antage, at engelsksproget materiale de facto ikke kan anvendes til at
dokumentere ibrugtagning i Danmark. Faktisk må det omvendt antages, at engelsksproget
markedsføringsmateriale i fremtiden i højere grad bliver normen end tidligere,
idet internationalt orienterede virksomheder, herunder især modehuse, vil
anvende netop engelsksproget markedsføringsmateriale for at mindske
omkostningerne ved nationale oversættelser. Det må desuden antages at det
segment, som modebranchen henvender sig til, er vant til engelsksproget
materiale, jf. blandt mange andre L’oreal: ”Because you’re worth it”, Nike:
”Just Do it”, Pandora: “Unforgettable moments”.
Slutteligt vil klager
adressere Styrelsens fortolkning af Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, som
efter klagers opfattelse ikke nødvendigvis kræver salg i Danmark. Af Karnovs
noter til henholdsvis Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2 og § 15. stk. 4, nr. 2
fremgår det, at der ved ibrugtagning kræves, at omverdenen ved
markedsføringsmæssig aktivitet har fået kendskab til varemærket ved, at dette
anvendes på varen eller dens indpakning, i reklamer, på forretningspapirer
eller lignende. Det fremlagte materiale, som dokumenterer, at klager kontinuerligt
siden 2007 har anvendt varemærket ”CCDK” for en hel kollektion af varer
medfører således efter klagers opfattelse, at ibrugtagningskravene er opfyldt.
Det er naturligvis ikke således, at klager ikke har haft salg i Danmark i
perioden, og som yderligere dokumentation herfor fremlægges bilag 5-10.
Konklusion:
Sammenfattende er det
således klagers opfattelse, at varemærket ”CCDK” <w> har en høj grad af
særpræg for de varer, som det anvendes for og dermed nyder udvidet beskyttelse
i forhold til mere generisk betegnende varemærker. Det er ligeledes klagers
opfattelse, at Styrelsen i sin afgørelse ikke har haft fornøden fokus på, at
varemærkerne netop er identiske, hvilket i henhold til den nyeste praksis på
området medfører, at varer i klasse 18 og 25 er ligeartede, da disse betragtes
som æstetisk komplementerende til hinanden, hvilket igen medfører, at
Varemærkelovens § 4 stk. 2 finder anvendelse.
Herudover er det klart
klagers opfattelse, at Styrelsen i sin afgørelse ikke har behandlet spørgsmålet
om varemærkerettigheder opnået ved brug korrekt. Klager bekendt er der intet
sted i hverken praksis eller litteraturen fastslået, at engelsksproget
materiale de facto ikke kan anvendes som dokumentation for brug i Danmark og ej
heller nævnes eller fastslås det, at ibrugtagning er lig med salg.
Klager har under
indsigelsessagen fremlagt dokumentation for, at varemærket ”CCDK” <w> i
2007, 2008, 2009 og 2010 har været anvendt for varer i klasse 18, samt under
nærværende ankesag fremsendt yderligere dokumentation i form af fakturaer.
Dokumentationen opfylder de krav, Varemærkeloven opstiller herfor, hvorfor det
fortsat er klagers opfattelse, at der er opnået varemærkeret ved ibrugtagning.
Henset til både nyeste
praksis på området, som klart statuerer, at varerne i klasse 18 og 25 er
ligeartede for så vidt angår identiske varemærker og den dokumentation, klager
har fremlagt, både under indsigelsessagen samt under nærværende ankesag, er det
klagers opfattelse, at indehavers registrering burde have været ophævet under
indsigelsessagen, både i medfør af Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2 og
Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.
På baggrund af fremførte
skal klager anmode Ankenævnet om at ophæve Styrelsens afgørelse i
indsigelsessagen…”
Med brev af 13. januar 2011 kommenterede indklagede Hansen l Sønderby & Co på vegne Scankøb Scandinavia Staag ApS klagen således:
”… På vegne indklagede
som indehaver af registrering af mærket CCDK (w) i klasse 18 under VR 2009
03187
nedlægges sålydende
PÅSTAND:
Stadfæstelse.
SAGSFREMSTILLING:
Påstanden nedlægges under anbringende af
· at styrelsens afgørelse er såvel materielt som
formelt korrekt.
Til støtte herfor gøres
det gældende,
· at der er tale om et varemærkeretligt set svagt
mærke uden særpræg,
· at CCDK indeholder forkortelsen for det konsulære
korps ”Corps Consulaire” (cc). Forkortelsen for nationalbetegnelsen ”Danmark”
og anvendes som identifikation for den danske konsulære tjeneste – eksempelvist
identificere den tyske konsulære tjeneste CCDE, den franske konsulære tjeneste
CCFR osv.
· at indklagede/indehaver bl.a. skal anvende mærket
i forbindelse med salg af varer indenfor klasse 18 til den danske konsulære
tjeneste,
· at der ikke er tale om ”ligeartede” varer;
ligeartetheden afkræftes allerede derved, at varerne befinder sig i forskellige
vareklasser – konkret vareklasse 18 og 25.
Såfremt klagers synspunkt havde været retligt validt, ville nomenklaturet
for identifikation af den enkelte vare indenfor den enkelte vareklasse været uden
retlig betydning og enhver komponent i en helhed, ville derfor blot skulle have
været klassificeret under enheden - eksempelvis ville enhver komponent i en
personbil således blot varemærkeretligt set skulle klassificeres indenfor samme
vareklasse, uanset om der måtte være tale om eksempelvis en bremseskive eller
et sædeindtræk.
Der findes hverken i teori eller praksis belæg for en lempeligere
bedømmelse for varer der helt eller delvist måtte kunne anses for
kompletterende – eksempelvis falder et strygejern og et strygebræt i hver sin
vareklasse.
Der findes ingen hverken i teori eller praksis for begrebet Ӿstetisk
kompletterende” – snarere tværtimod.
· at omfanget af den varemærkeretlige beskyttelse
begrænses nationalt af jurisdiktionen i Danmark
· at varemærkeret ved faktisk brug fordrer
dokumentation for faktisk brug på det danske territorium / i Danmark
· at der ikke ved det af klager for Ankenævnet
dokumenterede materiale foreligger dokumentation for brug i Danmark
· at det klart har formodningen for sig, at klagers
markedsføring er rettet mod almindelige forbrugere på det danske marked og
finder sted på dansk – hvilket i øvrigt er tilfældet for de af klager
refererede materialer fra andre udbydere, hvor alene overskrifterne er
engelsksprogede
· at det ved bilag 1 dokumenterede materiale
vedrører salgsmateriale for engrossalg
· at det af klager ved bilag 1 dokumenterede
materiale ikke vedrører salg hidrørende fra klagers virksomhed eller en
virksomhed der kan identificeres med klager, idet den juridiske enhed Jens
Poulsen Holding ApS ikke detaildistribuerede varer under det omdiskuterede
varemærke på det danske marked i denne periode
· at de af klager dokumenterede bilag 5 til 10 ikke
tjener som dokumentation for et præjudicerende salg i Danmark og dermed ikke
dokumenterer varemærkeret via ibrugtagning allerede
fordi salget tidsmæssigt ligger efter anmeldelsestidspunktet den 31. august 2009, idet bilag 7 er
dateret 26. marts 2010 og bilagene 5, 6, 8, 9 og 10 alle er dateret 18. august
2010. Det gøres gældende, at der ikke kan støttes ret på et salg, som ligger
senere i tid end det relevante dokumentationstidspunkt, som vil være
dokumentation for faktisk og væsentlig ibrugtagning på det danske marked forud for anmeldelsen af indehaveres /
indklagedes varemærke den 31. august 2009. Hertil bemærkes endvidere, at det
dokumenterede salg er ekstremt sporadisk og nærmest kun lakonisk til stede,
idet der med bilag 5 er solgt 4 stk. tasker, ved bilag 6 16 bælter, 4 par
handsker og en taske, ved bilag 7 (som er fremlagt 2 gange) er solgt 4 tasker,
ved bilag 8 er der solgt 6 tasker og 6 handsker, ved bilag 9 er der solgt 6
bælter og ved bilag 10 er der solgt 3 bælter.
Sammenfaldende gøres det
således gældende,
· at styrelsens afgørelse er korrekt,
· at der er tale om varemærker uden væsentligt
særpræg,
· at mærket anvendes for national identifikation af
den danske konsulære tjeneste,
· at der ikke fra klagers side er dokumenteret salg
i Danmark forud for indehavers/indklagedes anmeldelse af sit varemærke til
registrering og
· at der ikke retligt forefindes et begreb om
æstetisk komplentterende varer: havde dette været tilfældet, ville
kodak-doktrinene være ophævet og værdien af den varemærkelige afgrænsning ved
nommenklaturet ville være helt eller delvist udvist og derved fortabe sin
retlige relevans…”
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af
28. januar 2011 følgende udtalelse:
”… Som svar på
Ankenævnets brev af den 14. januar 2011 skal styrelsen udtale følgende:
Klager har overfor
Ankenævnet fremsat påstand om ophævelse af styrelsens indsigelsesafgørelse af
den 21. oktober 2010 i
sagen VR 2009 03187, varemærket CCDK, og klager har i den forbindelse
særligt henvist til,
1. at styrelsens
vurdering af risikoen for forveksling mellem klagers EU-varemærke og det
angrebne mærke er
foretaget på et forkert grundlag, idet de omhandlede varer i klasse 18 og
25 må anses for
ligeartede, og
2. at styrelsens
vurdering af, om klager ved brug har stiftet rettigheder til CCDK også for
varer i
klasse 18 er forkert.
Ad 1: Ligheden mellem varerne og risikoen for
forveksling
Med hensyn til klagers
anbringende om, at styrelsen har anlagt en forkert vurdering af ligheden
mellem varerne i klasse
18 og 25, skal styrelsen indledningsvist bemærke, at det af bemærkningerne til
klasse 18 i
Nice-klassifikationen er anført, at ”Denne klasse omfatter navnlig ikke:
”beklædning,
fodtøj, hovedbeklædning”.
Denne præciserende definition af varerne i klasse 18 indebærer, at klasse
18 ikke omfatter varer
såsom jakker, bukser, handsker, bælter eller støvler, også selvom disse måtte
være lavet af læder.
Klasse 18 omfatter
således hovedsageligt tasker og andre varer lavet af læder eller
læderimitationer,
der ikke kan
klassificeres i andre klasser.
Varerne i klasse 18 og 25
er således i deres art ganske forskellige, idet varerne i klasse 25 er til
beklædning, hvorimod
varerne i klasse 18 har andre formål.
Uanset de nævnte
forskelle i varernes art, har styrelsen i sagen AN 2007 00002 udtalt, at også
styrelsen finder, at der
er en vis lighed mellem varerne ”tasker” i klasse 18 og ”beklædning” i klasse
25.
Således anførte styrelsen
bl.a. følgende i sin udtalelse af den 2. maj 2007 til Ankenævnet i sagen AN
2007 00002:
”Styrelsen er enig med
klager i, at det ikke er ualmindeligt, at tøjproducenter/modehuse producerer
eller designer såvel tøj
og sko som tasker og såkaldte accessories, herunder smykker, ligesom der er
flere
tøjproducenter/modehuse der lancerer parfume o. lign. under de samme mærker som
de anvender
for tøj etc.. Ligeledes
er det ikke ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme
butikker, ligesom
varernes indbyrdes overensstemmende eller komplementerende design kan være
bestemmende for
forbrugerens valg af produkt. Styrelsen finder derfor ligesom OHIM, at der er
en vis
lighed mellem de nævnte
varer.”
[…]
” Som det fremgår af
afgørelsen af 3. november 2006 er det styrelsens opfattelse, at varerne ”tøj
til
kvinder” er dels
identiske med og særdeles nært beslægtede med de ”beklædningsgenstande”, der er
omfattet af indklagedes
registrering, idet grænserne er flydende for, hvornår et bestemt stykke tøj er
til
kvinder, mænd eller børn.
Styrelsen skal fastholde denne vurdering.
Ligeledes skal styrelsen
fastholde, at der ikke er en tilsvarende lighed mellem ”tøj til kvinder” og de
varer der er omfattet af
indklagedes registrering i klasse 3 og 18, samt ”fodtøj” i klasse 25. Om end
der
mellem disse varer og
varen ”tøj til kvinder” er en vis lighed, der udspringer af det forhold, at
varerne
kan hidrøre fra de samme
producenter/modehuse, er de dog i relation til deres art og anvendelse meget
forskellige. Under hensyn
til denne forskel og det ovenfor anførte vedrørende rækkevidden af EFDomstolens
afgørelse i THOMSON LIFE-sagen, er der efter styrelsens opfattelse ikke
tilstrækkeligt
grundlag til at fastslå,
at køberkredsen vil antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne, når
indklagedes mærke
anvendes for varer i klasse 3 og 18, samt ”fodtøj” i klasse 25.”
Styrelsen kan hertil
tilføje, at styrelsen er enig med klager i, at Retten i sin afgørelse af den
11. juli
2007 i sagen T-443/05,
Piranha-sagen, fastslog, at der består en lighed mellem i hvert fald varerne
”beklædning” og ”varer af
læder eller læderimitationer” (herunder tasker). Således anfører Retten bl.a.
følgende:
”49 Varer som fodtøj,
beklædningsgenstande, hatte eller håndtasker kan imidlertid ud over deres
primære funktion have en
æstetisk funktion ved tilsammen at bidrage til den berørte forbrugers ydre
image.
50 Opfattelsen af de
forbindelser, der knytter dem til hinanden, skal således bedømmes under
hensyntagen til, at der
eventuelt stræbes efter en koordinering i fremvisningen af dette ydre image,
som indebærer en
koordinering af deres forskellige bestanddele på tidspunktet for deres
tilblivelse
eller erhvervelse. Denne
koordinering kan navnlig have betydning mellem beklædningsgenstande,
fodtøj og
hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de forskellige
tilbehørsartikler til
beklædning, som
kompletterer dem, såsom håndtasker, henhørende under klasse 18. Denne
eventuelle
koordinering afhænger af
den berørte forbruger, den type aktivitet, hvortil dette ydre image er
frembragt (bl.a. arbejde,
sport eller fritid), eller den markedsføringsindsats, der gøres af branchens
erhvervsdrivende.
Endvidere vil den omstændighed, at disse varer ofte sælges fra de samme
specialiserede
salgssteder, kunne fremme opfattelsen hos den berørte forbruger af, at der er
tætte
forbindelser mellem dem,
og forstærke indtrykket af, at ansvaret for deres fremstilling påhviler samme
virksomhed.
51 Det følger heraf, at
visse forbrugere opfatter en tæt forbindelse mellem beklædningsgenstande,
fodtøj og
hovedbeklædning, henhørende under klasse 25, og de tilbehørsartikler til
beklædning, som
udgøres af visse »varer
af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under
klasse 18, og at de
derfor kan foranlediges til at tro, at ansvaret for deres fremstilling påhviler
samme
virksomhed. De varer, som
er omfattet af det ansøgte varemærke, og som henhører under klasse 25,
har derfor en grad af
lighed, der ikke kan betegnes som svag, med de tilbehørsartikler til
beklædning,
som er omfattet af »varer
af læder og læderimitation ikke indeholdt i andre klasser«, henhørende under
klasse 18.”
Den heri anlagte
vurdering af ligheden mellem de omhandlede varer i klasse 18 og 25 har Retten –
som tillige anført af
klager – bekræftet i sine afgørelser af den 10. september 2008 i sagen T-96/06,
Tsakiris-Mallas-sagen, og
af den 16. december 2009 i sagen T-483/08, Giordano-sagen.
I begge disse afgørelser
fastslår Retten, at der er en lighed mellem lædervarer, herunder tasker, og
beklædningsgenstande,
idet disse varer kan komplettere hinanden (æstetisk komplettering), og det er
sædvanligt at de sælges i
sammenhæng med hinanden.
Styrelsen har tillige
beskrevet denne praksis i Varmærkeguidelines i artiklen ”Ligeartethed mellem
varer eller
tjenesteydelser”, jf. bilag A. Styrelsen skal i den forbindelse særligt henvise
til, at styrelsen
i sin praksis anerkender,
at der kan bestå en lighed mellem to varer – der i deres art er forskellige –
også i situationer hvor
deres lighed alene hviler på de to forhold, at der i omsætningskredsen opleves
et ”æstetisk behov” for
at anvende disse varer sammen, og en væsentlig del af producenterne
fremstiller og
markedsfører begge varetyper (brancheglidning).
Som anført ovenfor har
styrelsen allerede i sin udtalelse af den 2. maj 2007 i sagen AN 2007 00002
anerkendt, at en sådan
lighed består mellem visse af de i denne sag omhandlede varer.
Styrelsen er følgelig
enig med klager i, at styrelsens vurdering af ligheden mellem varerne i klasse
18
og 25 er sket på et
forkert grundlag, idet styrelsen burde have fundet, at visse af de omhandlede
varer i
klasse 18, nemlig ”Læder
og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt
i andre klasser);
kufferter og rejsetasker”, må anses for ligeartede med varerne ”Clothing,
footwear,
headgear” i klasse 25,
idet det ikke er ualmindeligt, at de nævnte varer vil kunne købes i de samme
butikker og fremstilles
af de samme producenter, ligesom de ofte gives et indbyrdes
overensstemmende eller
komplementerende design, hvilket er erkendt og efterspørges af den relevante
omsætningskreds.
Derimod er det fortsat
styrelsens opfattelse, at der ikke består en tilsvarende lighed mellem varerne
”skind og huder,
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” i klasse 18
og
varerne ”Clothing,
footwear, headgear” i klasse 25. Disse varer adskiller sig betragteligt fra
hinanden,
såvel i forhold til deres
art som i forhold til deres anvendelse, ligesom det ikke er sædvanligt at de
produceres af de samme
producenter eller i øvrigt gives et indbyrdes kompletterende design. Det skal i
den forbindelse særligt
understreges, at varerne ”skind og huder” efter styrelsens opfattelse ikke
omfatter varer
fremstillet af disse materialer, såsom tasker eller lignende.
Følgelig er styrelsen
enig med klager i, at styrelsens vurdering i afgørelsen af den 21. oktober 2010
af,
hvorvidt der består en
risiko for forveksling mellem mærkerne CCDK og CCDK, er sket på et
fejlagtigt grundlag, idet
det i afgørelsen er lagt til grund, at der ingen ligheder består mellem de
varer
mærkerne omfatter.
Styrelsen burde i stedet i afgørelsen have inddraget de ligheder, der – trods
varernes klart
forskellige art – alligevel består imellem disse i vurderingen af risikoen for
forveksling.
Det er herefter
styrelsens opfattelse, at når der henses til, at de omhandlede mærker CCDK og
CCDK
er identiske, og der
består en lighed mellem varerne ”Læder og læderimitationer samt varer
fremstillet
af disse materialer (ikke
indeholdt i andre klasser); kufferter og rejsetasker” i klasse 18 og varerne
”Clothing, footwear,
headgear” i klasse 25, er der en risiko for forveksling mellem mærkerne i
relation
til disse varer.
Styrelsen burde således i
indsigelsesafgørelsen af den 21. oktober 2010 have truffet afgørelse om, at
den angrebne registrering
VR 2009 03187, ordmærket CCDK, skulle udslettes for så vidt angår
varerne ”Læder og
læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i
andre
klasser); kufferter og
rejsetasker” i klasse 18, men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og
huder, paraplyer,
parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer” ligeledes i klasse 18.
Ad 2: Stiftelse af ret ved brug
Med hensyn til klagers
henvisning til, at styrelsen har foretaget en forkert vurdering af, om klager
ved
brug har stiftet
rettigheder til mærket CCDK for varer i klasse 18, skal styrelsen yderligere
bemærke
følgende:
Som dokumentation for
påstanden om, at klager ved brug har stiftet rettigheder til mærket CCDK for
varer i klasse 18,
fremlagde klager under indsigelsessagens behandling ved styrelsen alene sider
fra
klagers engelsksprogede
katalog.
Det er i den forbindelse
styrelsens faste praksis ikke at anse et engelsksproget katalog for i sig selv
at
være tilstrækkeligt til
at kunne dokumentere, at der er stiftet rettigheder ved brug til et varemærke i
Danmark, endsige til at
dokumentere, at mærket har været anvendt i Danmark.
Kataloger som det
forelagte kan give en indikation af, at et mærke har været brugt, men kan ikke
i sig
selv bevise en sådan
brug. For at den påståede brug kan anses for bevist, skal der efter styrelsens
opfattelse tillige
foreligge oplysninger om, i hvilket omfang og hvor kataloget har været omdelt
eller
præsenteret.
Derudover kan kataloger
også underbygge andet dokumentationsmateriale, der viser brug, såsom
fakturaer, der
dokumenterer faktisk salg, reklamer eller annoncer, fotografier af
butiksudstillinger,
opgørelser af salgstal
eller markedsandele, brancheerklæringer eller erklæringer fra distributører og
detailhandelsledet.
Udover det
engelsksprogede katalog blev ingen af de nævnte oplysninger eller øvrige
dokumentationsmateriale
forelagt styrelsen under indsigelsessagen, hvorfor styrelsen skal fastholde
den i afgørelsen foretagne
vurdering om, at kataloget ikke i sig selv kunne dokumentere, at klager ved
brug har stiftet
rettigheder til mærket CCDK for varer i klasse 18.
Klager har i forbindelse
med klagen indsendt yderligere materiale i form af diverse fakturaer til
dokumentation for, at
klager har anvendt mærket CCDK for varer i klasse 18. Imidlertid vedrører
ingen af de fremlagte
fakturaer et tidspunkt, der går forud for ansøgningsdatoen for det angrebne
mærke, nemlig den 31.
august 2009. Disse fakturaer er følgelig efter styrelsens opfattelse uegnet til
at
dokumentere, at klager
har stiftet rettigheder til mærket CCDK forud for ansøgningstidspunktet for det
angrebne mærke.
Konklusion
Efter en fornyet
gennemgang af sagen, er det styrelsens opfattelse, at styrelsen ved
indsigelsesafgørelsen af
den 21. oktober 2010 foretog en forkert vurdering af ligheden mellem varerne
”Læder og
læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i
andre klasser);
kufferter og rejsetasker”
i klasse 18 og ”Clothing, footwear, headgear” i klasse 25, idet styrelsen burde
have fundet, at disse
varer er ligeartede.
Ligeledes burde styrelsen
have truffet afgørelse om, at der består en risiko for forveksling mellem de
identiske mærker CCDK og
CCDK i forhold til de varer, der er ligeartede.
Styrelsen skal på denne
baggrund henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse omgøres, således at
det angrebne mærke VR
2009 03187, ordmærket CCDK, udslettes for så vidt angår varerne ”Læder og
læderimitationer samt
varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser);
kufferter og
rejsetasker” i klasse 18,
men opretholdes for så vidt angår varerne ”skind og huder, paraplyer,
parasoller og
spadserestokke, piske og sadelmagervarer” ligeledes i klasse 18…”
Med brev af 10. februar 2011 kommentarerede klager Jens Poulsen Holding ApS
v/Patrade A/S styrelsens brev med følgende:
“… Vi henviser til Deres
skrivelse af den 1. februar 2011 og skal herved blot fastholde vores
anbringender i indsigelsessagen og i ankesagen. Samtidig skal vi meddele, at vi
glæder os over Styrelsens tilkendegivelse af, at indsigelsesafgørelsen var
truffet på det forkerte grundlag, der førte til en forkert afgørelse i sagen.
Vi er indforstået med, at
anken delvis tages til følge for læder og læderimitationer samt varer
fremstillet af disse materiale (ikke indeholdt i andre klasser)…”
Med brev ligeledes af 10. februar 2011
kommenterede indklagede Hansen l Sønderby
& Co på vegne Scankøb Scandinavia Staag ApS styrelsens brev således:
”… Der henvises til
Ankenævnets skrivelse af 01. februar 2011 bilagt høringssvar fra Patent- og
Varemærkestyrelsen, hvortil der på vegne indklagede afgives følgende
bemærkninger, idet alle bemærkninger og kommentarer relaterer sig til
skrivelsen og dennes bilag:
Overordnet forvaltningsretlig betragtning
Præliminært bemærkes, at
styrelsen i sit høringssvar – som retlig ikke har karakter af remonstration –
ikke materielt vedstår sig sin afgørelse. Styrelsens oprindelige afgørelse har
retlig kvalitet af en begunstigende forvaltningsakt.
Det gøres gældende, at
styrelsen ikke har hjemmel til i et høringssvar at omgøre en afgørelse
henholdsvis at indstille en omgørelse
til vedtagelse ved ankeinstansen til skade
for modtageren/indklagede for den oprindelige afgørelse.
Det gøres ligeledes
gældende, at et høringssvar
forvaltningsretligt har karakter af en af klageinstansen/ankeinstansen indfordret begrundelse for den allerede af den hierarkisk set
underordnede forvaltningsmyndighed (det vil sige styrelsen) trufne afgørelse.
Der fordres i medfør af
Lovbekendtgørelse 2007-12-07 nr. 1365/Forvaltningsloven §§ 22 og 24 meddelelse
af såvel hjemmel som begrundelse.
Ad 1 Ligheden mellem varerne og risiko for
forveksling
Styrelsen har korrekt
bemærket hovedreglen for klassifikationen i nomenklaturet for så vidt angår
bemærkninger til klasse 18 i Nice klassifikationen, hvoraf følger at klassen navnlig (SIC) ikke omfatter beklædning,
fodtøj, hovedbeklædning (som henhører under klasse 25).
Dette betyder – ved brug
af fremhævelsen ”navnlig” – at hovedreglen i overensstemmelse med
deklaratoriske fortolkningsregler alene kan derogeres ved en indskrænkende undtagelse.
Der er for mærket CCDK
tale om et svagt mærke.
Det er ikke dokumenteret, at klagers
omprocederede varer indenfor vareklasserne 18 og 25 har andre særegne
designmæssige kendetegn end påførslen af varemærket CCDK.
Det bestrides, at der foreligger ligeartede
varer som er æstetisk komplementerende.
Varer indenfor klasse 18
– beklædning, fodtøj og hovedbeklædning – har ikke i kraft af deres generiske
egenskab som gangklæder til dækning
og beskyttelse af kroppen samme anvendelsesformål
som tasker (der anvendes til opbevaring og transport af genstande), bælter (der
anvendes til brug for udsmykning), punge (der anvendes til brug for opbevaring
af pengemidler), hvorfor der ikke består
et konkurrenceforhold mellem disse varer.
Varerne indenfor de 2
vareklasser 18 og 25 har derfor en grundlæggende
forskellighed såvel i henseende benyttelse
som i henseende til generisk
fremtrædelsesform (det vil sige varens grundlæggende udseende og typisitet
uanset producent og varemærke).
Såfremt varerne indenfor
klasse 18 tillige betragtes med retlig kvalitet af tilbehør gøres det gældende,
- at dette tilbehør i større omfang kan anvendes selvstændigt – det vil sige uden
sammenhæng med andre varer uanset om disse andre varer henhører under klasse 18
eller klasse 25 og uanset om der er tale om varer omført under et andet
varemærke henholdsvis
- at dette tilbehør vil kunne finde anvendelse i
forbindelse med talrige forskellige genstande (forstået således, at varer
hidrørende fra et modehus/et varemærke lader sig kombinere med gangklæder
hidrørende fra en anden producent/et andet modehus)
således at tilbehøret retlig skal kvalificeres som
en tilstødende vare og dermed ikke som en ligeartet vare.
Det bemærkes endvidere,
at løst tilbehør til en vare som
udgangspunkt heller ikke anses som ligeartet
med varen. Dette gælder særligt, når der er tale om mindre væsentligt tilbehør til en hovedgenstand – herved forstås
accessories som eksempelvis tasker, punge, bælter mv.
Med henvisning til
bilaget om varemærkeguidelines artikel ”ligeartethed mellem varer eller
tjenesteydelser” side 2 af 5 næstsidste afsnit bemærkes den ikke eksisterende subsituerbarhed eller
det ikke foreliggende konkurrenceforhold
mellem eksempelvis sko (vareklasse 25) og tasker (vareklasse 18).
Med henvisning til samme
artikel side 3 og dommen T-169/03 SISSI ROSSI bemærkes, at denne i sin
konklusion præjudicer ”at varer indenfor modesektoren
alle (SIC) til en vis grad komplementerer hinanden, og at denne komplementering således ikke (SIC) i sig selv kan godtgøre at
disse varer er ligeartede”.
Endvidere fremgår af
artiklen samme side, afsnit 5, at ”et reelt komplementeringsforhold
forudsætter, at brugen af den ene vare er uundværlig
(SIC) eller i det mindste væsentlig (SIC)
for den anden, uden dog at denne
faktor i sig selv kan opveje varernes forskelligartethed”.
Det må derfor lægges til
grund, at den i artiklen anførte praksis præjudicerer
- den manglende ligeartethed
- den manglende æstetiske komplimentarbarhed
for de af klagesagen
konkret omprocederede varer indenfor vareklasser 18 og 25 således
- at styrelsens første afgørelse (hvor klager ikke
fik medhold i sin indsigelse) er korrekt
- at styrelsens korrigerende skrivelse af 28. januar
2011 er forkert.
Af artiklen side 4
vedrørende ”brancheforhold” fremgår for de modeprægede
varer, at ”der nødvendigvis må tale om en stor del af fabrikanter eller
distributører indenfor branchen som fremstiller/markedsfører de samme varer”.
Da der som ovenfor nævnt
grundet varernes generiske forskellighed
indenfor vareklasserne 18 og 25 ikke kan
være tale om, at varerne helt eller delvist kan supplere hinanden, kan der følgelig ikke æstetiske komplementering.
Da der følgelig – som
ligeledes ovenfor nævnt – er tale om varer, der i deres art og funktionalitet er
forskellige, kan der som korrekt
anført af styrelsen ikke foreligge brand-extension.
Varemærkets sproglige
betydning – diplomatisk reference
Det anføres mærkespecifikt, at varemærket CCDK
indeholder forkortelsen for det konsulære
korps Corps Consulaire” (CC) samt forkortelsen for nationalitetsbetegnelsen ”DK” og anvendes som identifikation for den danske konsulære tjeneste – eksempelvis
identificeres den tyske konsulære tjeneste CCDE, den franske konsulære tjeneste
CCFR osv.
Indklagede for
Ankenævnet/mærkeindehaver skal blandt andet anvende mærket i forbindelse med
salg af varer indenfor klasse 18 til den danske konsulære tjeneste. Dette salg
skal blandt andet bestå i form af salg af kufferter, tasker, punge mv.
I og med/eo ipso den faktiske betydning/semantiske betydning
af mærket CCDK kombineret med den
faktiske intenderede brug af mærket gøres det gældende, at klager
henholdsvis styrelsen ikke ved udvidende
fortolkning kan udstrække
klagers vareregistrering indenfor klasse 25 og derigennem stifte præjudicerende
immaterielle rettigheder til et vareområde (kufferter, tasker, punge mv
indenfor klasse 18) og et omsætningssegment (diplomatisk korps), hvortil klager ikke har dokumenteret omsætning.
Mærket udgør i henhold
til sin egen semantiske referent en forkortelse for det danske konsulære korps.
I bedste fald vil mærket i kraft heraf udgøre en faktisk hindring for
registrering.
Ad 2 Stiftelse af ret ved brug
Det konstateres med
præjudicerende virkning, at styrelsen i sit høringssvar har admitteret den
manglende dokumentation for stiftelse af ret ved brug.
Der anmodes om mundtlig forhandling…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed
bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og
Varemærker, 10. maj 2011.