RESUMÉ:

 

AN 2011 00002 – VR 2007 01096 – SKYLINE <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

 

Indehaveren af EU-varemærkeansøgning 005298112 SKY <w>, EU-varemærkeregistrering 3060531 SKY TV <w> og EU-varemærkeansøgning 003203411 SKY <w> fremsatte indsigelse mod endelig registrering af VR 2007 01096 SKYLINE <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede varemærke VR 2007 01096 SKYLINE <w> er forveksleligt med indsigers ældre EF-varemærker. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. (Der er afgivet dissens).

 

 

 

 

KENDELSE:

År 2012, den 17. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Jens Schovsbo og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen AN 2011 00002

 

 

 

Klage fra         

Sky IP International Ltd., England

v/Gorissen Federspiel

 

over

 

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2010 i sagen VR 2007 01096 SKYLINE <w> indehavet af:

ELRO Erhverv A/S, Danmark

v/Kromann Reumert

 

 

Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 25. januar 2012. Fra klager mødte advokat Søren Høgh Thomsen og advokat Louise Stuhr. Fra indklagede mødte advokat Kristian Storgaard. Klager og indklagede fremlagde påstandsdokumenter og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Patent- og Varemærkestyrelsen var repræsenteret ved chefkonsulent Mikael Francke Ravn, der henholdt sig til den trufne afgørelse, som han nærmere uddybede og redegjorde for.

 

Indklagede havde protesteret over klagers påstandsdokument samt medfølgende bilag, men formanden for Ankenævnet afviste protesten og tillod fremlæggelsen.

 

Ankenævnet udtaler:

Et flertal af Ankenævnets medlemmer (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn og Jens Schovsbo) udtaler:

 

Sagen giver for det første anledning til at overveje, om der foreligger en risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, jf. VML § 15, stk. 1, nr. 2.

 

Indehavers mærke, SKYLINE, indeholder indsigers varemærke "SKY" som sin indledende bestanddel. Mærket SKYLINE er dog også et almindeligt engelsk ord, der også på dansk har en kendt betydning (som "en bys silhuet mod himlen", jf. ordbogen på www.sproget.dk), og som også af en dansk forbruger ubesværet og uden videre udtales på engelsk. Som følge heraf vil gennemsnitsforbrugeren efter Ankenævnets opfattelse fokusere på indehavers mærke i dets helhed og ikke tillægge det særlig betydning, at den første stavelse i indehavers mærke også er identisk med indsigers varemærke. Hertil kommer også, at ordet ”SKY” også er et almindeligt dansk ord, som ofte vil blive udtalt på dansk. Under henvisning hertil, og til det af Styrelsen i øvrigt anførte finder Ankenævnet efter en helhedsbedømmelse ikke, at der er en risiko for forveksling. Det kan i den forbindelse ikke føre til et andet resultat, at der er varesammenfald, da det afgørende er en helhedsbedømmelse.

 

Ankenævnet bemærker endvidere, at indsiger har påberåbt sig, at indsigers EF-varemærker SKY <w>, SKY SPORTS <w> og SKY TV <w> er velkendte i Det Forenede Kongerige. Sagens omstændigheder gør, at Ankenævnet ikke har fundet det nødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om velkendthed i Det Forenede Kongerige. Ankenævnet bemærker dog, at det, såfremt indsigers mærker måtte anses for velkendte, ville følge af EU-domstolens dom af 6.10.2009 i sag C-301/07, PAGO, at indsiger dermed kunne påberåbe sig beskyttelse efter bestemmelsen i VML § 15, stk. 3, nr. 1. Denne bestemmelse finder dog kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs. at brugen af indehavers mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af et ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Det er efter Ankenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på indsigers EF-varemærker, at indsigers mærke tillige er velkendt i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. EU-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag C-487/07, L´Oreal v. Bellure. Da indsiger ikke har godtgjort, at deres mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, findes brugen af det ansøgte mærke ikke at kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre EF-varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé efter varemærkelovens § 15, stk.3, nr. 1.

 

Et medlem (Sten Juul Petersen) udtaler følgende: Jeg kan fuldt ud tilslutte mig flertallets vurdering af forvekslingsrisikoen i medfør af § 15, stk. 1, nr. 2, men jeg er ikke enig i flertallets fortolkning af L´Oreal v. Bellure dommen. Alligevel kommer jeg også, når det gælder fortolkningen af § 15, stk. 3, nr. 1, til samme resultat som flertallet. Uanset hvor velkendt varemærket SKY måtte være, vil brugen af SKYLINE efter min bedste overbevisning ikke medføre en utilbørlig udnyttelse af SKY’s særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé. Dette skyldes det faktum, at ordet SKYLINE er blevet en del af det danske sprog med en klart defineret begrebsmæssig betydning, der ikke skaber associationer til SKY eller de varer/tjenesteydelser, SKY står for.

 

Med disse bemærkninger stadfæstes afgørelsen, da afgørelsen er flertalsbestemt.

 

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

Sagens baggrund:

Den 16. januar 2007 indleverede ELRO Erhverv A/S ansøgning om registrering af varemærket SkyLine <w> for:

 

Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

 

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

 

Varemærket blev registreret den 23. april 2007 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 2. maj 2007.

 

 

Den 28. juni 2007 gjorde Gorrissen Federspiel indsigelse på vegne af British Sky Broadcasting Group plc, Storbritannien, mod gyldigheden af det registrerede mærke SkyLine. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001. Indsiger gjorde gældende, at ordmærket SKYLINE er forveksleligt med indsigers rettigheder i form af EU-varemærkeregistreringerne CTM3060531 SKYTV <w>, CTM3203411 SKY <w> og CTM5298112 SKY <w>, idet der både er vare- og mærkelighed.

 

Indehaver bestred i brev af 3. september 2007, at der er lighed mellem SKYLINE og SKY, da der er begrebsmæssig forskel på ordene.

 

Indsigelsen var herefter stillet i bero på den endelige registrering af indsigers mærker.

 

Indsiger indsendte i brev af 31. august 2009 yderligere begrundelse for indsigelsen. Indsiger anførte, at indsigers mærke SKY er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke og henviste bl.a. til en indsigelsesafgørelse fra OHIM, hvor det vurderedes, at SKY lignede SKYVENTURE. Indsiger anførte også, at mærket SKYLINE opfattes som ordene SKY og LINE, hvorfor der udtalemæssigt vil være en pause mellem dem. Desuden henviste indsiger til SKY som det dominerende element i indehavers mærke, da særpræget for LINE er begrænset.

 

Indehaver anførte i brev af 6. november 2009 vedrørende ligheden mellem mærkerne, at ”sky” også er et almindeligt dansk ord med et snævert beskyttelsesomfang, at mærket SKY er kort og meget almindeligt anvendt, og at ”skyline” begrebsmæssigt adskiller sig fra ”sky”. Indehaver bestred, at der fonetisk er en naturlig pause mellem ”sky” og ”line”

 

Indsiger kommenterede i brev af 4. maj 2010, at indehaver bruger mærket SKYLINE med SKY figurligt adskilt fra LINE. Indsiger fastholdt sine argumenter vedrørende de synsmæssige og lydlige ligheder og henviste herudover til, at det er irrelevant, at SKYLINE har et selvstændigt begrebsmæssigt indhold, da LINE er svagt, særligt for ”telekommunikationsvirksomhed”, og mærket derfor henleder til en kommunikation, der overføres via himmelrummet. Indsiger afviste i øvrigt, at SKY måtte have et begrænset beskyttelsesomfang.

 

Indehaver argumenterede i brev af 7. juli 2010, at indehavers figurlige brug af ordmærket er irrelevant for sagen, da det er ordmærkeregistreringer, der skal tages stilling til. Indehaver anførte også, at den umiddelbare forståelse af betydningen af ”skyline”, såvel som den figurlige brug i øvrigt, giver association til byens silhuet, og at ”noget som overføres via himmelrummet” ikke er den betydning der udledes af ”skyline”. Indehaver fastholdt, at SKY er svagt.

 

Den 2. november 2010 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge:

 

 

”… 2.       Lovgrundlaget

 

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

 

                      " der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

 

 

3.           Vurdering og konklusion

Indsigers mærker                 SKY <w>

Registreret for bl.a.:             Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

 

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

 

SKY TV <w>

Registreret for bl.a.:             Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

 

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

 

Indehavers mærke:              SKYLINE <w>

Registreret for:                    Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

 

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

 

Der er fuldstændigt sammenfald af varer og tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering.

 

Indehavers mærke består af tre-stavelsesordet ”skyline”, som ifølge Den Danske Ordbog defineres som ”en bys silhuet mod himlen”. Ordet er af amerikansk oprindelse, men er inkorporeret i dansk, som ikke har et andet ord med samme betydning. Indsigers ene mærke består af et-stavelsesordet ”sky”, som på dansk henviser til en ”masse af fortættet vanddamp der svæver i atmosfæren” eller på engelsk betyder ”himmel”.

 

Synsmæssigt er der en vis lighed mellem mærkerne, idet SKY er helt indeholdt i mærket SKYLINE. Dog er mærket SKY et meget kort mærke på 3 bogstaver/1 stavelse i forhold til indehavers mærke på 7 bogstaver/3 stavelser.

 

Det er styrelsens praksis at antage, at mærker vil blive læst med dansk sprogtone medmindre modtageren vil genkende mærket som værende et andet sprog. Lydligt er der således stor forskel på dansk mellem SKY [sgy] og SKYLINE [sgHjlHjn]. Indsigers mærke læst på engelsk, har dog en vis lydlig lighed med indehavers mærke.

 

For så vidt angår betydningen af indsigers mærke, vil der, uanset om mærket læses i den danske eller den engelske betydning af ”sky” være begrebsmæssig forskel på ordet ”sky” og ”skyline”. At indsigers og indehavers mærker begge anvender ordet ”sky” giver ikke mærkerne samme associationer, da de har hver deres definerede kendte betydning. Den grad af synsmæssig og lydlig lighed, der er mellem mærkerne, opvejer ikke den begrebsmæssige forskel. Styrelsen kan i øvrigt henvise til kendelsen fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker i sagen V 13/97, hvor den begrebsmæssige forskel på ROCKET og POCKET var udslagsgivende for forvekslelighedsvurderingen.

 

For så vidt angår indsigers andet mærke, SKY TV, adskiller dette mærke sig yderligere fra SKYLINE, idet det består af to ord, og TV og LINE ikke har nogen ligheder.

 

Ud fra en samlet vurdering, er det således styrelsens opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem SKY/SKY TV og SKYLINE til, at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Vi har især lagt vægt på mærkernes kendte forskellige betydninger, og at mærket SKY er meget kort sammenlignet med SKYLINE.

 

Vi tager dermed ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.

 

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2…”

 

 

Denne afgørelse indbragte Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd., England med brev af 3. januar 2011 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker og fremførte følgende påstand:

 

 

”… Anke af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelse mod dansk varemærkeregistrering nr. VR 2007 01096

 

Varemærke: SkyLine

Ansøger:                             ELRO Erhverv A/S

Indsiger:                             Sky IP International Limited

Klagefrist:                          2. januar 2011

 

Der henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2010, som vedlægges i kopi, hvor indsigers indsigelse overfor mærket SkyLine ikke blev taget til følge. I medfør af varemærkelovens § 46 ankes afgørelsen hermed.

 

Gebyr kr. 4.000,00 bedes trukket på konto PVS28.

 

 

Formalia

British Sky Broadcasting Group plc har overdraget rettighederne til  EU-varemærkerne SKY (CTM nr. 003203411 og 005298112) til Sky IP International Limited, jf. bilag 7 hvorfor Sky IP International Limited indtræder i nærværende sag som indsiger.

 

Indsigers påstand

Patentankenævnet pålægges at omgøre afgørelsen truffet den 2. november 2010 i ovennævnte sag, således at varemærkeregistrering VR 2007 01096 SkyLine ophæves i sin helhed.

 

Ankebegrundelse

Indsiger gør gældende, at indsigers EU-varemærker SKY (CTM nr. 003203411 og 005298112), som bla. er registreret i klasse 9 og 38 kan udelukke ansøgers ordmærke SKYLINE (VR 2007 01096), som er registreret i kl. 9 og 38, fra registrering efter varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2 og § 15 stk. 3 nr. 1, hvorfor VR 2007 01096 SkyLine skal ophæves i sin helhed.

 

SKY mærkets styrke

Indsiger gør gældende, at SKY er velkendt i Danmark og således nyder en udvidet beskyttelse.

 

Der henvises til afgørelsen C-301/07, Judgement of the Court (second chamber), Pago International GmbH vs. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, 6. oktober 2009 (herefter ’Pago’), hvor det er fastslået, at EU-varemærker betragtes som velkendte i hele EU, såfremt mærket er velkendt ’i en betydelig del af EU’ (’substantiel part of the EU’), jf. pr. 30. I afgørelsen blev Østrig anset som værende en betydelig del af EU.

 

OHIM har i flere afgørelser fastslået, at SKY er velkendt i England og senest i afgørelse af 6. juli 2010 SKY vs. SKYPE (bilag 8) hvor det bl.a. på side 8-9 anføres:

 

”On the basis of the above the Office concludes that the earlier mark SKY has aquired a high degree of distinctiveness through its use on the market in the UK.

 

From the evidence, it can be concluded that the opponent has used substantial amounts of resources on promoting and advertising its earlier rights, including the word SKY in the UK. It can be concluded that a significant part of the general public has perceived the opponent’s mark and has become aware of it.

 

It is clear from the evidence that the earlier trade mark [SKY] has been subject to a long standing and intensive use, and that it is generally well known in the relevant market, where it enjoys a consolidated position among the leading brands, as has been attested by independent and diverse sources. The marketing expenditure shown in the witness statements, together with substantial advertising material, including press realeases and extracts from different magazines are all factors that unequivocally show that the mark enjoys a high degree of recognition among the relevant public.”

 

Herefter skal SKY i hele EU, herunder i Danmark betragtes som velkendt og dermed nyde en udvidet beskyttelse, idet SKY er velkendt i England, der udgør en betydelig del af EU, jf. ’Pago’.

 

En sådan udvidet beskyttelse giver SKY en særlig styrke, idet SKY besidder en bekendthedskvalitet, der rækker ud over det sædvanlige, hvorfor SKY også skal vurderes som et stærkt mærke i forvekslelighedsbedømmelsen, hvilket medfører, at der kræves mindre, førend der statueres forvekslelighed med et lignende mærke.

 

SkyLine krænker SKY

Indsiger gør gældende, at registreringen af SkyLine krænker varemærket SKY efter både varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 3 nr. 1:

 

 

1. Varemærkeloven § 15 stk. 1, nr. 2

Indsiger gør gældende, at SkyLine er forveksleligt med SKY, idet der foreligger såvel varelighed som mærkelighed.

 

1. Varekollision

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i indsigelsesafgørelsen s. 4, at der er fuldstændig sammenfald mellem de relevante varer og tjenesteydelser, idet begge mærker er registreret for klassehovederne i klasse 9 og 38.

 

Ifølge praksis består der en vis indre sammenhæng mellem kravene om varelighed og mærkelighed, således at man i helhedsbedømmelsen om forvekslelighed kan slække noget på kravene om mærkelighed, hvis varerne, som i nærværende sag, er ganske de samme, jf. også produktreglen og C-342/97, Lloyd/Klijsen (pr. 19) og C-39/97, Canon/Cannon (pr. 17).

 

2. Mærkelighed

Indsiger gør gældende, at der på baggrund af en helhedsbedømmelse, hvori det bl.a. tillægges vægt, at SKY er velkendt og der er fuldstændig varesammenfald, er mærkelighed mellem SKY og SkyLine.

 

Indsiger henviser generelt til sine anbringender fremsat under sagens behandling ved Patent- og Varemærkestyrelsen, herunder særligt i brev af 1. december 2009 og 4. maj 2010, som fremlægges som bilag 9. For overblikkets skyld gentages disse anbringender sammen med nye anbringender nedenfor:

 

2.1 Visuel lighed

Der er visuel lighed mellem Sky og SkyLine idet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Lydlig lighed

Der er lydlig lighed mellem SKY og SkyLine idet:

 

 

 

 

 

2.3 Begrebsmæssig lighed

Der er begrebsmæssig lighed mellem SKY og SkyLine idet:

 

 

 

 

Line i relation til telekommunikation, herunder trådløsinternetforbindelse, er derfor alment og uden særpræg, hvorfor Line ikke er adskillelsesegnet, hvilket understøttes af, at der hos OHIM i kl. 9 og/eller 38 er registreret 454 mærker hvori ’line’ indgår, jf. bilag 11 og at en lang række mærker indholdende line er afslået på grund af manglende særpræg, bilag 12,

 

 

3. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse

Patent- og Varemærkestyrelsen har ved en sammenligning af parternes mærker ikke fundet nok visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder til, at parternes mærker er forvekslelige, og har i den forbindelse fremhævet visse forhold som udslagsgivende for udfaldet af afgørelsen, hvilke forhold indsiger i det følgende vil kommentere:

 

Patent- og Varemærkestyrelsen har ”især lagt vægt på mærkernes kendte betydninger, og at SKY er meget kort sammenlignet med SkyLine”, jf. afgørelsen s. 5.

 

Indsiger bestrider, at SKY og SkyLine begrebsmæssigt ikke ligner hinanden idet:

 

Indsiger bestrider, at det forhold at SKY er et kort ord sammenlignet med SkyLine medfører, at der ikke er forvekslelighed mellem parternes mærker idet:

 

Patent- og Varemærkestyrelsen har i deres afgørelse lagt til grund, at SKY vil blive læst med dansk sprogtone. ”Lydligt er der således stor forskel på dansk mellem SKY og SkyLine”, jf. afgørelsen s. 4.

 

Indsiger bestrider, at der ikke er lydlig lighed mellem mærkerne idet:

 

4. OHIM praksis vedrørende SKY

At indsiger skal have medhold i sin påstand, er også i overensstemmelse med den praksis, som OHIM har udarbejdet vedrørende varemærket SKY overfor mærker, som indledningsvist indeholder SKY, og hvor der er ansøgt om registrering i kl. 9 og/eller kl. 38.

 

Nedenfor eksempler på OHIM praksis, hvor der blev statueret forvekslelighed:

 

SKY, SKY PHONE                                             =        SKYPEPHONE (W)       (kl. 9 & 38)

SKY                                                                    =        SKYPE (fig.)                 (kl. 9 & 38)

SKY                                                                    =        SKY. REPUBLIC          (kl. 9 & 38)

SKY                                                                    =        SKYCADDIE                (kl. 9 & 38)

SKY                                                                    =        SKYSOFT PORTUGAL (fig.) (kl. 9 & 38)

SKY                                                                    =        SKYGO!                        (minus kl. 38)

SKY                                                                    =        SKY LINK (fig.)            (minus kl. 38)

SKY                                                                    =        SKYPARK                    (kl. 9 & 38)

SKY                                                                    =        SKYKOD                      (kl. 9 & 39)

SKY                                                                    =        SKYBLOG                    (minus kl. 9)

SKY (fig.)                                                           =        SKYMEETING (fig.)     (minus kl. 9)

 

Afgørelserne fremlægges som bilag 8.

 

OHIM har afsagt 21 afgørelser, vedrørende SKY i kl. 9 og 38, hvor der i langt størstedelen blev statueret risiko for forveksling. Denne praksis afspejler ikke alene SKY-mærkets styrke (såvel visuelt, lydligt og begrebsmæssigt) på trods af sin korte form, men også hvor lidt der skal til, før der statueres forvekslelighed mellem SKY og et længere ord, hvor der på SKY er tilføjet et ord (eller flere), som har mere eller mindre særpræg, og således er mere eller mindre adskillelsesegnet.

 

Desuden viser praksis, at selvom mærkerne ikke umiddelbart er forvekslelige, idet forbrugerne vil være i stand til at skelne mellem mærkerne, vil et mærke som SkyLine alligevel krænke, hvis der er risiko for, at forbrugerne kan tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og således være forvirret omkring oprindelsen af varer og tjenesteydelserne.

 

Henset til at SKY er velkendt og således et stærkt mærke, vil risikoen for en sådan forbindelse være større end sædvanlig, hvilket må tillægges særlig betydning i helhedsbedømmelsen, hvorefter der ikke kan være tvivl om, at relevante forbrugere kan foranlediges til at tro, at SkyLine har en relation / forbindelse til SKY og således f.eks. udbydes af SKY.

 

Ovenstående argumentation understøttes af fremlagte praksis og indsiger fremhæver som særlig illustration OHIM’s afgørelse af 29/05/2009 (ruling of opposition No B 862 146) SKY vs. SKYBLOG (bilag 8), hvor det bl.a. anføres (s.6):

 

””SKY” is likely to dominate, by itself, the image of the contested mark which the relevant public keeps in mind, with the result that all other components of that mark are of little importance within the overall impression created by it. ………… the identical word ”SKY” which, although not being especcially long, is long enough for the consumers to focus on the first syllable and moreover, it is also the most distinctive part of the contested mark.

 

The Court has stated that a trademark must offer guarentee that all the goods or services bearing it have originated under the control of a single undertaking which is responsible for their quality. Accordingly, the risk that the public might believe that the goods and services in question come from same undertaking or from economically linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion (Canon, paragraph 28, 29).

 

This means that there is also a likelihood of confusion where the relevant public is able to distinguish between the marks, but may believe that the goods and services they cover are from the same undertaking or economically-linked undertakings.

 

Considering all the above, the Office finds that there is a likelihood of confusion in the sense of likelihood of association on the part of the public since the public may be confused about the origin of the relevant goods and services (indirect confusion) although it could distinguish between the marks themselves.”

 

I ovennævnte sag blev der således statueret forvekslelighed mellem mærkerne. Det er endda indsigers klare opfattelse, at ’blog’ i SKYBLOG har mere særpræg end ’Line’ har i nærværende sag, hvor nærværende sag så meget desto mere skal afgøres efter indsigers påstand.

 

5. Helhedsbedømmelse

I henhold til retspraksis fra EF-domstolen, jf. Sag C-251/95 Sabel BV/Puma AG v Rudolf Dassler Sport, præmis 23 skal der anlægges en helhedsvurdering som, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans.

På baggrund af gennemgangen ovenfor er der herefter tilstrækkelig visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem SKY og SkyLine til at mærkerne, på baggrund af en helhedsvurdering, hvori det også tillægges vægt, at SKY er velkendt, og at der er fuld varekollision, er forvekslelige, herunder særligt, at der kan antages at være en forbindelse mellem mærkerne. 

 

2. Varemærkeloven § 15 stk. 3 nr. 1.

Indsiger gør gældende, at registreringen af SkyLine også skal ophæves efter varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1, idet SKY er velkendt og dermed nyder en udvidet beskyttelse, jf. ovenfor. Herefter er SKY beskyttet mod brug af lignende tegn, som medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé.

 

Indsiger gør gældende, at ansøger ved brug af SkyLine, som er forveksleligt med SKY - eller som minimum i den relevante forbrugers bevidsthed skaber en forbindelse med SKY, jf. ovenfor - snylter på den goodwill, som er knyttet til SKY.

 

Indsiger gør gældende, at indklagede ved at bruge SKY i sit mærke drager en utilbørlig fordel uden at foretage en selvstændig indsats, med henblik på at drage fordel af SKY’s tiltrækningskraft, omdømme og prestige. En sådan udnyttelse af et velkendt varemærke er nok til at statuere krænkelse (og der er end ikke krav om forvekslelighed eller association), jf. L’Oréal vs. Bellure (C-487/07) afgjort 18. juni 2009.

 

Indsiger gør gældende, at indklagede ved brug af SkyLine, lægger sig i kølvandet på SKY, og at det forhold, at der er varesammenfald, udgør en skærpende omstændighed.

 

I henhold til det ovenfor anførte, skal ansøgers registrering for SkyLine på baggrund af en helhedsbedømmelse ophæves, også jf. varemærkelovens § 15, stk.  3 nr. 1.

 

Konklusion

Da såvel VR 2007 01096 SkyLine, som indsigers prioritetsældre rettigheder er registeret for klassehovedet i klasserne 9 og 38, foreligger der identitet mellem varer og tjenesteydelser og dermed fuld varekollision.

 

Da der ud fra en helhedsvurdering af den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed mellem mærkerne endvidere foreligger mærkelighed, vil der være risiko for forveksling, herunder, at forbrugerne antager, at der er en forbindelse mellem mærkerne.

 

Herudover drager indklagede på utilbørlig vis fordel af det renommé, der er opbygget omkring varemærket SKY, idet indklagede anvender et tegn, hvori SKY indgår, og dermed forsøger at lægge sig i kølvandet på SKY med henblik på at drage fordel af SKY’s tiltrækningskraft, omdømme og prestige.

 

På baggrund af indsigers fremsatte anbringender, skal indsigers påstand hermed tages til følge, hvorefter VR 2007 01096 SkyLine skal ophæves i sin helhed jf. varemærkelovens § 23.

 

Bilag

Bilag 1-6 er fremlagt under sagens behandling ved Patent- og Varemærkestyrelsen

Bilag 7        dokumentation for overdragelse af rettighederne til SKY (CTM nr. 003203411 og 005298112) fra British Sky Broadcasting Group plc til Sky IP International

 Bilag 8          diverse OHIM afgørelser

 Bilag 9          indsigers brev af 1. december 2009 og 4. maj 2010

 Bilag 10        udskrift fra Gyldendals Ordbog (engelsk – dansk) vedrørende 'line'

 Bilag 11        udskrift fra OHIM vedrørende mærker i klasse 9 og 38, som indeholder 'Line'

Bilag 12      udskrift fra OHIM vedrørende mærker afslået i klasse 09 og 38, som indeholder ’line’…”

 

 

Med brev af 4. marts 2011 kommenterede indklagede ELRO Erhverv A/S, Danmark v/Kromann Reumert klagen med følgende:

 

 

”… Ved skrivelse af 3. januar 2011 har indsiger, Sky IP International Limited, anket Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsessagen imod varemærkeregistreringen af "SKYLINE" (w) VR 2007 01096.

 

Ansøger skal ved nærværende fremkomme med sit svar på ankeskrivelsen, idet der tillige henvises til ansøgers bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsen af henholdsvis den 6. november 2009 (vedlagt som bilag A) og 7. juli 2010 (vedlagt som bilag B).

Påstand

Ansøger anmoder om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2010 stadfæstes, således at indsigelsen afvises i sin helhed og varemærkeregistreringen "SKYLINE" <w> VR 2007 01096 opretholdes i sin helhed.

Forvekslelighed - Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 indebærer, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis "der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art".

 

Det er med henvisning til denne bestemmelse, at indsiger har gjort gældende, at indehavers varemærkeregistrering af VR 2007 01096 "SKYLINE" <w> ophæves i sin helhed.

 

Indsigelsen er baseret på indsigers tre EU-varemærkeregistreringer nr. 003060531 "SKY TV" <w>, nr. 003203411 "SKY" <w> og nr. 005298112 "SKY" <w>.

 

For at indsigers og ansøgers varemærker kan betragtes som forvekslelige i medfør af bestemmelsen, må det kræves, at der foreligger såvel varelighed som mærkelighed. Ved vurderingen af mærkernes lighed skal der bl.a. kunne tages hensyn til mærkernes visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed, jf. blandt andet EU-Domstolens afgørelse i sagen C-251/95 SABEL/PUMA.

Skrivemåden af indehavers ordmærke

Som beskrevet af ansøger i dennes indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen af 7. juli på side 1 ff. (bilag A), er indehavers mærke registreret som et ordmærke. Det betyder, at det i sagens natur også skal vurderes som et ordmærke.

Den konkrete, figurlige brug er irrelevant for bedømmelsen af et ordmærke

I en indsigelsessag efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, nr. 1, hvor både indsigers og ansøgers rettigheder består af registrerede varemærker, skal forvekslelighedsvurderingen foretages på baggrund af, mærkerne således som disse er registrerede. Den konkrete brug, som enten indsiger eller indehaver måtte gøre af de omhandlede mærker, er derfor uden betydning i nærværende sag.

 

Dette følger også bl.a. af OHIMs Opposition Guidelines (s. 4) der nævner, at:

 

"The actual or possible use of the registered marks in another form is irrelevant to the comparison of signs"

 

Ansøgers konkrete brug, således som vist i indsigers bilag 9, kan derfor ikke tillægges betydning, og det må fastholdes, at sammenligningen af mærker i nærværende indsigelsessag skal ske imellem på den ene side "SKYLINE" <w> og på den anden side henholdsvis "SKY" <w>, "SKY" <w> og "SKYTV" <w>.

Skrivemåden i registreringen er uden betydning for beskyttelsen

Selve det forhold, at ordet i varemærkeregistreringen er anført som "SkyLine" (i stedet for eksempelvis "Skyline", "SKYLINE" eller "skyline") er uden betydning for såvel beskyttelsen som for indsigelsen.

 

Det følger da også af Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, at det ville være muligt at ændre denne stavemåde (d.v.s. fordelingen af versaler og minuskler) i registreringen, fordi en sådan ændring netop ikke udgør en materiel ændring af mærket, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines omkring Ændring af ordmærker[1]. Der henvises i den forbindelse ligeledes til til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om ændring af mærket "FrontSpeed" til "Frontspeed" (VA 2009 03825).

Ansøger anvender ikke ordet i den figurlige udformning

Det skal endelig bemærkes, at indehaver ikke anvender det figurligt udformede mærke således som afbildet ved indsigers bilag 9. Ansøger anvender på nuværende tidspunkt (og på tidspunktet for indsigers indsendelse af ankeskrivelsen) et mærke, hvori ordelementet er skrevet udelukkende med versaler og med ens typer, således som vist nedenfor i figur 1, jf. til eksempel også ansøgers hjemmeside på adressen www.skyline.dk. Afbildningen i indsigers ankeskrivelse er således ikke korrekt.

 

Figur 1

Beskrivelse: headerLogo

 

 

Indsigers mærkes særpræg og beskyttelsesomfang

Som beskrevet i ansøgers svar til Patent- og Varemærkestyrelsen fastholdes det, at indsigers mærke "SKY" er et svagt mærkeelement, der kun besidder en meget lille grad af særpræg og derfor kun nyder snæver beskyttelse imod lignende mærker.

 

Der findes, som beskrevet i ansøgers supplerende bemærkninger af 6. november 2009 (bilag A), s. 2, en lang række registrede varemærker, der alle benytter præfikset SKY. Brugen af SKY er meget almindeligt forekommende, og ansøger har i denne forbindelse henvist til en lang række eksempler på ordmærker, der begynder med bogstaverne "SKY", der er oplistet i bilag A, side 2.

SKY er en almindeligt anvendt mærkebestanddel

I tilfælde hvor et varemærke består af et almindeligt og hyppigt anvendt ord som SKY, SCAN, POLY, MULTI, EURO, FLEX, STAR, KRONE, SUN eller lignende i kombination med et andet ord, vil der efter praksis sjældent kunne statueres mærkelighed mellem et sådant mærke og et mærke, der udelukkende består af det almindeligt anvendte ord. Der henvises i den forbindelse også til Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines omkring Mærker med ofte anvendte mærkedele[2] og Svage mærkeelementer[3].

 

Det følger af såvel dansk som europæisk praksis, at et sådan mærke som udgangspunkt ikke betragtes som forveksleligt med mærker, der kun har forstavelsen (præfikset) til fælles med indsigers mærke. Til illustration kan nævnes Højesterets dom i sagen U.2009.754H MINIMAL/MINIMAX, hvor højesteret bekræfter dette princip og blandt andet udtaler "at orddelen MINI må anses for en svag bestanddel, hvorfor det må antages, at gennemsnitsforbrugeren vil hæfte sig mest ved den sidste stavelse, henholdsvis MAX og MAL".

 

Der henvises endvidere til ankenævnet kendelse i sagen V 42/93 SCAN/SCANBIRD (også fremhævet i ansøgers bemærkninger af 6. november 2009, bilag A), hvori ankenævnet lægger afgørende vægt på, at "SCAN" er et ganske almindeligt forekommende ordelement og hvor ankenævnet udtaler:

 

"at ordmærket SCAN i almindelighed ikke anses for forveksleligt med mærker bestående af to stavelser hvoraf den første er "SCAN-", medmindre den anden stavelse består af et ord, der kan angive varens art."

Indsigers mærke er kort mærke med begrænset beskyttelse

Indsigers mærke "SKY" er meget kort, ligesom kombinationen af bogstaver (både "SKY" og "SK") er ganske udbredt, hvilket taler for, at indsigers mærker tillægges et snævert beskyttelsesomgang ved forvekslelighedsvurderingen.

 

Det bestrides, at indsigers mærke skulle have et bredere beskyttelsesomfang, alene fordi mærket indeholder, de meget almindeligt anvendte konsonanter S og K, som ellers påberåbt af indsiger. Kombinationen af S og K er ikke på nogen måde usædvanlig i dansk sprogbrug, og kombinationen kan derfor ikke give indsigers mærker nogen særlig stilling eller beskyttelse i dansk ret. Som det ses af udskrift fra ordbogen Miriam-Webster, der vedlægges som bilag C, findes der også i engelsk sprogbrug mere end 1.800 ord der anvender med denne bogstavsforbindelse, hvorfor kombinationen må siges heller ikke at være usædvanlig på engelsk.

Intet udvidet beskyttelsesomfang

Som nævnt nedenfor under afsnit 0, er ingen af de varemærker, som indsigelsen baseres på, velkendte. Selv i det omfang nævnet måtte finde det bevist, at ét af indsigers mærker er velkendt, bestrides det, at dette fører til, at indsigers mærker skulle nyde en bredere beskyttelse ved forvekslelighedsvurderingen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. En sådan udvidelse af beskyttelsen har ikke støtte i dansk ret.

 

Vedrørende visuel lighed

Mærkernes opbygning

Visuelt adskiller de to mærker "SKY" og "SKYLINE" sig grundlæggende fra hinanden på en række centrale punkter. Som anført i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, udgøres ansøgers mærke af i alt 7 bogstaver, mens indsigers mærke udgøres af kun 3 bogstaver. Herved er der betydelig forskel på mærkernes længde, ligesom indsigers mærke kun udgør en mindre del af ansøgers mærke.

 

Som nævnt i ansøgers skrivelse af 7. juli 2010, nævner Patent- og Varemærkestyrelsens Guidelines for varemærker vedrørende ordmærker[4] følgende:

 

   "Mærker på to stavelser ligner ofte mærker på en stavelse, når [...] etstavelsesmærket indgår som de første bogstaver i tostavelsesmærket og samtidigt udgør mere end halvdelen af to-stavelsesmærket, [...]".

 

   (Fremhævning foretaget her.)

 

I nærværende sag udgør "SKY" mærkebestanddelen af ansøgers mærke mindre end halvdelen af det det samlede ordmærke, hvorfor det i henhold til styrelsens praksis altså må have formodningen imod sig, at der er tale om lignende mærker.

Indsigers mærkes længde

Indsiger gør i sin ankeskrivelse gældende (side 7), at en forbruger – fordi mærket er kort – vil være særligt opmærksom på denne del af ansøgers mærke, og at mærkerne derfor lettere vil være at anse som værende forvekslelige.

 

Dette er ikke korrekt, idet konsekvensen af dette synspunkt ville indebære, at mærker der består af tre, to eller måske kun ét bogstav, således ville blive tildelt en bredere beskyttelse end længere mærker.

 

Efter fast praksis tillægges meget korte mærker derimod kun et begrænset beskyttelsesomfang. Dette understreges også i OHIMs Opposition Guidelines (s. 22) der under pkt. 4.2. - Length of signs lægger til grund, at trebogstavsmærker er svage af natur, og at ordmærker generelt er mere særprægede jo længere de er:

 

"[...] signs that are considered weakly distinctive because of their reduced number of letters or figures, a further step towards the increase of distinctiveness would be that of “three-letter / threenumeral-signs”

 

I praksis vil det korte mærke i højere grad "forsvinde" i det længere mærke. Dette gælder særligt i denne sag, hvor det længere mærke er ét samlet ord, og ikke en ordsammensætning.

Ansøgers mærke er ikke er mærke sammensat af to ord

Indsiger har gjort gældende, at der ved mærkelighedsvurdering efter praksis bør lægges afgørende vægt på mærkets første bestanddel og har i denne forbindelse henvist til OHIMs afgørelse i sagen SKY/SKYVENTURE (B 721 920).

 

Som ansøger også har bemærket, i sin skrivelse af 7. juli 2010, adskiller faktum i nærværende sag sig helt grundlæggende fra omstændighederne i den nævnte afgørelse, idet SKYVENTURE er et opdigtet fantasiord sammensat af SKY og VENTURE, hvorimod ansøgers mærke består af kun ét ord, med sit eget meningsindhold - SKYLINE. Afgørelsens resultat kan derfor ikke overføres på forholdene i nærværende sag.

 

Dette gør sig i øvrigt gældende for samtlige de afgørelser vedrørende "SKY"-mærker, som indsiger har henvist til. De vedrører alle ansøgninger eller registreringer af nye sammensætninger af "SKY" med et andet ord – altså fremstillede kunstord i modsætning til denne sag.

Vurdering skal ske på baggrund af en helhedsvurdering

Vurdering af de to mærkers visuelle lighed må ske på baggrund af en helhedsvurdering, jf. C-251/94 SABEL/PUMA og C-39/97 CANON/CANNON, hvorved der særligt lægges vægt på de to mærkers særprægede elementer. Som nævnt ovenfor besidder SKY en meget lille grad af særpræg, hvorfor der ikke findes nogen begrundelse for, at tillægge denne del særlig betydning ved sammenligningen med indsigers mærke.

 

Det gøres samlet gældende, at der ikke foreligger visuel lighed mellem indsigers og ansøgers mærker.

Vedrørende fonetisk lighed

Begge mærker læses med dansk sprogtone

Som også nævnt i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, følger det af praksis, at den lydlige sammenligning af to mærker skal tage udgangspunkt i mærkets udtale med dansk sprogtone, medmindre der undtagelsesvist skulle være konkrete holdepunkter for at udtale mærket på et andet sprog. Dette ses bl.a. i højesteretsdommene U 1980.166/1H BABE/Babor og U 2003.2366H CHANTELLE/Anne Shantel.

Mærkernes udtale

Ansøgers mærke består af tre stavelser, mens indsigers mærke består af kun én stavelse. Som nævnt i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, fører dette til, at udtalen af de to mærker - såvel på dansk som på engelsk - afviger betydeligt for de to mærker.

 

Som også anført i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, vil ansøgers mærke vil på dansk udtales som: ['sgɑjlɑjn'] , mens indsigers mærke vil udtales ['sgy'].

 

I praksis er der intet til hinder for, at danske forbrugere vil udtale ét mærke med dansk sprogtone, mens de vil udtale et andet mærke, der indeholder samme mærkeelement, med engelsk sprogtone. Dette ses bl.a. i afgørelsen AN 1999 0029 HYPOINT/HYPO. Især det forhold, at der for ansøgers ordmærke næppe findes nogen almindelig anvendt dansk udtale, vil føre til, at forbrugere vil have en tendens til at udtale ansøgers mærke som ['sgɑjlɑjn']. For indsigers mærke findes der derimod en naturlig og ganske almindelig begrebsmæssig betydning på dansk for ordet ['sgy'], hvorfor det må antages, at den gennemsnitlige forbruger vil anvende denne udtale.

 

Det kan i den forbindelse nævnes, at ansøger rent faktisk også anvender ordet i dansk udtale, idet ansøger i en enkeltstående reklamekampagne anvender SKYLINE i den "fordanskede" udtale [sgyli:nə] som navnet på en fiktiv superheltinde. I alle øvrige tilfælde bliver ansøgers mærke anvendt og udtalt som kun ét ord.

Ingen naturlig pause mellem SKY og LINE

Som beskrevet ovenfor under pkt. 0 er ansøgers mærke registreret som et ordmærke, hvorfor ansøgers konkrete anvendelse af mærket er irrelevant ved mærkelighedsbedømmelsen. Samtidig bestrides det, allerede af den grund, at der er tale om kun ét ord, at der udtalemæssigt er tale om en naturlig pause imellem mærkebestanddelene SKY og LINE. Det forekommer således usandsynligt, at en dansk forbruger ved udtalen af ansøgers ene ord skulle udtale dette - i strid med både skrivemåde og almindelige grammatiske regler - ved indføje en kunstig pause imellem to af stavelserne.

 

Dommen vedrørende OPERA/operaglasset (som påberåbes af indsiger) vedrørte spørgsmålet om et mellemrum i midten af et ordmærke var tilstrækkeligt til, at mærkerne ikke kunne betragtes som ligeartede. Resultatet kan ikke overføres på nærværende sag, idet der ikke for ordet SKYLINE, på samme måde som for "operaglasset" er tale om et sammensat ord.

 

Det er således ansøgers opfattelse, at der ikke foreligger – eller kun foreligger en meget lille grad af – fonetisk lighed mellem mærkerne. Den fonetiske lighed der måtte eksistere er ikke tilstrækkelig til, at mærkerne af den grund kan anses som forvekslelige.

Vedrørende begrebsmæssig lighed

Forskellige betydninger

Ordet "sky" kan på dansk benyttes som betegnelse for "kødsaft", "fortættet vanddamp der svæver i atmosfæren", "generthed" eller at "undgå", mens det på engelsk (alene) betyder "himmel".

 

Ordet "skyline", betyder både på dansk og på engelsk, som anført i ansøgers svar til Patent- og Varemærkestyrelsen af 6. november 2010, s. 2, "en bys eller bydels (især skyskraberpartis) silhuet mod himlen".

 

Uanset hvilken forståelse af indsigers mærke der vælges, foreligger der ikke nogen form for begrebsmæssig lighed mellem de to mærker. Der er dermed ikke risiko for forveksling af SKY og SKYLINE, da mærkerne har hver deres – kendte – forskellige betydning.

Den begrebsmæssige betydning kan ikke deles op

Som nævnt under pkt. 0 bestrides det, at ansøgers mærke på kunstig vis kan opdeles i to særskilte ord med hver deres meningsindhold. Det savner således relevans, nærmere at definere det konkrete meningsindhold af "sky" eller "line" idet mærket på alle måder fremtræder som – og anvendes som – ét ord med sit eget, selvstændige meningsindhold.

 

Som følge heraf, er det da også uden betydning, når ansøger hævder, at der foreligger en vis begrebsmæssig lighed imellem første del af ansøgers mærke "sky" og indsigers mærke "SKY". På samme måde er den begrebsmæssige betydning af ordet "line", uden betydning.

 

Det danske ord "line" ikke er deskriptivt for en trådløs WiMax internetforbindelse og det må erindres, at et mærkes særpræg ikke kan vurderes ved at dele et mærke op i flere dele, men må vurderes for mærket i sin helhed, jf. f.eks. afgørelsen vedr. WECOVER (Benelux) [2003] ETMR 842.

 

Tværtimod må "LINE" betragtes som den dominerende og stærkeste mærkebestanddel, og da "SKY" som beskrevet under pkt. 0 i sig selv har et snævert beskyttelsesomfang, er der ingen begrebsmæssig lighed imellem to ordmærker.

Helhedsvurdering

Ansøger gør gældende, at der ikke består hverken visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed mellem ansøgers mærke og indsigers mærker.

 

Endvidere gøres det gældende, at eventuelle ligheder er utilstrækkelige til, at dette samlet kan føre til, at mærkerne betragtes som forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Om forbindelse mellem mærkerne

Indsiger har i sin ankeskrivelse anført (side 9), at:

 

"[...] selvom mærkerne ikke umiddelbart er forvekslelige, idet forbrugerne vil være i stand til at skelne mellem mærkerne, vil et mærke som SkyLine alligevel krænke, hvis der er risiko for, at forbrugerne kan tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, og således være forvirret omkring oprindelsen af varer og tjenesteydelser"

 

Nærværende indsigelsessag vedrører ikke spørgsmålet om krænkelse af indsigers varemærker men derimod om, der foreligger en relativ registreringshindring. Det må understreges, at varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, under alle omstændigheder kræver, at der er en risiko for forveksling, jf. C-251/95 SABEL/PUMA, der fortolker varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b.

Ikke risiko for at ansøgers mærke vil opfattes som en del af en serie/familie

Som fremhævet tidligere, består ansøgers mærke af kun ét ord. Derfor er det ikke nærliggende, at en forbruger skulle opfatte ansøgers mærke som en del af en serie af produkter, der vedrører indsigers mærke, ligesom f.eks. SKY Sport, SKY Arts eller Sky Connect.

 

Skyline har et selvstændigt meningsindhold, og der er derfor ikke risiko for, at forbrugeren vil skabe en forbindelse mellem indsigers og ansøgers produkter. Det skal i den forbindelse også understreges, at indsiger ikke har påvist, at indsiger rent faktisk har et sådant seriemærke.

SKYBLOG-afgørelsen

Indsiger henviser til afgørelsen SKY/SKYBLOG, hvor der statueres risiko for forveksling. Hertil må det bemærkes, at også ordmærket SKYBLOG, ligesom SKYVENTURE består af to særskilte ord, der kunstigt er sat sammen. Endvidere må den ene mærkebestanddel i "SKYBLOG" nemlig "BLOG", betragtes som deskriptivt.

 

I afgørelsen nævner OHIM at udtrykket "BLOG", "refers to "a particular Web site" og dermed, at det er deskriptivt for de relevante tjenesteydelser. Derfor er der i afgørelsen lagt vægt på "SKY"-elementet, som det eneste element i mærket med en vis beskyttelse. Det bestrides således, som anført af indsiger på side 10, at "blog" i SKYBLOG har mere særpræg for blogs end "LINE" har for trådløs kommunikation.

 

Samlet set består der således ikke nogen risiko for, at forbrugere vil antage, at der består en forbindelse mellem indsigers og ansøgers mærker. Endvidere vil en eventuel forbindelse mellem mærkerne ikke føre til, at en forbruger betragter indsigers og ansøgers mærker som værende forvekslelige.

Velkendt varemærke – Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 3

Udover bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, baserer indsiger, nu tillige sin indsigelse på varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, der indebærer, at et varemærke er udelukket fra registreringen hvis:

 

"det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Den Europæiske Union og brugen af det yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé,"

Indsigers varemærke er ikke velkendt

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at dommen C-301/07 PAGO, ikke kan tages til indtægt for, at et varemærke, der er at betragte som velkendt i én medlemsstat, nødvendigvis er det i hele EU. Dommen indebærer blot, at et varemærke kan være velkendt i hele EU, selvom det kun er velkendt på én medlemsstats område. Vurderingen af om mærket er velkendt i EU, afhænger fortsat af om mærket er velkendt indenfor en væsentlig del af EU.

 

Ansøger har ikke påvist at én eller flere af de tre EU-varemærker nr. 003060531 "SKYTV" <w>, nr. 003203411 "SKY" <w> og nr. 005298112 "SKY" <w> er velkendte, hverken i Storbritannien, i hele EU eller i Danmark.

SKY TV-afgørelsen omhandler ikke reglerne om velkendte varemærker

Indsiger nævner i sin ankeskrivelse på side 2, at OHIM

 

"[...] ved flere lejligheder har fastslået, at SKY er velkendt i England [...]"

 

Indsiger har i den forbindelse henvist til afgørelsen SKY/SKYPE.

 

Hertil skal det bemærkes, at afgørelsen udelukkende baserer sig på varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1 vedrørende forvekslelige mærker og ikke på artikel 8, stk. 5 vedrørende velkendte varemærker.

 

Det er således ikke korrekt, når indsiger angiver, at afgørelsen skulle bekræfte, at indsigers mærker er velkendte i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5's forstand. Artikel 8, stk. 5 svarer til varemærkedirektivets artikel 4 stk. 3, der ligger til grund for varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. Afgørelsen omhandler således et andet juridisk grundlag.

 

I øvrigt anvendes det meget generelle begreb "well known", der er udtryk for at mærket, ifølge afgørelsen, nyder bekendthed i forbrugernes øjne og ikke begrebet "reputation", som svarer til den danske varemærkelovs § 15, stk. 3 og forordningens artikel 8, stk. 5's formulering vedrørende "velkendte" varemærker. Den nævnte afgørelse kan således heller ikke ud fra sin ordlyd tages til indtægt for at varemærket SKY er "velkendt" i varemærkeforordningens art. 8, stk. 5's forstand (eller for den sags skyld de tilsvarende regler i direktivet og varemærkeloven).

SKY PHONE-afgørelsen

Afgørelsen SKY/SKY PHONE er heller ikke udtryk for, at OHIM har ment, at indsigers varemærke er velkendt. Det konkluderes i afgørelsen at,

 

"The requirements of Article 8(1)(b) are partially fulfilled and those of Article 8(2)c, 8(4) and 8(5) are not fulfilled."

Øvrige afgørelser

I afgørelsen SKY/SKY REPUBLIC afvises indsigers argumenter på baggrund af varemærkeforordningens art. 8, stk. 5, idet man konkluderer, at flere at betingelserne for at anvende den pågældende bestemmelse ikke er til stede.


Afgørelsen SKY/SKY CADDIE omhandler slet ikke spørgsmålet om velkendte varemærker eller forordningens art. 8, stk. 5.

 

De øvrige afgørelser, der fremlægges af indsiger, SKY/SKYSOFT Portugal, SKY/SKYGO!, SKY/SKY LINK, SKY/SKYKOD, SKY/SKYBLOG baserer sig alene på art 8, stk. 1 og ikke på art. 8, stk. 5 vedrørende velkendte varemærker.

 

Ydermere skal det vedrørende disse afgørelser bemærkes, at disse alle (ligesom samtlige andre afgørelser, som indsiger har fremlagt) vedrører "SKY" overfor et eller flere sammensatte (kunst)ord og ikke som ansøgers mærke ét ord med et selvstændigt indhold.

Ingen utilbørlig udnyttelse eller skade af indsigers mærkes særpræg eller renomme

Det gøres gældende, at indsiger ikke har påvist, at ansøger ved at bruge sit eget varemærke, på utilbørlig vis har udnyttet eller skadet indsigers mærkes særpræg eller renomme.

L'Oréal-dommen er uden relevans for nærværende sag

I sin skrivelse anfører indsiger, at ansøger "drager en utilbørlig fordel uden at foretage en selvstændig indsats" ved at anvende sit eget varemærke og henviser i denne forbindelse til L'Oréal-dommen (C-487/07).

 

L'Oréal dommen vedrørte en producent af "smell-alike" parfumer, der anvendte varemærkerne for en række kendte parfumeproducenter for at henvise til duften af dennes egne parfumer. Under sagen fastslog Domstolen, at denne form for henvisningsbrug til en varemærkeindehavers produkter kan udgøre en varemærkeretlig krænkelse.

 

Der var altså tale om direkte anvendelse af varemærker i uændret form, og afgørelsen tager derfor slet ikke stilling til spørgsmål om lighed eller forvekslelighed. Sagen har således ingen ligheder med nærværende sag, hvor ansøger på loyal vis anvender sig eget varemærke til markedsføring af egne produkter.

 

Der er intet ved ansøgers konkrete brug af sit varemærke, der tyder på, at man søger at tilegne sig den goodwill, der er knyttet til indsigers varemærker, ligesom der ikke er noget der tyder på, at man ved sin brug af sit eget, ikke forvekslelige varemærke, udvander indsigers varemærkes adskillelsesevne. Ansøgers anbringender herom må derfor afvises.

Afsluttende bemærkninger

Ansøger fastholder sine bemærkninger af 6. november 2009 og 7. juli 2010, med de supplerende bemærkninger, der er anført ovenfor. Der henvises i det hele til disse tidligere bemærkninger. Der tages forbehold om at fremkomme med yderligere bemærkninger.

 

Sammenfattende fastholdes det, at ingen af de varemærker, som indsiger baserer sin indsigelse på, er til hinder for registrering af "SKYLINE" <w> VR 2007 01096. Ankenævnet for Patenter og Varemærker anmodes derfor om at afvise indsigelsen i sin helhed, stadfæste Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2010 og opretholde registreringen for "SKYLINE" <w> VR 2007 01096 i sin helhed.

Bilag

Bilag A:     Ansøgers brev af 6. november 2009 til Patent- og Varemærkestyrelsen

Bilag B:     Ansøgers brev af 7. juli 2010 til Patent- og Varemærkestyrelsen

Bilag C:     Udskrift fra ordbogen Miriam-Webster…”

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 21. marts 2011 følgende udtalelse:

 

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 7. marts 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Klager har som ny påstand i sagen henvist til, at klagers mærke er velkendt, og at der vil ske utilbørlig udnyttelse af eller skade herpå ved brugen af det yngre mærke, hvorfor mærket også af denne grund bør udslettes af varemærkeregisteret, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1.

 

Klager har derudover gentaget sin påstand om, at mærkerne SKY og SKYLINE må anses for at være forvekslelige.

 

Vedrørende påstanden om forvekslelighed:

 

Det er styrelsens opfattelse, at klager for Ankenævnet ikke er fremkommet med sådanne nye væsentlige oplysninger eller argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Således finder styrelsen fortsat, at mærkerne SKYLINE og SKY såvel synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt adskiller sig i en sådan grad, at der ikke består en risiko for forveksling.

 

Styrelsen skal i den forbindelse særligt fremhæve, at der består en betydelig forskel i længden af mærkerne, hvilket bevirker en betydelig synsmæssig og lydlig forskel mellem mærkerne. Derudover har ordene klart forskellige betydninger, hvorfor mærker også begrebsmæssigt adskiller sig betragteligt fra hinanden.

 

Disse forskelle finder styrelsen ikke kan opvejes af en eventuel indarbejdelse og velkendthed af klagers mærke SKY.

 

Styrelsen skal derfor fastholde, at der ikke består en risiko for forveksling mellem mærkerne.

 

Vedrørende påstanden om velkendthed:

 

Klagers påstand om, at klagers mærke er velkendt, har ikke været fremsat i forbindelse med styrelsens behandling af indsigelsessagen, hvorfor styrelsen ikke tidligere har haft anledning til at tage stilling til denne påstand.

 

Styrelsen skal dog indledningsvist til denne påstand bemærke, at klager ikke ses at have dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, hvilket efter styrelsens opfattelse er en forudsætning for, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, kan finde anvendelse i nærværende sag.

 

Klager har alene henvist til, at der foreligger en række afgørelser fra bl.a. OHIM, der fastslår at klagers mærke er velkendt i Det Forenede Kongerige. Klager har i den forbindelse henvist til, at EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af den 6. oktober 2009 i sagen C-301/07, Pago-sagen, skal tages til indtægt for, at et EU-varemærke, der dokumenteres velkendt i ét EU-land, skal beskyttes som et velkendt EU-varemærke i hele fællesskabet.

 

Styrelsen er ikke enig i denne fortolkning af den præjudicielle udtalelse i Pago-sagen.

 

Pago-sagen vedrørte en varemærketvist, der alene begrænsede sig til Østrig. Det var i den forbindelse ubestridt, at mærket PAGO var velkendt i Østrig, men da der var tale om, at mærket PAGO var registreret som et EU-varemærke, var det afgørende for den østrigske domstol at få slået fast, om varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra c), kan finde anvendelse, når EU-varemærket alene er dokumenteret velkendt i Østrig.

 

EU-domstolen besvarede den østrigske domstols præjudicielle spørgsmål med, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område.

 

Selvom EU-domstolen således fastslog, at den østrigske medlemsstats område kan være tilstrækkeligt til at opfylde det territoriale krav, der knytter sig til udstrækningen af kendtheden for velkendte EU-varemærker, så er det værd at bemærke, at hovedsagen alene vedrørte en tvist i Østrig, hvor mærket ubestridt ansås for velkendt.

 

Endvidere er det værd at bemærke, at der med den præjudicielle afgørelse ikke tages stilling til, om den beskyttelse, som det velkendte mærke PAGO nyder i Østrig, kan udstrækkes til også at gælde i de øvrige medlemsstater, også selvom mærket ikke har den samme grad af kendthed der.

 

Det er følgelig styrelsens klare opfattelse, at PAGO-sagen ikke kan tages til indtægt for, at et EU-varemærke, der er velkendt i én medlemsstat, opnår den samme brede beskyttelse i hele EU. Derimod er det styrelsens opfattelse, at beskyttelsen af et EU-varemærke altid vil variere fra medlemsstat til medlemsstat, idet såvel vurderingen af risikoen for forveksling som vurdering af om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt EU-varemærke i den konkrete medlemsstat, vil være påvirket af eksempelvis sprogforskelle, forskellige markedsopbygninger eller handelsnormer, og forskellige grader af mærkernes særpræg, indarbejdelse eller kendthed i de enkelte medlemsstater.

 

Selvom præmis 3 i præamblen til varemærkeforordningen henviser til EU-varemærkets ”enhedskarakter”, så kan ”enhedskarakteren” ikke anvendes til at fastslå, at et EU-varemærke skal have den samme beskyttelse i alle medlemsstater.

 

Denne holdning til beskyttelsen af EU-varemærket og betydningen af den enhedskarakter, der gælder herfor, er også kommet til udtryk i styrelsens udtalelse til Max Planck Instituttets ”Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, der blev offentliggjort af EU-Kommissionen den 8. marts 2011. I rapporten er bl.a. indsat følgende citat fra styrelsens udtalelse:

 

“3. Assessment of reputation and protection of reputed trade marks

The above mentioned decision in the PAGO-case clearly shows that the concepts of “unitary character” and “substantial part” need to be addressed more thoroughly also in relation to the assessment and protection of marks with a reputation. In the decision by the Court of Justice in the PAGO-case it was found that reputation in Austria was sufficient to establish that the CTM has a reputation “in the Community”. As mentioned above it is the opinion of the DKPTO that the concept of “substantial part” should be assessed in accordance with Advocate General Sharpston’s opinion.

 

Furthermore, it is the opinion of the DKPTO that the finding by the Court of Justice that reputation in one Member State is sufficient to establish that the CTM has a reputation in the Community as a whole may not be consistent with the decisions in the Intel-case and the L’Oréal-case and the 16th recital in the Preamble to the Regulation. In the Intel- and L’Oréalcases the Court of Justice have established that the assessment of  “…injury consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the earlier mark, in so far as what is prohibited is the drawing of benefit from that mark by the proprietor of the later mark, the existence of such injury must be assessed by reference to average consumers of the goods or services for which the later mark is registered…”.

 

The consequence of such a finding must be that in a situation where it is established that the CTM has a reputation in A-country, and thus “in the Community”, and the later mark consists of a national registration in B-country, the assessment of “unfair advantage” must be made by reference to the average consumer of the later (national) mark. If the “reputed” CTM has never been used in B-country, the average consumer in relation to the later mark, which is limited to consumers in B-country since we are dealing with a national mark of that country, will not make a connection to the “reputed” CTM, as the “reputation” has only been established in relation to A-country.”

 

At beskyttelsen af et EU-varemærke, herunder et velkendt EU-varemærke, kan variere fra medlemsstat til medlemsstat af de nævnte grunde, ses også at være anerkendt af Max Planck Instituttet, der bl.a. anfører følgende:

 

“5. Scope of protection

a) Likelihood of confusion

 

3.81 There are two main issues where territoriality plays a role when examining likelihood of confusion under Article 9 (1) (b) CTMR.

 

3.82 The first issue arises when likelihood of confusion exists because of phonetic or conceptual similarity between marks in one part of the Community, for example, in an area where a particular language is spoken, but not in other parts, where the language is different. The question is whether, in an infringement action, the proprietor of a CTM should be entitled to relief not only in those parts of the Community where the use by the defendant causes likelihood of confusion, but also in those parts where this is not the case. A similar issue arises when the proprietor of a CTM brings an opposition against or requests cancellation of a later national trade mark in a Member State where there is no likelihood of confusion, even though likelihood of confusion would exist elsewhere in the EU.

 

3.83 The second situation arises when a CTM is composed of several elements, and one or several of those elements would not be separately registrable as a CTM because they are descriptive or not distinctive in a part of the Community, e.g. in a particular region where a language is spoken in which the mark is considered to be descriptive. In this situation, if the CTM comprises additional elements which render the mark as a whole distinctive the registration cannot be refused. When the proprietor of that CTM now brings an infringement action (or an opposition or cancellation action) against the use (or registration) of a sign corresponding to the element of the CTM which is descriptive in the part of the Community where the sign is used but not in other parts of the Community, the question of the relevant territory for finding likelihood confusion arises.

 

3.84 It seems appropriate to leave it, in principle, to the case law of the ECJ to develop in proceedings for preliminary rulings submitted by the Community trade mark courts rules for finding (or refusing to find) likelihood of confusion in these situations.

 

3.85 It is proposed however that appropriate language should be added to the Preamble setting out that a finding of likelihood of confusion would not extend to parts of the EU where in view of the language and all other circumstances the public would not be likely to be confused about the commercial origin of the respective goods or services.

 

3.86 Similarly, in an opposition or invalidation action against a later national mark the proprietor of the earlier CTM should only prevail if likelihood of confusion can be found in the Member State where the later mark was filed or registered. If such likelihood can be excluded because of absence of phonetic or conceptual similarity, oppositions and invalidations should not be granted. This should be clarified in the Preamble to the TMD.

 

b) Protection of trade marks with reputation

3.87 CTMs with a reputation may be protected even in the absence of likelihood of confusion. Under Article 9 (1) (c) CTMR the CTM must have a reputation, and the use of the sign or the later mark must be likely to take unfair advantage of or be detrimental to the reputation or the distinctiveness of the earlier mark.

 

3.88 Under the aspect of territoriality the issues arise as to where the registered CTM must have obtained “reputation”, and where the conflict between the earlier CTM and the sign or the later mark must exist.

 

aa) Territorial extent of reputation

3.89 In view of the difficulty of distinguishing between Member States under a “substantial part” analysis, the consequence of the PAGO judgment would seem to be that where a mark has a well-established reputation in one Member State, the requirement of reputation “in the Community” is fulfilled.

 

3.90 It is not proposed to change that result by amending Article 9 (1) (c) CTMR, for instance by prescribing that the trade mark must have a reputation “throughout” or “in a major part” of the Community. Such wording would not be consistent with the scheme of the existing CTMR provisions as the substantive law provisions in the CTMR addressing territorial aspects usually refer to “the Community” rather than to particular parts of it. On the other hand, it is true that such considerations do not justify an extension of the effects of CTM protection based on reputation to parts of the Community where such reputation does not exist. However, it is not necessary to re-define the territorial aspects of reputation for that purpose. Fairly balanced results ensue already from a conscious approach towards the notion of conflict (see below).

 

bb) Conflicts involving marks with a reputation

3.91 In addition to finding reputation, an infringement action will be successful only if the contested use is likely to take advantage or be detrimental to the distinctiveness or reputation of the earlier CTM.

 

3.92 It seems difficult to accept that an earlier CTM with a reputation in one part of the Union could be detrimentally affected in another part of the Union where such a reputation is not present.

 

3.93 As regards the conflicts that may arise, one should distinguish between conflicts in the administrative proceedings before OHIM and infringement litigation, and also take cases arising at the national level into account.

 

3.94 As regards opposition or cancellation proceedings between an earlier CTM with reputation and a later CTM, it follows from the case law rules when examining likelihood of confusion between two CTMs that the earlier CTM prevails, even if the reputation is adversely affected only in a substantial part of the Community.

 

3.95 As regards opposition or cancellation procedures in a Member State where the earlier CTM has no reputation, or where the other requirements for protection are not fulfilled, it should also be left, as a matter of principle, to the case law of the ECJ to develop rules for the protection of CTMs with reputation. However, it follows from what has been said earlier regarding likelihood of confusion that an earlier CTM should prevail only when all conditions of protection are fulfilled in the respective Member State. This should be explained in the Preamble to the TMD.

 

3.96 As regards infringement proceedings, the issue is the same as that arising with regard to likelihood of confusion. It should, in principle, be left to the case law of the ECJ to develop rules for finding the elements of injury against which a trade mark with reputation is protected when this trade mark has acquired reputation in only a part of the Community and injunctive relief is sought also for other territories or the territory of the EU as a whole.”

 

Styrelsen skal i den forbindelse særligt fremhæve det i punkt 3.92 og 3.95 anførte, hvoraf det klart fremgår, at heller ikke Max Planck Instituttet finder, at et EU-varemærke kan beskyttes som et velkendt varemærke i hele EU når mærket blot er dokumenteret velkendt i én medlemsstat.

 

Som det fremgår af ovennævnte er såvel styrelsen som Max Planck Instituttet af den opfattelse, at et EU-varemærke alene kan opnå beskyttelse som et velkendt varemærke i Danmark, hvis mærket også er velkendt i Danmark. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til, at EU-varemærket er velkendt i en anden medlemsstat, også selvom denne medlemsstat udgør en tilstrækkelig stor del af EU til, at det territoriale krav for kendtheden er opfyldt.

 

Denne forståelse af beskyttelsen af velkendte EU-varemærker syntes også i overensstemmelse med EU-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-252/07, Intel-sagen, og C-487/07, L’Oréal-sagen. Således fremgår det af disse afgørelser, at det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen om velkendte mærke, at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i omsætningskredsens bevidsthed.

 

For at en sådan ”sammenhæng” kan opstå, må mærkerne nødvendigvis blive anvendt i den samme medlemsstat. Da denne ”sammenhæng” i øvrigt er et resultat af den kendthed, der forbindes med det ældre mærke, må det endvidere være et krav, at mærket er kendt i den relevante medlemsstat – i dette tilfælde Danmark.

 

Klager har ikke dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, og det er således ikke tilstrækkeligt for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at klagers mærke anses for velkendt i Det Forenede Kongerige.

 

Det er følgelig styrelsens opfattelse, at klagers påstand efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke skal tages til følge allerede fordi det ikke er dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark.

 

Konklusion

Det er styrelsens opfattelse, at der synsmæssigt, lydligt og begrebsmæssigt er så store forskelle mellem mærkerne SKYLINE og SKY, at der ikke består en risiko for forveksling mellem disse.

 

Endvidere er det styrelsens opfattelse, at klager ikke har dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, hvorfor varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke kan finde anvendelse.

 

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af den 2. november 2010 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

 

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

 

Med brev af 20. april 2011 kommenterede indklagede ELRO Erhverv A/S, Danmark v/Kromann Reumert Styrelsens udtalelse med følgende:

 

 

”… Ved skrivelse af 21. marts 2011 er Patent- og Varemærkestyrelsen fremkommet med et høringssvar i ovennævnte indsigelsessag for Ankenævnet. Hermed fremsendes ansøgers bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar.

 

Ansøger er enig i og tilslutter sig Patent- og Varemærkestyrelsens bemærkninger både vedrørende forvekslelighed og vedrørende velkendthed, herunder argumentationen vedrørende PAGO-dommen.

 

Ad velkendthed

Ansøger har dog følgende supplerende bemærkninger:

 

Styrelsen nævner i sin skrivelse på side 5:

 

"Klager har ikke dokumenteret, at klagers mærke er velkendt i Danmark, og det er således ikke tilstrækkeligt for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.1, at klagers mærke anses for velkendt i Det Forenede Kongerige."

 

Idet der henvises til ansøgers bemærkninger af 4. marts 2011, s. 5., må det fastholdes, at indsiger ikke har dokumenteret, at indsigers mærke er velkendt - hverken i Danmark eller i Det Forenede Kongerige. Således baserer afgørelserne SKY/SKYPE, SKY/SKYPHONE, SKY/ SKY REPUBLIC, SKY/SKY CADDIE, SKY/SKYSOFT Portugal, SKY/SKYGO!, SKY/SKY LINK, SKY/SKYKOD og SKY/SKYBLOG, som indsiger har henvist til, sig alle på bestemmelserne i EF-varemærkeforordningens art. 8, stk. 1 vedrørende forvekslelighed og ikke på art. 8, stk. 5 vedrørende velkendte varemærker. Afgørelserne kan således ikke tages til indtægt for, at indsigers mærke skulle være velkendt i Det Forenede Kongerige eller andre steder.

Ad forvekslelighed

Styrelsen nævner i sin skrivelse på side 1, under spørgsmålet om forvekslelighed:

 

"Disse forskelle finder styrelsen ikke kan opvejes af en eventuel indarbejdelse og velkendthed af klagers mærke SKY"

 

I denne forbindelse skal det bemærkes, at indsigers mærke, selv hvis dette måtte blive betragtet som velkendt i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, ikke som følge heraf, vil nyde en bredere beskyttelse for så vidt angår forvekslelighedsvurderingen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Som tidligere anført har et sådant princip ikke støtte i dansk ret, hvor et velkendt mærke alene kan opnå beskyttelse udover varelighedskriterieret.

 

På denne baggrund er det fortsat ansøgers opfattelse at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse bør stadfæstes, og at registreringen af ansøgers mærke således skal opretholdes…”

 

 

 

Med brev af 26. april 2011 kommenterede klager Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd. Styrelsens brev med følgende:

 

 

”… I ovenstående sag henvises til svarskrift udarbejdet på vegne af indehaver af 4. marts 2011 og til høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 21. marts 2011.

 

Indsiger ønsker nu at fremsætte følgende supplerende anbringender til støtte for påstanden om, at indsigelsen tages til følge og registrering af den foreløbige registrering nægtes endelig registrering i sin helhed.

 

Visuelle aspekter

Korte mærker er ikke ensbetydende med begrænset beskyttelse

Indehaver gør gældende, at idet SKY er et kort mærke, er den deraf følgende beskyttelse begrænset. Han henviser til OHIM’s retningslinjer, som angiveligt udtaler, at længere mærker er mere særprægede.

 

Indsiger er ikke enig i denne fortolkning af retningslinjerne, som på side 22 udtaler, at "jo kortere tegnet er, jo nemmere har offentligheden ved at opfatte alle dets individuelle elementer". Dette tyder klart på, at et kortere mærke let huskes og genkendes af forbrugerne og dermed opfylder sin varemærkefunktion.

 

Det bør ligeledes bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen for nylig har ændret sin praksis, således at registrering af mærker på ét bogstav nu accepteres, forudsat at sådanne mærker i øvrigt opfylder særprægskravet.

Der henvises til Ankenævnets afgørelse i V 14/91, hvor mærket UNO LINE – blandt andre – kunne forhindre registrering af UNO OFFICE for køkkeninventar i klasse 20.

 

Mærkerne har det indledende element til fælles

Som allerede angivet er der større sandsynlighed for forveksling ved sammenfald mellem mærkerne i begyndelsen af mærket, idet forbrugernes opmærksomhed i almindelighed først og fremmest henledes på et ords begyndelse, jf. de forenede sager T-183/02 og T-184/02 El Corte Inglés v OHIM – González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), præmis 83; sag T-112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), præmis 64 og 65.

 

Lydmæssige aspekter

Den relevante kreds af forbrugere vil sandsynligvis udtale begge mærker på engelsk, idet det er almindelig praksis inden for telekommunikations-/elektronik-/TV-industrien, at leverandører og forbrugere bruger engelske udtryk. Det faktum, at netop disse industrier har bidraget væsentligt til globaliseringen, taler imod anvendelsen af det danske sprog som grundlag for vurderingen. Mærkerne SKY og SkyLine udtales således ens i det omfang de begge indeholder det indledende element "sky".

 

Begrebsmæssige aspekter

Det gøres gældende, at det indledende og fælles element ”sky” i begge parters respektive mærker repræsenterer den samme mening hos forbrugerne. Den omstændighed, at det ansøgte mærke SkyLine indeholder versalerne S og L, støtter umiddelbart indsigers påstand om, at mærket skal betragtes som et sammensat mærke bestående af to separate ord, hvoraf det første er identisk med indsigers ældre mærke SKY.

 

Derudover forekommer det besynderligt, at mærket SkyLine ifølge indehaver bør udtales på dansk, mens dets betydning bør forstås i henhold til det engelske sprog.

 

Ordet “sky” udgør en del af begge parters mærker og har følgende betydning på engelsk: “the area above the earth in which the clouds, sun etc. can be seen”. Den danske betydning af “sky” udgør en integreret del af det engelske sky-koncept, der omfatter ordet ”cloud”. Som beskrevet ovenfor er forbrugerne vant til engelske termer for varer, der relaterer sig til telekommunikation/elektronik/TV. Derfor har mærkerne begrebsmæssig lighed uanset hvilket sprog der anvendes.

 

Endvidere henvises til afgørelse fra Retten (General Court) T-22/04 af 4. maj 2005, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH v OHIM, præmis 28-30, hvor mærkerne WEST og WESTLIFE blev anset for forvekslelige, og hvor der blev lagt vægt på den begrebsmæssige lighed som følge af, at de to varemærker begge henviser til begrebet Vesten. Skønt ordet ”westlife” af den relevante kundekreds kan opfattes som en henvisning til en livsstil, er tilføjelsen af denne bibetydning vedrørende livsstil ikke tilstrækkelig til at adskille de to varemærker på en tydelig måde i begrebsmæssig henseende. Da de to varemærker vil blive opfattet som en henvisning til vestlige varer eller tjenesteydelser for West eller som en vestlig livsstil for Westlife, har de begge lignende bibetydning, hvilket skaber en vis lighed i begrebsmæssig henseende.

 

Det gøres gældende, at en tilsvarende betragtning finder anvendelse ved en begrebsmæssig sammenligning mellem mærkerne SKY og SkyLine, hvor sammenfaldet af det indledende element SKY alt andet lige resulterer i en vis begrebsmæssig lighed, uanset bibetydningen af ordet SkyLine.

 

Generel vurdering

 

SKY har normalt særpræg.

Indehaver fastholder, at SKY er et svagt element, som alene kan have en snæver beskyttelse, og henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens retningslinjer til støtte for dette anbringende.  Disse retningslinjer omfatter dog ikke nogen henvisning til ordet SKY, og det gøres gældende, at SKY i sig selv besidder en normal grad af særpræg, og at mærket desuden har opnået yderligere særpræg som følge af indsigers betydelige brug af mærket indenfor EU, jf. vore bemærkninger nedenfor samt dokumentation for renommé.

 

Henvisningen til den danske MINIMAL/MINIMAX-afgørelse har ingen relevans for nærværende sag, idet ”sky” besidder en normal grad af særpræg. I modsætning til det af indehaver anførte er præfikset ”mini” af natur i sig selv et svagt element, nemlig i dets rolle som adjektiv der har til formål at kvalificere et substantiv eller en nominalfrase. Derfor er der ingen berettigelse for at anvende afgørelsen analogt i den aktuelle konflikt mellem SKY og SkyLine.

 

At SKY besidder en normal grad af særpræg er blandt andet afgjort af OHIM i følgende afgørelser, jf. bilag 13:

 

                      SKY = SKY CAPITAL

                      SKY = SKYEDGE

                      SKY = CINESKY

                      SKY = EuroSky

                      SKY = PlanetSKY

                      SKY = SKY <figur>

                      SKY = SKYPARK

 

Dette anbringende understøttes endvidere af afgørelsen fra OHIM’s appelkammer R 16/2009-2, hvor mærket GOODSKY fandtes forveksleligt med SKY og hvor appelkammeret udtalte følgende (side 3):

The earlier mark may be a short word, but it has a clear meaning which is distinctive in relation to the goods in question. Even in relation to apparatus for use in broadcasting the term SKY cannot be said to even allude to any characteristic of the goods. The mark is therefore entitled, prima facie, to a full penumbra of protection.

 

Sameksistens uden betydning for indsigermærkernes særpræg

Indehaver henviser til formel sameksistens i registeret mellem klasse 9 registreringer indeholdende præfikset "sky". Men i henhold til OHIM, jf. indsigelsesafgørelserne vedrørende SKY/ACTIVESKY og SKY/SKYLINK, er formel sameksistens af mærkerne i nationale eller EF registre ikke relevant, og bevis for sameksistens på markedet skal alene tages i betragtning i særlige tilfælde og selv da med forsigtighed.

 

Der henvises endvidere til Rettens afgørelse T-31/03 Grupo Sada, pa, SA v OHIM af 11. maj 2005, præmis 86-87. Retten lagde vægt på, at ansøger i tilstrækkelig grad måtte bevise, at den omstændighed, at de pågældende varemærker eksisterer side om side, hviler på et grundlag, der gør, at der i den relevante kundekreds’ bevidsthed ikke er en risiko for forveksling mellem de ældre varemærker, som ansøgeren gør gældende og intervenientens ældre varemærke, der er grundlag for indsigelsen, og forudsat at de ældre varemærker og de omtvistede varemærker er identiske. En liste med ældre varemærker, der eksisterede side om side med intervenientens ældre varemærke på det spanske marked, var således utilstrækkelig til at bevise, at risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker var formindsket eller – i endnu mindre grad – udelukket.

 

En tilsvarende situation er gældende i nærværende sager, hvor indehaver blot henviser til ”en lang række registrerede varemærker, der alle benytter præfikset SKY”. Det må på denne baggrund sluttes, at en sådan sameksistens ikke har indflydelse på SKY mærkernes normale grad af særpræg.

 

Sky udgør det dominerende element i SkyLine

Et af indsigers ældre mærker, nemlig SKY, er fuldt inkorporeret i og udgør det indledende element i indehavers mærke SkyLine.  Idet en forbrugers opmærksomhed almindeligvis fanges af det første element i et sammensat mærke, og idet elementet SKY i sig selv er særpræget for de pågældende varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38, udgør dette element ligeledes det dominerende element. 

 

Der henvises til Retten i Første Instans’ afgørelse af 13. december 2007, Miguel Cabrera Sanchez/OHIM - Industrias Carnicas Valle, præmis 44, hvor det anføres at:

 

When assessing the dominant character of one or several given elements of a complex trade mark, account should be taken, in particular, of the inherent characteristics of each of the elements by comparing them to those of the other elements.

 

Det dominerende element Sky er identisk med indsigers ældre EF varemærke SKY som, i henhold til EF-Domstolens praksis, kan anses for et velkendt varemærke, også i Danmark, jf. vores bemærkninger nedenfor. 

 

I henhold til Patent- og Varemærkestyrelsens praksis kan korte mærker bestående af én stavelse alene anses som forvekslelige med længere mærker, der indeholder det korte mærke, såfremt mærkerne er forvekslelige baseret på en generel vurdering, og/eller det korte mærke udgør en væsentlig del af det længere mærke.

 

Det gøres gældende, at SKY i denne sag må anses som en væsentlig del af det længere mærke, idet det også er det dominerende element. Det er derfor næppe i overensstemmelse med Styrelsens praksis, at indehavers mærke SkyLine, som har Sky som sit indledende og dominerende element, ikke betragtes som forveksleligt med SKY.

 

Ligeledes gøres det gældende, at det dominerende element Sky i indehavers mærke SkyLine besidder en normal grad af særpræg. Uanset dets sammensætning med det efterfølgende element "Line", som må anses for svagt for telekommunikation, som afhænger af telefonlinjer, bibeholder det et uafhængigt særpræg. Elementet Sky har dermed en specifik betydning og udtales separat fra resten af mærket.

 

Der henvises i denne forbindelse til EF-Domstolens præjudicielle afgørelse i sag C-120/04 Medion AG v Thomsom Multimedia Sales Germany & Austria GmbH (THOMSON LIFE).

 

I henhold til denne afgørelse kunne det prioritetsældre mærke LIFE, som anses for at have en normal grad af særpræg og en individuel karakteristisk rolle i det yngre sammensatte mærke THOMSON LIFE, hindre registrering og brug af THOMSON LIFE.

 

Analogt hermed kan indsigers ældre mærke SKY hindre registrering og brug af indehavers sammensatte mærke SkyLine. Dette ændres ikke af det faktum, at elementet Sky udgør det første element af indehavers mærke – tværtimod. Da Sky er det første element i SkyLine fremstår det som et dominerende og uafhængigt element, der resulterer i forvekslelighed med indsigers ældre mærke SKY. Det generelle indtryk, som det sammensatte mærke giver, kan derfor få forbrugerne til at tro, at varerne hidrører fra økonomisk forbundne selskaber, jf. præmis 31 i THOMSON LIFE-afgørelsen.

 

OHIM’s afgørelser

Ud over de afgørelser, som allerede er nævnt i ankestævningen af 3. januar 2011, jf. bilag 8, henviser vi til følgende afgørelser fra OHIM, som vedrører indsigers mærke SKY:

 

                       

                      SKY = SKYEDGE

                      SKY = SKY CAPITAL

                      SKY = ACTIVE SKY

                      SKY = GOODSKY

                      SKY = PLANETSKY

                      SKY = CINESKY

                      SKY = TELESKY

                      SKY = SKY ROOM

                      SKY = SKYDRIVE

                      SKY = PHONESKYIP

                      SKY = SKYGLOBAL

 

Kopi af disse afgørelser er vedlagt som bilag 14.

 

Disse indsigelsesafgørelser viser ikke kun SKY varemærkets styrke (visuelt, udtalemæssigt og begrebsmæssigt) på trods af dets korthed, men bekræfter også, at længere mærker indeholdende elementet SKY samt et mindre særpræget element, generelt anses for forvekslelige med SKY. Det samme gør sig gældende i denne sag, hvor ordet "Line" må betragtes som beskrivende for varer og tjenesteydelser i relation til telekommunikation.

 

I betragtning heraf, og skønt Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er bundet af OHIM’s afgørelser, anmoder vi høfligst Ankenævnet om at tage disse afgørelser i betragtning. Desuden er det vigtigt at tage OHIM’s afgørelser i betragtning i lyset af, at indsigers ældre mærker alle er EF-varemærker.

 

Afgørelser fra Patentstyret i Norge

 

Det norske Patentstyret har afgjort tre sager, der involverer indsigers varemærke SKY:

 

                      SKY = SKYRUN

                      SKY = SKYWO

                      SKY = SKYWORTH

 

Kopi af disse afgørelser er vedlagt som bilag 15.

 

I lyset af det traditionelle skandinaviske sammenhold indenfor varemærkeret og –praksis, og idet forholdene omkring udtalen af SKY på dansk/engelsk og på norsk/engelsk ligner hinanden meget (selvom forskellen mellem udtalen af SKY på norsk (sjy) og engelsk (skai) er større end forskellen mellem udtalen på dansk/engelsk), er disse afgørelser også relevante for nærværende sag. 

 

SKY er velkendt - § 15, stk. 3, 1)

Indsiger gør gældende, at varemærket SKY nyder status af at være et velkendt varemærke i EU, herunder i England, Irland, Italien og Spanien, og derfor kan kræve en udvidet beskyttelse, også henset til spørgsmålet om mærkelighed. Dette er relevant, idet Patent- og Varemærkestyrelsen har bekræftet, at der er fuldstændigt sammenfald mellem beskyttelsesomfanget af parternes respektive varer og tjenesteydelser.

 

Princippet om udvidet beskyttelse for velkendte mærker, når det handler om mærkelighed, er blandt andet blevet bekræftet i Sø- og Handelsrettens afgørelse U 1998 1029, hvor mærket AMW blev anset for forveksleligt med det velkendte mærke BMW i klasse 12.

 

I indehavers bemærkninger af 20. april 2011 til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar gøres det med hensyn til spørgsmålet om forvekslelighed gældende, at princippet om udvidet beskyttelse for velkendte mærker i forhold til spørgsmålet om mærkelighed ikke har støtte i dansk ret, hvor et velkendt mærke alene kan opnå beskyttelse udover varelighedskriteriet.

 

Dette bestrides af indsiger, jf. ovennævnte afgørelse fra Sø- og Handelsretten. Indsigers anbringende om udvidet beskyttelse for velkendte mærker med hensyn til mærkelighedsvurderingen bekræftes tillige af de officielle retningslinier fra Patent- og Varemærkestyrelsen, som er at finde på vmguidelines.dkpto.dk under overskriften ”Forvekslelighed af velkendte mærker”, jf. bilag 16. Det fremgår bl.a. af disse retningslinier, at

 

… Dette betyder, at et ældre velkendt mærke, der er velkendt for de samme eller lignende varer, som et yngre mærke er registreret eller anvendt for, kan opnå en ”større” beskyttelse i forhold til ligheden mellem mærkerne.

 

Dette synspunkt har desuden støtte i praksis fra EF-Domstolen, jf. vores henvisninger nedenfor til afgørelsen L’Oreal (FLEXI AIR) samt sagen C-251/95 SABEL, præmis 24.

 

PAGO-afgørelsen

Det gøres gældende, at idet indsigers ældre varemærke SKY er et EF varemærke, er varemærkets renommé i et eller flere EU medlemslande ensbetydende med, at mærket er velkendt i EU. Der henvises til afgørelsen i EF-Domstolens sag C-301/07 Pago International GmbH v Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, præmis 30:

 

The answer to the first question referred is therefore that Article 9(1)(c) of the regulation must be interpreted as meaning that, in order to benefit from the protection afforded in that provision, a

Community trade mark must be known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark, in a substantial part of the territory of the Community, and that in view of the facts of the main proceedings, the territory of the Member State in question may be considered to constitute a substantial part of the territory of the Community.

 

I nærværende sag er indsigers dokumentation omfattende, især med hensyn til anvendelsen af varemærker bestående af, eller indeholdende SKY, i England. Idet området Østrig var tilstrækkeligt til at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område i PAGO-afgørelsen, må det samme så meget desto mere gøre sig gældende for England, hvis indbyggertal er større.

 

Patent- og Varemærkestyrelsen anfører i sit høringssvar af 21. marts 2011, at PAGO-afgørelsen ikke støtter indsigers anbringende om, at et EF varemærke, som er velkendt i ét medlemsland, kan opnå samme brede beskyttelse i hele EU.  Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen skal mærket være velkendt i Danmark, for at indsiger kan påberåbe sig udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, 1).

 

EF-varemærkets enhedskarakter

Indsiger deler ikke Patent- og Varemærkestyrelsens mening, som strider imod EF-varemærkets enhedskarakter, jf. såvel præmis 3 i præamblen til varemærkeforordningen som forordningens artikel 1(2). Sidstnævnte bestemmelse lyder som følger:

 

EF-varemærker har enhedskarakter. Det har samme retsvirkning overalt inden for Fællesskabet: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Fællesskabet [vores fremhævning]. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.

 

Når man taler om et EF-varemærke, er der således ikke hjemmel for at sondre mellem den grad af beskyttelse, der er opnået i en EU medlemsstat, og andre medlemsstaters beskyttelse. På grund af dets enhedskarakter skal et EF-varemærke have samme retsvirkning i hele EU og, såfremt et sådant varemærke nyder en udvidet grad af beskyttelse i henhold til varemærkeforordningens artikel 8(5) i et medlemsland, skal en tilsvarende beskyttelse også gælde i de andre medlemslande.

 

Der henvises til præmis 41 i Forslag til afgørelse fra generaladvokat E. Sharpston vedrørende PAGO sagen C-301/07, hvor det bl.a. anføres, at

 

… Hvad der i denne henseende udgør en væsentlig del af Fællesskabet afhænger ikke af nationale grænser, men må afgøres ud fra en bedømmelse af alle relevante omstændigheder i sagen, hvor der navnlig tages hensyn til i) den kundekreds, som er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og den andel af denne kundekreds, der kender til varemærket, samt ii) betydningen af det område, hvor varemærket er velkendt, som defineret ud fra faktorer såsom områdets geografiske udstrækning, befolkning og økonomiske betydning.

 

Som det fremgår af generaladvokatens udtalelse, bør nationale grænser ikke være afgørende for, hvordan man definerer en væsentlig del af Fællesskabet.

 

Dette synspunkt deles af den ungarske Metropolitan Court i en afgørelse fra 17. november 2010, som vedlægges i kopi som bilag 17. Retten fandt, at mærket SKYPARK er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til SKY, herunder EF-varemærkeregistreringen for SKY som er påberåbt i nærværende sag. Retten henviste til PAGO-afgørelsen og bestemte, at som konsekvens heraf skulle spørgsmålet om EU varemærkets velkendthed ikke undersøges konkret i Ungarn for så vidt angår ungarske forbrugere, hvorimod det relevante spørgsmål var, hvorvidt mærket var velkendt i en væsentlig del af Fællesskabet.

 

Patent- og Varemærkestyrelsen henviser i sit høringssvar til den undersøgelse af 8. marts 2011, der er foretaget af Max Planck Instituttet vedrørende EF-varemærkesystemets generelle funktion.  I henhold til denne undersøgelse bør et ældre EF-varemærke kun kunne gøres gældende, såfremt alle betingelser for beskyttelse er opfyldt i de respektive medlemslande, og dette bør fremgå af præamblen til varemærkedirektivet. 

 

Heroverfor gør indsiger gældende, at den eksisterende lovgivning, som udtrykkeligt foreskriver EF-varemærkets enhedskarakter, nødvendigvis må finde anvendelse, indtil lovgivningen ændres. Det bemærkes i denne forbindelse, at varemærkelovens § 15 stk. 3, 1) udtrykkeligt henviser til EF-varemærker, som reguleres i henhold til varemærkeforordningen. På dette grundlag, og i henhold til PAGO-afgørelsen, kan indehaveren af EF varemærket påberåbe sig den bredere beskyttelse, som skyldes mærkets renommé i en betydelig del af Fællesskabet, i dette tilfælde i England, Irland, Italien og Spanien.

 

Indsigers ældre EF-varemærke SKY bør derfor betragtes som et velkendt varemærke, også i Danmark, uanset at den fremlagte dokumentation kun relaterer sig til Denmark i et begrænset omfang. Indsiger kan derfor kræve udvidet beskyttelse i forhold til de almindelige principper om forvekslelighed i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, jf. § 15, stk. 3, 1) samt vores bemærkninger ovenfor.

 

Dokumentation for indsigers mærkers renommé

Indsiger henviser til “Witness Statement of Simon Robert MacLennans on behalf of the Opponent” (”Vidneerklæringen”) fremlagt som bilag 18, og til de bilag, der henvises til heri.

 

Det fremgår af Vidneerklæringen, at indsiger har anvendt SKY som en del af selskabsnavnet og som varemærke i udpræget omfang og uafbrudt i en periode på over 20 år i England og Irland og at varemærket SKY som følge heraf er blevet kendt i England og Irland for tjenesteydelser i relation til TV og interaktive tv-udsendelser, tv-underholding, tv-udstyr og relaterede varer og tjenesteydelser, herunder telekommunikation og online-ydelser.

 

Vi fremlægger følgende dokumentation til støtte for mærkets velkendthed:

 

·         Kopi af side 12-13 i Vidneerklæringen, der viser en tabel over antallet af abonnenter til SKY-kanaler i England mellem 1992 og 2009 sammen med de tilhørende forklaringer til tabellen – bilag 19.

·         Kopi af side 31-33 i Vidneerklæringen, der viser en tabel over antallet af seere af SKY-kanaler i England. Ifølge denne tabel har mere end 14 millioner mennesker set SKY SPORTS i marts 2004. Antallet for marts 2006 er mere end 15 millioner mennesker, i marts 2010 mere end 17 millioner seere – for SKY ONE er antallet næsten det dobbelte i marts 2010 med over 34 millioner seere – bilag 20.

·         Kopi af vidneforklaringer vedrørende renomméet for SKY, der er afgivet af Mr. Walley dateret henholdsvis 16. september 2005 og 20. december 2006 – bilag 21.

·         Kopi af side 10-11 i Vidneerklæringen vedrørende appellantens omsætning under SKY varemærket i England og Irland mellem 1998 og 2009 – bilag 22.

·         Kopi af side 68 i Vidneerklæringen vedrørende indsigers markedsførings–, annoncerings- og reklameudgifter for SKY varemærket mellem 1998 og 2009 – bilag 23.

·         Kopi af side 69-70 i Vidneerklæringen, der viser en tabel over årene 1995 – 2005 baseret på en vurdering foretaget af de uafhængige analysefirmaer Nielsen Media Research og Universal McCann vedrørende "above the line" markedsføringsudgifter for varemærket SKY i England, herunder markedsføring i pressen, på TV, radio, biografer, plakater og udendørs medier. Tabellen understøttes af Nielsen Media Research detaljer – bilag 24.

·         Kopi af side 2 i Vidneerklæringen, som henviser til at SKY er blevet velkendt i Irland og side 14-15, som viser omsætningstal for England og Irland mellem 1998 og 2007, samt markedsføringsudgifter for samme periode – bilag 25.

·         Kopi af udvalgte artikler udgivet i kampagne- og marketingmagasiner. Denne dokumentation viser, at udover at have en høj placering blandt alle annoncører, er indsiger blandt de mest aktive annoncører i underholdnings– og mediesektoren – bilag 26.

·         En liste over priser som SKY NEWS og SKY SPORTS kanalerne har vundet, hvilket bl.a. viser SKY SPORTS kanalens udmærkelse indenfor direkte transmission og innovation indenfor interaktivt fjernsyn – bilag 27.

·         Bevis for omfanget af pressedækning af indsigers SKY mærke, herunder resultatet af en søgning foretaget af en online nyhedsudbyder kaldet Factiva, som er ejet af Reuters og Dow Jones. Kopi af udvalgte artikler fra et bredt udvalg af engelske aviser, herunder The News of the World, The Independent on Sunday, The Sun, The Guardian, The Sunday Times og The Financial Times. Der er ligeledes artikler fra internationale aviser så som Liberation, La Tribune, tyske publikationer og den danske avis Børsen – bilag 28.

·         Kopi af artikler og pressemeddelelser vedrørende mobile serviceydelser, specielt SKY MOBILE TV, herunder live-kanalen SKY SPORTS NEWS – bilag 29.

·         Dokumentation for indsigers publikation SKY THE MAGAZINE, som udgives hver måned med TV højdepunkter og informationer. Oplaget af dette magasin er af ABC blevet anslået til 5,43 millioner i 2002, 6,39 millioner i 2003, 6,71 millioner i 2004 og 6,87 millioner i 2005. Denne publikation havde det største oplag af et magasin at være i England i 2006. Uddrag af artikler fremgår af Campaign og Media Week og uddrag af presseartikler er vedlagt – bilag 30.

·         Yderligere magasiner er blevet lanceret i 2006 og 2007, nemlig SKY MOVIES MAGAZINE og SKY SPORTS MAGAZINE, jf. vedhæftede kopier af eksempler – bilag 31.

·         Kopi af magasinet Management Today fra december 2009, der viser tabel med overskriftet ”Most Admired” league table 2009 (Mest Ansete i 2009), hvor indsigers selskab – forkortet BSkyB – ses som nummer 1 – bilag 32.

·         En kopi fra Business Week fra april 2010 med overskriften “The 50 most Innovative Companies”, med British Sky Corporation angivet som nummer 37 – bilag 33.

·         En liste over mærke fra Deloitte fra 2010 i alfabetisk orden med 100 virksomheder, som i særdeleshed har bestræbt sig på at beskytte og håndhæve deres varemærker indenfor domænenavne – SKY er nr. 1 i kategorien Media – bilag 34.

·         Ligeledes har den danske presse dækket appellanten og appellantens forretning. Vi vedlægger kopi af artikler fra danske aviser vedrørende varemærket SKY og/eller British Sky Broadcasting – bilag 35.

·         Derudover anses SKY for at være velkendt i Spanien, jf. en spansk afgørelse fra Oficina Espanola de Patentes y Marcas af 11. november 2010,hvor SKYLEARN fandtes forveksleligt med indsigers mærker SKY og SKY+, som vedlægges med tilhørende engelsk oversættelse som bilag 36.

·         Brugen af SKY på vegne indsiger har også været udtalt i Italien, jf. vedlagte vidneerklæring af 14. maj 2007 fra indsigers eksklusive italienske licenstager News America Incorporated (News Corporation), der vedlægges som bilag 37 med tilhørende exhibits MVF-1 til MVF-4.

 

EU-Domstolen har bekræftet, at særprægede mærker eller velkendte mærker nyder en udvidet grad af beskyttelse, jf. sag C-235/05 L’Óreal SA v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), præmis 36:

 

In that regard, as the more distinctive the earlier mark, the greater the risk of confusion (SABEL, paragraph 24), marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (see Canon, paragraph 18, and Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 20).

 

Sammenfattende viser ovenstående dokumentation utvivlsomt, at indsigers SKY mærker, herunder EF-varemærket SKY, er velkendte i England, Irland, Spanien og Italien og derfor er velkendte i en væsentlig del af Fællesskabet.

 

Derudover gøres det gældende, at idet en stor del af ovenstående dokumentation vedrører tjenesteydelser knyttet til Internettet eller til TV, og idet forbrugerne har adgang til at købe sådanne ydelser i Danmark, må indsigers varemærke SKY på grund af globaliseringen også betragtes som velkendt i Danmark.  Vi vedlægger en oversigt over danske internetbrugeres besøg på indsigers hjemmeside, herunder sky.com – bilag 38.

 

Tilstedeværelsen af et link

For at varemærkelovens § 15, stk. 3 (1) skal finde anvendelse skal mærkerne være identiske eller ligne hinanden. I henhold til EF-Domstolens praksis vedrørende artikel 8(5) i varemærkeforordningen er dette krav opfyldt, hvis lighederne mellem mærkerne er tilstrækkelige til at skabe et link mellem mærkerne i forbrugernes bevidsthed.  I henhold til EF-Domstolens sag C-408/01 Adidas-Salomon og Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd., præmis 31, er forvekslelighed ikke nødvendigt for at etablere et sådant link:

 

Spørgsmål 2 a) skal således besvares med, at den beskyttelse, der er fastsat i direktivets artikel 5, stk. 2, ikke forudsætter, at der mellem det renommerede varemærke og tegnet er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling af de to.  Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.

 

Det samme gør sig gældende for afgørelsen fra Retten i Første Instans af 16. december 2010 (nu appelleret til EF-Domstolen), nemlig de forenede sager T-345/08 og T-357/08 (i det følgende "BOTOX-afgørelsen"), hvor prioritetsældre registreringer for BOTOX i klasse 5, herunder en EF varemærkeregistrering, kunne hindre registrering af mærkerne BOTOLIST og BOTOCYL i klasse 3. BOTOX er velkendt for ”pharmaceutiske midler til behandling af rynker” i England på ansøgningsdatoen for det omstridte mærke, og Ankenævnet overtrådte dermed ikke artikel 8(5) i varemærkeforordningen, jf. præmis 64. Det blev endvidere i præmis 69 anført at:

 

I nærværende sager er manglen på muligheden for forveksling ubestridt.  Det er ej heller nødvendigt at fastslå en sådan sandsynlighed for forveksling for at opfylde betingelserne i artikel 8(5) i forordning nr. 40/94 (se præmis 65 ovenfor). Diskussionen er derfor begrænset til, om det på baggrund af Ankenævnets ræsonnement i de omstridte afgørelser kan konkluderes, at betingelsen om, at der skal foreligge en vis grad af lighed mellem de tidligere mærker og de omstridte mærker, således at den pågældende kundekreds etablerer et link, opfyldes.

 

Det gøres gældende, at indehavers registrering og brug af mærket SkyLine i Danmark vil have en skadelig effekt på særpræget af indsigers tidligere SKY mærker og vil føre til en udvanding heraf.

 

I henhold til præmis 85 i BOTOX-afgørelsen skader det særpræget på et ældre mærke, når mærkets evne til at identificere de varer og tjenesteydelser, som det er registeret og anvendes for, som hidrørende fra indehaveren svækkes, idet brugen af det yngre mærke fører til en udvanding af det ældre mærkes identitet og tilstedeværelse i de pågældende forbrugeres bevidsthed.

 

I henhold til BOTOX-afgørelsen er der ligeledes stor risiko for, at en ændring i den økomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de relevante varer og tjenesteydelser vil indtræde i fremtiden. Jo stærkere et ældre varemærkes særpræg og renommé, jo nemmere vil det være at acceptere at det påføres skade, jf. EF-Domstolens sag C-252/07 Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd, præmis 69.

 

På grund af indsigers ældre SKY mærkers renommé og det faktum, at indehavers mærke indeholder SKY som det indledende og dominerende element, er der risiko for, at forbrugerne etablerer et link mellem de to selskaber. Dette link skaber en risiko for udvanding af indsigers mærker, idet forbrugerne indenfor EU, herunder danske forbrugere, må antages at købe indehaverens varer i stedet for indsigers varer, såfremt de får den opfattelse, at varerne hidrører fra det samme kommercielle foretagende.

 

Som det fremgår af den fremlagte dokumentation til støtte for velkendtheden af indsigers mærke SKY, herunder brugen af dette mærke i Danmark, er danske forbrugere bekendt med SKY. Der er derfor en sandsynlighed for, at de etablerer et link mellem parternes respektive mærker, med deraf følgende forvekslingsrisiko. Forudsætningerne for anvendelse af bestemmelsen om velkendte mærker, der er formuleret af EF-Domstolen i sag C-252/07 INTEL og sag C-487/07 L’OREAL, nemlig at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i omsætningskredsens bevidsthed, er derfor blevet overholdt.

 

Konklusion

På grund af ligheden mellem varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38 og på grund af ligheden mellem de respektive mærker, eksisterer der en risiko for forveksling blandt forbrugerne i EU, herunder i Danmark. Dette er baseret på en generel vurdering af mærkerne, såvel visuelt, lydmæssigt som begrebsmæssigt, herunder at det indledende element SKY udgør det dominerende element i indehavers mærke SkyLine og kan medvirke til at skabe et link mellem mærkerne i den gennemsnitsforbrugerens bevidsthed. Hertil kommer, at der er identitet mellem varerne og tjenesteydelserne i de respektive mærker, således at ”produktreglen” finder anvendelse, hvorved kravene til mærkelighed bedømmes mere lempeligt. Betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 1, 2) er således opfyldt.

 

Derudover kan indsiger påberåbe sig en udvidet beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, 1), idet indsiger har ført bevis for, at SKY mærkerne er velkendte indenfor EU. Indehaverens brug af et lignende varemærke kan derfor skade indsigers prioritetsældre mærkers særpræg eller renommé.

 

På dette grundlag skal vi høfligst anmode om, at Ankenævnet giver indsiger medhold og ophæver den foreløbige registrering VR 2007 01096 SkyLine i sin helhed…”

 

 

Med brev af 2. maj 2011 protesterede indklagede ELRO Erhverv A/S, Danmark v/Kromann Reumert mod klagers brev af 26. april 2011 med følgende:

 

 

”… I ovennævnte sag har vi fra indsiger/klager torsdag den 28. april 2011 (med følgebrev dateret den 26. april 2011) modtaget meddelelse om et processkrift benævnt "svarskrift" til Ankenævnet samt modtaget en omfattende mængde nyt materiale og bilag til sagen. Ansøger har dog endnu ikke modtaget selve processkriftet.

 

Ansøger protesterer mod fremlæggelsen af nyt materiale i sagen samt mod eventuelle nye anbringender m.v., der måtte findes i ansøgers processkrift, hvilket uddybes nærmere i det følgende:

Klagesagens forløb indtil nu

Den 3. januar 2011 blev der i sagen indleveret ankeskrivelse med tilhørende bilag til Ankenævnet. Ansøger fremkom den 4. marts 2011 med sit svarskrift. Sagen blev derefter sendt til høring i Patent- og Varemærkestyrelsen, der afgav sit høringssvar den 21. marts 2011.

 

Herefter fik begge parter lejlighed til at afgive kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse i sagen, hvilket ansøger gjorde den 20. april 2011. Der er ikke ansøger bekendt givet adgang til at indlevere yderligere processkrifter eller bilag.

Ankenævnets frist for bemærkninger

Fristen for kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse var for begge parter fastsat til den 21. april 2011 (skærtorsdag). Som anført ovenfor, har ansøger først modtaget kopi af det af indsiger/klager fremsendte materiale torsdag den 28. april 2011, og ansøger har endnu ikke modtaget kopi af det "svarskrift", som indsiger/klager i følgebrevet har angivet at have fremsendt til ankenævnet.

 

Ansøger anmoder derfor ankenævnet om at oplyse, om det pågældende "svarskrift" samt det nye materiale/nye bilag har været Ankenævnet for Patenter og Varemærker i hænde inden fristens udløb. Såfremt det ikke er tilfældet, anmodes Ankenævnet for Patenter og Varemærker om allerede af denne grund at afvise begge dele.

Fristen for fremlæggelse af nye beviser er for længst udløbet

Såfremt materialet er modtaget af Ankenævnet indenfor fristen for kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse, anmodes Ankenævnet for Patenter og Varemærker alligevel om at se bort fra det af indsiger/klager indsendte nye materiale, idet fristen for fremlæggelse af nye beviser og dokumentation for længst er udløbet.

 

Det følger udtrykkeligt af ankenævnsbekendtgørelsens (Bkg. 892/2009) § 8, stk. 3, at beviser, der ikke har været fremlagt under behandlingen af sagen ved Patent- og Varemærkestyrelsen, skal fremlægges i klagen. Indsiger/klager har således ikke adgang til efterfølgende at fremlægge yderligere materiale i sagen.

 

Da materialet er indleveret efter fristen for at indlevere klagen (den 2. januar 2011) anmodes Ankenævnet om at afvise det af indsiger/klager ved skrivelse af 26. april 2011 fremlagte materiale.

Der er ikke adgang til at indgive yderligere indlæg

Det samme gælder for det "svarskrift", som indsiger/klager angiveligt har indgivet. Som anført indledningsvis har ansøger endnu ikke modtaget kopi af dette skrift, hvorfor den nærmere karakter af indholdet endnu ikke er ansøger bekendt. At dømme ud fra det omfattende materiale, som indsiger/klager har fremsendt, formoder ansøger dog, at der vil være nye anbringender i indlægget.

 

Det fremgår af bestemmelsen i ankenævnsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, at en part, der ønsker at fremkomme med yderligere indlæg eller anbringender, der ikke tidligere har været fremført, skal angive dette allerede ved klagen til Ankenævnet og dermed inden fristen for indlevering af klagen.

 

Indsiger/klager har ikke - hverken i klagen eller i øvrigt inden for fristen herfor, den 2. januar 2011 - angivet, at indsiger/klager ønskede at fremkomme med yderligere skriftlige indlæg i sagen.

 

Som det fremgår af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers retningslinjer - og som udtrykkeligt indskærpet i Ankenævnet for Patenter og Varemærkers følgebrev til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 21. marts 2011 - er der således på dette tidspunkt i processen alene mulighed for at fremkomme med kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar.

 

Ansøger anmoder derfor om, at Ankenævnet også af denne grund ser bort fra indsigers/klagers yderligere indlæg, i det omfang dette ikke udelukkende er kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar. Indlægget bør derfor, sammen med det yderligere materiale, afvises og bør ikke tillægges betydning i nærværende indsigelses-/ankesag.

 

Der ses ikke i denne sag at være særlige hensyn til sagens beskaffenhed, der tilsiger, at det bør tillades indsiger/klager at fremkomme med endnu et skriftligt indlæg og/eller yderligere bevismateriale på et tidspunkt, hvor begge parter allerede har indleveret deres skriftlige indlæg. Samtidig er der intet der tyder på, at det af indsiger/klager fremlagte bevismateriale ikke kunne være fremlagt sammen med klagen den 3. januar 2011, såfremt indsiger/klager havde ønsket at fremlægge det. Begge dele bør derfor afvises og udgå af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers behandling.

 

Såfremt Ankenævnet for Patenter og Varemærker tillader indsiger/klager at fremkomme med sit indlæg af 26. april 2011 samt tilhørende nye bilag, skal ansøger herved anmode om adgang til at kommentere på dette indlæg og de tilhørende bilag og således fremkomme med yderligere et skriftligt indlæg for Ankenævnet samt eventuelt yderligere dokumentation.

 

Ansøger anmoder ved samme lejlighed om, at klagesagen behandles mundtligt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Anmodningen begrundes med, at denne indsigelsessag - selv uden det nye materiale og nye indlæg fra indsiger/klager - har et ganske betydeligt omfang og omfatter mange aspekter. Afgørelsen i sagen har stor betydning for ansøger, som derfor bør gives adgang til også at udtale sig mundtligt omkring sagen.

 

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt Ankenævnet for Patenter og Varemærker måtte have spørgsmål til det ovenstående.

 

Kopi af dette brev er samtidig sendt til indsiger/klagers advokat, Lasse Arffmann Søndergaard Christensen / Michael Munch Østergaard, Gorrissen Federspiel Advokatfirma…”

 

 

Med brev af 5. maj 2011 fremsendte klager Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd. yderligere kommentarer til sit brev af 26. april 2011 samt modargumenter til indklagedes brev af 2. maj 2011:

 

 

”… I fortsættelse af vores skrivelse af 26. april 2011 og under henvisning til såvel skrivelsen fra Ankenævnet af 21. marts 2011 som til skrivelsen af 2. maj 2011 fra indehaver skal vi hermed fremkomme med følgende bemærkninger:

 

Indlæg og materiale til støtte for velkendthed

Det gøres først og fremmest gældende, at indsigers indlæg af 26. april 2011 i hovedsagen indeholder kommentarer til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar. Styrelsens høringssvar beskæftiger sig i vidt omfang med spørgsmålet om velkendthed, herunder ikke mindst relevansen af PAGO-afgørelsen fra EF-Domstolen, hvorfor indlægget skal indgå i Ankenævnets behandling af sagen.

 

Det gøres desuden gældende, at det af indsiger i forbindelse med indlægget af 26. april 2011 indleverede materiale, der udgør bevis for anbringendet om, at indsigers prioritetsældre SKY-mærker er velkendte og derfor nyder et udvidet beskyttelsesomfang i medfør af varemærkelovens § 15 stk. 3, 1), ligeledes skal indgå i Ankenævnets behandling af sagen.

 

Til støtte herfor skal anføres, at såvel indlæg som tilhørende materiale tjener til underbygning af det anbringende om velkendthed, der allerede er fremsat i selve klagen. Der er således tale om bevis for et rettidigt fremsat anbringende. Som følge af sent modtagne instruktioner om indgivelse af klagen har det ikke været muligt at angive materialet i klagen ligesom det ikke har kunnet etableres, hvornår det relevante materiale kunne forventes modtaget.

 

Imidlertid er materialet af helt afgørende betydning for sagens udfald, herunder spørgsmålet om mærkelighedsvurderingen, såfremt mærkerne ikke findes forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15 stk. 1, 2.

 

Såfremt materialet afvises fra sagen og der træffes en for indsiger ufordelagtig afgørelse på det foreliggende grundlag, vil denne være henvist til at få sagen prøvet ved Sø- og Handelsretten. Materialet bør derfor tillades i sagen også af procesbesparende grunde.

 

Hertil kommer, at Ankenævnsbekendtgørelsens § 13 stk. 2 åbner mulighed for, at formanden undtagelsesvist giver tilladelse til, at senere fremsendt materiale indgår i sagsbehandlingen. I den foreliggende situation er materialet dog fremsendt sammen med indsigers sidste indlæg og således forud for skriftvekslingens afslutning.

 

Vi skal således henstille, at der i betragtning af de særlige omstændigheder, der er anført ovenfor, gives tilladelse til, at vores indlæg af 26. april 2011 samt det dermed fremsendte materiale indgår i Ankenævnets behandling af sagen i fuldt omfang. I givet fald er indsiger indforstået med, at indehaver får adgang til at kommentere herpå, således at sagen kan belyses i tilstrækkeligt omfang på det administrative plan med henblik på undgåelse af en retssag.

 

Mundtlig behandling af klagesagen

I lighed med indehaver skal indsiger anmode om mundtlig behandling, herunder til brug for præsentation af det omfattende materiale…”

 

Det nye materiale i sagen blev tilladt fremlagt af formandskabet for Ankenævnet.

 

 

Med brev af 1. august 2011 kommenterede indklagede ELRO Erhverv A/S, Danmark v/Kromann Reumert det nye materiale med følgende:

 

”… Ankenævnet for Patenter og Varemærker har ved brev af 1. juni 2011 oplyst, at nævnet tillader, at indsigers nye indlæg og yderligere materiale kan indgå i sagen. Ansøger skal derfor hermed fremkomme med sit svar på indsigers skrivelse af 26. april 2011.

 

Ansøger fastholder sin påstand således som fremsat i skrivelse af 4. marts 2011 og anmoder om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2010 stadfæstes, således at indsigelsen afvises i sin helhed, og varemærkeregistreringen "SKYLINE" <w> VR 2007 01096 opretholdes i sin helhed.

 

Der henvises samtidig til ansøgers tidligere bemærkninger til Ankenævnet af 4. marts 2011 samt til ansøgers bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsen af henholdsvis den 6. november 2009 (sagens bilag A) og 7. juli 2010 (sagens bilag B). De tidligere bemærkninger og anbringender fastholdes således i det hele. De følgende bemærkninger er et supplement hertil:

 

 

generelt om skrivemåde og figurlig udformning

Som ansøger tidligere har påpeget, består indsigers varemærkeregistrering af et ordmærke, hvilket indebærer, at vurderingen af lighed mellem mærkerne i nærværende sag bør ske uden hensyntagen til den konkrete grafiske udformning af ansøgers mærke.

 

Betydning af skrivemåden i registreringen

Den formodede eller faktiske anvendelse af ansøgers mærke er uden betydning, ligesom det ikke kan tillægges betydning, at indsiger vælger at skrive ansøgers varemærke som "SkyLine". Tilsvarende har det ingen betydning for vurderingen af spørgsmålene i nærværende sag, om én eller flere af bogstaverne i indsigers mærke er skrevet med versaler eller ej - der er i alle tilfælde tale om ét ord. Dette er uddybende beskrevet i ansøgers svarskrift af 4. marts 2011, pkt. 2.1.

 

Dette følger endvidere (modsætningsvis) af Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines omkring Lighed mellem ordmærker[5] og er udtrykkeligt anført i OHIMs Opposition Guidelines, Part C: Opposition, Part 2, Chapter 2: C. Similarity of Signs[6]:

 

3.2. Visual comparison: practical criteria

 

[...] In the case of word marks, the word as such is protected and not its written form. Therefore, it is irrelevant whether word marks are represented in small or capital letters.

 

Sammenligningen skal således foretages mellem de to ord (dvs. kombinationen af bogstaver) og ud fra en helhedsbetragtning, jf. nærmere herom under pkt. 0 nedenfor.

 

Faktisk brug og skrivemåde

Ansøger har pr. 27. juli 2011 ændret registreringen af det omtvistede varemærke, således at det nu er registreret som SKYLINE <w> (mod tidligere SkyLine <w>). Som bilag D fremlægges opdateret udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register.

 

Ændringen skyldes, at ansøger ønsker, at registreringen i højere grad skal afspejle den faktiske brug (herunder også figurmærket, som tidligere beskrevet i ansøgers svarskrift af 4. marts 2011, pkt. 2.1.3). Med den ændrede registrering ønsker ansøger også at undgå enhver tvivl om, hvorvidt ordmærket anvendes opdelt. Der er - såvel før som efter ændringen - tale om ét samlet ord, der også skal vurderes som ét samlet ord.

 

Det er dog fortsat - som også anført ovenfor - ansøgers opfattelse, at skrivemåden i registreringen ikke har betydning for vurderingen, idet der er tale om et ordmærke.

 

Forvekslelighed

Indsiger har gjort gældende, at ansøgers registrering bør slettes på baggrund af bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2.

 

Ansøger fastholder, at der ikke mellem indsigers og ansøgers mærker foreligger mærkelighed, ligesom der ikke består en risiko for forveksling mellem parternes mærker.

 

Det skal indledningsvis erindres, at vurderingen af mærkelighed og forvekslelighed er en helhedsbedømmelse. Dette fremgår såvel af Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines[7] som af OHIMs og EU-Domstolens praksis - herunder af de domme, som også indsiger henviser til. Der kan altså ikke lægges afgørende vægt på enkeltelementer, men samtlige relevante elementer skal indgå i bedømmelsen.

 

Ingen bredere beskyttelse som følge af eventuel velkendthed

Indsiger har gjort gældende under henvisning til dommen U 1998.1029 S, at indsigers mærke bør tildeles en bredere beskyttelse - ikke blot som følge af, at beskyttelsen udstrækkes til også at omfatte ikke-ligeartede varer, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 - men tillige i forhold til forvekslelige varemærker efter bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

 

Ansøger bestrider fortsat, at indsigers varemærke er velkendt i Danmark (jf. nærmere pkt. 0 nedenfor), hvorfor spørgsmålet om udvidet beskyttelse allerede af denne grund er uden betydning.

 

Endvidere bestrider ansøger, at det forhold, at indsigers mærke skulle være velkendt, kan give indsigers mærke en bredere beskyttelse i forhold til forvekslelighedsbedømmelsen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Det fastholdes, at den faktiske risiko for, at forbrugeren forveksler de to mærker, ikke vil blive større, som følge at forbrugeren på forhånd kender det ene af to mærker.

 

I denne forbindelse skal det bemærkes, at dommen U 1998.1029S BMW/AMW ikke er afsagt på baggrund af § 15, stk. 1, nr. 2 om forvekslelige varemærker og således ikke vedrører bestemmelsen om forvekslelighed, men derimod er afsagt på baggrund af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 vedrørende velkendte varemærker. Det angives i dommens begrundelse, at Sø- og Handelsretten finder, at der også ved vurderingen af varemærker for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art kan tages hensyn til, om "brug ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet" (s.1031) - men ikke at det har betydning for forvekslelighedsbedømmelsen.

 

Ansøger bestrider, at registrering af ansøgers varemærke SKYLINE <w> indebærer nogen uretmæssig udnyttelse af særpræg eller renommé for varemærkerne SKY <w> eller SKY TV <w>, hvilket heller ikke er dokumenteret af indsiger (jf. nærmere under pkt. 0 nedenfor).

 

Der skal derfor foretages en sædvanlig forvekslelighedsbedømmelse i forhold til de to mærker.

 

Dominerede bestanddel - opdeling af mærket

Det er lagt til grund i alle indsigers bemærkninger og i hele indsigers argumentation, at "SKY" skulle være den dominerende bestanddel i SKYLINE <w>-varemærket. Dette bestrides og er heller ikke underbygget af indsiger.

 

Dette beror på den (efter ansøgers opfattelse) forkerte antagelse, at mærket SKYLINE <w> er sammensat af flere mærkeelementer, der kan opdeles og vurderes for sig. SKYLINE <w> er ét ord, der både læses, opfattes og udtales samlet. Der er ikke tale om et sammensat mærke og dermed heller ikke grundlag for at foretage en opdeling af ordet, således som indsiger har lagt til grund.

 

Det fremgår tydeligt af EU-Domstolens praksis, at der altid skal foretages en helhedsvurdering af de pågældende mærker, og altså ikke en opdeling i elementer. Dette følger blandt andet af præmis 23 i EU-Domstolens afgørelse i sagen C-251/94 SABEL/PUMA:

 

23 Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. [...] Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer.

 

Når der i EU-praksis m.v. henvises til sammensatte mærker (og complex trademarks), menes der ikke almindeligt forekommende sammensatte ord, men derimod "kunstige ordsammensætninger"[8]. Dette ses blandt andet også af OHIMs Opposition Guidelines Part C: Opposition, Part 2, Chapter 2: C. Similarity of Signs[9]:

 

2.1. Distinctive and dominant components

 

[...]

 

The notions of distinctive and dominant describe the well-known phenomenon that signs, unless they are unitary (such as single word, a single figure, a single colour), are perceived in normal life by focussing on the dominant element, that which distinguishes the sign. [...].

 

2.2. Assessment of the overall impression

 

[...]

 

However, it is not appropriate to split up a sign artificially, that is, in those cases where it is not likely that the public will perceive the sign as composed of different elements. In this evaluation, it should be taken into account that the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details.

 

(Fremhævning foretaget her.)

 

I EF-Domstolens afgørelse i sagen C-120/04, som indsiger henviser til, er ordmærket THOMSON LIFE <w> heller ikke er et naturligt forekommende sammensat ord.

 

Indsiger henviser til denne afgørelse til støtte for, at et ældre mærke, der har en "individuel karakteristisk rolle i det yngre sammensatte mærke" vil kunne føre til, at mærkerne anses som værende forvekslelige. Dette bestrides for så vidt ikke.

 

Derimod bestrides det, at resultatet i dommen kan finde analog anvendelse i nærværende sag, allerede fordi indsigers mærke SKY <w> ikke har en individuel karakteristisk rolle i ansøgers mærke SKYLINE <w>.

 

I THOMSON LIFE afgørelsen er LIFE mærkebestanddelen klart adskilt fra mærkets øvrige bestanddel THOMSON. Endvidere har de to mærkebestanddele i THOMSON LIFE ikke tilsammen et selvstændigt meningsindhold. Dette fører til, at LIFE mærkebestanddelen i afgørelsen betragtes som havende en "individuel karakteristisk rolle i det yngre mærke".

 

Indsigers mærke SKY har ikke en tilsvarende individuel og karakteristisk placering i ansøgers mærke, idet SKY indgår i det samlede ord SKYLINE, der i øvrigt har sit eget meningsindhold - udover blot sammenstillingen af "sky" og "line".

 

Den praksis der i øvrigt henvises til fra indsigers side (T-242/06 Miguel Cabrera Sánchez / OHIM / Industrias Cárnicas Valle, SA) omhandler sammensatte figurmærker, hvor det er mere oplagt at foretage opdeling, og hvor der også i højere grad end for ordmærker kan være tale om dominerende mærkeelementer. Dertil kommer, at Retten i samme sags præmis 45 (dvs. umiddelbart efter det af indsiger citerede) understreger, at der altid skal foretages en helhedsvurdering, og at der således netop ikke udelukkende kan foretages sammenligning mellem enkelte mærkeelementer:

 

45 However, this assessment does not amount to taking into consideration only one component of the trade mark and comparing it with another brand. Instead, the comparison must be made by examining the marks in question, each considered as a whole. However, this does not preclude that the overall impression created in the mind of the relevant public by a composite trade mark may, under certain circumstances, be dominated by one or more of its components (see, to that effect, the Court of 12 June 2007, OHIM / Shaker, C-334/05 P, not yet reported, paragraph 41, and cases cited therein).[10]

 

Denne praksis lader sig derfor ikke overføre direkte på nærværende sag og støtter i øvrigt heller ikke indsigers synspunkt.

 

Ansøger fastholder, at SKYLINE <w> ikke er et sammensat mærke og derfor må betragtes som en helhed. Det dominerende element - hvis et sådant findes - er således SKYLINE-ordet som helhed, og det er det samlede ord, der skal lægges til grund ved sammenligningen og forvekslelighedsvurderingen.

 

Mærkernes længde

Ansøger har tidligere anført, at indsigers mærke kun bør tilkendes et begrænset beskyttelsesomfang, idet der er tale om et meget kort mærke med en relativt lille grad af særpræg. Ansøger fastholder dette synspunkt.

 

Ansøger skal ikke bestride, at Patent- og Varemærkestyrelsen i enkelte tilfælde tillader registrering af étbogstavsmærker, såfremt disse har fornødent særpræg. Dette indebærer imidlertid hverken, at sådanne korte mærker generelt har fornødent særpræg til overhovedet at kunne opnå registrering, eller at de étbogstavsmærker, der undtagelsesvist opnår registrering, skal tilkendes en bred beskyttelse.

 

Baggrunden for den tidligere praksis var netop, at korte mærker generelt har en meget lille adskillelsesevne. At man nu har anerkendt, at sådanne mærker - i undtagelsestilfælde - dog vil kunne have tilstrækkeligt særpræg til at opnå en registrering, ændrer ikke herpå.

 

På tilsvarende vis vil meget korte mærker, herunder mærker kun bestående af tre bogstaver, generelt ikke besidde nogen høj grad af særpræg sammenlignet med længere mærker, og de kan derfor ikke tilkendes nogen bred beskyttelse imod lignende mærker.

 

Det fastholdes derfor, at SKY - både på grund af sin længde og sin karakter - er et svagt mærkeelement og har et begrænset beskyttelsesomfang. Der henvises i den forbindelse til de tidligere bemærkninger herom, særligt pkt. 2.2.1-2.2.2 (med henvisninger) i ansøgers svarskrift af 4. marts 2011.

 

De af indsiger fremlagte afgørelser

Indsiger har henvist til en lang række afgørelser både fra OHIM og fra det norske Patentstyret. Ansøger bemærker, at sådanne afgørelser naturligvis ikke er bindende for de danske myndigheder, herunder Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

 

Indsiger henviser i sin skrivelse af 26. april 2011 til OHIMs afgørelser vedrørende følgende mærker til støtte for sin påstand:

 

§    SKY CAPITAL

§    SKYEDGE

§    CINESKY

§    EUROSKY

§    PLANETSKY

§    SKY <fig>

§    SKYPARK

§    GOODSKY

§    ACTIVESKY

§    SKYLINK

§    SKY ROOM

§    TELESKY

§    SKYDRIVE

§    PHONESKYIP

§    SKYGLOBAL

 

Ét ord modsat to ord

Fælles for alle disse mærker - og for samtlige mærker der indgår i den praksis, som indsiger har påberåbt sig - er, at de består af det engelske ord SKY kombineret med et andet selvstændigt engelsk ord med sit eget meningsindhold, f.eks. EURO, ROOM eller GLOBAL - således at der dannes et nyt ord. Alle disse afgørelser omhandler dermed sammensatte ordmærker bestående af to forskellige ord, hvor det sammensatte ord i ingen af de nævnte afgørelser har en selvstændig betydning eller selvstændigt meningsindhold. Der er i alle afgørelser tale om kunstord eller - begreber, der ikke findes i sproget i forvejen.

 

I den ovenfornævnte afgørelse U 2009.754 H MINIMAL/MINIMAX udtaler Højesteret:

 

"Begrebsmæssigt adskiller de to ord sig væsentligt fra hinanden, idet MINIMAL er et velkendt ord med betydningen »mindst mulig«, mens MINIMAX er et kunstord, som har sit særpræg ved, at det indeholder modsætningen mellem »mini« og »max«."

 

På tilsvarende vis består ansøgers mærke i nærværende sag ikke blot af ordet "sky" kombineret med et andet ord, men derimod af ordet skyline, der har et selvstændigt og veldefineret meningsindhold, således som ansøger har beskrevet i sin skrivelse af 4. marts 2011. Ansøger anvender et almindeligt forekommende ord som varemærke og har således ikke "konstrueret" et varemærke ud fra indsigers mærke.

 

Der er derfor en helt grundlæggende forskel på ansøgers mærke i nærværende sag og de yngre mærker i de af indsiger fremlagte afgørelser. De af indsiger fremlagte afgørelser kan derfor ikke anvendes som vejledning i nærværende sag.

 

Den anden mærkebestanddels særpræg

Indsiger nævner selv i forhold til de mærker, der gøres indsigelse imod (side 6 i indsigers skrivelse af 26. april 2011), at de øvrige mærkebestanddele i disse mærker udgør "et mindre særpræget element". Eftersom der i alle disse sager har været tale om SKY kombineret med et meget lidt særpræget ord, er der ved mærkelighedsvurderingen i afgørelserne blevet lagt afgørende vægt på mærkernes ene mærkebestanddel, nemlig SKY.

 

Også på dette punkt er der grundlæggende forskelle mellem situationen i de af indsiger fremlagte afgørelser og den i nærværende sag foreliggende.

 

Konkret vurdering

Ansøger kan ikke tiltræde indsigers bemærkning (side 6 midtfor i indsigers skrivelse af 26. april 2011) om, at de refererede afgørelser skulle vise, "at længere mærker indeholdende elementet SKY samt et mindre særpræget element generelt anses for forvekslelige med SKY". En sådan udlægning har ingen støtte i afgørelserne, idet disse afgørelser bygger på en konkret vurdering af forvekslelighed samt de specifikke omstændigheder i hver enkelt sag.

 

Der opstilles ikke - og kan ikke opstilles - generelle regler, som gælder specielt for et enkelt varemærke. Der må også i nærværende sag foretages en konkret helhedsvurdering.

 

Udtalen af de to mærker

Det fastholdes, at en forbruger må antages at udtale ansøgers mærke som ét ord. At enkelte dele af dette ord hver for sig tillige har et selvstændigt meningsindhold er uden betydning. Der henvises i den forbindelse også til bemærkningerne under pkt. 0 ovenfor.

 

Mens der ved sammensatte ord er en naturlig anledning for en forbruger til at foretage en opdeling af mærket ved udtalen af ordet, forekommer det unaturligt og kunstigt at foretage en sådan opdeling, når der som her er tale om ét ord med et eget meningsindhold. Ved udtale af ordet "skyline" er der ingen pause eller ophold, som det eksempelvis vil være tilfældet ved "THOMSON LIFE" eller en række af de mærker, der nævnes i afgørelserne under pkt. 0 ovenfor.

 

Indledende element til fælles - indholdsmæssig betydning

Indsiger anfører under henvisning til afgørelserne T-183/02 og T-184/02 vedr. MUNDICOR/MUNDICOLOR, at der i kraft af ligheden i forhold til mærkernes indledende elementer består en større risiko for forveksling, end det ellers ville være tilfældet. Indsiger henviser endvidere til dommen T-22/04 vedr. WEST/WESTLIFE.

 

Igen er der tale om domme, hvor der gøres indsigelse imod et mærke bestående af to særskilte ord, der ikke tilsammen har noget selvstændigt begrebsmæssigt indhold. Det anføres også udtrykkeligt i præmisserne for de to afgørelser, at der er tale om separate ord, der kobles sammen for at skabe et mærke (og hvor betydningen må udledes af sammenstillingen af de to ord):

 

Forenede sager T-183/02 og T-184/02 - MUNDICOR/MUNDICOLOR:

 

90 Ordet »mundi« udgør imidlertid kun et præfiks i de omhandlede varemærker, mens den begrebsmæssige lighed mellem dem skal vurderes på grundlag af den evne til at vække associationer, som de hver især besidder som helhed. I denne forbindelse bemærkes, at mens præfikset »mundi« efterfølges af substantivet »color« (farve) i de ældre varemærker, hvorved der skabes en ordkombination, der uden at have en klar og bestemt betydning dog fremkalder visse forestillinger (såsom »verdens farver« eller »verden i farver«), der kan opfattes af målgruppen, efterfølges samme præfiks i det ansøgte varemærke af suffikset »cor« – et ord, som ikke har nogen betydning på spansk – således at dette varemærke, trods den evne til at vække associationer, der må tillægges præfikset »mundi«, i sidste ende ikke har nogen særlig begrebsmæssig betydning for den pågældende målgruppe.

 

[...]

 

95 For det første bemærkes, at selv om varemærkerne MUNDICOLOR vækker associationer, kan de ikke anses for at have en klar og bestemt betydning ud fra målgruppens synspunkt (jf. denne doms præmis 90).

 

T-22/04, WEST/WESTLIFE:

 

27 I det foreliggende tilfælde er tegnet Westlife sammensat af to ord, der er sat sammen, nemlig ordet »west«, der betyder vest eller Vesten, og ordet »life«, der betyder liv. Ordet »west« er således det ene af de to ord, som det ansøgte varemærke Westlife består af, og er det eneste ord, som det ældre varemærke West består af.

 

[...]

 

29 Således kan denne bestanddel, når den kobles sammen med det andet ord i varemærket »west«, opfattes af den relevante kundekreds som en henvisning til en livsstil.

 

Derved adskiller de to nævnte sager sig altså fra dette tilfælde, hvor ordet "skyline" i sig selv har en betydning, der ikke kun er en forestilling skabt ud fra enkeltdele.

 

Ansøger fastholder således også, at der ikke i nærværende sag er begrebsmæssig lighed mellem de to mærker, idet indsigers mærke på dansk betyder fortættet vanddamp, mens det på engelsk betyder himmel eller himmelen. Ansøgers mærke betyder derimod en bys silhuet.

 

Indsiger anfører i denne forbindelse, at "Den danske betydning af "sky" udgør en integreret del af det engelske sky-koncept, der omfatter "cloud"". Det er for ansøger ganske uklart, hvilket "engelsk sky-koncept" der henvises til, og hvorledes dette i givet fald måtte adskille sig fra det danske eller eksempelvis det tyske "sky-koncept". Det forhold, at man ved (på nogle dage) at kigge op mod himmelen vil kunne betragte skyer, gør naturligvis ikke de to begreber ens.

 

Indsiger nævner som sidebemærkning, at ordet "SKYLINE" udelukkende som bibetydning vil kunne betragtes som anført af ansøger, dvs. en bys silhuet set fra himmelen. Dette bestrides, og et ordbogsopslag viser da også med al tydelighed, at den primære og eneste betydning af ordet "skyline" på dansk er en bys silhuet mod himlen (bilag E og bilag F).

 

Indsigers mærkes særpræg

Ansøger fastholder, at indsigers mærke SKY <w> kun besidder en begrænset grad af særpræg, og at afgørelsen U 2009.754 H MINIMAL/MINIMAX samt ankenævnskendelsen vedr. SCAN/SCANBIRD har betydning for nærværende sag. Som det også fremgår af det af ansøger fremlagte materiale, anvendes ordet "sky" foran en lang række forskellige udtryk som et almindeligt præfix, hvorved man søger at indikere, at der er tale om varer af (sky)høj kvalitet, holdbarhed, hurtighed, eller en anden central egenskab for de pågældende varer.

 

I den af indsiger fremhævede dom T-183/02 og T-184/02 vedr. MUNDICOR/MUNDICOLOR udtaler Retten: "Ordet »mundi« udgør imidlertid kun et præfiks i de omhandlede varemærker" og Retten når på baggrund heraf frem til, at der ikke foreligger begrebsmæssig lighed mellem de to mærker. Denne del af dommen finder analog anvendelse på nærværende sag, hvor indsigers mærke på tilsvarende vis er at betragte som et præfiks, jf. også pkt. 2.2 (med henvisninger) i ansøgers svarskrift af 4. marts 2011.

 

Under henvisning til dommen T-31/03 vedr. GROUPO SADA/SADIA anfører indsiger, at den formelle sameksistens mellem to mærker kun kan tages i betragtning ved vurderingen af, om to mærker er forvekslelige, hvis det under ansøgningsproceduren for det yngre mærke er bevist, at der ikke hos den relevante kundekreds består en risiko for forveksling hermed.

 

Selv hvis dommen indebærer, at man under nærværende indsigelsessag ikke kan lægge afgørende vægt på det forhold, at der ved siden af indsigers og ansøgers mærker består en lang række andre mærker indeholdende SKY, indebærer dette ikke, at præfikset SKY derved automatisk har sædvanligt særpræg. De faktiske forhold - herunder at "sky" anvendes i et stort antal sammenhænge som både uregistrerede og som registrerede varemærker - skal fortsat inddrages i sagen. Hertil kommer, at ordet "sky" - i modsætning til mærkerne SADA/SADIA i den nævnte sag - i udgangspunktet har et svagt særpræg, på grund af den delvis deskriptive karakter. 

 

Det tidligere anførte omkring "sky"/"SKY" som et svagt mærkeelement fastholdes således.

 

Velkendthed

Indsiger har - med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 - gjort gældende, at dennes varemærke SKY <w> er velkendt, at forbrugerne vil antage, at der består en forbindelse mellem indsigers og ansøgers mærker, og at der som følge heraf vil indtræde en skadevirkning på indsigers mærkes særpræg.

 

Dette bestrides af sagsøger, jf. nærmere i det følgende:

 

Indsigers mærke er ikke velkendt

Ansøger bestrider, at indsigers varemærke SKY er velkendt i England, Irland, Italien, Spanien eller Danmark, hvorfor indsigers mærke ikke kan betragtes som velkendt i EU.

 

I afgørelsen C-375/97 CHEVY/CHEVY udtalte EU-Domstolen sig om, hvorledes det afgøres, om et varemærke kan betragtes som værende velkendt i ét område, jf. varemærkedirektivets (89/104) artikel 5, stk. 2, der ligger til grund for bestemmelsen i den danske varemærkelovs § 15, stk. 3.

 

I dommen slår man fast, at et varemærke for at kunne betragtes som velkendt "skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket".

 

Det må således kræves, at forbrugere af radio- og TV-ydelser har en høj grad af kendskab til indsigers mærker, ligesom indsiger må påvise, at disse forbrugere forbinder indsigers mærke med ydelser indenfor dette område.

 

Det fremgår desuden forudsætningsvis af præmis 27 og præmis 30 i C-375/97 CHEVY/CHEVY, at det er den nationale ret, der foretager vurderingen af, om et varemærke er velkendt. Derfor vil det også være nationale (i dette tilfælde danske) processuelle regler, der finder anvendelse på vurderingen. Kravene til dokumentation fremgår blandt andet af Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines om Dokumentation for velkendthed[11].

 

Indsiger har fremlagt en betydelig mængde materiale til støtte for sin påstand. Ansøger vil nedenfor fremkomme en række bemærkninger hertil:

 

"Vidneforklaringer"

En stor del af det fremlagte materiale udgøres af "vidneudtalelser", der i realiteten er afgivet af indsiger selv eller af personer, som efter indsigers instrukser og mod betaling har afgivet forklaringer i tidligere indsigelsessager til støtte for indsiger. Dette gør sig gældende i forhold til sagens bilag 18 (inklusiv bilag), 21, 25, 36 og 37.

 

Af enkelte af disse bilag fremgår det tydeligt, at der er tale om et "witness statement [...] on behalf of the opponent" (altså en partsforklaring), mens det i forhold til de andre dokumenter er mindre åbenlyst.

 

I forhold til vidneforklaringen, der anvendes som indsigers bilag 25, fremgår det ikke, hvem der udtaler sig, hvorfor forklaringen allerede af denne grund må tilsidesættes.

 

I forhold til disse dokumenter bør det haves for øje, at der ikke et tale om vidneudtalelser eller bevismateriale, således som dette begreb almindeligvis opfattes og anvendes i dansk ret, men derimod partsindlæg afgivet udelukkende til støtte for indsiger. Sådanne indlæg kan ikke tillægges nogen dokumentationsværdi.

 

Alle de nævnte "vidneudsagn" omtaler en lang række begivenheder, der efter ansøgers opfattelse ikke er relevante i forhold til at fastslå, om mærket SKY kan betragtes som værende velkendt eller ej. Det drejer sig bl.a. om investeringer i f.eks. programmateriale samt virksomhedens generelle omsætning. Sådanne tal viser intet om indsigers mærkes bekendthedsgrad eller adskillelsesevne.

 

Endvidere må det haves for øje, at de fremlagte "vidneudsagn" alle er udarbejdet til brug for indsigelsessager, hvori de faktiske forhold adskiller sig betydeligt fra forholdene i nærværende sag.

 

Forbrugerundersøgelser m.v.

Flere steder i det af indsiger fremlagte materiale henvises der til bestemte forbrugerundersøgelser, der angiveligt viser, at en bestemt del af forbrugerne, f.eks. i et enkelt land, har kendskab til ét eller flere af indsigers mærker.

 

Også her er der tale om undersøgelser, der er foretaget af eller for indsiger på baggrund af dennes instrukser og mod betaling fra indsiger. Der er altså tale om ensidigt indhentede erklæringer, som normalt også vil blive afvist ved domstolene.

 

Endvidere må det i forhold til sådanne undersøgelser erindres, at det forhold, at en forbruger kender eller genkender et varemærke, ikke nødvendigvis er udtryk for, at dette varemærke har en høj grad af adskillelsesevne og dermed bør tilkendes en bredere beskyttelse, således som påstås af indsiger.

 

Tidligere indsigelsessager

Som bilag 10 samt bilag 69 til indsigers bilag 18 fremlægges en liste over indsigelsessager, hvor indsiger tidligere har fået medhold. Igen er der tale om afgørelser, hvor indsiger har nedlagt indsigelse imod et yngre mærke bestående af to sammensatte ordelementer, der ikke tilsammen har et selvstændigt meningsindhold, hvorfor sagerne adskiller sig betydeligt fra situationen i nærværende indsigelsessag. Der henvises også til bemærkningerne under pkt. 0 ovenfor.

 

Langt hovedparten af OHIM afgørelserne er endvidere afsagt på baggrund af varemærkeforordningens (207/2009) artikel 8(b) vedrørende forvekslelige varemærker og ikke forordningens artikel 8(5) vedrørende velkendte varemærker, hvorfor disse afgørelser ikke kan tages til udtryk for, at indsigers mærke er velkendt.

 

Tidsmæssig relevans

Ansøger bemærker, at langt størstedelen af det af indsiger fremlagte materiale ikke er aktuelt. Således har indsiger f.eks. kun fremlagt årsrapporten for British Sky Broadcasting Group plc. for 2007 (bilag 18, bilag 71), men ikke for hverken 2008, 2009 eller 2010. Tilsvarende er det eneste vedlagte eksemplar af indsigers "Focus Channel guide" udgivet i marts 2008 (bilag 18, bilag 78).

 

Materiale vedrørende SKY i Danmark

Ingen af de førnævnte afgørelser fastslår, at indsigers mærke er velkendt i Danmark.

 

Indsiger fremlægger i alt 16 artikler fra danske aviser. Herudover viser indsigers bilag 38, at der har været ca. 30.000 - 40.000 (ikke unikke) besøgende på indsigers danske hjemmeside om året i løbet af 2008 og frem.

 

Materialet er udtryk for, at kun en meget lille del af de danske tv-seere benytter indsigers tjenester, og at omtalen af indsigers mærke i danske medier er yderst begrænset.

 

En række af de tjenester, som indsiger udbyder, er slet ikke tilgængelige i Danmark og har derfor ingen interesse eller relevans for danske kunder. Det gælder blandt andet internetforbindelser og mulighederne for video-on-demand. Det er derfor langt fra alle ydelser, som forbrugerne har adgang til at købe i Danmark (modsat hvad der anføres på side 12 i indsigers skrivelse af 26. april 2011).

 

Der er således ikke dokumentation for, at indsigers mærke er velkendt i Danmark.

 

Betydningen af PAGO-afgørelsen

Selv for det tilfælde, at indsigers varemærke måtte blive anset for velkendt i andre EU-lande, er dette ikke tilstrækkeligt for at opnå udvidet beskyttelse i Danmark. Dette fremgår direkte af Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines om Velkendte varemærker[12].

 

Imidlertid vil det være afgørende for, om et velkendt EF-varemærke kan opnå beskyttelse i Danmark efter bestemmelsen, at det også er velkendt i Danmark. Dette skyldes kravene om, at brugen af det yngre mærke skal kunne skabe en "sammenhæng" med det ældre velkendte varemærke, og at brugen af det yngre varemærke skal kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé. Om disse forhold er opfyldt vil afhænge af, hvordan den relevante omsætningskreds i Danmark opfatter mærkerne, herunder om det ældre mærke opfattes som et velkendt mærke.

 

Da indsigers mærke (jf. bemærkningerne netop ovenfor) ikke kan anses for velkendt i Danmark, er der således ikke grundlag for udvidet beskyttelse.

 

Dette er ikke i modstrid med PAGO-afgørelsen (EU-Domstolens afgørelse i sagen C-301/07 PAGO International GmbH mod Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH). PAGO-afgørelsen er meget konkret og rettet mod den konkrete markedssituation, der var gældende i hovedsagen. I PAGO-sagen var det pågældende mærke netop velkendt i samme land, som det blev håndhævet/påberåbt. Dette fremgår også af den præmis, der er citeret af indsiger:

 

30 [...], og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område.

 

Dette er ikke tilfældet i nærværende sag.

 

Der henvises desuden til ansøgers bemærkninger af 20. april 2011 samt i det hele til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, hvor dette - samt betydningen af PAGO-afgørelsen i øvrigt - er uddybende behandlet.

 

Tilstedeværelsen af et link

Indsiger har desuden henvist til afgørelsen C-408/01 Adidas/Fitnessworld til støtte for, at det ikke er nødvendigt at påvise en risiko for forveksling for at kunne anvende bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3.

 

Ansøger skal hertil bemærke, at vurderingen - også i disse tilfælde - under alle omstændigheder indebærer, at der skal foretages en vurdering af mærkernes lighed for efterfølgende at kunne fastslå, om denne lighed fører til, at forbrugerne antager, at der består forbindelse mellem de to mærker.

 

Vurderingen er altså toleddet: Først fastslås det, om der er mærkelighed. Dernæst må det vurderes, om denne mærkelighed a) kan føre til en risiko for forvekslelighed (sammen med en eventuel varelighed) - forvekslelighedssituation - eller b) kan føre til, at forbrugerne, antager, at der er en forbindelse mellem de to mærker.

 

Det er ansøgers klare opfattelse, at der ikke er lighed mellem indsigers og ansøgers mærker, jf. pkt. 0 ovenfor samt i det hele ansøgers tidligere skrivelser.

 

Endvidere bestrides det, at den relevante forbrugerkreds skulle antage, at der forligger en forbindelse imellem de to mærker.

 

Mens indsigers mærke SKY således anvendes for en lang række ydelser, hvor mærket anvendes sammen med et andet (typisk deskriptivt mærke) så som SPORTS, MOVIES ellers NEWS, består indsigers mærke af ét enkelt ord med et eget selvstændigt meningsindhold. Derfor består der ikke nogen nævneværdig risiko for, at den relevante forbrugerkreds skulle opfatte ansøgers mærke som en betegnelse for en ydelse, der stammer fra indsiger. Dette understøttes også af den faktiske brug af mærket.

 

Faktisk skade på renommé eller særpræg

Efter den af indsiger påberåbte bestemmelse i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 vil et velkendt varemærke kun i fire forskellige tilfælde kunne udgøre en registreringshindring for et yngre varemærke. Det drejer sig navnlig om utilbørlig udnyttelse af særpræg, utilbørlig udnyttelse af renommé, skade på særpræg og skade på renommé.

 

Det bemærkes, at indsiger alene påberåber sig, at der ved brugen af ansøgers mærke skulle indtræde skade på indsigers mærkes særpræg dvs. udvanding.

 

Sagsøger påberåber sig således ikke hverken, at der er tale om en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé, ligesom indsiger ikke påberåber sig, at der sker skade på indsigers mærkes renommé.

 

For at et mærke kan nægtes registrering som følge udvanding kræver BOTOX-dommen ligesom Intel-dommen, at indsiger fører bevis for, at der faktisk indtræder en skadevirkning på indsigers varemærke, eller at der, som minimum, består en alvorlig risiko herfor, hvis ansøgers mærke registreres.

 

I C-252/07 - Intel, (præmis 71) udtaler Domstolen:

 

71 [...] det forhold, at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, [fritager] ikke indehaveren af det ældre varemærke fra at fremlægge bevis for en faktisk og aktuel krænkelse af vedkommendes varemærke [...] eller for, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse vil indtræde i fremtiden.

 

I T-345/08 og T-357/08 BOTOX-dommen udtaler Retten (præmis 85):

 

85 [...] It follows that proof that the use of the later mark is or would be detrimental to the distinctive character of the earlier mark requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered consequent on the use of the later mark, or a serious likelihood that such a change will occur in the future."

 

(Fremhævning foretaget her.)

 

Indsiger har på ingen måde ført bevis for - endsige indikeret - at den relevante forbrugerkreds som følge af registreringen af indsigers mærke rent faktisk har ændret sin økonomiske handlemåde, eller at der i øvrigt på anden vis skulle ske en udvanding af indsigers varemærkes adskillelsesevne som følge af, at ansøgers mærke registreres, men anfører blot:

 

"Dette link skaber en risiko for udvanding af indsigers mærker, idet forbrugerne indenfor EU, herunder danske forbrugere, må antages at købe indehavers varer i stedet for indsigers varer, såfremt de får den opfattelse, at varerne hidrører fra samme kommercielle foretagende."

 

Eftersom ansøger allerede på nuværende tidspunkt anvender sit mærke i markedet, ville det være nærliggende for indsiger, såfremt der rent faktisk er indtrådt en skade på dennes varemærke, at fremlægge dokumentation herfor.

 

Det gøres gældende, at indsiger, selv hvis dennes mærke er velkendt, og der foreligger et "link" mellem indsigers og ansøgers varemærker, ikke har påvist, at der er indtrådt eller vil indtræde skade på indsigers mærkes særpræg (udvanding).

 

I øvrigt skal det nævnes, at forbrugerne, hvis der kun er tale om et "link" mellem de to mærker, netop ikke vil få den opfattelse, "at varerne hidrører fra samme kommercielle foretagende", allerede fordi der i en sådan situation ikke foreligger en risiko for forveksling.

 

afsluttende bemærkninger

Ansøger fastholder sine bemærkninger i skrivelserne til Patent- og Varemærkestyrelsen af 6. november 2009 og 7. juli 2010, samt i skrivelserne til Ankenævnet for Patenter og Varemærker af 4. marts 2011 og 20. april 2011 samt bemærkningerne ovenfor.

 

Samlet fastholdes det, at indsigelsen AN 2011 00002 bør afvises, og at registreringen for varemærket SKYLINE <w> (VR 2007 01096) bør opretholdes i sin helhed.

 

Som ansøger har bemærket i sit brev til Ankenævnet af 2. maj 2011, skal ansøger anmode om, at klagesagen behandles mundtligt for Ankenævnet.

 

Ansøger tager forbehold for at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen.

 

Bilag D:     Udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register

Bilag E:      Udskrift fra sproget.dk vedr. "skyline"

Bilag F:      Udskrift fra ordbogen.com vedr. "skyline"…”

 

 

Med brev af 16. august 2011 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen fornyet udtalelse i sagen:

 

 

”… Som svar på Ankenævnets brev af den 1. august 2011 skal styrelsen udtale følgende:

 

Klager har i brev af den 26. april 2011 til Ankenævnet i det væsentligste fremført de samme anbringender som i klagers ankeskrivelse af den 3. januar 2011. Vi skal derfor tillade os at henvise til vores tidligere udtalelse af den 21. marts 2011, og skal hertil supplerende bemærke følgende:

 

Klager har bl.a. henvist til, at de dominerende elementer i de to mærker er mærkedelen SKY, og at mærkerne derfor ligner hinanden.

 

Styrelsen er imidlertid uenig med klager i, at det angrebne mærke SKYLINE i vurderingen af ligheden mellem mærkerne bør opdeles i to mærkedele med forskellig dominans. At opdele mærket SKYLINE i ordelementerne ”SKY” og ”LINE”, og derved tillægge disse ord et væsentligt andet begrebsmæssigt indhold end det, der er indeholdt i ordet ”skyline”, giver efter styrelsens opfattelse et forvrænget indtryk af det forestillingsbillede, som mærket SKYLINE må forventes at give omsætningskredsen.

 

Ordet ”skyline” er ikke blot et engelsk ord, men er også et ord, der indgår i det danske sprog, og det kan således bl.a. slås op i Politikens Danskordbog i betydningen ”en bys el. bydels silhuet mod himlen, især om skyskrabere”. Det er derfor styrelsens opfattelse, at den kendte betydning af ordet ”skyline” som et almindeligt ord indebærer, at mærket SKYLINE ikke vil blive opfattet af omsætningskredsen som et mærke bestående af flere ord med forskellig dominans, men snarere opfatte mærket som ét ord, med ét begrebsmæssigt indhold.

 

På tilsvarende vis kan det efter styrelsens opfattelse heller ikke forventes, at en almindelig gennemsnitsforbruger umiddelbart vil opfatte ordet ”Samvittighed” som blot en sammensætning af personnavnet ”Sam” og ordet ”vittighed”, men snarere se ordet for hvad det er, nemlig ét ord med ét begrebsmæssigt indhold.

 

Anderledes forholder det sig med mærker, der består af sammensætninger af ord, der ikke udgør et almindeligt kendt ord. I sådanne sammensætninger vil de sammensatte ord fastholde en selvstændig betydning hver især, der vil være umiddelbart genkendelig for den relevante omsætningskreds. Dette er imidlertid ikke tilfældet i nærværende sag, hvor ordet ”skyline” udgør ét samlet ord.

 

Styrelsen skal derfor fastholde den i indsigelsesafgørelsen fremførte vurdering af ligheden mellem mærkerne, herunder at den begrebsmæssige forskel mellem mærkerne SKY og SKYLINE i sig selv kan begrunde en konklusion om, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at mærkerne kan anses for forvekslelige. Hertil kommer endvidere, at der er en ikke ubetydelig synsmæssig forskel mellem mærkerne, idet mærket SKYLINE er mere end dobbelt så langt som mærket SKY.

 

Styrelsen skal i den forbindelse tillade sig på ny at henvise til Ankenævnets afgørelse i sagen V 13/97 vedrørende mærkerne ROCKET og POCKET.

 

Klager har i brev af den 26. april 2011 på ny henvist til EU-domstolens afgørelse i Pago-sagen, ligesom klager henviser til den for EU-varemærket gældende ”enhedskarakter”. Klager anfører i den forbindelse, at ”enhedskarakteren” indebærer, at når et EF-varemærke nyder en udvidet beskyttelse i ét medlemsland, skal en tilsvarende beskyttelse også gælde i de øvrige medlemslande.

 

Styrelsen skal fastholde, at den for EF-varemærket gældende ”enhedskarakter” ikke har en sådan virkning.

 

Styrelsen skal i den forbindelse supplerende bemærke, at både vurderingen af, om der er en risiko for forveksling, og om der kan ske en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et velkendt varemærkes særpræg eller renommé, skal foretages i forhold til den relevante omsætningskreds. Eftersom der er tale om en indsigelse mod en dansk varemærkeregistrering, er den relevante omsætningskreds nødvendigvis omsætningskredsen i Danmark.

 

Det er således uden betydning om en eventuel engelsk, italiensk eller spansk omsætningskreds opfatter mærket SKY som et velkendt varemærke, når det skal vurderes, om en dansk omsætningskreds vil associere mærkerne SKY og SKYLINE med hinanden. Det er derfor afgørende for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at det dokumenteres, at varemærket SKY er velkendt i Danmark.

 

Styrelsen skal med disse yderligere bemærkninger fastholde såvel indsigelsesafgørelsen af den 2. november 2010, og styrelsens udtalelse til Ankenævnet herom af den 21. marts 2011.

 

Styrelsen skal således på ny henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes…”

 

 

 

Med brev af 7. september 2011 orienterede Patent- og Varemærkestyrelsen om, at mærket blev ændret:

 

”… I fortsættelse af vores brev af den 16. august 2011 kan vi oplyse, at indklagedes mærke er blevet ændret fra SkyLine til SKYLINE…”

 

 

Med brev af 16. september 2011 kommenterede indklagede ELRO Erhverv A/S, Danmark v/Kromann Reumert Styrelsens brev således:

 

”… Under henvisning til Ankenævnets brev af 17. august 2011 kan vi oplyse, at ansøger i det hele kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens bemærkninger af 16. august 2011 i ovennævnte indsigelsessag for Ankenævnet.

 

Ansøger har ikke yderligere bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar, men henviser til ansøgers indlæg til Ankenævnet af 4. marts 2011 og 1. august 2011 med henvisninger samt til ansøgers bemærkninger til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af 20. april 2011.

 

Ansøger skal samtidig fastholde sin anmodning om mundtlig behandling af sagen for Ankenævnet…”

 

 

Med brev af 19. september 2011 kommenterede klager Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd. Styrelsens brev med følgende:

 

 

”… På vegne af indsiger henvises der til Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar vedrørende ovennævnte appelsag dateret 17. august 2011 (men ikke modtaget før 7. september 2011).  Indsiger henviser ligeledes til ansøgers indlæg af 1. august 2011 hvoraf det fremgår, at ansøger har opnået en ændring af mærket SkyLine til SKYLINE under appelsagen.

 

Varemærkeændring – bemærkninger vedrørende proceduren

I høringssvaret af 17. august 2011 refererer Styrelsen til det ændrede mærke som et faktum, uden dog at nævne selve ændringen, som først efterfølgende er blevet meddelt indsiger, nemlig ved brev af 7. september 2011.

 

I henhold til principperne om administrativ rekurs og retssikkerhed skal sagens juridiske genstand bevares under anken af hensyn til sagens identitet. Styrelsen burde derfor, for at opretholde status quo/sagens identitet under appelsagen, have udsat behandlingen af mærkeændringen indtil en endelig afgørelse i sagen foreligger.

 

På trods af mærkeændringen skal vi på vegne af indsiger fremkomme med følgende bemærkninger til ansøgers indlæg af 1. august 2011 samt til Styrelsens høringssvar af 17. august 2011:

 

Mærkerne er fortsat forvekslelige

Indsiger fastholder sine tidligere påstande og anbringender vedrørende det tidligere mærke SkyLine, som også finder anvendelse på det ændrede mærke SKYLINE, jf. klageskrivelsen af 3. januar 2011 og indsigers indlæg af 26. april 2011. Det gøres således gældende, at der er lighed mellem mærkerne SKY og SKYLINE ud fra såvel visuelle, fonetiske og konceptuelle betragtninger og at der således, idet der foreligger direkte kollision mellem parternes varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38, som også bekræftet af Styrelsens indsigelsesafgørelse, består en risiko for forveksling mellem parternes mærker.

 

Der henvises atter til EF-domstolens afgørelse C-39/97, Canon Kbushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., præmis 17:

 

Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt.

 

Fast betydning af ordet ”skyline”

Ansøger hævder, at det er usandsynligt, at forbrugerne vil opfatte mærket som bestående af forskellige elementer, idet SKYLINE har en fast betydning. Denne argumentation fremgår også af Styrelsens høringsrapport, og såvel ansøgers som Styrelsens indlæg lader til at fokusere på den faste betydning af ordet ”skyline”.

 

Idet ordets første stavelse dog uomtvisteligt er ordet SKY, som udgør en del af det almindelige danske sprog, er der risiko for, at forbrugerne forbinder mærket SKYLINE med indsigers velkendte mærke SKY, samt at SKYLINE kan blive opfattet som en line-extension af indsigers mærke. Indsiger er derfor ikke enig i Styrelsens synspunkt om, at den konceptuelle forskel mellem mærkerne SKY og SKYLINE kan føre til den konklusion, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til at være forvekslelige.

 

Desuden fastholdes det, at endelsen ”line”, uanset om den skrives med små eller store bogstaver, er beskrivende for tjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation, og at forbrugernes fokus sandsynligvis vil være på den første og mest særprægede del af ansøgers mærke SKYLINE, nemlig elementet SKY.

 

Længden af mærket SKY

Indsiger er ikke enig i, at korte mærker såsom SKY ikke generelt kan gøre krav på en stærk beskyttelse og henviser atter til de tidligere fremlagte OHIM afgørelser som bekræfter, at SKY besidder en normal grad af særpræg for de relevante varer og tjenesteydelser.

 

Henset til det betragtelige renommé mærket SKY har, tjener denne sag til at vise, at også korte mærker kan gøre krav på en stærk beskyttelse. Indsiger fastholder derfor sine tidligere anbringender om, at den goodwill, der er forbundet med SKY, giver mærket en øget grad af særpræg. En sådan udvidet beskyttelse letter indehaverens adgang til at håndhæve sit mærke, jf. vores kommentarer nedenfor vedrørende SKY-mærkets renommé.

 

Vidneerklæringer og andre beviser

Ansøger afviser indsigers vidneerklæringer som ensidige, idet de er udarbejdet på indsigers anmodning. Indsiger fastholder dog disse vidneerklæringers relevans, idet deres formål er at dokumentere det renommé, der knytter sig til SKY. Ansøgers kommentarer vedrørende dokumentationens tidsmæssige relevans kan ikke tages i betragtning, idet beviser og materiale - set som helhed – tjener det formål at vise, at indsigers forretningsaktiviteter under varemærket SKY har stået på i adskillige år, hvilket har resulteret i et omfattende renommé. Desuden er visse dele af materialet fra 2009 og 2010 og således af nyere dato.

 

SKYs renommé samt udvidet beskyttelse

Indsiger fastholder sit anbringende om, at indsigers mærke SKY på grund af EU-varemærkets enhedskarakter, som hjemles i varemærkeforordningen, kan nyde en tilsvarende udvidet beskyttelse i Danmark, som resultat af indsigermærkets renommé i andre EU medlemslande. Der henvises til det omfattende materiale i form af bilag, som blev fremlagt med indsigers indlæg af 26. april 2011, herunder bilag 35 med danske presseklip, som omtaler indsigers kommercielle aktiviteter i forbindelse med varemærket SKY. Der er derfor behørigt grundlag for at anse mærket SKY som velkendt i Danmark.

 

På grund af det renommé, der knytter sig til varemærket SKY, vil forbrugerne sandsynligvis skabe en sammenhæng mellem mærkerne, og der er således en betydelig risiko for, at forbrugerne vil opfatte ansøgers mærke SKYLINE som et mærke, der angiver tjenesteydelser, som hidrører fra indsiger. For så vidt angår ansøgers bemærkninger vedrørende BOTOX-afgørelsen, hvortil der henvises i ansøgers indlæg af 26. april 2011, gentager indsiger sit tidligere anbringende; nemlig at jo stærkere et mærkes renommé er, jo større er risikoen for at påføre det skade.

 

Derudover gentager indsiger henvisningen til EU-domstolens sag C-408/01 Adidas-Salomon AG/Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (ADIDAS), præmis 31:

 

Spørgsmål 2 a) skal således besvares med, at den beskyttelse, der er fastsat i direktivets artikel 5, stk. 2, ikke forudsætter, at der mellem det renommerede varemærke og tegnet er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling af de to.  Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.

 

 

 

 

Ansøgers anbringende at:

 

”I øvrigt skal det nævnes, at forbrugerne, hvis der kun er tale om et ”link” mellem de to mærker, netop ikke vil få den opfattelse, at varerne hidrører fra samme kommercielle foretagende, allerede fordi der i en sådan situation ikke foreligger en risiko for forveksling”

 

er ikke korrekt. I henhold til ADIDAS er det ikke nødvendigt, at der er risiko for forveksling for at skabe et link mellem mærkerne.

 

Konklusion

Uanset den skete ændring af mærket SkyLine til SKYLINE anmodes Ankenævnet om at nægte endelig registrering af foreløbig dansk registrering nr. VR 2007 01096 SKYLINE, idet betingelserne i Varemærkelovens § 15, stk. 1, 2) og § 15, stk. 3, 1) er opfyldt.

 

Endelig, og med henvisning til Ankenævnets brev af 17. august 2011 (modtaget 7. september 2011), hvormed fremsendtes Styrelsens høringssvar, anmodes der samtidig om mundtlig behandling af klagesagen…”

 

 

Med brev af 14. december 2011 bilagt dagsorden blev parterne orienteret om, at Ankenævnet ønskede mundtlig forhandling i sagen. Mødet blev indkaldt til den 25. februar 2012.

 

 

Med brev af 11. januar 2012 fremsendte klager Gorrissen Federspiel på vegne Sky IP International Ltd påstandsdokument som følger:

 

”… Under henvisning til Ankenævnets indkaldelse til mundtlig forhandling af 14. december 2011 fremsendes hermed appellantens påstandsdokument i henhold til ankenævnsbekendtgørelsen § 15 stk. 2.

 

1. Appellantens påstand

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 2. november 2010 omgøres således, at indehavers foreløbige danske varemærkeregistrering nr. VR 2007 01096 SKYLINE afslås for samtlige ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38.

 

2. Appellantens anbringender

2.1 Fuld kollision/identitet mellem varer og tjenesteydelser

Indsigelsesafgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 2. november 2010 bekræfter, at der foreligger fuld identitet mellem parternes respektive varer og tjenesteydelser.

 

2.2 Mærkelighed

Visuelt genkendes det indledende element SKY som det særprægede og uafhængige element i indehavers sammensatte varemærke SKYLINE og bør derfor tillægges større vægt end den resterende del af mærket. Adskillige indsigelsesafgørelser fra OHIM har fundet længere mærker med den indledende bestanddel SKY forvekslelige med appellantens prioritetsældre SKY mærker, se vedlagte liste, herunder appelafgørelsen R 16/2009-2, vedlagt, hvor OHIM’s appelkammer fandt mærket GOODSKY forveksleligt med SKY på trods af den omstændighed, at SKY er et kort ord, idet SKY has a clear meaning which is distinctive in relation to the goods in question.

 

Udover at bekræfte, at det korte mærke SKY er et stærkt mærke, bekræfter OHIM afgørelserne også, at mærker, der indeholder SKY samt et mindre særpræget element – som SKYLINE i nærværende sag – generelt betragtes som forvekslelige med appellantens ældre mærke SKY.

 

OHIM’s afgørelser har ikke forholdt sig til spørgsmålet, hvorvidt SKY er velkendt og støtter derfor appellantens anbringende om, at mærkerne er forvekslelige allerede i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, 2.

 

Appellanten kan desuden – uanset spørgsmålet om velkendthed - påberåbe sig en høj grad af beskyttelse, da det er dokumenteret, at mærket SKY er velindarbejdet inden for EU, med deraf følgende højere grad af særpræg. Iflg. EF-domstolens afgørelse i sagen C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL), præmis 24, er der således større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes særpræg er.

 

Fonetisk er forbrugerne i de relevante industrier vant til engelske udtryk og derfor tilbøjelige til at udtale begge parters mærker på engelsk, hvilket bevirker en identisk udtale som følge af det fælles indledende element SKY.

 

Forbrugerne af appellantens varer og tjenesteydelser vil genkende mærket SKY som hidrørende fra en engelsk virksomhed. Brugen af engelsk er således en indlysende konsekvens af den omstændighed, at appellanten servicerer den globale teleindustri, herunder udbyder varer og tjenesteydelser, der er relateret til telekommunikation og Internettet. Mærkerne SKY og SKYLINE vil derfor blive udtalt ens i det omfang de deler elementet SKY, som tillige udgør det indledende og fonetisk særprægede element i ansøgers mærke. Der henvises atter til OHIM’s indsigelsesafgørelse B 721 920 SKY/SKYVENTURE, vedlagt, hvor OHIM bekræftede, at et varemærkes første del huskes bedst af forbrugerne.

 

Hvor konflikten mellem mærker ligger i begyndelsen af hvert mærke, er forvekslingsrisikoen større, idet ”forbrugernes opmærksomhed i almindelighed først og fremmest henledes på et ords begyndelse” jf. Forenede Sager T-183/02 og T-184/02 El Corte Inglés v OHIM – Gonzálex Cabello and Iberia Líneas Aéreas de Espana (MUNDICOR), vedlagt, præmis 83 og T-112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR), vedlagt, præmis 64-65.

 

Desuden henvises til afgørelsen fra EF-domstolen C-21/08 P Sunplus Technology Co. Ltd v Sun Microsystems, Inc. (SUNPLUS), vedlagt, som bekræftede afgørelsen fra Retten, nemlig at SUNPLUS var forveksleligt med SUN, jf. særligt præmis 42-43.

 

Konceptuelt repræsenterer den indledende og fælles mærkebestanddel SKY i indehavers mærke en betydning, som er identisk med betydningen af appellantens prioritetsældre mærke.

 

På denne baggrund finder appellanten ikke Styrelsens henvisning til appelafgørelsen V 13/97 ROCKET/POCKET analog, idet disse mærker betydningsmæssigt afveg markant fra hinanden, i modsætning til nærværende sag, hvor mærkerne SKY og SKYLINE begge består af eller indeholder ordet ”sky”. Der eksisterer således en konceptuel lighed mellem mærkerne, som ikke kan ignoreres i den nødvendige helhedsvurdering.

 

2.3 Helhedsvurdering

SKYLINE kan opfattes som et sammensat varemærke, som sammensætter ordene SKY og LINE til ét ord. Da den indledende bestanddel SKY udgør den første stavelse i mærket SKYLINE og har en fast betydning på såvel dansk som engelsk, er denne bestanddel klart genkendelig af forbrugerne af telekommunikation og Internet relaterede varer.

 

Appellanten gør desuden gældende, at den indledende bestanddel SKY i indehavers mærke vil dominere forbrugernes erindring af mærket.

 

Det samlede indtryk af det angrebne mærke domineres således af SKY hvorimod det efterfølgende element LINE er beskrivende for indehavers varer og tjenesteydelser, herunder telekommunikation og dermed relaterede varer. Der henvises til udtrykket ”at være on-line” når man anvender Internettet, hvilket afhænger af sikker telekommunikation. At tale i telefon kan også udtrykkes som at være ”on the line”. På dette grundlag er den beskrivende mærkebestanddel LINE ubetydelig i forhold til det samlede indtryk af ansøgers mærke, jf. afgørelsen fra Retten T-6/01 Matratzen Concord GmbH v OHIM, vedlagt, præmis 33-35 (bekræftet af EF-domstolen).

 

Desuden henvises til EF-domstolens afgørelse C-235/05 P L’Oréal SA v OHIM (FLEXI AIR), vedlagt, præmis 32, hvorefter fælleselementets særpræg vil dominere det globale helhedsindtryk af det sammensatte varemærke hvis de øvrige elementer har en svagere grad af særpræg.

 

Idet SKY bevarer en selvstændig adskillelsesevne i indehavers sammensatte mærke, hvilket også skyldes renomméet for SKY, kan offentligheden forledes til at tro, at varerne hidrører fra økonomisk forbundne virksomheder, jf. EF-domstolens afgørelse C-120/04 Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (THOMSON LIFE), vedlagt, præmis 29-32.

 

Da mærkerne frembyder ligheder såvel visuelt, fonetisk som konceptuelt må de betragtes som forvekslelige ud fra en helhedsvurdering. Da der er tale om identiske varer/tjenesteydelser finder produktreglen tillige anvendelse hvilket betyder, at kravene til mærkelighed er mindre rigide, jf. EF-domstolens afgørelse C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha V Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (CANON), vedlagt, præmis 17.

 

2.4 Afgørelser fra OHIM i parallelle sager

Der henvises til de i alt 48 indsigelsesafgørelser, der er truffet af OHIM til fordel for appellanten på grundlag af dennes ældre varemærke SKY. Disse fremgår af vedhæftede oversigt.

 

Appellanten gør gældende, at skønt Ankenævnet ikke er bundet af OHIM’s afgørelser, bør disse indgå i vurderingen af spørgsmålet om forvekslelighed mellem SKY og SKYLINE, idet appellantens prioritetsældre SKY mærker i nærværende sag er EF-varemærker og afgørelserne i øvrigt har retsvirkning i Danmark.

 

2.5 Appellantens mærke SKY er velkendt

Det gøres gældende, at som følge af det renommé, der er opnået til appellantens mærke SKY og dokumenteret i det fremlagte materiale, vil det forhold, at indehavers mærke SKYLINE inkorporerer SKY som den indledende bestanddel, kunne skabe en forbindelsesrisiko mellem parternes respektive mærker.

 

Skønt appellanten gør gældende, at mærkerne er forvekslelige allerede som følge af deres fælles bestanddel SKY, som dominerer indehavers sammensatte mærke, kræves der ikke forvekslelighed så længe der eksisterer en tilstrækkelig grad af lighed mellem det renommerede mærke og det efterfølgende tegn til at skabe et link, jf. EF-domstolens afgørelse i sagen C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd. (ADIDAS), vedlagt, præmis 31.

 

Appellanten har fremlagt dokumentation for det solide renommé som tilkommer SKY mærket, herunder navnlig for England og Irland. Der henvises især til OHIM’s indsigelsesafgørelser i sagerne B 958 100 SKY v SKYMEETING <figur>, vedlagt, side 7, og B 1 023 680 SKY v SKYPE <figur>, vedlagt, side 8. OHIM bekræfter her renomméet for SKY i England baseret på den dokumentation, der er fremlagt af appellanten i nærværende sag.

 

Rettens afgørelse i Forenede Sager T-345/08 og T-357/08 Helena Rubinstein SNC og L’Oréal SA v OHIM (BOTOX), vedlagt, præmis 52 bekræfter, at dokumentation, der er dateret efter ansøgningsdatoen for det omstridte mærke, også kan tages i betragtning såfremt det fremgår af dokumentationen, at renomméet var etableret forud for den relevante dato.

 

Der henvises til EF-varemærkets enhedskarakter, jf. EF-domstolens afgørelse C-301/07 (PAGO), præmis 30, som medfører, at den udvidede beskyttelse, der skyldes EF-varemærkets renommé i en eller flere medlemsstater, finder anvendelse så længe dette renommé gælder for en betydelig del af EU territoriet. Iflg. Generaladvokaten bør nationale grænser ikke afgøre hvad der udgør en betydelig del af EU territoriet.

 

Præmis 30: ”… forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at et EF-varemærke for at kunne nyde den beskyttelse, der følger af denne bestemmelse, skal være kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, og at den pågældende medlemsstats område, når henses til omstændighederne i hovedsagen, kan anses for at udgøre en væsentlig del af Fællesskabets område”.

 

Enhedskarakteren følger også af EF-domstolens afgørelse i sagen C-514/06 P Armacell Enterprise GmbH V OHIM (ARMAFOAM), vedlagt, præmis 57. Den beskyttelse, der følger af enhedskarakteren, må således være den samme i hele fællesskabet uanset forbrugernes opfattelse i en del af fællesskabet.

 

Det gøres gældende, at indehavers brug af et varemærke, der inkorporerer SKY som dets indledende og dominerende bestanddel for identiske varer og tjenesteydelser, kan skade særpræget for appellantens varemærke SKY. Forbrugerne kan forledes til at tro, at registrering og brug af ansøgers mærke SKYLINE for identiske varer/tjenesteydelser er blevet godkendt af appellanten og udgør en variant af appellantens velrenommerede mærke SKY. På dette grundlag kan appellanten påberåbe sig et udvidet beskyttelsesomfang med hensyn til mærkelighedsvurderingen, også for så vidt angår Danmark.

 

3. Konklusion

Som følge af identitet mellem varer og tjenesteydelser samt mærkelighed, eksisterer der en risiko for forveksling blandt forbrugerne. Dette baseres på de visuelle, fonetiske og konceptuelle ligheder mellem mærkerne, herunder at SKY udgør den dominerende bestanddel af indehavers foreløbige registrering af SKYLINE. Betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 1, 2) er derfor opfyldt.

 

Dertil kommer, at appellanten kan påberåbe sig et udvidet beskyttelsesomfang i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 3, 1), idet appellanten har dokumenteret, at varemærket SKY er velkendt i EU.

 

Som følge af risikoen for forveksling blandt forbrugerne, gentager appellanten hermed sin anmodning til Ankenævnet om, at appellen tages til følge og VR 2007 01096 SKYLINE nægtes endelig registrering for samtlige varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38.

 

Til de mundtlige forhandlinger møder advokat Louise Stuhr og advokat Søren Høgh Thomsen på vegne appellanten.

 

Ovenstående udgør en opsummering af de væsentligste anbringender og de tidligere under skriftvekslingen fremsatte anbringender fastholdes således, medmindre de udtrykkeligt er frafaldet…”

 

 

Med brev af 11. januar 2012 fremsendte indklagede ELRO Erhverv A/S, Danmark v/Kromann Reumert påstandsdokument som følger:

 

 

”… påstand

Indsigelsen afvises i sin helhed og varemærkeregistreringen "SKYLINE" <w> VR 2007 01096 opretholdes i sin helhed.

 

Anbringender

Ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 - forvekslelighed

§    Der er ikke lighed mellem indsigers (SKY) og ansøgers (SKYLINE) mærker. Eventuelle ligheder mellem mærkerne er ikke tilstrækkelige til, at der opstår en risiko for forveksling mellem mærkerne for den relevante forbruger.

Generelt

§    Ansøgers mærke består af kun ét ord (SKYLINE) med et selvstændigt meningsindhold.

§    Ansøgers mærke, SKYLINE, er et almindeligt forekommende ord i det engelske sprog og ikke et sammensat mærke konstrueret ud fra indsigers mærke.

§    SKYLINE er ét ord, der både læses, opfattes og udtales samlet. Der kan ikke ved sammenligningen af mærkerne foretages en opdeling af ansøgers mærke.

§    Forvekslelighedsvurderingen skal ske på baggrund af helhedsindtrykket af ansøgers mærke og ikke ved at sammenholde dele heraf med indsigers mærke. Der er ikke én del af ansøgers mærke, der er dominerende i forhold til helheden.

§    Afgørelserne fremlagt af indsiger vedrører alle et sammensat mærke bestående af SKY kombineret med et andet ord med et selvstændigt meningsindhold, f.eks. BLOG, PHONE, CAPITAL, PLANET, PARK, GOOD, ROOM, hvorved der dannes et "fantasiord", der ikke i forvejen findes i sproget. Dette adskiller sig grundlæggende fra denne sag.

§    SKY er et kort mærke, der ofte anvendes som præfiks/forstavelse (ligesom f.eks. MINI, MAXI, MUNDI, DAN, SCAN, FLEX, EURO, STAR og SUN) og har derfor begrænset særpræg og følgelig begrænset beskyttelse.

§    Dansk ret yder ikke nogen særlig eller mere vidtgående beskyttelse for "familier" af varemærker (f.eks. SKY SPORTS, SKY MOVIE).

Mærkelighed

Visuelt

§    Ansøgers mærke er betydeligt længere end indsigers (7 henholdsvis 3 bogstaver), idet det består af to stavelser i modsætning til én. Indsigers mærke udgør mindre end halvdelen af ansøgers mærke.

§    I praksis "forsvinder" indsigers korte (SKY) mærke i ansøgers længere mærke (SKYLINE).

§    Registreringen angår et ordmærke. Den konkrete, figurlige brug af ansøgers mærke er derfor irrelevant for bedømmelsen af ansøgers varemærkeregistrering.

Lydmæssigt

§    Indsigers mærke er på én stavelse (sgy).

§    Ansøgers mærke består, når det udtales på engelsk, af to stavelser (sgaj-lajn) uden naturlig pause.

Begrebsmæssigt

§    Indsigers mærke SKY betyder på dansk "fortættet vanddamp, der svæver i himmelen", mens det på engelsk (alene) betyder "himmel".

§    Ansøgers mærke (SKYLINE) betyder en "bys eller bydels (især skyskraberpartis) silhuet mod himlen". Den begrebsmæssige betydning kan ikke deles op.

§    Der er således intet begrebsmæssigt sammenfald mellem mærkerne, uanset om de betragtes på dansk eller engelsk.

Ad varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 - velkendthed

§    SKY er ikke velkendt i (hele) EU eller i Danmark. Hvis SKY betragtes som velkendt i dele af EU, fører dette ikke til en udvidet beskyttelse for mærket i Danmark, hvor forbrugerne ikke er bekendt med mærket SKY.

§    Dommen C-301/07 (PAGO) vedrørte alene spørgsmålet beskyttelsen i Østrig af et EU-varemærke, der dokumentet var velkendt i Østrig og tager ikke stilling til omfanget af beskyttelsen i øvrige lande, hvor det ikke er dokumenteret, at mærket er velkendt.

§    Indsiger har ikke, som det kræves efter retspraksis (T-345/08 og T-357/08 BOTOX) bevist, at forbrugerne ændrer deres økonomiske adfærd som følge af ansøgers registrering (udvanding).

§    Der er ikke for forbrugerne anledning til at antage, at der består en forbindelse mellem indsigers og ansøgers mærker, og der er intet grundlag for faktisk skade på indsigers mærkes renommé…”

 

 

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 17. februar 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/fornyelser-og-aendringer-i-registreret/aendringer-i-registeret/maerkeaendringer/aendring-af-ordmaerker.aspx

[2] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem-varemaerker/lighed-mellem-maerker/lighed-mellem-ordmaerker/maerker-med-ofte-anvendte-maerkedele.aspx

[3] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem-varemaerker/lighed-mellem-maerker/generelle-kriterier-for-vurderingen-af-lighed/svage-maerkeelementer.aspx

[4] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem-varemaerker/lighed-mellem-maerker/lighed-mellem-ordmaerker/stavelser/maerker-paa-2-stavelser-over-for-1-stavelse.aspx

[5] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/forvekslelighed/forvekslelighed-mellem-varemaerker/lighed-mellem-maerker/lighed-mellem-ordmaerker.aspx

[6] http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_similarity_signs_en.pdf samt tilsvarende i The Manual Concerning Opposition fra OHIM: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_simi_of_signs.pdf

[7] Se note 5.

[8] Jf. også Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærke Guidelines omkring særpræg for ordsammensætninger:
http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/absolutte-hindringer/saerpraeg/ord--og-talmaerkers-saerpraeg/ordsammensaetninger.aspx

[9] http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_similarity_signs_en.pdf samt tilsvarende i The Manual Concerning Opposition fra OHIM: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_simi_of_signs.pdf

[10] Kontoroversættelse til engelsk, idet dommen ikke er tilgængelig i officiel oversættelse på andre sprog end fransk og spansk.

[11] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/velkendte-varemaerker/dokumentation-for-velkendthed.aspx

[12] http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/velkendte-varemaerker.aspx